EUIPO, 27 novembre 2024, n° 000059184

EUIPO 27 novembre 2024

Arguments

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Rejeté
Mauvaise foi lors du dépôt de la marque
La cour a estimé que la demanderesse n'a pas prouvé l'intention malhonnête de la titulaire au moment du dépôt de la marque, et que la marque ne serait pas perçue par le consommateur moyen comme suggérant un lien avec l'armée suisse.

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 27 nov. 2024, n° 000059184
Numéro(s) :	000059184
Textes appliqués :	Article 59(1)(b) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	Annulation rejetée
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Texte intégral

Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.

DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 59 184 (INVALIDITY)
Schweizerische Eidgenossenschaft V.D. Armasuisse, Eidg. Departement Für Verteidigung, Bevölkerungsschutz Und Sport, Kasernenstr. 19, 3003 Bern, Suisse (partie requérante), représentée par Friedrich Graf Von Westphalen parue Partner mbB, Kaiser-Joseph-Str. 284, 79098 Freiburg i. Br., Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Promoshirt SM S.A. GmbH, Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt/Main, Allemagne (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Abel indirects IMRAY Llp, Crommelinplein 1, 2627 BM Delft, Pays-Bas (représentant professionnel). Le 27/11/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.

2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.

MOTIFS
Le 16/03/2023, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 17 036 187 SWISS MILITARY BY BTS (marque verbale) (ci-après la «MUE»), déposée le 27/07/2017 et enregistrée le 11/06/2021. La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir: Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques; disques acoustiques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; équipement pour le traitement des données et ordinateurs; extincteurs; lunettes de soleil; batteries. Classe 11: Appareils d’éclairage; appareils de chauffage; appareils de cuisson; appareils de réfrigération; appareils de séchage; appareils sanitaires; Torches; lanternes; lampes. Classe 18: Sacs comprenant des sacs de plage, des sacs de sport, des sacs d’athlétisme, des sacs en cuir, des sacs à main, des ceintures, des pochettes, des sacs de campeurs, des sacs d’écoliers, des sacs portables, des sacs à

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cosmétiques vendus vides, des sacs à raser vendus vides, des sacs à chaussures, des sacs de lavage et des sacs à roulettes; sacs à dos et gilets; portefeuilles; porte-monnaie; sacs de voyage, malles, bagages, sacs à roulettes, sacs-housses pour vêtements pour le voyage; étiquettes pour bagages, étiquettes pour bagages, porte-étiquettes et sangles à bagages en cuir ou en imitation cuir; étuis de voyage, trousses, porte-documents, porte-documents, étuis pour cartes de crédit, nécessaires à des produits cosmétiques, des nécessaires de toilette, des étuis pour articles de sport (non ajustés ou de forme), étuis pour kits de voyage (non ajustés ou de forme); pochettes dans cette classe; étuis pour clés, porte-clés, tous en cuir, peaux d’animaux ou leurs imitations; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage; housses non préformées pour articles de sport; ombrelles portables, y compris parapluies et parasols et couvertures de parapluies.

Classe 20: Meubles, miroirs, cadres; meubles de camping, tapis de camping, chaises de camping, coussins pour sacs de couchage.

Classe 25: Vêtements, y compris chemises; T-shirts; polos; maillots; chemisier; hauts; chandails; cardigans; vestes; pull-overs; manteaux; pulls; tricots; parkas; justaucorps; robes; jupes; sarongs; pantalons; caleçons; vêtements en denim; jeans; blouses; shorts; shorts de chambre de recours; habillement de sport; maillots de bain; vêtements d’exercice; tenues de jogging; hauts de survêtement; pantalons de survêtement; vêtements de plage; costumes; vêtements décontractés; vêtements de dessus; sous-vêtements; sous- vêtements; lingerie; vêtements de nuit; peignoirs de bain; vêtements thermiques; vêtements imperméables; imperméables; ceintures; bracelets; bracelets; bandeaux pour la tête; bandanas; légumineuses; gants; mitons; foulards; châles; cravates; chaussettes; courroies et ceintures décoratives; chapellerie, y compris chapeaux; bonnets; beignets; visières; bérets; ombrages; chaussures (bottes, souliers, pantoufles, chaussettes, sandales, bas).

La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.

RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Le cas de la requérante
La requérante est la Confederation suisse, représentée par l’Office fédéral pour la défense des marchés publics Armasuisse, ministère fédéral de la défense, de la protection civile et du sport. Il donne des indications sur le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne fait partie d’un groupe indien. La titulaire tente de maximiser ses bénéfices en exploitant la renommée et l’image de la Suisse et des produits suisses en utilisant les produits «SWISS MILITARY BY BTS BY BTS» contestés et la Croix-suisse et le drapeau suisse et font la publicité de ses produits avec le slogan «Braning Swissness to the World» sans avoir aucun lien avec la Suisse. La titulaire a créé la société boîte aux lettres Promoshirt SM S.A. en Suisse. À l’origine, la marque suisse «SWISS MILITARY BY BTS» était détenue par une société au nom de Bögli Trading lobbying Selling AG, à Bülach (Suisse). C’est là que provient l’abréviation «BTS» de la marque de l’Union européenne contestée. Cette société a été liquidée et n’existe plus. En tout état de cause, la signification de BTS n’est pas connue du public.

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La demanderesse explique ensuite qu’il est interdit à la titulaire d’utiliser des marques incluant SWISS MILITARY en Suisse, étant donné qu’il s’agit d’une dénomination officielle conformément à la loi fédérale sur la protection du code suisse des armes et autres signes publics (Coat of Arms Protection Act, CAPA). Elle est également interdite par les «Instructions relatives à la politique des marques» (instructions DDPS). La requérante fait également valoir que les juridictions suisses et de Delhi ont conclu que la marque SWISS MILITARY était trompeuse pour certains produits.

L’expression SWISS MILITARY BY BTS est comprise par au moins une grande partie du public de l’UE comme une référence aux forces Armées de la Confédération suisse. Selon la requérante, en utilisant le terme SWISS MILITARY BY BTS, la titulaire suggère à tort que les produits sont d’origine suisse ou sont liés d’une quelconque manière aux forces Armées suisses ou proviennent de ces dernières.

La marque «SWISS MILITARY BY BTS» possède de fortes connotations positives au moins pour la partie anglophone du public de l’UE. La Confédération suisse est réputée pour des produits et services particulièrement fiables, comme, par exemple, les montres suisses mondialement célèbres. Les produits qui portent non seulement la mention «SWISS» mais également «SWISS MILITARY BY BTS» seront, de l’avis de la demanderesse, censés satisfaire à des normes de qualité élevées et bénéficier de l’approbation des forces Armées suisses. En outre, «SWISS MILITARY BY BTS» implique une approbation officielle, un contrôle de qualité ou une garantie pour les produits et services revendiqués par le gouvernement suisse (voir, par analogie, 23/07/2019, R 911/2016-1, «danois by danois Crown», § 79).

Le consommateur moyen de l’Union européenne percevant la marque contestée, même s’il n’a pas une très bonne connaissance de la langue anglaise et ne doit pas être considéré comme particulièrement sensible à la tromperie, a clairement l’espoir que les produits marqués «SWISS MILITARY BY BTS» sont en quelque sorte liés à la Suisse et aux forces armées suisses.

La demanderesse fait valoir que l’idée commerciale de la titulaire qui consiste à maximiser ses bénéfices en exploitant la bonne réputation de la Suisse et à induire les consommateurs de l’Union en erreur à penser que ses produits en provenance de Chine sont liés à la Suisse et aux forces Armées suisses est clairement contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale et, partant, illicite.

La titulaire a l’intention d’exploiter la bonne réputation de la Suisse, des Forces Armées suisses et des produits suisses en créant l’impression erronée que les produits sont en quelque sorte liés à la Suisse et aux forces Armées suisses:

— L’idée commerciale de la titulaire de la marque est de maximiser ses bénéfices en exploitant la bonne réputation et l’image de la Suisse et des Forces armées suisses en utilisant la marque «SWISS MILITARY BY BTS» et la croix suisse;

— La titulaire a affirmé à des clients que ses produits portant la marque SWISS MILITARY BY BTS proviennent de Suisse et sont en quelque sorte liés à l’armée suisse;

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— la titulaire a seulement mis en place les entités «boîtes aux lettres» en Suisse pour accroître la crédibilité de ces allégations et donner l’apparence d’être une entreprise suisse.

À l’appui de son argument, la demanderesse a produit les documents suivants:

Annexe 1: Copie de la décision de la division de la propriété intellectuelle de la Haute Cour de Delhi du 04/01/2023 indiquant que SWISS MILITARY est une fausse description «lorsqu’elle est utilisée pour des produits d’origine chinoise» trompe le consommateur indien moyen. Annexe 2: Impression de la marque suisse 717 175 «SWISS MILITARY BY BTS» du 01/05/2009 et impressions du journal officiel suisse du 23/09/2021 Annexe 3: Instructions du ministère de la défense suisse du 22/01/2014 et du 31/12/2018 et leur traduction en anglais Annexe 4: Liste des marques «SWISS MILITARY» de la demanderesse dans le monde entier, auprès desquelles la MUE 13 235 973 SWISS MILITARY déposée le 2014 pour: Classe 14: Alliages de métaux précieux; Objets d’art en métaux précieux; Ornements, statues et figurines en métaux précieux et/ou leurs alliages ou en plaqué; Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; Horlogerie et instruments chronométriques; Tous les produits précités fabriqués en Suisse; et l’enregistrement international no 1 163 988 de la marque enregistrée le 12/04/2013 pour des produits compris dans la classe 3: Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, y compris cosmétiques pour le maquillage; lotions capillaires; dentifrices; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pournettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; tous ces produits étant la Suisse. Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; tous ces produits étant la Suisse. Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; cartes; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); tous ces produits étant la Suisse. Annexe 5: Loi fédérale sur la protection du code suisse des armes et autres signes publics du 2013 juin (CAPA). Annexe 6: Impressions du registre des marques de l’EUIPO concernant les MUE «SWISS MILITARY» no 1 163 988, 1 487 615 et 1 643 237 au nom de la demanderesse. Annexe 7: Copie de la décision du tribunal administratif fédéral suisse du 31/01/2011, accompagnée d’une traduction anglaise concernant la marque suisse 717 175 SWISS MILITARY BY BTS, conclusion selon laquelle la marque contestée peut prêter à confusion dans l’esprit du public suisse; Annexe 8: Copie de la décision du Tribunal administratif fédéral suisse du 22/01/2018 accompagnée d’une traduction en anglais. La Cour a jugé que le terme «SWISS MILITARY» est considéré comme une désignation officielle au sens de la CAPA. Dès lors, les tiers ne peuvent pas revendiquer des droits de marque sur le terme «SWISS MILITARY» qui

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appartient uniquement et exclusivement à la Confédération suisse. Le motif de l’affaire était la demande de marque suisse «SWISS MILITARY» déposée par la Confédération suisse en octobre 2012 pour désigner les produits «montres et instruments chronométriques d’origine suisse». Une opposition a été formée à l’encontre de cette demande par un fabricant de montres suisse sur la base d’une marque antérieure identique enregistrée en 1996. Le Tribunal a jugé que les tiers et notamment les entités privées ne peuvent pas revendiquer la protection d’une marque pour la dénomination officielle «SWISS MILITARY» et, pour la même raison, ne peuvent pas interdire l’enregistrement de la marque «Swiss Military» par la Confédération suisse. Annexe 9: Extraits de la Gazette officielle suisse concernant «Promoshirt SM Private Limited» et «Promoshirt SM S.A.» Annexe 10: Impression de page web à l’adresse https://swissmilitaryworldwide.com
L’affaire concernant la titulaire de la marque de l’Union européenne

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La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que la marque SWISS MILITARY BY BTS n’indique pas que les produits proviennent de l’armée suisse. À la lumière des décisions rendues par la division d’annulation et la chambre de recours (31/08/2023, R882/2022-5, SWISS MILITARY et 07/06/2023, R998/2022-5, SWISS MILITARY BY PSM), la requérante tente essentiellement d’avancer les mêmes arguments mais au titre de la mauvaise foi. Toutefois, la plupart des preuves produites sont dénuées de pertinence et/ou ne donnent aucune indication sur l’intention de la titulaire au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée. Les éléments de preuve produits avec les observations de la titulaire montrent clairement que la titulaire avait, au moment du dépôt de la demande de marque contestée, un intérêt légitime à protéger la marque SWISS MILITARY BY BTS dans l’Union européenne et qu’il s’agissait simplement d’une poursuite de son programme de dépôt sur plusieurs territoires en dehors de la Suisse.

La marque SWISS MILITARY BY BTS ne serait pas perçue par le consommateur moyen comme suggérant un quelconque lien avec l’armée de la Suisse pour n’importe quel produit, et encore moins pour des produits tels que des «caisses enregistreuses», compris dans la classe 9 «sacs de plage, sacs à main, porte- monnaie, peaux chamoisées» compris dans la classe 18 ou «sarongs, jeans, shorts de panneaux» compris dans la classe 25, qui ne seront probablement pas perçus par le consommateur moyen comme étant également des produits fournis aux forces armées de la Fédération suisse ou par les forces armées de la Fédération suisse. Un tel lien dans l’esprit du consommateur moyen est d’autant plus improbable que la demanderesse n’a pas utilisé commercialement la marque SWISS MILITARY BY BTS dans l’Union européenne pour les produits désignés par la marque de l’Union européenne contestée.

Tout au plus, la marque contestée sera perçue par le consommateur moyen comme une indication de «military-style» ou de «military-inspired» et qu’elle n’implique aucune approbation officielle, ni que les produits sont fabriqués en Suisse.
Même si les produits ont été fabriqués en dehors de la Suisse, cela ne signifie pas que la demande a été déposée de mauvaise foi. La marque SWISS MILITARY BY BTS n’induirait pas les consommateurs de l’UE en erreur ou ne les tromperait pas quant à l’origine des produits. En ce qui concerne l’origine géographique des produits, la requérante tente de s’appuyer sur la décision de la High Court de Delhi, les aveux faits par la titulaire au cours de cette procédure et la conclusion selon laquelle la marque SWISS MILITARY créerait une confusion lorsqu’elle est utilisée pour des produits d’origine chinoise. Cette décision, rendue en vertu de la loi indienne sur les marques, fait référence aux produits qui sont ou étaient vendus en Inde au moment de l’audience (2022), et non aux produits vendus à des clients dans l’UE en 2017. Il ne reflète pas la situation et ne donne aucune indication sur les intentions ou les motivations de la titulaire dans l’UE, à la date de dépôt, en juillet 2017. Le RMUE ne contient aucune disposition équivalente en vertu de laquelle une marque peut être décrite comme «une fausse description commerciale». Pour les raisons qui précèdent, l’arrêt Delhi High Court n’est pas pertinent dans la présente procédure de l’Union européenne.
Comme l’a confirmé la chambre de recours (07/06/2023, R998/2022-5, SWISS MILITARY BY PSM), les dispositions de la loi fédérale sur la protection du code suisse des armes et autres signes publics (Coat of Arms Protection Act, CAPA) et

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les décisions du Tribunal administratif fédéral suisse citées par la demanderesse ne sont pas pertinentes en l’espèce. Le régime des marques de l’UE est autonome et, lors de l’appréciation du caractère enregistrable d’une marque de l’Union européenne, l’Office n’est pas lié par les décisions rendues, ni par la législation invoquée, par les juridictions de pays tiers. Même si celles-ci devaient restreindre l’usage et l’enregistrement par la titulaire des marques SWISS MILITARY BY BTS en dehors de la Suisse, la demanderesse ne saurait appliquer ces marques rétroactivement aux marques adoptées de bonne foi avant l’entrée en vigueur de la législation ou des décisions. La titulaire a adopté les marques SWISS MILITARY bien avant l’entrée en vigueur de la législation suisse et ce n’est que ces dernières années que la demanderesse a tenté tardivement d’empêcher l’utilisation et l’enregistrement de la marque par le titulaire. Aucune de ces décisions, politiques ou législation suisse n’empêchait la titulaire de continuer à utiliser ou protéger ses marques à des fins commerciales en dehors de la Suisse. En particulier, la deuxième décision du Tribunal administratif fédéral 22/01/2018 (annexe 9) et la décision de la Haute Cour de Delhi (annexe 1) ont été rendues après la date de dépôt. La demande a été déposée de bonne foi afin de protéger les intérêts commerciaux du titulaire.

Enfin, en ce qui concerne l’argument de l’existence antérieure d’entités boîtes aux lettres de la demanderesse en Suisse, la titulaire de la marque de l’Union européenne a indiqué que depuis 1989, la titulaire, par l’intermédiaire de son prédécesseur en droit et de sociétés liées, utilisait les marques SWISS MILITARY dans la vie des affaires, en relation avec des produits de style de vie et a étendu l’utilisation à divers produits de style de vie, par exemple des vêtements, des équipements de voyage comprenant des sacs à dos, des instruments d’écriture, des lunettes de soleil, etc. Elle n’affirme nullement que les produits de la marque «Arace-Forleur» sont liés à la société suisse. La marque indique que les produits proviennent de la titulaire et que, par son usage de longue date, la marque a acquis sa propre renommée en tant que marque pour un mode de vie de grande qualité et des produits d’extérieur.
À l’appui de ses observations, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve suivants:

Annexe 1: Observations déposées par la titulaire dans la procédure d’annulation no C 59 185 à l’encontre de la même MUE
Annexe 2: 07/06/2023, R 998/2022-5, SWISS MILITARY BY PSM dans une procédure contre la MUE no 17 036 203 de la titulaire (annulation C 47 046)
Annexe 3: 12/10/2023, C 52 220, SWISS MILITARY contre la marque de l’Union européenne no 17 036 146 de la titulaire
Annexe 4: Extraits du site internet de la titulaire à l’ adresse www.swissmilitaryworldwide.com.

Annexe 5: Images non datées de magasins, y compris des magasins
Edelweiss, montrant principalement des vêtements Annexe 6: Copies des MUE existantes du titulaire pour ou incluant SWISS MILITARY Annexe 7: Impressions tirées du site web www.swissmilitaryuk.com de la Wayback Machine et du site web, datées de 2016 à 2020, proposant des

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produits tels que des stylos, des bagages, des accessoires de voyage, des accessoires mobiles, des vêtements, des petits appareils électroménagers, des bouteilles d’eau, des équipements d’extérieur et de camping tels que tentes, porte-clés, briquets, bouilloires, maroquinerie, articles en cuir et articles ménagers.

Annexe 8: 2022/23 MILITARY Outdoor Catalogues des produits de la titulaire et catalogue 2022 pour les vêtements et les produits ménagers
Annexe 0: Détails du détaillant B dan M au Royaume-Uni
Annexe 10: Déclaration de B indirects M relative à la vente de produits SWISS MILITARY de la titulaire
Annexe 11: Impressions de ventes en ligne de produits militaires suisses en Corea et au Royaume-Uni
Annexe 12: Copies des accords suivants: a) contrat d’accord entre Swiss Army Brands, Inc et la confédération suisse concernant la marque SWISS ARMY daté du 18/12/1996; b) accord entre le gouvernement suisse et Victorinox AG daté du 16/02/2004; c) accord de règlement amiable entre la titulaire et Victorinox AG du 23/03/2010. Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
Principes généraux
L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsque le titulaire de la MUE était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de MUE contestée.
Il n’existe aucune définition juridique précise du concept de «mauvaise foi», qui est ouvert à différentes interprétations. La mauvaise foi est un État subjectif fondé sur les intentions de la titulaire de la MUE lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions à elles seules n’ont pas de conséquences juridiques. Pour pouvoir conclure à la mauvaise foi, il doit tout d’abord exister une action dans le chef du titulaire de la marque de l’Union européenne qui reflète clairement une intention malhonnête, et, ensuite, une norme objective en référence à laquelle cette action peut être mesurée et ensuite considérée comme constituant un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du titulaire de la MUE s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, qui peuvent être identifiés en examinant les faits objectifs de chaque affaire par rapport aux normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).
L’existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne lors du dépôt d’une demande de marque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C- 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité; la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire;
Description des faits pertinents et appréciation de la mauvaise foi

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Le comportement parasitaire couvre des situations dans lesquelles, d’après l’analyse de toutes les circonstances de l’espèce, il est évident que la marque contestée a été déposée avec l’intention malhonnête:

a) exploiter de manière parasitaire la renommée d’un droit antérieur; ou
b) bénéficier d’un droit antérieur quel que soit son degré de reconnaissance sur le marché.

Aucune marque antérieure SWISS MILITARY BY BTS
L’existence de la mauvaise foi dans ces scénarios peut être déduite de différents facteurs. Toutefois, pour que ces scénarios s’appliquent, il sera nécessaire d’établir l’intention malhonnête du titulaire de la marque de l’Union européenne de bénéficier de l’attractivité et/ou de la connaissance du droit antérieur sur le marché. Cela peut résulter, par exemple, du goodwill, de la renommée, du succès, du prestige et/ou d’une présence réelle que le droit antérieur du tiers a acquis, ou de la référence à une personne ou à un événement renommé/connu. Par exemple, le titulaire de la marque de l’Union européenne peut souhaiter bénéficier des investissements réalisés par la demanderesse pour promouvoir et renforcer le goodwill de son droit antérieur ou de l’usage par la demanderesse d’un droit antérieur qui a établi sa forte présence sur un marché donné.

Sur la base de ce qui précède, il est évident que ce scénario inclut, sans s’y limiter, les cas dans lesquels l’objectif est de profiter de la renommée (y compris la renommée résiduelle/résiduelle) du droit antérieur. Pour cela, il est important que le droit antérieur jouissait d’une certaine notoriété ou d’une certaine célébrité à la date de dépôt de la marque contestée. La demanderesse — dans le contexte de la mauvaise foi — ne peut être tenue d’établir la renommée de son droit antérieur de la même manière que dans le cadre d’une procédure d’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, étant donné que les deux dispositions ont des finalités différentes. L’article 8, paragraphe 5, du RMUE confère une protection aux marques antérieures enregistrées — qui jouissent d’une renommée dans l’État membre ou dans l’Union européenne — lorsque l’usage sans juste motif de la marque demandée (marque contestée) tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. En outre, cet article constitue un motif distinct de refus ou de nullité et est soumis à ses propres exigences formelles et substantielles, parmi lesquelles n’est pas la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée.

Par conséquent, le fait que, dans le scénario du comportement parasitaire, le droit antérieur (qui peut ou non être une marque enregistrée) soit renommé, bénéficie d’un autre degré de reconnaissance sur le marché ou soit utilisé par un tiers dans la vie des affaires est un élément, entre autres, qui peut indiquer l’existence d’une intention malhonnête de la part du titulaire.

Lorsqu’elle examine ces scénarios, la division d’annulation devrait également tenir compte du fait qu’un comportement parasitaire peut se produire même si le degré de reconnaissance ou d’utilisation du droit antérieur dans la vie des affaires provient d’un pays tiers, la Suisse en l’espèce.

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La marque en cause est une marque verbale composée des termes «SWISS MILITARY BY BTS». Le mot anglais «SWISS» fait référence à une personne ou à un produit provenant de Suisse. Le terme «MILITARY» décrit tout ce qui concerne les soldats, les bras, les guerres ou les forces armées. L’expression BY BTS sera perçue comme l’origine des produits, car la préposition BY est comprise dans toute l’Union comme introduisant le nom d’une entité appelée BTS, même si le public ne sait pas ce qu’elle signifie.

La majorité des produits pertinents s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. L’attention accordée à ces produits par le public spécialisé est accrue. Dans l’ensemble, le niveau d’attention est moyen. La date pertinente est le 27/07/2017.

En l’espèce, la requérante n’a pas invoqué un droit antérieur SWISS MILITARY BY BTS. Il n’existe aucune preuve de l’usage par la requéranted’une marque antérieure SWISS MILITARY BY BTS pour les produits contestés, ni même pour d’autres produits. La demanderesse se fonde uniquement sur la renommée des produits suisses pour des montres en particulier, sans établir de lien entre cette renommée et les produits contestés «SWISS MILITARY BY BTS» et encore moins apporter la preuve de la renommée du signe pour les produits contestés. Par conséquent, la première condition pour conclure à l’existence d’une mauvaise foi n’est pas remplie.

Par souci d’exhaustivité, la division d’annulation reconnaît que l’inclusion de SWISS dans la marque contestée et son utilisation avec le drapeau suisse ou d’autres mentions liées à la Suisse constituent une indication suffisante de mauvaise foi compte tenu de la renommée du pays pour des produits de bonne qualité.

Néanmoins, la demanderesse n’a pas apporté la preuve que l’utilisation de la croix suisse et la référence à la qualité suisse en plus de l’usage du signe contesté seraient perçues comme un argument de vente pour des produits compris dans les classes 9, 18 ou 25. Une fois de plus, les produits mentionnés par la demanderesse (montres) ne sont pas couverts par la marque contestée.
«Exploiter de manière parasitaire» la réputation du (des) droit (s) antérieur (s) du tiers et tirer profit de cette renommée sont des exemples d’intention malhonnête en ce qui concerne le détournement du (des) droit (s) de la tierce partie (s). Il a été mentionné précédemment qu’il n’existe aucune preuve d’un usage antérieur de SWISS MILITARY BY BTS.

La division d’annulation considère que la marque contestée n’est même pas susceptible d’être comprise par le public pertinent comme une indication de «style militaire» ou de «military-inspired» pour des produits compris dans les classes 9, 18 et 25 étant donné qu’ils ne sont pas liés aux forces armées.
En présence de l’expression SWISS MILITARY BY BTS, il est peu probable que le public de l’UE croie que les forces armées suisses ont approuvé les produits couverts par la marque. En outre, la traduction en anglais du nom officiel de l’armée suisse est «Swiss Armed Forces». Le terme «Swiss Militaire» compris dans la MUE contestée est beaucoup plus général et désigne tout ce qui a trait à des produits ou services militaires en Suisse, par exemple armes, soldats, wars, etc.

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Bien que le terme général «Swiss Militaire» puisse être compris en ce sens qu’il se réfère à l’institution gouvernementale «Forces armées suisses», il n’est qu’une des différentes significations et interprétations possibles couvertes par ce terme. Deuxièmement, les produits inclus dans la marque contestée ne sont pas des produits militaires et les consommateurs pertinents ne sont pas des experts militaires (ou des personnes spécifiquement intéressées par l’armée) (voir 07/06/2023, R 998/2022-5, SWISS MILITARY BY PSM § 40).
Le fait que certains des produits contestés puissent être utilisés par l’armée (comme les vêtements d’exercice compris dans la classe 25) ne signifie pas que le public sera amené à penser que l’armée suisse a un lien avec la fabrication et la vente des produits contestés, pas plus qu’elle ne fournit d’information sur la qualité, la nature ou l’origine géographique des produits contestés. L’ajout de BY BTS indique que l’origine des produits est BTS.
En outre, pour appliquer les dispositions relatives à la mauvaise foi, il est nécessaire, entre autres facteurs pertinents du cas d’espèce, que le titulaire de la marque de l’Union européenne ait fait preuve d’une intention malhonnête. Ce facteur sera normalement établi sur la base de critères pertinents, cohérents et objectifs et sera apprécié à la lumière des éléments de preuve de l’espèce.

Aucune preuve de l’intention malhonnête de la titulaire de la marque de l’Union européenne en 2017
L’intention malhonnête du titulaire est une condition essentielle pour conclure à l’existence d’une mauvaise foi. La notion générale de mauvaise foi lors de la demande de marque suppose la présence d’une motivation subjective de la part du titulaire de la MUE, à savoir une intention malhonnête qui sera normalement établie par référence à des critères pertinents, cohérents et objectifs. Pour cette raison, et étant donné que l’intention malhonnête du titulaire de la marque de l’Union européenne est la pierre angulaire de l’existence de la mauvaise foi, elle est considérée comme un facteur fondamental et obligatoire de mauvaise foi, qui doit toujours être examiné et établi lors de l’appréciation de la mauvaise foi.

Il convient également de tenir compte de la question de savoir si les intentions de dépôt de la titulaire de la marque de l’Union européenne peuvent poursuivre des objectifs légitimes. Tel pourrait être le cas, par exemple, si, au moment du dépôt de la MUE contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne avait légitimement déjà utilisé la marque de l’Union européenne contestée. En fait, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit elle-même des preuves de l’usage de la marque contestée depuis 2014 (à l’annexe 6 depuis 2016, par exemple, alors que le Royaume-Uni faisait partie de l’Union européenne).

En outre, comme indiqué à juste titre par la titulaire de la MUE, la décision de la Haute Cour de justice de Delhi (annexe 1), les instructions du ministère de la défense suisse, les dispositions de la loi sur la protection des armes, la CAPA et les décisions du tribunal administratif fédéral suisse citées par la demanderesse (annexes 4, 6, 8 et 9) ne sont pas pertinentes étant donné qu’elles ne s’appliquent pas à l’Union européenne. En outre, la deuxième décision du tribunal administratif fédéral et de la Haute Cour de Dehli est postérieure à la date pertinente et ne permet pas de prouver les intentions de la titulaire de la marque de l’Union européenne en 2017.

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Enfin, en ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel le prédécesseur historique de la société suisse de la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a été créé que comme une «société boîte aux lettres» pour donner de la crédibilité, la division d’annulation observe qu’il est notoire que le siège d’une société ne doit pas nécessairement coïncider avec le site de production des produits qu’elle propose et que le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne fasse partie d’un groupe indien ne prouve pas sa mauvaise foi.
En conclusion, contrairement à l’arrêt du 24/11/2021, T-306/20, LA IRLANDESA 1943 (fig.), EU:T:2022:404, § 98, où la marque a été déposée pour des produits alimentaires compris dans la classe 29, certains d’entre eux, tels que la viande, le poisson et le beurre, étaient connus pour leur qualité s’ils étaient d’origine irlandaise. La Suisse ne jouit d’aucune renommée pour des produits compris dans les classes 6, 20, 21, 24, 27 et 34 et encore moins pour les formes Armées suisses auxquelles la marque de l’Union européenne contestée fait référence avec SWISS MILITARY BY BTS.

Par conséquent, même si le public pouvait être influencé lors de l’achat d’un produit portant la marque contestée, en imaginant qu’il existait un lien entre les forces militaires suisses et la titulaire en ce sens que la première a approuvé les produits, la demanderesse n’a pas apporté la preuve des intentions frauduleuses de la titulaire de la marque de l’Union européenne à la date pertinente ni de la renommée de l’expression SWISS MILITARY BY BTS pour ces produits.

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Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande doit être rejetée.

FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.

La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Richard Bianchi JESSICA N. LEWIS Janja FELC
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.