DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2 du RMUE)
Alicante, 30/01/2024

SONNTAG & PARTNER PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAF T Schertlinstr. 23 D-86159 Augsburg ALEMANIA
Votre référence: TC
Numéro de demande Internationale: 1739207
Marque:
Titulaire: Swiss Tropical and Public Health Institute Kreuzstrasse 2 CH-4123 Allschwil Switzerland
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 30/08/2023 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE.

Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont :

Classe 5 Préparations pour vaccins; produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; désinfectants; fongicides, herbicides.
Classe 42 Essais de contrôle de qualité; services de contrôle de qualité à des fins de certification; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches; services de contrôle de qualité et d’authentification.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu

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Classe 44 Services de vaccination; services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène pour êtres humains et pour animaux.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes :

• Le consommateur pertinent de l’Union européenne attribuera au signe la signification
suivante: anti-moustique. Le public pertinent percevra simplement le signe « » comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les produits et services sont ou sont liés à des produits et/ou services pour désinfecter, destinés à soulager les piqûres de moustiques ou permettant de traiter des maladies infectieuses transmises par les piqures de certains types de moustiques, telles que le paludisme ou la malaria.

• Les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits et services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits et services. Une recherche sur Internet en date du 28/08/2023 a révélé que des éléments figuratifs représentant un cercle avec à l’intérieur un insecte barré est utilisé sur le marché concerné : https://www.farmaciasdirect.com/comprar/relec- extrafuerte-spray-antimosquitos-125ml-31839/? gclid=EAIaIQobChMIhM2d79H_gAMVZpJoCR1-tA5EEAQYAiABEgJZU_D_BwE; https://www.insectcare.com/fr/product/concentre-5-litres-anti-larves-and- moustiquesmousticare-reg-1460; https://www.moustiquesolutions.com/blog/article/515-guide-traitement-anti- moustiques-dejardin-en-concentre-50-100-et-500-ml. Au vu des copies d’écran et des liens fournis, le marché concerné est notamment le marché pharmaceutique ou sur des produits répulsifs contre les moustiques.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 27/10/2023, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :

1. Pour être enregistré, il suffit qu’aucun contenu conceptuel descriptif prédominant ne puisse être attribué aux produits et services concrets. L’Office n’a pas caractérisé la signification du signe au regard de chacun des produits et des services.
2. Selon la titulaire, il n’existe pas d’insectes contre lesquels on peut se faire vacciner. L’idée selon laquelle la vaccination doit prévenir des maladies transmises par les insectes serait extravagante et vague car il peut s’agir de maladies différentes selon les régions.
3. En outre, un insecte barré n’est pas utilisé comme symbole de services médicaux, de contrôle de qualité ou de services scientifiques.

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4. Sur les illustrations présentées par l’Office, les animaux barrés sont facilement reconnaissables au premier coup d’œil, car ils sont représentés de manière très naturaliste et se distinguent clairement du trait diagonal. En outre, le signe représente un insecte stylisé et symétrique par rapport à la diagonale pouvant éventuellement être perçu comme des ailes. La représentation stylisée du signe lui confère un caractère distinctif.

5. Des signes stylisés similaires ont été enregistrés pour des produits similaires ou différents par l’EUIPO.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le titulaire a pu prendre position.

Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de retirer son objection pour les produits et services suivants:

Classe 5 Fongicides, herbicides.
Classe 42 Essais de contrôle de qualité; services de contrôle de qualité à des fins de certification; services de contrôle de qualité et d’authentification.
L’objection est maintenue pour les produits et services restants.

La titulaire fait valoir que l’Office n’a pas exposé de raisonnement spécifique pour chacun des produits et services visés par la demande. Contrairement aux arguments de la titulaire, l’Office a explicité le lien non distinctif du signe avec les produits et services tels que les désinfectants, les vaccins ou les services de vaccination. Dans la notification du 30/08/2023, l’Office a fait trois liens distincts. En effet, le signe signifiant anti-moustique apposé à ces produits et services, le public pertinent les percevront comme des anti-moustiques, qui permettront de désinfecter les piqures, de les soulager ou de permettre de traiter les maladies infectieuses, telles que le paludisme ou la malaria.
A cet égard, il suffit qu’un motif de refus s’applique à une seule catégorie homogène de produits et/ou services. Par «catégorie homogène», on entend un groupe de produits et/ou services qui présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret (02/04/2009, T-118/06, Ultimate fighting championship, EU:T:2009:100, § 28). Lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits/services, il est possible de se limiter à une motivation globale pour tous les produits/services concernés (15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 38).

L’Office estime que les produits compris dans la classe 5, à savoir les préparations pour vaccins, produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine, désinfectants, forment une catégorie homogène parce qu’ils

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sont des préparations pharmaceutiques, qui regroupent les produits pour désinfecter, destinés à soulager les piqûres de moustiques ou permettant de traiter des maladies infectieuses transmises par les piqûres de certains types de moustiques, telles que le paludisme ou la malaria, tels que décrits dans la notification du 30/08/2023. En effet, les produits permettant de traiter ou de soulager des piqûres de moustiques sont généralement des préparations pharmaceutiques destinées aux humains ou aux animaux, et pouvant se décliner en divers produits, notamment des vaccins contre les maladies propagées par les insectes, des médicaments, des produits pour désinfecter la peau ou du matériel.
Les produits de la classe 5 sont directement liés aux services compris dans la classe 44 auxquels la signification du signe s’applique, étant donné que les premiers sont généralement offerts conjointement avec les derniers, ou soutiennent la prestation des derniers. En particulier, les premiers seront utilisés lors de la présentation des services de la classe 44, à savoir les services de vaccination, services médicaux, services vétérinaires; soins d’hygiène pour êtres humains et pour animaux. Dès lors, ce signe apposé à des services médicaux indiquera que ces derniers sont spécialisés dans les maladies infectieuses et transmises par les moustiques.

Il en va de même des services compris dans la classe 42, à savoir services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches. Ces services permettront de lutter contre les moustiques, notamment les effets néfastes ou les traitements de maladies infectieuses. Les prestations des services de la classe 42 seront liés aux produits de la classe 5 ou les services de la classe 44, pour lutter contre les moustiques et les effets néfastes.

Par conséquent, Le public pertinent percevra simplement le signe « » comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les produits de la classe 5 et les services compris dans les classes 42 et 44 sont ou sont liés à des produits et/ou services pour désinfecter, destinés à soulager les piqûres de moustiques ou permettant de traiter des maladies infectieuses transmises par les piqures de certains types de moustiques, telles que le paludisme ou la malaria. Dès lors, ces signes apposés à des services scientifiques indiquera que les services sont dédiés à la lutte anti-moustique.
Si la signification descriptive, voire non distinctive, s’applique à une activité impliquant l’utilisation de plusieurs produits ou services mentionnés séparément dans la spécification, l’objection s’applique à l’ensemble d’entre eux (20/03/2002, T-355/00, Tele Aid, EU:T:2002:79).

L’Office conclut que les produits et services concernés seront utilisés lors de la lutte contre les moustiques et les effets de leurs piqûres.

Dans la notification du 30/08/2023, l’Office précise que même si le signe contient des éléments stylisés qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif.
La titulaire fait valoir que le signe représente un insecte stylisé et symétrique par rapport à une diagonale pouvant éventuellement être perçue comme des ailes. La représentation stylisée du signe lui confère un caractère distinctif.
Contrairement aux arguments de la titulaire, l’Office considère qu’une partie significative du public pertinent ne verra que la représentation d’un cercle barré à l’intérieur duquel est représenté un insecte. Le cercle barré par une diagonale est inscrit en gras permettant de le dissocier de l’insecte représenté dans le cercle.

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Tout comme les reproductions fournies par l’Office pour démontrer le caractère usuel du signe, l’élément figurative sera facilement perçu et mémorisé par le public pertinent comme étant la reproduction d’un insecte à l’intérieur d’un cercle barré.
La titulaire avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).

Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir en ce sens, s’agissant de l’article 3 de la directive 89/104, arrêt du 12 février 2004, Henkel, C-218/01, Rec. p. I-1725, point 62) ( 10/03/2011, C-51/10P, 1000, § 77 et la jurisprudence citée dedans).

Il faut tenir compte également de la perception, des connaissances et des habitudes des consommateurs qui changent avec le temps. La notion de distinctivité est donc nécessairement évolutive et la pratique relative à l’enregistrement des marques se développe au fil du temps, raison pour laquelle la validité d’une marque s’apprécie au jour de son dépôt, concrètement et pour chaque cas d’espèce au regard du signe tel que déposé et des produits et services revendiqués.

Il est donc inévitable que des marques qui pourraient être considérées aujourd’hui comme dénuées de caractère distinctif, aient pu être enregistrées à la date de leurs dépôts sur la base de la connaissance du public pertinent de l’époque et des usages en vigueurs sur le marché pertinent.

L’appréciation de ce type de marque, à savoir marques figuratives, par l’Office a évolué suite à la communication sur la pratique commune du caractère distinctif – Marques figuratives contenant des termes descriptifs/non distinctifs, le 2 octobre 2015, reprise dans les directives de l’Office.

Ainsi l’Office ne pourra retenir les arguments de la titulaire concernant des interprétations qui ont pu être retenues lors de l’examen de ces signe avant cette communication.
Le signe déposé après cette communication représente un oiseau dans un cercle barré pour des produits de la classe 6. Dès lors, cet exemple n’est pas directement comparable à la présente demande car il s’agit de marques différentes pour des produits et services différents.

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IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1739207 est partiellement refusée pour l´Union européenne, à savoir pour :
Classe 5 Préparations pour vaccins; produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; désinfectants.
Classe 42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches.
Classe 44 Services de vaccination; services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène pour êtres humains et pour animaux.
La demande peut procéder pour les produits et services suivants :
Classe 5 Fongicides, herbicides.
Classe 42 Essais de contrôle de qualité; services de contrôle de qualité à des fins de certification; services de contrôle de qualité et d’authentification.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Julie GOUTARD