DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 6 février 2024
dans l’affaire R 470/2023-2
Jan Szmidt
Aleksandra Kotsisa 27/5
51-638 Wrocław
Pologne titulaire de la MUE/requérante
représentée par JWP RZECZNICY PATENTOWI DOROTA RZĄŻEWSKA SP. K., ul. Mińska 75, 03-828 Warszawa (Pologne)
contre
Toya Development
Rakowa 5
55114 Kryniczno Pologne demanderesse en nullité/défenderesse
représentée par Joanna Sikocińska, ul. Powstańców Śląskich 88/16, 53-333 Wrocław, Pologne
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 47 466 C (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 027 591)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), de K. Guzdek (membre) et de H. Salmi
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25 juillet 2017, Jan Szmidt (la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque
(la «marque de l’Union européenne contestée») pour les produits et services suivants:
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques.
Classe 35: Publicité; gestion commerciale; administration commerciale; travaux de bureau; services d’organisation, d’administration et de gestion d’entreprise.
Classe 36: Assurances; affaires financières; affaires monétaires; services immobiliers en matière de gestion d’investissements immobiliers; services d’administration et de gestion de biens immobiliers; services de location et de location-bail de locaux et d’espaces utilitaires; services d’administration et de gestion de locaux et de biens immobiliers; services d’organisation de la location de locaux et de biens immobiliers; conseils en matière de gestion et d’administration de biens immobiliers et de groupes d’habitation; services de financement et de contrôle du financement de la maîtrise d’ouvrage dans le domaine de la construction civile.
Classe 37: Construction; entretien et réparation d’immeubles; installation d’éléments fixes et de garnitures pour des bâtiments; services de maîtrise d’œuvre de travaux de construction consistant en l’édification, en totalité ou en partie, d’ouvrages de construction, ainsi qu’en l’inspection de travaux de construction par le maître d’ouvrage; services de réalisation de projets de construction.
Classe 39: Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; services de parcs de stationnement de voitures.
Classe 41: Éducation; formation professionnelle, formation continue; divertissement; activités sportives et culturelles; location de matériel de sport; mise à disposition de
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parcours de golf; exploitation d’installations sportives; services d’organisation et d’animation d’événements, de concours et de compétitions sportives; services d’organisation et d’animation de formations, de cours, de colloques, de conférences et de camps; services de clubs de santé, de clubs de remise en forme, de clubs de jeux informatiques et de bowlings; services de parcs d’attractions; fourniture d’infrastructures de récréation et de détente ainsi que location de matériel de détente.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services dans les domaines de l’architecture, des projets de construction et de la planification urbanistique; services d’inspection technique de travaux de construction.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); services de gestion de restaurants, de snack-bars, de cafétérias, de cafés, de night-clubs, d’auberges, d’hôtels, de pensions, de motels, de campings et de maisons de vacances; services de réservation de nuitées et de location de places d’hébergement; hébergement temporaire.
Classe 44: Services médicaux; services vétérinaires; hygiène et soins de beauté pour les êtres humains ou les animaux, notamment services d’instituts cosmétiques et de salons de coiffure, de régénération biologique, de physiothérapie et de physicothérapie; services d’agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture; conception d’espaces verts.
Classe 45: Services juridiques.
2 La demande a été publiée le 5 avril 2018 et la marque a été enregistrée le 13 juillet 2018.
3 Le 12 novembre 2020, Toya Development (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits et services susmentionnés.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 En substance, la demanderesse en nullité, une entreprise commerciale de droit polonais, fait valoir qu’elle est devenue la seule titulaire de la MUE n° 5 907 951, désormais expirée, une marque figurative identique à la MUE contestée. La titulaire de la MUE est définie, entre autres, comme un membre fondateur de l’entreprise de la demanderesse en nullité. La demanderesse en nullité estime que la titulaire de la MUE n’a jamais fait usage du signe contesté et ne l’utilisera pas du fait de son domaine d’activité. L’accord de partenariat entre les parties a pris fin le 31 décembre 2014. La titulaire de la MUE n’a attendu que deux mois après l’expiration de la MUE n° 5 907 951 pour solliciter l’enregistrement de la
MUE contestée et a ajouté la classe 45. Devant l’exacerbation du différend qui opposait les parties, la justice a désigné une personne neutre pour procéder à la liquidation de l’entreprise. La situation a continué de se détériorer. La titulaire de la MUE a engagé des procédures judiciaires et administratives qui, dans la pratique, empêchent de mener à terme la procédure de liquidation. Elle n’a pas donné suite aux tentatives de règlement amiable entreprises par la demanderesse en nullité.
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6 À l’appui de ses arguments, celle-ci a produit les éléments de preuve suivants (description en polonais, assortie de traductions):
– (1) des informations tirées du registre polonais des entrepreneurs sur la liquidation de TOYA Development sp. z o.o. sp.k., datées du 15 octobre 2010, où la titulaire de la
MUE apparaît comme un mandataire;
– (2) des informations tirées du registre polonais des entrepreneurs sur TOYA Development sp. z o.o. S.K.A.;
– (3) des informations tirées du registre polonais des entrepreneurs sur TOYA S.A., datées du 12 novembre 2020;
– (4) un acte notarié daté du 30 septembre 2010 entérinant le transfert d’actifs de TOYA S.A. à Toya Development sp. z o.o. sp.k.;
– (5) une résolution des associés généraux de TOYA Development sp. z o.o. sp.k, prise le 1er mars 2011 et avec pour date effective le 30 mars 2011, en ce qui concerne le consentement à la modification des statuts, la promulgation par l’assemblée générale des actionnaires de l’entreprise sous la dénomination commerciale de TOYA Development sp. z o.o. sp.k. et la promulgation du texte consolidé des statuts de l’entreprise;
– (6) un acte notarié du 6 avril 2011 (annexe n° 3) par lequel la partie organisationnelle et financière de l’entreprise a fait l’objet d’un transfert entre la filiale de Toya S.A. à Kryniczno et l’entreprise TOYA Development sp. z o.o.sp.k.. Le document reprend le détail des actifs de la partie organisée de l’entreprise susmentionnée. L’annexe reproduit la forme graphique de la MUE n° 5 907 951 et indique également les dates de dépôt et d’enregistrement;
– (7) des extraits du code polonais des entreprises commerciales: l’article 553, paragraphe 1, qui dispose que l’entreprise transformée conserve tous les droits et obligations de l’entreprise précédente. L’article 553, paragraphe 2, qui prévoit que l’entreprise transformée reste titulaire, notamment, des permis, licences et franchises qui ont été accordés à l’entreprise avant sa transformation, à moins que la loi ou une décision relative à l’octroi d’un permis, d’une licence ou d’une franchise n’en dispose autrement;
– (8) le témoignage d’un représentant de TOYA Development sp. z o.o. sp.k;
– (9) une lettre de mise en demeure du 12 décembre 2019 adressée par le liquidateur de TOYA Development sp. z o.o. sp.k.à la titulaire de la MUE;
– (10) une lettre du 8 juillet 2020 par laquelle la demanderesse en nullité a prié la titulaire de la MUE de cesser de porter atteinte à son droit de marque et d’annuler, avec effet rétroactif, l’enregistrement abusif.
7 La titulaire de la MUE a opposé que la demanderesse en nullité ne peut pas se considérer comme titulaire d’un droit exclusif antérieur qui a expiré le 15 mai 2017. Le droit des marques de l’Union européenne autorise l’enregistrement de marques ayant expiré et aucune présomption n’indique qu’un tel enregistrement est entaché de mauvaise foi. En ne renouvelant pas le droit expiré (dans un délai maximal de six mois après l’expiration), la
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demanderesse en nullité a démontré qu’elle n’était plus intéressée. La titulaire de la MUE revendique les droits sur la marque contestée, qui est figurative et a été créée en 2007, lorsqu’elle ne travaillait pas encore pour TOYA S.A. La procédure de nullité a été engagée plus de trois ans après la demande d’enregistrement du signe contesté. L’absence d’usage
à ce jour est dénuée de pertinence parce que le délai de grâce de cinq ans ne s’est pas écoulé. Il n’est possible de tirer aucune conclusion du domaine d’activité de la titulaire de la MUE, étant donné qu’une marque peut être concédée sous licence.
8 À l’appui de ses arguments, la titulaire de la MUE a déposé les éléments de preuve suivants:
– en tant qu’annexe 1, une impression de la MUE n° 5 907 951;
– en tant qu’annexe 2, une déclaration du directeur général de TOYA S.A., du
16 septembre 2021, dont il ressort que la marque figurative a été présentée à l’entreprise en 2007 par M. Jan Szmidt (la titulaire de la MUE), qu’aucun contrat visant l’acquisition des droits économiques sur l’œuvre graphique contenue dans la marque n’a jamais été conclu et que l’entreprise n’a pas acquis ces droits d’une quelconque autre manière.
9 Par décision du 4 janvier 2023 et notifiée les 4 et 5 janvier 2023 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité de la MUE contestée. La division d’opposition a notamment motivé sa décision de la manière ci-après.
– La chronologie des faits pertinents est la suivante:
o 15 juillet 2007: dépôt de la MUE n° 5 907 951 par TOYA S.A.;
o 2010: création de Toya Development spółka z ograniczonodpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna (TOYA Development sp. z o.o. sp.k) afin de reprendre une partie des activités de TOYA S.A;
o janvier 2011: adhésion de la titulaire de la marque de la MUE au conseil de surveillance de TOYA S.A.;
o 6 avril 2011: confirmation du transfert des actifs de TOYA S.A. à TOYA
Development sp. z o.o. sp.k, y compris la MUE n° 5 907 951;
o 28 décembre 2012: établissement de la demanderesse en nullité sous sa forme juridique actuelle faisant suite à la transformation de TOYA Development sp. z o.o. sp.k;
o 31 décembre 2014: liquidation de TOYA Development sp. z o.o. sp.k;
o 15 mai 2017: expiration de la MUE n° 5 907 951;
o 25 juillet 2017: dépôt de la MUE contestée;
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o 12 décembre 2019: lettre de mise en demeure du liquidateur de TOYA
Development sp. z o.o. sp.k adressée à la titulaire de la MUE, la priant de cesser
de porter atteinte au droit de marque de l’entreprise en la forme de ;
o 12 novembre 2020: dépôt de la demande en nullité en cause.
– En vertu du droit polonais, la MUE n° 5 907 951 et les autres actifs de TOYA S.A. ont été transférés à la demanderesse en nullité. Le fait que le transfert n’a pas été enregistré est sans incidence sur l’appréciation de la mauvaise foi.
– En tout état de cause, la propriété d’un droit antérieur n’est pas une exigence prévue par l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE. En l’espèce, le droit antérieur (qui a expiré) est toutefois considéré comme valablement revendiqué en tant que marque antérieure par la demanderesse en nullité.
– Une marque ayant expiré ne peut pas toujours faire l’objet d’un nouveau dépôt légal, cette démarche pouvant être constitutive de mauvaise foi [08/05/2014, T-327/12,
Simca, EU:T:2014:240, § 56; 21/12/2015, R 3028/2014-5, PM PEDRO MORAGO
(fig.), § 25].
– La titulaire de la MUE affirme qu’elle a créé la partie graphique de la marque et que son droit de marque n’a été soumis à aucun transfert. Le seul élément probant en ce sens figure à l’annexe 2, qui contient une déclaration dont il ressort que la titulaire de la MUE a «présenté» la marque figurative à TOYA S.A. en 2007 et que le droit de marque sur l’œuvre graphique n’a fait l’objet d’aucun transfert.
– Comme l’a fait valoir la titulaire de la MUE, la question du droit de marque doit être traitée séparément et ne relève pas de la portée de la demande en nullité.
– Toutefois, la question du droit de marque ne peut pas non plus être utilisée pour démontrer que la titulaire de la MUE poursuivait des objectifs légitimes en déposant le signe contesté.
– La MUE contestée contient le mot «TOYA», qui fait également partie des dénominations sociales des différentes entreprises TOYA et du nom de la demanderesse en nullité. Il ne suffit pas d’ajouter un élément graphique, même protégé par le droit de marque, pour écarter la qualification de mauvaise foi.
– L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE n’exige pas que la MUE contestée soit identique ou semblable à un droit antérieur. En l’espèce, les signes figuratifs sont identiques, ce qui n’est pas foncièrement constitutif de mauvaise foi (01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 90). L’enregistrement d’un signe prétendument similaire n’indique pas une intention abusive ou frauduleuse; il montre plutôt que la titulaire de la MUE entendait utiliser sa marque sur le marché conformément aux fonctions de la marque énoncées dans le RMUE (14/06/2010, R 1795/2008-4, ZAPPERCLICK, § 19).
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– Le point de savoir si la MUE contestée a été utilisée ou non est dénué de pertinence aux fins de l’établissement de la mauvaise foi.
– La titulaire de la MUE était une ancienne partenaire de la demanderesse en nullité. Au moment du dépôt de la MUE contestée, la titulaire de la MUE avait dès lors connaissance de l’existence de la marque antérieure de la demanderesse en nullité. En outre, la titulaire de la MUE revendique le droit de marque sur l’élément figuratif inclus dans la marque antérieure et reproduit à l’identique dans la marque contestée, ce qui confirme qu’elle avait connaissance du dépôt de la marque antérieure depuis son dépôt en 2007.
– Cet état de fait ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une mauvaise foi. Il échet de tenir compte des intentions de la titulaire de la MUE à l’occasion du dépôt et il convient plus précisément de prouver qu’elle savait, à ce moment-là, qu’elle portait préjudice à la demanderesse en nullité en faisant preuve d’un comportement répréhensible sur le plan moral ou commercial (21/04/2010, R 219/2009-1, GRUPPO
SALINI/SALINI, § 66).
– Les deux parties s’accordent sur le fait qu’elles étaient des partenaires commerciaux et qu’un litige les oppose.
– La demanderesse en nullité a expliqué qu’elle n’avait pas renouvelé la marque antérieure du fait de la procédure de liquidation d’une partie de TOYA S.A. En tout état de cause, ce n’est pas parce qu’une marque n’a pas été renouvelée que le fait de procéder à un nouveau dépôt de celle-ci n’est pas constitutif de mauvaise foi, compte tenu des relations antérieures des parties.
– Il y a mauvaise foi lorsque la titulaire d’une MUE entend, par l’enregistrement, s’approprier la marque d’un tiers avec lequel elle entretenait des relations contractuelles, précontractuelles ou de tout autre nature où la bonne foi s’applique et impose l’obligation de loyauté à l’égard des intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER/CLAIRE FISHER, § 24). Cette relation pourrait être suffisamment étroite si les parties ont amorcé des négociations contractuelles ou précontractuelles qui portent, entre autres, sur le signe en question.
Elle ne doit pas toujours concerner exclusivement, par exemple, les droits de franchise applicables au territoire concerné (13/12/2004, R 582/2003-4, EAST SIDE MARI’S,
§ 23).
– La question essentielle est donc de savoir si la relation entre les parties a créé un lien suffisamment étroit pour trouver loyal que la titulaire de la MUE ne dépose pas de demande de MUE identique sans en informer au préalable la demanderesse en nullité et lui donner suffisamment de temps pour agir contre la MUE contestée.
– Si les parties sont liées par une obligation de loyauté, il convient d’établir si les actes de la titulaire de la MUE ont été commis ou non de mauvaise foi, c’est-à-dire en contravention de cette obligation.
– Le fait que de nombreuses années se sont écoulées avant le dépôt de la demande en nullité, même si les parties entretiennent ou ont entretenu une relation contractuelle, peut donner à penser que la demanderesse en nullité a accepté le dépôt de la MUE contestée (21/11/2007, R 268/2006-4, MURINA/MURINA, § 22). En l’espèce, la
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demande en nullité a été formée trois ans après le dépôt de la MUE contestée. La liquidation d’anciennes entreprises TOYA fait toujours l’objet d’un litige entre les parties. Ce laps de temps semble acceptable et n’est pas considéré comme long. La notification de la lettre de mise en demeure le 12 décembre 2019 atteste que la demanderesse en nullité a réagi avant même le dépôt de la demande en nullité.
– La titulaire de la MUE n’a pas indiqué que l’enregistrement de la MUE contestée en son propre nom répond à une logique commerciale et n’a pas justifié les motifs de sa demande. Elle admet seulement ne pas encore utiliser la marque, celle-ci étant toujours sous le coup du délai de grâce de cinq ans.
– Ni l’absence d’usage au cours de la période de grâce, ni le fait que les activités de la titulaire de la MUE ne coïncident pas avec la liste des produits et services ne sont des arguments pertinents.
– Pour justifier le dépôt d’une marque identique, la titulaire de la MUE fait principalement valoir, non seulement qu’elle a créé la marque, mais également que celle-ci n’a pas été renouvelée, ce qui constitue selon elle un manque d’intérêt de la demanderesse en nullité.
– Ce motif n’est pas considéré comme un intérêt légitime et il ressort au contraire des circonstances de l’espèce que, comme la MUE contestée est identique à la MUE caduque et concerne les mêmes classes (ainsi que la classe 45), la mauvaise foi est reconnue pour tous les produits et services.
10 Le 1er mars 2023, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, tendant à obtenir l’annulation de celle-ci dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 28 avril 2023.
11 Dans son mémoire en réponse reçu le 3 juillet 2023, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
12 Le 26 juillet 2023, la titulaire de la MUE a sollicité un deuxième cycle d’observations écrites, la demanderesse en nullité ayant soulevé de nouveaux points dans son mémoire en réponse. Une fois la demande acceptée, le 2 septembre 2023, la titulaire de la MUE a formulé d’autres observations pour faire suite au mémoire en réponse de la demanderesse en nullité.
13 Le 4 octobre 2023, la demanderesse en nullité a déposé un mémoire en duplique.
Moyens et arguments des parties
14 Les arguments avancés par la titulaire de la MUE dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés de la manière ci-après.
– Dans la décision attaquée, la chambre de recours admet dans une large mesure que les circonstances mentionnées par la demanderesse en nullité sont légitimes malgré l’absence d’éléments de preuve à l’appui.
– On ne saurait affirmer que la titulaire de la MUE a déposé la MUE contestée afin de bénéficier de la renommée de celle-ci ou de celle de la demanderesse en nullité, la
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renommée de la MUE contestée n’ayant pas été démontrée. Rien ne prouve même que la MUE n° 5 907 951 ait jamais été utilisée dans le commerce.
– Si la demanderesse en nullité avait prouvé l’usage de la MUE n° 5 907 951, elle aurait également été en mesure de démontrer que le dépôt de la MUE contestée comportait un risque de marché. Aucun élément de preuve n’a toutefois été produit à cet effet.
– Si la demanderesse en nullité n’utilise pas la marque et la laisse de surcroît expirer, la titulaire de la MUE ne devrait pas se voir reprocher de demander ultérieurement l’enregistrement de ladite marque.
– Si la demanderesse en nullité n’a pas fait valoir son droit antérieur, elle ne devrait pas être habilitée à empêcher une autre entité d’enregistrer et d’utiliser la marque en cause après de nombreuses années. Le principe de loyauté reste entier.
– La titulaire de la MUE a produit des éléments de preuve relatifs à son droit de marque, qui n’ont pas pu être valablement contestés par la demanderesse en nullité.
– La MUE contestée étant une marque figurative, il est erroné de ne tenir compte que de l’élément verbal «TOYA» dans l’appréciation de la mauvaise foi.
– La titulaire de la MUE n’est pas la seule à utiliser une dénomination sociale qui inclut «TOYA»; il en va de même d’autres entités auxquelles elle est associée.
– Étant donné que la titulaire de la MUE a créé la marque, qu’elle en a conçu les éléments graphiques et que la MUE n° 5 907 951 avait expiré, il lui semble logique et raisonnable de pouvoir déposer une demande pour renouveler cette même marque.
– La situation serait différente si la demande de la titulaire de la MUE visait une marque verbale.
– Le fait que la demanderesse en nullité n’a pas renouvelé la MUE n° 5 907 951 en raison de la procédure de liquidation de son entreprise est une autre circonstance qui
a uniquement été étayée par des allégations. Même si tel était le cas, la seule procédure de liquidation n’est pas synonyme de perte de capacité décisionnelle. Il suffit d’acquitter une taxe pour renouveler une marque.
– Il convient dès lors de supposer que le renouvellement de la protection n’était tout simplement pas dans les projets de la demanderesse en nullité. Il y a lieu de rappeler, une fois encore, que celle-ci n’a fourni aucune preuve de l’usage de la MUE
n° 5 907 951.
– Aucun élément de preuve n’a été produit pour étayer l’allégation de la demanderesse en nullité selon laquelle la titulaire de la MUE aurait entravé le processus de liquidation de l’entreprise.
– La titulaire de la MUE n’ayant jamais agi contre la demanderesse en nullité en invoquant des allégations fondées sur la MUE contestée, on ne saurait affirmer que celle-ci a été enregistrée aux seules fins d’entraver les activités de la demanderesse en nullité ou d’engager d’autres actions en justice à l’encontre de son entreprise.
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– Il n’est pas non plus possible de soutenir que la MUE contestée a été déposée «sans en informer au préalable la demanderesse en nullité et lui donner suffisamment de temps pour agir contre la MUE contestée». Il appartenait à la demanderesse en nullité de décider de l’opportunité de maintenir la protection de la MUE n° 5 907 951.
– Par ailleurs, la demanderesse en nullité aurait pu prendre les mesures appropriées, soit en acquittant (tardivement) la taxe de renouvellement, soit en formant opposition contre la demande de MUE contestée.
– La titulaire de la MUE ne nie pas qu’elle connaissait le signe antérieur, ce qui ne suffit pas pour caractériser la mauvaise foi.
– Il ressort de l’approche adoptée par la division d’annulation que toute demande de marque «TOYA» introduite après l’expiration de la MUE n° 5 907 951 ne peut être considérée comme entachée de mauvaise foi qu’au seul motif qu’elle contient le même élément verbal. En suivant ce raisonnement, on pourrait conclure qu’une fois que quelqu’un dépose une marque, celle-ci ne peut plus jamais (même après expiration) faire l’objet d’une demande de protection par une autre entité. En outre, la demanderesse en nullité ne saurait revendiquer le droit exclusif de détenir une marque contenant l’élément verbal «TOYA».
– La décision attaquée repose sur une présomption de mauvaise foi. Or, l’on ne saurait présumer l’existence d’une violation des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. De telles circonstances doivent en effet être étayées par des éléments probants et la charge de la preuve incombe à la demanderesse en nullité.
– Pour ce qui est des intentions de la titulaire de la MUE, elle a demandé l’enregistrement de la MUE contestée, car elle en a conçu les éléments graphiques, la MUE antérieure avait expiré et la demanderesse en nullité ne l’avait pas utilisée. Une logique commerciale sous-tend cette démarche.
– En revanche, il est difficile de comprendre la logique commerciale de la demanderesse en nullité, qui souhaite que la MUE contestée soit annulée alors qu’elle n’en a pas fait usage et ne le fera pas, étant donné qu’elle est sous le coup d’une procédure de liquidation. Rien ne prouve que la MUE contestée revête une quelconque valeur pour l’activité de la demanderesse en nullité.
15 Les arguments présentés par la demanderesse en nullité en réponse au recours peuvent être résumés comme suit.
– De nombreux éléments de preuve ont été produits et ont été pris en considération, notamment en ce qui concerne la chronologie des événements. La titulaire de la MUE
a admis certaines des circonstances, notamment le fait que les parties sont en litige.
– La décision attaquée contient des motifs logiques et détaillés expliquant pourquoi la demanderesse en nullité peut faire valoir des droits sur la MUE expirée. L’essentiel réside dans le fait que celle-ci est identique à la MUE contestée et qu’elle concerne les mêmes classes de produits et services, à l’exception de la classe 45.
– La demanderesse en nullité a démontré que la propriété de la MUE expirée lui avait été transférée. Le fait que cette opération n’a pas été enregistrée est dénué de
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pertinence. Le transfert atteste foncièrement que la MUE expirée faisait partie des opérations commerciales et a une valeur économique.
– La titulaire de la MUE n’exerce aucune activité commerciale qui lui permettrait d’utiliser la MUE contestée dans ses activités commerciales. Elle n’en exerce aucune.
– La titulaire de la MUE n’a jamais agi en justice contre la demanderesse en nullité pour remettre en cause ses droits sur la marque contestée. Il ressort de cette affirmation que, premièrement, la demanderesse en nullité a utilisé la marque contestée et, deuxièmement, que la titulaire de la MUE, bien qu’ayant enregistré la marque, n’y exerce pas ses droits [sic].
– En ce qui concerne l’argument du droit de marque, il ne suffit pas d’ajouter un élément graphique, même protégé par le droit de marque, pour écarter la qualification de mauvaise foi lorsqu’un autre élément est en cours d’appréciation.
– L’Office a également tenu compte du fait que différentes entreprises «TOYA» utilisent le mot «TOYA».
– L’Office a fait remarquer que la demanderesse en nullité a bénéficié d’un transfert effectif des droits de la marque.
– La titulaire de la MUE savait bien que l’entreprise faisait l’objet des deux processus dans le cadre de sa liquidation et que la marque contestée avait été précédemment enregistrée et transférée à l’entreprise.
– La titulaire de la MUE n’a attendu que deux mois après l’expiration de la période de protection pour solliciter l’enregistrement de la MUE contestée. La chronologie des événements est un facteur significatif (07/07/2016, LUCEO, T-82/14,
EU:T:2016:396, § 32 et jurisprudence citée).
– L’Office ne s’est pas fondé uniquement sur les affirmations de la demanderesse en nullité. La titulaire de la MUE a elle-même admis que de nombreux litiges l’opposaient à la demanderesse en nullité, si bien qu’un liquidateur externe a dû être nommé.
– Le fait que la titulaire de la MUE n’a pas introduit de recours fondé sur la MUE contestée à l’encontre de la demanderesse en nullité ne signifie pas qu’elle a renoncé à ses droits d’agir de la sorte à l’avenir.
– La titulaire de la MUE savait que les droits sur la MUE n° 5 907 951 ainsi que la partie organisationnelle et financière de l’entreprise avaient fait l’objet d’un transfert entre TOYA S.A. et la filiale de Kryniczno. Il est donc impossible de conclure que la titulaire de la MUE, en enregistrant la MUE contestée, n’a pas entravé les activités opérationnelles de la demanderesse en nullité, comme elle tente à présent de le faire valoir. Une procédure de liquidation passe inévitablement par la cession de l’ensemble des actifs détenus par l’entreprise visée.
– Dès que la demanderesse en nullité a appris que la titulaire de la MUE avait enregistré la MUE contestée, elle a contacté cette dernière (par l’intermédiaire de son liquidateur) le 12 décembre 2019 en lui proposant un règlement à l’amiable. La
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proposition est restée sans suite, ce dont l’Office a tenu compte. L’étape suivante consistait logiquement à introduire un recours en annulation.
– Le fait que la MUE n° 5 907 951 n’a pas été renouvelée ne permet pas d’exclure la qualification de mauvaise foi (17/03/2021, EARNEST SEWN, T-853/19,
EU:T:2021:145, § 26).
– La jurisprudence citée par la division d’annulation corrobore le point de vue selon lequel l’affaire a été traitée de manière exhaustive.
– La demanderesse en nullité est la seule entreprise du groupe TOYA à avoir obtenu les droits sur la MUE n° 5 907 951.
– La demanderesse en nullité a produit suffisamment d’éléments de preuve. Ce n’est qu’ultérieurement que la division d’annulation a fait valoir dans sa décision que la titulaire de la MUE n’a pas justifié les motifs du dépôt de la demande visant la MUE contestée. Il n’y a pas de renversement de la charge de la preuve. [21/04/2021, Hasbro/EUIPO – Kreativni Dogadaji (MONOPOLY), T-663/19, EU:T:2021:211,
§ 43].
– Il est acquis que la MUE n° 5 907 951 avait été valablement transférée aux actifs de la demanderesse en nullité. Le point de savoir si elle a été utilisée ou non pendant la période de grâce est dénué de pertinence.
– Il y a lieu de savoir s’il existe des indices pertinents et concordants indiquant que, au moment du dépôt de la marque identique, la titulaire de la MUE visait à empêcher l’autre partie de poursuivre ses activités habituelles (25/01/2023, T-703/21, zielonogórski KLUB Żużlowy Sportowa S.A./FALUBAZ POLSKA S.K.A., EU:T:2023:19, § 86).
– Le fait que la demanderesse en nullité n’a pas déposé la demande pertinente [sic] en temps utile est étroitement lié à la chronologie des événements propre à l’espèce, comme le confirment les documents y afférents.
– Les questions relatives au droit de marque ne sauraient constituer une circonstance justifiant l’opportunité et la logique commerciale du dépôt de la MUE contestée par la titulaire de la MUE.
16 Les arguments avancés par la titulaire de la MUE dans ses observations sur le mémoire en réponse de la demanderesse en nullité peuvent être résumés comme suit.
– Rien ne prouve que la MUE n° 5 907 951 a expiré pour des motifs autres que le fait qu’elle n’a pas été renouvelée.
– La manière dont il convient d’apprécier le nouveau dépôt d’une marque est dénuée de pertinence. En l’espèce, il incombait à la demanderesse en nullité de démontrer la mauvaise foi dont a fait preuve la titulaire de la MUE.
– La MUE contestée n’a pas été utilisée pour tirer parti de la renommée de la demanderesse en nullité. Celle-ci n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de cette affirmation. La division d’annulation semble toutefois avoir émis une hypothèse à cet effet.
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– Dans la décision attaquée, la division d’annulation affirme que la MUE n° 5 907 951 n’a pas été renouvelée en raison de la procédure de liquidation. Elle se fonde uniquement sur les affirmations de la demanderesse en nullité, qui n’ont été étayées par aucun élément de preuve.
– Le fait que la titulaire de la MUE n° 5 907 951 n’a même pas pris la peine, après de nombreuses années, de mettre à jour son statut juridique en sollicitant l’inscription du transfert au registre de l’Office constitue la meilleure indication (objective) qu’elle n’a pas exercé ce droit exclusif. Une marque ne peut être opposée à des tiers si son titulaire n’est pas inscrit au registre.
– Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse en nullité, rien dans la présente procédure ne prouve que la MUE contestée ait (ou ait jamais eu) une réelle valeur marchande pour elle. Si la demanderesse en nullité avait voulu démontrer cette circonstance, elle aurait par exemple pu produire des éléments de preuve de la manière dont elle estime actuellement sa valeur dans la procédure de liquidation.
– La titulaire de la MUE souhaiterait que la demanderesse en nullité déclare clairement si elle utilise la MUE contestée et si elle se considère toujours comme sa titulaire. Si des faits nouveaux sont apparus en l’espèce en ce qui concerne la MUE contestée, la demanderesse en nullité devrait les présenter dans le cadre de la présente procédure et les étayer.
– Même si la question du droit de marque n’est pas prise en considération, il n’en demeure pas moins que la demanderesse en nullité n’a présenté aucun élément de preuve attestant son usage de la marque antérieure (désormais expirée) après la date d’acquisition.
– Le fait que des litiges opposent les parties est dénué de pertinence pour apprécier si le dépôt de la MUE est entaché de mauvaise foi.
– Non seulement la demanderesse en nullité n’avait aucun intérêt à l’égard de la marque antérieure, qui avait expiré, mais elle a également engagé cette procédure d’annulation de nombreuses années après l’enregistrement de la marque contestée. Plus de dix ans séparent la date de l’acte notarié mentionné par la demanderesse en nullité et la demande en nullité.
– L’enregistrement de la MUE contestée n’entrave pas la liquidation de l’entreprise.
– La demanderesse en nullité n’a aucunement démontré en quoi le dépôt en 2017 de la MUE porte atteinte à ses intérêts, étant donné qu’elle ne fait pas usage de la marque et n’en fera aucun en raison de la liquidation.
– La titulaire de la MUE n’a pas agi de mauvaise foi en vue d’entraver les activités d’une autre entité. Au contraire, c’est la demanderesse en nullité qui envoie des lettres d’avertissement à la titulaire de la MUE.
– Le cœur du litige ne porte que sur les intentions de la titulaire de la MUE, qui l’a déposée parce qu’elle en était la conceptrice et parce que la demanderesse en nullité n’en faisait pas usage. L’objectif consistait à préserver ladite MUE.
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– La titulaire de la MUE ne pensait aucunement à mal, que ce soit à l’égard de la demanderesse en nullité ou de toute autre entité.
– La version des faits présentée dans la demande en nullité ne correspond pas aux éléments de preuve présentés et n’étaye pas la demande, étant donné que a) la demanderesse en nullité ne faisait aucun usage de la MUE n° 5 907 951, b) la demanderesse en nullité n’avait pris aucune mesure (telle que l’acquittement d’une taxe de renouvellement, le recours visant le rétablissement des droits) pour maintenir la protection de la MUE n° 5 907 951, et c) la demanderesse en nullité n’a pas été en mesure de prouver que la titulaire de la MUE avait réellement et objectivement des intentions négatives, ni au moment du dépôt ni par la suite.
– La division d’annulation a décidé de déclarer la nullité de la MUE contestée au seul motif qu’il appartient à la titulaire de la MUE de démontrer d’autres circonstances justifiant sa demande visant la MUE contestée. Toutefois, il ne saurait être attendu d’un demandeur qu’il prouve son intérêt juridique à demander l’enregistrement d’une marque lorsque personne n’en fait un usage commercial.
– L’on ne saurait conclure que la titulaire de la MUE a fait preuve de mauvaise foi parce qu’elle n’a pris aucune mesure à l’encontre de la demanderesse en nullité en ce qui concerne la MUE contestée.
17 Les arguments avancés par la demanderesse en nullité dans son mémoire en duplique peuvent être résumés comme suit.
– La titulaire de la MUE tente de présenter une version des faits échafaudée aux seules fins de cette procédure et qui n’est étayée par aucun élément de preuve. Elle tente également de rétracter ses affirmations antérieures selon lesquelles de nombreux litiges l’opposent à la demanderesse en nullité.
– Il est impossible de prouver l’existence d’un caractère négatif et, partant, de prouver d’une autre manière que l’absence de renouvellement de la MUE antérieure est imputable à la procédure de liquidation. La chronologie des événements prise en considération par la division d’annulation est essentielle.
– La demanderesse en nullité a tenté de proposer un règlement amiable à la titulaire de la MUE. Même après avoir reçu une lettre officielle, la titulaire de la MUE n’a pas donné suite à la demanderesse en nullité, ce qui témoigne de mauvaise foi. La titulaire de la MUE a démontré qu’elle n’était pas du tout ouverte à la coopération en ce qui concerne la MUE ni à la création d’un environnement sûr dans lequel utiliser ou non la MUE contestée.
– L’enregistrement de la MUE contestée entretient une incertitude sur le statut juridique complexe de la MUE contestée, sa propriété et son droit d’usage. Dans ces circonstances, la demanderesse en nullité ne souhaite pas faire usage de la MUE contestée afin d’éviter d’autres risques.
– La demanderesse en nullité conteste que le statut juridique de la MUE indique des circonstances concernant l’exercice des droits sur la MUE contestée [sic]. Les deux parties faisaient partie du même groupe d’entreprises et le droit a été exercé par son titulaire.
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– La MUE expirée faisait partie de l’accord entre toutes les entreprises du groupe TOYA, raison pour laquelle il est impossible d’indiquer qu’elle n’a pas de valeur marchande pour l’entreprise [sic].
– C’est par le transfert de la MUE expirée entre les entreprises TOYA, à l’appui duquel des éléments ont été produits, que la demanderesse en nullité est devenue une titulaire de la MUE expirée.
– Il convient de rappeler encore une fois combien les parties étaient proches les unes des autres sur le plan commercial. La titulaire de la MUE est un partenaire du groupe TOYA et n’a fait preuve d’aucune transparence avant d’enregistrer la MUE contestée.
– Ce litige a une incidence sur les activités de l’entreprise. La liquidation ne pourra pas être menée à terme tant que ces questions restent ouvertes.
– La MUE contestée pouvait être mise en vente dans le cadre de la procédure de liquidation. De ce fait, elle a une valeur commerciale.
– La titulaire de la MUE a fait preuve d’obstruction en dialoguant avec l’autre partie et, partant, a entravé les activités de la demanderesse en nullité en ce qui concerne la
MUE contestée.
Motifs de la décision
18 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est donc recevable. Il est également fondé, pour les motifs exposés ci-après.
Mauvaise foi – Article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE
19 Le régime de la MUE repose sur le principe du «premier déposant», inscrit à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE (28/01/2016, T-335/14, DoggiS, EU:T:2016:39, § 43). Toutefois, cette règle est nuancée, notamment, par la notion de «mauvaise foi» au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, en vertu duquel la nullité d’une MUE doit être déclarée lorsque le titulaire de la MUE était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. Il incombe au demandeur en nullité qui entend se fonder sur ce motif d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire de la MUE était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière (28/01/2016, T-335/14,
DoggiS, EU:T:2016:39, § 44).
20 Étant donné que la notion de «mauvaise foi» visée à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas définie par le législateur de l’Union, la détermination de sa signification et de sa portée doit être établie conformément à son sens habituel dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel cette notion est utilisée et des objectifs poursuivis par ce règlement [12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON
(fig.), EU:C:2019:724, § 43, 44].
21 Alors que, conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de «mauvaise foi» suppose la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête, cette notion doit en outre être comprise dans le contexte du droit des marques, qui est celui de
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la vie des affaires. Le droit des marques vise l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Les règles sur la marque de l’Union européenne visent, en particulier, à contribuer au système de concurrence non faussée dans l’Union, dans lequel chaque entreprise doit, afin de s’attacher la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, être en mesure de faire enregistrer en tant que marques des signes permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou ces services de ceux qui ont une autre provenance [27/06/2013, C-320/12, Plastic bottle (3D), EU:C:2013:435,
§ 35; 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 45].
22 Par conséquent, la mauvaise foi s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une MUE a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine rappelée au point précédent dudit arrêt
[12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46].
23 Selon la Cour de justice, aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’UE, et notamment, premièrement, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou un service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé, deuxièmement, l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ainsi que, troisièmement, le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé [21/04/2021, T-663/19, Hasbro/EUIPO – Kreativni Događaji (MONOPOLY), EU:T:2021:211, § 35 et jurisprudence citée].
24 Cela étant, il ressort de la formulation retenue par la Cour de justice dans l’arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (11/06/2009, Lindt Goldhase, C-529/07,
EU:C:2009:361, § 53) que les facteurs qui y sont énumérés ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en considération à l’effet de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur d’enregistrement au moment du dépôt de la demande de marque. En effet, dans cet arrêt, la Cour s’est limitée à répondre aux questions de la juridiction nationale qui portaient, en substance, sur la question de savoir si de tels facteurs étaient pertinents. Ainsi, l’absence de l’un ou de l’autre de ces facteurs ne s’oppose pas nécessairement, selon les circonstances propres de l’espèce, à ce que soit constatée la mauvaise foi du demandeur [21/04/2021, T-663/19, Hasbro/EUIPO – Kreativni Događaji (MONOPOLY), EU:T:2021:211, § 36 et jurisprudence citée].
25 À cet égard, il convient de souligner qu’au point 60 de ses conclusions dans l’affaire Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (12/03/2009, Lindt Goldhase, C-529/07, EU:C:2009:148), M^me l’avocate générale Sharpston a relevé que la notion de mauvaise foi, au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, ne peut pas être cantonnée à une catégorie limitée de faits particuliers. L’objectif d’intérêt général de cette disposition, qui consiste à faire échec aux enregistrements de marques abusifs ou contraires aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale, serait compromis si la mauvaise foi ne pouvait être démontrée que par les circonstances limitativement énumérées dans l’arrêt
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Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (11/06/2009, Lindt Goldhase, C-529/07,
EU:C:2009:361) (21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 37 et jurisprudence citée).
26 Ainsi, il est de jurisprudence constante que, dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il peut également être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt [21/04/2021, T-663/19, Hasbro/EUIPO – Kreativni Događaji (MONOPOLY), EU:T:2021:211, § 38 et jurisprudence citée].
27 L’intention du titulaire d’une MUE est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective [12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.),
EU:C:2019:724, § 47]. La notion de «mauvaise foi» se rapporte donc à une motivation subjective de la titulaire de la MUE, à savoir une intention malhonnête ou un autre motif dommageable. Elle implique un comportement s’écartant des principes reconnus comme étant ceux entourant un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale (07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 28;
21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 41).
28 La bonne foi du titulaire de la MUE est présumée jusqu’à preuve du contraire [08/03/2017, T-23/16, Formata (fig.), EU:T:2017:149, § 45; 21/04/2021, T-663/19, Hasbro/EUIPO – 
Kreativni Događaji (MONOPOLY), EU:T:2021:211, § 42]. Dès lors que cette présomption ne s’applique plus, il appartient au titulaire de la MUE de fournir des explications plausibles concernant les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la MUE contestée, afin d’établir que ses intentions étaient légitimes [05/05/2017,
T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, § 51-59; 21/04/2021, T-663/19, Hasbro/EUIPO – Kreativni Događaji (MONOPOLY), EU:T:2021:211, § 43, 44].
29 La mauvaise foi peut également être établie dans des circonstances différentes de celles de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion [12/09/2019, C-104/18 P, STYLO
& KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 51]. En particulier, l’usage par un tiers sur le marché intérieur d’un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires n’est pas une condition préalable pour conclure à la mauvaise foi [12/09/2019, C-104/18 P,
STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 52]. Il y a lieu de considérer que, en l’absence de risque de confusion entre le signe utilisé par un tiers et la marque contestée, ou en cas d’absence d’utilisation, par un tiers, d’un signe identique ou similaire à la marque contestée, d’autres circonstances factuelles peuvent, le cas échéant, constituer des indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur [12/09/2019,
C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 56; 21/04/2021, T-663/19,
MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 37].
30 La mauvaise foi alléguée doit être démontrée à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la MUE contestée (14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 26), en l’espèce le 25 juillet 2017.
Sur la charge de la preuve
31 Une marque enregistrée étant présumée valide, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité de présenter les faits, preuves et arguments de nature à mettre en
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cause sa validité (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27-29). Dans les procédures de nullité au titre de l’article 59 du RMUE, l’examen de la demande en nullité est limité aux moyens juridiques, faits et arguments soumis par les parties, conformément à l’article 95, paragraphe 1, 2e phrase, du RMUE. Autrement dit, la chambre de recours examinera d’office des questions de droit, mais uniquement sur la base des affirmations factuelles et des éléments de preuve présentés par les parties (12/06/2012, T-165/11,
College, EU:T:2012:284, § 26; 13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27-29). Conformément à ce qui précède, il s’ensuit que la chambre de recours doit uniquement examiner les faits avancés de manière étayée par les parties et s’abstenir de mener sa propre enquête.
Les faits pertinents de l’espèce
32 La demanderesse en nullité est l’ayant droit de TOYA S.A. La titulaire de la MUE figurait parmi les partenaires fondateurs de TOYA S.A.
33 Le 15 mai 2007, TOYA S.A. a déposé une demande de MUE visant la marque figurative
, identique au signe contesté, concernant des produits et services compris dans les classes 19, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43 et 44. La MUE a été enregistrée le 26 septembre 2008 sous le n° 5 907 951 et a expiré le 15 mai 2017. Le dossier ne contient aucun élément de preuve attestant que la MUE n° 5 907 951 a jamais été utilisée.
34 La relation commerciale entre les partenaires fondateurs de TOYA, S.A. s’est détériorée au fil du temps et a pris fin le 31 décembre 2014 ou avant cette date. Depuis lors, la demanderesse en nullité est en liquidation, aux fins de laquelle un liquidateur externe a été nommé.
35 Le 25 juillet 2017, un peu plus de trois mois après l’expiration de la MUE n° 5 907 951, la titulaire de la MUE a déposé la MUE contestée.
36 Le 12 décembre 2019, la demanderesse en nullité a envoyé (par l’intermédiaire de son liquidateur) une lettre de mise en demeure à la titulaire de la MUE, par laquelle elle l’a sommée de cesser de contrevenir à son droit de marque en utilisant la MUE contestée. Dans cette lettre, il est souligné qu'«il existe des motifs de nullité du droit à la protection sur la marque», étant donné que celle-ci a été déposée de mauvaise foi, «en dépit de la connaissance ou de l’ignorance résultant de l’absence de diligence raisonnable quant à l’existence d’un droit subjectif ou d’un intérêt protégé d’une autre manière qui pourrait être violé, ou ne vise pas à acquérir le droit de distinguer ses propres produits […]». Étant donné votre connaissance de la situation juridique de l’entreprise, il ne fait aucun doute que la demande de marque a été déposée de mauvaise foi». La lettre se termine par une demande de «déclaration de renonciation au droit à la protection de la marque» et par un avertissement indiquant qu'«en cas d’inobservation des dispositions de la mise en demeure, l’entreprise prendra d’autres mesures pour faire valoir ses droits». Il n’est pas fait mention de la possibilité d’un règlement amiable.
37 Le 8 juillet 2020, la demanderesse en nullité, cette fois par l’intermédiaire d’une avocate, M^me Joanna Sikocińska, a envoyé une autre lettre de mise en demeure à la titulaire de la
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MUE, la sommant à nouveau de cesser de contrevenir à son droit de marque en utilisant la MUE contestée et d'«annuler, avec effet rétroactif, l’enregistrement abusif» du signe contesté. Elle souligne dans sa lettre qu’elle n’a jamais concédé de licence à la titulaire de la MUE lui permettant d’utiliser le signe contesté. La lettre contient également le passage suivant:
Tout de suite après, il est proposé de trouver une solution «amiable» par la renonciation à la MUE contestée:
La demanderesse en nullité termine sa lettre par un avertissement selon lequel, si aucune déclaration d’abandon n’est reçue dans un délai de sept jours, elle «prendra d’autres mesures juridiques pour faire valoir ses droits».
38 Le 12 novembre 2020, la demanderesse en nullité a déposé une demande en nullité, qui a été accueillie par la division d’annulation dans la décision attaquée.
Sur les conclusions de la division d’annulation
39 Dans la décision attaquée, la division d’annulation a conclu que le signe contesté avait été déposé de mauvaise foi au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE sur le fondement des facteurs ci-après.
- Les parties entretenaient un partenariat commercial et étaient donc liées par un devoir de loyauté.
- La titulaire de la MUE avait connaissance de la marque antérieure de la demanderesse en nullité.
- La titulaire de la MUE n’a pas motivé la logique commerciale qui sous-tend le dépôt de la MUE contestée.
- Le fait que la MUE antérieure n° 5 907 951 n’a pas été renouvelée n’est pas suffisant pour constituer un intérêt légitime de la titulaire de la MUE à déposer la MUE contestée identique.
- Le délai de trois ans entre le dépôt de la MUE contestée et l’ouverture de la procédure d’annulation n’est pas excessif.
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40 Avant d’apprécier si les éléments constitutifs de la mauvaise foi ont été prouvés, comme l’a conclu la division d’annulation, la chambre de recours estime qu’il convient de procéder à un examen plus approfondi des circonstances qu’elle juge les plus pertinentes et de les comparer avec l’appréciation de la division d’annulation. L’analyse est présentée ci-après.
Sur la relation entre les parties et le devoir de loyauté
41 Même si les documents versés au dossier n’indiquent pas les circonstances exactes dans lesquelles les parties ont commencé à entretenir une relation commerciale ni les dates y afférentes, il n’est pas contesté qu’elles ont créé ensemble l’entreprise anciennement connue sous le nom de Toya S.A. en tant que partenaires commerciaux. Étant donné qu’il existait une relation commerciale antérieure entre les parties, la division d’annulation a conclu à juste titre qu’elles étaient liées par une obligation de loyauté.
42 Cette conclusion est conforme à la jurisprudence des chambres de recours, qui ont jugé à plusieurs reprises qu’il y a mauvaise foi lorsque la titulaire d’une MUE, par l’enregistrement, s’approprie la marque d’un tiers avec lequel elle entretenait une relation contractuelle, précontractuelle ou de tout autre nature où la bonne foi s’applique et impose à la titulaire de la MUE l’obligation de loyauté à l’égard des intérêts et attentes légitimes de l’autre partie en ce qui concerne la marque en cause [23/09/2022, R 2200/2021-5, INKAS (fig.)/INKAS (fig.) et al., § 42 et les exemples cités].
43 Toutefois, il convient de garder à l’esprit que, selon les deux parties, leur relation commerciale avait pris fin en 2014 et qu’elles étaient en situation litigieuse depuis lors. On peut dès lors en déduire que la relation de confiance qui liait les parties n’existait plus à la date de dépôt de la MUE contestée, à savoir le 25 juillet 2017. Autrement dit, on ne peut pas non plus considérer que le devoir de loyauté s’applique mécaniquement, comme nous le verrons plus loin.
Sur la marque antérieure de la demanderesse en nullité et son expiration
44 Comme nous l’avons déjà indiqué ci-dessus lors de l’exposé des faits de l’espèce, la prédécesseuse en droit de la demanderesse en nullité, l’entreprise Toya S.A., était titulaire de la MUE n° 5 907 951, qui était identique au signe contesté et concernait des produits et services presque identiques.
45 La MUE n° 5 907 951 a expiré le 15 mai 2017. Il ressort de la décision attaquée que la demanderesse en nullité «a expliqué pourquoi elle n’a pas renouvelé la MUE antérieure», à savoir que cela était «imputable à la procédure de liquidation», du fait que «la question de la propriété de la marque antérieure n’avait pas été clarifiée».
46 La division d’annulation aurait fondé ses conclusions sur les arguments présentés par la demanderesse en nullité le 12 novembre 2020, qui comprenaient la déclaration suivante: «En raison de l’avenir incertain des droits de propriété intellectuelle de la requérante à compter de la date d’ouverture de la liquidation, la protection de la marque de l’UE TOYA, enregistrée sous le numéro 005907951, n’a pas été prolongée dans les délais impartis.»
47 La chambre de recours estime que les déclarations susmentionnées, qui sont vagues et peu claires, ne constituent pas une explication appropriée. La chambre de recours n’est pas certaine de comprendre en quoi le prétendu «avenir incertain» des droits de propriété
06/02/2024, R 470/2023-2, TOYA (fig.)

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intellectuelle de la demanderesse en nullité au moment de la liquidation aurait pu avoir une incidence sur le choix d’autoriser l’expiration de la MUE n° 5 907 951. Même en présence d’incertitudes juridiques, il n’est pas logique, sur le plan commercial, de permettre sciemment l’enregistrement d’une MUE d’expirer. Cette approche laisse la chambre de recours particulièrement perplexe si l’on considère que la demanderesse en nullité, par l’envoi de sa première lettre de mise en demeure à la titulaire de la MUE moins de deux ans plus tard, a démontré qu’elle avait effectivement un intérêt à l’égard de la marque. À la lumière de l’ensemble des circonstances susmentionnées, la chambre de recours soupçonne que l’expiration de la MUE n° 5 907 951 relevait plutôt d’une simple omission que d’une décision consciente ou stratégique.
48 En tout état de cause, dans sa décision, la division d’annulation avait considéré la MUE n° 5 907 951 expirée comme un droit antérieur valide sur lequel l’allégation de mauvaise foi pouvait être fondée, malgré son expiration, en faisant remarquer que, en tout état de cause, la demanderesse en nullité ne doit pas nécessairement être titulaire d’un droit antérieur pour caractériser la mauvaise foi.
49 Conformément à l’article 53, paragraphe 8, du RMUE, si elle n’est pas renouvelée, la MUE est radiée du registre et sa radiation prend effet le jour suivant la date d’expiration. Elle n’est donc plus réputée exister ni produire d’effets juridiques. Mutatis mutandis, elle ne peut plus non plus être déclarée nulle dans le cadre d’une procédure d’annulation
[03/03/2022, R 1616/2021-4, ANITA/Anita (fig.) et.al., § 34].
50 Dans la décision attaquée, il est fait allusion à une exception à cette règle par référence à la jurisprudence des chambres de recours et du Tribunal [notamment, arrêt 08/05/2014,
T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 49 et décision de la chambre de recours du 21/12/2015, R 3028/2014-5, PM PEDRO MORAGO (fig.), § 25] et aux notions de valeur historique et de notoriété résiduelle d’une marque expirée. Autrement dit, d’après cette jurisprudence, une marque expirée pourrait être pertinente dans le cadre d’une procédure de mauvaise foi si elle a été utilisée dans une mesure telle qu’elle a acquis un degré suffisant de renommée pour être mémorisée, même après sa date d’expiration et son retrait du registre. Il convient à présent d’établir si tel est le cas ou non en l’espèce.
Sur l’usage de la MUE n° 5 907 951
51 Le dossier ne contient aucun élément de preuve concernant l’usage de la MUE n° 5 907 951. Dans ses arguments, la demanderesse en nullité indique bien avoir utilisé la marque, sans toutefois préciser pour quels produits et services, ni apporter une preuve détaillant cet usage.
52 Dans la décision attaquée, la division d’annulation affirme qu’une «intention d’usage» de la MUE n° 5 907 951 pourrait être présumée simplement parce qu’elle contient la dénomination sociale de sa titulaire, «TOYA», et que cette «intention d’usage» équivaut essentiellement à un usage effectif. La chambre de recours ne souscrit pas à cet argument, étant donné qu’il repose sur de simples spéculations. Tout d’abord, et comme nous l’avons déjà indiqué, aucun élément de preuve d’un quelconque usage n’a été versé au dossier. Ensuite, même si l’élément verbal «TOYA» faisait effectivement partie de la MUE n° 5 907 951, l’usage de «TOYA» seul (pour lequel une intention d’usage aurait raisonnablement pu être présumée, étant donné qu’il constitue l’élément essentiel de la dénomination sociale TOYA S.A.) ne saurait être assimilé à l’usage du signe figuratif
06/02/2024, R 470/2023-2, TOYA (fig.)

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. C’est par conséquent à tort que la division d’annulation a considéré comme acquis que la MUE n° 5 907 951 avait fait l’objet d’un usage sérieux.
53 Dès lors, en l’absence d’éléments de preuve appropriés, la chambre de recours n’est pas en mesure de déterminer si la MUE n° 5 907 951 pourrait avoir une valeur historique ou une renommée telle que le public s’en souviendrait même après son expiration et son retrait du registre. En l’absence de preuve de l’usage, la chambre de recours doit considérer la MUE n° 5 907 951 telle quelle, à savoir — la date de dépôt pertinente de la MUE contestée étant le 25 juillet 2017 — comme une marque qui avait cessé d’exister et de produire des effets juridiques.
Sur les intentions et la logique commerciale qui sous-tendent le dépôt de la MUE contestée par la titulaire de la MUE
54 Selon les conclusions tirées par la division d’annulation dans la décision attaquée, le devoir de loyauté susmentionné aurait voulu que la titulaire de la MUE ne dépose pas la MUE contestée sans en informer au préalable la demanderesse en nullité en tant que titulaire de la MUE n° 5 907 951. En outre, la division d’annulation a estimé que pour commettre une violation des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, la titulaire de la
MUE devait impérativement avoir un intérêt légitime à le faire.
55 La chambre de recours ne souscrit pas à cette approche. La décision de la titulaire de la MUE de déposer la MUE contestée n’est pas dépourvue de logique commerciale, pour les raisons ci-après.
56 D’abord, indépendamment du fait que d’éventuels litiges en matière de droits de marque restent en dehors du champ d’application de ce recours (et, à cet égard, de la procédure d’annulation), il peut être déduit des éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE (notamment l’annexe 2, qu’elle décrite au paragraphe 8 ci-dessus) qu’elle a à tout le moins
contribué à la conception et à la création du signe en 2007. Étant donné que la titulaire de la MUE était un partenaire commercial de l’entreprise Toya S.A. à l’époque et que la MUE identique n° 5 907 951 a été déposée par Toya S.A. peu de temps après, la chambre de recours ne voit aucune raison de remettre en cause cette affirmation que même la demanderesse en nullité ne réfute pas. Celle-ci se contente d’insister soit sur son absence de pertinence, soit sur le fait que la propriété du droit de marque sur le signe lui a désormais été transférée.
57 Ensuite, l’expiration de la MUE identique n° 5 907 951 signifiait qu’à compter du 16 mai 2017,
06/02/2024, R 470/2023-2, TOYA (fig.)

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le signe ne figurerait plus dans le registre des MUE. Le régime de la MUE reposant sur le principe du «premier déposant», la titulaire de la MUE a considéré la marque comme librement disponible et a demandé son enregistrement deux mois plus tard.
58 En somme, la chambre de recours estime plausible et raisonnable que la titulaire de la
MUE, qui en a créé les éléments graphiques (ou du moins contribué à sa création), ait souhaité l’enregistrer en tant que marque au vu de sa disponibilité après l’expiration de la MUE n° 5 907 951. En tant que personne ayant (à tout le moins) contribué à créer la marque, la titulaire de la MUE avait un intérêt légitime à enregistrer la marque [02/06/2022, R 2467/2019-2, DEVICE OF A RED ARROW IN A CIRCLE
(fig.)/DEVICE OF A RED ARROW IN A CIRCLE (fig.), § 82].
59 Enfin, en ce qui concerne la violation présumée de l’obligation de loyauté, la chambre de recours ne considère pas qu’une telle violation ait eu lieu. Les parties ayant mis fin à leur relation commerciale et la MUE n° 5 907 951 de la demanderesse en nullité ayant expiré et ayant été radiée du registre, la titulaire de la MUE n’avait aucune obligation morale d’informer la demanderesse en nullité avant le dépôt de la MUE contestée. En effet, la demanderesse en nullité n’ayant pas apporté de preuve de l’usage ou de la renommée résiduelle de la MUE n° 5 907 951 et ayant choisi de ne pas renouveler l’enregistrement, elle n’avait plus aucune revendication de quelque nature que ce soit à faire valoir sur le
signe et la titulaire de la MUE était libre de l’enregistrer en son propre nom.
Sur les arguments supplémentaires avancés en faveur de la mauvaise foi
60 La demanderesse en nullité insiste notamment sur le fait que la titulaire de la MUE cherchait avant tout à empêcher ou à retarder la liquidation de son entreprise en déposant la MUE contestée. La chambre de recours estime que ce point de vue n’est que simple spéculation, étant donné l’absence de lien objectif entre la MUE contestée et les actifs de l’entreprise en liquidation. Plus précisément, la MUE n° 5 907 951 ayant expiré, la
demanderesse en nullité n’est plus titulaire d’un droit antérieur sur le signe qui bénéficie d’une protection juridique (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 46-47). En substance, il n’y a absolument plus aucun lien entre le signe expiré et la MUE contestée.
61 En outre, la demanderesse en nullité estime que les tentatives de règlement amiable avec la titulaire de la MUE et l’absence de réaction de la part de cette dernière attestent encore des intentions malhonnêtes de la titulaire de la MUE.
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62 La demanderesse en nullité fait spécifiquement référence au contenu des deux lettres de mise en demeure envoyées à la titulaire de la MUE, déjà résumées ci-dessus aux paragraphes 36 et 37. Toutefois, la chambre de recours n’a trouvé une référence à un «règlement amiable» que dans la deuxième lettre:
63 De l’avis de la chambre de recours, malgré la présence du terme «amiable», ce libellé ne constitue pas une demande de règlement amiable, mais est au contraire formulé comme une menace. La demanderesse en nullité somme la titulaire de la MUE, en des termes sans équivoque, de renoncer à la MUE contestée. Il n’est dès lors pas surprenant que la titulaire de la MUE n’ait pas donné suite à la lettre. Cette circonstance n’est nullement déterminante pour conclure à l’existence de la mauvaise foi.
64 La demanderesse en nullité fait également valoir que la titulaire de la MUE a déposé la MUE contestée dans le seul but de nuire à ses intérêts et sans avoir l’intention de l’utiliser. Plus précisément, elle affirme que la titulaire de la MUE n’exerce aucune activité et n’est dès lors pas en mesure d’utiliser la marque. Elle ajoute que la titulaire de la MUE n’avait pas encore utilisé la MUE contestée à la date d’ouverture de la procédure d’annulation (11 novembre 2020), ce qui prouve selon elle l’intention malhonnête de la partie adverse.
65 À cet égard, la chambre de recours rappelle tout d’abord que l’intention malhonnête de la titulaire de la MUE est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence à des circonstances objectives (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42).
66 Quant à l’allégation de la titulaire de la MUE relative à l’absence d’usage du signe contesté à la date d’ouverture de la procédure d’annulation, elle est dénuée de pertinence, l’existence de la mauvaise foi alléguée devant déjà être démontrée à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la MUE contestée (14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 26), soit le 25 juillet 2017.
67 En tout état de cause, et à titre surabondant, il convient de relever qu’à la date d’ouverture de la procédure d’annulation, le signe contesté était enregistré depuis moins de cinq ans et qu’il bénéficiait donc toujours du délai de grâce, c’est-à-dire que la titulaire de la MUE n’était aucunement tenue d’utiliser la marque à cette époque.
68 L’autre affirmation selon laquelle la titulaire de la MUE ne possède pas d’entreprise et n’est dès lors pas en mesure d’utiliser directement le signe contesté est également dénuée de pertinence. Comme la titulaire de la MUE l’a fait valoir à juste titre, il peut également utiliser le signe en le concédant sous licence à un tiers.
69 Il s’ensuit que les circonstances relatives à l’usage de la MUE contestée ne constituent en aucun cas des facteurs objectifs permettant d’établir que la titulaire de la MUE avait des intentions malhonnêtes.
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Conclusion
70 Comme nous l’avons déjà indiqué plus haut, la bonne foi est présumée exister jusqu’à preuve du contraire. La chambre de recours estime que la demanderesse en nullité n’a pas prouvé de manière convaincante que la titulaire de la MUE a déposé la MUE contestée de mauvaise foi. Par conséquent, il n’appartenait pas à la titulaire de la MUE de prouver qu’elle a déposé le signe contesté de bonne foi en produisant des éléments de preuve visant à justifier ses intentions légitimes.
71 En tout état de cause, et contrairement aux conclusions tirées dans la décision attaquée, la chambre de recours estime que, sur la base des éléments de preuve versés au dossier, le dépôt de la MUE contestée par la titulaire de la MUE s’inscrit dans une logique commerciale, notamment parce qu’elle a à tout le moins contribué à sa création et que la marque était devenue librement disponible à l’enregistrement après l’expiration de la MUE n° 5 907 951.
72 D’autre part, et en résumé, les arguments et les éléments de preuve présentés par la demanderesse en nullité ne démontrent pas que les intentions subjectives de la titulaire de la MUE en ce qui concerne la demande de MUE contestée prouvent sa mauvaise foi au moment du dépôt de la marque contestée [06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.),
EU:T:2022:430, § 78-79]. En ce qui concerne la MUE contestée, le principe du premier déposant, inscrit à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, est donc réputé prévaloir (29/06/2017, T-343/14, Cipriani, EU:T:2017:458, § 23).
73 La demande en nullité est rejetée. Le recours est fondé et la décision attaquée est annulée dans son intégralité.
Frais
74 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse en nullité, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de la MUE aux fins des procédures d’annulation et de recours.
75 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la MUE, qui s’élèvent à 550 EUR.
76 En ce qui concerne la procédure de nullité, la demanderesse en nullité doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la MUE, soit 450 EUR. Le total des frais s’élève à 1 720 EUR.
06/02/2024, R 470/2023-2, TOYA (fig.)

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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
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1. annule la décision attaquée;
2. rejette la demande en nullité dans son intégralité;
3. condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais exposés par la titulaire de la MUE dans les procédures de recours et d’annulation pour un montant total de 1 720 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
06/02/2024, R 470/2023-2, TOYA (fig.)