LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la cinquième chambre de recours du 28 février 2024
Dans l’affaire R 1603/2023-5
bioMérieux
69280 Marcy l’Etoile France Opposante/requérante représentée par Plasseraud IP, 77 boulevard de la Bataille de Stalingrad, Park view- Tête d’Or, 69100 Villeurbanne (France)
contre
New/era/mabs GmbH
August-Bebel-Straße 89
14482 Potsdam
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par Claus Simandi, Kurfürstendamm 45, 10719 Berlin (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 117 285 (demande de marque de l’Union européenne no 18 166 494)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), R. Ocquet (membre) et A. Pohlmann
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/02/2024, R 1603/2023-5, SELMA/SALMA

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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 décembre 2019, New/era/mabs GmbH (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
SELMA
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour des produits compris dans les classes 1, 5, 9 et 10, et en particulier la liste suivante de produits compris dans la classe 9, qui font l’objet du présent recours:
Classe 9: Appareils non adaptés à un usage médical; Kits destinés à la science ou à la recherche.
2 La demande a été publiée le 23 janvier 2020.
3 Le 30 avril 2020, bioMérieux (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée, entre autres, pour les produits précités compris dans la classe 9.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne no 15 407 414
SALMA
déposée le 4 mai 2016 et enregistrée le 7 septembre 2016 pour les produits suivants:
Classe 1: Produits chimiques destinés à la science et à l’industrie, à savoir réactifs utilisés dans l’analyse microbiologique, milieux de culture pour la recherche, le test, la détection et le diagnostic de agents pathogènes et de contaminants.
6 Par décision du 30 mai 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion. Toutefois, l’opposition a été rejetée et, par conséquent, l’enregistrement de la demande contestée a été autorisé pour les produits compris dans la classe 9, qui font l’objet du présent recours (comme indiqué au paragraphe 1).
La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
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Produits contestés compris dans la classe 9
− L’opposante a fait valoir que les appareils contestés non adaptés à un usage médical; les kits destinés à la science ou à la recherche sont utilisés avec des réactifs chimiques, c’est-à-dire avec les produits chimiques de l’opposante utilisés dans la science et l’industrie, à savoir des réactifs utilisés dans l’analyse microbiologique, des milieux de culture pour la recherche, le test, la détection et le diagnostic de agents pathogènes et de contaminants compris dans la classe 1 et qu’ils sont complémentaires. Toutefois, les produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (11/05/2011,-74/10, FLACO/FLACO, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, 558/11-, ARTIS/ARTIS, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, 504/11-,
DIGNITUDE/Dignity, EU:T:2013:57, § 44).
− En l’espèce, lesproduits chimiques de l’opposante utilisés dans la science et l’industrie, à savoir les réactifs utilisés dans l’analyse microbiologique, les milieux de culture pour la recherche, le test, la détection et le diagnostic de agents pathogènes et de contaminants compris dans la classe 1 ne sont pas indispensables (essentiels) ou importants (significatifs) pour l’utilisation des appareils contestés non adaptés à un usage médical; kits destinés à la science ou à la recherche compris dans la classe 9.
− Enoutre, ces produits ont des natures et des destinations différentes, ne coïncident normalement pas par leurs producteurs et ne sont pas distribués par les mêmes canaux. Le fait qu’ils puissent cibler le même public pertinent ne suffit pas à les rendre similaires. Par conséquent, les « appareils non adaptés à un usage médical» contestés ne sont pas adaptés; les kits destinés à la science ou à la recherche sont différents des produits de l’opposante.
− L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
7 Le 27 juillet 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits contestés compris dans la classe 9. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 29 septembre 2023 et contenait les éléments de preuve suivants:
− Pièce 1: Un article web du site www.rapidmicrobiology.com expliquant les différentes méthodes et technologies de détection des agents pathogènes dans les aliments et les cosmétiques (https://www.rapidmicrobiology.com/test- method/molecular-testing-for-food-pathogens; https://www.rapidmicrobiology.com/test-method/rapid-microbiological-methods- for-the-home-and-beauty-industry);
− Pièce 2: Plusieurs documents (dépliants, extraits de sites web) montrant que les appareils et kits de microbiologie (tels que la détection/analyse des agents
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pathogènes alimentaires et les contaminants) sont nécessairement utilisés avec des réactifs chimiques et/ou des supports de culture.
− Pièce 3: (07/10/2022, C 45 606).
− Pièce 4: Quatre décisions rendues par l’EUIPO qui ont reconnu la similitude entre les produits relevant des classes 5 et 10.
8 La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Moyens et arguments de l’opposante
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Produits contestés compris dans la classe 9
− L’opposante conteste les conclusions de la division d’opposition dans les termes suivants:
• Premièrement, les appareils contestés non adaptés à un usage médical ne sont pas suffisamment clairs et précis pour déterminer l’étendue de la protection demandée et, par conséquent, aucune comparaison ne devrait être possible avec cette catégorie de produits.
• Si cette catégorie devait être jugée suffisamment claire et précise, elle est si large qu’elle comprend différents types de produits, dont des produits nécessairement utilisés avec les produits de la marque antérieure, en ce sens que ces derniers sont indispensables ou importants pour la première, ce qui aurait dû conduire l’Office à reconnaître une complémentarité entre eux. Ces produits ont la même destination et ont normalement le même producteur. Ils sont normalement distribués par les mêmes canaux.
Manque de clarté et de précision de certains des produits contestés
− La demande contestée «SELMA» couvre des appareils non adaptés à un usage médical compris dans la classe 9.
− Cette catégorie manque de clarté et de précision et n’est donc pas conforme à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE. En effet, cette catégorie de produits est trop large pour pouvoir déterminer l’étendue de la protection demandée par la demanderesse, étant donné que les appareils peuvent être de n’importe quelle sorte et destinés à des types de produits très hétérogènes.
− Par conséquent, l’opposante demande à la chambre de recours de rouvrir l’examen de la classification de la demande de marque de l’Union européenne contestée.
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Comparaison des produits
− Compte tenu du fait que les produits comparés sont complémentaires, qu’ils s’adressent au même public, partagent la même fonction, sont distribués par les mêmes canaux de distribution et sont utilisés simultanément, ils doivent être considérés comme similaires, à tout le moins à un faible degré.
Comparaison des signes
− Les signes SALMA et SELMA comparés sont très similaires sur les plans visuel et phonétique.
Appréciation globale du risque de confusion
− Conformément au principe d’interdépendance, même s’il existe un faible degré de similitude entre les produits respectifs en classes 1 et 9, ce degré est compensé par les fortes similitudes entre les marques. Il existe donc un risque de confusion entre les signes en conflit.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
12 L’opposante a formé un recours contre la décision attaquée uniquement dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits compris dans la classe 9 énumérés ci- dessus au paragraphe 1 de la présente décision.
13 La décision relative aux autres produits est désormais définitive et n’entre pas dans le cadre du présent recours.
Réouverture de l’examen
14 Ainsi qu’il ressort de l’article 161, lu conjointement avec l’article 47 du RMUE, et de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d'-opposition (18/02/2004, 10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
15 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, et que la chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou partie
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des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
16 Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
17 Le libellé de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE fait référence à un motif absolu de refus. Toutefois, cette base juridique doit être appliquée par analogie dans une affaire dans laquelle la chambre de recours considère que la désignation des produits et services de la marque contestée ne remplit pas l’exigence de l’article 33, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne la validité de la marque contestée, qui doit être examinée d’office [voir, en ce sens, 22/05/2023, R 1135/2016-2, mk ILLUMINATION (fig.)/MONT K ILLUMINATIONS (fig.) et al.].
18 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
19 En outre, conformément à l’article 45, paragraphe 2, et (3) du règlement de procédure des chambres de recours, dans le cadre d’un recours contre une décision de la division d’opposition, la chambre de recours peut, à tout moment, au moyen d’une décision de renvoi motivée conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, renvoyer la demande de MUE à l’instance qui a pris la décision attaquée, en recommandant de rouvrir l’examen sur la base des motifs absolus. Lorsque la chambre de recours a renvoyé une demande, le greffier suspend la procédure de recours jusqu’à ce que l’instance qui a rendu la décision attaquée informe les chambres de recours que l’examen des motifs absolus ne sera pas rouvert ou rend une nouvelle décision à la suite de la réouverture de l’examen et en informe les chambres de recours en conséquence.
20 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander la réouverture de l’examen pour les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé.
21 Conformément à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE, «les produits et services pour lesquels la protection de la marque est demandée doivent être identifiés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de la protection demandée».
22 La marque contestée vise à protéger, entre autres, les appareils non adaptés à un usage médical compris dans la classe 9.
23 Comme l’a fait valoir l’opposante, cette catégorie de produits semble trop large pour pouvoir déterminer l’étendue de la protection demandée par la demanderesse, étant donné que les «appareils» peuvent être de n’importe quel type et à n’importe quelle fin et peuvent cibler des types de produits très hétérogènes.
24 Étant donné que cette catégorie de produits pourrait concerner tout appareil compris dans la classe 9, qui serait beaucoup trop vague, le terme utilisé est peu clair et imprécis.
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25 Les appareils de désignation non adaptés à un usage médical compris dans la classe 9 ne répondent donc pas aux exigences de l’article 33, paragraphe 2, du RMUE.

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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour qu’il examine s’il y a lieu de rouvrir l’examen pour les appareils non adaptés à un usage médical en classe 9 pour lesquels l’enregistrement est demandé.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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