LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 21 juin 2024 Dans l’affaire R 1646/2023 1

INSYTE INSTABLES, S.A.
Miguel de Faraday, 20 — Edif Harmex GreenBuilding 2, Business Parque
La Carpetania 28906, Getafe (Madrid) Demanderesse en nullité/Demanderesse au
Espagne recours contre
INSYTE, S.A.
Qualité, 6 — Pol. IND. Oliviers 28906 Getafe (Madrid)
Espagne Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par Oriol Asensio IP, SLP, Martínez Izquierdo, 19, droit local, 28028, Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 53 260 C (marque de l’Union européenne enregistrée no 18 343 481)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), A. González Fernández (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 novembre 2020, INSYTE, S.A. (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque suivante:
INSYTE
pour les produits et services suivants:
Classe 9: moniteurs; lecteurs optiques; scanners; programmes informatiques enregistrés pour tout type de support; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou le contrôle de la distribution ou de la consommation d’électricité; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données; logiciels téléchargeables; appareils d’alimentation électrique; modems; Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, de test, géodésiques, de secours (sauvetage) et d’enseignement; imprimantes; programmes informatiques (programmes) enregistrés; supports vierges ou enregistrés, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou vierges; disques; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; appareils d’alimentation électrique sans interruption.
Classe 37: entretien et réparation d’installations électroniques; installation, maintenance et réparation de matériel informatique et d’équipements de télécommunication; matériel informatique (installation, maintenance et réparation); services de construction; installation, entretien et réparation de matériel informatique; installation, maintenance et réparation d’équipements et d’équipements électriques et électroniques.
Classe 39: Distribution, transport, stockage et emballage de sources d’énergie sans interruption, équipements et appareils électriques et électroniques et équipements informatiques, leurs composants et accessoires et leurs pièces de rechange; emballage et entreposage de marchandises; transport
2 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée le 21 décembre 2020 et la marque a été enregistrée le 30 mai 2021.
3 Le 4 mars 2022, INSYTE Instalaciones, S.A. (ci-après, «la demanderesse en nullité») a introduit une demande en nullité à l’encontre de tous les produits et services de la marque enregistrée (ci-après la «marque contestée») décrite au paragraphe 1. Le motif de nullité invoqué était l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, relatif à la mauvaise foi au moment de la demande d’enregistrement de la MUE.
4 Par décision du 2 juin 2023 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité, ordonnant à la demanderesse en nullité de supporter les frais. Son raisonnement peut être résumé comme suit:
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− En 1987, INSYTE S.A. Le nom INSYTE est utilisé depuis sa création en 1987 et comme nom de domaine depuis
2000. Il est utilisé en tant que signe figuratif .
− En 1990, M. R. M. et E. R. P. ont formé INSYTE Instalaciones, S.A., qui paient chacun 50 % du capital social. L’intention des partenaires était de lancer un groupe de sociétés dans lequel les deux partenaires conserveraient la même proportion dans toutes les entreprises.
− Selon les arguments des parties, le titulaire de la MUE a consenti à ce que la demanderesse en nullité utilise le terme INSYTE dans sa dénomination sociale, compte tenu des affinités entre les associés et de l’intention de collaborer à la vie des affaires, mais ledit consentement a été accordé sur la base d’une collaboration, que Insyte INSYTE INSYTE Instalaciones S.A. n’est pas en concurrence avec INSYTE, S.A. et qu’il n’y a pas de préjudice à ses propres droits et intérêts d’INSYTE, SA.
− En 2006, INSYTE, S.A. a sollicité l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée pour la protection du mot INSYTE.
− En 2008, après plus de 18 ans de relation d’entreprise, les partenaires ont décidé de se séparer, chacun en prenant la propriété d’une des sociétés du groupe. M. E. R. P. est devenu la propriété d’INSYTE, S.A. et de M. R. R. M appartenant à INSYTE Instalaciones, S.A.
− Les deux sociétés ont continué à coexister sur le marché en ligne et l’usage du nom «INSYTE» a été maintenu par les deux entreprises depuis la séparation des partenaires, d’une manière qui a été autorisée par la titulaire de la MUE. Dans la vie des affaires, la demanderesse en nullité a utilisé le signe figuratif suivant:

− En 2020, dans le but d’améliorer la protection de ses droits de marque, INSYTE S.A. a sollicité l’enregistrement de nouvelles marques, à savoir la MUE contestée, la marque verbale espagnole no M 4 095 270, INSYTE enregistrée pour des produits et services compris dans les classes 9, 37 et 39 et la marque figurative espagnole no M
4 095 273, enregistrée pour des produits et services compris dans les classes 9, 37 et 39.
− En juillet 2021, la demanderesse en nullité a reçu une communication par laquelle elle savait qu’INSYTE, S.A. avait enregistré la marque de l’Union européenne
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contestée. Cette communication invitait la requérante à cesser d’utiliser le nom INSYTE.
− La demanderesse en nullité fait valoir que la titulaire de la MUE avait pleinement connaissance de l’usage fait par la demanderesse en nullité de la marque «INSYTE». La demande d’enregistrement de la MUE contestée, ainsi que la revendication ultérieure de la titulaire de la MUE visant à ce que la demanderesse en nullité cesse de l’utiliser, ont été introduites pour nuire à l’activité de la titulaire de la MUE et tirer profit de la situation sur le marché.
− La demanderesse en nullité ajoute qu’elle n’a procédé à l’enregistrement ni de la marque verbale ni figurative, puisque ledit enregistrement aurait généré un droit ou un avantage non désiré, puisque la coexistence entre les entreprises avait été paisible depuis 2008 et qu’il était clair que le secteur était ciblé par chacune des entreprises. En outre, elle n’était même pas en concurrence avec Insyte, S.A., maintenant l’accord entre les partenaires au moment de la séparation.
− La demanderesse en nullité fait valoir que le chiffre d’affaires, figurant dans les comptes annuels, a augmenté, puisque sa présence sur le marché et l’utilisation de ses signes d’identification et de sa dénomination sociale INSYTE Instalaciones sont bien connues des clients et des fournisseurs, puisqu’ils montrent plusieurs prix gagnés, des certificats émis par des clients et des fournisseurs et des impressions de divers sites Internet comprenant des collaborations ou des sponsors de la part de la demanderesse.
− A l’appui de ses arguments, la demanderesse en nullité a produit les documents suivants:
• Document no 1: acte de constitution d’Insyte Instalaciones, S.A.
• Document no 2: acte de cession d’actions et d’actions entre M. R. M. et E. R. P.
• Document no 3: copie de la communication signée par le représentant de la titulaire informant la demanderesse que, comme Insyte, S.A. est titulaire des enregistrements de MUE no 18 343 481 et no 5 090 791 et des enregistrements de marques espagnoles no 4 095 270 et no 4 095 273, la demanderesse utilise indûment le nom INSYTE.
• Documents no 4 et no 5: certificats d’enregistrement de la MUE de la titulaire.
• Document no 6: copie de la télécopie envoyée le 23 juillet 2021 par le représentant de la demanderesse au représentant de la titulaire en réponse à la revendication d’usage de la marque «INSYTE».
• Document no 7: copie de l’acte de publication d’accords sociaux, dans lequel M. R. R. M. est nommé administrateur unique d’Insyte Instalaciones, S.A., en date du 13 février 2008.
• Document no 11: impressions de différentes pages web avec des références à des prix décernés à la demanderesse.
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• Documents no 12 et no 13: des certificats émis par les clients et fournisseurs de la demanderesse prouvant qu’ils connaissaient sa marque, son nom et son logo.
− Bien que la demanderesse fasse référence aux documents no 8, 9, 10, 14 et 15, ceux- ci n’ont pas été fournis.
− La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme qu’elle est une société légalement constituée en Espagne en 1987 et a donc la priorité sur la demanderesse en nullité. Elle prétend également avoir utilisé, sans opposition, le signe INSYTE depuis sa naissance, en 1987.
− La titulaire de la marque de l’Union européenne rejette les arguments de la demanderesse en nullité en ce qui concerne la prétendue similitude entre les partenaires et l’existence d’un groupe d’entreprises ou l’intention de lancer un groupe d’entreprises. Elle fait valoir que ce qui existait était le désir de certains associés de créer une nouvelle société, INSYTE Instalaciones, S.A., en tant qu’entité juridique indépendante et autonome à INSYTE, S.A., afin de tirer profit des synergies qui existaient dans INSYTE Instalaciones, S.A., mais souhaitait canaliser par la collaboration commerciale le risque et le projet de la nouvelle société.
− L’enregistrement de la marque contestée a été effectué dans le seul but d’améliorer la protection de ses droits de marque. Le fait que les entreprises aient collaboré ou que la demanderesse en nullité inclue le mot «INSYTE» dans sa dénomination sociale ne prive pas le titulaire de son droit d’enregistrer ses marques et d’exercer ses droits sur celles-ci. La titulaire fait valoir qu’il n’y a pas d’intention malhonnête lorsque, en tant que titulaire légitime de droits de priorité, elle demande et enregistre les signes l’identifiant sur le marché.
− La titulaire de la MUE affirme que le délai de prescription par tolérance de l’article 61 du RMUE s’applique, puisqu’elle a enregistré et utilisé la marque sans opposition de la demanderesse en nullité, pendant une période de cinq ans après l’enregistrement de la marque.
− À l’appui de ses arguments, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les annexes suivantes:
• Annexe 1: acte constitutif de la société Insyte, S.A.
• Annexe 2: copie d’un bulletin de paye publié par INSYTE
, S.A., daté du 30 septembre 2001.
• Annexe 3: copie de diverses factures émises par la titulaire de la marque de l’Union européenne, montrant le signe figuratif insyte, datées de 2005, 2006, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.
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• Annexe 4: catalogue sur lequel figure le signe . Elle fait référence à la société Insyte et à sa formation en 1985. Bien que le catalogue ne soit pas daté, il est fait référence au prix Ericsson España à Excellence à la prévention 2002.
• Annexe 5: modification des statuts d’Insyte S.A, datée du 12 juin 2002.
• Annexe 6: copie de la demande de marque contestée, datée du 23 mai 2006.
• Annexe 7: extrait d’eSearch avec des informations sur l’enregistrement de la marque contestée.
• Annexe 8: certificat d’enregistrement de la marque contestée.
• Annexe 9: demande de renouvellement de la marque contestée.
• Annexe 10: notification du renouvellement de la marque contestée.
• Annexe 11: impression du site internet insyte.es.
• Annexe 12: extrait du site internet du ministère des affaires économiques et de la transformation numérique contenant des informations de domaine
«insyte.es», enregistrée le 21 août 2000.
• Annexe 13: impressions du site internet insyteinstalacion.es.
• Annexe 14: copie de l’avis juridique du site web de la demanderesse.
• Annexe 15: un catalogue de la demanderesse Insyte Instalaciones montrant le
signe .
• Annexe 16: extrait du site internet du ministère des affaires économiques et de la transformation numérique contenant des informations de domaine «insyteinstalaciones.es», enregistrée le 22 novembre 2005.
• Annexe 17: extrait de l’enregistrement international de la marque no 1 489 914 «INSYTE» avec désignation dans l’Union européenne.
• Annexe 17a: traduction de l’extrait de l’enregistrement de la marque internationale no 1 489 914.
• Annexe 18: copie de l’opposition formée par la titulaire à l’encontre de la désignation européenne de la marque internationale no 1 489 914.
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• Annexe 18a: traduction de l’opposition formée à l’encontre de la désignation européenne de la marque internationale no 1 489 914.
• Annexe 19: communication de la clôture de la procédure d’opposition à la suite du retrait de la désignation européenne de la marque internationale no
1 489 914.
• Annexe 19a: traduction de la communication relative à la conclusion de la procédure d’opposition.
• Annexe 20: copie de la demande d’enregistrement de la marque espagnole no M 4 095 270 «INSYTE», datée du 23 novembre 2020.
• Annexe 21: copie de la décision d’octroi de l’enregistrement de la marque no M 4 095 270.
• Annexe 22: copie du certificat d’enregistrement de la marque espagnole no M 4 095 270.
• Annexe 23: copie de la demande d’enregistrement de la marque espagnole no M
4 095 273, datée du 23 novembre 2020.
• Annexe 24: copie de la décision d’octroi de l’enregistrement de la marque no M 4 095 273.
• Annexe 25: copie du certificat d’enregistrement de la marque espagnole no M 4 095 273.
• Annexe 26: copie de la demande de marque de l’Union européenne no 18 343 481 «INSYTE» datée du 23 novembre 2020.
• Annexe 27: copie de la communication de la publication de l’enregistrement de la MUE no 18 343481.
• Annexe 28: copie du certificat d’enregistrement de la MUE no 18 343 481.
• Annexe 29: copie de l’instance d’opposition déposée par le titulaire de la MUE contestée à l’encontre de la demande d’enregistrement de la marque espagnole no M4 092 523, INSYTEC.ES.
• Annexe 30: copie de l’acte d’opposition à l’encontre de la demande d’enregistrement de la marque espagnole no M 4 092 523, INSYTEC.ES.
• Annexe 31: copie de la décision refusant l’enregistrement de la marque espagnole no M 4 092 523.
• Annexe 32: copie de la division d’opposition à l’encontre de l’enregistrement du nom commercial no N 438 388, INSITEC.
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• Annexe 33: copie de l’acte d’opposition à l’enregistrement du nom commercial no N 438 388.
• Annexe 34: copie de la notification de réception d’une demande en nullité de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 343 481, INSYTE.
• Annexe 35: copie de la demande de procédure ordinaire en nullité de l’enregistrement de la marque no 4 095 270, «INSYTE», et no 4 095 273, déposée devant le Tribunal de commerce de Madrid par Insyte Instalaciones, datée du 4 novembre 2021.
− À la lumière des arguments des parties, il est considéré que, dans la mesure où l’enregistrement de la marque de l’Union européenne a été effectué au nom d’INSYTE S.A., et non au nom d’un seul des associés qui, à l’époque, étaient administrés conjointement par les sociétés, aucune action ne reflète clairement une intention malhonnête ou est contraire aux principes reconnus d’un comportement éthique ou aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Le fait que M. R. M. ignorait qu’à cette date la marque de l’Union européenne contestée était enregistrée au nom d’une de ses entreprises ne permet pas de conclure que la demande a été déposée de mauvaise foi.
− Il existe des preuves de mauvaise foi lors de l’enregistrement d’une MUE lorsque la demande de MUE a été déposée sans l’intention de l’utiliser, mais uniquement dans le but d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché. Toutefois, la titulaire de la MUE a affirmé que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée avait pour seul objectif d’améliorer la protection de ses droits de marque. En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne utilise le signe INSYTE S.A. depuis longtemps avant le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, à savoir depuis sa constitution en tant que société en 1987 et en tant que nom de domaine depuis 2000. Par conséquent, la demanderesse en nullité n’a pas prouvé l’existence d’une intention malhonnête, de mauvaise foi, de la part de la titulaire de la MUE contestée lors de la demande d’enregistrement de celle-ci.
Résumé des arguments des parties
5 Le 1 août 2023, INSYTE Instalaciones, S.A., la demanderesse en nullité, a formé un recours contre la décision de la division d’annulation du 1 juin 2023, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Avec l’acte de recours, le mémoire exposant les motifs du recours était accompagné d’un mémoire exposant les motifs du recours, dont le raisonnement principal était le suivant:
− Dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a pas correctement apprécié les éléments de preuve versés au dossier qui permettraient de conclure que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée a été effectué de mauvaise foi.
− INSYTE, S.A. a été géré par des administrateurs mixtes de 2002 à sa séparation en 2008. La titulaire de la MUE n’a pas présenté de document dans lequel l’organe de direction avait approuvé l’enregistrement de la marque ou les conditions d’usage de cette marque, puisque la manière dont l’organe de direction fonctionne exigeait que
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les deux administrateurs aient accepté cette action ensemble. Il n’y a pas d’accord dans lequel l’enregistrement de la marque était envisagé et n’était pas connu de la demanderesse en nullité.
− En 2008, il n’y a pas eu d’accord sur la séparation des partenaires et rien n’a été mentionné ou communiqué quant à l’existence de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée.
− Depuis plus de 13 ans, il y a eu coexistence pacifique et utilisation des marques de 2008 à 2 021, sans qu’aucune action en défense de la marque de l’Union européenne contestée n’ait été engagée, ce qui démontre la mauvaise foi des actions de la titulaire de la MUE.
− Les deux marques nationales demandées par la titulaire de la MUE contestée, numérotées M 4 095 270 et M 4 095 273, font également l’objet d’un recours devant les tribunaux espagnols et ne justifient pas un usage légitime.
− Depuis 1990, la demanderesse en nullité a fait usage de la marque «INSYTE», puisqu’elle a été créée au sein du même groupe de sociétés qui avait formé les deux partenaires et utilise ladite marque depuis cette date, ainsi qu’il ressort des pièces de preuve présentées, à savoir les documents no 11 à no 15, de la revendication initiale, ayant fait usage desdits éléments distinctifs depuis 2000, mais n’avait été informée d’aucun type d’obstacle à l’usage jusqu’en 2021. Cela montre que les deux parties ont consenti à l’usage des marques, et donc à la communication de 2021, pour empêcher l’usage de la marque et des éléments dont INSYTE Instalaciones, S.A. avait utilisé depuis sa naissance, comme preuve de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne afin d’empêcher la demanderesse en nullité de prendre des mesures financières.
− La titulaire de la marque de l’Union européenne a une connaissance personnelle non seulement de l’activité de la demanderesse en nullité, mais aussi de ses cadres, employés et administratifs avec lesquels elle a été en contact. Le titulaire de la marque de l’Union européenne avait connaissance de l’usage du signe INSYTE par la demanderesse en nullité depuis 1990. L’enregistrement de la MUE reflète l’intérêt à obtenir un avantage qui n’est pas le sien et dans un but clair de nuire à la demanderesse en nullité. La demanderesse de la MUE a enregistré la marque de l’Union européenne contestée sans intention de l’utiliser, mais uniquement dans le but d’empêcher la demanderesse en nullité d’entrer sur le marché. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée a été effectué de mauvaise foi.
− Les critères jurisprudentiels permettant d’apprécier la mauvaise foi lors de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne sont remplis en l’espèce.
6 Le 3 octobre 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a répondu au recours, demandant que celui-ci soit rejeté dans son intégralité et que la demanderesse en nullité soit condamnée aux dépens. Ses arguments peuvent être résumés comme suit:
− L’appréciation des preuves est correcte dans la décision attaquée. Il est dûment fondé en droit et il est confirmé.
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− Il n’y a pas d’intention malhonnête lorsque le titulaire légitime des droits de priorité demande et enregistre les signes qui les identifient sur le marché.
− La demanderesse en nullité ne fournit aucun élément de nature à démontrer que les parties ont consenti à la situation sur une longue période. Même s’il était prouvé, cela n’empêcherait pas la titulaire de la MUE d’enregistrer sa marque.
− INSYTE, SA. est la société originale avec des droits de priorité sur le signe INSYTE. Fondée en 1987, elle est opérationnelle depuis lors et propose ses produits et services sur le marché.
− INSYTE était le créateur original du mot «INSYTE». Pour la première fois, c’est le nom «INSYTE» qui provient de l’union entre les termes «Instalaciones» «Y» «Telefonia» et auxquels appartiennent les droits de propriété intellectuelle et industrielle. INSYTE Instalaciones ne pouvait pas avoir de droits puisqu’elle n’existait pas à l’époque. Le mot «INSYTE» n’a pas été créé ensemble par INSYTE et INSYTE Instalaciones, S.A.
− INSYTE Instalaciones, S.A. a été fondée 3 ans plus tard et a inclus le mot «INSYTE» dans sa dénomination sociale «INSYTE Instalaciones, S.A.» sachant que le signe «INSYTE» appartient à INSYTE et qu’il est utilisé en priorité par INSYTE.
− En 2006, INSYTE, S.A. a correctement sollicité et enregistré la marque de l’Union européenne figurative no 5 090 791 «INSYTE». Enregistré ultérieurement d’autres marques. Tous les enregistrements ont été effectués en fonction de leurs besoins et sur la base d’un intérêt légitime à protéger le signe distinctif l’identifiant sur le marché. Cette demande de marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet d’une opposition de la part de tiers. L’intention d’INSYTE au moment de l’enregistrement était de mieux protéger les droits et intérêts légitimes d’INSYTE, S.A. et non la simple intention de porter préjudice à INSYTE Instalaciones, S.A.
− INSYTE, S.A. a défendu sa marque en formant des oppositions contre des demandes d’enregistrement ultérieures, comme on peut le voir dans les documents no 18, no 30 et no 33.
− INSYTE Instalaciones, S.A. n’a jamais fait usage du signe du titulaire du
Marque de l’Union européenne contestée .
Motifs
7 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et est dès lors recevable. Cependant, le recours est rejeté. Elle ne remplit pas les conditions d’application de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, comme il sera examiné ci-après.
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Article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
8 L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
9 La mauvaise foi n’est ni définie, ni délimitée, ni décrite d’une quelconque manière dans la législation européenne sur les marques. Une description possible de la mauvaise foi serait: «comportement s’écartant des principes reconnus comme entourant un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale», ainsi qu’il ressort des conclusions de l’avocat général Sharpston du 11/06/2009, C- 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60; 01/04/2009, R 529/2008-4, FS, (fig.), § 14; 14/05/2019, 795/17-, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 23.
10 Parmi les facteurs pertinents pour apprécier l’existence de la mauvaise foi, la jurisprudence sur les marques de l’Union européenne a indiqué, à titre purement illustratif, notamment: le fait que le demandeur sait ou doit savoir que l’utilisation d’un signe identique ou similaire pour des produits et services identiques ou similaires prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé; l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe; et le degré de protection dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé (11/06/2009, C- 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53; 15/09/2016, T-453/15, VOGUE (fig.),
EU:T:2016:491, § 39; et du 14/02/2012, T-33/11, Bibag, EU:T:2012:77, § 18-20).
11 Une demande de marque déposée sans intention de l’utiliser pour les produits et services désignés par l’enregistrement constitue une mauvaise foi au sens de ces dispositions si le demandeur de cette marque avait l’intention de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes ou en vue d’obtenir, sans même se focaliser sur un tiers déterminé, un droit exclusif à d’autres fins que celles correspondant aux fonctions de la marque (29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 81). En l’espèce, l’intention de la titulaire de la marque de l’Union européenne en ce sens qu’elle peut porter préjudice aux intérêts de tiers d’une manière qui n’est pas conforme aux usages honnêtes est intéressante, ainsi qu’il sera exposé ci-après.
12 La mauvaise foi implique une motivation subjective de la part du demandeur de la MUE, qui doit être déterminée par référence à des circonstances objectives. En effet, l’intention malhonnête de la titulaire de la MUE est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives (11/06/2009, 529/07-, Lindt Goldhase,
EU:C:2009:361, § 42).
13 La Cour de justice de l’Union européenne a précisé comment il convenait d’interpréter la notion de «mauvaise foi», en indiquant, entre autres, que son existence devait être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce au moment du dépôt de la demande de marque contestée (11/06/2009, C-529/07, Lindt
Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
14 Dans l’analyse globale à effectuer afin de déterminer l’existence de la mauvaise foi, il peut également être tenu compte de l’origine du signe en cause et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne et de la chronologie des événements ayant conduit à ce dépôt (26/02/2015, T-257/11,
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COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68; 09/07/2015, T-100/13, CAMOMILLA,
EU:T:2015:481, § 35 et 36; 11/07/2013, 321/10-, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 23).
15 Conformément aux directives de la jurisprudence antérieures, la chambre de recours abordera les questions relatives à la création du signe, au droit au signe, aux actions antérieures à l’enregistrement et à l’intention au moment de l’enregistrement, la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée étant le 23 novembre 2020.
Création du signe
16 La création du signe contesté est directement liée à la création d’un autre signe antérieur,
qui a donné lieu à la MUE no 5 090 791 , et qui est déterminant pour l’appréciation d’un éventuel enregistrement de mauvaise foi de la marque de l’Union européenne contestée no 18 343 481, «INSYTE», ainsi qu’il ressort également des arguments de la demanderesse en nullité.
17 Comme l’a souligné le titulaire de la marque de l’Union européenne contestée no
18 343 481, «INSYTE», l’objectif de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée à présent était d’améliorer la portée de la marque de l’Union
européenne no 5 090 791. En fait, la marque de l’Union européenne contestée no 18 343 481, «INSYTE», contient le même élément verbal et le seul élément verbal
que la marque qui la précède dans le temps. Les deux marques portant la légende «INSYTE» concernent également le même secteur commercial. En fait, les deux protègent des produits et services connexes compris dans les mêmes classes 9, 37 et 39.
18 À la lumière de ce fait, il convient de noter que la chambre de recours, en prenant comme première référence la marque de l’Union européenne no 5 090 791, sur laquelle la marque de l’Union européenne contestée est fondée, a été constituée le 15 décembre 1987 par INSYTE, S.A. à partir de l’acte constitutif de la société fourni en tant que document no 1 par la titulaire de la marque de l’Union européenne que Don R. M. et son épouse apparaissent comme partenaires dans cette dernière. De même, l’acte de constitution se présente comme Doña C. Q. C. C., qui est l’épouse de Don E. R. P. Il peut en être déduit que le régime matrimonial de Doña C. Q. C. et Don E. R. P. est celui des gagnants, ce qui serait irrogle Don E. R. P. avec la copropriété d’actions d’INSYTE, S.A. Toutefois, ce point n’est pas expressément précisé dans l’acte constitutif, comme il apparaît dans l’acte de cession du 13 février 2008.
19 La connaissance mutuelle et le lien commercial entre Don R. M. M. et Don E. R. P sont également visibles dans le document no 5 fourni par la titulaire de la marque de l’Union européenne, qui consiste en un instrument rectifiant les statuts d’INSYTE, S.A., daté du
12 juin 2002. Cet acte indique que Don R. M. et Don E. R. P. sont des administrateurs mixtes de la société INSYTE, S.A.
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20 DON R. M. indique être titulaire du terme INSYTE utilisé dans la dénomination sociale
INSYTE, S.A., qui a par la suite créé le dessin de la marque figurative contestée.
21 Le terme INSYTE, partie intégrante de la MUE, aurait pu être conçu par l’un des partenaires ou conjointement, soit directement, soit par un ordre créatif. La documentation contenue dans le dossier ne permet pas de déterminer clairement qui ou qui étaient les créateurs.
22 Toutefois, il est possible de déterminer quels étaient leurs propriétaires. À la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne, INSYTE, S.A. était détenue par Don R. R. M. et Don E. R. P. du fait d’avoir des parts dans leur capital social, ce qui leur conférait indubitablement un droit de copropriété sur le signe. DON R. R. M. a cessé d’être membre des actionnaires d’INSYTE, S.A. en 2008, lorsque les deux associés ont signé l’acte de vente des actions de la société qui avaient traversé INSYTE, S.A. et INSYTE Instalaciones, S.A., afin d’effectuer des démarches commerciales distinctes.
23 À la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne no 18 343 481, qui est désormais contestée, en 2020, la propriété de la marque demeure détenue par INSYTE, S.A., bien qu’elle n’ait plus à cette époque Don R. R. M. comme, en 2008, elle a signé avec l’autre associé, Don E. R. P., l’acte de vente des actions de la société ayant traversé INSYTE, S.A. et INSYTE Instalaciones, S.A, afin de prendre des pains commerciaux distincts.
Actions antérieures à l’enregistrement
24 Comme indiqué ci-dessus, d’après ses arguments et documents présentés avant la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée, Don R. R. M. et Don E. R. P. étaient connus et partageaient des activités professionnelles.
25 Outre l’activité commerciale relevant du cadre juridique de la société INSYTE, S.A., créée en 1987, le 28 mai 1990, Don R. R. M et Don E. R. P. ont créé INSYTE
Instalaciones, S.A., deux associés de cette société.
Intention subjective au moment de l’enregistrement
26 La titulaire de la MUE contestée INSYTE, S.A. a déclaré que son intention, lors de
l’enregistrement de la première marque de l’Union européenne no 5 090 791, n’était autre que de protéger dans le registre le signe distinctif sous lequel elles fournissaient leurs services professionnels dans la vie des affaires. Lorsqu’elle a demandé l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée no 18 343 481, «INSYTE», l’intention n’était autre que d’étendre la protection de la marque antérieure. De même, elle a enregistré certaines marques nationales espagnoles.
27 La demanderesse en nullité soutient que la titulaire de la MUE était de mauvaise foi au moment de la demande d’enregistrement de la marque, ce qui est démontré à deux égards. D’une part, parce que la demande d’enregistrement a été faite avec son ignorance et, d’autre part, parce qu’elle a été déposée sans être en concurrence en tant qu’administrateur commun.
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28 Au moment de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 090 791, en 2006, tant Don R. R. M. que Don E. R. P. détenaient des droits de propriété sur le capital social d’INSYTE, S.A., qui étaient également des administrateurs mixtes.
29 En ce qui concerne la question du manque de connaissance de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne par Don R. R. M., bien que cela ne semble pas être ce que l’on pourrait attendre dans le contexte de la relation professionnelle étroite entre Don R. R. M. et Don E. R. P. qui s’est tenue pendant longtemps, elle ne saurait être automatiquement et immédiatement décrite comme un acte de mauvaise foi.
30 La raison en est que l’acte d’enregistrement d’une MUE, indépendamment du paiement de la taxe d’enregistrement, implique généralement un acte positif pour ses titulaires, qui, en comptabilité, incorpore une immobilisation incorporelle ayant au moins la valeur de ses frais d’enregistrement dans leur société.
31 S’agissant d’une demande d’enregistrement de MUE par un administrateur commun sans la présence de l’autre administrateur, si, comme le souligne le demandeur en nullité, elle peut constituer un acte illégal de nullité en vertu du droit espagnol, elle ne constitue pas en soi sans équivoque un acte contraire à la bonne foi. Pour des raisons de concurrence, la chambre de recours ne peut pas se pencher sur la question de savoir si l’acte de la demande de marque de l’Union européenne déposé par un administrateur conjoint de la société est un acte valable en vertu du droit administratif, mais avec le raisonnement susmentionné, ledit acte augmente les actifs des actifs de la titulaire de la marque de l’Union européenne, dont Don R. R. M. et Don E. R. P. étaient cotitulaires.
32 En 2020, lorsque l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée no 18 343 481 a été demandé, INSYTE, Don R. R. M. n’était plus partie à la propriété d’INSYTE, S.A., raison pour laquelle les considérations qui précèdent ne sont pas strictement applicables.
Connaissance du signe INSYTE
33 Au moment de la demande d’enregistrement tant de la marque de l’Union européenne no 5 090 791 que de la MUE no 18 343 481, INSYTE, qui fait l’objet du présent recours, son titulaire, tout comme la demanderesse en nullité, avait connaissance du signe
INSYTE. En effet, INSYTE, S.A. et INSYTE Instalaciones, S.A. ont utilisé des signes distinctifs dans le cadre de leur activité économique incluant le terme INSYTE.
34 L’usage du signe INSYTE avec ou sans graphisme a été utilisé dans la vie des affaires par la titulaire de la MUE contestée et de la MUE no 5 090 791 avant son enregistrement en tant que marque, comme le prouvent les documents no 4 et no 5 produits par la titulaire de la MUE. Le document no 4 contient des factures émises par INSYTE, S.A., entre autres, en janvier 2005 et en janvier 2006, sur lesquelles figure le signe de la
marque de l’Union européenne contestée . Le document no 5 contient un catalogue d’INSYTE, S.A., sur lequel figure le signe de la marque de l’Union
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européenne et, bien que non daté, la référence au prix Ericsson España à Excellence de Prevención 2002 permet de répertorier son usage à une date antérieure à la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée.
35 Le terme «INSYTE» semble également suggérer qu’il a été utilisé dans la vie des affaires par la demanderesse en nullité avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne no 5 090 791. Cela peut être déduit indirectement de la combinaison des documents no 15 et no 16 produits par la demanderesse en nullité. Le document no
15 contient un catalogue de services non daté pour la demanderesse en nullité avec le
signe . Le document no 16 contient un extrait du site internet du ministère de l’économie et de la transformation numérique contenant des informations sur le domaine «insyteinstalaciones.es», daté du 22 novembre 2005.
Appréciation globale
36 La Cour de justice de l’Union européenne a précisé comment il convenait d’interpréter la notion de «mauvaise foi», en indiquant, entre autres, que son existence devait être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce au moment du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
37 La marque contestée est fondée sur une marque de l’Union européenne antérieure no 5 090 791, qui contient également la légende «INSYTE» présente dans la MUE contestée et qui a été demandée le 23 mai 2006, date pertinente à laquelle les circonstances de l’affaire doivent être examinées chronologiquement.
38 En ce qui concerne la création du premier signe, la chambre de recours ne dispose d’aucun élément de jugement nécessaire pour pouvoir identifier le ou les créateur (s) du terme «INSYTE» et de la représentation graphique de la MUE. Toutefois, la chambre de recours peut identifier leurs propriétaires. Ainsi, la MUE a été demandée par INSYTE, S.A., dont l’actionnaire appartenait au moins à Don R. M et Don E. R. P.
39 Le fait que la première marque de l’Union européenne no 5 090 791 ait été déposée le 23 mai 2006 sans la concordance et la connaissance de l’administrateur conjoint Don R. R. M, malgré le fait qu’elle ne semble pas logique dans la relation professionnelle entre les deux administrateurs et sans préjudice de l’implication juridique conformément au droit national, ne peut être décrit dans le litige dans le présent recours comme un acte non équivoque de mauvaise foi. Le simple acte de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, comme indiqué, à l’exception de l’effet négatif du paiement de la taxe d’enregistrement, constitue un acte positif qui augmente les actifs de la société titulaire de la marque de l’Union européenne, INSYTE, S.A. Au moment de la demande d’enregistrement de la MUE contestée, les associés Don R. M et Don E. R. P. étaient cotitulaires, entre autres, de la propriété d’INSTYE, S.A. et, partant, de la confiance juridique découlant de leur propre demande de MUE et, par la suite, de la demande de MUE.
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40 Au moment de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée et de la première marque de l’Union européenne no 5 090 791, tant la titulaire de la MUE postérieure que la demanderesse en nullité avaient connaissance de l’existence du signe en cause. Outre les connaissances, les deux entreprises utilisaient, dans la vie des affaires, des signes distinctifs avec le terme «INSYTE» pour identifier leurs services respectifs. Elle a été utilisée par la titulaire de la MUE dans la forme
et par la demanderesse en nullité sous la forme .
41 Une demande de marque déposée sans intention de l’utiliser pour les produits et services désignés par l’enregistrement constitue une mauvaise foi au sens de ces dispositions si le demandeur de cette marque avait l’intention de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes ou en vue d’obtenir, sans même se focaliser sur un tiers déterminé, un droit exclusif à d’autres fins que celles correspondant aux fonctions de la marque (29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 81).
42 Toutefois, il ressort clairement de l’exposé des faits et des pièces justificatives figurant dans le dossier, premièrement, que la date à laquelle la MUE contestée a été demandée par sa titulaire existait clairement en termes d’usage de la marque sur le marché et d’absence, au moins immédiatement, de préjudice aux intérêts de tiers en violation de pratiques commerciales loyales et constantes.
43 L’intention d’utiliser la marque de l’Union européenne contestée est corroborée par l’activité continue de la titulaire du signe depuis la première demande de marque, à savoir la MUE no 5 090 791, en 2006 jusqu’à aujourd’hui, ce qui l’a même amenée à demander, depuis 2020, l’enregistrement supplémentaire de la MUE et de deux marques espagnoles.
44 L’absence d’intention, à tout le moins immédiate, de porter atteinte aux intérêts de tiers lors de la demande de marque de l’Union européenne contestée, est également démontrée de la liste des faits et des documents qui la composent. En effet, bien que, depuis 2008, avec la vente des parts croisées de sorte que Don R. P. et Don R. R. M. commencent des sillons commerciaux distincts, le premier avec INSYTE, S.A. et le second avec INSYTE
Instalaciones, S.A., tous deux ont continué à utiliser leurs signes distinctifs respectifs
dans la vie des affaires, à savoir .
45 On peut en déduire qu’il existait un accord verbal entre les deux entreprises en vertu duquel chacune d’elles continuerait à utiliser leurs signes distinctifs respectifs. Cela ressort du document no 1, produit par la titulaire de la MUE et consistant en la réponse à la demande en nullité de la marque espagnole déposée devant le tribunal de commerce no
10 de Madrid, sous le numéro de procédure 857/2021. Dans ce mémoire, il est indiqué que «INSYTE avait connaissance d’un changement important de circonstances ayant eu une incidence sur le fondement du consentement donné au moment pertinent».
46 Sur ce point, la jurisprudence souligne que l’existence d’une relation directe ou indirecte entre les parties avant le dépôt de la MUE, par exemple une relation précontractuelle, contractuelle ou post-contractuelle (résiduelle), peut également indiquer la mauvaise foi
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de la titulaire de la MUE (01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill,
EU:T:2012:39, § 85-87; 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25-32). Dans de tels cas de figure, l’enregistrement du signe par le titulaire de la marque de l’Union européenne en son propre nom peut être, selon les circonstances, considéré comme une violation des pratiques loyales dans le commerce et les affaires.
47 La chambre de recours n’a connaissance des termes et de la date d’aucun accord verbal dans INSYTE, S.A., titulaire de la marque de l’Union européenne et INSYTE Instalaciones, S.A., la demanderesse en nullité, en vertu duquel elles auraient pu régler l’utilisation et la coexistence de leurs signes respectifs dans la vie des affaires.
48 Ce qui est un fait objectif et notoire, c’est que tout accord de ce type a effectivement été reflété, puisque, en effet, INSYTE, S.A. et INSYTE Instalaciones, S.A. ont coexisté sur le marché avec leurs signes distinctifs respectifs qui coïncident avec le terme «INSYTE» depuis la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne en 2006, également depuis leur séparation des actions en 2008 et jusqu’en 2021. Le 23 juillet 2021, INSYTE, S.A. a envoyé une demande de cessation de l’usage du terme «INSYTE» à INSYTE Instalaciones, S.A., comme il ressort du document no 6 présenté par la demanderesse en nullité.
49 C’est-à-dire pendant 15 ans après la demande d’enregistrement de la première marque de l’Union européenne no 5 090 791, le titulaire de la MUE contestée n’a pas empêché la demanderesse en nullité d’utiliser son signe avec le terme «INSYTE». S’agissant d’un recours si éloigné du moment de la demande de MUE, il est illogique de penser qu’à ce moment-là l’intention du titulaire de la MUE était d’empêcher la demanderesse en nullité 15 ans après l’usage d’un signe distinctif avec le terme INSYTE. Comme au cours de ces 15 années, il semble qu’il y ait eu coexistence sur le marché des signes distinctifs des parties opposantes, apparemment conforme à un quelconque accord verbal entre les parties, qui, combiné aux autres circonstances, ne permet pas non plus que l’acte d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ait été contraire aux usages honnêtes et établis dans le commerce.
50 En effet, l’enregistrement de la MUE contestée était fondé sur la finalité essentielle d’une marque, servant à identifier les services de son titulaire sur le marché, et n’avait pas pour but spéculatif ou d’obtenir une compensation financière (07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 145).
51 Enoutre, malgré le fait que la déclaration de la demanderesse en nullité, que le titulaire de la MUE contestée avait connaissance de l’augmentation de son chiffre d’affaires et de sa présence sur le marché, y compris avec remporté, n’indique pas que la MUE contestée
a été enregistrée afin de profiter de la renommée de la demanderesse en nullité (14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 51) ou de ses signes (08/05/2014,
T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 56). En effet, ainsi qu’il a été précisé, la demanderesse en nullité et la titulaire de la marque de l’Union européenne ont commencé ensemble leurs activités individuelles, avec une entreprise, élargissant l’activité avec une nouvelle société, jusqu’à ce qu’après avoir pris des voies indépendantes chacune dans l’une des deux entreprises créées.
52 Dans l’appréciation d’une éventuelle mauvaise foi dans la demande d’enregistrement d’une marque de l’UE, le point de départ est la présomption de bonne foi du demandeur de la MUE, sauf preuve du contraire (23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN
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TAYLOR/ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 34 et jurisprudence citée). Il appartient à la demanderesse en nullité d’établir les circonstances et de présenter les éléments de preuve permettant de déduire que la marque de l’Union européenne a été demandée de mauvaise foi.
53 À la lumière de la chronologie des faits des documents versés au dossier et des arguments exposés ci-dessus devant la chambre de recours, il n’a pas été prouvé que la titulaire de la MUE a demandé la marque contestée de mauvaise foi au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
54 La division d’annulation a rendu une décision conforme à la loi rejetant la demande en nullité contre la marque de l’Union européenne no 18 343 481 au motif qu’elle n’avait pas conclu à la mauvaise foi lors de la demande d’enregistrement au sens de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Frais
55 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse en nullité, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins des procédures de nullité et de recours.
56 Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7), du RMUE, lu conjointement avec l’article 18, paragraphe 1, point c), ii) et iii), du REMUE, les frais de la procédure de nullité comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne de 450 EUR et ceux de la procédure de recours comprennent des frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne pouvant atteindre 550 EUR. Le montant total des frais pour les deux procédures s’élève à
1 000 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours formé;
2. Condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais exposé s par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins des procédures de nullité et de recours, d’un montant de 1 000 EUR.
Signature Signature Signature
M. Bra A. González Fernández C. Bartos
Le greffe
Signature
P.O. L. Benítez
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