DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 40 984 (INVALIDITY)
Laboratorios Phergal, S.A., Hierro, 79, 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid), Espagne (demanderesse), représentée par Silex IP, Poeta Joan Maragall 9, Esc. Izq., 3° Izq., 28020 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Herb U.K. Limited, 610 Ampress Lane Ampress Park, SO41 8LW Lymington, Royaume-Uni (titulaire de la MUE), représentée par ECWH IP Limited, niveau 5, Quantum House, 75, Abate Rigord Street, XBX1120 Ta 'Xbiex, Malte (mandataire agréé).
Le 25/06/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est partiellement accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 4 572 921 est déclarée nulle pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 3: Produits pour le soin des cheveux autres que teintures pour cheveux; shampooings; après-shampooings; gels, vaporisateurs, mousses, baumes, crèmes de coiffage, cires et fixatifs pour la coiffure et le soin des cheveux.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres produits, à savoir:
Classe 3: Produits pour le soin des cheveux, à savoir teintures capillaires; colorants pour cheveux; préparations et produits de coloration capillaire; lotions colorantes pour les cheveux; activateurs liquides pour la coloration des cheveux; activateurs de crème pour la coloration des cheveux; peroxyde d’hydrogène à des fins de coloration capillaire.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 29/01/2020, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de
l’Union européenne no 4 572 921 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée sur l’enregistrement de la

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MUE no 34 918 «NATURTINT» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
AFFAIRE RENVOYÉE PAR LES CHAMBRES DE RECOURS
Le 29/08/2022, la division d’annulation a rendu une décision qui a conduit au rejet de la demande en nullité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion parce que les marques n’étaient pas suffisamment similaires. Compte tenu de ce résultat, les questions de la preuve de l’usage, de la comparaison des produits, de la forclusion par tolérance et de la coexistence des marques n’ont pas été examinées.
La décision a fait l’objet d’un recours et la chambre de recours a statué dans l’affaire R 2103/2022-4 le 15/11/2023. La décision de la chambre de recours a annulé la décision attaquée et renvoyé l’affaire à la division d’annulation pour suite à donner. La chambre de recours a considéré que les marques étaient suffisamment similaires pour qu’il existe un risque de confusion pour des produits identiques ou similaires, du moins pour le public de langue estonienne, hongroise, tchèque et slovaque de l’Union européenne. La chambre de recours a invité la division d’annulation à procéder à un examen complet de l’affaire, à savoir traiter les questions de la preuve de l’usage, de la comparaison des produits, de la forclusion par tolérance et de la coexistence des marques.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La division d’annulation renvoie au résumé détaillé des arguments et des éléments de preuve présentés par les parties dans la décision des chambres de recours, à savoir les paragraphes 4, 8 et 15 (pour la demanderesse) et les paragraphes 6, 10 et 16 (pour la titulaire de la MUE).
En substance, la requérante fait valoir qu’il existe un risque de confusion en raison de la similitude des marques, de l’identité ou de la similitude des produits et du caractère distinctif accru de la marque antérieure. À la demande de la titulaire de la marque de l’Union européenne, la demanderesse a produit des éléments de preuve afin de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure. En outre, la demanderesse a critiqué la deuxième prorogation de délai accordée par l’Office à la titulaire de la MUE. Ledemandeur a par ailleurs critiqué les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE et a réfuté l’allégation de forclusion par tolérance et de coexistence des marques invoquée par la titulaire de la marque de l’Union européenne. Elle a également souligné que la titulaire de la marque de l’Union européenne avait violé le principe juridique général nemo potest venire contra factum proprium et a fourni des contre-arguments concernant la preuve de l’usage de la marque antérieure.
En substance, la titulaire de la MUE soutient que les marques ne sont pas suffisamment similaires pour qu’il existe un risque de confusion. Elle affirme également que les marques ont coexisté sur le marché et fournit des informations et des éléments de preuve supplémentaires sur le contexte du litige et l’usage des marques par les deux parties. Elle a également présenté des arguments de forclusion par tolérance et a fourni des preuves de l’usage de la marque de l’Union européenne contestée. En outre, la titulaire de la MUE a nié que les éléments de preuve produits par la demanderesse prouvaient l’usage sérieux de la marque antérieure et a réfuté la violation du principe nemo potest venire contra factum proprium.


FORCLUSION PAR TOLÉRANCE

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Conformément à l’article 61, paragraphe 1 et (2), du RMUE, lorsque le titulaire d’une marque ou d’un signe antérieur a toléré, pendant cinq années consécutives, l’usage d’une MUE postérieure sur le territoire sur lequel la marque ou le signe antérieur est protégé en connaissance de cet usage, il n’est plus en droit, sur la base de cette marque ou de ce signe antérieur, de demander la nullité de la MUE postérieure, à moins que l’enregistrement de la MUE postérieure n’ait été demandé de mauvaise foi.

Le délai de cinq ans commence à courir à partir du moment où le titulaire de la marque antérieure connaît l’usage de la marque postérieure après son enregistrement (23/10/2013, T-417/12, Aqua flow, EU:T:2013:550, § 21).
Il ne suffit pas de prouver une connaissance potentielle du demandeur ou d’établir des indices permettant de présumer une telle connaissance, mais il est nécessaire de démontrer que le demandeur avait une connaissance effective de l’usage de la marque contestée (20/04/2016, T-77/15, SkyTec, EU:T:2016:226, § 30-35).
La charge de la preuve impose au titulaire de la MUE litigieuse de démontrer que:
• la MUE contestée a été utilisée dans l’Union européenne (ou dans l’État membre où la marque antérieure est protégée) pendant au moins cinq années consécutives;
• la demanderesse en nullité avait effectivement connaissance de cet usage (04/10/2018, T-150/17, FLÜGEL/… VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 34-35);
• bien que la demanderesse en nullité ait pu mettre un terme à l’usage, elle est néanmoins restée inactive (22/09/2011, C-482/09, Budweiser, EU:C:2011:605, § 44). Cela ne s’applique pas lorsque les parties entretenaient une relation de licence ou de distribution, de sorte que le demandeur en nullité ne pouvait légalement s’opposer à l’usage du signe.
Les trois conditions doivent être satisfaites. Le cas échéant, la limitation associée à la forclusion par tolérance ne s’appliquera qu’aux produits ou services contestés pour lesquels la MUE ultérieure a été utilisée.
Enl’espèce, la titulaire de la MUE affirme que la demanderesse a toléré l’usage de la marque de l’Union européenne contestée. Le 24/05/2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des éléments de preuve afin de prouver l’usage de la marque de l’Union européenne contestée avec la marque antérieure. Selon la titulaire de la marque de l’Union européenne, la marque antérieure et la marque de l’Union européenne contestée ont coexisté sur le marché, utilisées pour des produits identiques ou très similaires depuis 1995. La titulaire de la MUE affirme que les deux marques ont été utilisées dans la publicité comparative par la demanderesse, que les parties ont exposé dans les mêmes salons, que les publicités des produits des parties apparaissent souvent dans les mêmes publications et que les produits des parties sont régulièrement apparus à proximité les uns des autres dans les mêmes magasins ou dans les mêmes rayons. La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme également qu’une lettre écrite par la demanderesse à l’avocat en matière de marques de la titulaire de la marque de l’Union européenne en 2014 confirme également que la première avait bien connaissance de la marque contestée, de la titulaire de la marque de l’Union européenne et de sa présence mondiale.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a notamment produit les éléments de preuve suivants:

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Annexe 7: Des captures d’écran du site web http://www.herbuk.com via la Wayback Machine, datées de 2005 à 2020, montrant des produits capillaires sous le signe
«tints of nature» en variantes;
Annexe 8: Une capture d’écran du site web www.herbuk.com, datée de 2021;
Annexe 9: Des captures d’écran du site web http://www.tintsofnature.com via la Wayback Machine, datées de 2013 à 2018, montrant des produits capillaires sous le signe «tints of nature» en variantes;
Annexe 10: Captures d’écran du site web http://www.tintsofnature.com, datées de 2021;
Annexe 11: Captures d’écran d’Amazon.fr montrant des produits capillaires sous le signe «tets of nature» dans des variantes datées de 2021 et de la disponibilité des produits depuis 2009, 2010, 2012 et 2019;
Annexe 12: Captures d’écran d’Amazon.de montrant des produits capillaires sous le signe «tets of nature» dans des variantes datées de 2021 et de la disponibilité des produits depuis 2011, 2013 et 2019;
Annexe 13: Des captures d’écran d’amazon.it montrant des produits capillaires sous le signe «tets of nature» dans des variantes datées de 2021 et la disponibilité des produits depuis 2010, 2013, 2014, 2015, 2018 et 2019;
Annexe 14: Captures d’écran d’Amazon.es montrant des produits capillaires sous le signe «tets of nature» dans des variantes datées de 2021 et la disponibilité des produits depuis 2010, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018 et 2019;
Annexe 15: Captures d’écran d’Amazon.co.uk montrant des produits de soins capillaires sous le signe «tets of nature» dans des variantes datées de 2021 et la disponibilité des produits depuis 2010, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019;
Annexe 16: Captures d’écran d’Amazon.pl montrant des produits capillaires sous le signe «tets of nature» dans des variantes datées de 2021 et la disponibilité des produits depuis 2019;
Annexe 17: Captures d’écran d’Amazon.nl montrant des produits capillaires sous le signe «tets of nature» dans des variantes datées de 2021 et la disponibilité des produits depuis 2019;
Annexe 18: Trois captures d’écran montrant une stand «tintes de nature», faisant référence à Bologne (Italie) et datées du 19 mars 2015;
Annexe 19: Une lettre adressée par Alexander Ramage Associates à la demanderesse en nullité le 29 janvier 2014;
Annexe 20: Une lettre adressée par Alexander Ramage Associates à la demanderesse en nullité le 14 mars 2014;
Annexe 21: Un courriel adressé par la demanderesse en nullité à Alexander Ramage Associates le 31 mars 2014;

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Annexe 22: Du matériel publicitaire non daté en néerlandais montrant la marque antérieure;
Annexe 23: Un courriel en néerlandais, daté du 15 février 2017;
Annexe 24: Matériel publicitaire non daté de la marque antérieure comprenant une comparaison avec des produits concurrents, y compris des «tendances de nature» (en anglais);
Annexe 25: Du matériel publicitaire de la marque antérieure, qui inclut une comparaison avec des produits concurrents, y compris des «tendances de nature», qui mentionne la date 2015 sur une page (en néerlandais/français);
Annexe 26: Photographies non datées montrant une «teinture de la nature», l’une d’elles montrant un badge de l’événement Natural turc Organic Products Europe Londres, du 7 au 8 avril 2019;
Annexe 27: Une impression du site web www.naturalproducts.co.uk via Wayback Machine montrant la demanderesse en nullité dans la liste des exposants de l’événement Natural turc Organic Products Europe London, du 7 au 8 avril 2019;
Annexe 28: Extraits du livre naturel Beauty Year Book 2011 montrant la publicité de la marque antérieure et d’un producteur Index montrant, entre autres, ce qui suit:
Annexe 29: Extraits de ALE Magazine, octobre 2009, montrant la publicité de la marque antérieure et, notamment, les éléments suivants:

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Annexe 30: Extraits non datés de Hair Magazine montrant des teintures capillaires «NATURTINT» et des teintures pour cheveux en anglais;
Annexe 31: Un extrait d’une revue mentionnant «NATURTINT» et «tints of nature» teintures potagères, en anglais (avec inscription supplémentaire: «Zest c. 93,000er septembre 2010»);
Annexe 32: Une impression du site web www.thefitbay.com, intitulée «11 + Best Organic Hair Organic Color Reor Review 2021», montrant des teintures capillaires «NATURTINT» et des teintures pour cheveux en anglais;
Annexe 33: Une impression du site web https://ashleydiana.com, intitulée «The Best at- home Natural Hair Dyes», montrant les teintures capillaires «NATURTINT» et «tints de nature», en anglais (l’impression est datée de 2021 mais l’article porte la date du 10/08/2016);
Annexe 34: Une impression du site web https://wholepeople.com, intitulée «8 Best Natural Hair Dyes for 2021», montrant des teintures capillaires «tints of nature», en anglais, datées du 30/03/2020;
Annexes 35 et 38: Affiches publicitaires et brochures non datées en néerlandais, montrant des produits de soins capillaires «NATURTINT» et des «tints de nature» sur la même affiche/chancelière;
Annexes 36 à 37, 39 à 43: Des photographies non datées d’étagères et d’affiches montrant des teintures pour cheveux «NATURTINT» et des teintures pour cheveux proches les unes des autres;
Annexes 45-51: Captures d’écran d’Amazon et de résultats de recherches effectuées sur Google montrant l’offre à la fois de produits «NATURTINT» et de «tints de nature» au Royaume-Uni, en Espagne, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie et en Suède, datés de 2009 à 2021 ou non datés.
En réponse, la demanderesse réfute l’allégation de forclusion par tolérance par les arguments suivants:
— Rien ne prouve que les annexes 19 à 21 sont parvenues à la demanderesse en nullité. Les éléments de preuve produits aux annexes 22 à 23 ne démontrent pas que la demanderesse en nullité avait connaissance de l’usage de la marque contestée. L’annexe 26 est composée d’images illisibles. L’annexe 27 ne prouve pas que les parties avaient connaissance de la présence de l’autre partie à cet événement, étant donné qu’il semble qu’elles n’étaient même pas situées dans le même paevilion.
— Tous les documents postérieurs à janvier 2020, date de dépôt de la demande en nullité, doivent être écartés comme preuves de forclusion par tolérance.
— Les documents obtenus dans un annuaire en 2009 et 2010 proviennent de publications uniques qui ne montrent pas le nombre de personnes qu’ils ont atteintes, et encore moins la demanderesse en nullité. En outre, la forclusion par tolérance nécessite une connaissance continue de l’usage de la marque contestée pendant cinq ans, tandis qu’un élément de preuve datant de 2009 ou de 2011 combiné à un élément de preuve datant de 2019 ne signifie pas «continu».
— Les annexes 36 à 43 ne prouvent pas non plus la forclusion par tolérance. Outre le fait qu’une grande partie des images sont illisibles, il n’est pas connu quand et où elles ont

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été prises. L’exposition des produits sur le même rayon ne prouve pas la connaissance de la partie, comme cela se produit à de nombreuses reprises lorsqu’une atteinte à une marque a eu lieu, en particulier dans les petits magasins, comme le montrent les images.
— La demanderesse en nullitéa eu connaissance de la violation commise par la titulaire de la marque de l’Union européenne lorsqu’elle a reçu la lettre de cessation et d’abstention du 18 juin 2019, dans laquelle la titulaire de la MUE demandait à la demanderesse en nullité de faire cesser l’usage de la marque antérieure étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne était la titulaire légitime de la marque contestée (la pièce no 45 jointe est explicite à cet égard).
— Les annexes 45-51 résultent de recherches effectuées dans le cadre de la procédure d’annulation et ne se réfèrent pas aux cinq années précédant la demande en nullité.
— Par conséquent, les documents soumis par la titulaire de la MUE ne sont pas suffisants pour prouver la forclusion par tolérance pendant une période de cinq années consécutives.
Malgré les critiques de la demanderesse concernant certains des documents produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne, la division d’annulation considère que les trois conditions de forclusion par tolérance ont été remplies en l’espèce.
Usage de la marque de l’Union européenne contestée
En ce qui concerne l’usage de la marque de l’Union européenne contestée, il est considéré qu’ il existe suffisamment d’éléments de preuve versés au dossier pour démontrer que la marque de l’Union européenne contestée a effectivement été utilisée dans l’Union européenne pendant au moins cinq années consécutives avant la date de la demande en nullité, qui était le 29/01/2020. Par conséquent, la période pertinente de l’usage s’étend (au moins) du 29/01/2015 au 28/01/2020. Le territoire pertinent est l’Union européenne car la marque antérieure «NATURTINT» invoquée dans la présente procédure est un enregistrement de marque de l’Union européenne.
Les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne démontrent que les «teintures de nature» ont été proposées sur le marché de l’Union européenne (dans plusieurs États membres) au moins depuis 2005 jusqu’en 2021. Cela ressort des captures d’écran des sites internet de la titulaire de la marque de l’Union européenne (annexes 7 à 10), des captures d’écran de divers sites web nationaux Amazon dans les pays de l’UE (annexes 11 à 17 et 45 à 50), des publicités de «teintes de nature» en 2009 et en 2011 (annexes 28 et 29) ou des photographies d’un salon professionnel en Italie en 2015 (annexe 18).
En ce qui concerne l’importance de l’usage de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période pertinente, une impression du site web https://ashleydiana.com en annexe 33, intitulée «The Best at-home Natural Hair Dyes», mentionnant les teintures capillaires «teintures nature», datée du 10/08/2016. Bien que cet article semble provenir des États-Unis, il mentionne: «J’ai effectué des recherches à travers de nombreuses teintures naturelles, des teintures naturelles et un grand nombre d’entre eux sont situés au Royaume- Uni. Cela n’est pas surprenant étant donné que l’Europe dispose de règles beaucoup plus strictes sur les produits chimiques ajoutés aux produits de beauté». Il est considéré que cet élément de preuve indique qu’en août 2016, les teintures capillaires «teintures pour cheveux» avaient une position suffisamment importante sur le marché britannique (c’est-à- dire de l’UE) pour les faire figurer sur une liste de «The Best at-home Natural Hair Dyes». Cette position sur le marché est en outre corroborée par la présence de «teintures nature» de teintures capillaires sur la liste de «8 Best Natural Hair Dyes pour 2021», publiée le

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30/03/2020 (c’est-à-dire peu après la fin de la période pertinente) sur le site web https://wholepeople.com (annexe 34).
En outre, il existe des annexes 24 et 25 contenant du matériel publicitaire pour les teintures capillaires «NATURTINT» de la demanderesse (annexe 24: 3 pages en anglais, annexe 25: 20 pages en néerlandais/français; étant apparemment le même matériau dans différentes versions linguistiques). Le document figurant à l’annexe 24 montre le graphique suivant, dans lequel la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne est explicitement mentionnée comme étant l’un des concurrents de la demanderesse:
L’annexe 25, qui contient la même page de titre et le même graphique dans une version néerlandaise/française, mentionne le lancement d’un nouveau produit en 2015 et fait également référence à plusieurs prix industriels de 2011 à 2013. Il est considéré que ces deux annexes, considérées dans leur ensemble, démontrent qu’en 2015 (la première année de la période pertinente), les teintures capillaires de la titulaire de la marque de l’Union européenne étaient suffisamment établies sur le marché de l’UE pour être considérées comme un concurrent pertinent de la demanderesse.
En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne a démontré l’usage de sa marque sur des salons professionnels en Italie en 2015 et au Royaume-Uni en avril 2019 (annexes 18, 26 et 27). Quant aux photographies de teintures pour cheveux «teintures nature» sur des étagères et des affiches (annexes 35 à 43), bien qu’elles ne soient pas datées, elles démontrent clairement la présence réelle des produits dans les magasins de l’Union européenne, étant donné que les photographies montrent des inscriptions en néerlandais.

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La marque a été utilisée essentiellement sous la forme sous laquelle elle a été enregistrée ou, en tout état de cause, sous une forme très similaire à la marque enregistrée, par exemple comme suit:
Toutefois, les éléments de preuve ne démontrent pas l’usage de la marque pour tous les produits enregistrés, qui sont les suivants:
Classe 3: Produits pour le soin des cheveux; shampooings; après-shampooings; gels, vaporisateurs, mousses, baumes, crèmes de coiffage, cires et fixatifs pour la coiffure et les soins capillaires; colorants pour cheveux; préparations et produits de coloration capillaire; lotions colorantes pour les cheveux; activateurs liquides pour la coloration des cheveux; activateurs de crème pour la coloration des cheveux; peroxyde d’hydrogène à des fins de coloration capillaire.
Les éléments de preuve démontrent uniquement l’usage de la marque pour les teintures capillaires/colorants. Il n’existe que très peu de preuves, voire aucune, en ce qui concerne d’autres types de produits capillaires.
Par conséquent, bien que la titulaire de la marque de l’Union européenne ait pu produire des preuves plus concluantes de l’usage de la marque, il est considéré que les éléments de preuve versés au dossier, pris dans leur ensemble, sont suffisants pour prouver l’usage de la marque de l’Union européenne contestée aux fins de l’article 61, paragraphe 1, du RMUE, mais uniquement pour les produits enregistrés qui sont ou incluent des teintures capillaires/colorants, à savoir les suivants:
Classe 3: Produits pour le soin des cheveux, à savoir teintures capillaires; colorants pour cheveux; préparations et produits de coloration capillaire; lotions colorantes pour les cheveux; activateurs liquides pour la coloration des cheveux; activateurs de crème pour la coloration des cheveux; peroxyde d’hydrogène à des fins de coloration capillaire.
Connaissance de l’usage par la demanderesse

L’annexe 19 contient une lettre datée du 29/01/2014 envoyée par l’avocat de la titulaire de la MUE à la demanderesse concernant un conflit entre les marques «tints of nature» et «NATURTINT» des parties en Russie, dans laquelle l’avocat demande si la demanderesse serait disposée à signer une lettre de consentement. La lettre mentionne notamment ce qui

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suit: «Je comprends de Herb UK Limited que NATURTINT coexiste aux côtés des teintures OF NATURE dans un certain nombre de pays, et j’ai reçu une liste dans laquelle mon contact chez Herb UK estime que vous coexistent,…». Ce qui suit est une liste de plusieurs pays de l’UE, comme le Royaume-Uni, la France ou l’Allemagne, et de plusieurs pays tiers. La lettre de motivation jointe précise la marque en cause, qui est identique au signe contesté:
L’annexe 20 est un rappel de cette lettre, datée du 14/03/2014.
L’annexe 21 est une copie d’un courrier électronique envoyé par la demanderesse à l’avocat en marques de la titulaire de la marque de l’Union européenne, daté du 31/03/2014. Elle indique notamment ce qui suit: «En ce qui concerne votre lettre datée due March 14, je confirme que nous ne sommes pas disposés à signer votre lettre de contact dans les conditions proposées». Il convient de noter que la demanderesse en nullité n’a nullement contesté ni le fait de l’usage du signe contesté ni le fait que les deux marques coexistaient sur le marché.
Les deux lettres de l’avocat ainsi que la réponse de la demanderesse au courrier électronique prouvent que la demanderesse avait connaissance de l’usage de la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne «tints of nature» dans l’Union européenne au moins depuis le 31/03/2014, date de la réponse par courrier électronique. La demanderesse a fait valoir que rien ne prouve que les annexes 19 à 21 sont parvenues à la demanderesse en nullité. Toutefois, il convient de noter que les lettres jointes en annexes 19 et 20 ont été adressées directement à la demanderesse en nullité et que la réponse a été reçue par la société de la demanderesse en nullité à partir d’une adresse électronique administracion@phergal.com, M. N. N.V., directeur FINANCIERO. Par conséquent, la demanderesse en nullité a clairement reçu ces lettres.
En outre, la connaissance par la demanderesse de l’usage de la marque de l’Union européenne contestée est corroborée par le graphique susmentionné figurant aux annexes 24 et 25, qui prouve qu’en 2015 (l’année mentionnée à l’annexe 25, qui est la première année de la période pertinente), la demanderesse avait une bonne connaissance de l’usage de la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne «tints of nature» parce qu’elle considérait que les «tints nature» étaient un concurrent direct de «NATURTINT» dans le même segment de marché des teintures de cheveux naturels/écologiques.
Enfin, la connaissance par la demanderesse de l’usage de la marque «tints de nature» est également corroborée par les éléments de preuve démontrant que les produits des deux parties ont fait l’objet de publicités dans les mêmes publications au moins depuis 2009 (annexes 28 et 29), que les deux parties étaient présentes dans la même foire commerciale (annexes 26 et 27), que les produits des deux parties étaient simultanément vendus par Amazon depuis au moins 2012 (UK), 2011 (Espagne) ou 2012 (France) (annexes 45-50) et que les deux produits étaient vendus dans les mêmes rayons des magasins, au moins depuis 35 (UK), 43 (Espagne) ou (France) (annexes à) et que les deux produits étaient vendus côte à côte dans les mêmes rayons. Une entreprise dûment diligente suit normalement de près ce que ses concurrents directs font et sait normalement très bien quels sont ses concurrents directs. Cela est illustré par le graphique du matériel publicitaire de la demanderesse en annexes 24 et 25 où la demanderesse cite explicitement les marques de ses concurrents.

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Par conséquent, la titulaire de la MUE a établi que la demanderesse avait connaissance de l’usage de la marque contestée depuis plus de cinq ans avant le dépôt de la demande en nullité.

Inactivité du demandeur
Les deux parties ont présenté des copies de lettres que les avocats des parties échangeaient au sujet du conflit entre les marques «tints of nature» et «NATURTINT». La correspondance commence par une lettre adressée par la titulaire de la marque de l’Union européenne à la demanderesse en date du 18/06/2019, dans laquelle la titulaire de la marque de l’Union européenne demande à la demanderesse de cesser d’utiliser et de faire de la publicité pour la marque «NATURTINT» au motif qu’elle enfreint sa marque de l’Union européenne no 4 572 921 «tints de nature» (la marque de l’Union européenne contestée dans la présente procédure). Ensuite, la demanderesse a répondu à cette lettre du 05/07/2019 dans laquelle elle demande à la titulaire de la marque de l’Union européenne de cesser d’utiliser et de promouvoir la marque «tints of nature» et de demander une renonciation totale à la marque de l’Union européenne no 4 572 921 au motif qu’elle porte atteinte à la marque de l’Union européenne no 34 918, «NATURTINT», de la demanderesse antérieure (la marque antérieure dans la présente procédure). La correspondance entre les parties s’ensuit par d’autres lettres et courriels.
Néanmoins, il est considéré que le simple envoi de lettres à la titulaire de la marque de l’Union européenne n’est pas suffisant pour mettre un terme à la forclusion par tolérance. Une mesure effective et active nécessiterait d’engager une action en nullité ou en justice contre la marque, ce que la demanderesse n’a fait que le 29/01/2020 (date de dépôt de la présente demande en nullité). Dès lors, il y a lieu de conclure que la requérante est restée inactive jusqu’au 29/01/2020.
Par souci d’exhaustivité, la division d’annulation observe que, même en supposant que la lettre de la demanderesse du 05/07/2019 puisse mettre un terme à la forclusion par tolérance (ce que la division d’annulation ne partage pas), la demanderesse en nullité avait alors déjà connaissance de l’usage de la marque de l’Union européenne contestée depuis (au moins) 31/03/2014, soit plus de cinq ans avant le 05/07/2019. Dans le même temps, la division d’annulation considère que le dossier contient suffisamment d’éléments de preuve attestant de l’usage de la marque de l’Union européenne contestée et de la connaissance qu’en a la demanderesse également au cours de la période allant du 31/03/2014 au 05/07/2019.
Par conséquent, bien que la demanderesse ait pu mettre un terme à l’usage de la marque de l’Union européenne contestée, elle est néanmoins restée inactive pendant cinq années consécutives.
Conclusion
Compte tenu de toutes les conclusions qui précèdent, la division d’annulation considère que la demanderesse, en tant que titulaire de la MUE antérieure no 34 918 «NATURTINT», a toléré, pendant cinq années consécutives, l’usage de la marque de l’Union européenne contestée plus récente sur le territoire de l’Union européenne tout en ayant connaissance d’un tel usage. Le dossier ne contient aucun argument ou élément de preuve démontrant que la marque de l’Union européenne contestée a été demandée de mauvaise foi. Néanmoins, la forclusion par tolérance ne concerne que les teintures capillaires, ce qui correspond à une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 3: Produits pour le soin des cheveux, à savoir teintures capillaires; colorants pour cheveux; préparations et produits de coloration capillaire; lotions colorantes pour les

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cheveux; activateurs liquides pour la coloration des cheveux; activateurs de crème pour la coloration des cheveux; peroxyde d’hydrogène à des fins de coloration capillaire.
Par conséquent, la demanderesse n’est plus habilitée à demander la nullité de la marque de l’Union européenne contestée pour les produits susmentionnés sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure no 34 918. Par conséquent, la demande en nullité doit être rejetée dans la mesure où elle concerne les produits contestés susmentionnés.
L’examen de la demande en nullité se poursuivra uniquement au regard des autres produits contestés pour lesquels aucune forclusion par tolérance n’a été établie, à savoir:
Classe 3: Produits pour le soin des cheveux autres que teintures pour cheveux; shampooings; après-shampooings; gels, vaporisateurs, mousses, baumes, crèmes de coiffage, cires et fixatifs pour la coiffure et le soin des cheveux.
PREUVE DE L’USAGE
La date de dépôt de la marque contestée est le 02/08/2005.
Conformément à l’article 64, paragraphe 2 et (3) du RMUE (dans sa version en vigueur au moment du dépôt de la marque contestée), sur requête de la titulaire de la MUE, la demanderesse apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demanderesse fonde sa demande, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. Si, à la date de publication de la MUE contestée, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins, le demandeur apporte également la preuve que les conditions énoncées à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE étaient remplies à cette date.
La même disposition précise que, à défaut d’une telle preuve, la demande en nullité est rejetée.
La titulaire de la MUE a invité le demandeur à apporter la preuve de l’usage de la marque sur laquelle la demande est fondée.
La demande a été déposée en temps utile et est recevable étant donné que la marque antérieure a été enregistrée le 05/10/1998, soit plus de cinq ans avant la date de la demande en nullité (29/01/2020).
La demande en nullité a été déposée le 29/01/2020. La marque contestée a été publiée le 30/01/2006. La demanderesse était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle la demande est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 29/01/2015 au 28/01/2020 inclus. Étant donné que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date de publication de la marque contestée, l’usage de la marque antérieure devait également être démontré pour la période allant du 30/01/2001 au 29/01/2006 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels la demande est fondée, à savoir:
Classe 3: Teintures cosmétiques; shampooings; lotions capillaires; teintures pour cheveux; produits pour l’ondulation des cheveux.

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Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit indiquer le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demande est fondée.
Le 08/04/2020, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à la demanderesse jusqu’au 13/06/2020 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le délai était fixéau 13/08/2020.
Le 11/08/2020, dans le délai imparti, la demanderesse a produit des preuves de l’usage (également invoquées pour prouver le caractère distinctif accru acquis par l’usage de la marque antérieure).
La demanderesse a indiqué que tous les documents soumis à titre de preuve de l’usage étaient «confidentiels», manifestant ainsi un intérêt particulier à préserver la confidentialité de ces documents vis-à-vis des tiers. Toutefois, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, tout intérêt particulier doit être suffisamment justifié. En l’espèce, la requérante n’aurait pas suffisamment justifié ni expliqué son intérêt particulier. Par conséquent, la division d’annulation ne considère pas ces observations comme étant confidentielles. Néanmoins, la division d’annulation ne décrira les éléments de preuve qu’en termes généraux, sans divulguer d’informations commerciales potentiellement sensibles.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Pièces 1 à 13: Des centaines de factures relatives à la vente de teintures capillaires «NATURTINT» et d’autres produits de soins capillaires en Grèce, en France, en Lituanie, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni, datées de la période 2015-2020;
Pièces 14 à 15: Des rapports de presse sur la publicité des teintures capillaires «NATURTINT» et d’autres produits de soins capillaires dans les médias espagnols en 2017 et 2018;
Pièce 16: Des copies de publications de teintures capillaires «NATURTINT» et d’autres produits de soins capillaires dans le magazine espagnol Prto, datées de la période 2016-2019;
Pièce 17: Un rapport sur la publicité des teintures capillaires «NATURTINT» et d’autres produits de soins capillaires dans les médias imprimés espagnols au cours de la période 2018-2020;
Pièce 18: Un rapport interne sur la publicité des produits «NATURTINT» dans les médias numériques espagnols au cours de la période 2019-2020;
Pièces 19 à 23: Éléments de preuve concernant l’usage de la marque «NATURTINT» pour des teintures capillaires et d’autres produits capillaires au Royaume-Uni

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(échantillons d’emballages, matériel promotionnel vidéo et promotionnel), non datés ou datés de 2014, 2016 ou 2018;
Pièces 24 à 26: Éléments de preuve concernant l’usage de la marque «NATURTINT» pour des teintures capillaires et d’autres produits capillaires aux Pays-Bas (échantillons d’emballages et de matériel promotionnel), non datés ou datés de 2015, 2018 ou 2019;
Pièce 27: Des documents promotionnels concernant l’usage de la marque «NATURTINT» pour des teintures capillaires et d’autres produits capillaires en Espagne, datés de 2019;
Pièce 28: Une publication comprenant un entretien avec le fondateur et le président de la société de la demanderesse en nullité, publiée dans le journal espagnol La Razón le 1 novembre 2015;
Pièce 29: Une publication intitulée Naturtint es líder en el canal naturel en PAÍSES Bajos, Bélgica, Alemania y Autriche, comprenant un entretien avec le PDG de Power Health Nederland BV (le distributeur de la demanderesse en nullité), publiée dans le journal espagnol La Razón le 16 février 2020, accompagnée d’une traduction en anglais;
Pièce 30: Un accord commercial entre la demanderesse en nullité et Power Health Nederland BV, concernant notamment les produits «NATURTINT», pour les années 2003 et 2004;
Pièce 31: Des factures adressées par la demanderesse en nullité à Power Health Nederland BV pour la vente de teintures capillaires «NATURTINT» et d’autres produits de soins capillaires, datées de la période 2000-2005;
Pièce 32: Divers documents concernant la commercialisation de produits «NATURTINT» au Royaume-Uni, datant en partie de la période 2000-2003 et 2005;
Pièce 33: Une présentation montrant l’évolution des ventes de teintures capillaires «NATURTINT» au Royaume-Uni, au Benelux et dans des pays non membres de l’Union européenne, faisant référence à la période 2001-2009;
Pièce 34: Une présentation des teintures capillaires «NATURTINT» en espagnol faisant référence aux années 2004 et 2005, dans lesquelles «NATURTINT» est mentionné comme la sixième marque bestvante sur le marché de la coloration capillaire et la première marque de teinture capillaire permanente sans ammoniaque;

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Pièce 35: Un tableau comparatif concernant les ventes de différentes marques de coloration capillaire en Espagne au cours de la période comprise entre avril 2002 et juin 2002, dans lequel «NATURTINT» a été classé troisième;
Pièce 36: Un document interne montrant les ventes «NATURTINT» pour la période 2001-2005;
Pièces 37 à 41: Des points commerciaux non datés pour des teintures capillaires «NATURTINT» en espagnol;
Pièce 42: Des échantillons non datés d’emballages de teintures capillaires «NATURTINT» en espagnol;
Pièce 43: Des échantillons de matériel promotionnel pour les teintures capillaires «NATURTINT» en espagnol, datant en partie de la période 2002-2003;
Pièce 44: Des copies de documents concernant la commercialisation de produits «NATURTINT» en Espagne, datés de la période 2001-2003, accompagnés d’une traduction en anglais.
La demanderesse a produit, entre autres, des éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni en vue de démontrer l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure. Ces éléments de preuve concernent la période comprise entre 2000 et 2020.
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE, sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. Par conséquent, l’usage au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition constitue un usage «dans l’UE». Par conséquent, les éléments de preuve concernant le Royaume-Uni et une période antérieure à 01/01/2021 sont pertinents en vue du maintien des droits dans l’UE et seront pris en considération (voir la communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V «Droits antérieurs dans les procédures inter partes»).
La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que la demanderesse n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque antérieure au cours des deux périodes pertinentes. Selon la titulaire de la marque de l’Union européenne, les éléments de preuve ne démontrent pas l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée ou l’existence d’un lien avec les produits enregistrés. La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme également que les éléments de preuve ne démontrent pas une importance suffisante de l’usage parce qu’il n’y a que peu de clients et un faible volume de ventes.
La titulaire de la marque de l’Union européenne critique également les différents éléments de preuve et souligne leurs lacunes en ce qui concerne la durée, le lieu, l’importance, la nature et l’usage des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
Toutefois, les arguments de la titulaire de la marque de l’Union européenne reposent sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve en ce qui concerne tous les facteurs pertinents. Or, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit

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examiner les preuves dans leur globalité. Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
Lieu de l’usage
Les factures, copies de publications ou publicités, matériel promotionnel, échantillons d’emballages ou les présentations montrent que le lieu de l’usage se situe dans divers pays de l’Union européenne, tels que l’Espagne, le Royaume-Uni ou les pays du Benelux. Cela peut être déduit de la langue des documents (espagnol, anglais, néerlandais/français) et de certaines adresses dans ces pays. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Durée de l’usage
Bien que certains éléments de preuve ne soient pas datés, il n’en reste pas moins que le dossier contient de nombreux éléments de preuve datant des deux périodes pertinentes, à savoir les pièces 1 à 28 qui se rapportent à la première période pertinente (29/01/2015- 28/01/2020) et les pièces 29 à 44 qui se rapportent à la seconde période pertinente (30/01/2001-29/01/2006). Par conséquent, les preuves de l’usage indiquent suffisamment la durée de l’usage.
Importance de l’usage

En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou des services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les documents produits, à savoir les factures des pièces 1 à 13, l’accord commercial contenu dans la pièce 30, les factures de la pièce 31, les présentations dans les pièces 33 et 34 et le tableau de la pièce 35, fournissent à la division d’annulation suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Ces documents démontrent que les produits pertinents ont été régulièrement vendus en volumes importants dans divers pays de l’Union européenne au cours des deux périodes pertinentes.
La division d’annulation ne peut être d’accord avec la titulaire de la marque de l’Union européenne sur le fait que l’importance de l’usage démontrée est insuffisante. En effet, les factures figurant dans les pièces 1 à 13 (se rapportant à la première période pertinente 29/01/2015-28/01/2020) montrent, dans leur ensemble, des ventes de milliers d’articles pour des dizaines de milliers d’euros à plusieurs clients différents en Espagne, en Grèce, en France, en Lituanie, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal et au Royaume-Uni pendant toute la période pertinente. En ce qui concerne la deuxième période pertinente (30/01/2001- 29/01/2006), l’accord commercial mentionné dans la pièce 30 et les factures contenues dans la pièce 31 montrent également des ventes de milliers d’articles pour des dizaines de milliers d’euros tout au long de la période pertinente, bien que pour un seul client (un distributeur aux Pays-Bas). L’importance suffisante de l’usage au cours de la deuxième

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période pertinente est en outre corroborée par un tableau dans la présentation de la pièce 34 et le tableau de la pièce 35 montrant «NATURTINT» comme la sixième et la troisième marque la plus vendue de teintures capillaires en Espagne, respectivement en 2004-2005 et en 2002 (les tableaux, rédigés en espagnol, sont suffisamment explicites). Par conséquent, les arguments de la titulaire de la marque de l’Union européenne doivent être rejetés.
Par conséquent, la division d’annulation considère que la demanderesse a fourni suffisamment d’indications concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure;
Nature de l’usage
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
En l’espèce, les éléments de preuve montrent clairement l’usage du signe «NATURTINT» en tant que marque, à savoir en tant que signe qui distingue les produits de la demanderesse sur le marché d’autres produits de différents fournisseurs.
L’objet de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle elle a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière, dans l’exploitation commerciale de celle-ci, de la modifier de manière à ce que, sans en modifier le caractère distinctif, elle puisse être mieux adaptée aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés [23/02/2006, T-194/03, Bainbridge (fig.)/Bridge et al., EU:T:2006:65, § 50].
La marque antérieure est la marque verbale «NATURTINT».
La marque apparaît dans les éléments de preuve essentiellement sous les formes suivantes:
1.
2.
3. NATURTINT
Les deux premières formes d’usage montrent la marque représentée en caractères majuscules ou majuscules standard, en jaune sur un fond vert foncé. Ces formes d’usage n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée parce que la marque est représentée en caractères standard dans des couleurs communes, ce qui signifie que les aspects figuratifs de la marque telle qu’utilisée sont dépourvus de caractère distinctif en soi. Par conséquent, l’usage sous les numéros 1 et 2 est une variante acceptable de la marque telle qu’elle a été enregistrée.
En ce qui concerne l’usage sous le no 3, cela démontre l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée.
Pour toutes les raisons qui précèdent, la division d’annulation doit rejeter l’argument de la titulaire de la marque de l’Union européenne selon lequel les éléments de preuve ne démontrent pas l’usage de la marque telle qu’enregistrée.

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La marque antérieure est enregistrée pour des teintures cosmétiques; shampooings; lotions capillaires; teintures pour cheveux; produits pour l’ondulation des cheveux compris dans la classe 3. Toutefois, les preuves ne révèlent pas l’existence d’un usage sérieux de la marque pour tous les produits désignés par la marque antérieure.
Conformément à l’article 64, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de la demande en nullité, que pour les produits ou services concernés.
Selon la jurisprudence, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de tenir compte des éléments suivants:
[…] si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous- catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes».
(14/07/2005, T-126/03, ALADIN/ALADDIN, EU:T:2005:288)
En l’espèce, les éléments de preuve démontrent l’usage de la marque essentiellement pour les teintures capillaires, mais aussi pour les shampooings et diverses lotions capillaires. En ce qui concerne les teintures cosmétiques enregistrées, l’usage n’a été prouvé que pour les teintures capillaires (qui sont considérées comme formant une sous-catégorie objective de teintures cosmétiques), mais pas pour d’autres types de teintures cosmétiques, comme les teintures pour la peau. Aucun usage clair n’a été démontré pour les produits pour l’ ondulation des cheveux.
La division d’annulation ne saurait souscrire à l’argument de la titulaire de la marque de l’Union européenne selon lequel les éléments de preuve ne démontrent pas l’existence d’un lien entre la marque et les produits enregistrés. La marque et les produits sont indiqués par écrit sur les factures et représentés en photographies dans divers documents promotionnels et publications produits par la demanderesse. L’ensemble des éléments de preuve produits

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par la demanderesse établit clairement un lien entre la marque «NATURTINT» et les produits susmentionnés. Par conséquent, les arguments de la titulaire de la marque de l’Union européenne doivent être rejetés.
En conséquence, la division d’annulation considère que les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque uniquement pour les produits suivants:
Classe 3: Teintures cosmétiques, à savoir teintures pour cheveux; shampooings; lotions capillaires; teintures pour cheveux.
Par conséquent, la division d’annulation ne tiendra compte des produits susmentionnés qu’aux fins de la suite de l’examen de la demande.

PRÉTENDUE VIOLATION DU PRINCIPE JURIDIQUE NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
La demanderesse fait valoir les arguments suivants:
— Dansla lettre de cessation et d’abstention envoyée à la demanderesse par la titulaire de la MUE le 18/06/2019 (pièce 45), la titulaire de la MUE a affirmé avoir une meilleure revendication de la marque contestée et a demandé à la demanderesse en nullité de cesser d’utiliser le signe «NATURTINT» dans le commerce. En d’autres termes, la titulaire de la MUE a reconnu et soutenu qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public en ce qui concerne les signes «tints OF NATURE» et «NATURTINT». La titulaire de la marque de l’Union européenne s’est contentée de poursuivre son recours lorsqu’elle a appris que la demanderesse en nullité possédait un droit antérieur.
—Dans une autre lettre du 11/05/2021 (pièce 48), le risque de confusion entre les marques a également été confirmé par la titulaire de la MUE.
—Selon le principe nemo potest venire contra factum proprium, également connu sous le nom de venire contra factum proprium non valet, une personne ne peut contester ce qu’elle a précédemment accepté.
En réponse, la titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que la lettre de cessation et d’abstention envoyée à la demanderesse par la titulaire de la marque de l’Union européenne le 18/06/2019 (pièce no 45) concernait l’utilisation par la demanderesse de la marque «tints OF NATURE» dans sa brochure et que la lettre n’aborde pas et ne permet pas d’examiner le risque de confusion entre les marques en cause.
Il est vrai que la titulaire de la marque de l’Union européenne a affirmé, dans sa précédente correspondance avec la demanderesse, que les marques «tints OF NATURE» et «NATURTINT» peuvent être confondues, tandis qu’en l’espèce, elle soutient le contraire, à savoir qu’elles ne peuvent être confondues. Toutefois, les arguments tirés de la correspondance précédente n’ont été présentés qu’à l’appui de la position de la titulaire de la marque de l’Union européenne dans une situation de conflit entre deux concurrents et ne revêtaient manifestement pas une forme d’acte contraignant qui créerait une confiance légitime de la part de la demanderesse. En outre, le risque de confusion entre deux marques ne peut être établi que par une juridiction ou une instance administrative compétente et non par un avis de la partie elle-même. Par conséquent, le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne ait avancé des arguments contradictoires dans le cadre de son conflit avec la demanderesse ne viole pas le principe juridique général nemo potest venire contra factum proprium. Cette règle ne saurait être interprétée comme signifiant que la titulaire de la marque de l’Union européenne est liée, dans le cadre de la présente procédure de nullité, par ses arguments précédents exprimés dans des courriers échangés entre les parties. Par

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conséquent, les arguments de la requérante tirés de la violation du principe juridique susmentionné doivent être rejetés.

Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée et pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé sont les suivants:
Classe 3: Teintures cosmétiques, à savoir teintures pour cheveux; shampooings; lotions capillaires; teintures pour cheveux.
Après avoir pris en considération la forclusion par tolérance pour certains des produits enregistrés, les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Produits pour le soin des cheveux autres que teintures pour cheveux; shampooings; après-shampooings; gels, vaporisateurs, mousses, baumes, crèmes de coiffage, cires et fixatifs pour la coiffure et le soin des cheveux.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les produits de soin des cheveux contestés autres que les teintures capillaires incluent, en tant que catégorie plus large, les shampooings de la requérante, lotions pour les cheveux. Étant donné que la division d’annulation ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de la demanderesse.
Lesshampooings figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les après-shampooings contestés se chevauchent avec les lotions capillaires de la demanderesse. Dès lors, ils sont identiques.
Les gels, sprays, mousses, baumes, crèmes de coiffage, cires et fixatifs pour la coiffure et les soins capillaires contestéssont au moins similaires aux teintures capillaires de la demanderesse, aux shampooings, car ils coïncident, à tout le moins, par leur destination générale (soins capillaires) et le public pertinent, les canaux de distribution et les fabricants habituels.

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b) Public pertinent — niveau d’attention
Au point 27 de sa décision, la chambre de recours a conclu que le public pertinent en l’espèce se composait principalement du grand public, dont le niveau d’attention est généralement moyen, bien que les produits puissent également être achetés par des professionnels ou des spécialistes. Ence qui concerne les produits et services qui s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels, il convient de tenir compte du niveau d’attention du consommateur faisant partie du grand public.
c) Les signes
NATURTINT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Il est fait référence à la comparaison des signes dans la décision de la chambre de recours, paragraphes 29 à 50. En substance, la chambre de recours a constaté ce qui suit (avec un accent particulier sur la partie du public de l’Union européenne parlant l’estonien, le hongrois, le tchèque et le slovaque):
Les éléments «NATUR-» et «nature» des marques sont tout au plus faiblement distinctifs pour les produits pertinents pour le public de l’ensemble de l’Union, car ils seraient associés à l’idée de nature ou à quelque chose de naturel. Le mot «tint» (ou «tints» au pluriel) n’est pas un mot anglais de base et il sera dépourvu de signification au moins pour la partie du public de l’Union européenne parlant le tchèque et le slovaque et aura la signification de «ink» en hongrois et en estonien (ce qui n’est pas lié aux produits pertinents). Dans les deux cas de figure, l’élément «tint»/«teinture» possède un caractère distinctif moyen. L’élément «of» de la marque contestée fait partie du vocabulaire anglais de base mais, en raison de sa taille et de sa position, il ne joue qu’un rôle secondaire. En se concentrant uniquement sur la partie du public de l’Union européenne parlant l’estonien, le hongrois, le tchèque et le slovaque pour laquelle les «tint»/«teintures» sont distinctifs, les marques sont considérées comme similaires sur le plan visuel au moins à un degré inférieur à la moyenne, similaires à un degré moyen sur le plan phonétique et similaires à un faible degré sur le plan conceptuel pour le public de langue tchèque et slovaque et similaires à un degré supérieur à la moyenne pour le public de langue estonienne et hongroise.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.

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Selon la requérante, la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif élevé en raison de son usage intensif et de longue date dans l’Union européenne pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528), les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998-, 39/97, Canon, EU:C:1998:442).
La demanderesse a produit des éléments de preuve de l’usage qui sont également valables pour prouver le caractère distinctif accru, à savoir les pièces 1 à 44 énumérées ci-dessus.
La demanderesse a produit, entre autres, des éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni afin de démontrer le caractère distinctif accru de la marque de l’Union européenne antérieure. Toutefois, il découle de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, libellé en l’espèce, que les conditions de son application doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Étant donné que le Royaume-Uni n’est plus membre de l’Union européenne (depuis le 01/01/2021), les éléments de preuve relatifs à ce territoire ne peuvent être pris en considération pour prouver le caractère distinctif accru dans l’Union européenne après cette date.
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’annulation conclut que les éléments de preuve produits par la demanderesse ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par l’usage à la date de dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, à savoir 02/08/2005, et au moment de l’adoption de la présente décision en nullité.
Il est vrai que la demanderesse a produit un vaste ensemble de preuves montrant une importance relativement importante de l’usage et de la publicité pour les produits capillaires «NATURTINT» dans l’Union européenne et plus particulièrement en Espagne. Néanmoins, les éléments de preuve ne démontrent pas, avec un degré de certitude suffisant, le niveau de reconnaissance de la marque sur le marché au cours des deux périodes pertinentes, à savoir à partir du 02/08/2005 et au moment de la prise de la présente décision. Bien que les pièces 34 et 35 démontrent la présence de la marque «NATURTINT» parmi d’autres marques de couleur capillaire vendues couramment en Espagne en 2002 et en 2005, il n’existe aucun élément de preuve aussi clair en ce qui concerne la période pertinente postérieure (soit jusqu’à 15 ans plus tard).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. La chambre de recours a conclu, au paragraphe 54, que, dans la mesure où la marque antérieure dans son ensemble était dépourvue de toute signification ou dépourvue de signification pertinente pour les produits pertinents, son caractère distinctif intrinsèque était moyen, du moins pour le public pertinent parlant l’estonien, le hongrois, le tchèque et le slovaque.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il est fait référence à l’appréciation globale du risque de confusion dans la décision de la chambre de recours, paragraphes 51 à 56. En substance, la chambre de recours a considéré ce qui suit:

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Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est moyen pour le public de langue estonienne, hongroise, tchèque et slovaque. Les signes présentent à tout le moins un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, un degré moyen de similitude phonétique et un degré de similitude conceptuelle faible ou supérieur à la moyenne. Compte tenu de ce qui précède et compte tenu du degré normal de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, du niveau d’attention moyen du public pertinent, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne peut être exclu, en particulier en ce qui concerne les produits qui sont identiques ou similaires à un degré moyen, à tout le moins pour le public de langue estonienne, hongroise, tchèque et slovaque.
Dans ses observations, la titulaire de la MUE fait valoir que les marques en conflit en l’espèce coexistent sur le marché depuis de nombreuses années.
Selon la jurisprudence,
[…] il ne saurait être entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté par les division [d’annulation] et la chambre de recours entre deux marques en conflit. Toutefois, cette possibilité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, le titulaire de la marque de l’Union européenne a dûment démontré qu’une telle coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures qu’il invoque et la marque antérieure de l’intervenante sur laquelle l’opposition est fondée, et à condition que les marques antérieures concernées et les marques en conflit soient identiques.
[11/05/2005, T-31/03, Grupo SADA (fig.)/Sadia (fig.), EU:T:2005:169, § 86]
La coexistence formelle de certaines marques dans les registres nationaux ou de l’Union européenne n’est pas, en soi, particulièrement pertinente. Il convient également de prouver que les marques coexistent sur le marché, ce qui pourrait indiquer que les consommateurs ont l’habitude de voir les marques sans les confondre. Enfin, l’Office limitera en principe son examen aux marques en conflit.
Ce n’est que dans des circonstances particulières que la division d’annulation peut considérer la preuve de la coexistence d’autres marques sur le marché (et éventuellement dans un registre) au niveau national/de l’Union européenne comme une indication de la «dilution» du caractère distinctif de la marque de la demanderesse, ce qui pourrait être contraire à une hypothèse de risque de confusion.
Cela doit être apprécié au cas par cas et une telle valeur indicative doit être traitée avec prudence, étant donné qu’il peut y avoir différentes raisons pour lesquelles des signes similaires coexistent, par exemple, dans des situations juridiques ou factuelles différentes dans le passé, ou dans des accords de droits antérieurs entre les parties concernées.
En l’espèce, bien que la titulaire de la marque de l’Union européenne ait produit des preuves de la coexistence des marques sur le marché dans certains pays de l’Union, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas démontré que la coexistence reposait sur l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a produit aucune preuve de la coexistence en Estonie, en Hongrie, en Tchéquie et en Slovaquie, dont le public est le public pertinent sur lequel l’accent est mis en l’espèce.

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Dès lors, en l’absence d’arguments convaincants et de preuves, cet argument de la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être rejeté comme non fondé.
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public parlant estonien, hongrois, tchèque et slovaque et, par conséquent, la demande est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de la demanderesse. Commeindiqué au paragraphe 28 de la décision de la chambre de recours, pour refuser l’enregistrement d’une demande de marque de l’Union européenne, il suffit que le motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union européenne (05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 84; 26/07/2023, T-109/22, FRUTANIA (fig.)/Frutaria. (marque fig.) et al., EU:T:2023:423, § 28).
Compte tenu de ce qui précède, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits jugés identiques ou à tout le moins similaires à ceux de la marque antérieure.
La demande n’est pas accueillie en ce qui concerne les produits contestés pour lesquels la forclusion par tolérance a été prouvée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
Liliya Yordanova Vít MAHELKA Jakub Mrozowski
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.

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