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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 nov. 2024, n° 000057226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000057226 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 57 226 (INVALIDITY)
Dev@work Innovation Srl, sectorul 3, Strada Maltopol, Nr. 23, appareil photo 304, etaj 3, Ap. 3, București, Roumanie et Tiberiu-Andrei Trandaburu, str. Vasile Gherghel, nr.113, Ap. 7, secteur 1, București, Roumanie (ci-après les «requérants»), tous deux représentés par Bird télétravail Bird (Pays-Bas) Llp, Zuid-Hollandplein 22, 2596 AW La Haye, Pays-Bas (mandataire agréé);
un g a i ns t
Dev@work BV, Rue Picard 7 Block 6 Box 100, 1000 Bruxelles, Belgique (titulaire de la MUE), représentée par Intellectueeleigendom.Be, Savannahweg 17, 3542 AW Utrecht, Pays-Bas (mandataire agréé). Le 28/11/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 551 964 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 17/11/2022, les demandeurs ont déposé une demande en nullité contre la
marque de l’Union européenne no 18 551 964 (marque figurative) (ci-après la «MUE»), déposée le 03/09/2021 et enregistrée le 21/01/2022. La demande est dirigée contre tous les services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 35: Marketing numérique; Conseils en communication en matière de relations publiques; Optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes; Gestion de projets commerciaux; Développement de stratégies et concepts commerciaux pour le marketing, la marque, la communication et le développement de concepts; conception, services de conception, création, montage, réalisation, orientation et réalisation, dans les domaines suivants: Campagnes de sensibilisation du public, activités promotionnelles et programmes promotionnels, tous les services précités y compris les sites web pour l’environnement des médias sociaux; Assistance commerciale aux entreprises travaillant dans le domaine des médias numériques; Études de marché, études de marché et analyse de marché; Analyses stratégiques commerciales, y compris
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les services suivants: Assistance en matière de marketing et établissement de statistiques; Organisation de foires et d’expositions à des fins publicitaires; En ce compris les services précités étant fournis par le biais de réseaux électroniques, y compris l’internet, les plateformes internet ou les médias sociaux.
Classe 41: Production, programmation et réalisation, en relation avec les services suivants: Services de coaching, réalisation de cours, Webinaires, séminaires, cours et ateliers de formation, dans les domaines suivants: applications logicielles de marketing numérique et de logiciels numériques; Cours de formation en matière d’automatisation; Publication de produits de l’imprimerie, y compris publications électroniques et publication de produits de l’imprimerie et publications, y compris publications électroniques; Les services précités sont également fournis par le biais de réseaux électroniques tels que l’internet, les plateformes internet de Via ou les médias sociaux.
Classe 42: Services des technologies de l’information; Services de conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique; Sécurité, protection et restauration des technologies de l’information; Conception, développement, mise à jour, mise à niveau, implémentation et maintenance de logiciels et progiciels; Conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; Services d’hébergement, logiciels en tant que service, et location de logiciels; Conception, écriture, création et entretien, en rapport avec les produits suivants: Mise à disposition de pages Web; Mise à disposition d’informations en matière de développement de logiciels et d’équipements informatiques; Stockage temporaire d’informations et de données par voie électronique; Fournisseur de services d’application survient services dotés de logiciels et mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables; Fourniture de services personnalisés de recherche informatique, en particulier, réalisation et récupération d’informations à la demande spécifique de l’utilisateur, internet de Via; Services de fournisseurs de services d’applications; Hébergement de contenu numérique; Hébergement de plates- formes de commerce électronique sur Internet; Programmation de logiciels pour des portails Internet, des salons de discussion, des lignes de discussion et des forums Internet; Services de tests d’utilisation de sites web; Services de conversion et de conversion de données, services de codage de données; Services de migration de données; Services d’information et de conseils relatifs aux services précités.
Les requérants ont invoqué:
— Article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE,
— Article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur la base d’une dénomination sociale DEV@WORK INNOVATION S.R.L. et de marques non enregistrées DEV@WORK et dev@work,
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— Article 60, paragraphe 2, point c), du RMUE sur la base d’un droit d’auteur
sur
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
L’affaire pour les requérantes
Les signes DEV AT WORK/ DEV@WORK ont été utilisés par M. Trandaburu (l’un des requérants, ci-après «M. T») depuis 2016, comme indiqué à l’annexe 3. Même si la dénomination sociale originale DEV AT WORK n’inclut pas le signe @, il est évident que le nom de la société roumaine antérieure établie se prononce de la même manière que le nom de la société DEV@WORK B.V. qui a été établie plus tard en Belgique. Le signe @ est également en roumain prononcé «at». En outre, le consommateur pertinent intéressé par les services informatiques offerts par ces sociétés comprend facilement le signe @ comme étant équivalent à «AT». Par conséquent, il n’y a pas de différence entre les signes DEV AT WORK et DEV@WORK. Par conséquent, il n’est pas exact de considérer que la titulaire de la marque de l’Union européenne est la première à utiliser et enregistrer une marque, y compris DEV@WORK. Le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne ait été plus rapide à enregistrer une marque et à tenter de s’approprier les droits relatifs au signe DEV@WORK ne lui confère pas de droits antérieurs. M. T était celui qui a conçu ce nom et qui a ensuite créé deux sociétés (avec d’autres associés) incluant ce nom dans la dénomination sociale. T. était également associé à la société DEV@WORK BV établie en Belgique et, de ce fait, la société a décidé d’adopter le nom DEV@WORK.
Le logo a été fait par la société Advanced Ideas, également associée à la société DEV AT WORK S.R.L. Les demandeurs mentionnent qu’avant le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, il existe des relations commerciales entre les parties, qui ont duré quelques années (voir copies de factures émises entre les deux entreprises). La titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé la marque de l’Union européenne contestée à la fin des relations commerciales entre les parties, dans l’intention de causer un préjudice aux demandeurs. L’intention de les empêcher de continuer à utiliser la dénomination sociale S.C. DEV@WORK INNOVATION S.R.L. et la marque DEV@WORK résultent clairement de la lettre de cessation et d’abstention envoyée par la titulaire de la MUE à l’une des requérantes à la suite de la publication du certificat d’enregistrement de la MUE contestée.
Ce n’est qu’après que le demandeur a répondu et a démontré au titulaire de la marque de l’Union européenne qu’il détient des droits antérieurs qui pourraient être invoqués dans le cadre d’une éventuelle annulation de la marque, ce qui est revenu par la suite à la proposition de limiter l’usage du signe en Roumanie. Toutefois, d’un point de vue commercial, cela n’était pas acceptable pour la demanderesse car de nombreux clients provenaient également de Roumanie (voir factures). Par conséquent, le demandeur a proposé au titulaire de la marque de l’Union européenne de lui transférer ses droits, mais bien entendu dans le cadre d’une indemnisation raisonnable. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas examiné plus avant cette proposition en reprochant
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à la demanderesse de mauvaise foi de tenter d’obtenir des avantages financiers de la part de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
Enoutre, la titulaire de la marque de l’Union européenne ne détient aucun droit antérieur, comme elle le prétend. La société DEV@WORK BV a été créée à la suite de l’intention de l’une des requérantes d’avoir une collaboration commerciale avec M. B, ssociate au sein de la société dela titulaire de la marque de l’Union européenne DEV@WORK BV. La requérante, M. T., était également l’un des actionnaires lorsque cette société a été constituée le 26/01/2018. En outre, l’utilisation de la dénomination sociale DEV@WORK BV et de la dénomination DEV@WORK jusqu’à la fin des relations commerciales entre les parties n’a eu lieu que dans le cadre de ces relations.
Par conséquent, un tel usage ne devrait pas être considéré comme un usage du signe DEV@WORK au nom de la titulaire de la marque de l’Union européenne. La dénomination DEV@WORK était déjà utilisée depuis quelques années par la demanderesse, M. T. avant la collaboration avec M. B. Après la fin des relations commerciales entre les parties, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas utilisé la marque DEV@WORK légitimation. Elle a continué à l’utiliser alors qu’elle savait que cette dénomination appartenait à la demanderesse, M. T., et que les relations commerciales entre les parties avaient cessé. il est de jurisprudence constante qu’une situation susceptible de donner lieu à une mauvaise foi est celle où la MUE par l’enregistrement, le titulaire entend mettre la main sur la marque d’un tiers avec lequel il entretenait des relations contractuelles ou précontractuelles, ou tout type de relation, lorsque la bonne foi s’applique et impose au titulaire de la MUE le devoir de loyauté à l’égard des intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R336/2007 2, CLAIRE FISHER). en l’espèce, la titulaire de la marque de l’Union européenne entretenait des relations commerciales avec les demandeurs avant le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée et connaissait l’utilisation de la marque et de la dénomination sociale identiques DEV@WORK par les demandeurs. Comme les requérants l’ont démontré: (1) la demanderesse, M. T, a créé une sociétéDEV@WORK S.R.L, déjà le 15/04/2016, ayant pour objet l’activité «traitement de données, administration en ligne et activités connexes», avant tout début d’utilisation ou enregistrement de dénominations sociales ou de marques par la titulaire de la MUE. (2) les relations commerciales entre les demandeurs et la titulaire de la marque de l’Union européenne ont débuté en juin 2017, lorsque la titulaire de la MUE a contacté la demanderesse, M. T. on Linkedln, afin de discuter d’une proposition commerciale. Les discussions entre les parties se sont matérialisées par une collaboration effective. En raison du goodwill déjà créé sous le nom DEV@WORK, la collaboration commerciale a été développée sous la dénomination sociale générale DEV@WORK avec une société à créer sous ce nom en Roumanie et une entreprise en Belgique, où tant M. T que M. B sont actionnaires. Comme mentionné à l’annexe 4, pour les premiers projets DEV@WORK S.R.L. facturés directement aux clients en Belgique. (3) Même s’il existait un projet daté du 01/12/2017 établissant ensemble une société en Belgique (par les requérants, M. T et M. B), cette société n’a été créée que le 26/01/2018, tant par M. T que par M. B.
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Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la marque de l’Union européenne, le «droit antérieur» appartient aux demandeurs qui utilisaient déjà une dénomination sociale et une marque DEV@WORK avant la création de la société DEV@WORK BV. Dans ce contexte, le fait que la société suivante DEV@WORK BV ait été créée avant la société S.C. DEV@WORK INNOVATION S.R.L. ne démontre aucun «droit antérieur» de la titulaire de la MUE.
En outre, les requérantes auraient démontré que la société S.C. DEV@WORK S.R.L. n’a été fermée que parce que la requérante, M. T., dans le cadre de la collaboration commerciale avec M. B. a accepté de créer ensemble de nouvelles sociétés en Roumanie et en Belgique, afin d’étendre la couverture de l’activité commerciale. Par conséquent, le fait que DEV@WORK B.V en Belgique ait été créé deux mois avant S.C DEV@WORK INNOVATION S.R.L. en Roumanie doit être analysé sous cet angle uniquement. Le fait que la requérante, M. T. était un associé de cette société, démontre l’implication de l’une des requérantes ainsi que le fait qu’en raison de sa participation, ils ont adopté la même dénomination sociale qu’en Roumanie, DEV@WORK, comme précédemment utilisé par M. T. dans la société DEV@WORK S.R.L.
Les documents joints à l’annexe 4 et à l’annexe 5 montrent que M. B. a demandé l’utilisation du même logo et du même nom dans la nouvelle société en Belgique. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas contesté le fait qu’elle avait connaissance de l’enregistrement de la dénomination sociale en Roumanie et de son utilisation ainsi que de l’usage de la marque DEV@WORK en Roumanie.
Il peut exister une preuve de mauvaise foi si le titulaire de la MUE demande une marque identique/similaire à celle d’un tiers pour des produits et services similaires/identiques prêtant à confusion et que le droit antérieur est protégé légalement dans une certaine mesure et que le seul objectif de la titulaire de la MUE est de concurrencer déloyalement en tirant profit du signe antérieur (11/06/2009, C 529 07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 46, 47).
. Les produits et services sont identiques à ceux pour lesquels la dénomination sociale et la marque sont utilisées par les demandeurs.
Les demandeurs et la titulaire de la marque de l’Union européenne ont collaboré pendant une certaine période et l’usage invoqué du signe DEV@WORK par la titulaire de la marque de l’Union européenne est dû à la collaboration avec les demandeurs. Par conséquent, l’affirmation de la titulaire de la marque de l’Union européenne selon laquelle elle utilise la marque depuis de nombreuses années et que les demandeurs n’ont formulé aucune objection à son utilisation est dénuée de fondement. Les demandeurs ont considéré que l’usage de la marque n’est utilisé que dans le cadre de leur collaboration et dans le cadre de leur accord commercial. Ainsi qu’il ressort de l’annexe 1 ter, la dernière facture entre la requérante S.C. DEV@WORK INNOVATION S.R.L. et DEV@WORK BV est datée du 16/11/2020.
Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la marque de l’Union européenne, rien ne prouve que les demandeurs aient approuvé l’utilisation de la
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dénomination DEV@WORK après l’arrêt des relations commerciales entre les parties.
L’utilisation de la dénomination DEV@WORK n’a eu lieu que dans le cadre des relations commerciales entre les parties et les requérantes, étant entendu qu’elles permettent à leur partenaire commercial d’utiliser la dénomination DEV@WORK uniquement dans le cadre de la promotion de leurs propres activités et de son développement. Les requérantes n’ont jamais consenti ni considéré que la dénomination DEV@WORK est utilisée par leur partenaire commercial en leur nom propre ou qu’elle leur appartient. En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a produit aucune preuve à cet égard. Les requérantes ont toujours considéré l’utilisation de la dénomination DEV@WORK par DEV@WORK BV comme une extension de leurs propres activités. Ces circonstances indiquent à elles seules clairement que la titulaire de la marque de l’Union européenne avait connaissance de l’usage à long terme de la marque par les demandeurs lors du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée (voir 11/07/2013, T-321/10, GRUPPO SALINI/SALINI, § 25).
Les demandeurs n’ont eu connaissance du dépôt contesté (03/09/2021) et de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée que lorsqu’ils ont reçu une lettre de mise en demeure de la titulaire de la marque de l’Union européenne le 06/07/2022.
La démonstration de la mauvaise foi suppose de prouver qu’au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne, la titulaire de la marque de l’Union européenne savait qu’elle causait un préjudice aux demandeurs et que ce préjudice était la conséquence de son comportement reproché d’un point de vue moral ou commercial (2I/04/2010, R 279/2009 1, GRUPPO SALINI).
En outre, la nature de la marque demandée, l’origine du signe en cause et la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de ce signe sont des facteurs pertinents pour déterminer l’intention du titulaire. Aucune explication légitime n’est fournie quant à la raison pour laquelle la titulaire de la MUE, parmi toutes les combinaisons possibles de mots et/ou de logo, a choisi d’enregistrer la marque DEV@WORK pour des services identiques et/ou similaires aux services proposés par les demandeurs sous la dénomination sociale et la marque DEV@WORK. La titulaire avait l’intention, lors du choix de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée, d’avoir connaissance de l’utilisation à long terme de la marque par les demandeurs et de leur porter préjudice en les déterminant pour stopper toute utilisation de leur dénomination sociale et de l’usage de la marque.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a reçu des questions de ses clients sur la relation de la titulaire avec les demandeurs. Il résulte de ce qui précède que les parties opèrent sur le même marché et que les clients connaissent l’activité de la demanderesse DEV@WORK INNOVATION S.R.L. et que, par conséquent, la titulaire de la MUE était disposée à produire un préjudice pour sa concurrence et l’empêcher d’utiliser la marque DEV@WORK sur le marché de l’UE.
Le fait que la marque de l’Union européenne contestée ait été déposée peu après la fin des relations commerciales entre les parties en raison des malentendus entre elles a été considéré, dans la jurisprudence de l’UE, comme
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une circonstance qui mérite une attention particulière lorsqu’il s’agit d’apprécier si la titulaire de la marque de l’Union européenne a agi de mauvaise foi ou non.
L’intention de la titulaire de la marque de l’Union européenne était, en l’espèce, de priver les demandeurs de la marque DEV@WORK et de perturber leurs activités à la suite de la cessation des relations commerciales entre elles.
La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que les demandeurs ne sont titulaires d’aucun droit enregistré ni droit antérieur, tandis que la titulaire de la marque de l’Union européenne a été la première à déposer une demande de marque. Dans ce contexte, la titulaire de la MUE souhaitait manifestement tirer profit de l’omission des demandeurs d’enregistrer la marque DEV@WORK et d’utiliser cet enregistrement pour empêcher les demandeurs de continuer à utiliser la marque et la dénomination sociale.
Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la marque de l’Union européenne, le fait que les demandeurs aient demandé une indemnisation dans la situation où ils accepteront de ne pas utiliser la marque DEV@WORK ne prouve pas de mauvaises intentions de la part des demandeurs. Au contraire, il n’est pas tout à fait réaliste qu’après des années d’utilisation et de collaboration commerciale avec la titulaire de la marque de l’Union européenne, les demandeurs renonce à l’usage de la marque et de la dénomination sociale sans être indemnisés pour les investissements réalisés et le goodwill acquis par cette dénomination.
En conclusion, il ressort des éléments de preuve produits par les parties que la titulaire de la marque de l’Union européenne a décidé de demander l’enregistrement de la marque essentiellement afin de créer des obstacles à l’activité des demandeurs en les empêchant d’utiliser cette marque dans l’Union européenne. En déposant la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne entendait tirer profit de l’absence de protection formelle de la marque des demandeurs dans l’Union européenne pour reprendre les clients et la part de marché créée par les activités des demandeurs et leur collaboration commerciale antérieure. La titulaire de la marque de l’Union européenne s’est dès lors écartée des usages honnêtes en matière commerciale et des principes reconnus d’un comportement éthique lorsqu’elle a demandé une marque identique à celle dont elle savait qu’elle était utilisée par un partenaire commercial précédent, pour des services identiques ou similaires. Cela est d’autant plus vrai que la demande de marque de l’Union européenne a été déposée au moment où la collaboration commerciale entre les parties a pris fin.
Par conséquent, il y a lieu de conclure que la marque contestée a été déposée de mauvaise foi. Le fait que les demandeurs n’aient pas réagi, comme l’affirme la titulaire de la marque de l’Union européenne, à l’encontre de la marque de l’Union européenne contestée ne change rien au fait qu’ils n’ont eu connaissance de la demande de marque de l’Union européenne que lorsqu’ils ont reçu la lettre de cessation et d’abstention de la titulaire de la MUE. Pour cette raison, les demandeurs se sont tournés vers la voie de recours en nullité, qui autorise les allégations de mauvaise foi.
À l’appui de ses différentes observations, les demandeurs ont produit les éléments de preuve suivants (dont certains sont confidentiels et décrivent donc les termes des demandeurs):
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Avec la demande déposée le 17/11/2022 et des preuves supplémentaires déposées le 23/11/2022 et l’enregistrement audio MP3 déposé le 05/12/2022:
Annexe 1: Preuve de l’activité antérieure de M. T. dans le secteur informatique depuis le 07/04/2011 — copie du certificat d’enregistrement de M. T. — personne autorisée, enregistrée au registre du commerce — activité CAEN code 6202 — Activités de conseil en informatique Annexe 2: Preuve de l’enregistrement du nom de domaine www.devat.work a) Extrait complet complet montrant que le nom de domaine www.devat.work a été enregistré le 22/02/2016
b) L’écran d’impression domain.com — confirmation de paiement montrant que M. T. a payé pour l’enregistrement et le maintien du nom de domaine www.devat.work au cours de la période comprise entre le 22/02/2016 et aujourd’hui. c) Compte d’écran d’impression domain.com où il est remarqué que le titulaire du compte est M. T. et qu’il a été enregistré le 22/02/2016 d) Extrait de Wayback Machine montrant des pages du site web www.devat.work de 2017, 2018, 2019, 2022 et 2021.
e) Concept du site web dev@work créé par Advanced Ideas Annexe 3: Enregistrement de la société DEV AT WORK SRL en Roumanie 15/04/2016 et usage de la dénomination sociale et de la marque DEV@WORK: a) Copie de l’inscription au registre du commerce et de sa traduction b) Copie de l’acte constitutif DEV@WORK SRL et sa traduction c) communiqué de presse lors du lancement de la société DEV@WORK – dans le magazine BIZ et sa traduction
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d) Preuve que la société a engagé deux employés lors du lancement de l’activité et de sa traduction e) Copie de la déclaration financière de la société pour l’année 2016 et sa traduction f) Copies factures sélectives émises ou reçues par DEV AT WORK S.R.L. au cours de la période 01/06/2016-06/02/2018, qui prouvent l’activité de la société et l’utilisation de la dénomination sociale et de la marque non enregistrée DEV AT WORK:
• Facture no 2016 0003 datée du 24/11/2016 émise par DEV AT WORK S.R.L. à la société S.C. WebSpot S.R.L. située à Bucarest (Roumanie)
• Facture no 20160001 datée du 01/06/2016 émise par DEV AT WORK S.R.L. à la société S.C. Advanced Ideas S.R.L., située à Bucarest (Roumanie)
• Facture no 20100174 du 06/02/2018 émise par S.C. PROFIT-CONT VITAL S.R.L. à DEV AT WORK S.R.L. pour les services comptables du mois de janvier 2018
• Facture no 2010019 du 07/08/2017 émise par S.C. PROFIT-CONT VITAL S.R.L. à DEV AT WORK S.R.L. pour les prestations comptables du mois de juillet 2017
• Facture no 2010042 du 05/09/2017 émise par S.C. PROFIT-CONT VITAL S.R.L. à DEV AT WORK S.R.L. pour les prestations comptables du mois d’août 2017 g) Copies de contrats et factures adressées à des sociétés en dehors de Roumanie qui prouvent que l’activité sous la dénomination sociale et la marque non enregistrée DEV AT WORK S.R.L. s’étendait également à l’étranger. h) Copies des ordres de paiement de S.C. DEV AT WORK SRL à l’administration fiscale sur la base des revenus tirés de son activité commerciale et de ses traductions I) Copies factures pour le paiement du loyer pour le lieu où S.C. DEV AT WORK SRL a son siège j) Preuve que Advanced Ideas a transféré ses parts de la société à M. T.; contrat de transfert et décision de la société d’approuver le transfert d’actions. Annexe 4: copies de la correspondance et du contact sur les réseaux sociaux entre les parties: a) Tout premier contact entre M. B. et M. T. — printscreen LinkedIn daté du 07/06/2017 b) Copies de la correspondance électronique échangée entre M. T. et M. B., dont il ressort que le dernier était encore employé par Coréw à ce moment-là. c) Copies des factures INV-62018.pdf + INV-62019 émises par DEV@WORK Roumanie pour des clients en Belgique d) enregistrement de la conversation Skype entre M. T. et M. B. concernant les conditions de collaboration entre les parties et l’utilisation du logo DEV@WORK en indigo bleu par la nouvelle société en Belgique et le logo en vert par l’entreprise en Roumanie. e) Preuve de l’inscription du logo DEV@WORK sur la plateforme principale, telle que mentionnée lors de la discussion entre M. T. et M. B. Annexe 5: La société DEV@WORK BVBA établie par MM. B. et Trandaburu a) Copie d’un projet d’acte constitutif de la société DEV@WORK BV dans lequel il est possible de noter que MM. B. et T. seront associés à la société (en néerlandais).
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b) Copie à publier dans les annexes au Moniteur belge après le dépôt de l’acte au registre — pour la société DEV@WORK BV (en néerlandais). c) Copie du courriel du 08/02/2018 dans lequel M. T. informe de donner ses parts dans la société DEV@WORK BV à M. B. d) et e) 24-25/11/2017 et 07/12/2017-15/01/2018: copie de la correspondance électronique échangée entre M. B., M. T. et une société d’avocats de Roumanie portant sur les conditions de constitution d’une société en Roumanie par les deux parties. f) Un document téléchargé à partir des Docs Google, dans lequel les deux parties ont travaillé ensemble aux conditions de leur collaboration. g) 12/02/2018 — copier le courriel de M. B. à M. T.: « 4) lorsque vous êtes d’accord et prêt à changer nos profils sur LinkedIn (vous avez pour le logo vert — me sembler pour le Blue — mentionné pour me PDG sur Blue, vous avez CTO on Green)». h) Impression de la correspondance électronique échangée entre M. B., M. T. en date du 12/07/2018 concernant l’utilisation du logo antérieur DEV@WORK appartenant à M. T. dans la nouvelle société. I) 19/02/2018- copier le courriel de M. B. propose à M. T. de confirmer les cartes de visite et montrant que M. B. a utilisé le logo en bleu qui appartenait à M. T., sur les cartes de visite. j) 12/07/2018 — copie de la correspondance par courrier électronique entre M. B. propose et M. Trandaburu, le premier demandant l’accès au logo pour le modifier. k) Copie de facture no INV-62027/01/04/2018 émise par DEV@WORK S.R.L. Romania à DEV@WORK BVBA ayant pour objet la création d’un site web. Le logo est utilisé sur la facture. Annexe 6: La société DEV@WORK Innovation S.R.L. Romania a) Copie du certificat d’enregistrement au registre du commerce le 20/03/2018 et de sa traduction b) Copie de l’acte constitutif de la société DEV@WORK INNOVATION S.R.L. et de la traduction en anglais c) copies de factures émises par DEV@WORK INNOVATION S.R.L. à ses clients situés en Roumanie et à l’étranger. Cela prouve l’intensité et l’extension de l’activité de l’entreprise. d) Copies des ordres de paiement de S.C. DEV@WORK INNOVATION SRL à l’administration fiscale sur la base des revenus tirés de son activité commerciale et de ses traductions e) Copies factures pour le paiement du loyer pour le lieu où S.C. DEV@WORK INNOVATION Srl. a son siège. Annexe 7: a) copie de la lettre de cessation et d’abstention du 06/07/2022 envoyée par DEV@WORK à M. T. demandant la cessation et l’absence d’utilisation de la dénomination DEV@WORK au cours de son activité commerciale. Annexe 8: Loi no 84/1998 sur les marques republiée et les indications géographiques — Journal officiel no 856/18.09.2020 Annexe 9:
— Décision no 91/R du 26/04/2005- SABADAG ro-engl
— Décision no 143/19.02.2013 — rendue par l’Office d’État roumain pour les brevets et les marques (O.S.I.M) concernant la marque «Magenta SYSTEM» ro/engl
— Décision no 238/31.10.2011- rendue par l’office d’État roumain des brevets et des marques (O.S.I.M), concernant la marque «Georgi pentru CELE mai existente gusturi! Cofetatiserie-Brutarie-Gogoserie- pizzerie», dépôt no M 2010 00410 ro/engl
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— Décision no 102/23.02.2012 de la Commission de recours de l’Office national roumain des brevets et des marques — affaire CRM 201/2011 — Marque AUDIO NOVA M 2008 06193 ro/engl
Avec les observations du 31/05/2023 et du 07/07/2023 (renumérotés par la division d’annulation pour plus de clarté):
Annexe 1 bis: Extrait du registre de commerce daté du 17/05/2023 indiquant le statut d’actif de la société (traduction en anglais de l’extrait du registre de commerce)
Annexe 2 bis: Extrait — Articles 231 à 233 de la loi no 31/1990 sur les sociétés commerciales republiée et traduction en anglais
Annexe 3 bis: Décision de l’office d’État roumain des brevets et des marques dans la procédure d’opposition no 1002887 de la décision du 31/01/2022 notifiée le 11/10/2022 et traduction en anglais
Annexe 4 bis: Déclaration d’ADVANCED IDEA STUDIO, qui a créé le logo DEV@WORK sur les instructions reçues de M. T.
Observations du 12/02/2024 (renumérotés par la division d’annulation pour plus de clarté):
Annexe 1 ter: La dernière facture émise entre la requérante S.C. DEV@WORK INNOVATION S.R.L. et la titulaire de la marque de l’Union européenne DEV@WORK BV, datée du 16/11/2020 Annexe 2 ter: La décision du Tribunal de Bucarest no 2606 du 20/11/2019 dans le dossier no 44209/3/2018.
L’affaire concernant la titulaire de la marque de l’Union européenne
La titulaire de la marque de l’Union européenne présente sa chronologie des faits et mentionne que la demanderesse DEV@WORK INNOVATION SRL n’a pas la capacité d’ester en justice étant donné qu’elle a été dissoute le 30/03/2022, à savoir avant le dépôt de la présente demande en nullité le 17/11/2022. En vertu du code de procédure civile roumain, la capacité d’ester en justice est une condition préalable à la recevabilité en principe de toute action en justice.
À titre subsidiaire, si l’Office décidait de maintenir la demanderesse DEV@WORK INNOVATION SRL dans la procédure, la titulaire de la MUE demande à l’Office d’inviter le représentant de la demanderesse à fournir la preuve qu’elle était habilitée à représenter ladite partie à la date du 17/11/2022, date de dépôt de la demande en nullité.
En ce qui concerne le motif de mauvaise foi, la titulaire de la marque de l’Union européenne avance, en substance, ce qui suit: (1) la dénomination sociale de LT DEV@WORK B.V. est enregistrée (26/01/2018) avant la dénomination sociale de la demanderesse S.C. DEV@WORK INNOVATION S.R.L. (19/03/2018) et possède donc des droits antérieurs; (2) La titulaire de la marque de l’Union européenne a utilisé la dénomination sociale et la marque DEV@WORK; (3) Il s’agissait pour la première fois de déposer une marque de l’Union européenne; (4) La marque de l’Union européenne contestée n’a pas été déposée de mauvaise foi parce qu’elle a été utilisée de manière incontestée par les
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demandeurs depuis de nombreuses années dans l’ensemble de l’Union européenne, avant le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée.
La titulaire de la marque de l’Union européenne confirme qu’elle a entretenu des relations commerciales étroites par le passé avec les demandeurs et qu’elle avait connaissance de l’existence de l’autre partie. Il n’a toutefois pas été établi que le nom «DEV@WORK» et le logo font partie du capital que M. T. a investi dans l’entreprise.
L’intention n’était jamais que le titulaire soit simplement une relation commerciale de la demanderesse. La titulaire a été pleinement impliquée dans la création et la création des entreprises DEV@WORK, ainsi qu’il ressort également du fichier audio soumis par les demandeurs. La titulaire a également participé à la création de la société roumaine, voir annexe N présentant la signature de la titulaire et de la demanderesse.
Deuxièmement, la marque contestée et la marque utilisée par la demanderesse sont bien très similaires mais cela ne démontre pas la mauvaise foi.
Troisièmement, la requérante fait également valoir que la lettre de cessation et d’abstention est un indice de mauvaise foi. Cette lettre a toutefois été envoyée pour la première fois le 06/07/2022, tandis que la marque de l’Union européenne a été déposée le 03/09/2021. En raison de la relation rapprochée entre les parties et de la conviction de la titulaire que les sociétés appartenant à la demanderesse étaient dissoutes, la titulaire a été surprise d’apprendre que l’usage de la marque se poursuit. Au moment du dépôt de la MUE, la titulaire n’avait pas connaissance de l’usage continu et de l’existence du nom par la demanderesse.
Malgré cela, le titulaire n’avait pas l’intention d’empêcher son ancien partenaire d’utiliser le nom en Roumanie et proposait un accord de coexistence, dans le cadre duquel le demandeur était autorisé à continuer d’utiliser le nom en Roumanie. Malheureusement, la demanderesse n’a pas accepté cette solution proposée et a demandé à la titulaire une grande somme d’argent (annexe L).
Rien ne prouve que la titulaire ait eu l’intention de bloquer les demandeurs ou qu’elle ait effectivement empêché l’utilisation de leur signe (14/06/2010, R 1795/2008-4, ZAPPER-CLICK, § 21). L’envoi de la lettre de cessation et d’abstention n’est pas un indicateur d’une éventuelle mauvaise foi de la titulaire. Elle indique simplement qu’il existe un conflit concernant la propriété intellectuelle appartenant au titulaire. Étant donné que le titulaire est le premier déposant, il détient de meilleurs droits et peut l’exercer par la suite. En l’espèce, les éléments de preuve versés au dossier montrent simplement qu’au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne avait déjà utilisé légitimement le signe «DEV@WORK» et que les demandeurs en avaient connaissance. En outre, la titulaire avait enregistré les marques «DEV@WORK» au Benelux. En enregistrant la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire était en train de préparer son expansion sur le marché de l’Union européenne, ce qui suit une logique commerciale.
La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que les demandeurs énumèrent une série de circonstances susceptibles de suggérer la mauvaise foi, tout en déduisant de manière concluante que la mauvaise foi doit donc
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effectivement exister. Cette approche ne tient pas compte de la nature conditionnelle du terme «may». La simple existence de certaines circonstances n’étaye pas de manière non équivoque l’existence d’une mauvaise foi.
Il est clair que la titulaire de la marque de l’Union européenne utilise largement la marque «DEV@WORK» avant le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée et également après la date de dépôt et qu’elle utilise toujours activement la marque.
Cela montrerait clairement que la titulaire de la marque de l’Union européenne ne remplissait pas les critères «n’a pas déposé la marque de l’Union européenne contestée pour l’utiliser, mais uniquement pour empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché». Cela ne prouverait pas non plus que le dépôt de la marque avait «pourseul objectif, pour la titulaire de la marque de l’Union européenne…, de concurrencer déloyalement la concurrence en tirant profit du signe antérieur», étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne utilise clairement le nom lui- même avec succès. Étant donné que tout le succès de ce nom provient de la titulaire de la marque de l’Union européenne et en tant que sociétés de la demanderesse en cas de dissolution, il serait également impossible pour la titulaire de la marque de l’Union européenne de tirer profit d’un droit antérieur, étant donné qu’il n’y aurait aucun avantage à en tirer.
En outre, elle réfute également l’affirmation selon laquelle la titulaire de la marque de l’Union européenne n’avait aucune «explication légitime quant à la raison pour laquelle la titulaire de la marque de l’Union européenne, parmi toutes les combinaisons possibles de mots et de logos, a choisi d’enregistrer la marque DEV@WORK pour des services identiques et/ou similaires aux services proposés par les demandeurs sous la dénomination sociale et la marque DEV@WORK». Il s’agit d’un nom que la titulaire de la MUE utilise avec succès depuis de nombreuses années avant le dépôt de la MUE contestée. La titulaire de la MUE a également déjà enregistré la marque antérieure au Benelux auprès de l’OBPI en déposant la marque le 17/02/2018 sous le numéro d’enregistrement 1 031 108. Une fois de plus, le dépôt de la marque de l’Union européenne est une conclusion logique en ce qui concerne le succès et l’expansion de la titulaire de la marque de l’Union européenne et cette extension n’a pas cessé avec l’UE, étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne s’est étendue davantage avec l’enregistrement de la marque internationale 1 685 109. Les demandeurs font également plusieurs déclarations erronées concernant la chronologie et les intentions de la titulaire de la marque de l’Union européenne. Les demandeurs ont affirmé à tort que «l’enregistrement de la marque de l’Union européenne a été effectué peu après la fin des relations commerciales entre les parties». Étant donné que les relations ont été séparées en 2020, la marque de l’Union européenne n’a été déposée qu’en septembre 2021, ce qui a dissipé toute illusion d’urgence.
La titulaire de la marque de l’Union européenne ne s’est pas retirée de l’entreprise pour lancer un nouveau départ sous le même nom. Au contraire, la titulaire a utilisé ce nom avec un grand succès, comme démontré précédemment, depuis plusieurs années avant le dépôt de la MUE. Au cours de cette période, l’une des requérantes faisait partie des activités de la titulaire de la marque de l’Union européenne et avait pleinement connaissance de l’utilisation du nom «DEV@WORK» par la titulaire. En définitive, ce sont les
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demandeurs qui ont choisi de mettre un terme à la collaboration établie avec la société de la titulaire et de sortir de l’entreprise DEV@WORK
Au cours de cette période et par la suite, la titulaire — en tant qu’entité Dev@Work BV — a acquis de manière indépendante des droits de marque et de nom commercial qu’elle peut invoquer à l’encontre de toute autre partie. Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu de demande de MUE sans que la titulaire ait l’intention de l’utiliser pour les produits et services désignés. Dans cette mesure, Dev@Work BV avait donc un intérêt légitime à enregistrer la marque de l’Union européenne.
Ce n’est qu’après que la titulaire a refusé de verser aux demandeurs des avantages indus en nombre de dizaines de milliers d’EUR que les demanderesses ont introduit une action en nullité et ont, par la suite, rétabli la société DEV@WORK INNOVATION SRL de liquidation en position active. Nous faisons valoir qu’un tel comportement prouve que les requérantes sont celles qui se livrent à des modèles de mauvaise foi, sans juste motif.
Dans son objectif d’expansion, la titulaire a également déposé un enregistrement international désignant la Norvège, la Suisse et le Royaume-Uni (voir: Annexe V). Si la titulaire avait uniquement des intentions de mauvaise foi en ce qui concerne le dépôt de la marque contestée, de telles extensions en dehors du territoire des demandeurs seraient sans objet.
Aucun des éléments de preuve ou de raisonnement fournis par les demandeurs n’indique que la marque contestée a été déposée de mauvaise foi, alors qu’il est tout à fait clair, et même non contesté par les demandeurs, que la titulaire utilise la marque depuis de nombreuses années dans l’ensemble de l’Union européenne, avant le dépôt de la marque contestée.
Les requérantes avaient connaissance de l’usage de la marque contestée par la titulaire et n’ont émis aucune objection à l’encontre de son usage, pas même après qu’elles ont rompu la coopération entre la titulaire et les requérantes.
À l’autre extrémité, la titulaire a eu l’impression que la demanderesse a cessé d’utiliser le nom DEV@WORK, la demanderesse s’étant soudainement retirée de la coopération entre elles et les sociétés des requérantes dissoutes. Une fois que la titulaire a commencé à recevoir des questions de ses clients sur la relation entre les titulaires et la demanderesse, la titulaire a décidé de s’adresser à la demanderesse.
Alors que la titulaire a envoyé dans un premier temps une lettre de cessation et d’abstention très courantes, la titulaire a rapidement proposé un accord de coexistence à la demanderesse, où la demanderesse était autorisée à utiliser le nom DEV@WORK, à condition qu’elle précise qu’elle n’est plus associée à la titulaire. Comme il a été soutenu ci-dessus, les sociétés de la demanderesse ont été dissoutes ou dans un état de dissolvant et la demanderesse n’est pas titulaire d’une marque enregistrée. La demanderesse ne disposait donc (plus) de droits antérieurs. Malgré cela, la titulaire était disposée à s’établir dans des conditions assez favorables, ne nécessitant même pas de compensation financière. La demanderesse a choisi de rejeter cet accord et a exigé une somme d’argent assez importante, ce qui rend ses intentions très claires.
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À l’appui de ses différentes observations, la titulaire a produit les éléments de preuve suivants:
Avec les observations du 15/05/2023:
Annexe A — Extrait du registre du commerce belge DEV@WORK B.V.;
Annexe B — Preuve de l’usage continu et intensif et de la promotion du nom commercial DEV@WORK et de la marque DEV@WORK sous forme verbale et figurative;
Annexe C — Factures de Fotografik à des fins promotionnelles;
Annexe D — Factures relatives aux services offerts par Dev@Work B.V. et la dernière publication du rapport annuel 2021;
Annexe E — extrait du registre du commerce roumain DEV@WORK INNOVATION SRL;
Annexe F — extrait du registre du commerce roumain DEV AT WORK SRL;
Annexe G — Décision civile no 1817 2018 du 07/06/2018 rendue par le Tribunal de Bucarest 6th section civile en roumain;
Annexe H — Décision civile no 478 2015 du 03/02/2015 rendue par le Tribunal de Bucarest, 6th section civile en roumain;
Annexe I — 22/03/2019, C 15 358, BODYHELIX;
Annexe J — Décision civile no 317 du 02/03/2021 rendue par le Tribunal de Bucarest,3e section civile en roumain;
Annexe K — lettre du 08/08/2022, réponse de la demanderesse à la lettre de cessation d’activité;
Annexe L — courriers électroniques échangés entre la demanderesse et la titulaire, au cours de la période allant du 08/08/2022 au 29/08/2022, concernant la lettre de cessation et d’abstention et une indemnisation pour la demanderesse;
Annexe M — correspondance électronique entre la demanderesse et la titulaire, datée du 04/01/2018, concernant l’implication de la titulaire;
Annexe N — document roumain concernant la création de la société roumaine, qui a besoin des autographes de la requérante et de la titulaire.
Avec les observations du 22/09/2023:
Annexe O: 21/08/2014, R 2356/2013-4, CONCEPT FACTORY.
Annexe P: Extraits du registre du commerce roumain concernant les sociétés DEV@WORK INNOVATION SRL et DEV AT WORK SRL, en roumain et en anglais;
Annexe q: Extrait des articles 227, 235 et 237 de la loi no 31/1990 en roumain et en anglais;
Annexe R: Un extrait des articles 3, 48 et 51 de la loi roumaine no 265/2022 concernant le registre du commerce, en roumain et en anglais;
Annexe S: 04/11/2010, R 210/2010-1, BIGBAG.
Annexe T: 14/02/2012, T-33/11, BIGBAG.
Annexe U: Factures pour du travail effectué par la titulaire de la marque de l’Union européenne en utilisant la marque contestée au cours de la période allant du 26/02/2018 au 10/03/2022.
Annexe V: Certificat d’enregistrement international de l’OMPI «DEV@WORK» IR 1 685 109.
Observation du 20/06/2024:
Annexe W: Extraits du code civil roumain
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Annexe X: Décision civile no 1046/2022 du 05/05/2022 rendue par la Haute Cour de cassation et de justice, 2e section civile
Annexe Y: Décision civile no 1882/2022 du 13/10/2022 rendue par la Haute Cour de cassation et de justice, 1st civil
Annexe Z: Décision civile no 1528/2018 rendue par le Tribunal de Bucarest, 5th Civil section
Annexe AA: Un bilan, extrait de la Banque nationale de Belgique et un rapport de ventes pour les années 2022 et 2021. Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
Principes généraux
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe aucune définition juridique précise du concept de «mauvaise foi», qui est ouvert à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions à elles seules n’ont pas de conséquences juridiques. Pour pouvoir conclure à la mauvaise foi, il doit tout d’abord exister une action dans le chef du titulaire de la marque de l’Union européenne qui reflète clairement une intention malhonnête, et, ensuite, une norme objective en référence à laquelle cette action peut être mesurée et ensuite considérée comme constituant un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, qui peuvent être identifiés en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par rapport aux normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).
L’existence de la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne lors du dépôt d’une demande de marque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C- 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité; la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire;
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Remarques liminaires concernant l’intérêt et la capacité de l’un des requérants à se présenter dans la présente procédure judiciaire
L’article 63, paragraphe 1, point a), du RMUE n’exige pas du demandeur qu’il démontre un intérêt à agir (25/02/2010, C-408/08 P, Color Edition, EU:C:2010:92,
§ 36 et suivants).
Conformément à l’article 63, paragraphe 1, point a), du RMUE, toute personne physique ou morale qui, aux termes de la législation qui lui est applicable, a la capacité d’ester en justice peut présenter une demande en nullité fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que la demanderesse DEV@WORK INNOVATION S.R.L. n’a pas la capacité de se maintenir dans la présente procédure juridique.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit l’annexe E représentant un extrait du registre de commerce et sa traduction en anglais datée du 07/12/2022 faisant valoir que la société demanderesse DEV@WORK INNOVATION S.R.L. a été dissoute et qu’en conséquence, elle n’avait pas la capacité juridique d’être partie à la procédure judiciaire.
La demanderesse a produit un extrait du registre du commerce daté du 17/05/2023 qui montre qu’à l’heure actuelle, la société DEV@WORK INNOVATION S.R.L. fonctionnait, l’objet de l’activité, le numéro d’enregistrement et la date d’établissement de la société sont les mêmes (voir annexe 6 (1a), voir également l’annexe 1 bis).
Par conséquent, la législation roumaine mentionne expressément que la société dissoute conserve sa capacité juridique afin de pouvoir entreprendre la procédure de liquidation, qui est une procédure différente de la dissoudre de la société. L’effet de la dissoudre de la société n’est que l’ouverture de la procédure de liquidation et non la perte de la capacité juridique, contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la marque de l’Union européenne.
En outre, selon les dispositions de l’article 231 de la loi 31/1990 concernant les sociétés commerciales republiées: «1) en cas de dissolution de la société par résolution des associés, les associés peuvent révoquer la résolution, à la majorité requise pour la modification des statuts, tant qu’aucune répartition des actifs n’a été effectuée. (2) la nouvelle résolution est inscrite au registre du commerce, après quoi l’office du registre du commerce la transmet au Journal officiel de Roumanie pour publication dans la Partie IV, aux frais de la société» (voir annexe 2).
Néanmoins, la titulaire de la MUE mentionne que la capacité juridique d’une société est strictement conservée pour les opérations de la liquidation jusqu’à son terme, c’est-à-dire de facto proche de la société. En d’autres termes, à compter de la date de la dissolution, aucune autre opération ne peut être entamée, à l’exception de celles strictement liées à la liquidation de la société. La présente action en nullité ne constitue en aucun cas un acte d’opérations liées à la liquidation de la société DEV@WORK INNOVATION S.R.L., ni les requérantes ne justifient en quoi une action en nullité pourrait être considérée comme un tel acte nécessaire pour liquider la société.
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La division d’annulation conclut que l’argument de la titulaire de la marque de l’Union européenne n’est pas fondé étant donné que la société en question fonctionne et possède la capacité d’ester en justice. Enfin, même s’il était reconnu qu’elle n’avait pas la capacité juridique au moment du dépôt du présent recours, la demande est également présentée au nom de M. T., personne physique. Par conséquent, la question de savoir si la société avait ou n’avait pas la capacité de former la demande en nullité n’a pas d’incidence sur l’issue de la présente procédure.
Enfin, les arguments des deux demandeurs ont été présentés par le même représentant au nom des deux parties et la division d’annulation n’a pas conservé la nécessité de rouvrir la procédure afin de demander un pouvoir au représentant.
L’article 120 du RMUE dispose ce qui suit:
À la demande de l’Office ou, le cas échéant, de l’autre partie à la procédure, les représentants devant l’Office déposent auprès de celui-ci un pouvoir signé qui doit être versé au dossier.
En l’espèce, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas justifié pourquoi cette demande était appropriée. En fait, le dépôt d’une autorisation aujourd’hui ne prouverait rien quant à la capacité d’Dev@work Innovation Srl à former le présent recours conjointement avec M. T. Il n’est donc pas nécessaire de rouvrir la procédure sur cette base.
Chronologie et description des faits pertinents
22/02/2016: Enregistrement par M. T. (l’une des requérantes) du nom de domaine www.devat.work (annexe 2) 15/04/2016: Établissement par M. T (et M. I. de Advanced Ideas Studio Srl.). de DEV AT WORK S.R.L en Roumanie, ayant pour objet l’activité «traitement de données, administration web et activités connexes» (active jusqu’au 24/10/2018). 07/06/2017: Début des relations entre les parties dans l’affaire LinkedIn où M. B a contacté M. T. 26/01/2018: Établissement d’DEV@WORK BV à la suite de la collaboration de MM. T et B. en Belgique
17/02/2018: Dépôt de la marque Benelux no 1 031 108 par la titulaire de la MUE 20/03/2018: Constitution de la société S.C. DEV@WORK INNOVATION S.R.L. par M. T. en Roumanie 16/11/2020: Dernière facture entre la demanderesse S.C. DEV@WORK INNOVATION S.R.L. et DEV@WORK BV comme preuve du début des relations entre les parties 03/09/2021: Dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée 03/03/2022: Dépôt par la titulaire de la MUE de l’enregistrement international no 1 685 109 désignant la Norvège, la Suisse et le Royaume-Uni, sur la base de la marque de l’Union européenne contestée 30/03/2022: Dissolution of S.C. DEV@WORK INNOVATION S.R.L.
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06/07/2022: Lettre de mise en demeure adressée par la titulaire de la marque de l’Union européenne à M. T., suivie de tentatives de négociation proposées par les requérantes 17/11/2022: Dépôt de la présente demande en nullité.
Évaluation de la mauvaise foi
Une situation susceptible de donner lieu à une mauvaise foi est celle où le titulaire de la MUE entend, par l’enregistrement, mettre la main sur la marque d’un tiers avec lequel il entretenait des relations contractuelles ou précontractuelles ou tout type de relation dans laquelle la bonne foi s’applique et qui impose au titulaire de la MUE l’obligation de loyauté à l’égard des intérêts et attentes légitimes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER/CLAIRE FISHER, § 24).
La question essentielle est donc de savoir si la relation entre les parties a créé un lien suffisamment étroit pour suggérer qu’il est équitable d’attendre de la titulaire de la marque de l’Union européenne qu’elle ne dépose pas indépendamment une demande de marque de l’Union européenne identique sans informer au préalable la demanderesse en nullité et suffisamment de temps pour agir contre la marque de l’Union européenne contestée (13/12/2004, R 582/2003-4, EAST SIDE MARIO’ S, § 23).
Une telle relation pourrait être suffisamment étroite si les parties ont entamé des négociations contractuelles ou précontractuelles qui concernent notamment le signe en cause. Une telle relation ne doit pas nécessairement être spécifique de manière à traiter exclusivement, par exemple, les droits de franchise pour le territoire concerné (13/12/2004, R 582/2003-4, EAST SIDE MARIO’ S, § 23).
En outre, s’il existe une obligation de loyauté, il convient de déterminer si les actes de la titulaire de la marque de l’Union européenne constituent ou non une violation du devoir de loyauté, de sorte qu’ils ont été commis de mauvaise foi.
En outre, il convient également de noter que la Cour de justice de l’Union européenne (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 48 et 53) a déclaré que les facteurs suivants, en particulier, devaient être pris en considération: a) le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec la marque de l’Union européenne contestée; b) l’intention du titulaire de la marque de l’Union européenne d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe; c) le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé; et d) si, en déposant la marque de l’Union européenne contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne poursuivait un objectif légitime?
Les exemples susmentionnés ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte afin de déterminer si le demandeur était ou non de mauvaise foi lors du dépôt de la demande; d’autres facteurs peuvent également être pris en considération (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 20-21; 21/03/2012, T-227/09, FS, EU:T:2012:138, § 36).
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La chronologie montre que les demanderesses en nullité ont utilisé des signes similaires/presque identiques DEV AT WORK et DEV@WORK dans le domaine informatique en Roumanie avant la date pertinente, à savoir la date de dépôt de la MUE contestée, le 03/09/2021. Les demandeurs possèdent un nom de domaine comprenant la DEVATWORK depuis 2016 et une société roumaine DEVAT WORK a été créée la même année. Même si la société n’existe plus, il existe des preuves d’un usage antérieur, y compris avec le symbole @, par les requérantes.
Lors de la comparaison des signes antérieurs avec la marque de l’Union européenne contestée, la seule différence entre les signes figuratifs est constituée par les couleurs (violet et bleu dans le signe contesté au lieu de violet et de vert tel qu’utilisé par les demandeurs). Quant aux autres signes, la partie verbale DEV (*) WORK est reproduite à l’identique avec un @ ou AT qui serait perçu comme équivalent:
DEV AU TRAVAIL
En outre, il ressort des éléments de preuve montrant des contacts antérieurs entre les parties que, au moment du dépôt de la MUE contestée, la titulaire de la MUE avait connaissance de l’existence des signes antérieurs des demanderesses en nullité. La titulaire de la MUE a admis avoir connaissance de l’existence de la marque antérieure des demanderesses en nullité au moment du dépôt de la MUE.
Toutefois, comme indiqué dans la jurisprudence, le fait que le titulaire de la marque de l’Union européenne sait ou doit savoir que le demandeur en nullité utilise un signe identique/similaire pour des produits identiques/similaires pour lesquels il peut exister un risque de confusion ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une mauvaise foi (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40). Aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi, il convient également de tenir compte des intentions de la titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt.
Une fois de plus, la titulaire de la MUE a demandé la même dénomination avec le même élément figuratif (la seule différence résidant dans les couleurs). Les
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services sont fournis dans le domaine informatique identique pour lequel la dénomination sociale et la marque sont utilisées par les demandeurs en Roumanie. Les demandeurs et la titulaire de la marque de l’Union européenne ont collaboré pendant une certaine période et l’usage invoqué du signe DEV@WORK par la titulaire de la marque de l’Union européenne est dû à la collaboration avec les demandeurs. Par conséquent, l’argument de la titulaire de la MUE selon lequel elle utilise la marque depuis de nombreuses années et que la demanderesse n’a émis aucune objection à l’encontre de son usage est dénué de fondement. Les demandeurs ont créé le signe et ont commencé à l’utiliser en Roumanie. Elles mentionnent que l’usage du signe n’a été admis que dans le cadre de leur collaboration et dans le cadre de leur accord commercial.
En l’espèce, ilest évident qu’il existait une obligation de loyauté entre les parties et que la marque contestée aurait dû être déposée après en avoir informé les demandeurs. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas apporté la preuve que les demandeurs ont approuvé l’utilisation de la dénomination DEV@WORK après l’arrêt des relations commerciales entre les parties.
Deuxièmement, s’il existe une obligation de loyauté, il convient de déterminer si les actes de la titulaire de la marque de l’Union européenne constituent ou non une violation du devoir de loyauté, de sorte qu’ils ont été commis de mauvaise foi.
La démonstration de la mauvaise foi suppose de prouver qu’au moment du dépôt, la titulaire de la MUE savait qu’elle causait un préjudice à la demanderesse en nullité et que ce préjudice était la conséquence de son comportement reproché d’un point de vue moral ou commercial.
La titulaire de la MUE mentionne qu’elle a reçu des questions de ses clients sur la relation de la titulaire avec les demandeurs confirmant que les parties opèrent sur le même marché, que les clients connaissent l’activité de la demanderesse DEV@WORK INNOVATION S.R.L et que la coexistence des signes crée une confusion.
Il convient également de tenir compte de la question de savoir si les intentions de dépôt de la titulaire de la marque de l’Union européenne peuvent poursuivre des objectifs légitimes. Tel pourrait être le cas, par exemple, si, au moment du dépôt de la MUE contestée, la titulaire de la marque de l’Union européenne avait légitimement déjà utilisé la marque de l’Union européenne contestée. Néanmoins, en l’espèce, ses intentions ne pouvaient être légitimes à la date pertinente étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas informé ses anciennes entreprises qu’elle allait déposer des marques incorporant les signes qu’elle utilisait précédemment en Roumanie.
Il n’y a aucune explication légitime quant à la raison pour laquelle la titulaire de la MUE, parmi toutes les combinaisons possibles de mots et/ou de logos, a choisi d’enregistrer la marque DEV@WORK pour des services identiques et/ou similaires aux services proposés par les demandeurs sous la dénomination sociale et la marque DEV@WORK autres que d’essayer de développer l’activité des demandeurs. Les relations entre les parties ont cessé à la fin de l’année 2020. Même si, comme indiqué par la titulaire de la marque de l’Union européenne, les demandeurs étaient à l’initiative de la rupture entre les parties, cette circonstance est dénuée de pertinence aux fins de l’appréciation de la mauvaise foi. La question centrale est de savoir si la titulaire de la marque de
Décision sur la demande d’annulation no C 57 226 Page sur 22 23
l’Union européenne n’a pas satisfait à une obligation de loyauté une fois que le gel des relations entre les parties s’est produit. La marque contestée a été déposée le 03/09/2021 pour l’Union européenne, couvrant donc la Roumanie, qui est le territoire sur lequel les demandeurs ont créé leur activité sous le signe contesté. Cela montre que la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé la marque contestée de mauvaise foi. Enfin, les réactions des demandeurs à la lettre de cessation et d’abstention de la titulaire de la marque de l’Union européenne démontrent qu’elles estimaient être titulaires de droits antérieurs et confirment la conviction de la division d’annulation selon laquelle la titulaire de la marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a proposé la coexistence qu’après avoir envoyé la lettre de mise en demeure, ce qui indique qu’elle s’est rendue compte qu’elle n’avait pas de droits antérieurs sur le signe. Même si la titulaire de la marque de l’Union européenne a utilisé le signe contesté après la division des parties et même si la société antérieure a été dissoute, une nouvelle société Dev@work Innovation Srl a été créée (elle a également été dissoute en 2022 mais plus active aujourd’hui). La dissolution de cette marque plus récente, le 30/03/2022, est intervenue en tout état de cause après le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée le 03/09/2021. Par conséquent, les arguments de la titulaire de la marque de l’Union européenne visant à prouver qu’elle avait des intérêts légitimes ne sauraient être acceptés. Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande est totalement accueillie et que la marque de l’Union européenne devrait être déclarée nulle pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que la demande est pleinement accueillie sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage les autres motifs de la demande, à savoir les articles 60 (1) (c) et 60 (2) (c) du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par les demandeurs aux fins de la présente procédure.
Décision sur la demande d’annulation no C 57 226 Page sur 23 23
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer aux demandeurs sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Maria Luce Capostagno JESSICA N. LEWIS Richard Bianchi
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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