DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 2 septembre 2024
dans l’affaire R 535/2023-5
Bioalchemilla
Via Santa Caterina n. 1/O
74016 Massafra (TA) Italie
Alkemilla Eco Bio Cosmetic S.r.l.
Via Santa Caterina n. 1/O
74016 Massafra (TA) Italie demanderesses en nullité/requérantes représentées par Carmela Tiziana Pulpito, Via Pupino n. 3, 74123 Taranto, Italie
contre
Paolo Morale
II Traversa Via Sandro Pertini n. 3 74016 Massafra (TA)
Italie titulaire/défenderesse représentée par Studio Ferrario S.r.l. Florence, Via Arnolfo n. 27, 50121 Florence, Italie
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 50 136 C (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 217 550)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de la procédure: italien
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rend la présente
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 31 mars 2013, Paolo Morale (le «titulaire de la MUE» ou le «titulaire») a demandé l’enregistrement de la marque figurative

pour les produits suivants:
Classe 3: dentifrices, crèmes pour le corps, rouges à lèvres, crayons à usage cosmétique, préparations cosmétiques pour le bain, crèmes antirides, produits de toilette contre la transpiration, huiles pour le bain, diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance, préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que déodorants, fards à paupières, mascara, brillants à lèvres, masques de beauté, crèmes cosmétiques pour les mains, parfums d’ambiance, teintures pour cheveux, eau de toilette, extraits de parfums, gel de rasage, lotions démaquillantes, huiles pour parfums et fragrances, crèmes anticellulite, crèmes exfoliantes, produits cosmétiques pour les yeux, eaux parfumées pour le linge, parfums, crèmes, lotions et gels hydratants, cosmétiques pour les lèvres, gels de massage autres qu’à usage médical, crèmes de protection solaire, vernis à ongles, parfums d’ambiance, produits cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes protectrices, crèmes pour la réduction des tâches de vieillesse, préparations et traitements capillaires, rouges
à joues à usage cosmétique, huiles de bronzage, shampooings, crèmes pour la peau, savons non à usage médical, cosmétiques à usage dermatologique, produits de rasage, maquillage, baume pour les cheveux, aromates pour parfums, mousse pour la douche et le bain, aromates pour fragrances, crèmes anti-âge, produits odorants, lingettes imprégnées de préparations démaquillantes, préparations cosmétiques de protection solaire, baume de rasage, parfumerie, huiles essentielles.
Classe 5: compléments alimentaires à effet cosmétique, compléments alimentaires et préparations diététiques.
2 Le 3 avril 2020, la demande de marque était publiée par l’Office et l’enregistrement était accordé le 14 juillet 2020.
3 Le 8 juin 2021, Bioalchemilla et Alkemilla Eco Bio Cosmetic S.r.l. (les «demanderesses en nullité» ou les «demanderesses») ont présenté une demande en nullité pour l’ensemb le des produits précités.
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4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lus conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée notamment sur l’enregistrement de la marque italie nne
n° 2 020 000 051 538:

déposée le 20 juin 2020 et enregistrée le 26 novembre 2020, pour les produits suivants:
Classe 3: cosmétiques, huiles essentielles, parfums, produits de parfumerie, préparations pour écrans solaires, détergents pour le visage, lotions cosmétiques solaires bronzantes, crème solaires, crèmes pour les mains, lotions pour le corps, déodorants pour le corps
[parfumerie], crèmes pour le corps, produits cosmétiques de maquillage, produits après- soleil à usage cosmétique, masques pour le visage, masques pour la peau [cosmétiques], exfoliants cosmétiques pour le corps, shampooing, teintures capillaires, masques capillaires, produits pour le traitement des cheveux.
6 Par décision du 14 janvier 2023 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. Les motifs de la division d’annulation peuvent être résumés comme suit:
Résumé des arguments des parties
− Les demanderesses soutiennent que la marque contestée a été déposée de mauvaise foi par le titulaire. Elles indiquent ce qui suit:
− L’entreprise Alkemilla Eco Bio Cosmetic S.r.l. (ci-après «Alkemilla»), constituée de ses deux branches sociales, est née de l’évolution des activités de distribution et de représentation commerciale de M. Paolo Morale (ancien agent commercial dans le secteur des cosmétiques) et s’est développée avec succès depuis une décennie dans le domaine de la cosmétique écobiologique. Jusqu’en juin 2020, l’entreprise avait une composition sociale partagée à 50 % entre M. Paolo Morale et M. Michele Bommino.
Dans cette société, M. Paolo Morale – en plus de détenir la participation de contrôle importante mentionnée ci-dessus – occupait le poste de directeur commercial et de marketing, se chargeant ainsi d’entretenir les contacts avec tous les clients et fournisseurs, de concevoir les lignes des produits à distribuer et d’orienter les campagnes publicitaires et de développement de la marque.
− Bioalchemilla S.r.l. (ci-après «Bioalchemilla») est une société appartenant à la famille «Alkemilla», qui exerce depuis plusieurs années des activités assimilées et de soutien marketing à la société Alkemilla. Jusqu’au mois de juin 2020, elle présentait une composition sociale dans laquelle 98 % des participations étaient détenues par la société Alkemilla et les 2 % restants des parts étaient divisées à parts égales entre M.
Michele Bommino et M. Paolo Morale qui, dans cette société, outre ses activités de
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directeur commercial et marketing, occupait également les fonctions de gérant et de représentant légal.
− À la suite de différends survenus entre mai et juin 2020 entre M. Michele Bommino et M. Paolo Morale, ce dernier a volontairement démissionné en tant que dirigea nt d’Alkemilla et a vendu ses parts sociales majoritaires dans les deux structures sociales (à savoir Alkemilla et Bioalchemilla) en procédant à une véritable cession de l’entreprise à M. Bommino et en obtenant en contrepartie un prix d’un montant significatif.
− Le contrat de cession d’entreprise obligeait M. Morale à: i) exécuter correctement le contrat dans le respect de toutes les dispositions légales ou réglementaires, sans conclure, modifier ou résilier de contrat ou mettre en œuvre des initiatives commerciales ou organisationnelles ou des actes de quelque nature que ce soit qui, par leur nature, leur objet ou leur durée pourraient faire échouer les résultats de la cession, conformément à la bonne foi, et ii) respecter tous les droits de propriété intellectue l le.
− En outre, le contrat de cession ne dispensait pas M. Morale des obligations prévues à l’article 2557 du code civil italien (ci-après le «code civil»).
− La société Alkemilla a mis au point une nouvelle ligne de produits à la fin de l’année 2019 et au début de l’année 2020, tandis que M. Morale mettait en œuvre les mesures de base suivantes:
(i) le lancement du nouveau signe distinctif «Kamalei» devant être déposé en tant que marque avant le lancement et la distribution des produits;
(ii) la préparation de nouveaux récipients;
(iii) le projet de nouveau packaging;
(iv) le lancement des nouvelles lignes de cosmétiques.
− À cet égard, M. Morale a pris des mesures, notamment par l’activation d’une adresse électronique générique de départ «kamaleicosmesi@gmail.com» (à la disposition de
M. Morale en permanence), et a commencé à contacter des fournisseurs de packaging et de produits pour les premières activités d’évaluation.
− Après une brève suspension du projet en raison de la pandémie jusqu’en juin 2020, Alkemilla a repris le projet «Kamalei», mais a découvert que M. Morale, dès le début de l’année 2020, et même en utilisant la même adresse électroniq ue «kamaleicosmesi@gmail.com» du projet initial, avait agi au détriment d’Alkemilla en déposant, le 31 mars 2020, de mauvaise foi et en son nom propre, une marque fortement similaire à «Kamalei», à savoir la marque de l’Union européenne n° 18 217 550 «NAMALEI» en anticipant et en «brûlant» commercialement le signe «Kamalei» qui avait déjà été choisi par la société qu’il dirigeait, c’est-à-dire alors qu’il était encore gérant et actionnaire majoritaire de la société Alkemilla.
− D’après les demanderesses en nullité, les faits décrits ci-dessus démontreraient que M. Morale, alors qu’il dirigeait les activités de lancement de la nouvelle ligne cosmétique «Kamalei» de l’entreprise cédée Alkemilla, a utilisé cette activité pour
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lancer sa nouvelle ligne de produits et employé par anticipation le signe distinctif de la société Alkemilla» (à savoir «Kamalei») en déposant à l’avance et de mauvaise foi la marque de l’Union européenne quasi-identique «NAMALEI».
− En outre, les demanderesses en nullité considèrent que la marque contestée a été déposée en violation de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE et invoquent à cet égard l’enregistrement de la marque italienne n° 2 020 000 051 538 «Kamalei», déposée le 26 juin 2020.
− À la lumière de ce qui précède, elles demandent que la marque contestée soit déclarée nulle ou, dans les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, soit transférée à la société Bioalchemilla.
− À l’appui de ses arguments, les demanderesses ont présenté les documents suivants:
o Annexe 1: copie de la déclaration d’impôt sur le revenu de M. Morale faisant état de la perception d’honoraires élevés pour un travail salarié en 2019.
o Annexe 2: copie de l’extrait de registre de commerce de la société Bioalchemilla dans laquelle M. Paolo Morale est mentionné en tant que gérant unique.
o Annexes 3-4: copie des actes de cession par lesquels M. Morale transfère ses parts dans les sociétés Bioalchemilla et Alkemilla, enregistrés le 17 juin 2020.
o Annexe 5: copie du contrat préliminaire de vente des parts sociales de M. Paolo Morale, daté du 12 mai 2020. Le contrat prévoit notamment ce qui suit:
Toutefois, l’annexe 15, qui est mentionnée dans le contrat, n’est pas produite.
o Annexes 6-7: message envoyé à partir de l’adresse électroniq ue kamaleicosmesi@gmail.com du 30 juin 2020 et ayant pour objet le mot «pack».
Le message contient un document joint qui montre différents emballages de
produits cosmétiques et inclut le signe .
− Dans leur réponse aux observations du titulaire, les demanderesses en nullité font valoir que, contrairement aux arguments de celui-ci:
o l’actionnariat d’Alkemilla et de Bioalchemilla reflétait un état de parité absolue des parts sociales, de sorte que toute activité d’entreprise était de fait soumise
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au contrôle et à la gestion totalement communs des deux associés (MM. Paolo
Morale et Michele Bommino);
o les extraits de registre de commerce montrent que l’objet des deux sociétés Alkemilla et Bioalchemilla était tout à fait comparable.
− Les demanderesses en nullité réaffirment en outre que, dans ses observations, le titulaire admet que, malgré les désaccords entre les deux associés apparus entre la fin de l’année 2019 et le début de l’année 2020, déjà dès l’été 2019, le titulaire pensait à son avenir professionnel en enregistrant le compte de messagerie électroniq ue kamaleicosmesi@gmail.com et les noms de domaine kamaleicosmetics.co m etkamaleicosmetics.it.
− Selon les demanderesses, compte tenu du fait que M. Morale était titulaire à parts égales d’Alkemilla et gérant unique de Bioalchemilla, en application de la législa tio n italienne sur la représentation commerciale ainsi que sur la base de l’article 2266 («La société acquiert des droits et assume des obligations par l’intermédiaire des associés qui en ont la représentation et a qualité pour agir en la personne de ceux -ci. Sauf stipulation contraire du contrat, la représentation appartient à chaque associé gérant et s’étend à tous les actes relevant de l’objet social.»), à l’article 2298 («Le gérant représentant la société peut accomplir tous les actes relevant de l’objet social») et à l’article 2204 («Le fondé de pouvoir peut accomplir tous les actes pertinents pour l’exercice de l’entreprise qu’il dirige»), l’enregistrement de ces noms de domaine et du compte de messagerie électronique seraient des actes qui se reflètent automatiquement dans la sphère des sociétés Alkemilla et Bioalchemilla. Ainsi, l’usage antérieur du signe «Kamalei» relève de manière automatique et ope legis des activités d’entreprise pour lesquelles M. Morale opérait.
− En outre, en violation des dispositions contractuelles et législatives (article 2214 et suivants du code civil), M. Morale a supprimé toute la correspondance électroniq ue du serveur des sociétés.
− Enfin, les demanderesses réitèrent la mauvaise foi de M. Morale pour avoir tiré profit de la connaissance découlant de la relation avec le prétendu droit d’enregistre me nt pour le remplacer par l’obtention de droits exclusifs sur la marque, puisqu’il savait que le titulaire du droit avait investi des ressources dans la création du signe. Par conséquent, elles réitèrent leur demande, en faisant valoir que tous les éléments indiquent l’existence de la mauvaise foi, à savoir:
i) l’identité ou la similitude des signes;
ii) la connaissance de l’usage d’un signe identique ou similaire;
iii) l’intention frauduleuse du titulaire de la marque.
− Le titulaire de la marque de l’Union européenne, bien qu’ayant été gérant de la société Bioalchemilla, conteste avoir assumé des fonctions de direction au sein de la société Alkemilla et déclare avoir travaillé en tant qu’employé d’Alkemilla jusqu’en mars 2020 (en ayant présenté sa démission en janvier 2020), avec des tâches de nature essentiellement administrative (gestion de l’entrepôt, organisation de salons et d’événements, etc.) et la gestion des médias sociaux, en sachant que M. Michele
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Bommino était l’unique gérant de cette société. Le titulaire souligne qu’Alkemilla, qui émanait de l’ancienne société OBM di Antonia Dipierro S.a.s. (mère de M. Bomino) est la société qui produit et vend des produits sous sa propre marque, tandis que Bioalchemilla n’est qu’un magasin en ligne vendant des produits de tiers.
− En ce qui concerne les raisons qui ont conduit à l’enregistrement de la marque contestée, il explique que:
o À la suite de différends survenus avec M. Bommino, constatant que les rapports personnels avec ce dernier s’étaient définitivement rompus et qu’il était nécessaire d’entreprendre des parcours de travail différents, après l’été 2019, M. Morale s’est légitimement mis à envisager son avenir professionnel en commençant à imaginer l’activité qu’il exercerait (éventuellement) une fois les relations avec la partie adverse résolues. Ainsi, il a activé l’adresse électroniq ue privée kamaleicosmesi@gmail.com et a commandé, en son nom propre, l’enregistrement des domaines: www.kamalei.itwww.kamaleicosmetics.itwww.kamaleicosmetics.com, concernant son futur projet d’entreprise.
o Par la suite, au cours des premiers mois de l’année 2020, après avoir donné sa démission avec l’intention de commencer à concrétiser son avenir professionnel, M. Morale, toujours seul, a contacté le Studio Ferrario pour le dépôt de la marque «Kamalei», projet qu’il avait conçu, mais, après avoir constaté l’existence d’un risque de confusion avec une autre marque préexistante, il a décidé de procéder au dépôt de la marque différente
«NAMALEI».
o Ce n’est que le 5 août 2020, date à laquelle ses relations avec la partie adverse ont été définitivement résolues (fin de la relation de travail en mars 2020 et cession des parts sociales en juin 2020), que M. Morale a procédé à la constitution de la société PM Italia S.r.l., au moyen de laquelle il entamait concrètement son activité d’entreprise (par ailleurs exercée au moyen d’un réseau d’agents et donc selon des modalités nettement différentes de celles utilisées par la partie adverse, qu’il s’agisse d’Alkemilla ou de Bioalchemilla). La conception de Namalei a donc pris toute son ampleur en septembre 2020, et les produits portant la marque «NAMALEI» n’ont été mis sur le marché qu’en mars 2021.
− En ce qui concerne sa prétendue mauvaise foi, le titulaire fait valoir ce qui suit:
o M. Morale ne s’est pas approprié de marque, et encore moins d’aucun projet de la partie adverse, simplement parce que ce projet/cette marque sont inexista nts chez Alkemilla et Biolchemilla. Les demanderesses en nullité n’ont fourni aucune preuve de l’existence du projet d’une nouvelle ligne de produits de cosmétiques chez Alkemilla/Bioalchemilla.
o Le seul fait certain et démontré par la partie adverse, et que l’on n’a jamais voulu contester, est l’existence de la relation de travail entre les sociétés demanderesses en nullité et M. Morale, qui ne peut toutefois certainement pas exclure purement et simplement pour ce dernier, en l’absence d’un accord de non-concurrence, le droit légitime d’exercer son activité professionnelle dans le
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secteur de la dermocosmétique au terme de la relation de travail susmentio nnée et ce, sur la base d’un projet/marque issu de son esprit, de son étude et de son investissement personnel.
o Le courriel envoyé depuis le compte @kamaleicosmesi et le dépôt de la marque italienne «Kamalei», qui sont des preuves cruciales selon la partie adverse, sont postérieurs à la date de fin des relations entre les parties et ne prouvent certainement en aucune manière la mauvaise foi de M. Morale, comme nous le verrons ci-après.
o L’accord préliminaire de transfert de parts déposé par les demanderesses en nullité faisait également référence au respect de tous les droits de propriété intellectuelle de la société Alkemilla, mais aucune référence, clause ou interdiction de concurrence n’a été faite à M. Morale, à l’exception de l’interdiction d’utiliser, dans ses futures activités professionnelles et commerciales, des signes distinctifs prêtant à confusion avec ceux de la partie adverse joints à l’acte, à savoir Bioalchemilla et Alkemilla.
o À la lumière de ce qui précède, le titulaire allègue que les demandeurs ont fondé leur recours sur des documents insuffisants qui ne prouvent pas qu’il avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance d’un usage par les demanderesses en nullité d’un signe identique/similaire. Par conséquent, la mauvaise foi de M. Morale est basée sur de simples conjectures, résultant uniquement de la déformation des faits par la partie adverse, qui n’ont jamais été concrètement prouvés et ne sont certainement pas en eux-mêmes sujets à des conséquences juridiques.
− En ce qui concerne l’action en nullité fondée sur l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, le titulaire soutient qu’elle ne serait pas recevable dans la mesure où M. Morale ne peut être considéré comme un agent et où, en outre, la marque invoquée
(enregistrement de marque italienne n° 2 020 000 051 538 «Kamalei», déposé le 26 juin 2020) n’est pas antérieure à la marque contestée.
− Le titulaire demande donc que la demande en nullité soit rejetée.
− À l’appui de ses arguments, il a présenté la documentation suivante:
o Doc. 1: extrait du registre de commerce relatif à Alkemilla, dont il ressort que
M. Bommino est le gérant unique de la société depuis 2014.
o Doc. 2: formulaire de résiliation de la relation de travail concernant M. Paolo
Morale, transmis le 29 janvier 2020, indiquant que la résiliation prend effet au 17 mars 2020.
o Doc. 3: extrait du registre de commerce relatif à Bioalchemilla daté du
10 décembre 2021, dont il ressort que l’activité principale exercée par l’entreprise est le commerce électronique de détail de produits pour le soin et l’hygiène de la personne.
o Doc. 4: les statuts des sociétés Alkemilla et Bioalchemilla.
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o Doc. 5: extrait du registre du commerce de la société PM Italia S.r.l., constituée le 5 août 2020, ayant comme gérant unique M. Paolo Morale et ayant pour activité principale la production de cosmétiques.
o Doc. 6: mémoire en défense et réponse à une demande reconventionne lle présentée par M. Paolo Morale dans le cadre d’une procédure engagée par les demanderesses en Italie.
o Doc. 7: extrait du registre de commerce de la société OBM di Antonia
Dipierro & C. S.a.S., qui a été radiée du registre du commerce depuis le
3 juillet 2017 et dans laquelle M. Bommino était associé commandiraire.
o Doc. 8: extrait du site internet www.bioalchemilla.it, daté du 10 février 2022.

o Doc. 9: déclaration signée par le représentant légal de la société La Verde Vita S.r.l. le 8 mars 2022, indiquant que la société avait été contactée par téléphone par M. Paolo Morale en juin 2020 pour demander de consulter des échantillo ns de pots neutres pour un nouveau projet de marque «NAMALEI».
− Dans sa réponse, le titulaire réitère que les demanderesses en nullité ne prouvent pas que le titulaire de la MUE contestée avait ou aurait pu avoir connaissance d’un projet Kamalei de la part des demanderesses en nullité, pas plus qu’elles ne démontrent l’existence effective d’un projet Kamalei (même au stade embryonnaire uniqueme nt). Les demanderesses font référence à des faits non étayés dont il n’existe aucune trace: aucun échange de correspondance entre M. Morale et M. Bommino à ce sujet (même un simple transfert du projet embryonnaire en juin 2020), aucune preuve de la mise sur le marché de la marque «Kamalei» et/ou même d’ébauches de celle-ci. En outre, les demanderesses n’apportent pas la preuve de la manipulation alléguée des serveurs par M. Morale.
Causes de nullité absolue – article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
− Dans les procédures de nullité au titre de l’article 59 du RMUE, l’Office limite son examen aux moyens et arguments présentés par les parties (article 95, paragraphe 1, du RMUE, deuxième phrase). La demanderesse en nullité doit démontrer les circonstances qui permettent de conclure que la demande de MUE a été déposée de mauvaise foi.
− En l’espèce, les arguments des demanderesses concernant leur droit sur le signe «Kamalei» avant le dépôt de la marque contestée reposent sur de prétendues activités préparatoires à l’utilisation du signe qui n’ont nullement été prouvées. Les demanderesses en nullité n’ont apporté aucune preuve de l’existence du projet d’une nouvelle ligne de produits cosmétiques sous la marque «Kamalei» dans l’activité des sociétés Alkemilla et/ou Bioalchemilla avant le dépôt de la marque contestée.
− La prétendue radiation par M. Morale de la correspondance d’entreprise des serveurs des sociétés Alkemilla et Bioalchemilla n’a pas été prouvée et, même si elle avait été prouvée, bien que ce comportement puisse être potentiellement punissable en vertu de la législation nationale mentionnée par les demanderesses, cette circonstance ne fournirait en soi aucune preuve concluante de l’existence d’un projet Kamalei au sein des sociétés demanderesses en nullité.
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− En ce qui concerne la prétendue activation ducompte de messagerie électroniq ue kamaleicosmesi@gmail.com ainsi que l’enregistrement des domaineskamalei. it, kamaleicosmetics.it et kamaleicosmetics.com par M. Morale, il n’a pas été démontré que ces enregistrements ont été effectués dans l’exercice de l’activité d’entreprise (et donc en représentation) des demanderesses. À cet égard, ces dernières citent des extraits d’articles du code civil dont il ressort que les gérants peuvent acquérir des droits et contracter des obligations pour le compte des sociétés. Toutefois, il ne ressort pas de ces articles que tout acte pris par une personne physique qui joue le rôle de gérant dans une société emporte des droits ou des obligations au sein de la société qu’il gère.
− Le seul fait certain prouvé est l’existence de relations antérieures entre les sociétés demanderesses en nullité et M. Morale et que la conclusion de ces relations a également été formalisée par la signature d’un contrat de cession de parts. Il est vrai que ces rapports antérieurs comportaient des obligations de loyauté qui figura ie nt également dans le contrat préliminaire de cession de parts, qui mentionna it l’obligation de respecter les droits de propriété intellectuelle des sociétés Alkemilla et Bioalchemilla, ainsi que l’interdiction de comportements susceptibles de réduire à néant l’issue de la cession. Toutefois, il n’a pas été démontré que les droits de propriété intellectuelle des sociétés incluaient également le signe «Kamalei».
− Il est également vrai que les faits exposés par les demanderesses, à savoir l’enregistrement du compte de courrier électroniquekamaleicosmesi@gmail.com et des domaines kamalei.it et kamaleicosmetics.itkamaleicosmetics.com par M. Morale, ainsi que l’envoi d’un message électronique relatif à une nouvelle ligne de produits cosmétiques sous la marque «NAMALEI», suggèrent que M. Morale a exercé des activités préparatoires au démarrage d’une activité dans le même secteur de marché
(celui des produits cosmétiques) que celui des sociétés demanderesses en nullité pendant et/ou immédiatement après la conclusion de ses relations avec les sociétés Alkemilla et Bioalchemilla. Toutefois, la constatation de la violation d’un éventuel accord (implicite ou explicite) de non-concurrence entre les parties ne relève pas de l’objet de la présente procédure.
− Les arguments des demanderesses relatifs à la mauvaise foi du titulaire ne sont pas considérés comme étayés par les preuves produites. En effet, les demanderesses n’ont présenté aucune preuve démontrant que, au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, elles étaient titulaires d’un droit sur le signe «Kamalei» et que le titulaire de la marque de l’Union européenne savait ou devait savoir que les demanderesses utilisaient ou envisageaient d’utiliser un signe similaire pour des produits et/ou des services identiques ou similaires pour lesquels il pouvait exister un risque de confusion.
− À la lumière des observations qui précèdent, la division d’annulation conclut que la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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Motifs de nullité relative — article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE et demande d’attribution de la MUE contestée (article 21 du RMUE)
− Le motif de nullité fondé sur l’article 8, paragraphe 3, du TFUE ne peut être retenu, car il est exclu par le fait que les demanderesses en nullité n’ont pas prouvé qu’elles sont titulaires d’une marque antérieure. Par conséquent, la demande de cession de la MUE contestée présentée par les demanderesses au titre de l’article 21, paragraphe 2, point a), du RMUE ne saurait être accueillie.
7 Le 12 mars 2023, les demanderesses ont formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de cette dernière dans son intégralité. L’Office a reçu le mémoire exposant les motifs du recours le 12 mai 2023.
8 Dans sa réponse, reçue par l’Office le 25 septembre 2023, le titulaire de la MUE a demandé le rejet du recours.
9 Le 28 septembre 2023, l’Office a reçu une communication dans laquelle les demanderesses en nullité demandaient de pouvoir compléter le mémoire contenant les motifs du recours par une réponse.
10 Le 29 septembre 2023, l’Office a rejeté cette demande au motif qu’elle n’était pas motivée.
11 Le 1er octobre 2023, les demanderesses ont déposé une nouvelle demande de présentation d’une réplique complémentaire.
12 Le 7 octobre 2023, l’Office a informé les parties qu’il avait été fait droit à la demande et a accordé aux demanderesses en nullité un délai d’un mois pour présenter cette réplique.
13 Le 10 octobre 2023, le titulaire a présenté une communication dans laquelle il exprima it son désaccord avec l’acceptation de la demande par l’Office.
14 Le 5 novembre 2023, les demanderesses en nullité ont soumis une réplique à la réponse présentée par le titulaire de la MUE le 25 septembre 2023.
15 Le 4 décembre 2023, le titulaire a présenté une duplique.
Conclusions et arguments des parties
16 Les arguments présentés par les demanderesses en nullité à l’appui du recours peuvent être résumés comme suit.
− Sur le plan de la logique, la division d’annulation n’a pas établi la distinctio n nécessaire entre les circonstances exposées:
o la marque «Kamalei» et toutes les activités préparatoires connexes ont débuté à partir de 2019, période durant laquelle M. Morale était le gérant en exercice des sociétés demanderesses en nullité.
o La marque de l’Union européenne (MUE) contestée a été enregistrée pendant le mandat de M. Morale en tant que gérant des sociétés demanderesses en nullité.
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Par conséquent, il existe deux scénarios possibles: soit le signe «Kamalei» et le projet pertinent étaient connus et partagés au sein du groupe de travail restreint des sociétés «Alkemilla», et n’étaient donc pas privés et personnels, soit, au contraire, ils appartenaient de façon privée et personnelle à M. Morale. Dans ce dernier cas, indépendamment des règles nationales, la question doit être résolue de manière logique.
− Dans le premier scénario, M. Morale aurait sciemment compromis un projet en cours et s’en serait ensuite approprié dans le cadre de sa nouvelle activité entrepreneuria le illégale. Ce comportement conduirait à l’annulation de la MUE contestée.
− M. Morale conteste cette version en affirmant que le projet était personnel et confidentiel. Toutefois, une contradiction subsiste: on ne voit pas pourquoi les entreprises «Alkemilla» ont poursuivi le projet, en enregistrant le signe au niveau national, si – comme le prétend Morale – le projet était personnel et secret.
− Même en adoptant la version de M. Morale, selon laquelle le projet était effective me nt personnel et privé (version démentie par les faits et la logique), les dispositio ns nationales italiennes seraient en tout état de cause pertinentes. En particulier, comme déjà indiqué, l’article 2390 du code civil (interdiction de concurrence) interdit aux gérants d’exercer une activité concurrente avec l’entreprise qu’ils gèrent. Il ne fait aucun doute que les activités de préparation d’une nouvelle ligne de produits cosmétiques constituent une véritable concurrence; en outre, conformément à l’article 2475 ter du code civil, les contrats et les actes conclus par des gérants en conflit d’intérêts, pour leur propre compte ou pour le compte de tiers, avec la même société peuvent être annulés à la demande de cette dernière.
− Par conséquent, étant donné que les circonstances de fait et de droit sont incontestables, la chambre de recours devrait conclure, selon l’interprétation constante de l’EUIPO et des juridictions européennes, que le comportement de M. Morale, tel que régi par les règles nationales italiennes, constitue une interprétation pertinente du droit de l’Union, indiquant une intention clairement malhonnête au moment du dépôt de la MUE.
− En ce sens, même en supposant (même si cela n’est pas vrai) que le projet était secret et privé, la chambre de recours devrait apprécier si le comportement de celui qui i) dépose secrètement et de manière privée une MUE; ii) conçoit un lancement de produits cosmétiques, en mettant en œuvre une concurrence manifeste avec les entreprises qu’il gère; iii) et agit en violation de règles nationales précises, intègre la notion de mauvaise foi, définie comme un comportement qui s’écarte des principes acceptés de comportement éthique ou des usages commerciaux et professionnels de loyauté.
− Dans son appréciation de l’activation du compte électroniq ue «kamaleicosmesi@gmail.com» et de l’enregistrement des domaines liés par M. Morale, la division d’annulation n’a pas suffisamment tenu compte du contexte juridique italien, qui confère aux gérants le pouvoir d’acquérir des droits et d’assumer des obligations pour le compte des sociétés qu’ils gèrent. La motivation fournie est insuffisante et aurait dû être appréciée sur un autre plan.
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− La Cour de justice de l’UE a précisé que la notion de mauvaise foi est une notion autonome du droit de l’Union européenne, qui nécessite une interprétation uniforme. Pour déterminer si le titulaire a agi de mauvaise foi, il est nécessaire de procéder à une évaluation globale de tous les éléments pertinents du cas d’espèce. La divisio n d’annulation aurait dû examiner si les règles italiennes, prises dans leur ensemble, constituaient un critère juridique pertinent pour apprécier les activités privées et sociétales du gérant.
− En résumé, selon le droit italien, figurent parmi les actes gestionnaires tous ceux relatifs à l’objet de l’activité sociale, indépendamment de leur nature juridique ou de leur importance économique. Un acte ne peut être considéré comme étranger à l’objet social que s’il est expressément déclaré comme tel et connu de la société et qu’il peut donc être reconnu comme n’étant pas destiné à réaliser les objectifs économiques de la société. Cette seule considération aurait dû conduire à l’acceptation de la demande d’annulation de la MUE pour mauvaise foi.
− M. Morale n’a pas réussi à réfuter le fait qu’il était le principal responsable de l’ensemble de l’activité de programmation et de production des entreprises «Alkemilla». Au contraire, il a admis un comportement peu recommandable, tentant de soutenir des arguments manifestement incongrus.
o La correspondance avec le consultant, après une vaste activité préparatoire concernant le signe «Kamalei», se concentre soudainement sur «Kamorè», puis apparaît «NAMALEI», signe qui interfère de façon notable avec «Kamalei».
o Contrairement à ce qui a été soutenu, le signe «Kamalei» ne présentait pas d’interférences importantes dans les registres.
− Il est clair que la MUE faisant l’objet de l’annulation a été enregistrée au cours d’une négociation d’entreprise pour l’arrêt ou la poursuite du rôle de M. Morale dans les
sociétés. L’enregistrement de la MUE a été effectué en connaissance de cause, dans l’intention de créer un obstacle anticoncurrentiel ou de constituer une marque de réserve.
− Ce comportement est un exemple clair de mauvaise foi. La MUE devrait être enregistrée dans le but de distinguer des produits ou des services, et non de nuire à un concurrent. Selon le droit communautaire, il y a mauvaise foi lorsque le titulaire d’une marque dépose une demande d’enregistrement dans l’intention de porter atteinte aux intérêts de tiers ou d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles qui relèvent des fonctions typiques d’une marque, dans le but de participer de manière déloyale à la concurrence.
17 Les arguments présentés par le titulaire en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− Les demanderesses ont fondé leur action sur une reconstitution des faits déformée et dépourvue de preuves concrètes pour démontrer la mauvaise foi du titulaire de la MUE. Aucune preuve n’a été apportée de l’existence d’un projet cosmétique lié à la
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marque «Kamalei» au sein des sociétés Alkemilla/Bioalchemilla, ni du rôle décisionnel de M. Morale dans ce contexte.
− Ils reprochent à la division d’annulation d’avoir évalué les données de manière fragmentée et de ne pas avoir pris en considération de manière adéquate la logique et les règles nationales italiennes. Toutefois, elles oublient que la mauvaise foi doit être prouvée par des éléments de preuve factuels, et non par des déductions ou des chiffres dénaturés.
− En particulier, les demanderesses font valoir que M. Morale avait enregistré la marque «Kamalei» de manière indue du fait de son rôle dans l’entreprise. Toutefois, la date effective de dépôt de la marque (31 mars 2020) démontre que M. Morale n’a agi qu’après la fin de sa relation de travail, éliminant ainsi les allégations de mauvaise foi.
− Les arguments relatifs à la mauvaise foi de M. Morale, même s’ils sont pris dans leur ensemble, ne sont pas étayés par des preuves. En outre, les demanderesses en nullité n’ont pas réussi à démontrer l’existence d’un projet «Kamalei» dans les sociétés concernées.
− Les autres éléments de preuve présentés, tels que l’enregistrement de domaines et l’ouverture d’une adresse électronique, ne prouvent pas l’existence d’un projet en cours et ne confirment que la légalité des actions de M. Morale. La recherche précitée sur l’OMPI ne suffit pas non plus à démontrer la validité des contestations.
− Enfin, l’absence de projet «Kamalei» dans les sociétés demanderesses en nullité rend les motifs du recours irrecevables et non fondés, en mettant en évidence que les allégations de violation de la loi italienne et de mauvaise foi sont sans fondement.
18 Les arguments présentés par les demanderesses en nullité à l’appui du recours peuvent être résumés comme suit.
Lien entre la juridiction nationale et l’EUIPO en matière de nullité pour dépôt d’une MUE de mauvaise foi
− La question de la prétendue autonomie de la procédure devant l’EUIPO par rapport à la procédure italienne doit être clarifiée compte tenu du fait que le présent recours en nullité d’une MUE est régi par les règles spécifiques du RMUE. La mauvaise foi, en tant que défaut, ne peut être contestée que par un recours en annulation devant l’EUIPO ou par une demande reconventionnelle dans le cadre d’une action en contrefaçon devant les juridictions nationales.
− En l’espèce, le recours parallèle devant la juridiction nationale est fondé sur des demandes qui n’ont pas d’incidence sur les éléments décisionnels des procédures de l’EUIPO, rendant les deux procédures autonomes et distinctes en ce qui concerne leurs effets finaux. Par conséquent, le fait de suspendre le jugement de l’EUIPO dans l’attente du jugement national aurait été injustifié et n’aurait fait que retarder la procédure.
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Sur la recevabilité des preuves produites dans le cadre du recours
− Un sujet distinct est la recevabilité des preuves au stade du recours, tant en ce qui concerne leur calendrier que leur provenance. Bien qu’il ne soit généralement pas recommandé de déposer de nouvelles preuves dans le cadre du recours, il existe des circonstances dans lesquelles cela pourrait être le cas et ces situations sont prises en considération par l’EUIPO. Les preuves peuvent être classées comme: nouvelles (non disponibles en première instance), produites pour la première fois (disponibles mais non présentées en première instance), supplémentaires (renforçant les éléments de preuve déjà produits) et tardives (produites après la date limite).
− Dans le présent recours, des documents déjà déposés en première instance et d’autres documents, tels qu’un rapport d’antériorité et des documents apparus par la suite, ont été introduits, dont un aveu de M. Paolo Morale devant le juge italien, qui est pertinent pour apprécier la mauvaise foi.
− Il est évident qu’il ne saurait être reproché aux requérantes de ne pas avoir eu accès à ces documents avant leur apparition. L’EUIPO reconnaît l’importance des preuves documentaires, y compris les déclarations sous serment, qui peuvent avoir une incidence significative sur la décision.
Reconstruction des événements et mauvaise foi de M. Paolo Morale
− M. Paolo Morale soutient que les demanderesses en nullité ont commis des erreurs à la fois dans la documentation et dans l’interprétation du droit, cherchant une sorte d’acquittement pour manque de preuves sans examen approfondi des faits. Toutefois, il existe des éléments clairs indiquant l’existence d’une mauvaise foi:
o à la date d’enregistrement de la MUE, M. Morale était encore gérant et associé des entreprises demanderesses en nullité.
o Il avait déjà commencé des activités entrepreneuriales sous le nom de
«KAMALEI», y compris l’enregistrement de domaines et l’utilisation d’une adresse électronique liée au projet.
o Dans la procédure italienne, M. Morale a avoué ces activités, en admettant également qu’il avait enregistré la marque «NAMALEI», similaire à «Kamalei», à une époque où elle était encore liée aux sociétés demanderesses.
− Ces éléments démontrent clairement un comportement anticoncurrentiel et intentionnel de la part de M. Morale, constitutif de mauvaise foi dans l’enregistre me nt de la MUE.
Pertinence de la législation nationale
− Les demanderesses en nullité font valoir que les droits sur les signes «Namalei» et «Kamalei» leur appartiennent en vertu du droit national et du principe de coexistence entre les marques nationales et les MUE. La législation nationale et européenne exige que l’EUIPO considère ces droits et activités comme faisant partie du patrimoine des sociétés demanderesses en nullité.
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− Les actions de M. Morale ne peuvent être considérées comme personnelles, mais relèvent des activités de l’entreprise et violent les règles nationales, constituant ainsi un cas de mauvaise foi. Par conséquent, le comportement de M. Morale, qui a enregistré la marque de l’Union européenne et planifié le lancement de produits en concurrence avec les entreprises qu’il gérait, démontre une intention illégale.
− En conclusion, il est évident que la MUE contestée a été enregistrée de mauvaise foi et devrait donc être déclarée nulle.
19 Les arguments présentés par le titulaire de la MUE en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
Préambule
− L’introduction de nouveaux éléments de preuve et d’un nouveau mémoire, relatifs à la prorogation du 23 août 2023 des demanderesses en nullité, est intervenue sans l’autorisation de la chambre de recours, comme le prévoit l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE.
− L’ensemble de l’action en nullité et le présent recours sont fondés sur une reconstruction confuse des faits et sur le non-respect de la procédure au sein de l’EUIPO.
− Les communications du 26 septembre et du 10 octobre 2023 ne visent pas à obtenir un acquittement en raison de l’absence d’éléments de preuve, mais à mettre en évidence un processus procédural anormal et peu clair.
Motifs du recours – article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
− La mauvaise foi doit être prouvée par des faits objectifs, et non par des déductions logiques. La division d’annulation a déjà jugé qu’en l’absence de preuve de l’existe nce d’un projet Kamalei avant le dépôt de la marque contestée, il n’y a pas de preuve de mauvaise foi.
− Le recours est fondé sur des documents produits en première instance et sur de nouvelles preuves, dont une recherche auprès de l’OMPI, des captures d’écran de courriels et de domaines enregistrés, ainsi que sur l’interrogatoire de M. Morale devant la juridiction italienne.
− Les éléments de preuve présentés en première instance n’ont pas étayé les arguments des demanderesses, et les nouvelles preuves ne confirment que l’intention de M. Morale de lancer sa propre activité professionnelle.
Analyse des nouvelles preuves
− Les nouvelles preuves, telles que l’interrogatoire de M. Morale, n’apportent pas d’éléments décisifs. Les déclarations de M. Morale, qui sont souvent partielle me nt rapportées ainsi qu’hors contexte, ne prouvent pas qu’il ait agi de mauvaise foi.
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− L’enregistrement de domaines et l’ouverture d’un courriel en septembre 2019 sont confirmés comme une activité privée de M. Morale, sans lien avec les sociétés
Alkemilla ou Bioalchemilla.
− Le dépôt de la marque «NAMALEI» a eu lieu le 31 mars 2020, lorsque M. Morale n’était plus employé par Alkemilla, confirmant son activité entrepreneuriale légitime.
Conclusion
− Il n’existe aucun élément de preuve concret démontrant que M. Morale était de mauvaise foi lorsqu’il a déposé sa demande de marque «NAMALEI». Les nouvelles preuves présentées ne démontrent pas l’existence d’un projet Kamalei au sein des sociétés demanderesses, ni que M. Morale ait agi frauduleusement.
− L’absence de preuves solides rend la procédure invalide au sens de l’article 59 du RMUE et suggère une intention dilatoire par rapport à la procédure civile en cours en Italie.
Motifs de la décision
20 Sauf indication contraire explicitement mentionnée dans la présente décision, le RMUE pris comme référence dans la présente décision est le règlement sur la marque de l’Unio n européenne 2017/1001 (JO 2017 L 154/1), version codifiée du règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
21 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Cadre du recours
22 Les demanderesses en nullité ont indiqué dans leur requête que le recours concernait la décision dans son intégralité.
23 Toutefois, la chambre de recours observe que, dans le mémoire exposant les motifs du recours, les demanderesses ne contestent les conclusions de la division d’annulation qu’en ce qui concerne les motifs mentionnés à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
24 La chambre de recours observe de plus que, outre le fait que la décision attaquée n’est pas contestée dans la mesure où la demande en nullité a été rejetée sur le fondement de l’artic le 60, paragraphe 1, point b), TFUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 3, TFUE, les demanderesses en nullité ne présentent aucun argument pour réfuter les considérat io ns et les conclusions de la division d’annulation concernant le fait que le motif de nullité fondé sur l’article 8, paragraphe 3, du RMUE ne peut être retenu, au motif que les demanderesses en nullité n’ont pas démontré qu’elles étaient titulaires d’une marque antérieure et que, par conséquent, la demande de cession de la MUE litigieuse déposée par les demanderesses en nullité en vertu de l’article 21, paragraphe 2, point a), du RMUE ne peut être retenue.
25 S’il résulte incontestablement de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE que, à la suite du recours, la chambre de recours est appelée à procéder à un réexamen complet de l’affa ire,
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tant en droit qu’en fait (06/04/2017, T-39/16, Nana Fink, EU:T:2017:263, § 37 ; 08/09/2015, C-62/15 P, Generia, EU:C:2015:568, § 35), il est également vrai que, dans le cadre d’une procédure inter partes, l’étendue du litige est définie et délimitée par les parties.
26 En particulier, conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, dans les procédures inter partes, l’examen du recours doit être limité à celui énoncé dans le mémoire exposant les motifs du recours (18/06/2020, C-702/18 P, Primart Marek Łukasiewicz, EU:C:2020:489, § 41).
27 En outre, il ressort de l’article 22, paragraphe 1, points b) et c), du RDMUE que c’est le mémoire exposant les motifs du recours qui doit rendre compréhensible la raison pour laquelle il est demandé à la chambre de recours d’annuler ou de modifier la décision attaquée (16/05/2011, T-145/08, ATLAS/ATLASAIR e.a., EU:T:2011:213, § 41, 46;
09/03/2012, C-406/11 P, ATLAS/ATLASAIR e.a., EU:C:2012:136) et que, par conséquent, la chambre de recours n’est pas tenue de répondre à des arguments non soulevés dans ce mémoire (08/03/2023, T-372/21, Sympathy Inside/Inside., EU:T:2023:111, § 49).
28 En particulier, conformément à l’article 22, paragraphe 1, point c), du RDMUE, le mémoire exposant les motifs du recours doit contenir une identification claire et non équivoque des faits, des preuves et des arguments à l’appui des moyens sur lesquels l’annulation de la décision attaquée est demandée.
29 Il appartenait donc aux demanderesses en nullité de déterminer le cadre du recours, en formulant avec précision et cohérence leurs revendications et arguments. Il n’appartient pas à la chambre de recours de déterminer, par des déductions, les moyens sur lesquels se fonde le recours. Les faits, preuves et arguments présentés par les demanderesses en nullité doivent, à eux seuls, permettre à la chambre de recours de comprendre pourquoi la décision attaquée doit être annulée (voir, par analogie, 28/04/2010, T225/09, Claro,
EU:T:2010 :169, § 28).
30 Par conséquent, bien que la chambre de recours examine la légalité de la décision attaquée dans son intégralité, une analyse approfondie ne sera effectuée qu’en relation avec les preuves et les arguments fournis par les demanderesses en annulation dans le mémoire contenant les motifs du recours.
31 En particulier, la chambre de recours a examiné les documents versés au dossier et partage l’appréciation et les conclusions de la division d’annulation concernant l’absence d’au moins une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, et en particulier l’absence de preuve de la propriété d’une marque antérieure dans le chef des demanderesses en nullité, auxquelles elle se réfère ici, afin d’éviter les répétitions, étant entendu qu’elle peut adopter les motifs d’une décision prise par la division d’annulatio n, qui font donc partie intégrante des motifs de sa décision (13/09/2010, T-292/08, Often,
EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 36).
Sur la demande de confidentialité
32 L’article 114, paragraphe 4, du RMUE établit que les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui ne sont pas soumises à l’inspection publique, notamment si la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à les garder confidentielles.
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33 Lorsqu’un intérêt spécifique à garder un document confidentiel est invoqué en vertu de l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’Office doit vérifier si un intérêt particulier est suffisamment démontré. Cet intérêt particulier doit exister en raison de la nature confidentielle du document ou de son statut de secret commercial ou d’entreprise.
34 En l’espèce, les documents déposés par les parties aux différents stades de la procédure, ainsi que le contenu des mémoires correspondants, ont été qualifiés de confidentiels. La chambre de recours observe qu’en réalité, au moins une partie des informations qu’elles contiennent concernent des données sensibles, des relations entre les parties et des procédures en cours devant les juridictions italiennes.
35 Compte tenu de ce qui précède, la chambre traitera les informations et la documentat io n en question avec la plus grande prudence, sans divulguer de données qui ne sont pas accessibles à partir de sources publiques.
Sur la recevabilité des preuves présentées devant la chambre de recours
36 La chambre de recours observe que, conjointement avec le mémoire exposant les motifs du recours, les demanderesses en nullité ont produit trois documents (annexes 1 à 3) relatifs aux activités de la titulaire concernant le signe «KAMALEI».
37 En outre, le 20 septembre 2023, en même temps que les observations en réponse à la demande de prorogation du titulaire du 23 août 2023, les demanderesses en nullité ont déposé trois autres documents (annexes 4 à 6) relatifs à une procédure parallèle entre les parties devant les tribunaux italiens.
38 Enfin, au moment du mémoire en réplique, les demanderesses en nullité ont déposé un document supplémentaire (annexe 7) relatif à cette procédure parallèle devant les juridictions italiennes.
39 À cet égard, la chambre de recours rappelle qu’en règle générale, les preuves doivent être fournies par les parties dans les délais fixés par l’EUIPO. Toutefois, selon la jurisprude nce de la Cour de justice de l’Union européenne, la présentation par les parties de faits et de preuves reste possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation.
40 En particulier, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Le législateur de l’Union européenne, en précisant que l’EUIPO «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de tels faits et de telles preuves, a investi ce dernier d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux-ci en compte (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162, § 43; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 23; 03/10/2013, C-122/12 P, Protiactive, EU:C:2013:628, § 24).
41 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour
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contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
42 En l’espèce, les éléments de preuve déposés devant la chambre de recours semblent à première vue être pertinents dans la mesure où ils sont destinés à contester les raisons avancées dans la décision attaquée quant à l’absence de mauvaise foi du titulaire. En outre, le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations sur tous les documents en question.
43 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours considère que les preuves présentées par les demanderesses en nullité au stade du recours sont recevables.
44 Néanmoins, la chambre de recours souligne que la pertinence, de prime abord, des éléments de preuve ne signifie pas que ceux-ci soient déterminants pour l’issue du cas d’espèce.
Causes de nullité absolue – article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE
(i) Le cadre législatif et jurisprudentiel
45 En vertu de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi au moment du dépôt de la demande de marque.
46 Il incombe au demandeur en nullité qui entend se prévaloir de cette cause de nullité de déterminer les circonstances dans lesquelles il peut être conclu que le titulaire d’une marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière. Notons qu’il existe une présomption de bonne foi jusqu’à preuve du contraire (16/06/2021, T-678/19, Enterosgel (fig.), EU:T:2021:364,
§ 33; 23/05/2019, T-3/18 et T-4/18, ANN TAYLOR c. ANNTAYLOR et al,
EU:T:2019:357, § 34; 08/03/2017, T-23/16, Formata (fig.), EU:T:2017:149, § 45;
13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 57).
47 La cause de nullité prévue à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE constitue une cause de nullité absolue fondée sur le comportement et les intentions subjectives du titulaire au moment du dépôt de la demande de marque.
48 Toutefois, comme l’indique «la communication commune sur les pratiques communes relatives aux demandes de marque déposées de mauvaise foi» (également appelée «PC13»), rédigée par l’Office conjointement avec les offices de propriété intellectuelle des États membres et les associations d’utilisateurs, la notion de «mauvaise foi» mentio nnée dans cette disposition n’est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d’une quelconque manière dans le droit de l’Union (29/06/2017, T-343/14, CIPRIANI/CIPRIANI, EU:T:2017:458, § 25 et la jurisprudence citée).
49 Comme l’a indiqué la Cour de justice, la mauvaise foi est une notion autonome du droit de l’Union, qui doit faire l’objet d’une interprétation uniforme dans l’Union (27/06/2013, C- 320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 29). Sur la base de la jurisprudence constante de l’UE (12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 45; 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 74; 07/07/2016, T-82/14, LUCEO ,
EU:T:2016:396, § 28; 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 23;
19/10/2022, T-466/21, Lio (fig.)/ElLio (fig.) et al, EU:T:2022:644, § 29) et du sens
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habituel de la mauvaise foi dans le langage courant, la notion générale de mauvaise foi dans les demandes de marque présuppose la présence d’une motivation subjective de la part du demandeur de la marque, c’est-à-dire une intention frauduleuse et/ou une autre «motivation blâmable», qui sera généralement établie par référence à des critères pertinents, cohérents et objectifs.
50 Dans l’arrêt du 12 septembre 2019 (12/09/2019, C-104/18P, STYLO -KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46), la Cour a jugé que la cause de nullité absolue de la mauvaise foi s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque, non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, les intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans pour autant viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment la fonction essentielle d’indication de l’origine. À cet égard, la Cour a précédemment jugé que l’existence de la mauvaise foi du demandeur «doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce» et que «l’intention du demandeur au moment pertinent est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives de l’espèce» (11/06/2009, C-529/07, Lindt
Goldhase, EU:C:2009:361, § 37, 42).
51 À la lumière de ce qui précède, on peut conclure qu’il n’y a pas de mauvaise foi sans intention frauduleuse et que cette motivation subjective doit être déterminée objectiveme nt
(11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42; 12/09/2019, C-104/18 P,
STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 47; 28/10/2020, T-273/19, TARGET
VENTURES, EU:T:2020:510, § 33). Par conséquent, pour conclure à la mauvaise foi, les éléments suivants sont nécessaires: a) l’action du demandeur de la marque contestée, qui montre clairement qu’il a agi avec une intention frauduleuse lors du dépôt de la demande de marque; et b) une norme objective permettant d’évaluer cette action et de la qualifie r par la suite de mauvaise foi. Toute revendication de mauvaise foi devra être analysée en procédant à une appréciation globale de toutes les circonstances factuelles de l’espèce
[12/05/2021, T-167/20, TORNADO (fig.), EU:T:2021:257, § 48].
52 Il convient de noter qu’une intention frauduleuse du demandeur de marque existe, mais n’est pas limitée aux situations où il est évident, d’après les circonstances pertinentes, cohérentes et objectives de l’espèce, que la demande de marque a été déposée (a) dans l’intention de porter atteinte, d’une manière incompatible avec la loyauté des transactio ns, aux intérêts d’un tiers, et non dans l’intention de s’engager loyalement dans la vie des affaires; ou b) dans l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment la fonction essentielle d’indication d’origine (12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46; 13/11/2019, C-528/18 P, Outsource2India (fig.),
EU:C:2019:961, § 61; 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 75).
53 Il convient de considérer que ces facteurs ne sont que des exemples parmi un ensemble d’éléments qui peuvent être pris en compte afin de statuer sur l’éventuelle mauvaise foi du demandeur de l’enregistrement d’une MUE au moment du dépôt de la demande
(29/06/2017, T-343/14, CIPRIANI/CIPRIANI, EU:T:2017:458, § 28 et la jurisprude nce citée).
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54 À cet égard, il convient de relever que, dans le cadre de l’analyse globale effectuée en vertu de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, il peut également être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commercia le qui sous-tend le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que MUE ainsi que de la chronologie des événements ayant conduit à ce dépôt (26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68 et la jurisprudence citée; 09/07/2015, T-100/13,
CAMOMILLA, EU:T:2015:481, § 35-36 et la jurisprudence citée).
55 Par ailleurs, la Cour a jugé que, pour apprécier l’existence de la mauvaise foi, il convient également de prendre en compte l’intention du titulaire de la MUE au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, élément subjectif à déterminer sur la base des circonstances objectives de l’espèce (08/03/2017, T-23/16, Formata (fig.), EU:T:2017:149, § 44 et la jurisprudence citée).
56 Cette intention peut être déduite de toutes les situations objectives de conflit d’intérêts dans lesquelles le titulaire de la MUE s’est trouvé (11/07/2013, T-321/10, Salini Group, EU:T:2013:372, § 28). On peut notamment déduire des actions spécifiques du titulaire de la MUE avant le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, des relations de nature contractuelle, précontractuelle ou post-contractuelle entre les parties, de l’existence de devoirs et d’obligations réciproques, y compris ceux de loyauté et d’équité découlant d’occuper ou d’avoir occupé certaines fonctions dans le cadre de la relation professionnelle, etc. (12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON, EU:C:2019:724, § 47; 11/02/2020, R 2445/2017 G, Sandra Pabst, § 34 et suivants).
57 Ainsi, la notion de mauvaise foi implique une motivation subjective de la part du demandeur de la marque, à savoir une intention frauduleuse ou une autre motivation de nature intentionnelle. Il s’agit d’un comportement qui s’écarte des principes reconnus de comportement éthique ou de pratiques commerciales et d’affaires loyales (14/05/2019, T- 795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 23).
58 C’est notamment à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient de vérifie r la légalité de la décision attaquée, en ce que la division d’annulation a conclu que le titulaire n’était pas de mauvaise foi au moment du dépôt de la demande de MUE contestée.
59 À cette fin, les circonstances objectives du cas d’espèce, telles que rapportées par les parties, doivent être exposées ci-dessous.
(ii) L’évaluation de la mauvaise foi
60 À la lumière des faits rapportés par les parties et déjà résumés, la chambre de recours estime, comme l’affirme la division d’annulation, que le comportement du titulaire au moment du dépôt de la marque contestée ne relève pas de la notion de mauvaise foi.
61 En effet, aucun des facteurs et éléments de preuve produits par les demanderesses en nullité, qu’ils soient pris isolément ou conjointement, n’est de nature à prouver la mauvaise foi du titulaire de la MUE.
62 À cette fin, il importe de garder à l’esprit que le moment pertinent pour déterminer si le demandeur a agi de mauvaise foi est celui du dépôt de la demande d’enregistrement de la
MUE contestée (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 35;
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22/03/2023, T-366/21, COINBASE, EU:T:2023:156, § 33-34; 26/02/2015, T-257/11,
COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 66).
63 Néanmoins, les faits et les preuves datés d’avant ou d’après le dépôt pourraient également être pris en considération par les autorités compétentes, y compris les offices de la PI des
États membres, dans la mesure où ils peuvent contenir des indications utiles pour interpréter l’intention du demandeur au moment du dépôt de la demande (07/09/2022, T- 627/21, Monsoon, EU:T:2022:530, § 35-37).
64 En l’espèce, il est constant qu’il existait des relations entre les parties au cours de la période antérieure au dépôt de la MUE contestée, et en particulier que le titulaire était associé aux deux sociétés demanderesses en nullité, étant également gérant de la société Bioalchemi lla.
65 Il est également constant que, bien qu’à la date de dépôt de la MUE contestée, le titula ire avait déjà démissionné de la société Alkemilla, il était encore formellement associé aux deux sociétés demanderesses en nullité, puisqu’il était également formellement gérant de la société Bioalchemilla.
66 En outre, les parties ne contestent pas qu’en septembre 2019, le titulaire a activé l’adresse électronique kamaleicosmesi@gmail.com et qu’en octobre 2019, il a également procédé à l’enregistrement des noms de domaine www.kamalei.itwww.kamaleicosmetics.itwww.kamaleicosmetics.com.
67 Malgré ce qui précède, aucune preuve convaincante n’a été fournie au cours de la présente procédure quant à l’existence d’un usage ou d’un quelconque projet des marques «Kamalei» ou «NAMALEI» imputable aux demanderesses en nullité avant la date de dépôt de la MUE contestée, ou qu’il s’agissait d’un projet de société ou d’un projet conjoint de M. Morale avec les demanderesses en nullité.
68 Les seuls indices d’utilisation du signe «Kamalei» avant cette date sont exclusivement liés au titulaire, tels que l’activation d’une adresse électronique ou l’enregistrement de noms de domaine contenant ce signe, sans qu’il soit possible de démontrer que ces activités relèvent, en tout ou en partie, des sociétés demanderesses.
69 En outre, comme l’a observé à juste titre la division d’annulation, les extraits de la législation italienne cités par les demanderesses en nullité ne sauraient être interprétés de manière à attribuer automatiquement aux sociétés tous les actes accomplis par le titula ire en l’absence d’éléments de preuve spécifiques.
70 À cet égard, la chambre de recours relève qu’il n’y a pas de trace du signe «Kamalei» ou «NAMALEI» ou d’un quelconque projet sous ces noms dans les documents qui ont consacré la fin des relations entre les parties, tels que les cessions de parts sociales du mois de juin 2020 ou le «contrat préliminaire de vente de parts sociales et acte de transaction» du 12 mai 2020. Au contraire, au point X.V de ce dernier document, il est fait référence à une annexe relative aux «marques, signes distinctifs et/ou adresses internet, noms de domaine, sites internet et/ou droits de propriété intellectuelle» appartenant aux demanderesses en nullité, que ces dernières ont pourtant omis de déposer.
71 De même, le contenu des documents postérieurs au dépôt de la MUE contestée, y compris les pièces de la procédure parallèle entre les parties devant les tribunaux italiens, ne permet pas de déduire avec certitude l’existence d’un usage ou de tout projet relatif au signe
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«Kamalei» ou «NAMALEI» pouvant être imputé aux demanderesses en nullité, antérieurement au dépôt de la MUE contestée.
72 Enfin, au moment où la présente décision est adoptée, le dépôt par les demanderesses en nullité de la demande d’enregistrement de la marque italienne n° 2 020 000 051 538, «Kamalei», intervenue après le dépôt de la MUE contestée, fait l’objet d’une contestatio n par le titulaire devant les tribunaux italiens.
73 Par conséquent, conformément à ce qui précède et sur la base de l’appréciation correcte de la division d’annulation, la chambre de recours estime que ni les documents présentés ni les arguments avancés par les demanderesses ne démontrent que le titulaire de la MUE avait des intentions contraires aux principes acceptés de comportement éthique ou qu’il s’est écarté des usages commerciaux et professionnels de loyauté au moment du dépôt du signe contesté.
74 Il s’ensuit que, étant donné que la charge de la preuve de la mauvaise foi incombe aux demanderesses en nullité et que l’existence de la mauvaise foi doit être établie sur la base de preuves objectives, il y a lieu de conclure que les demanderesses n’ont pas démontré que la demande d’enregistrement de la marque contestée a été présentée de mauvaise foi par le titulaire de la MUE.
Frais
75 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, les demanderesses en nullité, en tant que parties qui succombent, sont condamnées aux dépens exposés par le titulaire de la MUE dans les procédures d’annulation et de recours.
76 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle du titulaire de la MUE, fixés à 550 EUR.
77 La décision de la division d’annulation condamnant la demanderesse en nullité à rembourser les frais de représentation de la titulaire de la MUE, fixés à 450 EUR, demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 000 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
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1. rejette le recours;
2. condamne les demanderesses en nullité à rembourser la somme de 550 EUR au titre des frais exposés par le titulaire de la MUE dans le cadre de la procédure de recours; fixe le montant total à la charge des demanderesses en nullité au titre des procédures de recours et d’annulation à 1 000 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo R. Ocquet
Greffier:
Signature
p.o. L. Benítez
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