OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 164 676
Rodilla Sánchez, S.L., Calle Río Bullaque, n° 2 – Planta 3, 28034 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Despacho González-Bueno, S.L.P., Calle Gurtubay 4, 2° dcha., 28001 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
CRA Network GmbH, Breitenwiesenstr. 26, 63808 Haibach, Allemagne (demanderesse), représentée par Breuer Lehmann Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Steinsdorfstr. 19, 80538 München, Allemagne (mandataire professionnel). Le 24/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 164 676 est accueillie pour tous les services contestés.

2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 567 399 est rejetée dans son intégralité.

3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.

MOTIFS
Le 22/02/2022, l’opposante a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 567 399 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes:

l’enregistrement de MUE n° 834 317 «RODILLA» (marque verbale);
l’enregistrement de MUE n° 16 405 458 (marque figurative);

l’enregistrement de MUE n° 16 405 391 «ANTONIO RODILLA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

Remarque préliminaire – Décision antérieure de la première chambre de recours
Le 18/08/2023, la division d’opposition a rendu une décision qui a abouti au rejet de l’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.

La décision a fait l’objet d’un recours et la chambre de recours a rendu une décision (17/06/2024, R 2013/2023-1, Foodila (fig.) / RODILLA et al.). La décision de la chambre a annulé la décision contestée et a renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour la poursuite de la procédure. La chambre a considéré, en substance, ce qui suit.

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- On ne peut pas présumer que le consommateur espagnol moyen ait une bonne maîtrise de l’anglais. En effet, le degré de familiarité du public espagnol avec la langue anglaise est généralement considéré comme faible (26/04/2018, T-288/16, M’Cooky / MR. COOK, EU:T:2018:231, § 39). Par conséquent, on ne peut pas s’attendre à ce que le public pertinent identifie des mots anglais au sein de termes composés, d’autant plus que la séquence finale « ila » n’a aucune signification ni en anglais ni en espagnol. L’élément « Foodila » sera perçu comme un tout par le public pertinent et ne sera associé à aucune signification.

- Étant donné que les consommateurs ont tendance à se concentrer sur le début des signes, qui sont différents en l’espèce, les signes présentent un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne.

- Les signes présentent un degré de similitude auditive moyen.

- Les signes sont conceptuellement dissemblables pour les consommateurs qui associent la marque antérieure à la notion de « genou ». Pour ceux qui comprennent « RODILLA » comme un simple nom de famille, une comparaison conceptuelle n’est pas possible.

- Compte tenu du fait que les signes présentent un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne et un degré de similitude phonétique moyen, la conclusion selon laquelle il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, même pour des services identiques, ne peut être maintenue que si le caractère distinctif de la marque antérieure n’est pas supérieur à la normale. À cet égard, les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles les preuves sont manifestement insuffisantes pour prouver un caractère distinctif accru ne sont pas suffisamment motivées.

- Dans l’appréciation du caractère distinctif accru de la marque antérieure, il convient de prendre en compte à la fois les preuves d’usage et les preuves déposées à l’appui de la revendication d’un caractère distinctif accru (30/05/2018, C-85/16 P, KENZO ESTATE / KENZO, EU:C:2018:349, § 47). Étant donné que la division d’opposition n’a pas précisé les preuves examinées, il n’est pas clair quels documents ont été pris en compte. Les deux ensembles de preuves semblent démontrer un usage de longue date de la marque antérieure depuis plus de 80 ans pour des sandwichs et des services de restauration dans toute l’Espagne (cf. articles de presse fournis à l’annexe 3 de l’acte d’opposition). La motivation fournie par la division d’opposition semble donc incomplète.

- Il appartiendra à la division d’opposition d’examiner les preuves d’usage et, le caractère distinctif accru, de procéder à une appréciation globale du risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE sur la base du résultat de cet examen et, si nécessaire, d’examiner l’opposition en ce qui concerne les autres marques et motifs invoqués.

PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur en fait la demande, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en liaison avec les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et

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que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.

La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.

Le demandeur a requis de l’opposant qu’il produise la preuve de l’usage de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 834 317.

La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée. La date de dépôt de la demande contestée est le 29/09/2021. L’opposant était donc tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 29/09/2016 au 28/09/2021 inclus.

En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants:

Classe 30: Sandwiches.

Classe 42: Fourniture de nourriture et de boissons.

Comme l’a indiqué l’opposant, l’indication de la classe 42 pour les services de l’opposant (au lieu de la classe 43, qui correspond à la bonne classification actuellement) est due à l’édition de la classification de Nice en vigueur au moment du dépôt et de l’enregistrement de la marque antérieure. Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, les preuves d’usage doivent consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.

Le 16/11/2022, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 21/01/2023 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 19/01/2023, dans le délai imparti, l’opposant a produit des preuves d’usage.

L’opposant ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient tenues confidentielles vis-à-vis des tiers, la division d’opposition décrira les preuves uniquement en termes très généraux sans divulguer ces données. Le 01/03/2022, dans le délai de justification, l’opposant a produit des preuves à l’appui de sa revendication de caractère distinctif accru, en raison du caractère notoire et de la réputation de la marque antérieure. La division d’opposition en tiendra également compte, car elles démontrent l’usage de la marque et ont été déposées avant la demande de preuve d’usage. Le 01/03/2022, l’opposant a produit les preuves suivantes.

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Annexe 1: impressions du site internet officiel «RODILLA» (en espagnol), www.rodilla.es, montrant la dénomination «Restaurantes Rodilla» et quelques adresses en Espagne (à savoir à Bilbao et Madrid). En outre, elle comprend également une partie de l’historique de l’entreprise (sous la rubrique «Historia») et quelques photos de ses établissements.

Annexe 2: selon l’opposante, «RODILLA» a une présence importante sur les réseaux sociaux, où elle compte plus de 120 000 abonnés sur Facebook, plus de 4 000 abonnés sur Twitter et plus de 15 000 abonnés sur Instagram. Des captures d’écran de ces réseaux sociaux ont été fournies.

Annexe 3: coupures de presse faisant référence à «RODILLA» extraites de certains sites internet (en espagnol).

En outre, l’opposante a fait référence à une décision de l’Office espagnol des brevets et des marques (OEPM), rendue le 19/01/2016, dans le cadre d’une procédure d’opposition relative à la demande de marque espagnole «B. RODILLA», où il est indiqué: «dans les deux cas, cela tomberait sous le coup de l’interdiction de l’article 6.1.b) de la loi sur les marques (loi 17/2001, du 7 décembre). En outre, l’article 8 de la même loi serait applicable, car il s’agit de marques notoires et renommées».

Dans ses observations, l’opposante a expliqué que le premier établissement «RODILLA» a été ouvert en 1939 sur la «Plaza de Callao» à Madrid, par Antonio Rodilla, et qu’actuellement, avec plus de 80 ans d’histoire, elle compte plus de 150 restaurants dans toute l’Espagne. L’opposante a ajouté qu’elle a commencé son expansion internationale en 2019, en ouvrant trois restaurants à Miami.

Suite à la demande de preuve d’usage de la requérante, le 19/01/2023, l’opposante a soumis des documents supplémentaires. Les preuves à prendre en considération sont les suivantes.

Document 1: déclaration sous serment signée par le directeur général de la société de l’opposante (14/04/2021), énonçant, entre autres, les considérations suivantes (y compris des annexes supplémentaires):

o Le 28 mai 2020, «RODILLA» comptait 162 magasins ouverts au public. Une liste complète des établissements, y compris leur date d’ouverture, est fournie.

o Entre mai 2015 et mai 2020, plus de 150 millions de sandwichs «RODILLA» ont été vendus, générant plus de 165 millions d’euros de chiffre d’affaires.

o Malgré les difficultés économiques causées par la crise mondiale de la Covid-19, depuis juin 2020, de nouveaux magasins «RODILLA» ont été ouverts en Espagne et aux États-Unis. La déclaration fournit des informations complètes sur ces nouvelles ouvertures.

o «RODILLA» a une présence importante dans les médias. Une compilation des nouvelles parues dans la presse et d’autres médias en ligne entre 2015 et 2020 est fournie.

o De même, «RODILLA» a une présence importante sur les principaux réseaux sociaux, où elle compte des milliers d’abonnés (près de 140 000 abonnés sur ses réseaux sociaux).

Document 2: Traduction de la déclaration sous serment et d’une partie de ses annexes. Certaines informations pertinentes issues des nouvelles/de la presse sont extraites par l’opposante, comme suit.

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o un article du journal espagnol El País, sous le titre « les célèbres sandwichs RODILLA » (« los famosos sándwiches de RODILLA »), et dans le corps de l’article, parmi d’autres informations pertinentes, la déclaration « RODILLA, la chaîne madrilène célèbre pour ses sandwichs ». (« RODILLA, la cadena madrileña famosa por sus sándwiches »).

o un article publié dans le journal espagnol Cinco Días, avec la déclaration « le sandwich le plus ancien et le plus vendu d’Europe » (« sándwich más vendido y antiguo de Europa »).

o « Rodilla débute son expansion en Aragon avec l’ouverture de son premier restaurant à Saragosse ». Nouvelle publiée le 07/10/2015 sur le site spécialisé www.infohoreca.com.

o « Rodilla prévoit de vendre plus de 20 millions de sandwichs en 2015 ». Nouvelle publiée le 04/11/2015 sur le site spécialisé www.infohoreca.com.

o « La nouvelle image de Rodilla consolide sa croissance ». Nouvelle publiée le 04/01/2016 sur le site spécialisé www.infohoreca.com.

o « Rodilla triple son expansion ». Nouvelle publiée le 21/09/2017 dans le journal El País.

o « Rodilla a augmenté ses ventes de sandwichs de 15 % en 2017 ». Nouvelle publiée le 27/03/2018 sur le site spécialisé www.restauracionnews.com.

o « Rodilla a vendu 30 millions de sandwichs en 2017, soit une augmentation de 15 % ». Nouvelle publiée le 28/03/2018 sur le site spécialisé www.efeagro.com.

o « Rodilla a vendu 22 % de salades en plus en 2017 ». Nouvelle publiée le 28/05/2018 sur le site spécialisé www.franquicias.es.

o « Rodilla dévoile la recette de trois années de bénéfices ». Nouvelle publiée le 14/10/2018 dans le journal ABC.

o « Rodilla, l’entreprise espagnole, débarque aux États-Unis avec son premier établissement à Miami ». Nouvelle publiée le 30/05/2019 dans Iberoeconomía.

o « Le premier Rodilla entièrement géré par des travailleurs handicapés intellectuels ouvre ses portes ». Nouvelle publiée le 11/06/2019 dans le journal ABC.

o « ODD3. Rodilla fait don de 8 000 torrijas pour les maisons de retraite de la Communauté de Madrid ». Nouvelle publiée le 09/04/2020 sur le site www.corresponsables.com.

o « Rodilla livre 4 000 sandwichs dans la lutte contre le Covid-19 ». Nouvelle publiée le 22/04/2020 sur le site spécialisé www.restauracionnews.com.

Document 3 : déclaration sous serment actualisée (13/01/2023) reflétant le total des ventes dans les propres magasins et franchises de Rodilla, entre 2016 et 2021.

Document 4 : nombreuses factures (2016-2022) montrant les montants payés par les franchisés à Rodilla pour la vente de leurs produits et l’utilisation de leur marque. Comme l’explique l’opposant, ces montants correspondent aux pourcentages payés par les franchisés pour le nombre de ventes.

Document 5 : Résumé médiatique (en espagnol) montrant avec des chiffres l’étendue des campagnes menées au cours de la période pertinente, qui représentent des chiffres substantiels.

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Document 6: Document détaillant l’offre commerciale pour 2017 (en espagnol). Ce document reflète les stratégies commerciales et les outils de marketing utilisés par Rodilla.

Document 7: Un grand nombre de panneaux d’affichage.

Document 8: Capture d’écran de l’INE (Institut national espagnol de la statistique), qui indique le nombre de personnes en Espagne prénommées Antonio ou Antonia. L’opposante soumet ce document pour montrer qu’ANTONIO est un prénom très courant en Espagne.

Document 9: Document détaillant les données relatives à la diffusion des spots sur différentes stations de radio en Espagne, telles que la durée, la date et l’heure de la diffusion.

Document 10: Quelques spots radio.

Document 11: Publicité relative à «RODILLA».

Dans ses observations, l’opposante explique que «La marque RODILLA distingue une chaîne de restaurants/cafétérias bien connue, spécialisée dans les sandwichs, établie en 1939, qui compte actuellement plus de 170 magasins tant en Espagne qu’aux États-Unis. Tous ces établissements RODILLA vendent les célèbres sandwichs et d’autres produits sous la marque RODILLA, comme nous pouvons le voir sur les images suivantes.»
Le 25/02/2025, l’Office a demandé à l’opposante de soumettre une traduction des preuves suivantes dans la langue de la procédure (c’est-à-dire l’anglais).

Documents soumis le 01/03/2022.

- Annexe 1 – Impressions du site web officiel de RODILLA (y compris son historique).

- Annexe 3 – Articles de presse faisant référence à RODILLA.

- Décision de l’OEPM (19/01/2016 concernant la marque n° 3 573 877 B. RODILLA).

Documents soumis le 19/01/2023.

- Document 5 – Résumé médiatique concernant la portée des campagnes menées sur le territoire pertinent.

- Document 6 – Offre commerciale 2017.

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Le 10/03/2025, dans le délai imparti, l’opposant a soumis les traductions des documents en question.

Pour apprécier si l’usage sérieux de la marque antérieure a été prouvé, il sera tenu compte de tous les éléments de preuve énumérés ci-dessus, qui ont été soumis en temps utile. Comme déjà indiqué, l’opposant a initialement soumis un premier lot de documents visant à démontrer le caractère distinctif accru allégué de la marque antérieure pendant la période de justification. Suite à la demande de preuve d’usage du demandeur, l’opposant a soumis, dans le délai imparti, un nouveau lot de documents pour prouver l’usage de la marque. Ces éléments sont liés, car ils démontrent l’usage de la marque, et doivent être considérés conjointement lors de l’appréciation de l’usage sérieux de la marque antérieure.

Appréciation de l’usage sérieux – facteurs
La Cour de justice a jugé qu’il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas l’usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque. En outre, la condition d’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et extérieurement (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).

Lieu et moment de l’usage
Le lieu et le moment de l’usage sont prouvés de manière satisfaisante, principalement parce que la plupart des documents se réfèrent à la période et au territoire pertinents. La majorité d’entre eux, en particulier les factures, les ventes totales, les nombreux articles de presse et la présence sur les médias sociaux, se réfèrent à l’Espagne. Le Tribunal a jugé à de nombreuses reprises que l’usage d’une MUE dans un seul État membre (par exemple en Allemagne ou en Espagne), ou même dans une seule ville d’un État membre de l’Union européenne, est suffisant pour satisfaire au critère de la portée territoriale (07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 81). En l’espèce, les éléments de preuve démontrent essentiellement l’usage de la marque antérieure sur l’ensemble du territoire espagnol, ce qui satisfait au critère de la portée territoriale.

Étendue de l’usage
En ce qui concerne l’étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, ainsi que son volume commercial, sa durée et sa fréquence.

L’opposant a soumis des preuves suffisantes (par exemple, des factures, des ventes totales, d’autres documents, tels que ceux liés à l’exposition médiatique / aux actualités), qui fournissent des informations fiables concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Il est évident que les factures soumises ne sont que des exemples de leurs ventes / transactions sur la période pertinente. En outre, les nombreux articles de presse révèlent des étapes importantes et

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réalisations obtenues par la marque 'RODILLA'. Par exemple, 'Rodilla, une chaîne de restaurants spécialisée dans les sandwichs, a réalisé son bénéfice le plus élevé au cours des dix dernières années’ (2018 – Annexe 2), 'Rodilla consolide une fois de plus son leadership dans le secteur de la restauration en tant que principal vendeur de sandwichs en Espagne avec 34 millions d’unités vendues en 2019, soit plus de 93 000 par jour’ (2020 – Annexe 2), 'La chaîne de sandwichs du groupe Damn analyse l’entrée sur 14 marchés pour devenir une marque mondiale (El País, 21/09/2017 – Annexe 2). Par conséquent, compte tenu de la nature des produits et services, il est considéré que les preuves sont clairement suffisantes pour prouver l’étendue de l’usage.

En outre, même des preuves circonstancielles, telles que des articles de presse/nouvelles, bien qu’elles ne fournissent pas d’informations directes sur les transactions, peuvent être suffisantes en elles-mêmes pour prouver (ou renforcer) l’étendue de l’usage dans une évaluation globale (15/07/2015, T-398/13, TVR ITALIA (fig.) / TVR, EU:T:2015:503, § 57-58 ; 08/07/2010, T-30/09, peerstorm / PETER STORM, EU:T:2010:298, § 42 et suiv.). Cela renforce en outre la conclusion selon laquelle le titulaire a sérieusement tenté d’acquérir ou de maintenir une position commerciale sur le marché pertinent et, en l’espèce, cela indique un degré significatif d’exposition de la marque auprès du public pertinent en relation avec les sandwichs et les services de restauration.

Les éléments de preuve, considérés conjointement, démontrent une étendue d’usage suffisante du signe pour les produits et services en question, ou du moins pour certains d’entre eux, comme détaillé ci-après.

Nature de l’usage
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, EUTMDR, l’expression 'nature de l’usage’ comprend la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une variation de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), EUTMR, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.

Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), EUTMR, constitue également un usage au sens du paragraphe 1 l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments qui n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque sous la forme utilisée soit ou non également enregistrée au nom du titulaire. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphes 2 et 3, EUTMR, l’article 18 peut être appliqué par analogie pour évaluer si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.

Les preuves montrent un usage de la marque sous des formes légèrement différentes au fil du temps. Par exemple, le signe apparaît sous forme verbale 'RODILLA’ (tel qu’enregistré), mais aussi dans
certaines images, telles que ,
. La stylisation des lettres dans ces exemples n’est pas particulièrement élaborée, mais plutôt standard ou courante. Il est, par conséquent,

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a considéré que les preuves, dans leur ensemble, démontrent un usage de la marque qui permet aux consommateurs d’identifier l’origine commerciale des produits et services. Par conséquent, les preuves démontrent que la marque antérieure a été utilisée telle qu’enregistrée.

Compte tenu de ce qui précède, les preuves démontrent que la marque a été utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43) et que le signe a été utilisé tel qu’enregistré, au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), du RMCUE.

Conclusion
Compte tenu des preuves dans leur intégralité, les preuves soumises par l’opposant sont clairement suffisantes pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure évaluée, à savoir de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 834 317 « RODILLA », pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.

Cependant, les preuves déposées par l’opposant ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits et services couverts par la marque antérieure.

Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMCUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, elle est, aux fins de l’examen de l’opposition, réputée n’être enregistrée que pour ces produits ou services.

Selon la jurisprudence, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de prendre en considération ce qui suit :

… si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour qu’il soit possible d’y identifier un certain nombre de sous-catégories susceptibles d’être considérées de manière indépendante, la preuve que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux pour une partie de ces produits ou services n’accorde de protection, dans le cadre d’une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories auxquelles appartiennent les produits ou services pour lesquels la marque a effectivement été utilisée. Toutefois, si une marque a été enregistrée pour des produits ou des services définis de manière si précise et étroite qu’il n’est pas possible d’opérer de subdivisions significatives au sein de la catégorie concernée, alors la preuve de l’usage sérieux de la marque pour les produits ou services couvre nécessairement l’ensemble de la catégorie aux fins de l’opposition.

Bien que le principe de l’usage partiel vise à garantir que les marques qui n’ont pas été utilisées pour une catégorie donnée de produits ne soient pas rendues indisponibles, il ne doit pas, cependant, avoir pour conséquence de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, bien que n’étant pas strictement identiques à ceux pour lesquels il a réussi à prouver un usage sérieux, n’en sont pas fondamentalement différents et appartiennent à un groupe unique qui ne peut être divisé autrement que de manière arbitraire. La Cour de justice observe à cet égard qu’il est en pratique impossible pour le titulaire d’une marque de prouver que la marque a été utilisée pour toutes les variations concevables des produits visés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de « partie des produits ou services » ne saurait être interprétée comme désignant toutes les variantes commerciales de produits ou services similaires.

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mais seulement des produits ou services suffisamment distincts pour constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.

(14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288, § 45-46.) En l’espèce, les preuves démontrent une utilisation uniquement pour les sandwichs de la classe 30 et les services de restauration de la classe 42 (désormais classe 43). Ces services peuvent être considérés comme formant une sous-catégorie objective de fourniture de produits alimentaires et de boissons, à savoir les services de restauration. Par conséquent, la division d’opposition estime que les preuves démontrent un usage sérieux de la marque pour les sandwichs et les services de restauration.

RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, RMUE S’agissant de l’article 8, paragraphe 5, RMUE, l’opposant a invoqué toutes les marques antérieures sur lesquelles est fondée la présente opposition.

Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera en premier lieu l’opposition concernant l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieure n° 834 317 pour lequel l’examen de la preuve d’usage a déjà été effectué ci-dessus.

Conformément à l’article 8, paragraphe 5, RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, RMUE, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ou non similaires à ceux-ci, lorsque, s’agissant d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, s’agissant d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.

Les signes doivent être identiques ou similaires.

La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.

Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, RMUE (16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisant. L’opposition peut néanmoins échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.

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En l’espèce, le demandeur n’a pas allégué avoir de juste motif pour l’usage de la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucun juste motif n’existe.

a) Renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.

En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 29/09/2021. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée antérieurement à cette date. En principe, il suffit que l’opposant démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte ultérieure de renommée incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver.

Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposant a revendiqué la renommée, en tenant compte de l’analyse précédente des preuves d’usage, à savoir :
Classe 30 : Sandwiches
Classe 42 : Services de restauration.

L’opposition est dirigée contre les services suivants :
Classe 35 : Services d’assistance, de gestion et d’administration commerciales ; Gestion commerciale de restaurants ; Services de commande en ligne ; Services de commande en ligne dans le domaine des plats à emporter et de la livraison de restaurants.

Classe 43 : Services de bars et de restaurants ; Fourniture d’aliments et de boissons ; Fourniture d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars ; Services de restauration ; Préparation et service d’aliments et de boissons ; Services de plats et de boissons à emporter ; Services de traiteur ; Fourniture d’aliments et de boissons pour consommation immédiate ; Préparation de repas et de boissons pour livraison et à emporter ; Services de restauration à emporter.

Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, les preuves d’usage doivent consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.

Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, tous les faits pertinents de l’espèce doivent être pris en considération, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance de l’investissement réalisé par l’entreprise pour la promouvoir.

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La liste des documents soumis par l’opposant pour prouver la renommée a déjà été décrite et analysée ci-dessus, dans la section précédente relative à la « Preuve d’usage ». Ces considérations sont également valables pour la présente évaluation.

En outre, l’évaluation de la renommée de la marque antérieure « RODILLA » doit être effectuée conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, qui prévoit qu’une marque jouissant d’une renommée dans l’Union européenne, ou dans une partie substantielle de celle-ci, peut s’opposer avec succès à une demande de marque postérieure — même pour des produits ou services non similaires — si l’usage de cette dernière marque tirait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur portait préjudice. Le critère juridique principal dans ce contexte est de savoir si la marque antérieure jouit d’une « renommée » au sens du règlement.

Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), notamment dans des affaires telles que General Motors (C-375/97) et VIPS (T-215/03), une marque est considérée comme jouissant d’une renommée lorsqu’elle est connue d’une partie significative du public pertinent dans une partie substantielle du territoire de l’Union européenne. L’évaluation doit prendre en compte divers facteurs, y compris la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’ampleur de l’investissement réalisé par l’entreprise pour la promouvoir. Il est crucial que les preuves démontrent une reconnaissance effective par le public pertinent.

En l’espèce, les preuves soumises à l’appui de la renommée de la marque « RODILLA » sont substantielles et convaincantes. L’opposant a soumis une déclaration sous serment signée par son directeur général, qui expose plusieurs faits importants. Au 28/05/2020, la chaîne « RODILLA » exploitait 162 magasins ouverts au public, et la société avait vendu plus de 150 millions de sandwichs entre mai 2015 et mai 2020, générant des revenus dépassant 165 millions d’euros, un montant significatif. Ce niveau de succès commercial est fortement révélateur d’une marque qui jouit d’une reconnaissance significative auprès des consommateurs. En outre, la déclaration sous serment confirme une expansion continue pendant et après la crise mondiale de la Covid-19, y compris de nouvelles ouvertures de magasins tant en Espagne qu’à l’international (notamment aux États-Unis), ce qui démontre en outre un usage soutenu et une portée croissante auprès des consommateurs.

La présence médiatique de la marque « RODILLA » est également largement documentée. L’opposant fournit une compilation d’articles de presse et de contenus médiatiques en ligne datés entre 2015 et 2020, publiés par de grands journaux espagnols tels que El País, ABC, Cinco Días, et des sites web spécialisés de l’industrie. Ces publications désignent « RODILLA » comme « les célèbres sandwichs RODILLA » et décrivent la marque comme « la chaîne madrilène célèbre pour ses sandwichs ». Un article la qualifie même de « sandwich le plus ancien et le plus vendu d’Europe ». Ces références médiatiques sont très pertinentes, car elles reflètent la perception et la reconnaissance du public de la marque « RODILLA » au sein de la base de consommateurs espagnols plus large. Le fait que de telles déclarations apparaissent dans des journaux à diffusion nationale et des médias spécialisés de l’industrie souligne la visibilité et la réputation de la marque sur le marché de l’alimentation (et des services de restauration).

Outre la couverture médiatique, les efforts de marketing et de publicité de « RODILLA » étayent davantage l’existence d’une renommée. Des preuves ont été fournies sous la forme de résumés de campagnes publicitaires, d’affiches publicitaires, de spots radio et de données sur les horaires de diffusion. L’ampleur et l’exécution professionnelle de ces campagnes indiquent un investissement considérable et soutenu dans la promotion de la marque. La présence de « RODILLA » sur les principales plateformes de médias sociaux, avec

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près de 140 000 abonnés, contribue également de manière significative à la conclusion selon laquelle la marque est bien connue d’un large segment du public.

La structure commerciale de la marque renforce encore l’allégation de réputation. De nombreux contrats de franchise et factures justificatives (couvrant la période de 2016 à 2022) démontrent non seulement l’usage de la marque, mais aussi son importance économique. Ces documents reflètent une activité commerciale réelle et continue menée sous la marque «RODILLA», tant dans les points de vente appartenant à l’entreprise que dans les franchises, garantissant que la marque reste très visible et constamment utilisée sur le marché. En outre, des documents de stratégie commerciale, tels que l’offre commerciale pour 2017, montrent que le développement et le positionnement de la marque sont soigneusement planifiés et exécutés, ce qui est typique des entreprises gérant des marques ayant une valeur de réputation.

Bien que l’essentiel des preuves concerne spécifiquement l’Espagne, il est bien établi dans la jurisprudence de l’Union que la réputation limitée à un seul État membre peut suffire à satisfaire aux exigences de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, à condition que cet État membre constitue une partie substantielle du territoire de l’Union. L’Espagne, en tant que l’un des plus grands États membres tant par sa population que par sa production économique, satisfait clairement à cette exigence. En conséquence, le fait que les preuves démontrent une réputation en Espagne est suffisant au titre du règlement.

Compte tenu de tout ce qui précède, il peut être conclu que la marque antérieure «RODILLA» jouit d’une réputation au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE. Les preuves sont complètes, crédibles et bien documentées. Elles démontrent un usage ancien et étendu de la marque, des volumes de ventes élevés, une reconnaissance médiatique et publique étendue, ainsi que des activités publicitaires et promotionnelles soutenues. La marque jouit d’une forte présence commerciale en Espagne et a commencé à s’étendre à l’international, renforçant ainsi sa position. Par conséquent, sur la base des éléments soumis et des normes juridiques pertinentes, la réputation de la marque antérieure «RODILLA» est dûment établie.

b) Les signes
RODILLA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).

La réputation ayant été démontrée en Espagne, l’analyse ci-dessous se concentre sur le public hispanophone.

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Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de préjudice, pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.

La marque antérieure est la marque verbale 'RODILLA'. Ce mot sera compris par le public espagnol pertinent comme «genou», ou comme un nom de famille, ce dernier n’étant pas très courant. En tout état de cause, étant donné que l’élément «RODILLA» n’a pas de signification en relation avec les produits et services pertinents, il est distinctif dans une mesure moyenne.

Le signe contesté est une marque figurative composée du terme «Foodila», représenté en lettres rouges. Sur la gauche figure un élément figuratif ressemblant à une cloche alimentaire portant la lettre «F». Sur le côté droit, au-dessus de la dernière lettre «a», une toque de chef est représentée, également en rouge.

Conformément aux considérations précédentes de la Chambre de recours (17/06/2024, R 2013/2023-1, Foodila (fig.) / RODILLA et al.), qui lient la division d’opposition, il est peu probable que le consommateur espagnol moyen identifie le terme anglais «Food» dans le signe contesté car on ne peut pas supposer qu’il ait une bonne maîtrise de l’anglais. Le degré de familiarité du public espagnol avec la langue anglaise est généralement considéré comme faible (26/04/2018, T-288/16, M’Cooky / MR. COOK, EU:T:2018:231, point 39). Par conséquent, on ne peut pas s’attendre à ce que le public pertinent identifie des mots anglais au sein de termes composés, en particulier étant donné que la séquence finale «ila» n’a aucune signification ni en anglais ni en espagnol.

Dès lors, il doit être considéré que l’élément «Foodila» dans le signe contesté sera perçu comme un tout par le public pertinent et ne sera associé à aucune signification. En conséquence, il est distinctif dans une mesure moyenne.

Les éléments figuratifs du signe contesté seront perçus comme une référence aux produits alimentaires et aux services de restauration. Dès lors, ils sont, au mieux, faibles pour les services contestés qui sont liés à la fourniture de produits alimentaires et de boissons. La représentation graphique du mot «Foodila» est plutôt banale et de nature purement décorative et est, par conséquent, susceptible de passer inaperçue auprès des consommateurs. Il est de jurisprudence constante que lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Compte tenu de son caractère distinctif, l’élément «Foodila» sera perçu comme dominant au sein du signe contesté, tandis que les éléments figuratifs n’ont qu’une importance secondaire.

Sur le plan visuel, l’élément dominant du signe contesté et de la marque antérieure coïncide dans la séquence de lettres «*O*DIL*A» tandis qu’ils diffèrent par leurs lettres initiales («R» c. «F») et par les lettres supplémentaires «O» dans le signe contesté et «L» dans la marque antérieure. Ils diffèrent également par les éléments graphiques du signe contesté, bien que ces éléments soient d’importance secondaire.

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Étant donné que les consommateurs ont tendance à se concentrer sur le début des signes, qui sont différents en l’espèce, les signes présentent une similitude visuelle inférieure à la moyenne. Sur le plan phonétique, du point de vue du public espagnol pertinent, les signes sont similaires dans la mesure où ils ont une terminaison similaire, à savoir «DILLA» et «DILA», respectivement, et qu’ils partagent le même nombre de syllabes (ro|di|lla]) v ([foo| di|la]. Ils diffèrent, cependant, partiellement dans leurs débuts, à savoir «RO» et «FOO», car les deux contiennent la/les voyelle(s) «O» contre «OO», prononcée(s) de manière similaire en espagnol. La lettre supplémentaire «F» contenue dans l’élément figuratif du signe contesté n’est pas susceptible d’être prononcée et sera perçue comme une répétition de la lettre suivante du mot «Foodila». Il s’ensuit que les signes présentent une similitude phonétique moyenne. Sur le plan conceptuel, le public espagnol pertinent associera la marque antérieure «RODILLA» au mot «genou» ou à un nom de famille, tandis que l’élément «Foodila» du signe contesté n’a pas de signification. Les éléments figuratifs du signe contesté seront perçus comme une référence aux produits alimentaires et aux services de restauration. Compte tenu des divers concepts possibles perçus dans les signes en cause, ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, la différence résultant des éléments figuratifs du signe contesté, en raison de leur faible caractère distinctif par rapport aux services en question, ne peut avoir qu’un impact limité sur la comparaison conceptuelle des signes.

Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires sous au moins un aspect de la comparaison, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra.

c) Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais elle reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire après que tous les facteurs pertinents pour le cas d’espèce ont été évalués.

Les facteurs pertinents possibles pour l’examen d’un «lien» comprennent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):

le degré de similitude entre les signes;

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la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de dissimilitude entre ces produits ou services, et le public pertinent;

la force de la renommée de la marque antérieure;

le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage;

l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de certains seulement de ces critères.

Le degré de similitude entre les signes
Les signes sont visuellement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne, auditivement similaires dans une mesure moyenne et conceptuellement non similaires.

Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure
La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.

La force de la renommée de la marque antérieure
La marque antérieure jouit d’un degré élevé de reconnaissance et il a été prouvé qu’elle jouit d’une forte renommée sur le territoire pertinent pour les sandwichs de la classe 30 et les services de restauration de la classe 42.

La nature des produits et services
Les services contestés sont les suivants :

Classe 35 : Services d’assistance, de gestion et d’administration commerciale ; Gestion commerciale de restaurants ; Services de commande en ligne ; Services de commande en ligne dans le domaine des plats à emporter et de la livraison de restaurants.

Classe 43 : Services de bars et de restaurants ; Fourniture de produits alimentaires et de boissons ; Fourniture de produits alimentaires et de boissons dans des restaurants et des bars ; Services de restauration ; préparation et service de produits alimentaires et de boissons ; Services de plats et boissons à emporter ; Services de traiteur pour aliments et boissons ; Fourniture de produits alimentaires et de boissons pour consommation immédiate ; Préparation de repas et de boissons pour livraison et à emporter ; Services de restauration à emporter.

Les services en cause, bien que non identiques dans toutes les classes, sont étroitement liés. Le signe contesté couvre des services liés à la restauration dans la classe 43, qui recoupent directement le cœur de la renommée de « RODILLA ». En outre, les services de la classe 35 — tels que la gestion commerciale de restaurants et les services de commande en ligne — sont accessoires aux services de restauration et étroitement liés à ceux-ci. Un autre exemple serait que la gestion commerciale comprend des conseils commerciaux relatifs à la franchise (qui peut être liée aux restaurants). Ainsi, même s’ils ne sont pas identiques à ceux pour lesquels « RODILLA » jouit d’une renommée, ces services

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relèvent toujours d’un domaine dans lequel le consommateur moyen peut raisonnablement s’attendre à ce que la marque renommée opère. En outre, la marque antérieure a acquis une réputation substantielle grâce à un usage ancien, étendu et intensif en Espagne. C’est cette force de la marque antérieure qui accroît la probabilité qu’un consommateur crée une association mentale lorsqu’il est confronté à un signe de sonorité similaire dans un domaine commercial connexe. Par conséquent, même compte tenu de la similitude visuelle inférieure à la moyenne et de l’absence de similitude conceptuelle, la similitude phonétique moyenne, combinée à la renommée de la marque antérieure et à la nature chevauchante ou connexe des services, étaye la conclusion selon laquelle le public pertinent en Espagne établirait probablement un lien entre la marque renommée « RODILLA » et le signe contesté « FOODILA ». Cela ne signifie pas qu’il y aurait un risque de confusion, mais plutôt que « RODILLA » viendrait à l’esprit des consommateurs lorsqu’ils rencontreraient « FOODILA » dans le contexte de services de restauration ou de plateformes de livraison de repas en ligne. Cette association mentale est suffisante pour établir le « lien » requis en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE.

Toutefois, si l’existence d’un « lien » entre les signes est une condition nécessaire pour évaluer plus avant si un préjudice ou un avantage indu est probable, l’existence d’un tel lien n’est pas suffisante, en soi, pour conclure qu’il peut y avoir l’une des formes de préjudice visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE (26/09/2012, T-301/09, CITIGATE / CITICORP et al., EU:T:2012:473, point 96).

d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE lorsque l’une des situations suivantes se présentera :

il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ;

il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure ;

il porte atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure.

Bien que le préjudice ou l’avantage indu puisse n’être que potentiel dans le cadre d’une procédure d’opposition, une simple possibilité n’est pas suffisante pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE soit applicable. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer un préjudice actuel et présent à sa marque, il doit « apporter des éléments de preuve prima facie d’un risque futur, non hypothétique, d’avantage indu ou de préjudice » (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, point 53).

Il s’ensuit que l’opposant doit établir que le préjudice ou l’avantage indu est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans le cours normal des choses. À cette fin, l’opposant devrait déposer des preuves, ou du moins présenter une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait le préjudice ou l’avantage indu et comment il se produirait, ce qui pourrait conduire à la conclusion prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans le cours normal des choses.

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L’opposant fait valoir que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.

Avantage indu (parasitisme)
L’avantage indu, dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, vise les cas où il y a une exploitation manifeste et un «parasitisme» de la marque renommée ou une tentative de tirer parti de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits et services couverts par la marque contestée, avec pour conséquence que la commercialisation de ces produits et services est facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T-215/03, VIPS / VIPS, EU:T:2007:93, § 40).

L’opposant fonde sa demande sur ce qui suit :

À notre avis, l’intention manifeste du titulaire était d’obtenir un enregistrement de marque similaire à «RODILLA» qui lui permettrait de tirer parti du caractère distinctif et de la réputation des marques antérieures de l’opposant.

L’usage de la marque «FOODILA» dans le même domaine commercial que celui de notre client, est clairement inspiré des marques antérieures, ce qui permettrait au demandeur de tirer parti du caractère distinctif élevé et de la réputation des marques «RODILLA» et «ANTONIO RODILLA».

Les marques antérieures ont non seulement acquis un degré élevé de reconnaissance auprès des consommateurs, mais aussi une excellente réputation, en ce sens qu’elle reflète une image de qualité, de fiabilité et même d’identité, ce qui influence très positivement le choix des consommateurs.

Il est évident qu’un nouveau signe, si similaire aux marques précédentes, et qui distingue des services identiques et étroitement liés à ceux offerts par mon client, sera facilement associé à ces dernières, tirant ainsi parti de la notoriété et de la réputation acquises au fil des ans, grâce aux efforts de mon client et à la qualité de ses produits et services.

En outre, nous considérons que le titulaire de la marque «FOODILA» n’a pas de juste motif pour l’usage de la marque.

Selon la Cour de justice de l’Union européenne
… en ce qui concerne le préjudice consistant à tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est le fait, pour le titulaire de la marque postérieure, de tirer un avantage de cette marque, l’existence d’un tel préjudice doit être appréciée par référence aux consommateurs moyens des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.

(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36.)

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Pour déterminer si l’usage d’un signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, il est nécessaire de procéder à une appréciation globale tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (10/05/2007, T-47/06, NASDAQ (fig.) / NASDAQ, EU:T:2007:131, § 53 ; 12/03/2009, C-320/07 P, NASDAQ (fig.) / NASDAQ, EU:C:2009:146 ; 23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 30, 38 ; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 57-58, 66 ; 24/03/2011, C-552/09 P, TiMi KINDERJOGHURT (fig.) / KINDER, EU:C:2011:177, § 53).

L’intention du demandeur n’est pas un facteur pertinent. Le fait de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque peut être une décision délibérée, par exemple, lorsqu’il y a une exploitation manifeste et un parasitisme sur la notoriété d’une marque célèbre, ou une tentative de tirer parti de sa réputation. Toutefois, le fait de tirer indûment profit ne requiert pas nécessairement une intention délibérée d’exploiter la clientèle attachée à la marque d’un tiers. Le concept de tirer indûment profit « concerne le risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits couverts par la marque demandée, de sorte que la commercialisation de ces produits soit facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée » (19/06/2008, T-93/06, MINERAL SPA / SPA (fig.) et al., EU:T:2008:215, § 40 ; 22/03/2007, T-215/03, VIPS / VIPS, EU:T:2007:93, § 40 ; 30/01/2008, T-128/06, CAMELO (fig.) / CAMEL (fig.) et al., EU:T:2008:22, § 46).

Il a été démontré que la marque antérieure « RODILLA » jouit d’une forte renommée en Espagne pour les sandwichs et les services de restauration. C’est un terme distinctif qui jouit d’une large reconnaissance, comme en témoignent une couverture médiatique étendue, des ventes très élevées, un vaste réseau de magasins et une longue histoire commerciale (depuis 1939). Elle est en outre associée, selon les observations de l’opposant et les preuves à l’appui, à des valeurs telles que la qualité, la fiabilité et l’identité, qui influencent positivement le choix du consommateur. Ce sont précisément les types d’attributs qui peuvent conférer une valeur commerciale à une marque au-delà de son sens littéral.

L’élément verbal du signe contesté « FOODILA », bien que non identique, présente une similitude phonétique de degré moyen et opère dans le même secteur commercial : la fourniture d’aliments et de boissons, les services de restauration, les plats à emporter et la restauration collective. Ces services sont identiques ou très étroitement liés à ceux pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée. En outre, les services de la classe 35, tels que la gestion commerciale de restaurants et la commande de repas en ligne, sont directement liés à l’industrie de la restauration et la soutiennent, ce qui les rend commercialement complémentaires.

Bien que la similitude conceptuelle soit absente et que la similitude visuelle soit inférieure à la moyenne, la ressemblance phonétique et le contexte de marché partagé, combinés à la force de la renommée de la marque antérieure, augmentent la probabilité que le signe contesté évoque la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent, et bénéficie ainsi de sa réputation et de sa clientèle.

L’opposant affirme en outre que le demandeur a adopté le signe « FOODILA » avec l’intention de créer une telle association, ce qui — si prouvé — peut être un indicateur fort d’un profit indu. Bien que l’intention ne soit pas une exigence légale en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la mauvaise foi ou l’imitation délibérée peuvent renforcer la conclusion que l’avantage tiré est indu. En l’espèce, l’opposant allègue que le signe contesté est inspiré de « RODILLA » et cherche à tirer profit de la notoriété, de la confiance et de la résonance émotionnelle que la marque antérieure a bâties au cours de décennies d’utilisation.

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En effet, un signe qui semble avoir été conçu de manière à rappeler la marque antérieure renommée tout en restant formellement suffisamment différent pour éviter toute confusion immédiate peut néanmoins bénéficier des associations positives et de la clientèle établies par la marque antérieure. C’est l’essence même du parasitisme – le demandeur tire parti de la réputation de la marque antérieure pour faciliter son entrée sur le marché, attirer l’attention des consommateurs ou conférer un sentiment de crédibilité ou de qualité à ses services sans réaliser un investissement comparable. À la lumière des considérations qui précèdent, il est raisonnable de conclure que l’usage du signe contesté bénéficierait indûment du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure, en créant dans l’esprit des consommateurs une association qui servirait à transférer des attributs positifs, de la crédibilité et de l’attention de 'RODILLA’ à 'FOODILA', sans effort marketing équivalent. Par conséquent, il est conclu que le signe contesté est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure dans la perception du public pertinent en Espagne. Comme indiqué ci-dessus, un risque de préjudice pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.

e) Conclusion Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est bien fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés. Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.

Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.

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Décision sur opposition nº B 3 164 676 Page 21 sur 21
La division d’opposition
Chantal VAN RIEL Marta GARCÍA COLLADO Fernando AZCONA DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.