DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 213 093
Distribuidora Rodin, S.A. De C.V., Buena Suerte 51, Los Olivos, 13210 Mexico, Mexique (opposante), représentée par Ponti & Partners, S.L.P, Edifici Prisma Av. Diagonal núm. 611 – 613 Planta 2, 08028 Barcelona, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Musée National Auguste Rodin, 77 Rue De Varenne, Hôtel De Biron, 75007 Paris, France (titulaire), représenté par Scp Herald, Anciennement Granrut, 91, Rue Du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, France (mandataire professionnel).

Le 22/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 213 093 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:

Classe 16: Produits de l’imprimerie et notamment livres, papier, carton, matériel pour artistes, pinceaux, matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils), papeterie, instruments de dessin.

2. L’enregistrement international n° 1 762 807 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les produits susmentionnés. Il peut être maintenu pour les produits et services restants, à savoir les suivants:

Classe 6: Métaux communs et leurs alliages, statues ou figurines (statuettes) en métaux communs et notamment premières éditions en bronze.

Classe 14: Bijouterie, pierres précieuses, statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux, instruments horaires et autres instruments chronométriques.

Classe 16: Affiches, journaux, périodiques, cartes postales, photographies, matériel de reliure, matières adhésives (pour la papeterie), machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles), caractères d’imprimerie, clichés, objets d’art gravés ou lithographiés, estampes.

Classe 20: Œuvres d’art en plâtre; œuvres d’art en résine artificielle ou synthétique.

Classe 35: Gestion administrative de lieux d’exposition.

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Classe 41 : Édition de livres, d’affiches et de cartes postales, organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs, organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès, activités sportives et culturelles, production de films sur bandes vidéo, location d’enregistrements sonores, édition de CD-ROM, de DVD et de vidéocassettes, logiciels de jeux.

3. Chaque partie supporte ses propres dépens.

MOTIFS
Le 29/02/2024, l’opposant a formé opposition contre l’ensemble des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne
n° 1 762 807 (marque figurative). L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de marque espagnole n° 4 071 970 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.

a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :

Classe 8 : Spatules de peintre et spatules d’artiste.

Les produits et services contestés sont les suivants :

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages, statues ou figurines (statuettes) en métaux communs et notamment premières éditions en bronze.

Classe 14 : Bijouterie, pierres précieuses, statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux, instruments horaires et autres instruments chronométriques.

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Décision sur opposition n° B 3 213 093 Page 3 sur
Classe 16 : Produits de l’imprimerie et notamment livres, affiches, journaux, périodiques, cartes postales, papier, carton, photographies, articles de reliure, matières adhésives (pour la papeterie), matériel pour artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles), matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils), caractères d’imprimerie, clichés, papeterie, objets d’art gravés ou lithographiés, estampes, instruments de dessin.

Classe 20 : Œuvres d’art en plâtre ; œuvres d’art en résine artificielle ou synthétique.

Classe 35 : Gestion administrative de sites d’exposition.

Classe 41 : Édition de livres, d’affiches et de cartes postales, organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives, organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès, activités sportives et culturelles, production de films sur bandes vidéo, location d’enregistrements sonores, édition de CD-ROM, de DVD et de vidéocassettes, logiciels de jeux.

Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).

À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.

Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.

Le terme « notamment », utilisé dans la liste des produits du titulaire de la classe 16, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU- TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).

Produits contestés de la classe 16
Le matériel pour artistes, les pinceaux, les instruments de dessin contestés de la classe 16 et les spatules de peintre et spatules d’artiste de l’opposant de la classe 8 coïncident quant à leur finalité (travail créatif ou artistique), leur public pertinent (artistes ou amateurs d’art) et leurs canaux de distribution (magasins spécialisés en fournitures artistiques). En outre, ils peuvent être complémentaires ou concurrents. Par conséquent, ils sont considérés comme similaires.

Le papier, le carton contestés comprennent des produits tels que les blocs de croquis ou divers types de papier ou de carton utilisés pour des activités artistiques ou créatives, telles que le dessin ou la peinture. La papeterie contestée comprend des produits tels que les stylos et crayons de couleur, les crayons graphite, les stylos de calligraphie, les pinceaux

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stylos, stylos à pointe fine, stylos à gel ou gommes en caoutchouc qui peuvent tous être utilisés pour des activités artistiques ou créatives. Par conséquent, ces produits contestés sont également considérés comme similaires aux spatules de peintre et spatules d’artiste de l’opposant de la classe 8 pour les mêmes raisons que celles mentionnées ci-dessus, à savoir qu’ils coïncident quant à leur finalité d’utilisation, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils peuvent être complémentaires ou en concurrence.

Les imprimés contestés et en particulier les livres comprennent des produits tels que des carnets de croquis pré-imprimés, des livres de coloriage ou des livres d’activités utilisés pour des activités créatives. Le matériel d’instruction et d’enseignement contesté (à l’exception des appareils) comprend des produits tels que des livres de coloriage, des livres d’activités ou du matériel pour cours ou classes d’art. À ce titre, ils sont considérés comme similaires à un faible degré aux spatules de peintre et spatules d’artiste de l’opposant de la classe 8 parce qu’ils coïncident quant à leur public pertinent et leurs canaux de distribution.

Les autres produits contestés de cette classe, à savoir les affiches, journaux, périodiques, cartes postales, photographies, articles pour reliures, matières adhésives (pour la papeterie), machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles), caractères d’imprimerie, clichés, objets d’art gravés ou lithographiques, estampes graphiques sont dissimilaires des spatules de peintre et spatules d’artiste de l’opposant de la classe 8, car ils n’ont rien de pertinent en commun qui pourrait justifier de constater un degré de similitude entre eux. Ils ont une nature, une finalité et un mode d’utilisation clairement différents. Ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires. En outre, l’origine commerciale habituelle des produits, leurs canaux de distribution et leurs points de vente sont normalement différents.

L’opposant fait valoir que tous les produits contestés de la classe 16 sont hautement similaires aux spatules de peintre et spatules d’artiste de l’opposant de la classe 8, car ils sont tous utilisés pour des processus de création artistique et coïncident quant au public pertinent, aux canaux de distribution et sont complémentaires. Bien que cela soit (ou puisse être) vrai pour les produits contestés de la classe 16 jugés similaires ou similaires à un faible degré ci-dessus, cela ne s’applique pas aux autres produits contestés de la classe 16. Ces autres produits ne sont pas utilisés pour des processus de création artistique, ce qui signifie que leur finalité d’utilisation diffère, et qu’ils diffèrent quant au public pertinent et aux canaux de distribution. En outre, ils ne peuvent être considérés comme complémentaires car ils ne sont ni nécessaires ni importants pour l’utilisation mutuelle. Par conséquent, les arguments de l’opposant doivent être rejetés en ce qui concerne les autres produits contestés de la classe 16.

Produits et services contestés des classes 6, 14, 20, 35 et 41
Les produits et services contestés des classes 6, 14, 20, 35 et 41 englobent, en substance, les métaux et leurs alliages (classe 6), les œuvres d’art ou objets d’art en divers matériaux (classes 6, 14 et 20), les bijoux et instruments chronométriques (classe 14), les services de gestion administrative (classe 35) et les services d’édition/publication, l’organisation d’expositions, l’organisation de conférences, les activités sportives et culturelles et la location d’enregistrements sonores (classe 41).

Tous ces produits et services contestés sont considérés comme dissimilaires des spatules de peintre et spatules d’artiste de l’opposant de la classe 8, car ils n’ont rien de pertinent en commun qui pourrait justifier de constater un degré de

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similitude entre eux. Ils ont une nature, une finalité et un mode d’utilisation clairement différents. Ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires. En outre, l’origine commerciale habituelle des produits/services, leurs canaux de distribution et leurs points de vente sont normalement différents.

L’opposant fait valoir que tous les produits contestés des classes 6, 14 et 20 sont des produits artistiques que l’on peut trouver dans les mêmes magasins (par exemple, les magasins d’artisanat). Cependant, les métaux communs et leurs alliages sont des matières premières typiquement utilisées dans les processus de fabrication industrielle. Ce ne sont pas des produits artistiques et ils ne se trouvent pas non plus normalement dans les magasins d’artisanat ou les magasins de fournitures artistiques. Les canaux de distribution et les points de vente des autres produits contestés des classes 6, 14 et 20 sont également différents car les statues, statuettes ou œuvres d’art se trouvent normalement dans les magasins de décoration intérieure ou extérieure, les galeries d’art ou les établissements de marchands d’art, les bijoux, les pierres précieuses sont normalement vendus dans les bijouteries et les articles d’horlogerie et autres instruments chronométriques sont normalement vendus dans les horlogeries. Par conséquent, les arguments de l’opposant doivent être rejetés.

En ce qui concerne les services contestés de la classe 35, à savoir la gestion administrative de sites d’exposition, l’opposant affirme que « les consommateurs qui assistent à des foires d’art peuvent ne pas distinguer entre la marque qui organise l’événement et la marque qui vend les spatules. La présentation conjointe de produits et de services dans un environnement de foire peut conduire à croire que les deux appartiennent à la même entreprise ou à une entreprise liée ». Quant aux services contestés d’organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives, d’organisation et de conduite de colloques, conférences ou congrès, d’activités culturelles de la classe 41, l’opposant fait valoir qu'« il est courant que les entreprises proposant des activités culturelles et éducatives fournissent également le matériel artistique correspondant. Les services d’organisation d’activités culturelles, tels que les ateliers d’art, les cours de peinture et les expositions, nécessitent des outils appropriés (y compris des spatules) pour mener à bien les activités de manière efficace. Ces ateliers et activités sont souvent organisés pour faire connaître vos produits et contribuer à augmenter vos ventes ». Néanmoins, la division d’opposition considère que ces liens entre ces services et les produits de l’opposant sont assez vagues et ne sont pas suffisants pour les rendre similaires. L’origine commerciale des produits et services comparés est normalement différente car la prestation de ces services et la production de spatules d’artiste exigent des savoir-faire, des expériences et des locaux différents. En outre, les arguments de l’opposant concernent en partie des activités différentes de celles couvertes par les services contestés des classes 35 et 41 et, par conséquent, ne sont pas convaincants. Par conséquent, les arguments de l’opposant doivent être rejetés.

b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).

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En l’espèce, les produits jugés similaires (à des degrés divers) s’adressent aussi bien aux professionnels (artistes) qu’au grand public (amateurs d’art ou personnes pratiquant un loisir créatif). Le degré d’attention sera moyen.

c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.

L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).

L’élément verbal « RODIN » contenu dans les deux marques sera perçu par le public pertinent comme le nom de famille du célèbre sculpteur français « Auguste Rodin » (qui a vécu aux XIXe et début du XXe siècle) et qui est bien connu comme l’un des meilleurs sculpteurs de l’histoire de l’art. Étant donné que les produits pertinents des classes 8 et 16 sont des outils ou des matériaux pour la peinture ou la création artistique, cet élément est considéré comme distinctif à un degré moyen car il n’a pas de relation claire avec les produits.

En ce qui concerne les imprimés contestés, les livres de la classe 16, ils ont été jugés similaires aux produits de l’opposant dans la mesure où ils comprennent des produits tels que des carnets de croquis préimprimés, des livres de coloriage ou des livres d’activités utilisés pour des activités créatives. Pour ces produits particuliers, l’élément verbal « RODIN » est considéré comme ayant un caractère distinctif moyen bien qu’en termes généraux, « RODIN » puisse être perçu comme une indication du sujet des imprimés, des livres (tels que des livres d’art ou des publications sur Auguste Rodin et ses œuvres) et être ainsi très faible, voire non distinctif. Cependant, étant donné que les livres d’art ou les publications sur Auguste Rodin et ses œuvres ne sont pas les types de produits qui ont été jugés similaires aux spatules de peintre et aux spatules d’artiste de l’opposant, cette faiblesse ou ce caractère non distinctif n’entre pas en ligne de compte ici.

La stylisation de l’élément verbal dans les deux marques, à savoir l’utilisation de caractères majuscules courants et de couleurs courantes (jaune et noir, respectivement), est très basique et est dépourvue de tout caractère distinctif.

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L’élément figuratif violet abstrait irrégulier de la marque antérieure est élaboré dans une certaine mesure et est, par conséquent, considéré comme distinctif dans une mesure moyenne.

L’arrière-plan rectangulaire de couleur bleuâtre clair du signe contesté est une forme géométrique de base représentée dans une nuance de couleur courante. Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif.

La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que les autres éléments.

L’élément verbal « RODIN » du signe contesté est l’élément dominant car il est le plus accrocheur.

En outre, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, l’élément verbal « RODIN » dans les deux marques a un impact plus fort sur le consommateur que les éléments figuratifs des marques.

Sur le plan visuel, les signes coïncident dans l’élément verbal distinctif « RODIN », lequel est, en outre, l’élément dominant du signe contesté. Cependant, ils diffèrent par l’élément figuratif irrégulier de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Les différences dans la stylisation de l’élément verbal « RODIN » et dans l’arrière-plan rectangulaire du signe contesté auront un très faible impact car ils sont dépourvus de caractère distinctif.

Dès lors, les signes présentent une similitude visuelle de degré moyen.

Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide pleinement dans le son des lettres « RODIN », présent identiquement dans les deux signes. Dès lors, les signes sont phonétiquement identiques.

Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés au nom de famille du célèbre sculpteur français défunt Auguste Rodin, les signes sont conceptuellement identiques.

Compte tenu des constatations qui précèdent, les impressions d’ensemble produites par les marques sont hautement similaires.

d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.

Selon l’opposant, la marque antérieure est notoire et jouit d’une renommée pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée. Cette allégation doit également être examinée en tant qu’allégation de caractère distinctif accru au titre de

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le motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Il convient d’examiner dûment cette allégation, étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, plus le caractère distinctif de la marque antérieure est élevé, plus le risque de confusion est grand, et, par conséquent, les marques dotées d’un caractère hautement distinctif en raison de la reconnaissance dont elles jouissent sur le marché bénéficient d’une protection plus étendue que les marques dotées d’un caractère moins distinctif (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 18).

Le caractère distinctif accru de la marque antérieure doit exister au moment où l’Union a été désignée dans l’enregistrement international contesté (ou à toute date de priorité). En principe, il suffit que l’opposant démontre que sa marque avait acquis un caractère distinctif accru à cette date. Le caractère distinctif accru doit également exister au moment où la décision d’opposition est rendue. Toutefois, en principe, cela sera présumé, à moins que le demandeur/titulaire n’allègue et ne prouve une perte ultérieure de ce caractère distinctif accru.

En l’espèce, l’Union a été désignée dans l’enregistrement international contesté le 22/06/2023. Toutefois, la marque contestée a une date de priorité du 23/12/2022. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée jouissait d’une renommée ou d’un caractère distinctif accru avant cette date.

Les preuves doivent également démontrer que la renommée / le caractère distinctif accru a été acquis pour les produits auxquels la demande de l’opposant se rapporte et qui ont été jugés identiques ou similaires aux produits contestés, à savoir :

Classe 8 : Spatules de peintre et spatules d’artiste.

L’opposant a soumis les preuves suivantes :

Document 1 : impressions du site web de l’opposant www.rodin.es montrant la marque antérieure. Il est mentionné, entre autres, que « RODIN » (ou « ARTE RODIN ») est une boutique en ligne spécialisée dans les arts graphiques et les beaux-arts et que « ARTE RODIN » est une filiale de Distribuidora Rodin Mexico qui a plus de 60 ans d’expérience en tant que spécialiste dans la fabrication et la distribution de marques et de matériaux pour les arts graphiques, les beaux-arts et les loisirs créatifs. Il est en outre mentionné qu’ils proposent une sélection des meilleures marques haut de gamme et les impressions listent ensuite diverses marques et produits tiers ainsi que du « papier naturel Rodin ». Les impressions montrent des images de certains articles d’artiste, mais aucune spatule de peintre et spatule d’artiste « RODIN » n’est montrée ou mentionnée.

Document 2 : deux impressions d’une application mobile « Rodin » concernant des concours d’art, montrant une adresse au Mexique, datées de 2024.

Document 3 : photographies d’un stand lors d’une foire proposant des fournitures artistiques, montrant la marque antérieure. Selon l’opposant, les photographies proviennent du Salon Manga de Barcelone 2023.

Document 4 : photographies d’un stand lors d’une foire proposant des fournitures artistiques, montrant la marque antérieure. Selon l’opposant, les photographies proviennent du Salon de la Bande Dessinée de Barcelone 2022 et 2023.

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Document 5 : photographies d’un événement de peinture/dessin en plein air, montrant la marque antérieure. Selon l’opposante, les photographies proviennent du Missony Art Festival 2022.

Ayant examiné les éléments énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les preuves soumises par l’opposante ne démontrent manifestement pas que la marque antérieure a acquis une renommée ou un caractère distinctif accru. Les preuves montrent que la marque a été utilisée dans une certaine mesure comme marque d’un magasin de vente au détail en ligne vendant des fournitures artistiques portant des marques de tiers. Aucune spatule de peintre ni spatule d’artiste portant la marque antérieure n’est montrée ou mentionnée dans les preuves. Il n’existe absolument aucune preuve d’usage ou de connaissance de la marque antérieure sur le marché espagnol pour les produits pertinents de la classe 8. Par conséquent, l’opposante n’a pas prouvé le caractère distinctif accru ou la renommée de la marque antérieure.

En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif per se. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.

e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie similaires (à des degrés divers) et en partie dissimilaires, et s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif moyen. Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen et phonétiquement et conceptuellement identiques. En conséquence, ils présentent une forte similitude d’ensemble.

L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).

Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29).

En effet, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49).

Dès lors, le public pertinent est susceptible de confondre l’origine commerciale des produits jugés similaires et similaires à un faible degré. Le degré élevé de similitude entre les marques l’emporte, conformément à ce qui précède

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principe d’interdépendance, le faible degré de similitude entre certains des produits.

Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole de l’opposant.

Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires (à des degrés divers) à ceux de la marque antérieure.

Le reste des produits et services contestés sont dissemblables. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne saurait prospérer.

RENOMMÉE – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ou non similaires à ceux-ci, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.

Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.

Les signes doivent être identiques ou similaires.

La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.

Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.

Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une quelconque d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, point 41 ; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, point 41).

Renommée de la marque antérieure

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Les preuves soumises par l’opposant pour prouver la renommée et le caractère hautement distinctif de la marque antérieure ont déjà été examinées ci-dessus au titre des motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Il est renvoyé à ces constatations, qui sont également valables pour l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE. La division d’opposition a constaté ci-dessus que les preuves soumises par l’opposant ne démontraient manifestement pas que la marque antérieure avait acquis une renommée.

Comme il a été constaté ci-dessus, il est requis, pour que l’opposition puisse être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, que la marque antérieure jouisse d’une renommée. Puisqu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouit d’une renommée, l’une des conditions nécessaires contenues à l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.

Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.

La division d’opposition
Saida CRABBE Vít MAHELKA Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.