DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 193 094
ON2IT B.V., Hogeweg 35, 5301 LJ Zaltbommel, Pays-Bas (opposant), représentée par Arnold & Siedsma, Colosseum 1-3, 7521 PV Enschede, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
On IT SRL / BV / GmbH, Jan van Gentstraat 7 bus 402, 2000 Antwerpen, Belgique (demanderesse), représentée par Nele Somers, Amerikalei 79 Bus 201, 2000 Antwerpen, Belgique (mandataire professionnel). Le 05/12/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:

1. L’opposition n° B 3 193 094 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:

Classe 9: Tous les produits de cette classe. Classe 35: Tous les services de cette classe, à l’exception des services de soutien commercial en relation avec les produits suivants: appareils numériques, à savoir appareils de traitement numérique du signal, dispositifs de communication en réseau, équipements pour les communications de données et les réseaux informatiques, appareils et instruments multimédias, équipements de communication, imprimantes, appareils de reproduction, écrans et webcams. Classe 42: Tous les services de cette classe.

2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 776 985 est rejetée pour les produits et services tels que visés ci-dessus au point 1. du présent dispositif. Elle peut être poursuivie pour les services restants.

3. Chaque partie supporte ses propres dépens.

MOTIFS
Le 05/04/2023, l’opposant a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 776 985 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les marques suivantes:

enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 929 367 'ON2IT’ (marque verbale) (marque antérieure 1);

enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 929 368 (marque figurative) (marque antérieure 2);

enregistrement de marque Benelux n° 777 077 'on2it’ (marque verbale) (marque antérieure 3).

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L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.

PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMCUE, si le demandeur en fait la demande, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.

La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.

Le demandeur a demandé à l’opposant de soumettre la preuve de l’usage de l’enregistrement de marque Benelux n° 777 077 «on2it» (marque antérieure 3) sur lequel l’opposition est, entre autres, fondée.

La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été soumise comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que cette marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.

La date de dépôt de la demande contestée est le 17/10/2022. L’opposant était donc tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux au Benelux du 17/10/2017 au 16/10/2022 inclus.

En outre, bien que les preuves doivent, en principe, démontrer l’usage de la marque pour tous les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, le demandeur n’a demandé la preuve d’usage qu’en ce qui concerne les produits de l’opposant de la classe 9, à savoir les suivants:

Classe 9: Équipements de traitement de données et ordinateurs.

Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement d’exécution du RMCUE, les preuves d’usage doivent consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.

Le 31/01/2024, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement d’exécution du RMCUE, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 05/04/2024 pour soumettre les preuves d’usage de la marque antérieure. Ce délai a été prorogé jusqu’au 05/06/2024 à la demande de l’opposant. Le 04/06/2024, dans le délai imparti, l’opposant a soumis les preuves d’usage.

En outre, l’opposant a soumis des preuves à l’appui de sa demande de caractère distinctif accru de la marque antérieure, ainsi que ses faits, preuves et arguments complémentaires le 14/11/2023 (dans le délai de justification). Ces preuves seront également prises en compte pour l’examen de la preuve d’usage puisqu’elles ont été soumises dans le délai imparti.

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Les preuves à prendre en considération sont les suivantes :

Preuves soumises le 14/11/2023 :

L’opposant a soumis un nombre substantiel de liens hypertextes et quelques extraits correspondants de publications en ligne. Les articles sont en partie en anglais et en partie en néerlandais. Les articles font référence à « ON2IT » en tant que nom commercial en relation avec des services de cybersécurité, tels que Zero Trust as a Service, Cloud Platform ou Managed Security Platform for Advanced Security Operations Center-as-a-Service, comme il ressort des exemples suivants :

« ON2IT, un fournisseur de premier plan de services de cybersécurité gérés, annonce l’ajout du modèle de maturité Zero Trust de la CISA à sa plateforme Zero Trust as a Service (…) » ;

« Arrow Electronics et ON2IT ont lancé une plateforme de sécurité gérée pour des fonctionnalités avancées de centre d’opérations de sécurité en tant que service. » ;

« SOC 2 pour le service Zero Trust as a Service d’ON2IT ».

En outre, certains articles semblent être publiés aux États-Unis (Chicago, Texas, etc.).

Preuves soumises le 04/06/2024 :

Annexe 1 : liens hypertextes et extraits correspondants de publications en ligne concernant la période d’octobre 2017 à octobre 2023. Les articles sont en partie en anglais et en partie en néerlandais. L’opposant, ON2IT, est mentionné dans les articles en relation avec des services de cybersécurité, tels que Zero Trust as a Service, Cloud Platform ou Managed Security Platform for Advanced Security Operations Center-as-a-Service. La plupart des extraits recoupent ceux soumis le 14/11/2023.

Annexe 2 : un rapport de performance émanant de l’opposant, concernant une campagne nommée « NCSC – Zero Trust » pour la période du 05/09/2021 au 04/10/2021. Selon l’opposant, la campagne de promotion d’ON2IT ZERO TRUST a eu lieu à l’échelle mondiale, y compris dans les pays du Benelux.

Annexe 3 : un dépliant en néerlandais relatif à une campagne de marketing par publipostage direct sur la sécurité du cloud où l’on peut voir le signe suivant :

. Le document affiche les chiffres 27-02-18 dans son coin droit, cependant, il n’est pas clair s’il s’agit d’une date. Selon l’opposant, la campagne a eu lieu en février 2022 en Belgique et aux Pays-Bas.

Annexe 4 : 17 factures pour la période d’octobre 2017 à octobre 2022. La marque de l’opposant apparaît dans l’en-tête comme un signe figuratif , et dans certaines factures, dans l’objet, comme une marque verbale « ON2IT » décrivant des services tels que « MAIL ON2IT mail user online mail spyware/virus scan », « ON2IT Security Consultancy » ou « ON2IT Consultancy ». Les descriptions des factures sont en partie en anglais et en partie en néerlandais et en euros (€). Toutefois, toutes les informations concernant

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les destinataires, ainsi que leur(s) localisation(s), ont été entièrement caviardés (masqués) dans toutes les factures. La seule donnée spécifique à un pays est la langue néerlandaise sur certaines des factures. En outre, l’opposant n’a pas fourni de traduction complète des factures, mais selon lui, « Comme vous le remarquerez d’après les descriptions figurant dans les factures, les services informatiques du client couvrent un large éventail de services, par exemple des services de conseil en informatique jusqu’à l’authentification par SMS, respectivement des services de gestion de logiciels, des services de migration PoC, l’installation et la mise en œuvre de logiciels, jusqu’aux pare-feu, à la prévention des menaces et aux analyses antivirus. »
En ce qui concerne les hyperliens mentionnés dans les observations de l’opposant, il convient de noter qu’en vertu de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans son examen, aux faits, preuves et arguments fournis par les parties et aux conclusions recherchées. Cette disposition concerne, entre autres, la base factuelle des décisions de l’Office, c’est-à-dire les faits et les preuves sur lesquels ces décisions peuvent être valablement fondées.

La division d’opposition ne peut se fonder que sur les preuves soumises par les parties, et une simple indication d’un site web par le biais d’un hyperlien ne constitue pas une preuve. La charge de la preuve incombe à l’opposant et non à l’Office ou au demandeur. La nature d’un hyperlien vers un site web ne permet pas de copier et de transmettre le contenu et les données auxquels il est censé faire référence sous forme de document afin qu’il puisse être envoyé à l’autre partie pour lui permettre d’accéder à ces informations. En outre, les sites web sont facilement mis à jour, et la plupart ne fournissent pas d’archives des documents précédemment affichés ni d’enregistrements permettant au public d’établir précisément quand un contenu particulier a été publié. L’authenticité et l’intégrité des informations citées uniquement au moyen d’un hyperlien vers un site web ne peuvent donc pas être vérifiées. Par conséquent, les liens vers des sites web qui n’ont pas été soumis séparément sous forme d’impressions ne peuvent être considérés comme des éléments de preuve valables et ne peuvent être pris en compte.

Appréciation des preuves
Après avoir apprécié les preuves fournies par l’opposant, en particulier les factures, les publications sur les médias sociaux et autres médias, ainsi que les déclarations de témoins, il est considéré que l’opposant ne fournit pas à la division d’opposition des informations suffisantes concernant l’usage du signe en tant que marque et en relation avec les produits pour lesquels il a été enregistré ; c’est-à-dire que l’opposant ne satisfait pas aux critères de la nature de l’usage.

Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du règlement d’exécution du RMUE, l’expression « nature de l’usage » comprend la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une de ses formes modifiées conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.

Usage de la marque pour les produits pour lesquels elle est enregistrée et pour lesquels une preuve d’usage est demandée
Il est rappelé que le demandeur a demandé une preuve d’usage uniquement pour les produits suivants :
Classe 9 : Équipements de traitement de données et ordinateurs.

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La Cour de justice a jugé qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas l’usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque. En outre, la condition d’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et extérieurement (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).

Les preuves montrent un certain usage uniquement en relation avec des services relevant de la classe 42 (par exemple, conseil en informatique, sécurité des données). Cependant, ces services ne font pas l’objet de la demande de preuve d’usage soumise par le demandeur. Les preuves soumises ne contiennent aucune preuve concernant l’usage public et extérieur du droit antérieur pour les produits de la classe 9. Par conséquent, l’usage n’est manifestement pas prouvé pour ces produits.

Les facteurs de temps, de lieu, d’étendue et de nature de l’usage sont cumulatifs (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les preuves doivent fournir des indications suffisantes sur tous ces facteurs pour prouver un usage sérieux. Étant donné qu’au moins la nature de l’usage n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres exigences.

La division d’opposition conclut que les preuves fournies par l’opposant sont insuffisantes pour prouver que la marque antérieure a été sérieusement utilisée pour les produits de la classe 9 sur le territoire pertinent pendant la période pertinente.

Par conséquent, les produits de la classe 9 de l’enregistrement de marque Benelux antérieur n° 777 077 ne seront pas pris en compte dans l’analyse ultérieure de l’opposition, seuls les services des classes 38 et 42 de cette marque antérieure seront pris en considération à cet égard.

RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.

L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition en relation avec l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 929 367 et l’enregistrement de marque Benelux n° 777 077 de l’opposant.

a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :

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Enregistrement de la MUE n° 17 929 367 – marque antérieure 1
Classe 9: Équipements de traitement de données et logiciels informatiques à des fins de cybersécurité; logiciels informatiques pour la détection et le blocage de virus; logiciels de sécurité pour l’analyse de fichiers journaux; plateformes informatiques à des fins de cybersécurité et de sécurité des technologies de l’information; logiciels informatiques pour la gestion et l’élimination des vulnérabilités commerciales et pour la satisfaction des exigences d’accréditation et de certification de sécurité, à savoir logiciels informatiques pour l’évaluation et la correction des vulnérabilités dans les réseaux informatiques et pour l’automatisation, la gestion et la surveillance de la conformité aux réglementations, la gestion des risques, la gouvernance d’entreprise et l’accréditation et la certification de sécurité; logiciels informatiques consistant en des applications basées sur internet et sur les télécommunications en relation avec la cybersécurité; logiciels informatiques téléchargeables et applications logicielles à des fins de cybersécurité pour la détection, l’analyse et l’atténuation des virus informatiques, des logiciels malveillants, des anomalies de réseau, des violations de sécurité et des attaques persistantes sophistiquées.

Classe 38:Services de télécommunications, à savoir fourniture de connexions à des réseaux informatiques ou à des environnements en nuage, fourniture de services de communications en ligne via des réseaux informatiques, des réseaux mobiles, internet ou des environnements en nuage, courrier électronique, envoi et réception de messages; transmission et distribution de données via des réseaux informatiques, des réseaux mobiles, internet ou des environnements en nuage.

Classe 42:Développement et conception de logiciels informatiques dans le domaine de la cybersécurité et des activités de réseau sécurisées; sécurité informatique, à savoir fourniture, restriction et gestion des droits d’accès pour les utilisateurs de ressources informatiques pour des ressources en nuage, mobiles ou de réseau basées sur des références attribuées; maintenance et mise à jour de logiciels informatiques dans le domaine de la cybersécurité et de la sécurité informatique; maintenance et mise à jour de logiciels informatiques pour la prévention des risques dans les environnements en ligne et les réseaux informatiques; conseil en matière de sécurité des données, d’internet et de sécurité informatique; sécurité des données, d’internet et sécurité informatique, à savoir restriction de l’accès non autorisé aux disques durs, aux réseaux informatiques, aux sites web et aux environnements en nuage, gestion de certificats numériques; analyse des menaces de sécurité informatique pour la protection des données; support en sécurité informatique, à savoir maintien de la sécurité des données et des applications et maintien de la conformité des données avec les réglementations nationales et internationales en matière de confidentialité, ce qui entraîne la visibilité et la responsabilité des données; analyse du trafic de données sur les réseaux informatiques; conseil dans le domaine des technologies de l’information, à savoir conseil dans le domaine de l’évaluation, de la correction et de la gestion des vulnérabilités dans les réseaux informatiques et les activités de sécurité, de la conformité à la législation et à la réglementation, de la gestion des risques, de la gouvernance d’entreprise, de la certification et de l’accréditation des réseaux et de la cybersécurité; sécurité des données; surveillance de systèmes de sécurité informatique; analyse d’ordinateurs et de réseaux pour l’évaluation de la vulnérabilité aux menaces de sécurité de l’information et aux cybermenaces; développement de plans personnalisés pour l’amélioration de la sécurité informatique et la prévention d’activités illégales ou risquées; recherche dans le domaine de la technologie de la cyber-intelligence et de la technologie de la cybersécurité; Logiciels en tant que service (SaaS) ou services de fournisseur de services d’applications (ASP), à savoir hébergement d’applications logicielles, pour des tiers, dans le domaine

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d’analyse informatique et de réseau pour l’évaluation de la vulnérabilité de la sécurité de l’information et des cybermenaces.

Enregistrement de marque Benelux n° 777 077 – marque antérieure 3
Classe 38 : Services de télécommunications, y compris la fourniture de connexions à un réseau informatique mondial.

Classe 42 : Développement et conception d’ordinateurs et de logiciels informatiques, y compris la conception et le développement de parties des produits précités ; mise à jour de logiciels informatiques ; services d’automatisation.

Les produits et services contestés sont les suivants :

Classe 9 : Équipements de réseaux informatiques et de communication de données ; matériel informatique ; logiciels ; équipements numériques, à savoir appareils de traitement numérique du signal, dispositifs de communication réseau, équipements pour la communication de données et les réseaux informatiques, appareils et instruments multimédias, équipements de communication ; imprimantes ; écrans ; webcams ; appareils de reproduction.

Classe 35 : Services de support commercial et de vente au détail et/ou en gros en relation avec les produits suivants : appareils numériques, à savoir appareils de traitement numérique du signal, dispositifs de communication réseau, équipements pour la communication de données et les réseaux informatiques, appareils et instruments multimédias, équipements de communication, imprimantes, appareils de reproduction, écrans et webcams ; services de vente au détail et en gros d’ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels.

Classe 42 : Services informatiques ; services de conseil, d’assistance et d’information en informatique ; conseils et avis en matière de logiciels et de matériel informatique ; support technique en relation avec les produits suivants : appareils numériques, imprimantes, appareils de reproduction, écrans et webcams.

Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.

Le terme « y compris », utilisé dans la liste des services de l’opposant, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).

Toutefois, le terme « à savoir », utilisé dans la liste des produits et services de l’opposant et du demandeur pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.

À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.

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Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, la nature et la finalité des produits ou des services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire.

Produits contestés de la classe 9
Le matériel de traitement de données de l’opposant à des fins de cybersécurité désigne des éléments matériels tels que les pare-feu (qui peuvent être un type de dispositif matériel de communication qui surveille, filtre et contrôle le trafic réseau), les routeurs et commutateurs sécurisés (qui sont des équipements de communication), les serveurs de sécurité (qui sont construits avec des composants de haute qualité et sont souvent équipés de fonctionnalités de sécurité avancées telles que des pare-feu matériels, le chiffrement et des protocoles de transmission de données sécurisés pour protéger les données sensibles), les modules de sécurité matériels (HSM) pour la sécurisation des signatures numériques et des clés cryptographiques, les modules de plateforme sécurisée (qui sont des puces intégrées dans les ordinateurs), etc.

Par conséquent, le matériel informatique contesté; les équipements numériques, à savoir les appareils de traitement de signaux numériques, les dispositifs de communication réseau, les équipements pour les communications de données et les réseaux informatiques, les équipements de communication; les équipements de réseaux informatiques et de communications de données (toutes ces catégories sont larges et incluent les serveurs, les routeurs et les pare-feu) recouvrent le matériel de traitement de données de l’opposant à des fins de cybersécurité (marque antérieure 1). Par conséquent, ils sont identiques.

Le logiciel contesté inclut, en tant que catégorie plus large, le logiciel informatique de l’opposant à des fins de cybersécurité (marque antérieure 1). Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.

Les appareils et instruments multimédias contestés sont similaires aux services de télécommunications de l’opposant, y compris la fourniture de connexions à un réseau informatique mondial de la classe 38 (marque antérieure 3) car ils ont la même finalité et coïncident généralement en termes de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires
Les écrans contestés; les webcams sont similaires aux services de télécommunications de l’opposant, y compris la fourniture de connexions à un réseau informatique mondial de la classe 38 (marque antérieure 3). Ces produits et services ont un lien de complémentarité puisque les produits contestés peuvent être utilisés pour effectuer diverses tâches de transmission de données, de signaux audio ou vidéo. En outre, ces produits et services ont souvent les mêmes canaux de distribution et ciblent le même groupe de consommateurs.

Les imprimantes contestées; les appareils de reproduction sont similaires au matériel de traitement de données de l’opposant à des fins de cybersécurité (marque antérieure 1), qui, comme expliqué ci-dessus, incluent les routeurs et les serveurs. Ces produits peuvent avoir la même nature de matériel informatique – périphériques, ils sont distribués par les mêmes canaux de distribution et ciblent les mêmes publics, en outre, ils sont souvent produits par les mêmes entreprises,
Services contestés de la classe 35

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Les services de vente au détail et en gros concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés aux mêmes endroits où les produits sont offerts à la vente. En outre, ils s’adressent au même public.

Par conséquent, les services de vente au détail et en gros contestés d’ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels sont similaires aux équipements de traitement de données et aux logiciels informatiques de l’opposant à des fins de cybersécurité de la classe 9 (marque antérieure 1), étant donné que les produits faisant l’objet des services de vente au détail contestés sont identiques aux produits de l’opposant, comme illustré dans la comparaison des produits de la classe 9 ci-dessus.

Il existe un faible degré de similarité entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires, soit similaires à ces produits spécifiques. Cela est dû au lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits très similaires ou similaires soient regroupés et offerts à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs.

Par conséquent, les services de vente au détail et/ou en gros contestés en relation avec les produits suivants : appareils numériques, à savoir appareils de traitement numérique du signal, dispositifs de communication en réseau, équipements pour communications de données et réseaux informatiques, appareils et instruments multimédias, équipements de communication, imprimantes, appareils de reproduction, écrans et webcams sont au moins similaires dans une faible mesure aux équipements de traitement de données et aux logiciels informatiques de l’opposant à des fins de cybersécurité de la classe 9 (marque antérieure 1), qui, comme expliqué ci-dessus, comprennent des périphériques électroniques grand public tels que des pare-feu et des routeurs avec pare-feu intégré. Les produits et services en conflit peuvent être regroupés et offerts à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs.

Toutefois, les services de support commercial contestés restants en relation avec les produits suivants : appareils numériques, à savoir appareils de traitement numérique du signal, dispositifs de communication en réseau, équipements pour communications de données et réseaux informatiques, appareils et instruments multimédias, équipements de communication, imprimantes, appareils de reproduction, écrans et webcams sont dissimilaires de tous les produits et services de l’opposant des classes 9, 38 et 42. Les produits de l’opposant sont des produits très spécifiques liés à la cybersécurité, tandis que les services contestés comprennent le support commercial en relation avec divers produits électroniques. Ces produits et services ne sont généralement pas fournis par le même type d’entreprises, ils répondent à des besoins différents et ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Il en va de même pour les services de l’opposant des classes 38 et 42 qui englobent des services de télécommunications et différents services informatiques. Ces services ont des natures, des finalités et des modes d’utilisation différents. En outre, ils ne sont pas fournis par les mêmes entreprises, ils sont vendus ou fournis par des canaux de distribution différents et ciblent un public pertinent différent.

Services contestés de la classe 42

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Les services informatiques contestés comprennent, en tant que catégorie plus large, le développement et la conception de logiciels informatiques par l’opposant dans le domaine de la cybersécurité et des activités de réseau sécurisées (marque antérieure 1). Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.

Les services contestés de conseil, d’assistance et d’information en informatique comprennent, en tant que catégories plus larges, les services de conseil en sécurité des données, d’internet et des ordinateurs de l’opposant (marque antérieure 1). Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.

Les services contestés de consultation et de conseil en logiciels et matériels informatiques sont au moins similaires aux services de conseil en sécurité des données, d’internet et des ordinateurs de l’opposant (marque antérieure 1) car ils ont la même nature et coïncident au moins en ce qui concerne les canaux de distribution, le public pertinent et le prestataire.

Le support technique contesté relatif aux produits suivants : appareils numériques est similaire aux services de conseil en sécurité des données, d’internet et des ordinateurs de l’opposant (marque antérieure 1) étant donné qu’il peut être fourni par les mêmes entreprises, par les mêmes canaux de distribution et cibler le même public pertinent.

Le support technique contesté restant relatif aux produits suivants : imprimantes, appareils de reproduction, écrans et webcams et la mise à jour de logiciels informatiques de l’opposant (marque antérieure 2) sont similaires, étant donné que ces services sont généralement fournis par les mêmes entreprises, assurant un support technique complexe pour le matériel, y compris les périphériques, et les logiciels de l’entreprise respective, ciblent le même public pertinent et coïncident en ce qui concerne les canaux de distribution.

b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de rappeler que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.

En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) ciblent le grand public et les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.

Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.

c) Les signes

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marque antérieure 1
ON2IT marque antérieure 3 on2it
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne (marque antérieure 1) et le Benelux (marque antérieure 2).

L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure (marque antérieure 1) peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.

Il en va de même pour l’enregistrement de la marque Benelux (marque antérieure 3). Le caractère unitaire de la marque Benelux signifie qu’une marque Benelux antérieure bénéficie d’une protection identique sur les territoires pertinents. Les marques Benelux antérieures peuvent donc être invoquées pour contester toute demande ultérieure de marque qui porterait préjudice à leur protection, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie du Benelux (09/03/2005, T-33/03, Hai, EU:T:2005:89, § 39; 03/03/2004, T-355/02, ZIRH, EU:T:2004:62, § 36).

Les éléments verbaux des signes sont significatifs pour la partie anglophone du public pertinent. S’agissant de la marque antérieure 3, une marque Benelux, une compréhension de base de l’anglais par le grand public, en tout état de cause, au moins aux Pays-Bas, est un fait notoire (09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27; 22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50).

Bien que l’élément verbal des marques antérieures ne soit qu’un élément, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). Le chiffre « 2 » sera prononcé par cette partie du public de manière identique à la préposition « to ». En effet, il est courant dans la publicité de remplacer les prépositions par des chiffres afin de rendre les mots plus à la mode et accrocheurs. Par exemple, le chiffre « 2 » est utilisé pour

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remplace la préposition « to », ou le chiffre « 4 » est utilisé à la place de la préposition « for ».

Ainsi, pour la partie anglophone du public, les éléments verbaux des signes véhiculeront des concepts essentiellement synonymes de « on to it » et « on it ». Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public pertinent pour laquelle les signes présenteront des similitudes conceptuelles distinctives.

Sur la base de ce qui précède, les marques antérieures « ON2IT » et « on2it » ainsi que l’élément verbal du signe contesté « on IT » seront compris par le public pertinent en cause comme « we are on it, we are in the process of dealing with it (i.e. for the customer) ». Toutefois, étant donné que l’accès à la signification susmentionnée nécessite plusieurs étapes mentales, ces éléments verbaux sont normalement distinctifs.

Le signe de ponctuation « ! » qui suit les mots « on IT » dans le signe contesté est utilisé pour montrer qu’il s’agit d’une exclamation ou d’une expression emphatique et ne se verra attribuer qu’une faible signification, voire aucune, en matière de marque.

Le reste des éléments du signe contesté, à savoir le fond ovale sur lequel l’élément verbal « on » est positionné, la combinaison de couleurs et la police de caractères utilisée pour représenter les éléments verbaux, servent de moyens pour représenter ou accentuer les éléments verbaux respectifs et/ou à des fins décoratives. Ils n’évoquent aucun concept spécifique et ne sont pas particulièrement mémorables en raison de leur originalité ou d’autres raisons. Leur impact est, par conséquent, limité.

Même si le signe contesté ne comporte aucun élément pouvant être considéré comme clairement dominant (visuellement frappant), il n’en demeure pas moins que, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37 ; 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.) / BETSTONE, § 24 ; 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo (fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59). Par conséquent, ce sont les éléments verbaux du signe contesté qui auront un impact plus fort sur le public.

Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les éléments verbaux « ON »/« on » et « IT » présents dans tous les signes. Ils diffèrent par le chiffre « 2 » présent au milieu des marques antérieures et par le point d’exclamation placé à la fin du signe contesté. En outre, les signes diffèrent par l’élément figuratif du signe contesté et par des aspects dont l’impact est, cependant, limité comme expliqué ci-dessus.

Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne.

Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « on » et « IT », présentes de manière identique dans tous les signes. La prononciation ne diffère que par le son du chiffre « 2 » des marques antérieures (prononcé « to »), qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Le point d’exclamation dans le signe contesté ne créera aucune différence significative de prononciation.

Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne.

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Comme expliqué ci-dessus, les signes véhiculent les concepts de « on to it » et de « on it », ils sont conceptuellement très similaires. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.

d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.

Selon l’opposant, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et bénéficient d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-dessous, sous « Appréciation globale »).

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures prises dans leur ensemble n’ont aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.

e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques ou similaires (à des degrés divers) et en partie dissemblables. Les produits et services jugés identiques ou similaires dans une certaine mesure visent le grand public et les professionnels, dont le degré d’attention variera de moyen à élevé. Les marques antérieures ont un degré de caractère distinctif normal . Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne, auditivement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne et, conceptuellement, ils sont très similaires. En effet, les signes présentent certaines différences qui peuvent ne pas passer inaperçues, tel que le chiffre « 2 » dans les marques antérieures, comme l’a relevé le demandeur. Cependant, le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. En effet, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation des marques antérieures, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 929 367 et de l’enregistrement de marque Benelux n° 777 077 de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, une

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un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne et du Benelux est suffisant pour rejeter la demande contestée.

Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure.

Le reste des services contestés est dissimilaire. Étant donné que l’identité ou la similarité des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne peut aboutir.

L’opposant a également fondé son opposition sur l’enregistrement de marque de l’UE
n° 17 929 368 (marque figurative).

Étant donné que cette marque couvre la même étendue de produits et services que la marque antérieure 1, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, aucun risque de confusion n’existe en ce qui concerne ces services. Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de leur usage intensif tel que revendiqué par l’opposant et en relation avec des produits et services identiques et similaires. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.

De même, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif revendiqué des marques de l’opposant en relation avec des services dissimilaires, étant donné que la similarité des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il y ait un risque de confusion. Le résultat serait le même même si les marques antérieures jouissaient d’un degré accru de caractère distinctif.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.

Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.

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La division d’opposition
Eva Inés PÉREZ SANTONJA Monika CISZEWSKA Teodor VALCHANOV
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.