DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 152 304
The Name Vault, LLC, 174 Nassau Street, #207, 08542 Princeton, États-Unis (opposante), représentée par Potter Clarkson AB, Riddargatan 10, 114 35 Stockholm, Suède (mandataire professionnel)
c o n t r e
GDD Spółka z o.o. spółka komandytowa, Plac Konstytucji 4 Lok.28, 00-552 Warszawa, Pologne (demanderesse), représentée par Mariola Mgłosiek- Pluta, Nowowiejska 1/3 Lok. 9, 00-643 Warszawa, Pologne (mandataire professionnel). Le 18/08/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante :
1. L’opposition n° B 3 152 304 est accueillie pour tous les produits contestés.

2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 460 934 est rejetée dans son intégralité.

3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.

MOTIFS Le 07/08/2021, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la
demande de marque de l’Union européenne n° 18 460 934 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 14 786 611 « KOOL AND THE GANG » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le 13/12/2023, la division d’opposition a rendu une décision qui a abouti au rejet de l’opposition en vertu de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, au motif que les preuves soumises par l’opposante étaient insuffisantes pour prouver que la marque antérieure jouissait d’une renommée.

La décision a fait l’objet d’un recours et la Chambre de recours a statué dans l’affaire R 292/2024-4 le 18/11/2024. La décision de la Chambre a annulé la décision contestée et a renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour la poursuite de la procédure. Dans sa décision, la Chambre a confirmé les conclusions de la division d’opposition concernant la comparaison des produits et des signes et le risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Toutefois, elle a estimé que les preuves soumises tant devant la première instance que devant la Chambre, prises ensemble, démontrent que la marque antérieure jouit d’un certain degré de renommée auprès du public pertinent dans l’Union européenne.

---

Décision sur l’opposition n° B 3 152 304 Page 2 sur 22
Union pour les produits suivants pour lesquels la marque est enregistrée : disques préenregistrés porteurs de sons ; enregistrements vidéo musicaux sur tous supports, de la classe 9. La Chambre de recours a ensuite enjoint à la division d’opposition de procéder à un examen complet et approfondi du bien-fondé de l’opposition en tenant compte des constatations de la Chambre de recours concernant la renommée de la marque antérieure.

RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.

a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :

Classe 9 : Enregistrements vidéo musicaux sur tous supports ; films cinématographiques sur des groupes musicaux ; disques d’enregistrement, disques préenregistrés porteurs de sons, disques préenregistrés porteurs d’images, cassettes musicales, cassettes vidéo, diapositives photographiques et transparents, tous présentant des performances d’un groupe musical ; films cinématographiques présentant des membres d’un groupe musical engagés dans des présentations théâtrales, orchestrales, vocales, chorales, chorégraphiques et cinématographiques ; lunettes de soleil.

Classe 14 : Bijouterie ; colliers, bagues d’orteil, bracelets, chaînes de cheville, chaînes de ventre, boucles d’oreilles et bagues.

Classe 16 : Papier ; cartes à collectionner ; cartes de vœux ; papeterie ; papier cadeau ; images ; affiches ; photographies ; transferts thermocollants en papier ; partitions musicales et paroles, magazines de fans ; autocollants pour pare-chocs ; brochures biographiques, calendriers, sacs en papier pour fêtes et invitations imprimées.

Classe 25 : Vêtements ; couvre-chefs ; hauts, bas, chemises, polos, T-shirts, sweat-shirts ; pantalons de survêtement ; vestes, manteaux ; pulls ; gilets ; articles de sous-vêtements ; shorts ; foulards ; ceintures ; chaussettes ; chemises à manches longues et T-shirts à manches longues ; pantalons ; hauts en polaire ; hauts thermiques ; maillots ; chandails ; débardeurs ; pantalons ; maillots de bain ; vêtements de plage ; chemises de nuit ; pyjamas ; peignoirs ; bracelets, bandeaux ; pantoufles ; chaussures ; baskets et sandales.

Classe 41 : Production de films et de programmes de télévision présentant des performances d’un groupe musical ; divertissement ; fourniture de performances musicales préenregistrées en ligne via un réseau informatique mondial.

À la suite d’une limitation, les produits contestés sont les suivants :

Classe 16 : Papeterie et fournitures éducatives à usage scolaire ; Papier et carton à usage scolaire ; Marqueurs effaçables à sec ; Gommes pour effacer le texte écrit ; Gommes en caoutchouc ;

---

Décision sur opposition n° B 3 152 304 Page 3 sur 22
Gommes à capuchon ; Stylos correcteurs ; Liquides correcteurs [articles de bureau] ; Crayons correcteurs ; Papier buvard, à usage scolaire ; Stylos à paillettes à usage de papeterie ; Feutres ; Recharges de mines de crayon ; Mines de crayon ; Crayons de couleur ; Pointes pour stylos à bille ; Craie à écrire ; Crayons de couleur ; Pots à crayons ; Stylos marqueurs pour la peau ; Marqueurs effaçables à l’eau ; Matériel de dessin pour tableaux noirs ; Feutres marqueurs ; Cartouches (d’encre) pour instruments d’écriture ; Capuchons de crayon ; Accessoires pour crayons ; Humidificateurs pour surfaces gommées [articles de bureau] ; Porte-plumes ; Stylos à bille ; Stylos à pointe poreuse ; Pinceaux d’écriture pour la calligraphie ; Pinceaux d’écriture ; Timbres [cachets] ; Timbres à marquer ; Timbres encreurs ; Porte-stylos ; Étuis à écrire [papeterie] à usage scolaire ; Ensembles de crayons ; Ensembles de stylos ; Ensembles d’écriture, à usage scolaire ; Cahiers de calligraphie à la plume, à usage scolaire ; Cahiers de calligraphie au pinceau ; Feuilles grand format, à usage scolaire ; Blocs-notes, à usage scolaire ; Cartons Bristol, à usage scolaire ; Papier fin, à usage scolaire ; Cartes de notes vierges, à usage scolaire ; Papier de soie, à usage scolaire ; Chemins de table en papier ; Marque-places ; Drapeaux en papier ; Décorations de table en papier ; Guirlandes en papier ; Sous-verres en papier ; Serviettes de table en papier ; Toile gommée à usage de papeterie ; Rubans de papier ; Rubans auto-adhésifs à usage de papeterie ; Rubans auto-adhésifs à usage de papeterie ou domestique ; Adhésifs pour la papeterie ; Adhésifs pour le bricolage ; Adhésifs, à usage scolaire ; Stylos de colle à usage de papeterie ; Colle à paillettes à usage de papeterie ; Papier adhésif ; Pâte pour l’artisanat, à usage de papeterie ou domestique (banjaku-nori) ; Livres d’activités avec autocollants ; Matériaux et supports de décoration et d’art.

Classe 18 : Sacs à dos, À usage scolaire ; Sacs à dos de randonnée ; Petits sacs à dos ; Sacs à dos à roulettes ; Sacs de sport ; Étiquettes de bagages ; Porte-documents et Porte-documents À usage scolaire ; Portefeuilles d’art [étuis], À usage scolaire ; Portefeuilles [porte-documents] ; Étuis à musique ; Sacs pour vêtements de sport ; Sacs à bandoulière ; Sacs de week-end ; Sacs d’écolier ; Sacs à livres d’écolier ; Sacs pour campeurs ; Sacs de transport polyvalents ; Sacs roulants ; Sacs de sport polyvalents ; Valises ; Sacs de voyage ; Sacs ; Sacs de sport à roulettes polyvalents ; Valises ; Pochettes.

Classe 28 : Jouets de dessin, À usage scolaire et éducatif ; Jouets d’artisanat vendus sous forme de kits, À usage scolaire et éducatif ; Jouets vendus sous forme de kits ; Jouets en métal ; Jouets en tissu ; Jouets en matières plastiques ; Jouets musicaux, À usage scolaire et éducatif ; Jouets parlants ; Jouets à piles ; Jouets à roulettes ; Jouets à roulettes à pédales ; Jouets à ressort ; Jouets en peluche ; Jouets en caoutchouc ; Châteaux jouets ; Ensembles de jeu de véhicules jouets ; Ensembles de jeu de figurines jouets ; Compendiums de jeux de société ; Ensembles de blocs de construction jouets ; Trains miniatures ; Articles et équipements de sport ; Équipements de sport ; Jouets, jeux et articles de jeux ; Appareils de gymnastique ; Articles de gymnastique et de sport ; Appareils de jeux vidéo ; Accessoires de poupées ; Accessoires de meubles de poupées ; Accessoires de vêtements de poupées ; Appareils de jeux d’intérieur pour enfants ; Jouets pour enfants ; Cotillons en papier ; Ballons de jeu ; Ballons de fête ; Ballons de jeu ; Toupie [jouets] ; Véhicules à quatre roues pour enfants [jouets] ; Environnements jouets pour figurines d’action ; Planches à roulettes [équipement de loisirs] ; Machines de jeux éducatifs électroniques pour enfants ; Jouets d’apprentissage électroniques ; Jouets d’activités électroniques ; Figurines d’action électriques avec lumières et sons ; Jeux de quiz ; Jeux de sport ; Jeux de société ; Jeux de logique manipulatifs ; Jouets en peluche intelligents ; Jouets robots intelligents ; Véhicules jouets électroniques intelligents ; Puzzles manipulatifs ; Puzzles de logique manipulatifs ; Lits de poupées ; Ours en peluche ; Maquettes de jouets ; Jouets gonflables pour piscine ; Jouets gonflables pour le bain ; Véhicules à chevaucher pour enfants [jouets] ; Puzzles ; Puzzles mosaïques ; Luges [jouets] ; Traîneaux [jouets] ; Farces et attrapes (jouets) ; Jouets fantaisie pour faire des farces ; Téléphones jouets ; Appareils d’exercice jouets ; Brassards de natation ; Poussettes de poupées ; Chariots jouets ; Marionnettes en peluche ; Jeux et jouets portables intégrant des fonctions de télécommunication ; Jeux éducatifs, À usage scolaire ; Consoles de jeux vidéo portables ; Électroniques

---

Décision sur l’opposition n° B 3 152 304 Page 4 sur 22
jeux éducatifs; Consoles de jeux vidéo portables; Kits de modèles réduits [jouets].

Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, la nature et la finalité des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et s’ils sont en concurrence ou complémentaires.

Produits contestés de la classe 16
Les articles de papeterie et les fournitures éducatives à usage scolaire contestés sont inclus dans la catégorie générale des articles de papeterie de l’opposant, ou les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.

Le papier à usage scolaire contesté; le papier adhésif sont inclus dans la catégorie générale de papier de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.

Les marqueurs effaçables à sec contestés; les gommes pour effacer les textes écrits; les gommes en caoutchouc; les gommes-capuchons; les stylos correcteurs; les liquides correcteurs [articles de bureau]; les crayons correcteurs; le papier buvard, à usage scolaire; les stylos à paillettes à usage de papeterie; les feutres; les recharges de mines de crayon; les mines de crayon; les crayons de couleur; les pointes pour stylos à bille; la craie à écrire; les crayons de couleur; les pots à crayons; les marqueurs pour la peau; les marqueurs effaçables à l’eau; le matériel de dessin pour tableaux noirs; les feutres marqueurs; les cartouches (d’encre) pour instruments d’écriture; les capuchons de crayon; les accessoires pour crayons; les humidificateurs pour surfaces gommées [articles de bureau]; les porte-plumes; les stylos à bille; les stylos à pointe poreuse; les pinceaux pour la calligraphie; les pinceaux à écrire; les tampons [cachets]; les tampons marqueurs; les tampons encreurs; les porte-stylos; les nécessaires d’écriture [papeterie] à usage scolaire; les ensembles de crayons; les ensembles de stylos; les nécessaires d’écriture, à usage scolaire; les cahiers de calligraphie au stylo, à usage scolaire; les cahiers de calligraphie au pinceau; les feuilles grand format, à usage scolaire; les blocs-notes, à usage scolaire; les cartons bristol, à usage scolaire; le papier fin, à usage scolaire; les cartes de notes vierges, à usage scolaire; le papier de soie, à usage scolaire; la colle à paillettes à usage de papeterie; les livres d’activités avec autocollants sont inclus dans la catégorie générale des articles de papeterie de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.

Le carton à usage scolaire contesté est hautement similaire au papier de l’opposant car ils ont la même nature. En outre, ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.

Le tissu gommé à usage de papeterie contesté; les rubans de papier; les rubans auto-adhésifs à usage de papeterie; les rubans auto-adhésifs à usage de papeterie ou domestique; les adhésifs pour la papeterie; les adhésifs pour le bricolage; les adhésifs, à usage scolaire; les stylos-colle à usage de papeterie; la pâte pour l’artisanat, à usage de papeterie ou domestique (banjaku-nori) sont au moins similaires à un degré élevé aux articles de papeterie de l’opposant car ils coïncident au moins sur les facteurs pertinents suivants : nature, finalité, public pertinent et producteur.

Les chemins de table en papier contestés; les marque-places; les drapeaux en papier; les décorations de table en papier; les guirlandes en papier; les napperons en papier; les serviettes de table en papier; les matériaux et supports de décoration et d’art sont au moins similaires à un faible degré au papier de l’opposant car ils coïncident au moins sur les facteurs pertinents suivants : canaux de distribution, public pertinent et producteur.

Produits contestés de la classe 18

---

Décision sur opposition n° B 3 152 304 Page 5 sur 22
Les sacs à dos contestés, à usage scolaire; sacs à dos de randonnée; petits sacs à dos; sacs de sport; porte-documents et porte-documents à usage scolaire; porte-documents
[serviettes]; sacs pour vêtements de sport; sacs à bandoulière; sacs de week-end; sacs d’écolier; sacs à livres d’écolier; sacs pour campeurs; sacs de transport polyvalents; sacs cylindriques; sacs de sport polyvalents; sacs; sacs de sport à roulettes à usage général; pochettes sont au moins faiblement similaires aux vêtements de l’opposante. La catégorie générale de vêtements comprend les vêtements d’extérieur, les vêtements de loisirs et les vêtements de sport. Il n’est pas rare que les fabricants de ces produits proposent également des sacs ou des contenants pour équipements sportifs, tels que des sacs de sport et des sacs de gymnastique. En outre, les accessoires de mode tels que les sacs à main, les porte-documents, les pochettes de la classe 18, d’une part, et les vêtements de la classe 25, d’autre part, partagent une fonction esthétique commune en contribuant conjointement au « look » des consommateurs. Une telle coordination dépend du consommateur concerné, du type d’activité pour lequel ce look est composé, notamment pour le travail ou les loisirs, ou des stratégies de marketing des entreprises du secteur (27/09/2012, T-39/10, Pucci, EU:T:2012:502, points 76-77). Il est, cependant, un comportement courant des consommateurs de combiner esthétiquement ces produits lors de leur achat et leur coordination esthétique peut également être prise en compte au stade de la conception. En outre, ces produits se trouvent couramment dans les mêmes points de vente au détail.
Toutefois, le raisonnement ci-dessus ne s’applique pas aux sacs à dos contestés à roulettes; étiquettes de bagages; porte-folios [étuis] d’art, à usage scolaire; étuis à musique; valises-penderies; sacs de voyage; valises. La nature et l’objectif principal de ces produits contestés sont plus spécifiques, l’accent étant mis sur le transport d’objets. Ces produits contestés et les produits et services de l’opposante n’ont pas les mêmes natures, objectifs ou méthodes d’utilisation. Ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises et n’ont pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Par conséquent, ils sont dissemblables.

---

Décision sur l’opposition n° B 3 152 304 Page 6 sur 22
Produits contestés de la classe 28
Les articles et équipements de sport contestés; les équipements sportifs; les appareils de gymnastique; les articles de gymnastique et de sport; les ballons de jeu (mentionnés deux fois); les planches à roulettes [équipement de loisirs]; les jeux de sport; les brassards de natation présentent un faible degré de similitude avec les vêtements de l’opposante qui comprennent des vêtements de sport (vêtements ou articles d’habillement conçus spécifiquement pour être utilisés lors de la pratique d’une activité ou d’un sport). Bien que la nature de ces produits soit différente de celle des articles de sport et de gymnastique (qui sont des articles et appareils pour tous types de sports et de gymnastique, tels que les poids, les haltères, les raquettes de tennis, les ballons et les appareils de fitness), il existe des entreprises qui fabriquent à la fois des articles de sport et de gymnastique ainsi que des vêtements de sport. Par conséquent, les canaux de distribution peuvent être les mêmes.

Les cotillons en papier contestés, les ballons de fête et les sacs en papier pour fêtes de l’opposante coïncident quant à leur finalité dans la mesure où il s’agit de tous des articles de fête destinés à être utilisés pour les mêmes occasions festives. Ils visent le même public pertinent et ont généralement les mêmes canaux de distribution. En outre, les cotillons en papier et les sacs en papier pour fêtes sont susceptibles d’être produits par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont considérés comme similaires au moins dans une faible mesure.

Ce qui précède ne s’applique toutefois pas aux farces et attrapes contestées (jouets); jouets fantaisie pour faire des farces. Il ne s’agit pas d’articles de fête mais de jouets pour faire des blagues. Il est peu probable qu’ils aient les mêmes producteurs. Même s’ils pouvaient éventuellement partager les canaux de distribution, cela n’est pas suffisant pour constater une similitude. Ces produits contestés ainsi que les autres produits contestés de cette classe, à savoir une large gamme de jouets, jeux et articles de jeux, n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation que les produits et services de l’opposante. En outre, ils ne sont pas complémentaires entre eux ni en concurrence et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Comme la Chambre de recours l’a précisé dans sa décision citée ci-dessus, les produits de l’opposante ne sont pas des jeux et ils n’ont pas pour finalité d’être utilisés pour jouer. Le simple fait que ces produits puissent être achetés par le même public est un facteur trop général pour constater une similitude entre ces produits. Ils ne sont pas non plus complémentaires ou en concurrence les uns avec les autres. Le fait qu’ils puissent être vendus dans les mêmes magasins, par exemple dans les supermarchés, n’est pas décisif en soi. En outre, même à supposer que les cartes à collectionner; les affiches; les magazines de fans; les autocollants pour pare-chocs de l’opposante puissent être vendus dans de grands magasins de jouets, il n’y a aucune raison de considérer que les consommateurs leur attribueraient la même origine commerciale qu’aux jouets, jeux ou articles de jeux. Une telle origine commerciale commune de ces produits ne peut pas non plus être considérée comme des faits notoires au sens de l’article 95, paragraphe 1, du RMCUE, à savoir des faits susceptibles d’être connus de tous ou pouvant être appris de sources généralement accessibles, ou qui découlent de l’expérience générale des consommateurs. Dans le même ordre d’idées, il n’existe pas de points de contact pertinents entre les produits contestés de la classe 28 et le papier; la papeterie de l’opposante, de la classe 16, les vêtements, de la classe 25, ou tout autre produit ou service pour lequel la marque antérieure est enregistrée pour constater une similitude. Par conséquent, les produits en cause sont dissimilaires.

b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient

---

Décision sur l’opposition n° B 3 152 304 Page 7 sur 22
il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.

En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers s’adressent au grand public et aux professionnels. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.

c) Les signes
KOOL AND THE GANG
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C- 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.

La requérante fait valoir que le mot « KOOL » de la marque antérieure est le nom de scène du fondateur du groupe de funk Kool & the Gang. Cependant, cela ne signifie pas automatiquement que tous les consommateurs connaîtront ce fait, d’autant plus que le mot « KOOL » est une faute d’orthographe courante du mot anglais « COOL ». Compte tenu de cela et du fait que les autres mots des signes ont des significations en anglais, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie du public anglophone qui associe le mot « KOOL » de la marque antérieure au mot anglais « COOL », présent dans le signe contesté et ayant, entre autres, la signification suivante : « capable de dissimuler ses émotions ; calme », informel : « excellent ; merveilleux » (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cool). En soi, cet élément pourrait être perçu comme faisant référence aux caractéristiques positives des produits (qu’ils sont très bons) et non distinctif. Le mot « GANG », présent dans les deux signes, signifie « a group of people who associate together or act as an organized body » (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gang) en anglais. Comme la signification de ce mot n’est pas liée aux produits pertinents, il est distinctif.

---

Décision sur opposition n° B 3 152 304 Page 8 sur 22
Le mot anglais « AND » de la marque antérieure est un simple connecteur entre les mots (T-601/21, 09/11/2022, WELLMONDE / WELL AND WELL, ECLI:EU:T:2022:687, § 50-51) et son caractère distinctif est réduit.

Le mot « THE » de la marque antérieure est un article défini anglais qui précise le nom qui le suit. Par conséquent, il a un faible caractère distinctif (01/03/2023, T- 295/22, The Crush Series (fig.) / CRUSH (fig.), ECLI:EU:T:2023:97, § 61). « Il désigne simplement ce qui suit et a très peu de poids sémantique (…) » (03/11/2022, R 552/2022-5, Feed. (fig.) / The Feed. (fig.) et al., § 48).

Cependant, malgré ce qui précède, il convient de noter que le public anglophone percevra chacun des signes comme une expression complète.

Dans le signe contesté, l’adjectif « COOL » qualifie le nom « GANG » de sorte que l’expression « COOL GANG » sera perçue comme une unité conceptuelle. La signification de l’expression dans son ensemble n’est pas liée aux produits pertinents. Par conséquent, l’expression dans son ensemble est distinctive.

Dans la marque antérieure, la présence du connecteur « AND » a pour effet que, bien que le mot « KOOL » puisse toujours être perçu comme une faute d’orthographe de l’adjectif « COOL », il ne qualifie pas le nom « GANG ». Les mots « KOOL » et « GANG » seront perçus dans la marque antérieure comme des notions distinctes, mais ils sont liés entre eux par le connecteur « AND ». « THE » a un rôle d’article défini. Par conséquent, la marque antérieure sera également perçue comme une expression complète et ne sera pas décomposée en ses éléments constitutifs. La signification de la marque antérieure dans son ensemble n’est pas liée aux produits pertinents. Par conséquent, la marque antérieure est distinctive.

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que la présence de la conjonction « AND » et de l’article défini « THE » dans la marque antérieure n’affecte que dans une certaine mesure le sens véhiculé par les mots « KOOL » et « GANG » en ce que le mot « KOOL » ne qualifie pas « GANG ». Cependant, malgré cette différence, les deux signes seront perçus dans leur intégralité comme véhiculant principalement l’idée de « COOL » et de « GANG ». Cela est également dû au fait qu’un « gang » n’évoque pas couramment une association avec « cool ». Par conséquent, la combinaison de ces mots est inhabituelle et est susceptible d’être retenue par les consommateurs plus que le message exact véhiculé.

Quant aux éléments et aspects figuratifs du signe contesté, lorsqu’un signe est composé d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

La légère stylisation de la police de caractères (y compris les étoiles dans les lettres « O ») et des couleurs sera perçue par les consommateurs essentiellement comme décorative. Les lettres stylisées graphiquement sont courantes sur le marché. Elles ne font qu’embellir les éléments verbaux des marques. Par conséquent, la représentation graphique des lettres du signe contesté aura un impact moindre sur le public, en tant qu’indicateur d’origine commerciale. L’expression « COOL GANG » sera celle à laquelle les consommateurs se référeront pour désigner les produits pertinents, et à laquelle ils attribueront une plus grande signification en tant que marque.

---

Décision sur opposition n° B 3 152 304 Page 9 sur 22
La marque antérieure est une marque verbale. Dans le cas des marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé, et non sa forme écrite. Par conséquent, la différence entre les lettres majuscules et minuscules est sans pertinence pour la comparaison.

Sur le plan visuel, les signes coïncident presque entièrement dans leurs mots initiaux « KOOL »/« COOL » qui diffèrent par leurs lettres initiales (« K »/« C ») et coïncident dans la chaîne de lettres « OOL ». En outre, les signes coïncident dans le mot « GANG ». Ils diffèrent par les mots supplémentaires, « AND » et « THE », au milieu de la marque antérieure et par la stylisation des lettres du signe contesté. Les mots différents sont plus courts que les mots similaires. De même, la différence résultant de la stylisation et des couleurs des lettres du signe contesté a moins d’impact, comme expliqué ci-dessus.

Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne.

Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des mots initiaux des signes « KOOL »/« COOL » et du mot « GANG », présents dans les deux signes. La prononciation diffère dans le son des mots « AND » et « THE » de la marque antérieure, qui n’ont pas d’équivalents dans le signe contesté. Les mots différents sont plus courts que ceux qui coïncident phonétiquement.

Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique élevé.

Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Bien que, compte tenu de la présence des mots supplémentaires « AND » et « THE » dans la marque antérieure, la signification exacte des signes ne soit pas la même, les consommateurs retiendront essentiellement le concept véhiculé par la combinaison de « KOOL »/« COOL » et « GANG ». Par conséquent, les signes étant associés à une signification similaire, ils présentent un degré de similitude conceptuelle moyen.

Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.

d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.

Selon l’opposant, la marque antérieure a été largement utilisée et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, à ce stade de la décision, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être évaluées en l’espèce (voir ci-dessous dans « Appréciation globale »). Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif per se. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments non distinctifs/faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.

e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion

---

Décision sur opposition n° B 3 152 304 Page 10 sur 22
Les produits sont en partie identiques ou à tout le moins similaires (à des degrés divers) et s’adressent au grand public et aux professionnels. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé. Les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne, phonétiquement similaires à un degré élevé et conceptuellement similaires à un degré moyen. Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est normal. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).

Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, point 54).

L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).

Le risque de confusion couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsque le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.

La requérante fait valoir que l’aspect visuel doit jouer un rôle plus important dans l’appréciation globale du risque de confusion étant donné que les produits pertinents sont vendus dans des supermarchés où ils sont placés sur les rayons et peuvent être évalués visuellement. Cependant, même dans de tels cas, l’aspect phonétique peut être aussi important que la similitude visuelle des signes car une discussion orale des caractéristiques des produits et de leur marque est également susceptible d’avoir lieu au moment de l’achat. En outre, les produits peuvent être annoncés oralement, à la radio ou par d’autres consommateurs (23/09/2011, T-501/08, See more, EU:T:2011:527, point 53). De plus, en l’espèce, les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne et phonétiquement similaires à un degré élevé. Par conséquent, accorder une plus grande importance à l’un ou l’autre de ces aspects n’influencerait pas le résultat. Compte tenu de tout ce qui précède, étant donné que la combinaison des mots « KOOL »/« COOL » et « GANG » est susceptible d’être principalement retenue par les consommateurs, les coïncidences concernant ces mots sont écrasantes, également parce que les différences entre les signes se limitent à des éléments et des aspects qui n’ont pas plus d’impact, les consommateurs, même si leur degré d’attention est accru, peuvent être amenés à croire que les produits identiques ou (à tout le moins) similaires (à des degrés divers) ont la même origine commerciale ou une origine commerciale liée. Cette conclusion s’applique également aux produits qui sont similaires à un faible degré étant donné que les signes sont similaires visuellement, phonétiquement et conceptuellement et que ces similitudes se situent à des degrés entre moyen et élevé.

---

Décision sur opposition n° B 3 152 304 Page 11 sur 22
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 14 786 611 de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.

Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou (du moins) similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure.

Le reste des produits contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne saurait aboutir.

L’opposition étant partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de sa renommée, tel que revendiqué par l’opposant, et en relation avec les produits identiques et similaires. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.

De même, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif revendiqué pour la marque de l’opposant en relation avec des produits dissemblables, étant donné que la similarité des produits et services est une condition sine qua non de l’existence d’un risque de confusion. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.

L’examen de l’opposition se poursuivra sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne les produits contestés pour lesquels l’opposition est rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.

---

Décision sur opposition n° B 3 152 304 Page 12 sur 22
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 5, RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, RMUE, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ou non similaires à ceux-ci, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.

Les signes doivent être identiques ou similaires.

La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.

Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, RMUE (16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, point 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisant. L’opposition peut néanmoins échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée. En l’espèce, le demandeur n’a pas allégué avoir un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucun juste motif n’existe.

Renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.

En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 26/04/2021. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposant démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, RMUE que les conditions de son application doivent également être présentes au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à la décision sur l’

---

Décision sur opposition n° B 3 152 304 Page 13 sur 22
l’opposition est formée, toute perte de réputation ultérieure incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver.

Les preuves doivent également démontrer que la réputation a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposant a revendiqué une réputation, à savoir :

Classe 9 : Enregistrements vidéo musicaux sur tous supports ; films cinématographiques sur des groupes musicaux ; disques d’enregistrement, disques préenregistrés contenant des sons, disques préenregistrés contenant des images, cassettes de musique, cassettes vidéo, diapositives photographiques et transparents, tous présentant des performances d’un groupe musical ; films cinématographiques présentant des membres d’un groupe musical engagés dans des présentations théâtrales, orchestrales, vocales, chorales, chorégraphiques et cinématographiques.

Dans les observations du 04/08/2022, l’opposant a fait valoir que la réputation était revendiquée pour les produits de la classe 9 (tels que les enregistrements musicaux et les disques) et les services de la classe 41 (tels que les divertissements et la fourniture de performances musicales préenregistrées en ligne via un réseau informatique mondial). Néanmoins, la division d’opposition prend en considération les produits pour lesquels la réputation a été revendiquée pendant la période d’opposition.

Étant donné que l’opposition a été partiellement accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition sera examinée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE uniquement dans la mesure où elle vise les produits suivants qui ont été jugés dissemblables des produits et services de l’opposant :

Classe 18 : Sacs à dos à roulettes ; Étiquettes de bagages ; Porte-documents d’art [étuis], Pour l’école ; Étuis à musique ; Portemanteaux ; Sacs de voyage ; Valises.

Classe 28 : Jouets de dessin, Pour l’école et l’éducation ; Jouets de bricolage vendus en kits, Pour l’école et l’éducation ; Jouets destinés à être vendus en kits ; Jouets en métal ; Jouets en tissu ; Jouets en plastique ; Jouets musicaux, Pour l’école et l’éducation ; Jouets parlants ; Jouets à piles ; Jouets à roulettes ; Jouets à roulettes à pédales ; Jouets à ressort ; Jouets en peluche ; Jouets en caoutchouc ; Châteaux jouets ; Ensembles de jeu de véhicules jouets ; Ensembles de jeu de figurines jouets ; Compendiums de jeux de société ; Ensembles de blocs de construction jouets ; Trains miniatures ; Jouets, jeux et articles de jeux ; Appareils de jeux vidéo ; Accessoires de poupées ; Accessoires de meubles de poupées ; Accessoires de vêtements de poupées ; Appareils de jeux d’intérieur pour enfants ; Articles de jeux pour enfants ; Toupies [jouets] ; Véhicules à quatre roues pour enfants [articles de jeux] ; Environnements jouets pour figurines d’action ; Machines de jeux éducatifs électroniques pour enfants ; Jouets d’apprentissage électroniques ; Jouets d’activités électroniques ; Figurines d’action électriques avec lumières et sons ; Jeux de quiz ; Jeux de salon ; Jeux de logique manipulatifs ; Jouets en peluche intelligents ; Jouets robots intelligents ; Véhicules jouets électroniques intelligents ; Puzzles manipulatifs ; Puzzles de logique manipulatifs ; Lits de poupées ; Ours en peluche ; Maquettes de jouets ; Jouets gonflables pour piscine ; Jouets gonflables pour le bain ; Véhicules à chevaucher pour enfants [articles de jeux] ; Puzzles ; Puzzles mosaïques ; Luges [articles de jeux] ; Traîneaux [articles de jeux] ; Farces (articles de jeux) ; Jouets fantaisie pour faire des farces ; Téléphones jouets ; Appareils d’exercice jouets ; Poussettes pour poupées ; Chariots jouets ; Marionnettes en peluche ; Jeux et jouets portables intégrant des fonctions de télécommunication ; Jeux éducatifs, Pour l’école ; Consoles de jeux vidéo portables ; Jeux éducatifs électroniques ; Consoles de jeux vidéo portables ; Kits de modèles réduits [jouets].

Afin de déterminer le niveau de réputation de la marque, tous les faits pertinents de l’espèce doivent être pris en considération, y compris, en particulier, la part de marché

---

Décision sur l’opposition n° B 3 152 304 Page 14 sur 22
détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’ampleur de l’investissement réalisé par l’entreprise pour la promouvoir. Le 13/01/2022, l’opposant a soumis les preuves suivantes :

Extrait de Wikipédia concernant Kool & the Gang.

Captures d’écran/impressions de sites web présentant les chansons de Kool & The Gang.

Extrait d’un site web avec l’article « Top 10 Best Funk Bands of All Time », publié le 26/10/2017. Kool & the Gang est inclus dans la liste.

Artists Of All Time » incluant Kool & The Gang.

Extrait d’un site web avec l’article « The Best Funk Bands/Artists », daté du 16/06/2021. Kool & the Gang est inclus dans la liste.

the Gang.

Extraits de Wikipédia concernant divers albums de Kool & the Gang et la discographie de Kool & the Gang.

Extraits d’un site web montrant des T-shirts avec le graphisme « Kool & the Gang » imprimé dessus.

Extraits d’un site web avec l'« Historique des concerts de Kool & The Gang ».

Le 04/08/2022, après l’expiration du délai, l’opposant a soumis des preuves supplémentaires :

Pages avec des tableaux de données de ventes concernant des chansons, des albums, des disques ou d’autres productions de Kool & the Gang. La source des informations contenues dans les tableaux n’est pas indiquée.

Extrait d’un site web détaillant les taux de paiement des redevances, tels qu’offerts par les fournisseurs de streaming. L’opposant a également présenté dans ses observations du 04/08/2022 un tableau répertoriant les événements et spectacles dans divers États membres de l’Union européenne entre 2019 et 2022.

Conformément à l’article 7, paragraphe 5, du RMCUE, l’Office ne prend pas en considération les mémoires ou parties de mémoires qui n’ont pas été présentés ou traduits dans la langue de la procédure, dans le délai fixé par l’Office.

Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RMCUE, si, jusqu’à l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE, la partie opposante n’a pas soumis de preuves, ou si les preuves soumises sont manifestement non pertinentes ou manifestement insuffisantes pour satisfaire aux exigences énoncées à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, l’opposition est rejetée comme non fondée.

---

Décision sur l’opposition n° B 3 152 304 Page 15 sur 22
À cet égard, il convient de noter que même si, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, l’opposant doit fournir des preuves à l’appui dans un délai fixé par l’Office, cela ne saurait être interprété comme empêchant automatiquement la prise en considération de preuves supplémentaires.

Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, lorsque, après l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE, l’opposant soumet des faits et des preuves qui complètent des faits ou des preuves pertinents soumis dans ce délai et qui se rapportent à la même exigence prévue à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, l’Office doit exercer le pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par l’article 95, paragraphe 2, du RMUE pour décider d’accepter ou non ces faits ou preuves complémentaires. L’Office doit exercer son pouvoir d’appréciation si les faits ou preuves tardifs ne font que compléter, renforcer et clarifier les preuves pertinentes antérieures soumises dans le délai qui se rapportent à la même exigence légale prévue à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, à savoir, lorsque les deux ensembles de faits ou de preuves se réfèrent à la même marque antérieure, au même motif et, au sein du même motif, à la même exigence.

Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’Office doit prendre en considération, notamment, le stade de la procédure et si les faits ou preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire. En l’espèce, les preuves supplémentaires ne font que renforcer et clarifier les preuves soumises initialement, car elles ne font que renforcer le caractère concluant des preuves soumises dans le délai.

Pour les raisons qui précèdent, et dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office décide donc de prendre en considération les preuves supplémentaires soumises à des stades ultérieurs de la procédure.

Les preuves déposées dans le délai pertinent consistent, entre autres, en les éléments suivants :
Un grand nombre d’extraits de Wikipédia présentant la notoriété et l’histoire de 'KOOL AND THE GANG’ couvrant largement la discographie et le succès du groupe depuis la sortie de leur premier album en 1969 jusqu’à aujourd’hui. Il est notamment mentionné que 70 millions d’albums ont été vendus dans le monde sous la marque 'KOOL AND THE GANG'. Bien que Wikipédia soit une encyclopédie collaborative, le corps du texte concernant 'KOOL AND THE GANG’ est étayé par plus de 64 références à différents articles de presse et livres, qui sont énumérées à la fin de la page Wikipédia. Comme l’a conclu la Chambre de recours, ces extraits doivent être considérés comme une preuve fiable, fournissant un aperçu détaillé de la réputation de 'KOOL AND THE GANG'.

Captures d’écran des pages Spotify et YouTube qui démontrent la popularité de certaines chansons de l’opposant : par exemple, la chanson intitulée 'Fresh’ a été écoutée en streaming 126 millions de fois, la chanson intitulée 'Celebration’ a été écoutée en streaming 242 millions de fois, la chanson intitulée 'Get down on it’ 136 millions de fois. En outre, il existe des chiffres significatifs concernant d’autres albums et chansons de Kool and the Gang.

Capture d’écran de ultimateguitar.com datée de 2017 qui a classé l’opposant au 5ème rang des meilleurs groupes de funk de tous les temps. Il y était également indiqué que le 'groupe légendaire célébrait son 50ème anniversaire'.

---

Décision sur opposition n° B 3 152 304 Page 16 sur 22
Article d’Indie Panda, non daté, qui a classé l’opposant au 11e rang des 50 meilleurs groupes de funk de tous les temps. Il y est également indiqué que le groupe a été formé en 1964 et que « de nombreuses pages de l’histoire de la musique funk seraient vierges » sans l’opposant.

Capture d’écran de concertarchives.org, non datée, affirmant que l’opposant « est un groupe de jazz/R&B/soul/funk/disco très réussi ». Elle fournit également une liste des concerts du groupe datant de 1973 jusqu’à 2015. Les lieux de représentation au cours de ces années comprenaient un large éventail de villes européennes, y compris de nombreuses villes en Allemagne, en Italie et en France.

Les preuves supplémentaires déposées le 04/08/2022 consistent en ce qui suit :
Annexe 1-4
100 pages de liste d’informations sur les ventes et les téléchargements dans les pays de l’Union européenne. La liste montre un certain nombre, limité, de ventes de CD et un nombre significatif de téléchargements et de flux sur les plateformes les plus populaires telles qu’Apple, Deezer, Youtube et Spotify. Dans ses observations, l’opposant fournit des chiffres pour les téléchargements et les flux par pays pour les années 2018-2021 et affirme que le nombre total a dépassé 128 millions.

Annexe 5
Elle contient des informations concernant les redevances payées par les principales plateformes de streaming musical. Sur la base de ces informations, l’opposant a fourni son propre calcul concernant ses revenus, comme suit (en USD) :

Année Amazon Apple Deezer Facebook Spotify YouTube Total 2021 7180 23643 41327 15441 185814 144168 417573 2020 9418 51255 73710 10822261 300509 394242 11651395 2019 4131 56937 76938 0 230715 295795 664516 2018 1546 29739 67344 0 171409 96056 366094
En outre, l’opposant a fourni une liste de dates de spectacles européens pour la période de janvier 2019 à août 2022. Selon celle-ci, le groupe s’est régulièrement produit dans divers pays de l’Union européenne, en particulier dans de nombreuses villes d’Allemagne.

D’autres preuves déposées le 12/04/2024, dans le cadre de la procédure de recours, consistaient, entre autres, en ce qui suit :
Annexe 2, comprenant une liste de récompenses, publiée sur www.imdb.com (il est indiqué entre autres que le groupe a été intronisé au Hollywood Walk of Fame en 2015), un article « Kool & the Gang » : Our Life in 15 Songs » publié dans la musique
THE GANG 2009 UNITY AWARD HONOREES », publié sur https://www.wearefamilyfoundation.org (il est indiqué entre autres que « KOOL AND THE GANG » a remporté deux Grammy Awards, 31 albums d’or et de platine), et un article « Kool & The Gang’s 'Celebration’ at the Marian Anderson Award ceremony » publié sur https://whyy.org le 13 novembre 2019.

---

Decision on Opposition No B 3 152 304 Page 17 sur 22
Appréciation des preuves
Sur la base de l’ensemble des preuves, et en particulier du volume extraordinairement élevé des ventes et du streaming sur l’ensemble du territoire pertinent, la division d’opposition conclut que la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne pour les disques préenregistrés porteurs de sons ; enregistrements vidéo musicaux sur tous supports de la classe 9. Il doit être considéré, au vu de l’historique de la marque et des nombreuses récompenses obtenues sous cette marque, ainsi que du nombre énorme de streams, d’albums vendus dans le monde entier et des données de vente, qu’une preuve suffisante a été fournie pour démontrer que la marque antérieure a acquis une renommée dans l’UE pour les produits en cause.

La division d’opposition rappelle que la Chambre de recours, dans sa décision citée ci-dessus, a précisé en outre que l’usage du signe en tant que marque a été suffisamment démontré par l’opposant. Ceci parce que le Tribunal a jugé que le fait qu’un signe soit le titre d’un livre ou d’un film, ou d’un personnage bien connu de l’histoire qui y est racontée, ne constitue pas un obstacle à l’enregistrement dudit signe en tant que marque, à condition qu’il identifie l’origine commerciale des livres, films ou DVD (30/06/2009, T-435/05, Dr. No, EU:T:2009:226, § 24-29). Dans l’affaire « D^r No », le Tribunal a constaté que l’origine commerciale du film n’était pas indiquée par le signe « Dr. No », titre du premier film de la série « James Bond » et nom de l’un des personnages principaux du film, mais par d’autres signes, tels que « 007 » ou « James Bond », qui étaient apposés sur les jaquettes des cassettes vidéo ou sur les DVD, et qui montraient que son origine commerciale était la société produisant les films de la série « James Bond » (30/06/2009, T-435/05, Dr. No, EU:T:2009:226, § 25- 27). Le même signe peut être protégé par un droit au nom et en tant qu’indicateur d’origine commerciale par le droit des marques. Il s’agit donc de droits exclusifs différents fondés sur des qualités distinctes, à savoir la protection d’un nom, d’une part, et la capacité d’un signe à distinguer l’origine commerciale des produits et services, d’autre part (28/06/2023, R 1034/2022-2, MICK JAGGER ; § 41). Il est de jurisprudence constante qu’un nom de groupe musical ou de chanteur, lorsqu’il est apposé sur des disques enregistrés et des marchandises similaires, fonctionne comme une marque (29/03/2012, T-369/10, BEATLE / BEATLES et al., EU:T:2012:177, § 29, 36- 37 ; 18/03/2015, R 1293/2014-1, The Specials, § 48 ; 19/05/2020, R 1837/2018-2, Manuel Carrasco / Manuel Carrasco et al. ; § 26, 27 ; 28/06/2023, R 1034/2022-2, MICK JAGGER, § 46). 63 En outre, le Tribunal a confirmé que la marque « THE BEATLES » jouissait d’une énorme renommée pour les enregistrements sonores, les enregistrements vidéo et les films, sur la base des ventes des albums des Beatles sans remettre en question la nature de l’usage de la marque (29/03/2012, T-369/10, BEATLE / BEATLES et al., EU:T:2012:177, § 29, 36-37).

En l’espèce, il ressort des preuves déposées par l’opposant, en particulier l’annexe 4 du 13 janvier 2022 et l’annexe 2 aux mémoires en appel, que « KOOL AND THE GANG » est le nom d’un groupe musical, généralement considéré comme l’un des meilleurs groupes de musique funk/R&B de tous les temps et l’un des groupes qui ont façonné le genre funk dans les années 1960 et 1970. Le groupe, formé à l’origine en 1964 à Jersey City, New Jersey, États-Unis d’Amérique, a une très longue histoire musicale, traversant plusieurs phases musicales, jazz/R&B/soul/funk/disco, et un mélange de ces genres musicaux. Comme il ressort des publications fournies en annexe 2 du 12 avril 2024, le groupe a vendu plus de 70 millions d’albums dans le monde entier et a influencé la musique de trois générations. « KOOL AND THE GANG » a remporté deux Grammy Awards, sept American Music Awards, 25 succès R&B du Top Ten, neuf succès Pop du Top Ten, et 31 disques d’or et de platine

---

Décision sur opposition n° B 3 152 304 Page 18 sur 22
albums. Ainsi qu’il ressort de l’annexe 6 du 13 janvier 2022, qui présente l’historique des concerts de «KOOL AND THE GANG», le groupe s’est produit sans interruption pendant plus de 50 ans de son existence, notamment en Belgique, au Danemark, en Finlande, en France, en Allemagne, en Hongrie, en Italie, au Portugal, en Espagne et en Suède. Il est démontré par les annexes 3 et 4 du 13 janvier 2022 que le nom du groupe «KOOL AND THE GANG» est utilisé sur des CD, des disques vinyles et des fichiers musicaux téléchargeables contenant des albums et des chansons du groupe. Ces preuves, combinées à d’autres éléments, en particulier les annexes 1 à 4 du 4 août 2022 qui contiennent des données de flux, d’abonnements et de téléchargements permanents provenant d'«Amazon», d'«Apple», de «Deezer», de «Facebook», de «Spotify» et de «YouTube» de chansons individuelles et d’albums du groupe, prouvent l’existence sur le marché des produits portant la marque «KOOL AND THE GANG», même si elle identifie également le nom du groupe de musique. Sur la base de tout ce qui précède, il convient de conclure que l’utilisation du signe «KOOL AND THE GANG» sur les albums solo constitue un usage à titre de marque. Conclure le contraire irait à l’encontre de la jurisprudence susmentionnée et en particulier de l’arrêt cité «THE BEATLES» (29/03/2012, T-369/10, BEATLE / BEATLES et al., EU:T:2012:177).

c) Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure est renommée et les signes présentent des similitudes significatives. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, points 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, point 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais elle reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire après que tous les facteurs pertinents pour le cas particulier ont été évalués.

Les facteurs pertinents possibles pour l’examen d’un «lien» comprennent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, point 42):

le degré de similitude entre les signes;

la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de dissimilitude entre ces produits ou services, et le public pertinent;

la force de la renommée de la marque antérieure;

le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage;

l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains seulement de ces critères.

---

Décision sur l’opposition n° B 3 152 304 Page 19 sur 22
Les signes présentent une similitude visuelle supérieure à la moyenne, une similitude phonétique élevée et une similitude conceptuelle moyenne. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal et il a été constaté qu’elle jouit d’une renommée pour les disques préenregistrés contenant des sons ; enregistrements vidéo musicaux sur tous supports.

Les produits demandés comprennent divers sacs et étuis ainsi qu’une large gamme de jouets et de jeux. Comme il a été démontré ci-dessus, l’opposante est un groupe de musique largement connu et réputé qui se produit depuis des décennies. Il convient de rappeler que le fait que les produits désignés par les marques en cause appartiennent à des secteurs commerciaux éloignés n’est pas, en soi, suffisant pour exclure la possibilité de l’existence d’un lien. La renommée spécifique de la marque antérieure (y compris les aspects qualitatifs, tels qu’une image particulière, un style de vie ou des circonstances particulières de commercialisation qui sont devenus associés à la renommée de la marque) et le degré de similitude entre les marques pourraient permettre que l’image de la marque renommée soit transférée à la marque contestée, nonobstant la distance entre les secteurs de marché pertinents. En conséquence, en l’espèce, il existe un certain lien entre les produits en cause, car il n’est pas rare que des groupes de musique célèbres diversifient leurs activités commerciales et se lancent également dans la vente de divers types de produits dérivés. Les produits contestés comprennent des sacs et même des étuis de musique ainsi que de nombreux types de jouets et de jeux. Tous ces produits contestés peuvent être vendus en relation avec les produits de l’opposante en tant que produits dérivés supplémentaires que les fans ont tendance à rechercher. En fait, la vente de produits dérivés est désormais devenue une part assez importante des revenus des groupes de musique.

Il est rappelé que la Cour de justice a déclaré que l’article 8, paragraphe 5, du RMC couvre expressément les cas où les produits ou services ne sont pas similaires (07/05/2009, C-398/07 P, Proprietary, EU:C:2009:288, point 34). Par conséquent, une dissemblance entre les services désignés par les marques en cause n’est pas un facteur suffisant pour exclure l’existence d’un lien entre ces marques. En effet, l’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents de l’espèce (27/11/2008, C-252/07, Intel Corporation, EU:C:2008:655, points 41 et 42 ; 06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE, EU:T:2012:348, point 21).

En l’espèce, et sur la base de tout ce qui précède, la division d’opposition considère que, compte tenu de la force de la renommée de la marque antérieure, des similitudes entre les signes et d’un certain lien entre les produits en cause, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils rencontreront le signe contesté en relation avec les produits pertinents, l’associeront probablement à la marque antérieure, c’est-à-dire qu’ils établiront un « lien » mental entre les signes. Toutefois, bien qu’un « lien » entre les signes soit une condition nécessaire pour évaluer plus avant si un préjudice ou un avantage indu est probable, l’existence d’un tel lien n’est pas suffisante, en soi, pour conclure qu’il peut y avoir l’une des formes de préjudice visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMC (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, point 96), comme cela sera analysé dans la section suivante.

d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMC lorsque l’une des situations suivantes se présentera :

---

Décision sur opposition n° B 3 152 304 Page 20 sur 22
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;

il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;

il porte atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure.

Bien que le préjudice ou le profit indu puisse n’être que potentiel dans le cadre d’une procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer un préjudice actuel et réel à sa marque, il doit « apporter des éléments de preuve prima facie d’un risque futur, non hypothétique, de profit indu ou de préjudice » (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 53).

Il s’ensuit que l’opposant doit établir que le préjudice ou le profit indu est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans le cours normal des choses. À cette fin, l’opposant devrait produire des preuves, ou du moins présenter une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait le préjudice ou le profit indu et comment il se produirait, ce qui pourrait conduire à la conclusion prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans le cours normal des choses.

L’opposant allègue, entre autres, ce qui suit : Le demandeur bénéficierait indûment de la fonction de publicité et de commercialisation de la marque antérieure renommée de l’opposant en obtenant un degré élevé de reconnaissance publique pour le signe contesté. Le demandeur n’aura pas à investir dans des dépenses de publicité et de commercialisation dans la même mesure que s’il avait choisi une marque qui ne créait pas un lien aussi évident et clair avec la marque antérieure renommée de l’opposant dans l’esprit du consommateur. En outre, il existe un risque évident et sérieux que les consommateurs puissent croire que le demandeur est lié à l’opposant ou qu’il est d’une autre manière approuvé par celui-ci. Par exemple, ils pourraient percevoir à tort les produits du demandeur comme une marque dérivée de la célèbre marque KOOL AND THE GANG de l’opposant. Il est soutenu que tout cela pourrait stimuler les ventes des produits du demandeur dans une mesure qui pourrait être disproportionnellement élevée par rapport à l’ampleur de son propre investissement promotionnel et ainsi conduire à la situation inacceptable où le demandeur est autorisé à « profiter gratuitement » de l’investissement de l’opposant dans la promotion et le développement de la clientèle pour sa marque.

Profit indu (parasitisme)
Le profit indu, dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, couvre les cas où il y a une exploitation claire et un « parasitisme » de la renommée d’une marque célèbre ou une tentative de tirer parti de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits et services couverts par la marque contestée, de sorte que la commercialisation de ces produits et services est facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T-215/03, VIPS / VIPS, EU:T:2007:93, § 40).

---

Décision sur opposition n° B 3 152 304 Page 21 sur 22
Le titulaire de la marque antérieure fonde sa demande sur les preuves produites qui, selon lui, ont démontré un degré élevé de renommée. Selon la Cour de justice de l’Union européenne
… en ce qui concerne le préjudice consistant en un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est interdit est le fait de tirer un avantage de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence d’un tel préjudice doit être appréciée par référence aux consommateurs moyens des produits ou services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.

(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, point 36.)
La division d’opposition est d’accord avec l’opposant. Les preuves produites et évaluées ci-dessus montrent clairement que la marque de l’opposant est largement connue dans l’Union européenne et a acquis une renommée, comme le démontrent les preuves. Il s’ensuit qu’un nombre substantiel de consommateurs pourrait décider de choisir les produits du demandeur en établissant une association mentale avec la marque renommée de l’opposant, s’appropriant ainsi son pouvoir d’attraction et sa valeur publicitaire. Cela pourrait stimuler les ventes des produits du demandeur et conduire à la situation inacceptable où le demandeur serait autorisé à profiter indûment de l’investissement de l’opposant, en promouvant et en développant la notoriété du signe du demandeur. Cela conférerait au demandeur un avantage concurrentiel étant donné que ses produits bénéficieraient de l’attractivité supplémentaire qu’ils tireraient de l’association avec la marque antérieure de l’opposant. Sur la base de ce qui précède, il est conclu que le signe contesté est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Autres types de préjudice
Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, EUTMR. Le risque de préjudice peut être de trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que l’un seulement de ces types soit constaté. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres types s’appliquent également.

f) Conclusion Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, EUTMR. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés. Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, EUTMR, il n’est pas nécessaire d’examiner le motif restant et le droit antérieur sur lesquels l’opposition était fondée.

---

Décision sur opposition n° B 3 152 304 Page 22 sur 22
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.

Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.

La division d’opposition
Anna PĘKAŁA Ferenc GAZDA Ivan PRANDZHEV
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.