DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 214 333
BioRep S.r.l., Via Olgettina 60, 20132 Milano, Italie (opposante), représentée par Palmas IP S.r.l., Via Carlo Alberto 28, 08012 Bortigali, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Octapharma AG, Seidenstr. 2, 8853 Lachen, Suisse (demanderesse), représentée par Patent- und Rechtsanwälte Ullrich & Naumann Partnerschaftsgesellschaft mbB, Schneidmühlstraße 21, 69115 Heidelberg, Allemagne (mandataire professionnel) Le 01/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 214 333 est accueillie pour tous les produits contestés.

2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 967 212 est rejetée dans son intégralité.

3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.

MOTIFS
Le 27/03/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 967 212 pour la marque verbale «NATIVA», à savoir contre tous les produits de la classe 5. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 16 540 353 pour la marque verbale «NATIVA». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.

PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit fournir la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.

La même disposition prévoit qu’à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.

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Le demandeur a requis de l’opposant qu’il produise la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 16 540 353 pour la marque verbale « NATIVA ».

La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.

La date de dépôt de la demande contestée est le 21/12/2023. L’opposant était donc tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 21/12/2018 au 20/12/2023 inclus. En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants :

Classe 5 : Réactifs et milieux à usage de diagnostic médical et vétérinaire.

Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, les preuves d’usage doivent consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.

Le 16/01/2025, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 21/03/2025 pour produire des preuves de l’usage de la marque antérieure. Le 13/03/2025, dans le délai imparti, l’opposant a produit des preuves d’usage.

L’opposant ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient tenues confidentielles vis-à-vis des tiers, la division d’opposition décrira les preuves uniquement en termes très généraux sans divulguer ces données. Les preuves à prendre en considération sont les suivantes :

Annexes 1-2 : 17 factures émises au cours de différents mois des années 2022-2023 à deux sociétés différentes en Bulgarie et en Grèce respectivement montrant des ventes de produits décrits comme « TEST NATIVA », « TEST NATIVA PLUS », « TEST NATIVA KARYON », « TEST NATIVA 23 » ou « TEST NATIVA NEXT », en quantités de 1 à 5 articles par facture.

Annexes 3-4 : 18 factures émises au cours de différents mois des années 2022-2023 à différentes cliniques et hôpitaux en Italie montrant des ventes de produits décrits comme « TEST NATIVA », « TEST NATIVA PLUS », « TEST NATIVA NEXT », « TEST NATIVA KARYON » ou « TEST NATIVA COMPLETE 5 », principalement en quantités de 1 à 5 articles par facture, mais certaines d’environ 40 articles par facture.

Annexes 5-7 : 53 factures émises au cours de différents mois des années 2022-2023 à différents particuliers dans diverses villes italiennes montrant des ventes de produits décrits comme « TEST NATIVA », « TEST NATIVA NEXT », « TEST NATIVA 23 », « TEST NATIVA KARYON » ou « TEST NATIVA PLUS », en quantités de 1 article par facture.

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Annexes 8 à 11 : Photographies de la participation de l’opposante au 97e Congrès national SIGO en 2022, au 98e Congrès national SIGO en 2023, au 9e Congrès méditerranéen de chirurgie endo-gynécologique en 2023 et au Congrès sicilo-calabrais de la SIRU en 2023, respectivement, ainsi que les factures émises par les organisateurs à l’opposante pour sa participation à ces congrès. Les photographies montrent que la marque « NATIVA » figurait sur les stands de l’opposante, notamment, comme suit :

Annexe 12 : Copie d’une brochure de l’opposante intitulée « European Human Genetics Conference – Gothenburg, Sweden JUNE 15-18, 2019 » contenant des informations sur l’opposante et ses marques, y compris « NATIVA ». Il est mentionné que « NATIVA » est utilisé pour un test prénatal non invasif destiné à l’analyse des anomalies chromosomiques. Il y a également un tableau indiquant précisément ce qu’analysent les différents tests « NATIVA », à savoir « NATIVA », « NATIVA Plus », « NATIVA 23 » et « NATIVA Karyon ».

Annexe 13 : Copie d’une fiche d’information en italien pour une conférence en 2020 sur les tests prénataux, avec « NATIVA » figurant dans le coin supérieur droit.

Annexe 14 : Copie de la première page des résultats d’une recherche Google pour « Nativa Biorep ».

Par souci de clarté, outre les documents résumés ci-dessus, l’opposante mentionne dans ses observations que « NATIVA » est également présente et promue sur Internet via différents sites web et réseaux sociaux et fournit des hyperliens vers certains des sites web et comptes de médias sociaux de l’opposante. L’opposante indique en outre qu’il est bien sûr possible de retrouver les publications diffusées sur ces comptes de médias sociaux pendant la période pertinente. Toutefois, en ce qui concerne le contenu éventuel des adresses URL mentionnées, il convient de noter qu’une simple indication d’un site web ou une allégation de son contenu ne constitue pas une preuve. La charge de la preuve de l’usage incombe à l’opposante et non à l’Office ou à la demanderesse. Il est clair que la nature d’une adresse URL menant à un site web ne permet pas de copier et de transmettre comme document le contenu et les données auxquels elle est censée faire référence. En outre, les sites web sont facilement mis à jour, et la plupart ne fournissent pas d’archives des documents précédemment affichés ni d’enregistrements permettant au public d’établir précisément quand un contenu particulier a été publié. L’authenticité et l’intégrité des informations citées avec seulement un hyperlien ou une référence à une adresse URL d’un site web ne peuvent donc pas être vérifiées. Par conséquent, les liens vers des sites web ne peuvent être pris en compte pour vérifier le contenu de ces sites web. L’opposante devrait plutôt soumettre une copie du contenu de tout site web sur lequel elle souhaite s’appuyer comme preuve vérifiable en imprimant les parties pertinentes de celui-ci ou en soumettant une copie électronique d’une vidéo sur laquelle elle souhaite s’appuyer. Par conséquent, les hyperliens inclus dans les observations de l’opposante n’ont aucune valeur probante et ne peuvent être pris en compte comme potentiels

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preuves d’usage de la marque antérieure, mais seulement dans la mesure démontrée par les preuves imprimées produites aux annexes 1 à 14, telles que résumées ci-dessus.

Appréciation des preuves – éléments
La Cour de justice a jugé qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas l’usage symbolique dans le seul but de préserver les droits conférés par la marque. En outre, la condition d’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et extérieurement (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, et 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

Comme mentionné ci-dessus, conformément à l’article 10, paragraphe 3, EUTMDR, les preuves d’usage doivent consister en des indications concernant le lieu, la durée, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée. Ces exigences sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI, EU:T:2010:424, § 43) et l’opposant doit donc prouver chacune de ces exigences.

D’emblée, il convient de noter que, s’agissant de la durée d’usage de la marque, il n’est pas nécessaire qu’il ait été effectué pendant toute la période de cinq ans, mais plutôt au cours de ces cinq années. Par conséquent, il suffit qu’une marque soit utilisée sérieusement pendant une partie de cette période (16/12/2008, T-86/07, DEITECH / DEI-tex, EU:T:2008:577, § 52).

À cet égard, les documents produits, tels que résumés ci-dessus, montrent clairement que la durée et le lieu d’usage pertinents se situent dans la période pertinente du 21/12/2018 au 20/12/2023 inclus et dans divers États membres différents sur le territoire pertinent.

Quant à l'étendue de l’usage, les quelque 90 factures produites aux annexes 1 à 7 contiennent des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence d’usage de la marque antérieure. En effet, bien que les factures concernent principalement des ventes de seulement 1 à 5 articles de différents tests ꞌNATIVAꞌ, elles sont adressées à différents clients dans de nombreux États membres différents et pour différents mois tout au long des années 2022-2023. En outre, compte tenu de la nature des produits en question, on peut s’attendre à ce qu’ils ne soient généralement pas vendus en vrac.

En ce qui concerne la nature de l’usage, dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, EUTMDR, l’expression « nature de l’usage » inclut la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une de ses formes modifiées conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.

Les preuves montrent que la marque antérieure a été utilisée conformément à sa fonction, c’est-à-dire pour indiquer l’origine commerciale des produits concernés. En outre, la marque a été utilisée telle qu’enregistrée ou autrement dans une police de caractères standard en bleu, ce qui constitue un usage de la marque sous une forme modifiée qui n’altère pas son caractère distinctif. Par conséquent, les preuves montrent également l’usage de la

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marque antérieure telle qu’enregistrée ou sous une forme autrement acceptable au sens de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du RMUE. Toutefois, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, elle est, aux fins de l’examen de l’opposition, réputée n’être enregistrée que pour ces produits ou services.

Selon la jurisprudence, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de prendre en considération ce qui suit :

… si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour qu’il soit possible d’y identifier un certain nombre de sous-catégories susceptibles d’être considérées de manière indépendante, la preuve que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux pour une partie de ces produits ou services n’accorde, dans le cadre d’une procédure d’opposition, une protection que pour la ou les sous-catégories auxquelles appartiennent les produits ou services pour lesquels la marque a effectivement été utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou des services définis de manière si précise et étroite qu’il n’est pas possible d’opérer de subdivisions significatives au sein de la catégorie concernée, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour les produits ou les services couvre nécessairement l’intégralité de la catégorie aux fins de l’opposition.

Si le principe de l’usage partiel a pour fonction de garantir que les marques qui n’ont pas été utilisées pour une catégorie de produits donnée ne soient pas rendues indisponibles, il ne doit pas, pour autant, avoir pour conséquence de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, bien que n’étant pas strictement identiques à ceux pour lesquels il a réussi à prouver un usage sérieux, ne sont pas, en substance, différents de ceux-ci et appartiennent à un groupe unique qui ne saurait être divisé autrement que de manière arbitraire. Le Tribunal observe à cet égard qu’il est, en pratique, impossible pour le titulaire d’une marque de prouver que celle-ci a été utilisée pour toutes les variantes concevables des produits visés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de « partie des produits ou des services » ne saurait être comprise comme désignant toutes les variantes commerciales de produits ou de services similaires, mais uniquement des produits ou des services suffisamment distincts pour constituer des catégories ou des sous-catégories cohérentes.

(14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288, points 45-46.)
En l’espèce, alors que la marque antérieure est enregistrée pour des réactifs et milieux à usage de diagnostic médical et vétérinaire, les preuves démontrent un usage uniquement pour des tests prénataux non invasifs pour l’analyse de différentes anomalies chromosomiques. Ces produits appartiennent à la catégorie des réactifs et milieux à usage de diagnostic médical, mais pas à la catégorie des réactifs et milieux à usage de diagnostic vétérinaire. Par conséquent, il ne peut être considéré que l’opposant a prouvé l’usage de la marque antérieure pour des produits appartenant à cette dernière catégorie. Cependant, s’agissant de la première catégorie, l’opposant n’étant pas tenu de prouver toutes les variantes concevables de la catégorie de produits pour laquelle la marque antérieure est enregistrée et les produits pour lesquels l’usage a été prouvé ne pouvant être considérés comme constituant, autrement que de manière arbitraire, une sous-catégorie cohérente au sein de la vaste catégorie des réactifs et milieux à usage de

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fins de diagnostic médical auxquelles ils appartiennent, la division d’opposition estime que les preuves démontrent un usage sérieux de la marque pour les réactifs et milieux à usage de diagnostic médical de la classe 5.

Par conséquent, la division d’opposition ne prendra en considération que les produits susmentionnés dans son examen ultérieur de l’opposition.

RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.

a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels un usage sérieux a été prouvé sont les suivants:

Classe 5: Réactifs et milieux à usage de diagnostic médical. Les produits contestés sont les suivants:

Classe 5: Produits pharmaceutiques, protéines, dérivées de solutions contenant du sang ou du plasma sanguin, y compris les médicaments contenant de l’antithrombine et de l’albumine pour perfusions. Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits. Le terme «y compris», utilisé dans la liste des produits du demandeur, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).

Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire («critères Canon»). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22). Produits contestés de la classe 5

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La requérante fait valoir que les produits pharmaceutiques contestés, les protéines, dérivées de solutions contenant du sang ou du plasma sanguin, y compris les médicaments contenant de l’antithrombine et de l’albumine pour perfusions, sont différents des réactifs et milieux de l’opposante à des fins de diagnostic médical, étant donné que les produits contestés sont des produits spécifiques destinés au remplacement thérapeutique des déficiences en protéine antithrombine humaine, tandis que les produits de l’opposante sont des substances de diagnostic. Par conséquent, alors que les produits contestés sont destinés à l’ingestion, les produits de l’opposante ne le sont pas et, en outre, ils s’adresseraient à des groupes cibles de professionnels différents. Toutefois, le fait que les produits contestés soient ingérés alors que les produits de l’opposante ne le sont pas signifie seulement que leurs méthodes d’utilisation sont différentes. Néanmoins, tant les produits contestés que les produits de l’opposante proviennent de la même source, à savoir l’industrie pharmaceutique. Par conséquent, les producteurs sont souvent les mêmes. En outre, outre le fait que les produits contestés ne concernent pas exclusivement les médicaments contenant de l’antithrombine et de l’albumine pour perfusions, énumérés uniquement à titre d’exemples de la catégorie, ou des catégories, de produits précédentes, à savoir les produits pharmaceutiques, les protéines, dérivées de solutions contenant du sang ou du plasma sanguin, une grande variété de médicaments ainsi que de préparations de diagnostic à des fins médicales peuvent être proposés par les mêmes canaux de distribution et peuvent également cibler, et être achetés par, les mêmes entreprises, telles que les hôpitaux. Par conséquent, contrairement aux allégations de la requérante, dans cette mesure, le public pertinent doit également être considéré comme coïncidant. Il découle de ces considérations que les produits contestés sont au moins similaires dans une faible mesure aux produits de l’opposante.

b) Les signes
NATIVA NATIVA
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.

c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits concernés sont au moins similaires dans une faible mesure et les signes sont identiques. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. En effet, en raison de l’identité entre les signes et du degré de similitude au moins faible entre les produits, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques en comparaison, que l’élément coïncidant soit perçu ou non comme véhiculant un concept quelconque. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du degré d’attention du public pertinent au moment de l’achat des produits concernés.

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Décision sur opposition n° B 3 214 333 Page 8 sur 8
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 16 540 353 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être refusée pour tous les produits contestés et doit donc être rejetée dans son intégralité.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.

Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.

La division d’opposition
Gracia Sam Michaela TORDESILLAS MARTÍNEZ GYLLING POLJOVKOVÁ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.