EUIPO, 22 octobre 2025, n° 000065886

EUIPO 22 octobre 2025

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 22 oct. 2025, n° 000065886
Numéro(s) :	000065886
Textes appliqués :	Article 59(1)(b) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	Annulation rejetée
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Texte intégral

Ce texte a été traduit à l'aide de l'intelligence artificielle et peut contenir des erreurs.

CANCELLATION DIVISION
PROCÉDURE D’ANNULATION n° C 65 886 (NULLITÉ)
CEDC International Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Kowanowska 48, 64-600 Oborniki Wielkopolskie, Pologne (requérante), représentée par Baker Mckenzie Krzyżowski I Wspólnicy Spółka Komandytowa, Varso Tower Chmielna 69, 00-801 Varsovie, Pologne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Underberg AG, Industriestr. 31, 8305 Dietlikon, Suisse (titulaire de la marque de l’UE), représentée par Hogan Lovells (Alicante) S.L. & Cia., Avenida Federico Soto 13, 03003 Alicante, Espagne (mandataire professionnel).

Le 22/10/2025, la division d’annulation prend la
DÉCISION
1. La demande en déclaration de nullité est rejetée dans son intégralité.

2. La requérante supporte les dépens, fixés à 450 EUR.

MOTIFS
Le 30/04/2024, la requérante a déposé une demande en déclaration de nullité
contre la marque de l’Union européenne n° 33 266 (autre) (la marque de l’UE), déposée le 01/04/1996 et enregistrée le 25/04/2024 avec la description suivante: «L’objet de la marque est un brin d’herbe brun-vert dans une bouteille, la longueur du brin d’herbe est d’environ les trois quarts de la hauteur de la bouteille». La demande vise tous les produits couverts par la marque de l’UE, à savoir:

Classe 33: Spiritueux et liqueurs.

La requérante a invoqué l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE.

Décision en annulation n° C 65 886 Page 2 sur
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Les arguments de la partie requérante
La partie requérante fait valoir que le titulaire de la marque de l’UE appartient à un groupe de sociétés («groupe Underberg»), qui était impliqué dans l’importation de vodka à l’herbe de bison originaire de Pologne, historiquement produite par une entreprise d’État (PPS «Polmos»), caractérisée par un élément d’emballage sous la forme d’un brin d’herbe placé dans chaque bouteille. L’importation du produit avait été effectuée pendant de nombreuses années avant la date de dépôt de la marque contestée et était régie par une série d’accords d’importation consécutifs datant de 1974, en vigueur à la date de dépôt de la marque contestée, en vertu desquels – en règle générale – aucun droit de propriété industrielle lié aux produits importés ne devait être revendiqué par l’importateur à aucun moment.

La partie requérante, CEDC, est le successeur de tous les droits et intérêts relatifs à la marque «Żubrówka», son héritage, tous les signes et attributs associés à cette marque, protégés en tant que marques et/ou signes utilisés dans le commerce, y compris l’élément caractéristique de l’emballage sous la forme d’un brin d’herbe dans une bouteille. CEDC est titulaire de nombreuses marques enregistrées dans le monde entier protégeant un brin d’herbe dans une bouteille. CEDC a acquis les marques antérieures enregistrées dans le cadre du portefeuille de droits protégeant la marque «Żubrówka» à la suite de la fusion par acquisition de Przedsiębiorstwo «Polmos» Białystok S.A. enregistrée le 01/09/2011. Historiquement, les marques antérieures enregistrées étaient enregistrées au nom de l’entreprise d’État PPS «Polmos» (Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego POLMOS), un conglomérat d’État exploitant de nombreuses usines d’État produisant des vodkas, des vodkas aromatisées et d’autres spiritueux. Après la privatisation de PPS «Polmos» et sa scission en entités distinctes, les marques de PPS Polmos ont également été réparties entre les nouvelles entités. Une procédure spéciale d’appel d’offres public a été suivie, à la suite de laquelle toutes les marques nationales liées à la
marque «Żubrówka», y compris la marque polonaise de la bouteille avec herbe (R.085811 déposée le 02/08/1993) et la marque polonaise de la bouteille «Żubrówka» avec brin d’herbe et logo (R.062081), ont été acquises par Przedsiębiorstwo «Polmos» Białystok S.A. Avant cette date, la marque représentant un brin d’herbe dans une bouteille était déjà utilisée dans le commerce depuis des décennies, et ce fait était reconnu dans des publications étrangères.

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Les enregistrements de marques étrangères, y compris la marque française représentant une bouteille avec un brin d'
herbe (nº 95 588 457 déposée le 18/09/1995), ont été cédés à Przedsiębiorstwo 'Polmos’ Białystok S.A. sur la base d’un accord distinct de transfert du droit issu de l’enregistrement d’une marque représentant une bouteille avec un brin d’herbe – auprès des offices de brevets étrangers.

Un brin d’herbe dans une bouteille constitue l’un des éléments les plus caractéristiques de l’emballage (attributs) des vodkas à l’herbe de bison de la marque 'Żubrówka'. Cette caractéristique est utilisée dans le commerce depuis des décennies comme identifiant de l’origine de la vodka à l’herbe de bison produite en Pologne, provenant de la même source (à savoir PPS 'Polmos', puis ses successeurs Przedsiębiorstwo 'Polmos’ Białystok S.A. et CEDC). Elle a été utilisée comme indicateur de son origine, comme garantie de certaines caractéristiques et de qualité, ainsi que dans le but d’attirer les consommateurs, et donc, fonctionnant comme une marque.

Au moment du dépôt de la marque contestée, un brin d’herbe dans une bouteille était utilisé dans le commerce pour désigner la vodka à l’herbe de bison de la marque 'Żubrówka’ provenant du fabricant polonais dans des pays tels que la Belgique, le Brésil, le Canada, les Caraïbes, le Danemark, l’Équateur, la Finlande, la France, l’Italie, le Mexique, la Norvège, la Pologne, l’Espagne, la Suède, la Suisse, Tahiti, Taïwan, le Royaume-Uni et le Venezuela. La 'Żubrówka', avec un brin d’herbe dans chaque bouteille, continue d’être exportée vers divers pays du monde entier.

Ce qui précède montre que le demandeur et ses prédécesseurs ont utilisé de manière continue la marque représentant un brin d’herbe dans une bouteille comme élément caractéristique clé de l’emballage de la vodka à l’herbe de bison provenant de la même source (PPS 'Polmos’ et ses successeurs) et commercialisée en Pologne et dans d’autres pays. Pendant des décennies, un brin d’herbe est apparu dans des milliards de bouteilles de vodka à l’herbe de bison et, en tant que tel, a toujours été reconnu comme le signe caractéristique de la 'Żubrówka’ originale de Pologne.

Dès 1973, la vodka à l’herbe de bison de la marque 'Żubrówka’ était caractérisée par un seul brin d’herbe de bison, qui est ajouté à chaque bouteille (Annexe 13). L’utilisation continue de la marque a entraîné un niveau de notoriété significatif de cette marque auprès du public pertinent et sa reconnaissance comme l’un des principaux indicateurs des produits de la marque 'Żubrówka'. Le niveau de cette notoriété a été examiné en 2008 par l’institut polonais de recherche sur l’opinion publique, TNS OBOP. L’enquête a montré que 25 % des personnes interrogées (acheteurs de vodka) associaient spontanément une image de celle-ci à la marque 'Żubrówka'. Parmi les acheteurs de vodka, 71 % des personnes interrogées ont indiqué 'Żubrówka’ lorsqu’on leur a spécifiquement posé des questions sur la marque (Annexe 33).

En l’espèce, les circonstances pertinentes au dépôt de la marque contestée indiquent que le titulaire de la marque de l’UE a demandé la marque contestée

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marque avec l’intention de s’approprier indûment la propriété de la marque qui ne lui a jamais appartenu, sans le consentement du titulaire polonais des droits. Cela a été fait contrairement à l’obligation contractuelle existante de ne pas revendiquer de tels droits, dans l’intérêt des sociétés affiliées du titulaire de la marque de l’UE au sein du groupe Underberg, en s’assurant un droit exclusif sur cette marque sur le territoire de l’Union européenne et en privant le titulaire polonais des droits de la possibilité d’acquérir une telle protection.

Le 21/06/1974, l’une des sociétés du groupe Underberg, à savoir Diversa Spezialitäten GmbH, a conclu avec PHZ 'Agros’ le premier accord d’importation, par lequel Agros a confié à Diversa le droit exclusif de vendre sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne et de Berlin-Ouest les vodkas suivantes : 'Wyborowa', 'Krakus’ et 'Żubrówka'. Les marques susmentionnées devaient être livrées à Diversa embouteillées à l’origine, prêtes à l’emploi et emballées en Pologne. Diversa avait l’obligation de ne pas promouvoir le produit en question auprès de clients en dehors de la zone couverte par l’accord. Il ressortait clairement de cet accord qu’Agros protégerait ses droits de marque et/ou de présentation et repousserait toute attaque contre ceux-ci, Diversa n’ayant que des droits limités pour traiter les infractions mineures après approbation d’Agros (Annexe 36). La relation contractuelle des parties a été poursuivie par un autre accord d’importation conclu le 10/05/1983 couvrant les marques de vodkas suivantes : 'Wyborowa', 'Grasovka', 'Baltic', 'Jarzębiak', 'Krupnik', 'Vistula', 'Extra Żytnia’ et 'Polowa'.

La marque 'Grasovka’ devait être utilisée spécialement pour les exportations vers l’Allemagne au lieu de la marque 'Żubrówka'. Le produit (c’est-à-dire la vodka à l’herbe de bison) est resté le même. De nouveau, les vodkas importées étaient embouteillées à l’origine, prêtes à l’emploi et emballées en Pologne. De nouveau, le territoire convenu était limité à la République fédérale d’Allemagne et à Berlin-Ouest avec l’interdiction de ventes en dehors du territoire contractuel. Il était également clairement stipulé qu’Agros protégerait ses marques et/ou ses droits de présentation et serait le principal responsable de toute attaque. En outre, il était explicitement indiqué que Diversa est l’importateur (agent) des vodkas mentionnées dans le présent accord et un représentant du producteur qui possède la marque au niveau national et international, et, en tant que tel importateur / agent / représentant d’un titulaire de droits, Diversa ne peut apposer de telles marques en son propre nom, dans un ou plusieurs pays, sans l’autorisation du propriétaire.

Le troisième accord d’importation a été conclu le 08/05/1987, qui couvrait les marques de vodka suivantes : 'Wyborowa', 'Grasovka', 'Extra Żytnia’ et 'Polowa'. Il était limité au territoire de la République fédérale d’Allemagne et de Berlin-Ouest avec l’interdiction de ventes en dehors du territoire contractuel.

L’accord d’importation de 1987 comprenait spécifiquement une clause détaillée selon laquelle il était clairement indiqué que les marques de spiritueux couvertes par le présent accord, ainsi que d’autres éléments de propriété industrielle, tels que les étiquettes, les emblèmes et les éléments de l’emballage relatifs à ces produits, appelés composants de propriété industrielle, restent la propriété d’Agros/Polmos.

À titre de remarque, le nom 'Polmos’ a été ajouté à la main, de manière similaire aux volumes de vodkas à importer. On peut raisonnablement supposer qu’il s’agissait de modifications convenues lors de la signature du document. L’ajout du nom 'Polmos’ (qui était le producteur des vodkas importées) était dû au fait qu’à cette époque, la propriété des marques de spiritueux était

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répartis entre PPS 'Polmos', qui détenait les enregistrements nationaux, et PHZ 'Agros', qui détenait les enregistrements étrangers. Cette compréhension est étayée par les documents concernant la marque PL.062081
, à savoir, la correspondance officielle entre PPS 'Polmos’ et l’Office polonais des brevets du 03/01/1987 et l’accord de transfert des droits relatifs à la demande de marque du 16/01/1987 entre PHZ 'Agros’ et PPS 'Polmos'.

Indépendamment de la propriété réelle, il ressortait clairement du libellé de cet accord d’importation que tous les droits de propriété industrielle, à l’exception de la marque verbale et figurative 'Grasovka', qui devait être réglementée par un accord distinct, étaient réservés pour rester la propriété de l’exportateur/producteur polonais (Agros/Polmos). Ces droits de propriété industrielle, exclusivement détenus et réservés à l’exportateur/producteur polonais (Agros/Polmos), comprenaient, entre autres, des éléments d’emballage.

En outre, l’accord d’importation de 1987 comprenait un engagement selon lequel Diversa ne ferait aucune réclamation à l’encontre des droits appartenant au titulaire des droits de propriété industrielle, et que si, pour quelque raison que ce soit, le contrat était résilié ou arrivait à expiration, Diversa cesserait d’utiliser les éléments appartenant à Agros/Polmos. Dans l’éventualité où Diversa acquerrait des droits d’utilisation de marques pendant la période de validité du contrat, elle était tenue de transférer à Agros, ou à un tiers désigné par Agros, ces droits de marque à titre gratuit.

Le 29/10/1993, un quatrième accord pour l’importation de vodkas polonaises 'Wyborowa’ et 'Grasovka’ en Allemagne (à l’exclusion des points de vente hors taxes) a été conclu entre une autre société affiliée du titulaire de la marque de l’UE en tant qu’importateur et Agros Sp. z o.o. (le successeur des activités d’exportation-importation de PHZ 'Agros'). L’accord de 1993 comprenait une déclaration dans le préambule confirmant l’intention mutuelle des parties de poursuivre la coopération, compte tenu du fait que l’accord précédent (de 1987) avait été résilié et que les résultats de la coopération passée avaient été avantageux.

L’accord de 1993 comprenait l’engagement de l’importateur de ne pas rechercher de clients en dehors de l’Allemagne sans consentement. Les produits importés devaient être fournis dans l’emballage et la présentation d’exportation standard, sauf accord contraire.

L’accord de 1993 comprenait également une clause régissant la propriété industrielle, selon laquelle il était clairement stipulé que le nom de marque 'Wyborowa', ainsi que les dessins, emblèmes et emballages relatifs aux produits importés (tant 'Wyborowa’ que 'Grasovka') sont la propriété d’Agros (article 13). Le fait que les accords conclus entre les parties contenaient des clauses de propriété intellectuelle indique également que le demandeur n’était pas un simple fournisseur d’un produit générique, et que le titulaire de la marque de l’UE reconnaissait clairement les droits de propriété intellectuelle attachés au produit offert par le

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requérante. À titre de remarque, la propriété du nom de marque « Grasovka » était exclue de cette clause et régie séparément (comme prévu par l’accord d’importation de 1987).

En outre, l’importateur s’engageait à ne revendiquer, à aucun moment, aucun droit, titre ou intérêt sur les droits de propriété industrielle. Par ailleurs, l’importateur devait cesser d’utiliser les droits de propriété industrielle à la résiliation ou à l’expiration du présent accord.

Enfin, l’importateur était tenu de transférer à Agros, à la résiliation de l’accord, tous les droits et intérêts relatifs à toutes les étiquettes, emblèmes, dessins et autres, spécialement et uniquement utilisés pour la commercialisation et la vente des produits de l’importateur, même s’ils étaient créés par l’importateur, car ces droits devaient rester la propriété d’Agros. L’accord de 1993 était en vigueur au moment où le titulaire de la marque de l’UE a demandé l’enregistrement de la marque contestée.

Le titulaire de la marque de l’UE a demandé l’enregistrement de la marque contestée en abusant du système du droit des marques, avec l’intention déloyale de tirer des avantages économiques du blocage du titulaire polonais, qui a été empêché d’acquérir la protection à l’échelle de l’Union européenne qu’il aurait naturellement recherchée, compte tenu de l’étendue de ses activités et des territoires d’exportations en cours, ainsi que des perspectives d’adhésion de la Pologne à l’Union européenne.

La date pertinente est le 01/04/1996. Le titulaire de la marque de l’UE a déposé la marque contestée avec l’intention déloyale de s’approprier le droit d’un tiers à son propre profit. Le titulaire de la marque de l’UE était pleinement conscient, ou du moins présumément conscient, qu’une marque identique ou très similaire était détenue et utilisée pour des produits identiques en Pologne et sur divers autres marchés au sein de l’UE par le producteur de vodka, qui avait été importée par les sociétés du groupe Underberg pendant plus de 20 ans avant le dépôt de la marque contestée.

En outre, le dépôt de la marque contestée a été effectué pendant la période turbulente de transition d’un système politique communiste vers une économie de marché en Pologne, dont le titulaire de la marque de l’UE a tiré parti. Un tel dépôt, comme en l’espèce, doit nécessairement être considéré comme ayant été effectué d’une manière incompatible avec les pratiques loyales, portant atteinte aux intérêts de la requérante et, en même temps, en abus du système des marques, qui ne devrait pas être utilisé de manière instrumentale comme un moyen d’obtenir un avantage économique plutôt que de protéger sa propre propriété.

À l’appui de ses observations, la requérante a produit les éléments de preuve suivants.

Le 30/04/2024
1. Procuration.

2. Extrait du registre du commerce du Registre national des tribunaux pour CEDC, avec une traduction en anglais.

3. Rapports de Dun & Bradstreet de 1999 et 2024 concernant Underberg.

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4. Extraits du registre du commerce de: Underberg AG, Suisse Diversa Spezialitäten GmbH, Allemagne Underberg KG, Allemagne Semper idem Underberg AG, Allemagne, avec une traduction en anglais.

5. Article de lexique concernant Underberg à l’adresse https://glossary.wein.plus/underberg.

6. Extrait du registre des marques de l’Office polonais des brevets pour PL
R.085811, , avec une traduction en anglais.

7. Extrait du registre des marques de l’Office polonais des brevets pour PL
R.062081, , avec une traduction en anglais.

8. Extrait du registre des marques de l’INPI pour FR 95 588 457,
, avec une traduction en anglais.

9. Informations sur Polmos de Wikipedia.

10. Accord entre les entreprises de l’industrie des spiritueux concernant la division des marques Polmos et le procès-verbal d’appel d’offres public (enchères) pour les marques Polmos-Wide du 15/07/1999, avec une traduction en anglais.

11. Accord sur le transfert des droits découlant de l’enregistrement d’une marque représentant une bouteille avec un brin d’herbe dans des offices de brevets étrangers.

12. Lettre à l’Office polonais des brevets de la part de PPS 'Polmos’ du 03/01/1987, avec une traduction en anglais.

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13. Publication allemande Alle Schnäpse dieser Welt das internationale Buch der flüssigen Genüsse de 1973.

14. Publication française Les Alcools du Monde de 1993.

15. Publication française L’univers de la vodka et de l’aquavit de 1998.

16. Liste des prix et distinctions pour la marque «Żubrówka»:

1967: Médaille d’argent Olympiade des boissons – Paris;

1969: Médaille d’or Exposition mondiale des vins, vodkas et liqueurs
– Londres;

1985: Médaille d’argent Monde Selection, Institut international de la qualité
– Lisbonne;

2000: Médaille d’or de la Foire internationale de Poznań POLAGRA-FOOD 2000;

2001: EUROPRODUKT 2001 décerné par le Bureau du ministère du Commerce du Comité pour l’intégration européenne;

2003: Prix des Coupes d’or dans la catégorie de la meilleure vodka aromatisée nationale de 2003 par le magazine Rynki Alkoholowe;

2004: Coupe d’or 2004 dans la catégorie des vodkas aromatisées nationales par le concours des lecteurs du magazine Rynki Alkoholowe pour les meilleurs produits de 2004;

2004: Médaille d’or 42e Sélection mondiale 2004 des spiritueux et liqueurs par Monde Selection Institut international pour les sélections de qualité – Bruxelles;

Liqueurs par Monde Selection, Institut international pour les sélections de qualité – Prague;

2007: Prix d’or 45e Sélection mondiale 2007 des spiritueux et liqueurs par Monde Selection, Institut international pour les sélections de qualité – Barcelone;

2007: Prix d’argent aux Vodka Masters 2007 par le magazine Drinks Business dans la catégorie Saveurs et Design & Conditionnement;

2008: Médaille d’or 46e Sélection mondiale 2008 des spiritueux et liqueurs par Monde Selection, Institut international pour les sélections de qualité – Vienne;

2008: Médaille d’or aux Vodka Masters 2008 par le magazine Spirits Business dans la catégorie Design & Conditionnement;

2008: Médaille d’argent aux Vodka Masters 2008 par les magazines Drinks Business/Spirits Business en Angleterre dans la catégorie Vodka aromatisée;

2008: Titre de Maître aux Vodka Masters 2008 par le magazine Spirits Business dans la catégorie Orientale;

2009: Or (Meilleur de sa catégorie) 2009 au Concours international des vins et spiritueux 439806996-v13\EMEA_DMS 15;

2009: Prix d’or 47e Sélection mondiale 2009 des spiritueux et liqueurs par Monde Selection, Institut international pour les sélections de qualité – Venise;

2010: Médaille de recommandation au Concours international des spiritueux 2010 par Drink International;

2010: Prix d’or 48e Sélection mondiale 2010 des spiritueux et liqueurs par Monde Selection, Institut international pour les sélections de qualité – Wiesbaden;

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Liqueurs par Monde Selection, Institut international pour les sélections de qualité – Bruxelles.

17. Compilation de récompenses, avec une traduction en anglais.

18. Déclaration de Agros Trading Sp. z o.o. (en anglais « Agros Trading Company Limited ») sur les volumes de vodkas de marque « Żubrówka » distribuées dans divers pays.

19. Déclaration de M. Ireneusz K. (Technologue spécialisé de Przedsiębiorstwo « Polmos » Białystok S.A.) sur l’utilisation et l’enregistrement d’un brin d’herbe dans une bouteille en tant que marque (désignée comme la marque « bouteille avec herbe ») avec des photographies d’échantillons de produits portant cette marque utilisés en France, avec une traduction en anglais.

20. Article intitulé « CEDC signale ses intentions internationales », publié dans le magazine Drinks International de juillet 2006.

21. Liste des distributeurs CEDC de « Żubrówka » dans le monde entier sur internet
22-25. Bouteilles de « Żubrówka » des années 1950, 1960, 1970 et 1980, comme suit :

26. Catalogue de produits de Przedsiębiorstwo « Polmos » Białystok S.A. de 2005.

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27. Wallpaper City Guide Warsaw de 2007.

28. The Vodka Yearbook de 2009.

29. Publication de 2011 sur internet.

30. Offre de 2014 sur internet.

31. Offre de 2015 sur internet.

32. Catalogue des alcools des magasins de détail Polomarket de 2024.

33. Enquête TNS OBOP de 2008, avec une traduction en anglais.

34. Variantes actuelles des vodkas aromatisées de marque « Żubrówka ».

35. Informations sur les classements mondiaux datées de 2016, 2021 et 2023, impressions de site web, avec une traduction en anglais.

36. Contrat d’importateur de 1974 avec une annexe n°2 signée le 16/12/1982, avec une traduction en anglais.

37. Contrat d’importateur de 1983, avec une traduction en anglais.

38. Contrat d’importateur de 1987, avec une traduction en anglais.

39. Accord de 1993 entre Agros Co Ltd. et Underberg AG (ne mentionnant pas la configuration du produit).

40 & 41. Offres provenant de sites d’enchères :

42. Publication intitulée Sprzedaż w Handlu Zagranicznym Uwagi Wstępne o Działaniu Aparatu Handlu Zagranicznego (en anglais « Foreign Trade Sales Introductory Remarks on The Operation of The Foreign Trade

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Apparatus') par le Prof. Zygmunt K. Nowakowski du Référentiel de l’Université Adam Mickiewicz de Poznań, avec une traduction en anglais.

43. Note sur les centres de commerce extérieur de Wikipédia, avec une traduction en anglais.

44. Extraits des dossiers archivés du registre du commerce pour Agros Holdings S.A. et Agros Trading Sp. z o.o., avec une traduction en anglais.

45. Accord de transfert de droits relatif à la demande de marque du 16/01/1987 entre PHZ 'Agros’ et PPS 'Polmos', avec une traduction en anglais.

46. Publication de Krzysztof Zmarzłowski et Arkadiusz Orłowski, intitulée Changements sur le marché des spiritueux au cours de la période 1999-2009, Université des sciences de la vie de Varsovie.

47. Article du New York Times daté du 14/01/2014.

49. Cession de marques allemandes 'Zubrowka’ datée du 28/08/2001 entre Agros Holding S.A. et Polmos.

50. Impression du DPMA via TMview concernant la marque allemande
n° 2 913 007 (marque tridimensionnelle) d’Underberg.

Le 21/01/2025
Annexe 1: preuves d’enregistrement des marques 'Żubrówka’ au Danemark, en France, en Italie et au Japon.

L’argumentation du titulaire de la MUE
Le titulaire de la MUE présente l’historique des marques Underberg et 'Grasovka', ainsi que les marques qui y sont liées.

Le titulaire de la MUE fait valoir que la marque 'Żubrówka’ du demandeur n’est pas considérée comme un nom de marque distinctif, mais plutôt comme un terme générique désignant un type de vodka fabriquée avec de l’herbe de bison.

Le titulaire de la MUE examine également l’historique de la propriété de la marque 'Żubrówka’ et des marques liées à cette marque appartenant au demandeur.

Le titulaire de la MUE examine les relations entre les parties et les procédures antérieures devant l’Office, le Tribunal et la Cour de

Décision en annulation nº C 65 886 Page 12 sur
Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que devant le Tribunal fédéral des brevets allemand.

Enfin, le titulaire de la marque de l’UE aborde l’appréciation de la mauvaise foi de la part du titulaire de la marque de l’UE, en se concentrant sur la logique commerciale qui sous-tend le dépôt de la marque contestée.

Selon le titulaire de la marque de l’UE, certains faits essentiels non contestés sont les suivants :

le demandeur ne conteste pas avoir déposé, tant avant qu’après le dépôt de la marque contestée, des enregistrements pour la marque « Grasovka », laquelle est – incontestablement – détenue par le titulaire de la marque de l’UE ;

le demandeur ne conteste pas que des produits d’autres tiers contenant un brin d’herbe dans une bouteille étaient sur le marché en Europe de l’Est (ne faisant pas partie de l’UE en 1996) ;

le demandeur confirme que le titulaire de la marque de l’UE n’a à aucun moment tenté de bloquer l’enregistrement des demandes du demandeur pour des bouteilles étiquetées et contenant un brin d’herbe ;

le demandeur n’a pas contesté le fait que, même avant 1996, des bouteilles « Grasovka » avec un brin d’herbe étaient vendues aux Pays-Bas et en Autriche ;

le demandeur n’aborde ni ne conteste les conclusions de l’OLG Köln (Cour d’appel de Cologne) citées par le titulaire de la marque de l’UE, qui ont reconnu la réputation de la marque « Grasovka » et le brin d’herbe dans une bouteille comme un identifiant clé du titulaire de la marque de l’UE dès 1990 ;

le demandeur ne conteste à aucun stade les conclusions de l’arrêt du Tribunal fédéral des brevets allemand du 12/08/2009 (Annexe 10) comme étant incorrectes, mais tente plutôt de le distinguer de la présente affaire en faisant valoir que le présent litige concerne un enregistrement de marque de l’UE et, par conséquent, qu’il s’agit d’une marque différente.

Le titulaire de la marque de l’UE fait valoir que le terme « Zubrowka » n’est pas un nom de marque, mais plutôt un terme générique pour un type de vodka, à savoir une vodka au goût herbacé d’herbe de bison. L’utilisation d’un brin d’herbe pour ce type de vodka n’était ni courante ni connue du public dans l’UE au moment du dépôt (12/04/2019, R 1651/2018-4, FLASCHE MIT HALM, § 18-19), considérant que la marque contestée était distinctive au moment du dépôt.

En fait, la vodka « Zubrowka » sans brin d’herbe a été, et est toujours, vendue sur le marché. Le demandeur n’a pas été le seul à utiliser un brin d’herbe pour une vodka « Zubrowka » par le passé en Pologne ou ailleurs en Europe de l’Est. Cependant, c’est le titulaire de la marque de l’UE qui a concentré sa stratégie de marque et mis l’accent sur l’utilisation d’un brin d’herbe dans une bouteille de vodka auprès des consommateurs de l’UE entre 1976 et la date de dépôt de la marque contestée en 1996.

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Dans (28/06/2023, T-145/22, GRASS IN BOTTLE (other) / Bottle with strand of grass (3D) et al., EU:T:2023:365, § 80) il a été jugé : la requérante elle-même a déclaré, au cours de la procédure administrative et lors de l’audience, qu’elle avait acquis les droits sur les marques antérieures invoquées en 1999 et qu’avant 1999, un litige opposait Agros et une entité de Polmos (Varsovie) devant les juridictions de Varsovie (Pologne) concernant l’enregistrement et l’usage des marques consistant en une bouteille avec un brin d’herbe (voir la chronologie soumise par la requérante à l’annexe K20).

Sans qu’il soit nécessaire pour le Tribunal de statuer sur le fond de ce litige, qui est régi par le droit national, il suffit, aux fins de la présente procédure, de relever que le fait qu’il y ait eu, de l’aveu même de la requérante, un litige entre Agros et une entité de Polmos concernant ces marques démontre qu’Agros et Polmos étaient deux sociétés distinctes, dont les intérêts commerciaux pouvaient différer substantiellement, voire être directement opposés. Par conséquent, il est difficilement plausible qu’Agros ait pu agir en tant qu’agent ou représentant implicite ou de facto de la requérante (ou de son prédécesseur) à l’égard de l’intervenante (ou de son prédécesseur)’.

La requérante n’a pas fourni de copies des deux derniers accords avec sa soumission, car ceux-ci ne soutiennent certainement pas son argumentation selon laquelle chaque accord contenait une clause par laquelle la requérante conservait tous les droits sur une bouteille avec un brin d’herbe. Au lieu de cela, l’accord de 1999 – même s’il est daté après le dépôt de la marque contestée – reconfirme la position exprimée dans l’accord de 1993 et clarifie la position des parties selon laquelle la marque « Grasovka » et la configuration du produit étaient la propriété d’Underberg.

La MUE contestée a été enregistrée après plus de 28 ans de procédure. Globalement, le titulaire de la MUE n’avait pas connaissance, ni n’avait à avoir connaissance, des droits de marque allégués de la requérante, car :

ces marques n’ont jamais été mentionnées dans aucun des accords de distribution avec Agros bien que, notamment dans l’accord de 1993, Agros aurait pu introduire les « marques antérieures » ;

ces marques ne couvraient même pas une bouteille avec un brin d’herbe et encore moins une marque de position d’un brin d’herbe dans une bouteille, mais plutôt « une bouteille de forme courante avec une ligne [droite] sur son corps qui s’étend en diagonale du côté gauche de la bouteille, commençant juste en dessous du col, jusqu’au bord inférieur de la base » et non un brin d’herbe ; et
l’usage d’une bouteille avec un brin d’herbe par le titulaire de la MUE sous sa marque « Grasovka » était en cours depuis 20 ans avant son dépôt et le prédécesseur de la requérante avait contractuellement reconnu les droits de marque relatifs à l’usage et à l’enregistrement de la marque « Grasovka ».

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Le requérant omet en outre de mentionner qu’il existe déjà une décision définitive entre les parties portant sur la prétendue mauvaise foi du titulaire de la MUE. Le 23/06/1994, le titulaire de la MUE a déposé une demande pour une représentation identique à la marque contestée en Allemagne. L’Office allemand des brevets et des marques (DPMA) a enregistré la demande sur la base de son caractère distinctif intrinsèque. La marque a été enregistrée le 14/03/1996.

Par la suite, le 16/01/2001, le prédécesseur du requérant, Agros, a introduit une action en nullité contre l’enregistrement fondée sur la mauvaise foi. Bien que le DPMA ait initialement fait droit à l’action en nullité, le Tribunal fédéral des brevets allemand, par son arrêt du 12/08/2009, a annulé la décision du DPMA et a rejeté l’action introduite par le requérant. Le Tribunal a conclu que le titulaire de la MUE n’avait pas agi de mauvaise foi mais avait plutôt une raison commerciale légitime de déposer la demande. La décision est devenue définitive (Annexe 10).

Le titulaire de la MUE ne s’est opposé à aucune des demandes de MUE contenant une bouteille avec un brin d’herbe déposées par le requérant, et n’a pas non plus empêché ce dernier d’utiliser une bouteille avec un brin d’herbe dans l’UE. L’objectif principal du titulaire de la MUE était d’assurer la poursuite de sa propre utilisation de la marque contestée, qu’il avait promue pendant plus de 20 ans en Allemagne. En outre, il voulait s’assurer qu’il pourrait étendre son utilisation à d’autres États membres de l’UE à l’époque (lorsque l’UE était limitée à 15 pays avant 1995). Compte tenu du comportement passé du prédécesseur du requérant, qui tentait de monopoliser des termes tels que la vodka générique 'Zubrowka’ ou même de s’approprier la propre marque du titulaire de la MUE, 'Grasovka', en déposant des demandes à l’étranger, le titulaire de la MUE a considéré qu’il s’agissait d’une stratégie commerciale logique de déposer la marque contestée afin de sauvegarder sa propre utilisation.

En outre, des tiers en Europe de l’Est utilisaient également des bouteilles avec un brin d’herbe, que le requérant avait désigné comme identifiant de son produit dans l’UE (ce qui a également été souligné par le Tribunal fédéral des brevets allemand dans sa décision). Une situation similaire a été examinée par la quatrième Chambre de recours (19/12/2023, R 323/2023-4, DEVICE OF THREE CHINESE CHARACTERS (fig.)), où il a été confirmé que la connaissance de l’usage antérieur d’un signe similaire par un demandeur en annulation, ou de l’usage par un tiers à l’étranger, n’implique pas automatiquement la mauvaise foi. Cette position a également été confirmée dans la décision récente (05/04/2024, R 1320/2022-4, CELESTINO), où la quatrième Chambre de recours a réitéré que la seule connaissance des marques antérieures du demandeur en annulation n’établirait pas la mauvaise foi; mais que la mauvaise foi exige la démonstration d’une intention malhonnête, telle que le fait de viser à nuire injustement aux intérêts des concurrents ou à obtenir un droit exclusif au-delà des fonctions d’une marque. Il n’y avait pas d’indices objectifs, pertinents et concordants prouvant la mauvaise foi en l’espèce. En outre, il n’y avait pas de preuves substantielles pour étayer les allégations selon lesquelles le titulaire de la MUE avait l’intention d’empêcher le demandeur en annulation d’utiliser ses marques ou qu’il cherchait à exploiter injustement la réputation du demandeur en annulation. Le simple dépôt d’une marque similaire, même dans des classes connexes, ne constitue pas automatiquement une mauvaise foi.

En conclusion, comme déjà indiqué, si la connaissance préalable de l’usage d’un tiers est prise en compte lors de l’évaluation de la mauvaise foi, des décisions récentes précisent que cette seule connaissance n’établit pas la mauvaise foi. Des preuves concrètes démontrant une intention de bloquer la concurrence ou d’abuser de droits de monopole sont cruciales. L’argument du requérant, purement centré sur la connaissance préalable, néglige ces exigences et ne parvient pas à étayer sa demande en l’espèce, en

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en particulier compte tenu de la logique commerciale sous-jacente au dépôt, telle qu’exposée dans la présente argumentation.

Les relations antérieures entre les parties n’indiquent pas, à elles seules, la mauvaise foi, de sorte qu’une analyse plus approfondie est nécessaire. En outre, la jurisprudence en matière de mauvaise foi précise que les relations antérieures, même complexes, ne sont pas déterminantes de la mauvaise foi ; l’accent est mis sur le raisonnement commercial sous-jacent au dépôt et sur les actions potentielles de mauvaise foi. Par exemple, dans l’arrêt (13/07/2022, T-147/21, GUGLER (fig.) / GUGLER FRANCE, EU:T:2022:444), le Tribunal a déclaré qu’une relation commerciale antérieure et existante n’imposait pas l’obligation d’informer ou de demander l’autorisation du demandeur en nullité pour procéder au dépôt de la marque. Cette position est conforme à la jurisprudence antérieure selon laquelle les partenaires commerciaux ne sont pas tenus de divulguer toutes leurs stratégies ni de se consulter mutuellement sur la protection de leurs propres droits, en particulier lorsque la relation commerciale s’est détériorée (19/09/2016, R 1929/2013-4, QUIN AND DONNELLY (fig.), § 28). Dans la décision Gugler (13/07/2022, T-147/21, GUGLER (fig.) / GUGLER FRANCE, EU:T:2022:444), le Tribunal a souligné que, malgré les allégations du demandeur en nullité, la Chambre de recours n’avait trouvé aucune preuve de mauvaise foi. La décision du titulaire de la MUE de déposer la marque contestée était étayée par des raisons commerciales valables visant à garantir ses droits sur l’utilisation du nom de famille et de la dénomination sociale en vertu du droit allemand, empêchant ainsi les tiers de contrefaire au niveau européen. Par conséquent, l’allégation de porter atteinte aux intérêts du demandeur en nullité a été rejetée, confirmant que le dépôt de la marque contestée était légitime. La même conclusion doit être maintenue en l’espèce.

Le dépôt s’inscrivait dans le cadre d’un plan commercial clair et cohérent. De même, dans l’arrêt (24/11/2021, T-434/20, dziandruk (fig.), EU:T:2021:815), le Tribunal a confirmé que le titulaire de la MUE avait fourni des explications plausibles concernant les objectifs et la logique commerciale sous-jacents à la demande de marque contestée. En outre, le demandeur insiste fortement sur l’argument selon lequel le titulaire de la MUE avait connaissance des droits antérieurs du demandeur sur la marque contestée, et que la décision du titulaire de la MUE de déposer cette marque spécifique le prouve. Le demandeur discute de la similitude entre les marques, l’utilisant pour alléguer une indication de mauvaise foi. Cependant, cette allégation est erronée, pour diverses raisons, et ne tient pas compte de la jurisprudence établie. Premièrement, (15/05/2024, T-181/23, JUVÉDERM, EU:T:2024:314, § 31-33) a jugé que la combinaison de termes spécifiques composant la marque contestée était courante dans l’industrie des produits de comblement dermique pour lesquels la protection était recherchée et n’était donc pas indicative de mauvaise foi. De même, en l’espèce, l’utilisation d’un brin d’herbe dans les bouteilles de vodka était une pratique courante dans l’industrie concernée en Europe de l’Est. Par conséquent, le choix de déposer cette marque particulière était, premièrement, une progression naturelle dans le développement commercial du titulaire de la MUE, qui utilisait effectivement la marque sur le marché depuis plus de 20 ans avant la date de dépôt, et, deuxièmement, un choix compréhensible fondé sur l’utilisation de telles marques dans le secteur concerné en Europe de l’Est au moment du dépôt et le risque de celles entrant sur le marché de l’UE. En outre, le demandeur, pendant plusieurs années, a tenté de monopoliser le terme générique « Zubrowka » et a même enregistré la marque « Grasovka » du titulaire de la MUE à l’étranger. Par conséquent, le titulaire de la MUE avait diverses bonnes raisons de déposer la marque contestée.

Décision en annulation n° C 65 886 Page 16 sur
En d’autres termes, et contrairement aux affirmations de la requérante, la simple connaissance de l’usage antérieur d’un signe par un tiers et une relation antérieure complexe entre les parties ne suffisent tout simplement pas à créer une présomption de mauvaise foi. Au lieu de cela, pour prouver l’allégation grave de mauvaise foi (c’est-à-dire d’une intention malhonnête), il doit exister d’autres indices objectifs, pertinents et concordants à cet effet. Sur la base des faits, la conclusion qui doit être tirée est que le dépôt de la marque contestée a été effectué dans le cadre du «développement normal de l’expansion de l’intervenante sur le marché», comme jugé dans (15/05/2024, T-181/23, JUVÉDERM, EU:T:2024:314, § 44). Le titulaire de la marque de l’UE ne devrait pas être tenu de prouver une logique commerciale ou une justification pour le dépôt de la marque contestée. Ceci s’explique par le fait que la requérante n’a pas apporté la preuve d’indices objectifs, pertinents et concordants qui indiqueraient une mauvaise foi en l’espèce. Il n’existe aucune preuve valable soumise par la requérante indiquant que le titulaire de la marque de l’UE avait l’intention d’agir de manière déloyale plutôt que d’exercer ses activités commerciales de bonne foi dans l’Union européenne. Par conséquent, le dépôt de la marque contestée par le titulaire de la marque de l’UE doit, selon une jurisprudence constante, être présumé avoir été fait de bonne foi, sauf preuve contraire (16/06/2015, T-395/14, FORM EINER SPIELZEUGFIGUR (3D), EU:T:2015:380, § 21, 43).

En tout état de cause, il existait une logique commerciale claire derrière le dépôt, ce qui démontre la bonne foi du titulaire de la marque de l’UE lors du dépôt de la marque.

Le titulaire de la marque de l’UE a exposé ci-dessous en détail la logique commerciale sous-jacente à l’enregistrement de la marque contestée, ainsi que la chronologie des événements ayant conduit au dépôt.

Le titulaire de la marque de l’UE a créé le nom «Grasovka» en 1976.

Le titulaire de la marque de l’UE a demandé au prédécesseur de la requérante, Agros, de produire le produit tel qu’il l’avait conçu et celui-ci a été fourni – y compris un brin d’herbe dans chaque bouteille – pendant une période de 20 ans par Agros.

Le titulaire de la marque de l’UE avait vendu plus de 9,6 millions de bouteilles de vodka «Grasovka» en Allemagne avant le dépôt de la marque contestée et s’était concentré sur le brin d’herbe dans la bouteille lors de la promotion de la marque, ce qui était connu des prédécesseurs de la requérante.

Aucun des accords de fourniture signés au fil des ans pour la livraison du produit «Grasovka» ne contenait de clause faisant référence à des droits revendiqués par les prédécesseurs de la requérante sur une marque de position pour un brin d’herbe dans une bouteille, comme confirmé dans (28/06/2023, T-145/22, GRASS IN BOTTLE (other) / Bottle with strand of grass (3D) et al., EU:T:2023:365). Il n’était pas non plus évident que la requérante et ses prédécesseurs revendiquaient des droits sur la position d’un brin d’herbe dans une bouteille. Comme le Tribunal a jugé dans (28/06/2023, T-145/22, GRASS IN BOTTLE (other) / Bottle with strand of grass (3D) et al., EU:T:2023:365), pour que de telles marques non traditionnelles soient couvertes par la relation contractuelle, il est souhaitable que le titulaire déclare clairement et précisément à l’agent qu’il revendique et détient des droits sur ces marques afin qu’elles soient connues de l’agent. Une référence spécifique dans un accord écrit est le moyen le plus approprié de s’en assurer, ce qui faisait défaut.

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Les accords d’approvisionnement indiquaient clairement que la marque «Grasovka» était la propriété du titulaire de la MUE (tous les accords depuis 1993) et aucune revendication de droits de propriété intellectuelle sur un brin d’herbe dans une bouteille n’a été faite au fil du temps.

Avant et au moment du dépôt de la marque contestée, Agros et Polmos étaient engagées dans un litige de longue date concernant la propriété des marques de vodka, toutes deux ayant des intérêts très différents, comme cela a été confirmé dans (28/06/2023, T-145/22, GRASS IN BOTTLE (other) / Bottle with strand of grass (3D) et al., EU:T:2023:365), ce qui a certainement entraîné une incertitude pour le titulaire de la MUE quant à sa capacité à continuer d’utiliser la configuration du produit de la marque «Grasovka».

En outre, avant et peu après le dépôt de la marque contestée, Polmos a tenté d’obtenir des enregistrements de marques pour la marque verbale et figurative «Grasovka» inventée et détenue par le titulaire de la MUE, ce qui a ainsi constitué une menace pour l’utilisation de la marque «Grasovka» par le titulaire de la MUE. De plus, la marque est toujours enregistrée par le demandeur en Pologne aujourd’hui, malgré la reconnaissance explicite par les prédécesseurs du demandeur que la marque «Grasovka» est la propriété du titulaire de la MUE dans les accords d’approvisionnement.

Parallèlement, et après la fin de la Guerre froide, des tiers d’Europe de l’Est entraient sur le marché de l’UE avec des produits «Zubrowka» contenant un brin d’herbe dans la bouteille. Le titulaire de la MUE craignait d’être privé de la clientèle commerciale acquise grâce à la configuration de son produit pour la marque «Grasovka» et a, par conséquent, déposé la marque contestée pour garantir son usage de longue date.

Le titulaire de la MUE ne s’est jamais opposé à aucun dépôt de MUE pour des formes de produits contenant une bouteille avec un brin d’herbe déposées par le demandeur et n’a, par conséquent, pas empêché le demandeur d’obtenir une protection.

Tous les faits susmentionnés montrent que le titulaire de la MUE a suivi une logique commerciale claire pour assurer l’utilisation continue d’un produit qu’il avait vendu pendant 20 ans en Allemagne et plus tard dans d’autres pays de l’UE, lors du dépôt de la marque contestée. Le titulaire de la MUE a agi de bonne foi.

À l’appui de ses observations, le titulaire de la MUE a soumis les preuves suivantes. Le titulaire de la MUE ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient gardées confidentielles vis-à-vis des tiers, la division d’annulation décrira les preuves uniquement dans les termes les plus généraux sans divulguer de telles données.

Le 12/09/2024:

1. observations du demandeur du 25/02/2002 contre la demande de MUE n° 1 748 268 «ZUBROWKA» (marque figurative);

2. déclaration sous serment de M. Barwinski, conseiller juridique interne d’Underberg, accompagnée d’un aperçu des marques;

3. copies de refus concernant des demandes de marques pour «Zubrowka»;

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4. preuves démontrant que la «Zubrowka» était considérée comme un type de vodka aux herbes également produite dans d’autres pays, et copies du règlement;

5. annexe K20 déposée par la requérante au cours de la procédure d’opposition contre la MUE contestée;

6. copies des marques «Grasovka» de la requérante;

7. copies d’accords entre les parties ou leurs prédécesseurs;

8. aperçu des enregistrements «Grasovka» du titulaire de la MUE;

9. matériel de marketing étendu daté entre 1976 et 1996 pour la marque «Grasovka», y compris le brin d’herbe dans une bouteille;

10. copie de l’arrêt du Tribunal fédéral des brevets allemand du 12/08/2009, et sa traduction en anglais.

Le 24/03/2025:

Annexe 1: déclaration signée indiquant les ventes de «Grasovka» en Allemagne et en dehors de l’Allemagne entre 1990 et 1995 et entre 1995 et 2000.

MOTIFS ABSOLUS DE NULLITÉ – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RÈGLEMENT SUR LA MUE
Principes généraux
L’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la MUE dispose qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsque le demandeur était de mauvaise foi au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque.

Il n’existe pas de définition juridique précise du terme «mauvaise foi», lequel est susceptible de diverses interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur au moment du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions, à elles seules, ne sont pas soumises à des conséquences juridiques. Pour qu’il y ait constatation de mauvaise foi, il doit y avoir, premièrement, une action du titulaire de la MUE qui reflète clairement une intention malhonnête et, deuxièmement, une norme objective par rapport à laquelle une telle action peut être mesurée et qualifiée ensuite de constitutive de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes acceptés de comportement éthique ou des pratiques commerciales et d’affaires honnêtes, ce qui peut être identifié en évaluant les faits objectifs de chaque cas par rapport aux normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, point 60).

La question de savoir si un titulaire de MUE a agi de mauvaise foi lors du dépôt d’une demande de marque doit faire l’objet d’une appréciation globale, prenant en considération tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, point 37).

La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité; la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire.

Décision en annulation n° C 65 886 Page 19 de
Chronologie et aperçu des faits pertinents
1974: premiers accords d’importation de vodka à l’herbe de bison entre PPS 'Polmos', une entreprise d’État polonaise, et le groupe Underberg en Allemagne (y compris Diversa Spezialitäten GmbH, Underberg KG et Semper idem Underberg AG).

02/08/1993: dépôt de la marque antérieure polonaise R.085811, représentant une image colorée d’une bouteille avec de l’herbe, aujourd’hui sous le nom de CEDC INTERNATIONAL Sp. z o.o.

29/10/1993: accord entre une société affiliée du titulaire de la MUE (l’importateur) et Agros Sp. z o.o. (prédécesseur du demandeur) pour l’importation des vodkas polonaises 'Wyborowa’ et 'Grasovka’ en Allemagne, avec une clause régissant la propriété industrielle stipulant que le nom de marque 'Wyborowa', ainsi que les dessins, emblèmes et emballages relatifs aux produits importés sont la propriété d’Agros.

01/04/1996: dépôt de la MUE contestée (l’UE était composée de 15 États membres).

01/09/2011: CEDC (le demandeur) a acquis les marques enregistrées antérieures dans le cadre du portefeuille de droits protégeant la marque 'Żubrówka’ à la suite de la fusion par acquisition de Przedsiębiorstwo 'Polmos’ Białystok S.A.

25/04/2024: enregistrement de la MUE contestée. La marque est enregistrée comme 'autre’ avec la description suivante: 'L’objet de la marque est un brin d’herbe brun-verdâtre dans une bouteille, la longueur du brin d’herbe est d’environ les trois quarts de la hauteur de la bouteille'. La marque a finalement été enregistrée plus de 28 ans après son dépôt en raison de nombreuses procédures.

30/04/2024: dépôt de la demande en annulation n° C 65 886.

Une situation susceptible de caractériser la mauvaise foi est celle où une entité commerciale a obtenu un certain degré de protection juridique en vertu de l’usage d’un signe sur le marché, qu’un concurrent enregistre par la suite avec l’intention de concurrencer déloyalement l’utilisateur initial du signe.

Dans de tels cas, la Cour de justice de l’Union européenne (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 48, 53) a déclaré que les facteurs suivants, en particulier, devraient être pris en considération:

a) le fait que le titulaire de la MUE sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire susceptible d’être confondu avec la MUE contestée;

b) l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe;

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c) le degré de protection juridique dont bénéficient le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé ; et
d) si le titulaire de la marque de l’Union européenne, en déposant la marque de l’Union européenne contestée, poursuivait un objectif légitime.

Les éléments susmentionnés ne sont que des exemples tirés d’un certain nombre de facteurs qui peuvent être pris en considération afin de déterminer si le demandeur agissait de mauvaise foi lors du dépôt de la demande ; d’autres facteurs peuvent également être pris en considération (14/02/2012, T-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77,
points 20 et 21 ; 21/03/2012, T-227/09, FS (fig.), EU:T:2012:138, point 36).

La mauvaise foi peut être applicable lorsque les parties concernées ont ou ont eu une relation quelconque, telle que des relations (pré-/post-) contractuelles, donnant lieu à des obligations mutuelles et à un devoir de loyauté par rapport aux intérêts légitimes et aux attentes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER / CLAIRE FISHER, point 24).

Appréciation de la mauvaise foi
L’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’exige pas, en principe, que la marque de l’Union européenne contestée soit identique ou similaire à un droit antérieur. Toutefois, dans les cas où le demandeur en nullité allègue que l’intention du titulaire de la marque de l’Union européenne était de s’approprier un ou plusieurs droits antérieurs, comme en l’espèce, il est difficile d’envisager comment une allégation de mauvaise foi pourrait aboutir si les signes en cause ne sont pas au moins similaires.

Le demandeur mentionne une marque française nº 95 588 457 déposée le 18/09/1995
, qui est antérieure à la date pertinente. Néanmoins, comme mentionné par le titulaire de la marque de l’Union européenne, la marque ne représente pas un brin d’herbe dans la bouteille mais plutôt une ligne sur le corps de la bouteille qui s’étendait en diagonale depuis le côté gauche de la bouteille, commençant juste en dessous du col, jusqu’au bord inférieur de la base (23/09/2020, T-796/16, GRASS IN BOTTLE (other) / Bottle with strand of grass (3D) et al., EU:T:2020:439, point 115). La forme de la bouteille est presque identique à la forme représentée dans la
marque de l’Union européenne contestée mais il s’agit d’une forme standard et, comme indiqué dans la description de la marque de l’Union européenne contestée (enregistrée plus de 28 ans après sa demande), la marque consiste en « un brin d’herbe brun-verdâtre dans une bouteille, la longueur du brin d’herbe est d’environ les trois quarts de la

Décision d’annulation nº C 65 886 Page 21 sur
hauteur de la bouteille'. Il ne peut qu’être conclu que la marque française ne peut être considérée comme similaire à la MUE contestée.

La même conclusion peut être appliquée à la marque PL.062081
.

En ce qui concerne la marque antérieure polonaise R.085811, déposée le 02/08/1993 représentant une
image colorée d’une bouteille avec de l’herbe, la comparaison avec la MUE contestée est pertinente même si la Pologne n’était pas un territoire de l’Union européenne avant le 01/05/2004. L’examen de la question de savoir si le demandeur de la marque contestée avait une connaissance préalable ou une connaissance présumée du fait que le tiers utilise/a utilisé un droit antérieur identique/similaire ne doit pas être limité au marché de l’Union européenne, et peut donc s’appliquer même si le droit a été utilisé/enregistré dans un pays non membre de l’UE (23/05/2019, T-3/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 110 ; 23/05/2019, T-4/18, AT ANN TAYLOR (fig.) / ANN TAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 110), lorsque les marques antérieures enregistrées ont été enregistrées et/ou utilisées dans un pays non membre de l’UE.

Le fait que le niveau de notoriété en Pologne d’une seule herbe de bison dans une bouteille était élevé en 2008 est sans pertinence, la date pertinente étant le 01/04/1996. En outre, les preuves concernant la réputation de 'Żubrówka’ ne constituent pas la preuve qu’un brin d’herbe dans une bouteille était perçu comme une marque distinctive du demandeur ou que les consommateurs identifiaient un brin d’herbe dans une bouteille exclusivement avec le demandeur.

Le demandeur a prouvé l’usage de droits antérieurs, notamment en Pologne, certains représentant un brin d’herbe dans une bouteille avant le 01/04/1996, même s’il n’a pas prouvé qu’il était le propriétaire original et/ou exclusif du concept d’un brin d’herbe dans une bouteille (Annexe 2 du titulaire de la MUE).

Le titulaire de la MUE, une société allemande, a également soumis des preuves d’usage de la MUE contestée 20 ans avant la date pertinente en Allemagne (Annexe 9). Le titulaire de la MUE a importé du prédécesseur du demandeur, Agros, des bouteilles contenant un brin d’herbe dans chaque bouteille – sur une période de 20 ans. Le titulaire de la MUE avait vendu des millions de bouteilles de vodka 'Grasovka’ en Allemagne avant de déposer la marque contestée et s’était concentré sur le brin d’herbe dans la bouteille lors de la promotion de la marque, ce qui était connu des prédécesseurs du demandeur.

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La division d’annulation conclut que le titulaire de la MUE avait connaissance de l’existence des droits antérieurs du demandeur découlant d’un usage dans des pays non membres de l’UE, bien que l’utilisation d’un brin d’herbe dans une bouteille ait toujours été accompagnée d’éléments verbaux. Toutefois, la connaissance d’un signe antérieur identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires n’est pas suffisante en soi pour étayer une constatation de mauvaise foi (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40, 48-49). Elle dépend toujours des circonstances de l’espèce (14/02/2012, T-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77,
§ 27).

De même, le fait que le demandeur sache, ou doive savoir, qu’au moment du dépôt de sa demande, un tiers utilise à l’étranger une marque susceptible d’être confondue avec la marque dont l’enregistrement a été demandé n’est pas suffisant, en soi, pour permettre de conclure que le demandeur agit de mauvaise foi (27/06/2013, C-320/12, Plastic bottle (3D), EU:C:2013:435, § 37).

En outre, les parties conviennent qu’elles entretenaient une relation par l’intermédiaire de sociétés liées et qu’elles étaient liées par un accord de 1993 à la date pertinente. Néanmoins, l’accord en question ne mentionnait pas spécifiquement le brin d’herbe dans une bouteille. L’un des principaux arguments du titulaire de la MUE est que ce qui peut aujourd’hui être qualifié de marque de position (non disponible en tant que catégorie lorsque la marque a été demandée) n’était pas un droit envisagé par les dispositions de l’accord en matière de propriété intellectuelle. Il n’était pas non plus évident que le demandeur et ses prédécesseurs revendiquaient des droits sur la position d’un brin d’herbe dans une bouteille. Comme l’a jugé le Tribunal (28/06/2023, T-145/22, GRASS IN BOTTLE (other) / Bottle with strand of grass (3D) et al., EU:T:2023:365), pour que de telles marques non traditionnelles soient couvertes par la relation contractuelle, il est souhaitable que le titulaire déclare clairement et précisément à l’autre partie qu’il revendique et détient des droits sur ces marques.

La division d’annulation note néanmoins que le titulaire de la MUE était lié par des accords jusqu’au dernier accord en 1999 (Annexe confidentielle 9 du titulaire de la MUE). La question centrale dans la présente affaire concerne les intentions du titulaire de la MUE à la date pertinente. Pour prouver la mauvaise foi (c’est-à-dire une intention malhonnête), il doit exister d’autres indices objectifs, pertinents et concordants à cet effet.

Comme l’a expliqué le titulaire de la MUE, il n’existe aucune preuve qu’il avait, en 1996, l’intention de monopoliser l’idée de placer un brin d’herbe de bison dans une bouteille. Le demandeur n’a soumis aucune preuve de l’intention alléguée du titulaire de la MUE de priver le titulaire polonais de la possibilité d’acquérir une telle protection. Le titulaire de la MUE n’a, à aucun moment, tenté de bloquer l’enregistrement des demandes du demandeur pour des bouteilles étiquetées et contenant un brin d’herbe.

Le titulaire de la MUE ne s’est opposé à aucune des demandes de MUE contenant une bouteille avec un brin d’herbe déposées par le demandeur, et n’a pas non plus empêché ce dernier d’utiliser une bouteille avec un brin d’herbe dans l’UE.

Les accords entre les parties ou leurs prédécesseurs ne peuvent pas étayer la mauvaise foi de la part du titulaire de la MUE. Aucun des accords signés au fil des ans pour la livraison du produit «Grasovka» ne contenait de clause faisant référence à des droits revendiqués par les prédécesseurs du demandeur sur un

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marque de position pour un brin d’herbe dans une bouteille (28/06/2023, T-145/22, GRASS IN BOTTLE (other) / Bottle with strand of grass (3D) et al., EU:T:2023:365). L’accord de 1993 applicable à la date pertinente ne mentionnait même pas les marques antérieures du demandeur. La marque « Grasovka » était détenue par Underberg (le titulaire de la MUE), et l’accord ne mentionnait pas que la configuration du produit était détenue ou devait être transférée au demandeur ou à son prédécesseur.

Comme déjà jugé par le Tribunal fédéral des brevets allemand dans son arrêt du 12/08/2009 (Annexe 10), avant et au moment du dépôt de la marque contestée, Agros et Polmos étaient engagés dans un litige de longue date concernant la propriété des marques de vodka, tous deux ayant des intérêts très différents, ce qui a certainement entraîné une incertitude pour le titulaire de la MUE quant à sa capacité à continuer d’utiliser la configuration du produit de la marque « Grasovka ».

Selon la jurisprudence, le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome avec son propre ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont propres et s’applique indépendamment de tout système national. En conséquence, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée sur la seule base de la législation pertinente (13/09/2010, T-292/08, OFTEN / OLTEN et al., EU:T:2010:399, § 84 ; 25/10/2006, T-13/05, ODA / BODEGAS RODA et al., EU:T:2006:335, § 59).

Par conséquent, les décisions adoptées dans un État membre ou dans un État non membre de l’Union européenne ne lient pas l’Office (24/03/2010, T-363/08, nollie (fig.) / NOLI, EU:T:2010:114, § 52).

Cependant, leur motivation et leur résultat doivent être dûment pris en considération, en particulier lorsque la décision a été rendue dans l’État membre pertinent pour la procédure. C’est le cas du Tribunal fédéral des brevets allemand dans l’arrêt du 12/08/2009 (Annexe 10), notamment parce que les marques contestées sont identiques (sauf que la MUE est classée comme « autre » et la marque allemande comme « tridimensionnelle »), le motif (mauvaise foi) et les parties sont les mêmes. Le Tribunal a conclu que le titulaire n’avait pas agi de mauvaise foi mais avait plutôt une raison commerciale légitime de déposer la demande.

Il convient également de tenir compte de si les intentions de dépôt du titulaire de la MUE peuvent s’inscrire dans la poursuite d’objectifs légitimes. Tel peut être le cas, par exemple, si au moment du dépôt de la MUE contestée, le titulaire de la MUE utilisait déjà légitimement la MUE contestée. Tel peut également être le cas, par exemple, si au moment du dépôt de la MUE contestée, le titulaire de la MUE sait qu’un tiers, qui est un nouvel entrant sur le marché, tente de tirer parti de ce signe en copiant sa présentation, et que le titulaire de la MUE cherche à enregistrer son signe en vue d’empêcher l’utilisation d’une telle copie (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 49).

En l’espèce, le titulaire de la MUE a démontré que le dépôt de la MUE contestée suit une logique commerciale (14/02/2012, T-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77).

L’objectif principal du titulaire de la MUE était de s’assurer qu’il pouvait poursuivre sa propre utilisation de la marque contestée, qu’il avait promue pendant plus de 20 ans en Allemagne. En outre, il voulait s’assurer qu’il pourrait étendre son utilisation à

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autres États membres de l’UE à l’époque (lorsque l’UE était limitée à 15 pays en 1996). Compte tenu du comportement passé des prédécesseurs du demandeur tendant à s’approprier indûment la propre marque «Grasovka» du titulaire de la MUE en déposant des demandes à l’étranger, le titulaire de la MUE a considéré qu’il s’agissait d’une stratégie commerciale logique de déposer la marque contestée afin de sauvegarder sa propre utilisation.

Le litige concernant la propriété des marques de vodka a également été confirmé dans (28/06/2023, T-145/22, GRASS IN BOTTLE (other) / Bottle with strand of grass (3D) et al., EU:T:2023:365), ce qui a certainement entraîné une incertitude pour le titulaire de la MUE quant à sa capacité à continuer d’utiliser la configuration du produit de la marque «Grasovka».

Enfin, le demandeur mentionne également que le titulaire de la MUE a abusé du système des marques, sans étayer cette affirmation car il n’existe aucune preuve que le titulaire de la MUE a utilisé le système des marques de manière abusive afin d’obtenir un avantage économique.

Conclusion
Au vu de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande doit être rejetée.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure de nullité doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.

Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le titulaire de la MUE dans le cadre de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RRMUE, les frais à payer au titulaire de la MUE sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.

La division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ Jessica N. LEWIS Maria Luce CAPOSTAGNO PALOMARES
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de

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la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours ne sera réputé déposé qu’après que la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.