LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la première chambre de recours du 12 mars 2025
Dans l’affaire R 1377/2024-1
VOLOTEA S.L.
Travessera de Gracia, 56 Piso 4 08006 Barcelone
Espagne Opposante/requérante représentée par ABRIL ABOGADOS, C/Zurbano 76, 7°, 28010 Madrid (Espagne)
contre
Italia Trasporto AEREO S.p.A.
Via venti Settembre 97
00187 Rome
Italie Demanderesse/défenderesse représentée par BARZANO aboutissement ZANARDO S.P.A., Via Borgonuovo, 10, 20121 Milano (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 173 570 (demande de marque de l’Union européenne no 18 633 919)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), C. Bartos (rapporteur) et A. González
Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 janvier 2022, ITALIA Trasporto AEREO S.p.A. (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée le 7 juillet 2023 et le 3 juillet 2024:
Classe 9: Cartes de fidélitécodées; logiciels pour la gestion de programmes de fidélisation; applications mobiles téléchargeables pour la gestion de programmes de fidélité; aucun ne se rapportant aux véhicules terrestres ou à l’industrie automobile.
Classe 35: Publicité; organisation, gestion et contrôle des produits suivants: programmes d’incitation à la promotion; administration de programmes pour grands voyageurs; administration de programmes de fidélisation de consommateurs; aucun ne se rapportant aux véhicules terrestres ou à l’industrie automobile.
Classe 36: Émission de bons de valeur pour des programmes de fidélisation; aucun ne se rapportant aux véhicules terrestres ou à l’industrie automobile.
Classe 39: Transport de personnes et de marchandises par chemin de fer, par route et par eau; entreposage de toutes sortes de produits; transport d’argent et d’objets de valeur; emballage et livraison de marchandises; mise à disposition d’informations en matière de stockage temporaire d’effets personnels; aucun ne se rapportant aux véhicules terrestres ou à l’industrie automobile.
2 Le 27 juin 2022, Volotea S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne dans son intégralité.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
− Marque de l’Union européenne no 18 468 285 (ci-après la «marque antérieure no 1») pour
− Marque de l’Union européenne no 18 468 287 (ci-après la «marque antérieure no 2») pour
5 Par décision du 10 juin 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition et a condamné la demanderesse aux dépens. Elle a estimé que les produits et services contestés étaient tous similaires aux produits et services antérieurs et
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que, dès lors, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’étant pas remplie, l’opposition devait être rejetée.
Moyens et arguments des parties
6 Le 8 juillet 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, dûment suivi du mémoire exposant les motifs du recours, demandant que la décision soit annulée dans son intégralité.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 10 décembre 2024, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Motifs
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Comme il ressort de l’article 161, lu conjointement avec l’article 47, le RMUE et l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d’opposition &bra; 30/06/2004, T-186/02, DIESEL/DIESELIT (fig.), EU:T:2004:197, § 71 &ket;.
10 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours et que la chambre de recours considère qu’un motif absolu de refus peut s’appliquer à tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque de l’Union européenne, la chambre de recours peut, par une décision provisoire motivée, suspendre la procédure de recours et renvoyer la demande contestée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
11 Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
12 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
13 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, il convient de proposer une réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la marque demandée, à savoir la marque figurative
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I. Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
14 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
15 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque
(04/05/1999-, 108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). Cet intérêt général exige que tous les signes ou indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé soient laissés à la libre disposition de toutes les entreprises afin qu’elles puissent les utiliser en décrivant les mêmes caractéristiques de leurs propres produits ou services. Par conséquent, les marques composées exclusivement de tels signes ou indications ne peuvent être enregistrées que si l’article 7, paragraphe 3, du RMUE s’applique (-12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
16 Il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (-12/02/2004, 265/00, Biomild,
EU:C:2004:87, § 41; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 100).
17 Un signe constitué d’un mot ou d’un néologisme composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est lui-même descriptif desdites caractéristiques au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le mot ou le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent: cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le mot ou le néologisme crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 100; 12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 41).
18 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits (12/01/2005, 367/02-– T-369/02, SnTEM, SnPUR indirects SnMIX,
EU:T:2005:3, § 17; 09/03/2017, 400/16-, MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 20). L’attention du public ciblé est également prise en compte dans le cadre de l’analyse des
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motifs absolus de refus d’enregistrement (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 21).
19 Les produits et services en cause pour lesquels la protection est demandée sont ceux mentionnés au point 1 ci-dessus.
20 Les produits et services compris dans les classes 9, 36 et 39 s’adressent principalement au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé à cet égard compte tenu de l’importance financière des programmes de fidélisation et du fait que les préoccupations en matière de sécurité et de fiabilité sont essentielles pour le transport de personnes et pour l’entreposage et la livraison de leurs effets personnels, y compris des objets de valeur. Les services compris dans la classe 35 ciblent principalement les entreprises qui nécessitent des services de publicité ou la mise en œuvre de programmes d’incitation promotionnelles, de programmes de fidélisation de grands voyageurs et de programmes de fidélisation de la clientèle, pour lesquels le niveau d’attention sera également élevé, étant donné que ces domaines concernent des domaines clés et souvent coûteux d’activités commerciales.
21 Cela n’a toutefois pas d’influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif du signe en cause, étant donné qu’il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe est suffisant lorsque le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention plus élevé (12/07/2012, 311/11-P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
22 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque est refusée à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Par conséquent, un obstacle qui se rapporte à une partie du public de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
23 Dès lors, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe verbal en cause, s’il existe entre le signe et les produits en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002-, 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB,
EU:T:2005:247, § 25; 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 28).
24 Le signe contesté consiste en la représentation figurative, dans une police de caractères plutôt standard, du mot «Volare».
25 En première instance et dans son mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a confirmé que le mot «Volare» véhicule le sens de «vol» vers l’esprit des consommateurs, au moins en Italie, bien qu’elle affirme que le mot «évoque simplement, d’une manière ou d’une autre, les services de transport aérien» en cause et qu’il n’y a pas de descriptivité pour les marques antérieures parce qu’elles ne sont pas enregistrées pour des services de vol.
26 À cet égard, la chambre de recours observe que le mot italien «Volare» signifie «voler» en anglais (www.collinsdictionary.com/dictionary/italian-english/volare).
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27 Il est de jurisprudence constante que le mot «fly» n’a pas de caractère distinctif dans le contexte de services liés aux transports aériens, étant donné que le public pertinent comprendra le mot «fly» comme une référence à un voyage aérien ou à un vol &bra;
-22/01/2025, 30/23, flyPersia (fig.)/flydubai (fig.) et al., EU:T:2025:54, § 35 &ket;. La chambre de recours est d’avis qu’il en va très probablement de même pour le mot «fly», et donc pour le mot «Volare» pour le public pertinent italophone qui, étant donné qu’il comprend également très bien le mot «Volare», fait référence à un voyage aérien ou à un vol.
28 À la lumière de ce qui précède et compte tenu de la nature des produits et services en cause, il semblerait à la chambre de recours que le public italophone pertinent comprendra immédiatement le signe «Volare» comme faisant simplement référence à des produits et services qui sont ou font partie d’un voyage aérien ou d’un vol ou sont uniquement accessoires au voyage aérien.
29 À cetégard, la chambre de recours relève que les cartes de fidélité encodées; logiciels pour la gestion de programmes de fidélisation; les applications mobiles téléchargeables pour la gestion de programmes de fidélité compris dans la classe 9 sont des produits qui, comme les parties l’ont démontré, sont fondamentalement liés à des programmes de fidélisation de la clientèle par des voyageurs fréquents auxquels il est très courant, sinon standard, que des compagnies aériennes internationales participent. En tant que tels, ils sont souvent précisément destinés à permettre au public pertinent de «voler» et de présenter des récompenses du vol. Les services compris dans la classe 36, émission de bons de valeur pour des programmes de fidélisation sont intégralement liés à ces services incitant à voler, tandis que les services compris dans la classe 35, organisation, exploitation et contrôle en relation avec les produits suivants: programmes d’incitation à la promotion; administration de programmes pour grands voyageurs; administration de programmes de fidélisation de consommateurs; aucun ne se rapportant aux véhicules terrestres ou à l’industrie automobile neconsiste en ou n’inclut précisément de tels programmes de fidélisation, incitant les personnes à voler en accumulant des récompenses récompensables, comme les mielles d’air.
30 Les services de transport d’argent et d’objets de valeur; emballage et livraison de marchandises; mise à disposition d’informations en matière de stockage temporaire d’effets personnels; le stockage de tous types de produits peut être effectué dans le cadre d’un voyage aérien, comme le rend d’ailleurs plus probable la limitation aucun concernant les véhicules terrestres ou l’industrie automobile, de sorte que ces services sembleraient également relever du raisonnement du Tribunal concernant le caractère descriptif du mot «fly», tel qu’exposé au point 27 ci-dessus.
31 En outre, il convient d’en tenir dûment compte, même pour les autres services visés par la demande, à savoir:
Classe 39: Transport de personnes et de marchandises par chemin de fer, par route et par eau; aucun ne se rapportant aux véhicules terrestres ou à l’industrie automobile.
32 S’il est vrai que de tels services maritimes et intérieurs ne sont pas fournis par des avions, de sorte que «Volare» ne serait pas descriptif en ce sens, il n’en demeure pas moins, de l’avis de la chambre de recours, que le mot «Volare» serait dépourvu de caractère distinctif dans la mesure où il pourrait être perçu comme une simple expression exagérée selon laquelle les services de transport sont extrêmement rapides, puisque
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«voler» peut être utilisé, par exemple, pour décrire ces trains ou bateaux (tels que des ferries à grande vitesse).
33 Par conséquent, la chambre de recours estime que le mot «Volare» pourrait être immédiatement compris par le public pertinent italophone comme décrivant directement la nature et la destination des produits et services en cause, à savoir qu’ils sont ou font partie de programmes de fidélisation des consommateurs tels que des programmes de fidélisation des consommateurs, qui sont destinés à inciter les personnes à voler, et qui offrent des services de vol non seulement des personnes, mais aussi des effets personnels, ainsi que de l’emballage et du stockage de tels effets pour voler, ou qu’il indique simplement que les services de transport, par exemple, sont extrêmement rapides en train.
34 La chambre de recours ne voit rien des éléments figuratifs du signe qui, de quelque manière que ce soit, affaiblit cette signification descriptive.
35 Dès lors, le signe contesté, vu du point de vue du public pertinent italophone, pourrait sembler n’être que la somme descriptive de ses éléments descriptifs. L’emploi de l’ensemble des deux mots, eu égard à la nature et à la destination des produits et services en cause, ne peut en aucun cas être considéré comme inhabituel et ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il ne prime pas la somme desdits éléments (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 100; 12/02/2004, 265/00-, Biomild, EU:C:2004:87, § 41).
36 En tout état de cause, il semble à la chambre de recours qu’il existe effectivement un rapport ou un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et au moins une partie des produits et services en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40; 22/06/2005, 19/04-, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 07/05/2019, 423/18-, vita,
EU:T:2019:291, § 28), raison pour laquelle cette décision de renvoi est rendue.
II. Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
37 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont applicables même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
38 Une marque descriptive est dépourvue de tout caractère distinctif et relève de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, dans la mesure où une marque verbale descriptive est aussi nécessairement dépourvue de caractère distinctif (12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86). Toutefois, dans ce dernier cas, les motifs relatifs au caractère descriptif de la marque par rapport aux produits et services doivent être fournis en appliquant l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et les critères pertinents.
39 La chambre de recours est d’avis que, étant donné que le public pertinent italophone est susceptible de comprendre le signe contesté comme étant descriptif pour au moins certains des produits et services visés par la demande, il pourrait également être
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dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour lui.
40 Même s’ils ne sont pas directement descriptifs de certains des services en cause, par exemple le transport de personnes et de produits par chemin de fer, par route et par eau; aucun ne se rapportant aux véhicules terrestres ou à l’industrie automobile compris dans la classe 39, la chambre de recours considère que le signe pourrait néanmoins être dépourvu de caractère distinctif étant donné que «Volare» ou «fly» pourrait être perçu comme une référence laudative et exagérée à la vitesse des moyens de transport utilisés à cet égard. À nouveau, la chambre de recours ne voit rien des éléments figuratifs du signe qui, de quelque manière que ce soit, portent atteinte à cette signification non distinctive.
III. Article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE
41 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. Selon une jurisprudence constante, il faut établir une tromperie effective ou trompeuse des consommateurs pertinents ou un risque suffisamment grave de tromperie des consommateurs pertinents &bra; 05/05/2011, T-41/10, ESF Ecole du ski français (fig.),
EU:T:2011:200, § 49; 29/06/2022, T-306/20, la IRLANDESA 1943 (fig.),
EU:T:2022:404, § 55; 26/10/2017, T-844/16, Klosterstoff, EU:T:2015:759, § 42).
42 Les motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE supposent une tromperie effective ou un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur
(30/03/2006, C-259/04, Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215, § 47).
43 L’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE requiert une description suffisamment spécifique des caractéristiques potentielles des produits et services désignés par la marque. Ce n’est que si le consommateur ciblé est amené à croire que les produits et services possèdent certaines caractéristiques qu’ils ne possèdent pas en réalité &bra; 29/06/2022, T-306/20, LA IRLANDESA 1943 (fig.), EU:T:2022:404, § 57 &ket;.
44 Il convient également de souligner que l’article 6, paragraphe 1, point b), de la directive no 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales dans le marché intérieur entre les entreprises et les consommateurs est libellé comme suit &bra; 12/12/2022, R 1691/2022-5, care4Coffee (fig.), § 44 &ket;: «1. Une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses, et qu’elle est donc mensongère ou que, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des aspects ci-après et que, dans un cas comme dans l’autre, elle l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement: b) les caractéristiques essentielles du produit».
45 La question de savoir si un signe est perçu comme trompeur est appréciée en fonction de la manière dont le consommateur pertinent le percevrait en rapport avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
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46 En l’espèce, la signification de «Volare» (c’est-à-dire voler) semblerait si claire pour le public pertinent italophone que, dans la mesure où le signe devait être utilisé pour des services qui n’impliquent pas de vol (tels que les services de transport de personnes et de marchandises par chemin de fer, par route et par eau; aucun ne se rapportant aux véhicules terrestres ou à l’industrie automobile compris dans la classe 39), la chambre de recours estime que cela pourrait également induire en erreur au titre de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, étant donné que le signe pourrait indiquer prima facie le contraire que le transport de personnes et de produits est effectivement effectué par voie aérienne, de sorte que cette question doit également être examinée par l’examinateur.
IV. Conclusion
47 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours considère qu’il est nécessaire que l’examinateur apprécie si la MUE demandée peut tomber sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point c), points b) et g), du RMUE en ce qui concerne tous les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé ou, à tout le moins, une partie des produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé.
48 La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin de décider s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la MUE demandée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Suspend la présente procédure de recours;
2 Renvoie l’affaire à l’examinateur pour qu’il examine s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen de la MUE demandée.
Signature Signature Signature
G. Humphreys Bacon C. Bartos A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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