DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 225 916
Diners Club International Ltd., 2500 Lake Cook Road, 60015 Riverwoods, États-Unis (opposante), représentée par Friedrich Graf Von Westphalen & Partner mbB, Kaiser-Joseph-Str. 284, 79098 Freiburg i. Br., Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Billal Righi, The Old Station House, 15a Main Street, Blackrock, A94 T8p8 Dublin, Irlande (demandeur). Le 20/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 225 916 est rejetée dans son intégralité.

2. L’opposante supporte les dépens.

MOTIFS
Le 22/10/2024, l’opposante a formé opposition contre l’ensemble des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 055 605 «donorsclub» (marque verbale). À la suite de la limitation de l’étendue de l’opposition par l’opposante en date du 05/05/2025, l’opposition est dirigée contre une partie des produits et services, à savoir contre l’ensemble des produits et services des classes 9, 35 et 36. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 111 906, «DINERS CLUB» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.

RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les produits et services

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Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (supervision), de sauvetage et d’enseignement, appareils et instruments électriques et électroniques (compris dans la classe 9) ; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques enregistreurs ; programmes d’ordinateurs et logiciels enregistrés ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données et ordinateurs ; extincteurs. Classe 35 : Publicité. Classe 36 : Affaires financières. Les produits et services contestés sont les suivants :

Classe 9 : Logiciels d’applications web. Classe 35 : Services de publicité et d’annonces publicitaires. Classe 36 : Services de comptes bancaires. Produits contestés de la classe 9
Les logiciels d’applications web contestés chevauchent les programmes d’ordinateurs et logiciels enregistrés de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Services contestés de la classe 35 Les services de publicité et d’annonces publicitaires sont contenus de manière identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes). Services contestés de la classe 36 Les services de comptes bancaires contestés sont inclus dans, ou chevauchent, les affaires financières de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).

En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.

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c) Les signes
DINERS CLUB donorsclub
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). S’agissant du signe contesté, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un élément verbal, le décomposeront en éléments qui suggèrent un sens concret, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). Par conséquent, le signe contesté sera décomposé en « donors » et l’élément significatif « club ». Aux fins de cette comparaison, la division d’opposition évaluera les signes du point de vue le plus avantageux pour l’opposant, à savoir la perspective de la partie non anglophone du public, telle que la partie italophone du public, qui comprend le terme commun « CLUB » des signes, comme expliqué ci-dessous, mais pour laquelle les éléments verbaux « DINERS » et « donors » de la marque antérieure et du signe contesté, respectivement, sont dépourvus de sens et donc distinctifs à un degré normal. L’élément verbal commun « CLUB » des signes est un mot anglais de base qui est compris par le public en cause comme une association de personnes dédiées à un intérêt ou une activité particulière ; ou une organisation offrant des services sociaux à ses membres (25/05/2016, T-5/15, ocean beach club Ibiza (fig.) / ocean club Ibiza (fig.), EU:T:2016:311, § 62). Ce mot fera donc référence à une association de membres offrant des avantages à ses membres, tels qu’un accès exclusif à certains produits ou services ou des prix réduits. Il s’ensuit qu’il est distinctif à un faible degré car il fait allusion aux caractéristiques des produits et services. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Visuellement, les signes coïncident dans le mot faible « CLUB »/« club », qui apparaît comme le deuxième élément ou composant des signes. Cependant, bien que les deux éléments partagent certaines lettres « d*n*rs », de leur premier élément/composant verbal « DINERS » dans la

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marque antérieure par rapport à « donors » dans le signe contesté, elles diffèrent par leurs lettres restantes (« i », « e » par rapport à « o », « o »). Ces lettres coïncidentes ne sont pas en soi concluantes, étant donné qu’elles apparaissent combinées à des lettres supplémentaires pour former des mots différents. Ces différences créent une impression visuelle distincte, qui ne passera pas inaperçue auprès des consommateurs pertinents. En outre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. En l’espèce, les signes ont des débuts clairement différents. Par conséquent, les signes présentent une faible similitude visuelle.

Sur le plan phonétique, la marque antérieure se prononce « DI-NERS-CLUB » tandis que le signe contesté se prononce « do-nors-club ». Il est clair que la prononciation des signes ne coïncide que dans le son de leur dernier mot faible « CLUB » tandis qu’ils diffèrent dans la prononciation de leurs premières syllabes, « DI-NER » par rapport à « do-nors ». Cela crée une impression phonétique distincte, ainsi qu’un rythme et une intonation différents, qui ne passeront pas inaperçus auprès des consommateurs pertinents. Par conséquent, ils présentent une faible similitude phonétique.

Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que l’élément coïncident « club » est faible, son impact sur la comparaison conceptuelle des signes est limité. Dans ces circonstances, l’attention du public pertinent est susceptible d’être attirée par les éléments fantaisistes supplémentaires, qui n’ont pas de signification. Par conséquent, les signes présentent une faible similitude conceptuelle.

d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposant a fait valoir que la marque antérieure possède un degré élevé de caractère distinctif. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, plus les marques antérieures sont distinctives, plus le risque de confusion est élevé et, par conséquent, les marques dotées d’un caractère hautement distinctif en raison de la reconnaissance dont elles jouissent sur le marché bénéficient d’une protection plus étendue que les marques dotées d’un caractère moins distinctif (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 18).

Le caractère distinctif accru de la marque antérieure devrait exister au moment du dépôt de la MUE contestée. En principe, il suffit que l’opposant démontre que sa marque avait acquis un caractère distinctif accru à cette date. Le caractère distinctif accru devrait également exister au moment où la décision d’opposition est rendue. Toutefois, en principe, cela sera présumé, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve une perte ultérieure de caractère distinctif accru.

En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 17/07/2024. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée jouissait d’un degré élevé de caractère distinctif en raison d’un usage ancien et intensif antérieur à cette date.

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Les preuves doivent également démontrer que le degré élevé de caractère distinctif résultant d’un usage ancien et intensif a été acquis pour les produits et services auxquels la demande de l’opposant se rapporte et qui ont été jugés identiques aux produits et services contestés, ainsi qu’indiqué à la section a) de la présente décision.

L’opposant a soumis les documents suivants :

Annexe 2 : copie d’un article provenant du site internet de l’opposant intitulé « 75 years of diners club history » qui résume le développement historique du Diner Club de 1950 à nos jours.

Annexe 3 : un article en ligne intitulé « Considering a co-branding opportunity? 14 tips to avoid brand dilution » de www.forbes.com, daté du 12/03/2025. Il ne contient aucune référence à la marque antérieure.

Annexe 4 : un extrait du site internet de l’opposant en différentes langues.

Annexe 5 : un extrait du site internet de l’opposant indiquant que la carte Diners Club est acceptée dans plus de 200 pays.

Ayant examiné les éléments énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les preuves soumises par l’opposant ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un degré élevé de caractère distinctif par son usage. Le nombre limité de preuves provenant uniquement du site internet de l’opposant ne constitue pas une preuve solide et objective qui permettrait à la division d’opposition de conclure, sans recourir à des probabilités et des suppositions, que la marque antérieure est largement reconnue par une partie significative du public pertinent.

En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits et services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, ainsi qu’indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.

e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les signes et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les signes et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Les produits et services sont identiques et ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.

Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires dans une faible mesure. Les différences entre les signes sont particulièrement notables dans leur première partie distinctive, à savoir « DINERS » contre « donors », où les consommateurs ont tendance à se concentrer. L’élément commun « CLUB » possède un faible caractère distinctif.

Selon la CP5 (02/10/2014, Communication commune sur la pratique commune concernant les motifs relatifs de refus – Risque de confusion, (Impact des éléments non distinctifs/faibles) (CP5)), lorsque des marques partagent un élément faible, le

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l’appréciation du risque de confusion portera sur l’impact des éléments non concordants sur l’impression d’ensemble des marques, telle qu’évaluée précédemment dans la comparaison des signes. Une coïncidence dans un élément dépourvu de caractère distinctif n’entraîne normalement pas à elle seule un risque de confusion. Toutefois, il peut y avoir un risque de confusion si les autres éléments ont un degré de caractère distinctif inférieur (ou également faible) ou un impact visuel insignifiant et que l’impression d’ensemble des marques est similaire. Cependant, en l’espèce, les signes contiennent des éléments distinctifs supplémentaires qui créent une impression d’ensemble différente. Par conséquent, les similitudes entre la marque antérieure et le deuxième élément/composant verbal du signe contesté ne sont pas suffisantes pour l’emporter sur les différences entre les signes, même en relation avec des produits et services identiques, et pour établir un risque de confusion entre les signes.

Compte tenu de tout ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.

Cette absence de risque de confusion s’applique également aux membres du public pour lesquels les mots 'DINERS’ et 'DONORS’ ont un sens. En effet, cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires, car les éléments significatifs accentuent la différence entre eux.

DÉPENS Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.

Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.

La division d’opposition
Caridad MUÑOZ VALDÉS Chiara BORACE Vito PATI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’égard de laquelle une décision produit des effets préjudiciables a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la

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même date. La déclaration de recours ne sera réputée déposée qu’à compter du paiement de la taxe de recours de 720 EUR.