EUIPO, 27 janvier 2025, R 1997/2023‑1, BongaCams (fig.) / BONGACAMS et al.

EUIPO 27 janvier 2025

Arguments

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Accepté
Renommée de la marque antérieure
La chambre de recours a conclu que la marque antérieure no 1 jouit d'une renommée pour certains services, ce qui justifie l'annulation partielle de la décision attaquée.
Accepté
Similitude des signes
La chambre a constaté un degré élevé de similitude entre les signes, renforçant le risque de confusion.
Accepté
Risque de préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure
La chambre a conclu qu'il existe un risque que le signe contesté tire profit de la renommée de la marque antérieure, justifiant le rejet de la demande d'enregistrement.

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 27 janv. 2025, n° R1997/2023-1
Numéro(s) :	R1997/2023-1
Textes appliqués :	Article 8(1)(b) EUTMR, Article 8(5) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	Décision partiellement annulée
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Texte intégral

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LES CHAMBRES DE RECOURS
Décision de rectification (rectificatif) de la première chambre de recours du 27 janvier 2025
En cause: R 1997/2023-1
TRADEMARK GUIDE LTD Dimitraki Christodolou 53 rd floor, Office 303 1035 Nicosia Chypre Opposante/requérante
représentée par FIELDFISHER (Belgique) LLP, L’Arsenal, Boulevard Louis Schmidtlaan 29 box 15, 1040 Bruxelles (Belgique)
contre Sant Assunt, Lda Avenida dos Infesses, 101 4620-490, Lousada Portugal Demanderesse/défenderesse
représentée par Ricardo Cardoso, Rua Calouste Gulbenkian, Edifício Mota Gúsima no 52, 7° andar Escritório 9,-4050 Porto (Portugal)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 167 744 (demande de marque de l’Union européenne no 18 625 555)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), A. González Fernández (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
27/01/2025, R 1997/2023-1, BongaCams (fig.)/BONGACAMS et al.

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Décision de rectification (rectificatif)
Résumé des faits
1 Le 20 décembre 2021, Assunto elegant, Lda (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne du signe figuratif suivant

pour les produits et services suivants:
Classe 5: Gels de stimulation sexuelle; produits facilitant les rapports sexuels; lubrifiants personnels.
Classe 10: Moustiquer artificielle les articles de stimulation sexuelle pour adultes; accessoires sexuels; appareils, dispositifs et articles pour l’activité sexuelle; appareils pour l’activité sexuelle; articles relatifs à l’activité sexuelle; accessoires de stimulation sexuelle pour adultes; balles de benwa, en tant qu’accessoires sexuels pour adultes; poupées érotiques pour poupées sexuelles; jouets sexuels; agrandisseurs de pénis, sous forme d’accessoires sexuels pour adultes; pénis artificiels sous forme d’accessoires sexuels pour adultes; vaginas artificiels, en tant qu’accessoires sexuels pour adultes; vibrateurs, en tant qu’accessoires sexuels pour adultes; dispositifs d’activité sexuelle.
Classe 35: Organisation de transactions commerciales pour le compte de tiers par le biais de boutiques en ligne; services de vente au détail concernant les accessoires sexuels.
Classe 42: Services des technologies de l’information; services scientifiques et technologiques; services de conception; hébergement d’installations en ligne pour l’organisation de discussions interactives; services de partage du temps d’ordinateurs; fourniture d’environnements informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; fourniture de systèmes informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; conception et développement de logiciels d’exploitation de réseaux privés virtuels (VPN); hébergement d’applications mobiles; hébergement d’applications interactives; hébergement de contenu numérique sur l’internet; hébergement de contenus multimédias pour des tiers; hébergement de sites web; hébergement et location d’espace mémoire pour des sites web; hébergement d’infrastructures web en ligne pour le compte de tiers à des fins de discussions interactives; hébergement d’infrastructures web en ligne pour des tiers pour le partage de contenus en ligne; services interactifs d’hébergement qui permettent à l’utilisateur de publier et de partager ses propres contenus et images en ligne; services de planification de communautés résidentielles.
Classe 45: Services de réseautage social en ligne; services de rencontres via un réseau social en ligne
2 La demande de marque de l’Union européenne a été reçue le no 18 625 555 et publiée le 13 janvier 2022.
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3 Le 11 avril 2022, BRAND Guide LTD (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande (ci-après la «marque contestée»).
4 Les motifs invoqués dans l’opposition, à la suite de la limitation du 18 octobre 2022, étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur la base de la titularité des enregistrements de marques antérieurs suivants et de la renommée de l’opposante:
a) La marque de l’Union européenne no 17 134 883, «BONGACAMS» (marque 1), déposée le 22 août 2017 et enregistrée le 15 décembre 2017 pour les services suivants:
Classe 38: Transmission électronique de contenus à mouvement pour adultes sous forme de fichiers audio, vidéo et multimédias, y compris fichiers téléchargeables et fichiers transmis en continu via un réseau informatique mondial; télécommunications; services de vidéo à la demande; transmission d’émissions numériques audio et vidéo sur un réseau informatique mondial; mise à disposition de salons de discussion en ligne pour la transmission de messages, de commentaires et de contenus multimédias entre utilisateurs; diffusion en flux de contenus audio et vidéo par le biais d’Internet; diffusion audio, vidéo et multimédia par le biais d’Internet et d’autres réseaux de communication.
Classe 41: Services de divertissement, à savoir accès à un site web contenant des photos, des vidéos, des extraits de films associés et d’autres supports multimédias relatifs au divertissement pour adultes; services de divertissement en ligne; services de divertissement fournis par le biais de réseaux mondiaux de communication; services de studios cinématographiques; organisation et conduite de concours de beauté; divertissement; services de photographie.
b) La marque de l’Union européenne no 17 134 867, «BONGA» (marque 2), déposée le 22 août 2017 et enregistrée le 15 décembre 2017 pour les services suivants:
Classe 35: Services d’assistance, de conseil et de conseil en matière de services de promotion, de marketing et de publicité; promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web; publicité en ligne; publicité par transmission de publicité en ligne pour le compte de tiers sur des réseaux de communications électroniques; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes.
Classe 38: services de vidéo àla demande; transmission d’émissions numériques audio et vidéo sur un réseau informatique mondial; mise à disposition de salons de discussion en ligne pour la transmission de messages, de commentaires et de contenus multimédias entre utilisateurs; diffusion en flux de contenus audio et vidéo par le biais d’Internet; diffusion audio, vidéo et multimédia par le biais d’Internet et d’autres réseaux de communication; transmission électronique de contenus à mouvement pour adultes sous forme de fichiers audio, vidéo et multimédias, y compris fichiers téléchargeables et fichiers en continu via un réseau informatique mondial.
Classe 41: Services de divertissement en ligne; services de divertissement fournis par le biais de réseaux mondiaux de communication; services de studios cinématographiques; organisation et conduite de concours de beauté; divertissement; photographie; services de divertissement, à savoir accès à un site web contenant des
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4 photos, des vidéos, des extraits de films associés et d’autres supports multimédias relatifs au divertissement pour adultes.
c) La marque de l’Union européenne figurative no 16 126 641 (marque 3), demandée le 1 décembre 2016 et enregistrée le 17 mars 2017, pour les services suivants:
Classe 35: Services d’assistance, de conseil et de conseil en matière de services de promotion, de marketing et de publicité; promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web; publicité en ligne; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus; publicité par transmission de publicité en ligne pour le compte de tiers sur des réseaux de communications électroniques; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes.
Classe 38: Services de vidéo à la demande; transmission d’émissions numériques audio et vidéo sur un réseau informatique mondial; transmission de fichiers de données, audio, vidéo et multimédias, y compris fichiers téléchargeables et fichiers diffusés en continu sur un réseau informatique mondial; mise à disposition de salons de discussion en ligne pour la transmission de messages, de commentaires et de contenus multimédias entre utilisateurs; diffusion en flux de contenus audio et vidéo par le biais d’Internet; diffusion audio, vidéo et multimédia par le biais d’Internet et d’autres réseaux de communication.
Classe 42: Mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés pour la communication; mise à disposition temporaire d’applications logicielles non téléchargeables via un site web; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour le développement de sites web; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la transmission de données; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables permettant le partage de contenus et de commentaires multimédias entre utilisateurs.
5 Par décision du 21 juillet 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, rejetant la demande de marque de l’Union européenne no 18 625 555 pour les services contestés compris dans la classe 42, à l’exception des services relatifs à la planification de communautés résidentielles, et de tous les services contestés compris dans la classe 45, autorisant leur enregistrement pour les autres produits et services demandés compris dans les classes 5, 10 et 35. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
6 Le 21 septembre 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour tous les produits et services compris dans les classes 5, 10 et 35 et pour les services de planification de communautés résidentielles en classe 42.
7 Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 21 novembre 2023. Avec ces derniers, l’opposante a présenté des preuves supplémentaires à celles fournies le 18 octobre 2022, dans le cadre de la procédure d’opposition.
8 La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse au recours.
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9 Le 21 juin 2024, la chambre de recours a rendu la décision R-1997/2023 1 accueillant partiellement le recours et condamnant chaque partie à supporter ses propres frais. Dans cette décision, la chambre de recours a commis une erreur manifeste de transcription dans l’avis 1 de l’ordonnance, ce qui ressort clairement de la lecture préalable du point 129 de ladite décision. Ainsi, alors que le point 129 de la décision indique:
Le recours est rejeté en ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 35 concernant la préparation de transactions commerciales pour des tiers, par l’intermédiaire de magasins en ligne et pour les services contestés compris dans la classe 42 pour la planification de communautés résidentielles, étant donné qu’ils ne sont visés ni par l’article 8, paragraphe 1, point b), ni par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
La règle 1 de l’ordonnance est dirigée contre:
Annule partiellement la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits et services suivants demandés:
(…..)
Classe 35: Organisation de transactions commerciales pour le compte de tiers par le biais de boutiques en ligne; (…..).
Motifs
10 Conformément à l’article 102 du RMUE, l’Office rectifie, de sa propre initiative ou à la demande de l’une des parties, les erreurs linguistiques ou de transcription et les omissions manifestes.
11 Le dispositif d’une décision de la chambre de recours doit être interprété à la lumière des éléments de fait sur lesquels il est fondé (10/06/2008,-85/07, Gabel, EU:T:2008:186). Comme indiqué ci-dessus, il est clair que, à la règle 1 de l’ordonnance, en transcrivant la liste des services compris dans la classe 35 pour lesquels le recours a été accueilli, les services de «réparation de transactions commerciales pour le compte de tiers» étaient inclus, via des boutiques en ligne, qui, toutefois, n’ont pas été admises dans le cadre du recours et doivent rester enregistrées.
12 Une telle erreur manifeste peut simplement être corrigée au moyen d’une rectification. La procédure de rectification n’entraîne pas l’annulation de la décision rectifiée, mais simplement la correction des erreurs qu’elle contient au moyen d’une décision de rectification &bra; 28/05/2020,-724/18 — T-184/19, Aurea BIOLABS (fig.)/Aurea et al., EU:T:2020:227 &ket;. Les rectifications se limitent aux erreurs matérielles manifestes qui n’affectent pas la portée et le contenu de la décision prise, mais uniquement sa forme (14/12/2006, 392/04-, Manu, EU:T:2006:400, § 55). Cela inclut des erreurs suffisamment claires pour qu’aucune autre version que celle résultant de la correction ne puisse être demandée (09/09/2011, 36/09, dm-, EU:T:2011:449, § 73 et 75) et qui ne justifient pas de déclarer ou de révoquer la décision susceptible d’être annulée (15/03/2011,-50/09, Dada com/kids, EU:T:2011:90, § 32) et d’entendre les parties.
13 Par conséquent, conformément à l’article 102 du RMUE, la règle 1 du dispositif de la décision est rectifiée afin d’exclure les services compris dans la classe 35 qui n’ont pas été
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6 accueillis dans le cadre du recours, à savoir la préparation de transactions commerciales pour le compte de tiers par le biais de boutiques en ligne.
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7 Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Réformer la décision 21/06/2024, R 1997/2023-1, en ce qui concerne l’ordinal 1 de son dispositif, qui se lit désormais comme suit:
1. Annule partiellement la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits et services suivants demandés:
Classe 5: Gels de stimulation sexuelle; produits facilitant les rapports sexuels; lubrifiants personnels.
Classe 10: Moustiquer artificielle les articles de stimulation sexuelle pour adultes; accessoires sexuels; appareils, dispositifs et articles pour l’activité sexuelle; appareils pour l’activité sexuelle; articles relatifs à l’activité sexuelle; accessoires de stimulation sexuelle pour adultes; balles de benwa, en tant qu’accessoires sexuels pour adultes; poupées érotiques pour poupées sexuelles; jouets sexuels; agrandisseurs de pénis, sous forme d’accessoires sexuels pour adultes; pénis artificiels sous forme d’accessoires sexuels pour adultes; vaginas artificiels, en tant qu’accessoires sexuels pour adultes; vibrateurs, en tant qu’accessoires sexuels pour adultes; dispositifs d’activité sexuelle.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les accessoires sexuels.
Signature Signature Signature
G. Humphreys Bacon A. González Fernández E. Fink
Le greffe
Signature
P.O. E. Wagner
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LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 21 juin 2024 rectifié au rectificatif (rectificatif) du 27 janvier 2025
En cause: R 1997/2023-1
TRADEMARK GUIDE LTD Dimitraki Christodolou 53 rd floor, Office 303 1035 Nicosia Chypre Opposante/requérante représentée par FIELDFISHER LLP, 45 Mespil Road, D04 W2F1, Dublin 4 (Irlande)
contre
Sant Assunt, Lda Avenida dos Infesses, 101 4620-490, Lousada Portugal Demanderesse/défenderesse représentée par Ricardo Cardoso, Rua Calouste Gulbenkian, Edifício Mota Gúsima no 52, 7° andar Escritório 9, 4050-144 Porto (Portugal)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 167 744 (demande de marque de l’Union européenne no 18 625 555)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), A. González Fernández (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
21/06/2024, R 1997/2023-1, BongaCams (fig.)/BONGACAMS et al.

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Décision
Résumé des faits
1 Le 20 décembre 2021, Assunto elegant, Lda (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne du signe figuratif suivant:

pour les produits et services suivants: Classe 5: Gels de stimulation sexuelle; produits facilitant les rapports sexuels; lubrifiants personnels.
Classe 10: Moustiquer artificielle les articles de stimulation sexuelle pour adultes; accessoires sexuels; appareils, dispositifs et articles pour l’activité sexuelle; appareils pour l’activité sexuelle; articles relatifs à l’activité sexuelle; accessoires de stimulation sexuelle pour adultes; balles de benwa, en tant qu’accessoires sexuels pour adultes; poupées érotiques pour poupées sexuelles; jouets sexuels; agrandisseurs de pénis, sous forme d’accessoires sexuels pour adultes; pénis artificiels sous forme d’accessoires sexuels pour adultes; vaginas artificiels, en tant qu’accessoires sexuels pour adultes; vibrateurs, en tant qu’accessoires sexuels pour adultes; dispositifs d’activité sexuelle.
Classe 35: Organisation de transactions commerciales pour le compte de tiers par le biais de boutiques en ligne; services de vente au détail concernant les accessoires sexuels.
Classe 42: Services des technologies de l’information; services scientifiques et technologiques; services de conception; hébergement d’installations en ligne pour l’organisation de discussions interactives; services de partage du temps d’ordinateurs; fourniture d’environnements informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; fourniture de systèmes informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; conception et développement de logiciels d’exploitation de réseaux privés virtuels (VPN); hébergement d’applications mobiles; hébergement d’applications interactives; hébergement de contenu numérique sur l’internet; hébergement de contenus multimédias pour des tiers; hébergement de sites web; hébergement et location d’espace mémoire pour des sites web; hébergement d’infrastructures web en ligne pour le compte de tiers à des fins de discussions interactives; hébergement d’infrastructures web en ligne pour des tiers pour le partage de contenus en ligne; services interactifs d’hébergement qui permettent à l’utilisateur de publier et de partager ses propres contenus et images en ligne; services de planification de communautés résidentielles.
Classe 45: Services de réseautage social en ligne; services de rencontres via un réseau social en ligne
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2 La demande de marque de l’Union européenne a été reçue le no 18 625 555 et publiée le 13 janvier 2022.
3 Le 11 avril 2022, BRAND Guide LTD (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande (ci-après la «marque contestée»).
4 Les motifs invoqués dans l’opposition, à la suite de la limitation du 18 octobre 2022, étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur la base de la titularité des enregistrements de marques antérieurs suivants et de la renommée de l’opposante:
d) La marque de l’Union européenne no 17 134 883, «BONGACAMS» (marque 1), déposée le 22 août 2017 et enregistrée le 15 décembre 2017 pour les services suivants:
Classe 38: Transmission électronique de contenus à mouvement pour adultes sous forme de fichiers audio, vidéo et multimédias, y compris fichiers téléchargeables et fichiers transmis en continu via un réseau informatique mondial; télécommunications; services de vidéo à la demande; transmission d’émissions numériques audio et vidéo sur un réseau informatique mondial; mise à disposition de salons de discussion en ligne pour la transmission de messages, de commentaires et de contenus multimédias entre utilisateurs; diffusion en flux de contenus audio et vidéo par le biais d’Internet; diffusion audio, vidéo et multimédia par le biais d’Internet et d’autres réseaux de communication.
Classe 41: Services de divertissement, à savoir accès à un site web contenant des photos, des vidéos, des extraits de films associés et d’autres supports multimédias relatifs au divertissement pour adultes; services de divertissement en ligne; services de divertissement fournis par le biais de réseaux mondiaux de communication; services de studios cinématographiques; organisation et conduite de concours de beauté; divertissement; services de photographie.
e) La marque de l’Union européenne no 17 134 867, «BONGA» (marque 2), déposée le 22 août 2017 et enregistrée le 15 décembre 2017 pour les services suivants:
Classe 35: Services d’assistance, de conseil et de conseil en matière de services de promotion, de marketing et de publicité; promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web; publicité en ligne; publicité par transmission de publicité en ligne pour le compte de tiers sur des réseaux de communications électroniques; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes.
Classe 38: services de vidéo à la demande; transmission d’émissions numériques audio et vidéo sur un réseau informatique mondial; mise à disposition de salons de discussion en ligne pour la transmission de messages, de commentaires et de contenus multimédias entre utilisateurs; diffusion en flux de contenus audio et vidéo par le biais d’Internet; diffusion audio, vidéo et multimédia par le biais d’Internet et d’autres réseaux de communication; transmission électronique de contenus à mouvement pour adultes sous forme de fichiers audio, vidéo et multimédias, y compris fichiers téléchargeables et fichiers en continu via un réseau informatique mondial.
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Classe 41: Services de divertissement en ligne; services de divertissement fournis par le biais de réseaux mondiaux de communication; services de studios cinématographiques; organisation et conduite de concours de beauté; divertissement; photographie; services de divertissement, à savoir accès à un site web contenant des photos, des vidéos, des extraits de films associés et d’autres supports multimédias relatifs au divertissement pour adultes.
f) La marque de l’Union européenne no 16 126 641 (marque no 3), demandée le 1 décembre 2016 et enregistrée le 17 mars 2017, pour les services suivants:
Classe 35: Services d’assistance, de conseil et de conseil en matière de services de promotion, de marketing et de publicité; promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web; publicité en ligne; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus; publicité par transmission de publicité en ligne pour le compte de tiers sur des réseaux de communications électroniques; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes.
Classe 38: Services de vidéo à la demande; transmission d’émissions numériques audio et vidéo sur un réseau informatique mondial; transmission de fichiers de données, audio, vidéo et multimédias, y compris fichiers téléchargeables et fichiers diffusés en continu sur un réseau informatique mondial; mise à disposition de salons de discussion en ligne pour la transmission de messages, de commentaires et de contenus multimédias entre utilisateurs; diffusion en flux de contenus audio et vidéo par le biais d’Internet; diffusion audio, vidéo et multimédia par le biais d’Internet et d’autres réseaux de communication.
Classe 42: Mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés pour la communication; mise à disposition temporaire d’applications logicielles non téléchargeables via un site web; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour le développement de sites web; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la transmission de données; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables permettant le partage de contenus et de commentaires multimédias entre utilisateurs.
5 A l’appui de son raisonnement, l’opposante a fourni les documents suivants, qui sont décrits en termes généraux en réponse à la demande de traitement confidentiel:
− Déclaration du directeur des marques de Brand Guide LTD, datée du 12 octobre 2022, en anglais, accompagnée de sa traduction en espagnol. Elle affirme que «BONGACAMS/BongaCams» est une marque proéminente dans le secteur de la diffusion en flux continu de contenus pour adultes et est l’une des plates-formes de transmission en direct pour grands adultes en Europe. Elle indique également que sous cette marque, des services sont offerts sur différents marchés de l’Union européenne (dont la France, la République tchèque, les Pays-Bas, la Suède, le Danemark et la Roumanie). Cette déclaration comprend:
− Un graphisme similaire sur le web.com montrant que le site internet de l’opposante a eu entre 150 et près de 200 millions de visites en juin 2022.
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12
− Un tableau des recettes totales pour la période 2018-2021.
− Un tableau indiquant le montant dépensé pour le matériel publicitaire et promotionnel au cours de la période 2016-2021.
− Référence à l’étude de marché réalisée par Alexa Global Rating, non datée.
− Annexe A: Enregistrements de marques de l’Union européenne «BRAND Guide», utilisés comme base de l’opposition.
− Annexe B: Captures d’écran du site web similaire.com, via l’internet «Archive’ s Wayback Machine» présentant des classements globaux du site web bongacams.com de Julio 2019 (classés comme 213 dans le monde entier et 72 en Pologne), et en avril 2020 (au niveau mondial 118).
− Annexe C: Des impressions d’un site web inconnu sur lequel le guide de l’utilisateur «BongaCams», daté du 2022 octobre, est disponible. Toutefois, le document est rédigé en anglais:
• Classement global (décembre 2021-février 2022):
• Total des visites (décembre 2021-février 2022):
− Annexe D: Captures d’écran de la page principale de BongaCams.com montrant que ce site web est disponible dans différentes langues. Il inclut également des captures tirées du site web «Archive’ s Wayback Machine», montrant que le site web était disponible dans différentes langues au cours des années-2021. La marque se
trouve sur le site web , ainsi que diverses icônes relatives à des vidéos à contenu orienté pour adultes.
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13
− Annexe E: Captures à partir d’un site web inconnu, en anglais. L’opposante indique qu’elles font référence aux statistiques d’utilisation de «BongaCams», au nombre de sites web en haut X utilisant «BongaCams» et à leur trafic.
− Annexe F: Photographies incluant la légende «tes Affiliate Conference Prague 2022», qui comprend les mots «BongaCams» et «BongaCash» dans différents produits de merchandising et de publicité:
− Annexes G et H: Photographies non datées montrant les mots «BongaCams», «BongaCash» ou «BongaModels» sur divers produits de merchandising, bannières ou magazines rédigés en anglais. Bien que le contenu soit en anglais, certains font référence à la Roumanie et à un anniversaire de 10 ans.
− Annexes I et J: Photographies:
• Merchandising non daté sous le nom «BongaCash by BongaCams».
• Affiches non datées contenant des informations en allemand et le nom «BongaCams».
• Non datées, pour certains événements tels que «YNOT» et «prix lalexpo».
• Pas de date, de stands différents portant le nom .
• D’anmotion en allemand, qui font référence à des événements datant de 2022.
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14
• Non daté, d’une affiche en espagnol qui indique:
.
− Annexe K: Diverses factures et un contrat:
• Une facture datée de 2021, en anglais, émise par un tiers à l’attention de «Proweb progressive Development LTD».
• Contrat en anglais entre un tiers et «Proweb progressively Development LTD» daté du 03 octobre 2018.
• Liste indiquant par l’opposante qu’il s’agit d’un certain nombre de factures émises en 2018 et 2020. Toutes les factures font référence à «BongaCams». Environ la moitié de ces factures indiquent l’euro comme monnaie. Le montant total de la liste des factures est considérable.
• Deux factures, en anglais, émises par «Baltic print lique Banners» datées de 2017 et adressées à un tiers pour l’impression, entre autres, des termes «bonga»/«bongacams» dans du matériel publicitaire.
• Certaines factures, en anglais et en allemand, émises par des tiers à l’attention de «Proweb progressively Development LTD» en 2019, 2020 et 2022. Ils font référence à des adresses en Allemagne, aux États-Unis d’Amérique et en Roumanie.
− Annexes L et N: Photographies non datées. Le site web www.fubarwebmasters.com apparaît dans le coin supérieur gauche. La marque antérieure se présente comme suit:
− Annexe O: Article non spécifié, publié en anglais en 2022. L’opposante affirme qu’elle fait référence à des personnes à Malte qui visitent des pages web telles que «BongaCams».
− Annexe P: Impression du site web «XBIZ» en anglais. Elle contient des billets pour divers articles (datés entre 2015 et 2022) qui font référence à «BongaCams». En outre, elle contient quelques articles en anglais publiés en 2015, 2017 et 2019.
− Annexe q: Impression du site web «YNOT» en anglais. Elle contient des billets pour divers articles (datés de la période 2015-2022) qui font référence à «BongaCams». En outre, elle contient quelques articles en anglais publiés en 2015, 2017 et 2019.
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− Annexe R: Impressions en anglais du site web «CAMGIRLS»; Il s’agit d’une revue du site web «BongaCams», ainsi que des commentaires de divers utilisateurs, publiés au cours de la période 2013-2022.
− Annexe S: Une impression du site web «YNOT», en anglais, pour les prix de 2016;
− Annexe T: Publication sur le site web XBIZ datée de 2016, en anglais. L’opposante indique qu’il s’agit d’un article figurant sur la liste des finalistes appelés «XBIZ CAM Awards».
− Annexe U: Publication sur le site web XBIZ datée de 2017, en anglais. L’opposante indique qu’il s’agit d’un article figurant sur la liste des finalistes appelés «XBIZ CAM Awards».
− Annexe V: Article du 2021 «BCAMS MAGAZINE». L’opposante affirme qu’elle fait référence à la victoire «BongaCams» aux prix «YNOT Awards».
− Annexe W: Un article en anglais du site web «ADULT webcam Awards» daté de 2018. L’opposante affirme qu’elle fait référence aux gagnants des prix «ADULT webcam Awards». Ainsi qu’une photographie avec la légende «tes Affiliats Conference Prague 2022» et une photographie d’un prix décerné à «BongaCams» en 2022.
− Annexe X: Impression du site internet de l’opposante en anglais. L’opposante affirme que la partie opérationnelle (l’entité «BNC Technology and Advertising LTD») et l’opposante sont des entreprises liées et que l’opposante a autorisé «BNC Technology and Advertising LTD» à utiliser la marque «BONGACAMS».
6 Par décision du 21 juillet 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, rejetant la demande de marque de l’Union européenne no 18 625 555 pour les services contestés compris dans la classe 42, à l’exception des services relatifs à la planification de communautés résidentielles, et de tous les services contestés compris dans la classe 45, autorisant leur enregistrement pour les autres produits et services demandés compris dans les classes 5, 10 et 35. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens. Le raisonnement de la division d’opposition peut être résumé comme suit:
− L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il convient d’examiner d’abord l’opposition par rapport à la marque antérieure no 1, la marque de l’Union européenne no 17 134 883, «BONGACAMS».
− Les produits et services contestés en classes 5, 10 et 35 sont différents de tous les services couverts par la marque antérieure no 1 «BONGACAMS». En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 42, si les services de planification de communautés résidentielles sont différents des services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée, les autres services compris dans cette classe sont similaires aux services de télécommunications de l’opposante compris dans la classe 38. Services de réseautage social en ligne; les services de rencontre fournis par le biais de réseaux sociaux compris dans la classe 45 sont similaires à
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16 un faible degré aux services de télécommunications de l’opposante compris dans la classe 38.
− Les services compris dans les classes 38 et 41 de la marque antérieure no 2, de la marque de l’Union européenne no 17 134 867, «BONGA» et de la marque
antérieure no 3, la MUE no 16 126 641 , couvrent les mêmes services que ceux précédemment comparés dans la marque antérieure no 1 et la marque de l’Union européenne no 17 134 883, de sorte que l’issue est la même. Les services contestés compris dans les classes 35 et 42 sont également différents des services couverts par les marques antérieures.
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− Les services en cause s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expérience ou des connaissances professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
− Sur le plan visuel, les signes sont fortement similaires. Sur le plan phonétique, les signes sont identiques. Sur le plan conceptuel, pour le public qui identifie l’élément «CAM», le degré de similitude est faible puisqu’ils coïncident par le concept faible de «house web» et, dans le cas où le public n’identifierait aucun concept dans la marque antérieure, celle-ci percevra le concept de «caméras web» dans le signe contesté, de sorte que les marques ne seront pas similaires sur le plan conceptuel.
− Pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites à l’appui de la revendication d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure en raison de son usage répandu ne sont pas examinées. Quant au caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il doit être considéré comme normal.
− Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. L’opposition est considérée comme partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque antérieure no 1, marque de l’Union européenne no 17 134 883, et la marque contestée doit être rejetée pour tous les services compris dans la classe 42, à l’exception des services de planification de communautés résidentielles, et de tous les services contestés compris dans la classe 45. Les autres produits et services contestés compris dans les classes 5, 10 et 35 et les «services pour la planification de communautés résidentielles» compris dans la classe 42 sont différents de ceux couverts par la marque antérieure no 1 et ne relèvent donc pas de l’interdiction prévue à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’une des conditions nécessaires à leur application n’étant pas remplie. Lesdits produits et services contestés compris dans les classes 5, 10 et 35 et les «services de planification de communautés résidentielles» compris dans la classe 42 sont également différents des services des marques antérieures no 2 et no 3 et, par conséquent, une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie; par conséquent, l’opposition est rejetée pour ce motif pour les produits et services mentionnés.
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− En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, les éléments de preuve produits par l’opposante concluent qu’aucune des marques antérieures n’est renommée et que, par conséquent, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et, par conséquent, l’opposition est rejetée pour ce motif.
7 Le 21 septembre 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour tous les produits et services compris dans les classes 5, 10 et 35 et pour les services de planification de communautés résidentielles en classe 42.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 21 novembre 2023. Avec ces derniers, l’opposante a présenté des preuves supplémentaires à celles fournies le 18 octobre 2022, dans le cadre de la procédure d’opposition. Les arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La marque antérieure «BONGACAMS» et le signe contesté sont conceptuellement identiques, puisqu’ils contiennent les mêmes mots dans la même position, de sorte que les consommateurs percevront qu’ils ont la même signification.
− Le consommateur moyen sera le grand public et, par conséquent, les produits et services en cause seront utilisés ou achetés par le grand public. Le niveau d’attention du public sera moyen ou légèrement supérieur à la moyenne, mais en aucun cas élevé.
− Les produits et services contestés compris dans les classes 5 et 10 sont similaires aux services compris dans la classe 41 pour lesquels les marques antérieures ont été enregistrées, à savoir la fourniture de services de divertissement, à savoir fourniture de photographies sur un site web avec des clips de films connexes et d’autres matériaux multimédias dans le domaine du divertissement pour adultes; services de divertissement en ligne; les divertissements fournis par le biais d’un réseau mondial de communications, étant donné qu’ils ont la même nature et la même destination, sont complémentaires et sont généralement vendus via les mêmes canaux de distribution.
− Les transactions commerciales et de vente au détail nécessaires pour accéder aux services compris dans les classes 38 et 41 de la requérante sont très similaires, presque identiques, aux services contestés compris dans la classe 35. En outre, les services de la demanderesse compris dans la classe 35 sont similaires aux services de l’opposante compris dans la classe 35, à savoir services de publicité, de marketing et de promotion, services d’assistance et de conseil, étant donné qu’ils peuvent provenir de la même entreprise et cibler les mêmes utilisateurs finaux.
− Les services de la demanderesse compris dans la classe 42, à savoir les services de planification de communautés résidentielles, sont similaires aux services de l’opposante compris dans la classe 42, à savoir mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables utilisés dans les communications; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la transmission de données, étant donné qu’ils sont complémentaires étant donné qu’ils ont la même destination et sont utilisés par le même consommateur final.
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− Le degré élevé de similitude du signe contesté et de la marque antérieure «BONGACAMS» de l’appelante devrait compenser une similitude moindre entre les produits et services.
− Compte tenu de l’identité phonétique et du degré élevé de similitude visuelle entre la marque antérieure et le signe contesté, ainsi que de la similitude existant entre les autres marques antérieures et le signe contesté, ainsi que de la similitude entre les produits et services respectifs, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’opposition est incorrecte dans la mesure où elle a été rejetée pour une partie des produits et services.
− La marque «BONGACAMS» de la requérante jouit d’une grande renommée et d’une renommée importante dans l’UE, de sorte que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est applicable en l’espèce et la marque contestée doit être refusée pour tous les produits et services, y compris en ce sens. La renommée provient de la publicité générée par les activités de marketing réalisées et la vente des services pendant plus de 10 ans.
− L’opposante a produit de nouveaux éléments de preuve pour démontrer que les marques antérieures jouissent d’une renommée et en quoi cette renommée s’est accrue au fil des ans en la plaçant en tant que société de premier plan dans le secteur du divertissement pour adultes et pour confirmer le lien existant entre les produits et services contestés et les services des marques antérieures. En particulier, les preuves apportées sont:
• Annexe 1: Photos de la marque BONGACAMS affichées lors de différents sommets et événements.
• Annexe 2: Extraits de sites web de tiers dans le secteur du divertissement pour adultes vendant des produits compris dans les classes 5 et 10.
• Annexe 3: Articles relatifs aux actes/sumars auxquels l’opposante a participé.
• Annexe 4: Classement des meilleurs sites web de divertissement pour adultes/transmission en direct de BONGACAMS.
• Annexe 5: Factures adressées à l’opposante dans le cadre de sa publicité et promotion de la marque BONGACAMS.
• Annexe 6: Déclarations de tiers de XBIZ et de Venus Berlin.
• Annexe 7: Des informations sur XBIZ et Venus Berlin;
• Annexe 8: Articles relatifs aux services de la marque BONGACAMS.
• Annexe 9: Exemples de supermarchés dans l’Union européenne qui vendent les produits correspondants compris dans la classe 5.
9 La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse au recours.
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Motifs
10 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et est dès lors recevable. En outre, le recours est partiellement accueilli, comme il sera expliqué ci-après, après analyse de la portée du recours et de la recevabilité des éléments de preuve produits au cours de la phase de recours, afin de poursuivre la révision de la demande de: I) article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et II) article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Portée du recours
11 L’opposante a formé le recours contre une partie de la décision attaquée, la partie n’ayant pas fait droit aux prétentions de celle-ci, dans la mesure où la division d’opposition a partiellement rejeté l’opposition pour les produits et services contestés compris dans les classes 5, 10 et 35 et pour les services de planification de communautés résidentielles en classe 42. L’opposante conteste cette partie de la décision qui lui porte préjudice, en invoquant l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
12 La demanderesse n’a pas contesté l’autre partie de la décision de la division d’opposition qui lui fait grief et qui a fait droit à l’opposition pour les produits et services restants demandés en classe 42, à l’exception des services de planification des communautés résidentielles, et de ceux demandés en classe 45. En l’absence de toute contestation, cette partie de la décision devient définitive et ne relève pas de la portée du recours.
13 Par conséquent, la chambre de recours examinera si c’est à juste titre que la division d’opposition a conclu que l’opposition formée à l’encontre de la marque contestée devait être partiellement rejetée en ce qui concerne les produits et services contestés compris dans les classes 5, 10 et 35 et les services de planification de communautés résidentielles compris dans la classe 42, en appréciant, à cette fin, l’application: I) article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et II) article 8, paragraphe 5, du RMUE, après examen de la recevabilité des éléments de preuve produits au stade du recours.
Recevabilité des éléments de preuve supplémentaires produits au stade du recours
14 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Il ressort clairement du libellé de cette disposition que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du RMUE et qu’il n’est nullement interdit à l’Office de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits &bra; 01/02/2023, T-772/21, efbet (fig.), EU:T:2023:36, § 38 et jurisprudence citée &ket;.
15 Afin de prouver la renommée de ses marques antérieures, l’opposante a présenté, avec son acte de recours du 21 novembre 2023, des preuves supplémentaires à celles déjà fournies le 18 octobre 2022, énumérées au paragraphe 8, à savoir les annexes 1 à 9. Les nouveaux éléments de preuve comprennent des photographies de la marque 1, affichées lors de divers sommets et événements, des extraits de sites web de tiers dans le secteur du divertissement pour adultes, des articles relatifs aux Sumes auxquels l’opposante a participé, une
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20 classification des meilleurs sites web de divertissement pour adultes, des factures émises par l’opposante, des déclarations de tiers et des articles relatifs aux services de l’opposante.
16 L’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’Office en vertu de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE est limité et limité par l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE. Selon cet article, les chambres de recours ne peuvent admettre des faits ou des preuves présentés pour la première fois devant elles que s’ils remplissent deux conditions: d’une part, «qui sont, à première vue, susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne l’issue de l’affaire» et, d’autre part, «n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils ne font que compléter des éléments de preuve pertinents déjà produits en temps utile, ou sont présentés pour contester des constatations opérées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours».
17 En l’espèce, les conditions d’acceptation des preuves produites hors délai par l’opposante dans la phase de recours sont remplies. La chambre note que les éléments de preuve ont été produits afin de compléter les arguments exposés dans le cadre de la procédure d’opposition et de répondre aux affirmations de la décision attaquée. En outre, ces éléments de preuve peuvent, à première vue, être pertinents pour le sort de la procédure. Par conséquent, dans l’exercice du pouvoir d’appréciation dont elle dispose en vertu de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours accepte les éléments de preuve produits au moyen d’un recours (15/03/2022, R 1643/2021-5, cargoroo/KANGAROO Bike, § 18; 08/12/2022, R 1299/2022-2 -4, WILD INSPIRED TING/INSPIRED, § 23; 08/06/2023, R 294/2023-5, GOOD CHEMISTRY, § 16, 17). Toutefois, la chambre de recours souligne que cette acceptation n’implique pas automatiquement qu’ils sont concluants pour l’issue du cas d’espèce.
I) Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
18 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
19 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 33 et 34; 02/12/2020, T-639/19, 5MS MMMMM (fig.)/5j (fig.), EU:T:2020:581, § 26 et jurisprudence citée).
20 La chambre de recours examinera d’abord le risque de confusion du signe contesté par rapport à la marque antérieure no 1, à savoir la marque de l’Union européenne no 17 134 883, par rapport aux produits et services contestés compris dans les classes 5, 10 et
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35 et par rapport aux services de planification de communautés résidentielles compris dans la classe 42.
Marque antérieure no 1
Territoire et public pertinent
21 La marque antérieure no 1, la MUE no 17 134 883, comme les autres marques antérieures, sont des marques de l’Union européenne et, par conséquent, le territoire pertinent aux fins de l’examen du risque de confusion est celui de l’Union européenne. En tout état de cause, pour refuser l’enregistrement d’une demande de marque de l’Union européenne, il suffit que le motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union européenne (05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club/Touring CLUB ITALIANO et al., EU:T:2020:31, § 84). Ainsi, le motif de refus d’enregistrement d’une demande de marque de l’Union européenne ne peut être fondé que sur la perception du public dans une partie du territoire (16/01/2018, T-204/16, Metabox, EU:T:2018:5, § 74).
22 En l’espèce, les produits et services en cause couvrent, d’une part, des catégories générales de produits et de services s’adressant tant au grand public qu’aux clients professionnels et, d’autre part, des produits et services qui s’adressent, plus spécifiquement, aux utilisateurs du grand public, intéressés par des produits et services pour adultes ainsi qu’à des clients professionnels ayant une expérience ou des connaissances professionnelles spécifiques dans ce secteur.
23 Bien que l’opposante souligne que le niveau d’attention du public pertinent peut être moyen ou légèrement supérieur à la moyenne sans atteindre un niveau élevé, la chambre de recours ne partage pas cet avis. Par exemple, pour les services contestés compris dans la classe 42 relatifs aux services de planification de communautés résidentielles, le niveau d’attention du public variera de moyen à élevé en fonction de la complexité du projet de planification, de son impact et de son coût économique. Dès lors, le niveau d’attention du public pertinent à l’égard des produits et services contestés peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services.
Comparaison des produits et services
24 Pour apprécier la similitude entre les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (11/11/1997-, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23).
25 L’élément déterminant sera que le public pertinent percevra les services en cause comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, 85/02, Castillo, EU:T:2003:288-, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant de proposer des services sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs de services soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca BU, EU:T:2007:214, § 37).
26 Les produits et services comparés sont ceux présentés dans le tableau suivant:
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Signe contesté Marque antérieure no 1 Marque de l’Union européenne no 17 134 883 Classe 5: Gels de stimulation sexuelle; Classe 38: Transmission électronique de produits facilitant les rapports sexuels; contenus à mouvement pour adultes sous lubrifiants personnels. forme de fichiers audio, vidéo et Classe 10: Moustiquer artificielle les multimédias, y compris fichiers articles de stimulation sexuelle pour téléchargeables et fichiers transmis en adultes; accessoires sexuels; appareils, continu via un réseau informatique dispositifs et articles pour l’activité mondial; télécommunications; services de sexuelle; appareils pour l’activité vidéo à la demande; transmission sexuelle; articles relatifs à l’activité d’émissions numériques audio et vidéo sur sexuelle; accessoires de stimulation un réseau informatique mondial; mise à sexuelle pour adultes; balles de benwa, en disposition de salons de discussion en ligne tant qu’accessoires sexuels pour adultes; pour la transmission de messages, de poupées érotiques pour poupées commentaires et de contenus multimédias sexuelles; jouets sexuels; agrandisseurs entre utilisateurs; diffusion en flux de de pénis, sous forme d’accessoires sexuels contenus audio et vidéo par le biais pour adultes; pénis artificiels sous forme d’Internet; diffusion audio, vidéo et d’accessoires sexuels pour adultes; multimédia par le biais d’Internet et vaginas artificiels, en tant qu’accessoires d’autres réseaux de communication. sexuels pour adultes; vibrateurs, en tant Classe 41: Services de divertissement, à qu’accessoires sexuels pour adultes; savoir accès à un site web contenant des dispositifs d’activité sexuelle. photos, des vidéos, des extraits de films Classe 35: Organisation de transactions associés et d’autres supports multimédias commerciales pour le compte de tiers par relatifs au divertissement pour adultes; le biais de boutiques en ligne; services de services de divertissement en ligne; vente au détail concernant les accessoires services de divertissement fournis par le sexuels. biais de réseaux mondiaux de Classe 42: Irrégularités dansla communication; services de studios planification des communautés cinématographiques; organisation et résidentielles. conduite de concours de beauté; divertissement; services de photographie.
(i) Produits contestés compris dans les classes 5 et 10
27 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que les produits et services contestés compris dans les classes 5 et 10 sont différents de tous les services antérieurs compris dans les classes 38 et 41, étant donné que, bien que les produits et services de l’opposante soient liés au secteur du divertissement pour adultes, il ne suffit pas qu’ils soient jugés similaires en raison de leur nature, de leur destination et de leur utilisation différentes. En outre, les produits et services contestés ne sont pas indispensables à la prestation des services de l’opposante et ne sont pas en concurrence les uns avec les autres.
28 L’opposante fait toutefois valoir que les produits et services contestés compris dans les classes 5 et 10 sont similaires aux services de l’opposante compris dans la classe 41, à savoir des services de divertissement, à savoir la fourniture d’un site web avec des photographies, des clips de films connexes et d’autres supports multimédias dans le domaine du divertissement pour adultes; services de divertissement en ligne; divertissement fourni via un réseau mondial de communications, étant donné qu’ils ont la
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23 même nature et la même destination, qu’ils sont complémentaires, qu’ils sont normalement vendus par les mêmes canaux de distribution et qu’ils partagent le même public pertinent.
29 L’opposante fait également valoir qu’il est habituel que les entreprises proposant des services de divertissement pour adultes et en streaming proposent également des produits à caractère sexuel dans les classes 5 et 10, étant donné qu’il existe une caractéristique commune de procurer un avantage au consommateur. Dans son acte de recours, l’opposante fait référence à une décision de la division d’opposition, opposition no B 3 164 978, citant un arrêt du Tribunal, qui a jugé que «l’organisation d’activités sportives implique l’utilisation de «jeux» et, par extension, d’ «articles de gymnastique et de sport»
–, et qu’il existe donc un faible degré de similitude entre eux (16/09/2013, T-250/10, K nuts der Eisbar, EU:T:2013:448, § 68-76).
30 De l’avis de la chambre de recours, les produits contestés compris dans les classes 5 et 10 sont des articles et des accessoires destinés à être utilisés comme jouets ou stimulants dans l’activité sexuelle de leurs consommateurs. En revanche, les services en classes 38 et 41 des marques antérieures ont des finalités différentes, telles que le divertissement, la récréation, le choix du meilleur ou le meilleur en matière de beauté, de production, d’édition et d’assemblage au sein des services d’un studio de cinéma ou la capture photographique de moments spéciaux ou leur documentation. Même si certains services offerts par la marque antérieure no 1, tels que ceux liés à la transmission de contenus pour adultes en ligne, peuvent inclure la vente de certains produits compris dans la liste des produits contestés en classes 5 et 10, il s’agit de produits et services qui n’ont pas la même destination ou utilisation. Dès lors, le public pertinent ne croira pas raisonnablement que les produits et services comparés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
31 Les produits et services comparés ne sont ni concurrents ni complémentaires. Les produits et services en cause ne sont pas concurrents, car le public pertinent n’opérera ni pour l’achat de jouets sexuels ni pour un service de divertissement en raison de la transmission de contenus pour adultes, étant donné qu’ils n’ont pas nécessairement la même finalité. Les produits et services comparés ne sont pas non plus complémentaires. La vente de jouets ou d’accessoires sexuels, bien qu’ils puissent être vendus ou utilisés par des entreprises qui fournissent des services de transmission de contenu pour adultes, ne sont pas indispensables pour pouvoir les proposer. Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture des services incombe à la même entreprise. Ainsi, aux fins d’apprécier la complémentarité des produits ou des services, il convient, en définitive, de tenir compte de la perception du public pertinent quant à l’importance d’un produit ou d’un service pour l’usage d’un autre produit ou service (01/12/2021, T-467/20, Zara, EU:T:2021:842, § 123; 12/03/2020, T- 296/19, Sumo11, EU:T:2020:93, § 41; 02/10/2013, T-285/12, Boomerang, EU:T:2013:520, § 26; 12/07/2012, T-361/11, DOLPHIN, EU:T:2012:377, § 48). Pour le public pertinent, compte tenu de la nature, de la destination et de l’utilisation différentes, les produits et services ne seront pas perçus comme complémentaires.
32 En ce qui concerne la décision rendue dans la procédure d’opposition no B 3 164 978, qui cite l’arrêt du Tribunal (16/09/2023, T-250/10, KNUT-DER EISBÄR/KNUD et al., EU:T:2013:448), mentionnée par l’opposante, il est souligné que la comparaison effectuée dans cette affaire ne porte pas sur les mêmes services, étant donné que les produits et
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24 services sont comparés en classes 28 et 41. Cette citation est dès lors sans pertinence en l’espèce.
33 Par conséquent, les produits contestés compris dans les classes 5 et 10 ne sont pas similaires, mais différents, aux services compris dans les classes 38 et 41 de la marque antérieure no 1.
(ii) Services contestés compris dans la classe 35
34 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que les services contestés compris dans la classe 35 sont différents de tous les services compris dans les classes 38 et 41 de la marque antérieure no 1. La division d’opposition a considéré que les services relevant de la classe 35, à savoir préparation de transactions commerciales pour le compte de tiers, par le biais de boutiques en ligne; les services de vente au détail d’articles sexuelssont des services liés à la vente de produits sexuels et à la préparation de transactions commerciales pour des tiers et, dès lors, à l’instar des produits compris dans les classes 5 et 10 comparés ci-dessus, le simple fait que les services contestés et certains des services de l’opposante concernent le secteur du divertissement pour adultes ne les rend pas similaires aux services compris dans les classes 38 et 41 de la marque antérieure 1.
35 L’opposante fait valoir, en ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 35, que les transactions commerciales et de vente au détail nécessaires pour accéder aux services compris dans les classes 38 et 41 antérieures sont très similaires, presque identiques, aux services contestés compris dans la classe 35. En outre, l’opposante cite et considère applicable à la comparaison avec les services de l’opposante compris dans la classe 41 la décision rendue dans la procédure d’opposition no B 1 420 100, dans laquelle la division d’opposition a conclu à l’existence d’un degré de similitude, bien que très limité, entre certains des services compris dans la classe 35 et d’autres en classe 41.
36 Pour la chambre de recours, les services contestés compris dans la classe 35 sont différents des services compris dans les classes 38 et 41 de la marque antérieure no 1. Les services analysés ont des finalités différentes, ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, leur mode de disposition diffère également. Aux fins de son analyse correcte, la chambre de recours décomposera les services contestés compris dans la classe 35 en deux groupes, celui d’organiser des transactions commerciales pour le compte de tiers par l’intermédiaire de magasins en ligne et celui des services de vente au détail liés aux accessoires sexuels.
37 En effet, d’une part, les services contestés compris dans la classe 35, relatifs à la préparation de transactions commerciales pour des tiers via des boutiques en ligne, sont destinés à contribuer à une gestion commerciale optimale. En revanche, les services compris dans les classes 38 et 41 de la marque antérieure 1 ont pour objet la fourniture de contenu audio, vidéo et multimédia, ainsi que le divertissement, la récréation, l’organisation et la conduite de concours de beauté, les services de studio de cinéma tels que la production, l’édition et l’édition ou les services photographiques. Les services de la marque contestée en classe 35 ne sont pas nécessaires, indispensables ou importants pour la fourniture des services de la marque antérieure en classes 38 et 41, ni inversement et ne sont donc pas complémentaires.
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38 Les services comparés ne sont pas non plus en concurrence puisque, étant donné que l’entreprise est utilisée à des fins différentes, qui ont l’intention de contracter des services pour la préparation de transactions commerciales pour le compte de tiers par l’intermédiaire de magasins, elle cherchera entre des entreprises spécialisées dans ces services et non entre des entreprises intervenant dans la transmission et la diffusion de contenus vidéo, audio et multimédias ou de divertissements pour adultes, entre autres, et inversement.
39 En revanche, les services contestés compris dans la classe 35 relatifs aux services de vente au détail d’articles sexuels ont pour but de fournir aux consommateurs des articles sexuels contre paiement d’une taxe, contrairement à la destination de la fourniture de contenus audio, vidéo et multimédias ainsi que de divertissements pour adultes, entre autres, des services compris dans les classes 38 et 41 de la marque antérieure no 1. Les services analysés ne sont pas non plus concurrents car ils ont des finalités différentes, ne sont pas complémentaires et leur mode de prestation varie. De même, une complémentarité ne saurait être revendiquée pour les services en cause. La vente d’articles sexuels n’est ni nécessaire, ni essentielle pour la fourniture des services compris dans les classes 38 et 41, et il ne saurait non plus être déduit de la documentation fournie que le public pertinent la percevra comme telle. Aux fins d’apprécier la complémentarité des produits ou des services, il convient, en fin de compte, de tenir compte de la perception du public pertinent quant à l’importance d’un produit ou d’un service pour l’utilisation d’un autre produit ou service ou d’un produit ou service comparatif (01/12/2021, T-467/20, Zara, EU:T:2021:842, § 123; 12/03/2020, T-296/19, Sumo11, EU:T:2020:93, § 41; 02/10/2013, T-285/12, Boomerang, EU:T:2013:520, § 26; 12/07/2012, T-361/11, DOLPHIN, EU:T:2012:377, § 48).
40 En outre, les modalités de prestation des services sont également différentes: d’une part, les services contestés compris dans la classe 35 de services de vente au détail d’articles sexuels sont généralement proposés par le biais d’un site web ou d’une plateforme de commerce électronique, dans lesquels ils peuvent inclure un bot pour la résolution des doutes, le catalogue de produits, la gestion du mode d’expédition et du portail de paiement. En revanche, les services compris dans les classes 38 et 41 sont fournis à partir de sites web avec un contenu multimédia spécifique pour adultes utilisant des technologies de diffusion en flux intégrant généralement des mesures de protection de la vie privée et des options de paiement; dans des locaux commerciaux dans le cas de la photographie, dans des locaux avec des décors et des études audiovisuelles appropriés pour des services de cinéma ou de grandes salles de concours de beauté.
41 Par conséquent, «courtage de transactions commerciales pour le compte de tiers par le biais de boutiques en ligne; services de vente au détail d’articles sexuels» compris dans la classe 35 ne sont pas similaires aux services de l’opposante compris dans les classes 38 et 41.
42 En ce qui concerne l’argument de l’opposante concernant une décision de la division d’opposition, la chambre de recours indique, d’une part, que chaque affaire présente sa particularité, qui doit être analysée par hasard et, d’autre part, que la chambre de recours n’est pas liée par les décisions rendues en première instance (09/11/2016, T-290/15, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73).
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(III) Services contestés compris dans la classe 42: conception de communautés résidentielles
43 Les services contestés compris dans la classe 42 concernant les services de planification de communautés résidentielles sont différents des services compris dans les classes 38 et 41 de la marque antérieure no 1. Ils ciblent des publics différents, ont des finalités différentes et ont une manière différente de les fournir.
44 En conclusion, les produits et services contestés compris dans les classes 5, 10 et 35 et les services de planification de communautés résidentielles compris dans la classe 42 sont différents des services compris dans les classes 38 et 41 de la marque antérieure no 1.
45 En l’absence de respect de l’une des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir la similitude des produits et services, ledit principe n’est pas applicable et tout risque de confusion par rapport à la marque antérieure no 1 est exclu.
46 Il y a donc lieu de poursuivre l’examen du risque de confusion en ce qui concerne les marques antérieures 2 et 3.
Marques antérieures 2 et 3
47 L’opposante a fondé son opposition sur les marques antérieures no 17 134 867, no 2 et no 16 126 641, marque no 3. Pour ces marques, les indications fournies sur le territoire pertinent et le public pertinent pour la marque antérieure no 1 sont applicables et la chambre de recours procédera donc à la comparaison des produits et services de l’opposante ci-dessous.
Signe contesté Marques antérieures 2 et 3 Classe 5: Gels de stimulation sexuelle; Marque de l’Union européenne no produits facilitant les rapports sexuels; 17 134 867 (marque verbale) lubrifiants personnels. Classe 35: Services d’assistance, de conseil Classe 10: Moustiquer artificielle les et de conseil en matière de services de articles de stimulation sexuelle pour promotion, de marketing et de publicité; adultes; accessoires sexuels; appareils, promotion en ligne de réseaux informatiques dispositifs et articles pour l’activité et de sites web; publicité en ligne; publicité sexuelle; appareils pour l’activité par transmission de publicité en ligne pour sexuelle; articles relatifs à l’activité le compte de tiers sur des réseaux de sexuelle; accessoires de stimulation communications électroniques; services de sexuelle pour adultes; balles de benwa, mannequins à des fins publicitaires ou de en tant qu’accessoires sexuels pour promotion des ventes. adultes; poupées érotiques pour poupées Classe 38: Services de vidéo à la demande; sexuelles; jouets sexuels; agrandisseurs transmission d’émissions numériques audio de pénis, sous forme d’accessoires et vidéo sur un réseau informatique mondial; sexuels pour adultes; pénis artificiels mise à disposition de salons de discussion en sous forme d’accessoires sexuels pour ligne pour la transmission de messages, de adultes; vaginas artificiels, en tant commentaires et de contenus multimédias qu’accessoires sexuels pour adultes; entre utilisateurs; diffusion en flux de vibrateurs, en tant qu’accessoires contenus audio et vidéo par le biais d’Internet; diffusion audio, vidéo et
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27 sexuels pour adultes; dispositifs multimédia par le biais d’Internet et d’autres d’activité sexuelle. réseaux de communication; transmission Classe 35: Organisation de transactions électronique de contenus à mouvement pour commerciales pour le compte de tiers adultes sous forme de fichiers audio, vidéo et par le biais de boutiques en ligne; multimédias, y compris fichiers services de vente au détail concernant téléchargeables et fichiers en continu via un les accessoires sexuels. réseau informatique mondial. Classe 42: Irrégularités dansla Classe 41: Services de divertissement en planification des communautés ligne; services de divertissement fournis par résidentielles. le biais de réseaux mondiaux de communication; services de studios
cinématographiques; organisation et conduite de concours de beauté; divertissement; photographie; services de divertissement, à savoir accès à un site web contenant des photos, des vidéos, des extraits de films associés et d’autres supports multimédias relatifs au divertissement pour adultes. Marque de l’Union européenne no 16 126 641 (marque figurative) Classe 35: Services d’assistance, de conseil et de conseil en matière de services de promotion, de marketing et de publicité; promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web; publicité en ligne; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus; publicité par transmission de publicité en ligne pour le compte de tiers sur des réseaux de communications électroniques; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes. Classe 38: Services de vidéo à la demande; transmission d’émissions numériques audio et vidéo sur un réseau informatique mondial; transmission de fichiers de données, audio, vidéo et multimédias, y compris fichiers téléchargeables et fichiers diffusés en continu sur un réseau informatique mondial; mise à disposition de salons de discussion en ligne pour la transmission de messages, de commentaires et de contenus multimédias entre utilisateurs; diffusion en flux de contenus audio et vidéo par le biais d’Internet; diffusion audio, vidéo et multimédia par le biais d’Internet et d’autres réseaux de communication. Classe 42: Mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés pour la
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28 communication; mise à disposition temporaire d’applications logicielles non téléchargeables via un site web; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour le développement de sites web; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la transmission de données; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables permettant le partage de contenus et de commentaires multimédias entre utilisateurs.
(i) Produits contestés compris dans les classes 5 et 10
48 Les produits contestés compris dans les classes 5 et 10 sont différents de tous les services des marques antérieures 2 et 3 compris dans les classes 35, 38, 41 et 42.
49 Les produits contestés en classes 5 et 10 sont différents des services en classe 35 des marques antérieures 2 et 3 car ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation et leur fourniture, leur public cible et leurs canaux de commercialisation.
50 Les produits contestés en classes 5 et 10 sont différents des services des marques antérieures 2 et 3 en classes 38 et 41 pour les mêmes raisons que celles avancées pour les services de ces classes de la marque antérieure 1.
51 Les produits contestés compris dans les classes 5 et 10 sont différents des services compris dans la classe 42 de la marque antérieure no 3, étant donné qu’ils diffèrent également par leur nature, leur destination, leur utilisation, leur mise à disposition, leur public cible et leurs canaux de commercialisation.
(ii) Services contestés compris dans la classe 35
52 Les services contestés compris dans la classe 35 sont différents des services compris dans les classes 35, 38, 41 et 42 des marques antérieures no 2 et no 3.
53 En commençant par la comparaison des services contestés compris dans la classe 35 avec les services compris dans la classe 35 des marques antérieures 2 et 3, la division d’opposition a estimé que les services contestés compris dans la classe 35 sont différents des services compris dans la classe 35 pour lesquels les marques antérieures no 2 et no 3 ont été enregistrées. Les services compris dans la classe 35 des marques 2 et 3 concernent des conseils en matière de marketing et de publicité, la promotion en ligne de réseaux et de sites web, la publicité en ligne, la gestion de programmes de fidélisation et d’obligations, la transmission de publicités en ligne pour des tiers et des modèles de publicité et de promotion des ventes. Ces services sont fournis par du personnel ou des entreprises spécialisées, telles que des agences de publicité, des consultants en marketing ou une stratégie de vente, entre autres, et, par conséquent, les services comparés s’adressent à des publics différents et ne partagent pas les mêmes fournisseurs ni les mêmes canaux de distribution.
54 L’opposante fait valoir que les services contestés compris dans la classe 35, organisation de transactions commerciales pour le compte de tiers, via des magasins en ligne; les
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29 services de vente au détail liés aux articles sexuels sont similaires aux services d’assistance, de conseil et de conseil de l’opposante compris dans la classe 35 en matière de services de promotion, de marketing et de publicité, étant donné que tous deux permettent aux consommateurs d’exercer leur activité ou offrent aux entreprises le soutien nécessaire pour acquérir, développer et accroître leur part de marché. En outre, un tiers qui fournit des services de vente au détail et qui organise des transactions commerciales exigera des services de publicité et de promotion afin de mener et d’étendre ses activités. Par conséquent, les services compris dans la classe 35 peuvent provenir de la même entreprise et cibler les mêmes utilisateurs finaux. A l’appui de son argumentation, l’opposante cite la décision rendue dans la procédure d’opposition no B 2 785 015, dans laquelle la division d’opposition a considéré que les services de publicité, de marketing et de promotion «sont similaires à un faible degré à la direction des affaires ou à l’assistance et à la direction des affaires de l’opposante dans les transactions».
55 La chambre de recours considère que, alors que les services contestés de préparation de transactions commerciales pour des tiers, par le biais de boutiques en ligne, se concentrent sur l’infrastructure et les processus nécessaires pour effectuer des transactions commerciales de manière effective et efficace, les services des marques antérieures 2 et 3 de robustesse, de conseil et de conseil en matière de services de promotion, de marketing et de publicité; promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web; publicité en ligne; publicité par transmission de publicité en ligne pour le compte de tiers sur des réseaux de communications électroniques; les «modèles de publicité ou de promotion des ventes» de l’opposante servent généralement à attirer l’attention et à susciter l’intérêt des consommateurs ou des clients potentiels en faisant la promotion de produits et de services par le biais d’un large éventail de médias et de plateformes, visant à accroître leur visibilité, leur positionnement sur le marché et la vente des produits ou services en cause.
56 Ainsi, même si les services contestés et les services antérieurs, tous compris dans la classe 35, peuvent contribuer à la croissance et au succès d’une entreprise, ils le font par des méthodes et des compétences différentes, ainsi que par des perspectives différentes. Le premier se concentre sur l’intérieur, la structure interne d’une entreprise et son fonctionnement optimal, tandis que le second se concentre sur l’extérieur, en projetant le produit ou les services en cause auprès du public afin d’attirer la clientèle. Par conséquent, les prestataires des deux services diffèrent également puisque, d’une part, les services contestés seront fournis par des entreprises spécialisées dans des domaines tels que l’accompagnement, la création, l’administration et le lancement de transactions commerciales par l’intermédiaire de magasins en ligne avec tous les processus nécessaires pour mener à bien les transactions commerciales souhaitées. En outre, les services précités seront fournis par du personnel spécialisé dans la publicité ou le marketing, des agences de publicité, des consultants en marketing ou des entreprises spécialisées dans la publicité en ligne, entre autres.
57 Les services contestés compris dans la classe 35 concernant la vente au détail d’articles sexuels sont également différents des services compris dans la classe 35 des marques antérieures no 2 et no 3. Les premiers sont destinés à la vente finale de produits, notamment des articles sexuels, tandis que les seconds ont pour objet de conseil dans des domaines tels que le marketing, les programmes de bonus et de fidélité, la publicité ou la promotion des ventes. Les services comparés requièrent des connaissances et des compétences différentes, de sorte que leurs fournisseurs sont spécifiques et différents les uns des autres. Leurs canaux de commercialisation respectifs sont différents du public cible.
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58 Par conséquent, les services contestés en classe 35 sont différents des services en classe 35 des marques antérieures 2 et 3.
59 Dans la suite de la comparaison des services contestés en classe 35 avec les services des classes 38 et 41 des marques antérieures 2 et 3, la Chambre renvoie aux arguments exposés, en relation avec les services de ces classes de la marque antérieure 1, qui ont conclu qu’ils sont différents.
60 En ce qui concerne la comparaison des services contestés compris dans la classe 35 avec les services compris dans la classe 42 de la marque antérieure no 3, la chambre de recours observe qu’ils sont différents. Leur nature, leur destination et leurs méthodes d’approvisionnement sont différentes. Même si les services de logiciels en ligne de la marque antérieure 3 peuvent être des outils utiles pour la préparation et la conduite de transactions commerciales par l’intermédiaire de boutiques en ligne et dans le secteur de la vente au détail, en facilitant la communication, la gestion des données et l’interaction avec les clients, ces services ne sont pas complémentaires étant donné qu’ils ne sont ni nécessaires ni indispensables les uns aux autres. Les deux paires de services ayant des finalités différentes, elles ne sont pas non plus en concurrence les unes avec les autres.
(iii) Services contestés compris dans la classe 42: conception de communautés résidentielles
61 Les services contestés compris dans la classe 42, services de planification de communautés résidentielles, sont différents de tous les services compris dans les classes 35, 38, 41 et 42 des marques antérieures no 2 et no 3.
62 La division d’opposition a considéré que les services contestés compris dans la classe 42, à savoir les services de planification de communautés résidentielles,sont différents des services de la marque antérieure no 3, également compris dans la classe 42, à savoir les services de mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables destinés à la communication; mise à disposition temporaire d’applications logicielles non téléchargeables via un site web; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour le développement de sites web; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la transmission de données; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables permettant le partage de contenus et de commentaires multimédias entre utilisateurs. Les services contestés relatifs aux services d’aménagement de communautés résidentielles sont des services spécifiques qui peuvent inclure des activités telles que des activités d’aménagement urbain visant à contrôler l’utilisation des sols et à réguler les conditions de leur transformation ou conservation et sont normalement fournis par des professionnels du domaine de l’architecture et du génie civil. Les services demandés compris dans la classe 42 diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation de tous les services fournis par l’opposante et ils ne sont pas non plus fournis par les mêmes entreprises ou par les mêmes canaux de distribution.
63 L’opposante soutient que les services contestés compris dans la classe 42, à savoir les services de planification de communautés résidentielles, sont similaires aux services antérieurs compris dans la même classe, à savoir fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables en ligne destinés aux communications. mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la transmission de données. La planification des communautés résidentielles nécessite le logiciel nécessaire pour permettre la communication entre individus et/ou organisations et, par conséquent, ces services sont
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31 complémentaires de ceux de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même destination et seront utilisés par le même consommateur final.
64 La chambre de recours, à l’instar de la division d’opposition, considère que les services contestés de planification de communautés résidentielles compris dans la classe 42 sont destinés à des activités spécialisées, telles que la planification et la conception de la communauté, la conception architecturale, le génie civil ou la gestion des permis et le respect de diverses réglementations. Les services contestés peuvent concerner divers sujets, tels que l’architecture, l’aménagement du territoire, le génie civil, le conseil ou le droit. En revanche, les services de la marque antérieure no 3 compris dans la classe 42 fournissent un accès à des logiciels en ligne non téléchargeables utilisés dans la communication; mise à disposition temporaire d’applications logicielles non téléchargeables via un site web; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour le développement de sites web; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la transmission de données; la mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables permettant le partage de contenus et de commentaires multimédiasentre utilisateurs se compose principalement de logiciels en ligne et, par conséquent, leur nature, leur destination et leurs méthodes sont différentes. Ces services ne sont pas non plus fournis par les mêmes entreprises ou par les mêmes canaux de distribution.
65 En conclusion, les produits et services contestés compris dans les classes 5, 10 et 35 et les services de planification de communautés résidentielles compris dans la classe 42 sont différents de tous les services des marques antérieures 2 et 3.
66 Étant donné que les produits et services contestés ont été jugés différents de ceux des marques antérieures no 2 et no 3, l’une des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie, de sorte que ledit principe n’est pas applicable et tout risque de confusion en ce qui concerne lesdites marques est exclu.
67 De ce fait, la Chambre poursuivra l’examen de l’opposition avec l’examen du deuxième motif relatif à l’application de l’article 8, paragraphe 5 du RMUE.
II) Article 8, paragraphe 5, du RMUE
68 L’opposante a revendiqué la renommée de ses marques antérieures pour lesquelles elle demande l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
69 Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, le signe contesté est refusé à l’enregistrement lorsqu’il est identique ou similaire à une marque antérieure, que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée soient identiques, similaires ou non à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure, la marque antérieure jouit d’une renommée sur le territoire et si l’usage sans juste motif de la marque antérieure tire indûment profit du caractère distinctif de la marque antérieure.
70 S’il est vrai que la fonction principale d’une marque est celle d’une indication d’origine, toute marque possède également une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport à celle des produits et des services pour lesquels elle est enregistrée. Dès lors, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE garantit la protection d’une marque renommée pour
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32 toute demande de marque identique ou similaire qui pourrait porter atteinte à son image, même si les produits désignés par la marque demandée ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée &bra; 26/09/2018, T-62/16, PUMA (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 17; 22/03/2007, T-215/03, VIPS, EU:T:2007:93, § 35; 08/12/2011,-586/10, only Givenchy, EU:T:2011:722, § 58).
71 Le motif de refus énoncé à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne s’applique que lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies, de sorte que l’absence de l’une d’entre elles signifie que l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08, gée T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Ces conditions sont les suivantes: a) la renommée de la marque antérieure, b) l’identité ou la similitude des signes, c) le risque de préjudice/de lien/profit indu; et d) juste motif.
72 Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles signifie que l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T- 345/08, gée T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). Toutefois, il convient de noter que le respect de ces exigences peut ne pas suffire. Par conséquent, l’opposition fondée sur ce motif peut être rejetée si la demanderesse démontre avec succès un juste motif pour l’usage de la marque contestée. En l’espèce, la demanderesse n’a pas revendiqué un juste motif pour l’usage de la marque contestée, de sorte qu’aucun juste motif n’est censé exister, en l’absence de toute indication contraire.
73 La chambre de recours met ensuite un terme à la vérification de chacune des exigences:
Renommée
74 L’une des conditions cumulatives pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est que la marque antérieure doit jouir d’une renommée dans l’Union européenne. Cette disposition ne définit toutefois pas la notion de renommée. Toutefois, selon une jurisprudence constante, pour satisfaire à la condition relative à la renommée, la marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle &bra; 26/09/2018, T-62/16, PUMA (fig.)/PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 58; 06/02/2007, T-477/04, TDK, EU:T:2007:35, § 48; 28/10/2016, T- 123/15, UNICORN-čerpací stanice/UNICORN et al., EU:T:2016:642, § 37).
75 Afin de prouver la renommée de ses marques antérieures, l’opposante a produit des éléments de preuve dans le cadre de la procédure d’opposition énumérés au paragraphe 5 et d’autres éléments de preuve supplémentaires dans le cadre de la procédure de recours, énumérés au paragraphe 8.
76 En ce qui concerne les éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure d’opposition, la division d’opposition a considéré que les éléments de preuve permettaient de conclure que l’usage de la marque antérieure no 1 était suffisant pour conférer un caractère distinctif élevé par son usage sur le marché pour des services de divertissement, à savoir l’accès à un site Internet contenant des photographies, des vidéos, des extraits de films associés et d’autres supports multimédias relatifs au divertissement pour adultes, compris dans la classe 41. Toutefois, la division d’opposition a considéré que les documents sont insuffisants pour permettre de conclure que la marque antérieure no 1 est connue d’une partie significative du public et jouit donc d’une renommée. La division d’opposition a également indiqué que les preuves apportées sont insuffisantes pour
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33 conclure qu’une partie significative du public connaît certaines des autres marques antérieures et que, dès lors, elle pourrait jouir d’une renommée sur le territoire pertinent.
77 L’opposante soutient que les éléments de preuve produits démontrent l’importance de sa société dans l’industrie du streaming en direct de contenu pour adultes, proposant l’une des plus grandes plates-formes de l’Union européenne dans ce domaine. En outre, l’opposante souligne la sensibilité intrinsèque et la confidentialité de ses services, ce qui l’empêche de divulguer des informations confidentielles sur ses clients. Il fait valoir que l’organisation d’enquêtes ou de sondages d’opinion auprès de ses clients est irréaliste, car elle exigerait la divulgation de leur identité, ce qui pourrait constituer une atteinte à leur vie privée, définissant des aspects privés ou personnels de leur vie.
78 La Chambre partage ces conclusions de la Division d’opposition en ce qui concerne les marques antérieures 2 et 3. Toutefois, en ce qui concerne la marque antérieure no 1, contrairement à ce que la division d’opposition a conclu, pour la Chambre, les documents produits devant la Chambre permettent de conclure que la marque antérieure no 1, outre son caractère distinctif élevé, jouit également d’une renommée, à tout le moins pour une partie significative du public de l’Union, bien sûr un consommateur ou un intérêt pour la transmission électronique de contenus et services de divertissement et de divertissement destinés aux adultes destinés aux adultes. De l’avis de la chambre de recours, la renommée est prouvée en particulier pour ces services:
Classe 38: Transmission électronique de contenus à mouvement pour adultes sous forme de fichiers audio, vidéo et multimédias, y compris fichiers téléchargeables et fichiers en continu via un réseau informatique mondial.
Classe 41: Services de divertissement, à savoir accès à un site web contenant des photos, des vidéos, des extraits de films associés et d’autres supports multimédias relatifs au divertissement pour adultes.
79 La Chambre parvient à ces conclusions à partir d’une analyse conjointe des preuves soumises par l’opposante, relatives essentiellement à la marque antérieure no 1, utilisées sur le marché en relation avec des services de divertissement pour adultes offerts à partir de plateformes de réseaux mondiaux de télécommunications, dont les «webcams» sont utilisés pour transmettre du contenu. La chambre de recours se concentrera sur les éléments de preuve de la manière suivante.
80 En ce qui concerne la déclaration du directeur de la marque Brand Guide LTD datée du 12 octobre 2022, contenue dans la première annexe, la Chambre confirme que la déclaration du gérant de la marque, en tant qu’élément de preuve, a une valeur probante limitée. Outre de simples avis, la déclaration contient des informations, quoique parfois non datées ou corroborées par d’autres, portant, entre autres, sur:
− Le nombre de résultats, représentés sur un graphisme similaire sur le web.com, montrant que le site internet de l’opposante a eu entre 150 et près de 200 millions de visites en juin 2022.
− Total des recettes avec un tableau de 2018 à 2021, allant de 49 544 144 EUR la première année à 79 584 660 EUR l’année dernière.
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− Investissement dans la publicité avec un tableau indiquant les dépenses de publicité et de matériel promotionnel au cours de la période 2016-2021, allant de 3 591 666 EUR la première année à 12 413 691 EUR l’année dernière.
81 En ce qui concerne les annexes F à J, qui contiennent des photographies des différents produits de merchandising et de publicité, ainsi que les annexes S à W, avec des articles faisant référence à certains classements dans lesquels apparaît la marque antérieure no 1 et des prix décernés par «BONGACAMS», dont les prix «XBIZ Awards», «XBIZ CAM Awards», «YNOT Awards» ou «ADULT webcam Awards», la Chambre en va de même. Le merchandising et la publicité améliorent les investissements dans la promotion de la marque.
82 Les récompenses «XBIZ Awards», réalisées depuis 2003, sont considérées comme les plus prestigieuses dans l’industrie du divertissement pour adultes. «BONGACAMS» était l’un des principaux intitulés «Live CAM Company de l’année» et les catégories «Site ADULT de l’année» de l’année «Best CAM Site» en 2017 (annexes T et U). Ces prix reconnaissent les réalisations professionnelles, les entreprises et les artistes dans différentes catégories telles que les films de performance, les films pour adultes, la technologie et les sites web. La cérémonie annuelle a lieu à Los Angeles, Californie, et a souvent participé à des chiffres proéminents dans l’industrie.
83 En revanche, «YNOT Awards» est une participation dans le secteur du divertissement pour adultes en ligne. Ces prix décotent des individus et des entreprises qui se distinguent par des catégories telles que la conception de sites web, la commercialisation, l’action et la technologie. La marque «BONGACAMS» a remporté en 2021 dans la catégorie «Best Live CAM Company» (annexe V). Le lieu de la cérémonie varie chaque année, ayant eu lieu dans des villes telles que Las Vegas, Prague et jonc.
84 En outre, les prix «ADULT webcam Awards» reconnaissent l’excellence dans l’industrie des caméras web pour adultes, en se concentrant sur des modèles, des études et des sites web mis en évidence dans ce domaine. La cérémonie de remise des prix a été organisée dans différents endroits, dont Las Vegas et Hollywood. Il sert de plateforme pour célébrer les talents et le dévouement au sein de la communauté des sites web adultes. En 2017, «BONGACAMS» a remporté les catégories de sites web «Best European ADULT sites Site» et «Best russe sites web ADULT» (annexe W).
85 L’annexe K contient une liste de factures émises et reçues par l’opposante, ainsi que des états financiers concernant les paiements effectués et les recettes perçues par BONGACAMS. Les documents antérieurs ne sont pas accompagnés des factures ou documents réels auxquels ils se réfèrent, ce qui empêche leur corroboration. A cet égard, la Chambre fait écho à l’argument de l’opposante relatif à la pratique de ce secteur dans lequel, par vie privée, les clients paient habituellement au moyen d’une carte bancaire et ne sollicitent pas l’émission d’une facture pour les services.
86 En ce qui concerne les preuves contenues dans les annexes 1 à 9, présentées pendant la phase de recours, la Chambre commentera les points suivants:
− En ce qui concerne l’annexe 1 et l’annexe 3, qui comprennent, respectivement, des photographies de la marque lors de différents sumars et événements, ainsi que des articles relatifs à des événements, des sumars ou des événements dans le secteur du divertissement pour adultes auquel l’opposante a participé, il est démontré que la
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35 marque antérieure no 1 a été utilisée pendant une longue période d’au moins 10 ans dans différents États membres de l’Union européenne, ainsi que sa connaissance et sa position vis-à-vis d’autres marques concurrentes. En particulier, les événements, les Sumaves ou les événements, dans lesquels la marque antérieure no 1 était présente, comme le montrent les photographies figurant à l’annexe 1 et les articles de l’annexe 3, se sont déroulés dans différents pays de l’Union, tels que: Roumanie, Portugal, République tchèque et Pays-Bas. Également en dehors de l’UE aux États- Unis et en Colombie.
− En ce qui concerne l’annexe 4, qui contient le classement des meilleurs sites web de divertissement pour adultes ou la diffusion en flux continu, il convient de noter qu’elle contient des «classements» ou des classements portant la marque antérieure no 1, mais qu’elle a été extraite des médias américains, sans préciser la ou les régions sur lesquelles ces évaluations sont fondées. Les moyens en question proviennent de l’extérieur de l’UE, à savoir « Austin Chronicle», une autre publication hebdomadaire sur tout le jeudi en Austin, Texas; ESA Reader, une autre semaine américaine de beauté, Illinois; et LA Weekly, un autre journal hebdomadaire gratuit à Los Angeles, Californie. Ces classements, bien qu’il s’agisse de médias américains, démontrent que la marque 1, «BONGACAMS», est une marque notoirement connue dans le secteur du divertissement pour adultes de l’opinion des médias américains, puisqu’elle apparaît sur chacun d’entre eux comme l’un des sites web proposant les meilleurs services dans ce domaine. Bien qu’elles ne fassent pas explicitement référence au territoire de l’UE, cela démontre bien que la marque antérieure no 1 est une marque consolidée, au moins aux États-Unis dans le secteur en question, ce qui permet de comprendre que, dans une stratégie d’expansion commerciale, le marché de l’Union européenne est une destination raisonnable.
− En passant à l’annexe 5, on peut voir des factures concernant les investissements publicitaires. Les factures jointes sont des factures adressées à la requérante pour des montants allant de 80 à 160,000 USD, jusqu’à un montant de 30.000 ou 75,000 USD, et démontrent que des efforts considérables ont été déployés pour accroître la visibilité de la marque depuis 2016. Le fait que les factures soient en devise américaine n’exclut pas que, dans le cadre de l’objectif de promotion de la marque contractée par les États-Unis, la promotion de la marque soit également nécessaire au niveau européen.
− L’annexe 6 contient des déclarations de personnes importantes dans ce secteur, reconnaissant la pertinence de la marque antérieure no 1, «BONGACAMS». La chambre de recours prend acte de la déclaration du directeur des opérations de XBIZ, une société spécialisée dans les actualités d’affaires et les informations destinées au secteur du divertissement pour adultes, qui organise les prix annuels pertinents susmentionnés auxquels toutes les entreprises du secteur participent habituellement, comme suit:
«Ayant collaboré avec BongaCams depuis 2018, nous avons eu l’occasion de présenter en premier lieu les progrès significatifs réalisés par cette marque dans l’industrie du divertissement pour adultes. Parmi ses associations stratégiques et son approche innovante, BongaCams est devenu un leader de ce marché dynamique au niveau mondial, en particulier dans l’Union européenne. Ils sont réellement à l’avant-garde de la technologie de la caméra et sont reconnus dans notre industrie.»
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− L’annexe 7 contient des informations sur les prix «XBIZ» et «Venus Berlin», une foire annuelle à laquelle les entreprises du secteur du divertissement pour adultes prennent connaissance et présentent leurs produits et services, qui auront lieu cette année à Berlin, en octobre. Cette annexe soutient la croissance et le succès des activités de l’opposante, tant au niveau européen qu’international, et sa participation à des foires dans le secteur du divertissement pour adultes.
− L’annexe 8 contient des articles relatifs aux services de la marque antérieure no 1 «BONGACAMS». À titre d’exemple, la section 2023 de la page Adultcamtocames.com indique que «BongaCams est la solution européenne aux appareils à mâcher». Le site Internet CamsRated.com indique que «si le nom de BongaCams n’est pas aussi connu que Chaturbate ou LiveJasmin, selon Alexa, il s’agit du site de caméra le plus commercial. Stand 58 au niveau mondial». Un autre exemple serait le site web BestWebcamsites.com, où il estconsidéré que «BongaCams est un site web de caméras de genre freemium lancé en 2012. Il a fallu quelques années pour prendre un vélo, mais il s’agit désormais de l’un des sites les plus visités au monde.»
87 Il ressort de ce qui précède que, en relation avec la marque antérieure no 1, l’opposante a investi dans la promotion de sa marque dans l’Union européenne et s’est efforcée d’obtenir la facturation des services désignés afin d’obtenir une part de marché, elle a participé à des événements dans le secteur dans lequel elle opère, après avoir reçu des récompenses la reconnaissant comme une entreprise pertinente dans le secteur de la transmission électronique de contenus, divertissements et divertissements destinés aux adultes, qui l’ont toutes généré dans la presse et d’autres publications dans les médias.
88 Dès lors, en appréciant l’ensemble des éléments de preuve fournis globalement, il y a lieu de constater que la marque antérieure no 1 jouit d’une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, ce qui est normal, pour les services suivants, spécialisés dans la transmission électronique de contenus et de divertissements pour adultes et de divertissement pour adultes:
Classe 38: Transmission électronique de contenus à mouvement pour adultes sous forme de fichiers audio, vidéo et multimédias, y compris fichiers téléchargeables et fichiers en continu via un réseau informatique mondial.
Classe 41: Services de divertissement, à savoir accès à un site web contenant des photos, des vidéos, des extraits de films associés et d’autres supports multimédias relatifs au divertissement pour adultes.
Toutefois, sur la base des éléments de preuve fournis, il ne peut être déduit que la marque 1 jouit d’une renommée pour les autres services compris dans les classes 38 et 41 pour lesquels elle est enregistrée. Ces services sont de nature générale ou ont un caractère très spécifique, pour lesquels il n’a pas été démontré qu’ils ont acquis une renommée spécifique sur le marché. C’est le cas, par exemple, des services de télécommunications ou de transmission d’émissions numériques audio et vidéo via des réseaux informatiques mondiaux compris dans la classe 38, des divertissements fournis via des réseaux de communications mondiaux compris dans la classe 41 ou des services spécifiques (studios cinématographiques) ou encore l’organisation et l’organisation de concours de beauté.
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89 La reconnaissance antérieure de la renommée de la marque no 1 ne peut toutefois
s’appliquer aux marques 2, «BONGA», et 3 . La division d’opposition a estimé que les preuves ne démontraient pas la renommée des marques, puisqu’elles ne faisaient pas référence aux noms ou versions figuratives des marques antérieures no 2 et no 3, «BONGA», prises isolément. La Chambre partage cette appréciation. Même en tenant compte des preuves fournies dans le cadre du recours, la Chambre considère que le fait que les marques antérieures no 2 et 3 ne semblaient que rarement démontrer la renommée revendiquée pour lesdites marques.
90 La marque antérieure no 1 étant notoirement connue, la chambre de recours continue de satisfaire aux autres exigences de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour une partie des services compris dans les classes 38 et 41.
Identité ou similitude des signes
91 Les signes à comparer sont les suivants:
Signe contesté Signe antérieur: Marque 1
BONGACAMS

Marque de l’Union européenne no MARQUE DE L’UNION 17 134 883 EUROPÉENNE NO 18 625 555
92 Afin de pouvoir procéder à une comparaison correcte, la chambre de recours décrira d’abord les signes en cause.
93 Le signe contesté est un signe figuratif, composé d’un élément verbal «BongaCams» écrit dans une police de caractères spécifique et arrondie en rose sur un fond blanc. L’élément
figuratif « » sera lu comme «o», de sorte que le signe sera perçu comme «BongaCams», étant donné que les consommateurs ont tendance à reconnaître une lettre dans une séquence lorsque les lettres sont remplacées par des éléments figuratifs analogues à cette lettre. Le terme «BongaCams» n’a pas de signification dans son intégralité pour le public ciblé, de sorte qu’il est distinctif. L’élément verbal «Bonga» est également distinctif, étant donné qu’il est dépourvu de signification pour le public pertinent. Toutefois, il est possible que le public, ou une partie de celui-ci, identifie l’élément verbal «CAM (s)» comme une abréviation du mot «webcam» ou «caméra» en anglais ou dans d’autres langues de l’Union européenne («caméra», «câmero», «caméra», «Kamero», etc.). Compte tenu du fait que ledit élément fait allusion aux moyens par lesquels certains des services sont fournis, à savoir un appareil photo en ligne, il s’agit d’un élément faible pour la partie du public qui l’identifie en tant que tel et distinctif pour le reste. L’élément dominant du signe contesté est l’élément verbal «BONGACAMS».
94 En l’espèce, l’impact de l’élément figuratif dans le signe contesté est limité étant donné qu’il est composé à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, étant donné qu’en principe, le composant verbal du signe a généralement un impact plus important sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’analyse généralement pas les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant
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38 leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM Spezial A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37 &ket;.
95 La marque antérieure «BONGACAMS» est une marque verbale. Les considérations relatives au caractère distinctif et à la signification du mot «BONGACAMS» dans le signe contesté s’appliquent également aux marques antérieures.
96 Après la description des signes en cause, une comparaison doit alors être effectuée sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
97 Sur le plan visuel, il existe un degré élevé de similitude entre les signes. Les signes coïncident par les éléments dominants du signe contesté et de la marque no 1, le mot «BONGACAMS», et les lettres B-O-N-G-A-C-A-M-S. Ils diffèrent par les couleurs et
l’élément figuratif «» du «o» du signe contesté puisque, d’une part, le signe contesté a été représenté en rose et, d’autre part, la marque 1 est une marque verbale. Il existe donc un degré élevé de similitude visuelle entre les signes.
98 Sur le plan phonétique, les signes sont identiques puisqu’ils se prononcent de la même manière, indépendamment de la langue et des différentes règles de prononciation. Les deux signes seront prononcés/BON-GA-CAMS/. Par conséquent, les signes sont phonétiquement identiques.
99 Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas comparables ou présentent un degré élevé de similitude. Pour le public qui identifie le concept faible «CAM (S)» ou la représentation de l’appareil photo web dans la lettre «o» dans le signe contesté avec le terme «BONGA», présent dans les deux signes, les signes seront fortement similaires. Pour la partie du public qui ne comprend aucun élément, les signes ne seront pas comparables. En tout état de cause, les similitudes conceptuelles découlant de l’élément faible «CAM (S)» ou de l’élément figuratif ont une pertinence limitée dans la comparaison globale des signes.
100 À la lumière de tous les éléments qui précèdent, les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas comparables ou présentent un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel.
Risque de préjudice/de lien/profit indu
101 Lors de l’appréciation de l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien ou une association entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs est une condition préalable qui n’est pas expressément incluse à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais qui a été développée dans la jurisprudence (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il convient de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’elle pourrait causer un préjudice ou un profit indu, en fonction de toutes les circonstances du cas d’espèce. Compte tenu de ce qui précède, il sera procédé à une analyse: I) l’existence d’un lien et ii) le profit indûment tiré et le risque de préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure.
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(I) Existence d’un lien
102 Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent, à titre d’exemple (27/11/2008, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
− Sur le degré de similitude entre les signes
− La nature des produits, y compris le degré de similitude ou de dissemblance desdits produits, et le public pertinent;
− L’intensité de la renommée de la marque antérieure;
− Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage; et
− L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
103 Comme établi par la jurisprudence, plus les marques sont similaires, plus il est vraisemblable que le signe postérieur évoquera, dans l’esprit du public pertinent, la marque antérieure renommée (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 44). Toutefois, la similitude des marques ne suffit pas pour conclure à l’existence d’un lien entre elles (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 45). Les signes ont été considérés comme similaires à un degré élevé.
104 Même une faible similitude entre les signes, qui ne serait pas suffisante pour déterminer l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, nécessite une appréciation de l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public pertinent (11/12/2014, T-480/12, MASTER, EU:T:2014:1062, § 74). Il est certain que, même en l’absence d’un risque de confusion, il pourrait être possible qu’une association mentale se produise à la vue des marques en cause dans l’esprit du consommateur, 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 57, 58). Afin de déterminer si le public pertinent établira un lien entre les marques, il convient de tenir compte des faits et circonstances de chaque cas, comme cela sera fait ci-après.
105 Comme indiqué ci-dessus, il existe un degré élevé de similitude entre les signes. Le public pertinent peut être composé à la fois du grand public et de clients professionnels possédant une expérience ou des connaissances professionnelles spécifiques. Comme démontré, les services antérieurs compris dans les classes 35, 38 et 41 et les services compris dans la classe 42 ne sont pas similaires aux produits et services contestés compris dans les classes 5, 10 et 35 et aux services compris dans la classe 42 pour la planification de communautés résidentielles.
106 Bien que, précédemment, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, il ait été constaté que les produits et services contestés sont différents des services des marques antérieures, étant donné qu’ils sont principalement liés au divertissement pour adultes ou à l’industrie sexuelle et s’adressent à un public adulte, il convient de parler d’un lien entre eux. À cet égard, l’opposante fait valoir qu’il existe une proximité entre les produits et services comparés. À titre de preuve, elle a notamment fourni les annexes 2 et 9, qui comprennent, respectivement, des extraits de sites Internet de tiers dans le secteur du divertissement pour adultes vendant des produits en classes 5 et 10 et des catalogues des supermarchés Carrefour en Italie et en France, qui vendent les produits correspondants en
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40 classe 5. En particulier, l’annexe 2 contient des captures d’écran de sites internet liés à la vente d’articles sexuels, mais il s’agit d’autres entreprises, dont «CamSoda GEAR», «PornHub Apparel» ou «Lovense». Ces sites web proposant des produits compris dans les classes 5 et 10 fournissent également des services compris dans les classes 38 et 41 qui sont similaires aux services pour lesquels la marque antérieure no 1 a été enregistrée et pour lesquels elle jouit d’une renommée.
107 Ces éléments de preuve montrent que les fournisseurs de ce type de services de transmission de contenu pour adultes et de services de divertissement pour adultes pourraient également commercialiser des produits consistant en des articles sexuels et des jouets, ce qui concerne les produits contestés compris dans les classes 5 et 10 et les services contestés compris dans la classe 35, relatifs aux aides sexuelles.
108 Toutefois, d’après les éléments de preuve dont elle dispose, la chambre de recours ne peut confirmer l’absence de lien avec les services contestés compris dans la classe 35, relatifs à la préparation de transactions commerciales pour des tiers, par l’intermédiaire de magasins en ligne ou avec les services contestés compris dans la classe 42 pour la planification de communautés résidentielles.
109 Afin d’apprécier l’existence d’un lien entre les marques en cause, il convient de prendre en considération l’intensité de la renommée de la marque antérieure (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 53). Plus la renommée de la marque antérieure est grande, plus le risque de préjudice sera aisément accepté (27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 69; et 18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 44).
110 La chambre de recours a conclu que la marque no 1 jouit d’un degré normal de renommée pour le public pertinent dans l’Union européenne, en ce qui concerne les services en classe 41, qui ont trait à la transmission électronique de contenus orientés pour adultes ainsi qu’au divertissement et au divertissement pour adultes. En particulier, pour les services suivants:
Classe 38: Transmission électronique de contenus à mouvement pour adultes sous forme de fichiers audio, vidéo et multimédias, y compris fichiers téléchargeables et fichiers en continu via un réseau informatique mondial.
Classe 41: Services de divertissement, à savoir accès à un site web contenant des photos, des vidéos, des extraits de films associés et d’autres supports multimédias relatifs au divertissement pour adultes.
111 Plus la marque antérieure 1 est distinctive, plus il sera facile d’admettre l’existence d’un risque de préjudice (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 30; 27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 69; 18/06/2009, C-487/07, L’Oreal, EU:C:2009:378, § 44). En outre, plus la marque antérieure présente un caractère distinctif fort, soit intrinsèquement, soit a été acquis par l’usage de cette marque, plus il est vraisemblable que, confronté à une marque postérieure identique ou similaire, le public pertinent évoque la marque antérieure (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 54), c’est-à-dire établir un lien entre celles-ci. En l’espèce, la marque 1 jouit d’un caractère distinctif élevé, du fait de son usage sur le marché, de sa participation à de nombreux événements et conventions et de leur apparition dans de nombreux classements de services similaires dans le domaine de la transmission électronique de contenus orientés adultes et de services de divertissement pour adultes.
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112 L’analyse des quatre facteurs permet à la Chambre de conclure que le public établira un lien entre la marque antérieure no 1 et le signe contesté, pour les produits revendiqués en classes 5 et 10 et pour les services revendiqués en classe 35, relatifs à la vente au détail d’articles sexuels, en raison de la proximité des produits et services, du degré élevé de similitude entre les signes et du degré normal de renommée de la marque antérieure 1 pour une partie des services en classes 38 et 41. En effet, le public pertinent pourrait voir l’image de la marque antérieure no 1 reflétée dans le signe contesté.
113 Toutefois, la Chambre considère que l’existence d’un lien entre ceux de la marque antérieure no 1 et les services contestés en classe 35, relatifs à la préparation de transactions commerciales pour le compte de tiers, via des boutiques en ligne et les services contestés en classe 42, pour la planification de communautés résidentielles, a été prouvée. D’une part, comme expliqué ci-dessus, les services contestés compris dans la classe 35, relatifs à la préparation de transactions commerciales pour des tiers par le biais de boutiques en ligne, concernent l’exploitation interne d’une entreprise et sont destinés à faciliter les transactions commerciales sur des sites exploitant des magasins en ligne. Ces services n’ont pas de lien direct avec le divertissement pour adultes et la transmission de ce type de contenu de la marque antérieure 1, qui ont une autre finalité, de divertir et de faciliter le contenu. En outre, les services de la marque antérieure no 1 ne sont pas non plus liés aux services contestés de planification de communautés résidentielles compris dans la classe 42, ayant des objectifs différents, fournis par des spécialistes différents et ciblant un public différent. Il n’existe donc pas de proximité minimale entre les services contestés en classe 35 relatifs à la préparation de transactions commerciales pour des tiers, par le biais de boutiques en ligne, et les services contestés en classe 42 pour la planification de communautés résidentielles, permettant au public d’établir un lien entre eux, même s’ils pourraient être désignés sous la même marque.
(II) Profit indu ou risque de préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure
114 Premièrement, il convient de noter que les types de cas dans lesquels l’article 8, paragraphe 5, du RMUE garantit une protection en faveur des marques renommées sont les cas de profit indûment tiré du caractère distinctif, du risque de préjudice ou de préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 27; 04/03/2020, C-155/18 P, C-156/18 P, C-157/18 P, C- 158/18 P, P, BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 73).
115 Afin de déterminer si, dans un cas d’espèce, l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, il convient de procéder à une nouvelle appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Ces facteurs incluent, entre autres, l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, le degré de similitude entre les signes en conflit ainsi que la nature et le degré de proximité des produits ou des services en cause &bra; 01/03/2018, T-85/16, position de deux bandes sur une chaussure (posit.), EU:T:2018:109, § 51, 52; 28/05/2021, T-509/19, FLÜGEL/non contestée… tally VERLEIHT Flügel et al., EU:T:2021:225, § 131).
116 L’existence du préjudice consistant en un profit indûment tiré, fondé sur le caractère distinctif ou la renommée de la marque antérieure, doit être appréciée par rapport aux consommateurs moyens des produits et des services pour lesquels la marque postérieure est demandée (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 35, 36; 12/03/2009, C-
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320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146, § 46-48; 07/12/2010, T-59/08, NIMEI La Perla modera Classic, EU:T:2010:500, § 35).
117 Le risque de profit indûment tiré du prestige de tiers se rapporte à la situation dans laquelle l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière sont transférées aux services désignés par la marque la plus récente, de sorte que leur commercialisation est facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée
&bra; 01/02/2023, T-568/21, GC GOOGLE CAR (fig.)/Google et al., EU:T:2023:37, § 39
&ket;.
118 En l’espèce, et compte tenu de ses circonstances, on peut affirmer que l’image et les caractéristiques de la marque 1 peuvent être perçues par le public pertinent comme reflétés dans le signe contesté. Après examen des preuves soumises, tant au stade de l’opposition qu’au stade du recours, il a été démontré qu’il existe un risque que le signe contesté tire profit de la renommée et du caractère distinctif de la marque antérieure, en tirant indûment profit de la bonne image, de la renommée et de la reconnaissance de la marque antérieure no 1, dans le secteur de la transmission électronique de contenus orientés pour adultes et de services de divertissement et de divertissement pour adultes. Il ressort du dossier et compte tenu de la renommée de la marque antérieure no 1 pour les services précités, qu’il convient que les produits et services contestés s’adressent à un même public. Les services et produits qui ont été considérés comme étant liés sont similaires, puisqu’il existe un risque qu’une partie significative du public pertinent achète les produits et services contestés en supposant qu’ils sont liés à la marque antérieure no 1, de sorte qu’il y a un détournement de leur pouvoir d’attraction et de leur valeur publicitaire.
119 L’opposant n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, mais doit apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice (25/05/2005, 67/04-, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 40; et 16/04/2008, T-181/05, Citi, EU:T:2008:112, § 77).
120 Il ressort de la jurisprudence que, pour bénéficier de la protection instaurée par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer que le type de préjudice porté à sa marque visée par cet article est réel et actuel. En effet, lorsqu’il est prévisible qu’un tel préjudice sera causé par l’usage que le titulaire de la marque demandée peut être amené à faire de sa marque, le titulaire de la marque antérieure ne saurait être obligé d’en attendre la réalisation effective pour pouvoir interdire ledit usage. Toutefois, le titulaire de la marque antérieure doit prouver l’existence d’éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu’un tel préjudice se produise dans le futur (29/03/2012, T-369/10, BEATLE/BEATLES e.a., EU:T:2012:177, § 61). En l’espèce, il a été suffisamment démontré qu’un tel risque existe, compte tenu également de la pratique habituelle dans le secteur commercial du divertissement pour adultes et des articles sexuels et jouets.
121 Sur la base de ce qui précède, la Chambre estime que l’usage du signe contesté pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure no 1.
Juste motif
122 La jurisprudence a établi que, lorsque le titulaire de la marque antérieure renommée a démontré l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, ou que, à titre
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43 subsidiaire, il peut exister, à l’avenir, un risque qu’un tel préjudice se produise, il appartient au titulaire de la marque postérieure d’apporter la preuve de l’existence d’un juste motif pour l’usage de cette marque (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 39; 06/02/2014, C-65/12, BULLDOG ENERGY DRINK/NETWORK BULL KRATING- DAENG, EU:C:2014:49, § 44; 06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348,
§ 67).
123 Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’utilisateur d’un signe similaire à une marque renommée peut se prévaloir d’un «juste motif» pour l’usage de ce signe, qui est l’expression de l’objectif général de ce règlement, qui est de réaliser ou de mettre en balance l’intérêt du titulaire de la marque à protéger la fonction essentielle de cette marque et, d’autre part, l’intérêt d’un tiers à utiliser, dans la vie des affaires, un tel signe aux fins de distinguer les produits et services qu’il commercialise (§ 41; 30/05/2018, 85/16-P indirects, C-86/16 P, Kenzo ESTATE/Kenzo, EU:C:2018:349, § 90).
124 Ainsi, l’invocation par un tiers d’un juste motif pour l’usage d’un signe similaire à une marque renommée ne saurait donner lieu à la reconnaissance, au profit de ce tiers, des droits liés à une marque enregistrée, mais plutôt à une obligation pour le titulaire de la marque renommée de tolérer l’usage du signe similaire (06/02/2014, C-65/12, THE BULLDOG ENERGY DRINK/RED BULL Krating-Daeng, EU:C:2014:49, § 46; 30/05/2018, C-85/16 P indirects, Kenzo ESTATE/Kenzo, EU:C:2018:349, § 91).
125 En l’espèce, la demanderesse n’a pas étayé l’existence d’un juste motif pour l’usage de la marque contestée qui pourrait exclure un usage futur illicite de sa marque.
126 Par conséquent, et à la lumière de tout ce qui précède, la Chambre considère que les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sont réunies.
Conclusion
127 Le recours est partiellement accueilli. Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la renommée de la marque antérieure no 1 est réputée avoir été prouvée pour les services suivants:
Classe 38: Transmission électronique de contenus à mouvement pour adultes sous forme de fichiers audio, vidéo et multimédias, y compris fichiers téléchargeables et fichiers en continu via un réseau informatique mondial.
Classe 41: Services de divertissement, à savoir accès à un site web contenant des photos, des vidéos, des extraits de films associés et d’autres supports multimédias relatifs au divertissement pour adultes.
128 En vertu de ce dernier, l’enregistrement du signe contesté doit être refusé pour les produits revendiqués en classes 5 et 10, ainsi que pour les services revendiqués en classe 35, relatifs à la vente au détail d’articles sexuels.
129 Le recours est rejeté en ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 35 concernant la préparation de transactions commerciales pour des tiers, par l’intermédiaire de magasins en ligne et pour les services contestés compris dans la classe 42 pour la planification de communautés résidentielles, étant donné qu’ils ne sont visés ni par l’article 8, paragraphe 1, point b), ni par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
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Frais
130 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie échoue sur un ou plusieurs éléments du litige, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours a été partiellement accueilli, chacune des parties devrait être condamnée à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
131 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, dans la décision attaquée, les parties ont été condamnées à supporter leurs propres frais. Cette ordonnance n’est pas modifiée par la présente décision.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule partiellement la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits et services suivants demandés:
Classe 5: Gels de stimulation sexuelle; produits facilitant les rapports sexuels; lubrifiants personnels.
Classe 10: Moustiquer artificielle les articles de stimulation sexuelle pour adultes; accessoires sexuels; appareils, dispositifs et articles pour l’activité sexuelle; appareils pour l’activité sexuelle; articles relatifs à l’activité sexuelle; accessoires de stimulation sexuelle pour adultes; balles de benwa, en tant qu’accessoires sexuels pour adultes; poupées érotiques pour poupées sexuelles; jouets sexuels; agrandisseurs de pénis, sous forme d’accessoires sexuels pour adultes; pénis artificiels sous forme d’accessoires sexuels pour adultes; vaginas artificiels, en tant qu’accessoires sexuels pour adultes; vibrateurs, en tant qu’accessoires sexuels pour adultes; dispositifs d’activité sexuelle.
Classe 35: services de vente au détail concernant les accessoires sexuels.
2. Rejette la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 625 555 pour les produits et services énumérés à la règle 1 ci-dessus;

3. Rejette le recours pour le surplus.

4. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
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