CANCELLATION DIVISION
PROCÉDURE D’ANNULATION n° C 69 122 (NULLITÉ)
Marks and Spencer PLC, Waterside House, 35 North Wharf Road, W2 1NW Londres, Royaume-Uni (requérante), représentée par Rott, Růžička & Guttmann s.r.o., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4, Michle, République tchèque (mandataire professionnel)
c o n t r e
Asas (UK) Limited, 16 Grasmere Avenue, SW15 3RB Londres, Royaume-Uni (titulaire de la marque de l’UE), représentée par Arcade & Asociados, C/ Isabel Colbrand, 6 – 5ª planta, 28050 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 20/10/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déclaration de nullité est rejetée dans son intégralité.

2. La requérante supporte les dépens, fixés à 450 EUR.

MOTIFS
Le 21/11/2024, la requérante a déposé une demande en déclaration de nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne n° 18 688 290 HeatGen (marque verbale) (la marque de l’UE). La demande vise l’ensemble des produits de la classe 25 couverts par la marque de l’UE. La demande est fondée sur la dénomination commerciale « Heat Gen » prétendument utilisée dans le commerce en République tchèque. La requérante a invoqué l’article 60, paragraphe 1, sous c), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.

RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES La requérante fait valoir que la marque tchèque antérieure lui confère le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure en vertu de la loi qui la régit. La requérante allègue des chiffres de ventes significatifs en République tchèque et soumet des preuves telles qu’une déclaration sous serment, des extraits du registre du commerce et des données de ventes. Dans ses observations, la requérante inclut les dispositions, en anglais, contenues dans la section 32.3 de la loi n° 441/2003 Coll., lue en combinaison avec la section 7.1.e) de la même loi. La requérante inclut également une référence à la disposition sur la concurrence déloyale en vertu de la loi n° 89/2012 Coll., Code civil, plus précisément aux sections 2981 et 2988. La requérante fait également valoir que la marque contestée crée un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs en raison de sa similitude avec la dénomination commerciale. Les preuves soumises par la requérante seront énumérées et analysées en détail dans la section suivante de la présente décision, si nécessaire.

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Le titulaire de la marque de l’UE n’a pas présenté d’observations en réponse bien qu’il ait eu la possibilité de le faire.

MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES ─ ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, SOUS C), DU RMCUE LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMCUE
La demande est fondée sur la dénomination commerciale «Heat Gen» prétendument utilisée dans la vie des affaires en République tchèque pour des vêtements pour femmes.

Conformément à l’article 60, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée à l’Office lorsqu’il existe un droit antérieur, tel que visé à l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE, et que les conditions énoncées à ce paragraphe sont remplies.

Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre régissant ce signe:

a) des droits sur ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ou la date de priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne;

b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.

Par conséquent, les motifs d’invalidation de l’article 60, paragraphe 1, sous c), du RMCUE lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE sont subordonnés aux exigences suivantes:

le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires et sa portée ne doit pas être seulement locale;

en vertu du droit qui le régit, avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque contestée, le demandeur doit avoir acquis des droits sur le signe sur lequel est fondée l’action en nullité, y compris le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure;

les conditions dans lesquelles l’usage d’une marque postérieure peut être interdit doivent être remplies à l’égard de la marque contestée.

Les conditions susmentionnées sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’action en nullité fondée sur une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE ne peut aboutir.

Le droit en vertu de la loi applicable
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMCUE, l’Office examine d’office les faits dans les procédures dont il est saisi. Toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs

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motifs de refus d’enregistrement, l’Office limitera cet examen aux faits, preuves et arguments soumis par les parties ainsi qu’aux conclusions formulées.

Conformément à l’article 16, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, sous d), du RMCUE, si la demande est fondée sur un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, le demandeur doit fournir, entre autres, la preuve de son acquisition, de son existence continue et de l’étendue de sa protection, y compris lorsque le droit antérieur est invoqué en vertu du droit d’un État membre, et une identification claire du contenu du droit national invoqué en produisant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence.

Il incombe donc au demandeur de soumettre toutes les informations nécessaires à la décision, y compris l’identification du droit applicable et la fourniture de toutes les informations nécessaires à sa bonne application. Selon la jurisprudence, il appartient au demandeur «… de fournir à [l’EUIPO] non seulement les indications démontrant qu’il remplit les conditions requises par le droit national au titre duquel la protection est demandée, mais également les indications établissant le contenu de ce droit» (05/07/2011, C-263/09 P, ELIO FIORUCCI, EU:C:2011:452, point 50).

Les informations relatives au droit applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de ce droit, les conditions d’obtention de la protection et l’étendue de cette protection, et de permettre au titulaire de la marque contestée d’exercer son droit de la défense.

En ce qui concerne les dispositions du droit applicable, le demandeur doit clairement identifier le contenu du droit national invoqué en produisant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence (article 16, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, sous d), du RMCUE). Le demandeur doit fournir la référence de la disposition légale pertinente (numéro de l’article ainsi que numéro et intitulé de la loi) et le contenu (texte) de la disposition légale en produisant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence (par exemple, des extraits d’un journal officiel, un commentaire juridique, des encyclopédies juridiques ou des décisions de justice). Si la disposition pertinente renvoie à une autre disposition légale, celle-ci doit également être fournie afin de permettre au titulaire de la marque de l’Union européenne et à l’Office de comprendre la pleine signification de la disposition invoquée et de déterminer la pertinence éventuelle de cette autre disposition. Lorsque les preuves concernant le contenu du droit national pertinent sont accessibles en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office, le demandeur peut fournir ces preuves en faisant référence à cette source (article 16, paragraphe 1, sous b), du RMCUE).

Étant donné que le demandeur est tenu de prouver le contenu du droit applicable, il doit fournir le droit applicable dans la langue originale. Si cette langue n’est pas la langue de la procédure, le demandeur doit également fournir une traduction complète des dispositions légales invoquées conformément aux règles standard de justification (article 7, paragraphe 4, du RMCUE, première phrase). Toutefois, une simple traduction du droit applicable ne constitue pas en soi une preuve et ne peut se substituer à l’original; par conséquent, la traduction seule n’est pas considérée comme suffisante pour prouver le droit invoqué. L’article 7, paragraphe 4, du RMCUE exige que toutes les dispositions du droit national applicable régissant l’acquisition des droits et leur étendue de protection, y compris les preuves accessibles en ligne, soient soumises dans la langue de la procédure ou accompagnées d’une traduction dans cette langue, laquelle doit être soumise dans le délai imparti pour la présentation du document original. Les mêmes règles s’appliquent lorsque le demandeur fournit le contenu du droit national pertinent en faisant référence à une source en ligne pertinente reconnue par l’Office.

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En outre, le demandeur doit produire des preuves appropriées de la réalisation des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection du droit invoqué, ainsi que des preuves que les conditions de protection à l’égard de la marque contestée ont effectivement été remplies. Les preuves doivent clarifier si le titulaire du droit est habilité à interdire l’usage d’une marque postérieure ainsi que les conditions dans lesquelles le droit peut prévaloir et être opposé à une marque postérieure. Lorsque le demandeur se fonde sur la jurisprudence nationale pour étayer son argumentation, il doit également fournir à l’Office la jurisprudence pertinente de manière suffisamment détaillée et non pas seulement par une référence à une publication quelconque dans la doctrine juridique. En l’espèce, le demandeur n’a cité dans ses observations que certaines parties de dispositions en anglais tirées de la loi n° 441/2003 Coll. de la République tchèque, du 3 décembre 2003, sur les marques et du code civil de la République tchèque, loi n° 89/2012 Coll. du 3 février 2012. Cependant, le demandeur n’a pas fourni une image complète et exhaustive du droit tchèque, ni n’a soumis le texte original des lois pertinentes et une traduction complète de celles-ci. Il découle de ce qui précède que le demandeur n’a pas fourni d’informations suffisantes sur la protection juridique accordée au type de signe commercial invoqué par le demandeur en République tchèque, à savoir la dénomination commerciale «Heat Gen». Conclusion Comme mentionné, le demandeur n’a pas fourni d’informations suffisantes sur le contenu éventuel du droit invoqué ou sur les conditions à remplir pour que le demandeur puisse interdire l’usage de la marque contestée en vertu des lois de la République tchèque. Par conséquent, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 60, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure de nullité supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.

Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le titulaire de la marque de l’UE au cours de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au titulaire de la marque de l’UE sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.

La division d’annulation

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Rosario GURRIERI Andrea VALISA Aldo BLASI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.