DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 209 238
Haj Mithkal Shawkart & Sami Asfour, B.P. 26, 11118 Amman, Jordanie (opposant), représenté par Praxi Intellectual Property S.P.A., Via Leonida Bissolati, 20, 00187 Roma, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Ottoman Düsseldorf GmbH, Graf Adolfstr. 86-88, 40210 Düsseldorf, Allemagne (demandeur), représenté par Klaus F. Hessel, Samlandweg 7, 42799 Leichlingen, Allemagne (mandataire professionnel). Le 07/08/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 209 238 est rejetée dans son intégralité.

2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.

MOTIFS
Le 28/12/2023, l’opposant a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 926 345
(marque figurative), à savoir contre tous les produits de la classe 34. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque italienne n° 1 570 337
(marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.

PREUVE D’USAGE

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Décision sur l’opposition n° B 3 209 238 Page 2 sur 6
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMCUE, si le demandeur en fait la demande, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.

La même disposition prévoit que, en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.

Le demandeur a demandé que l’opposant produise la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.

La date de dépôt de la demande contestée est le 16/09/2023.

La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.

L’opposant était donc tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en Italie du 16/09/2018 au 15/09/2023 inclus.

En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants :

Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes.

Le 18/09/2024, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement d’exécution du RMCUE, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 23/11/2024 pour produire des preuves de l’usage de la marque antérieure. Ce délai a été prorogé jusqu’au 23/01/2025 suite à la demande de l’opposant. Le 23/01/2025, dans le délai imparti, l’opposant a produit des preuves d’usage.

Les preuves à prendre en considération sont les suivantes :

Pièces 2 à 7 : 6 factures datées du 29/05/2018, 24/02/2019, 17/02/2000, 16/03/2021, 10/03/2022 et 10/07/2024, adressées par The Jordan Match Industries Co. Ltd. à un client à Savone, Italie (un distributeur italien, selon l’opposant). La première et la dernière facture sont datées en dehors de la période pertinente. Les factures précisent que les produits vendus sont des « carnets de papier à cigarettes « Ottoman », fabriqués en Jordanie, en carton de 100 boîtes de 90 carnets de 72 feuilles chacun ».

Photographies non datées incluses dans les observations de l’opposant montrant du papier à cigarettes vendu sous la marque « Ottoman ». Selon l’opposant, les photographies ont été extraites des sites web www.smokestyle.org, www.rollingtobacco.it, www.oltrealfumo.com, www.ilredelfumo.it. Par exemple :

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Décision sur opposition n° B 3 209 238 Page 3 sur 6
Captures d’écran non datées des boutiques en ligne : www.trovacartine.com, www.ilredelfumo.it, www.amazon.de, www.etsy.com, montrant le papier à cigarettes «Ottoman». Par exemple :

Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, la preuve d’usage doit consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.

Ces exigences en matière de preuve d’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, point 43). Cela signifie que l’opposant est tenu non seulement d’indiquer mais aussi de prouver chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant de l’indication et de la preuve quant au lieu, au moment, à l’étendue et à la nature de l’usage doit être apprécié au regard de l’ensemble des éléments de preuve produits.

À ce stade, la division d’opposition estime opportun de concentrer l’examen des preuves sur les critères du lieu et de l’étendue de l’usage. Comme il ressortira ci-après, les preuves produites par l’opposant sont insuffisantes pour démontrer que ces exigences ont été satisfaites.

En ce qui concerne le lieu d’usage, les marques doivent être utilisées sur le territoire où elles sont protégées. L’usage dans une partie de l’État membre, pour autant qu’il soit sérieux, peut être considéré comme suffisant.

Des preuves relatives uniquement à l’importation des produits dans la zone pertinente peuvent, selon les circonstances de l’espèce, suffire comme preuve d’usage dans cette zone (voir par analogie 09/07/2010, T-430/08, Grain Millers, EU:T:2010:304, points 33, 40 et suivants). En revanche, le simple transit par un État membre ne saurait constituer un usage sérieux de la marque antérieure sur ce territoire (09/12/2015, T-354/14, ZuMEX (fig.) / JUMEX, EU:T:2015:947, point 62).

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S’agissant de l’étendue de l’usage, il convient de prendre en considération l’ensemble des faits et circonstances pertinents, y compris la nature des produits ou des services concernés et les caractéristiques du marché en cause, l’étendue territoriale de l’usage, ainsi que son volume commercial, sa durée et sa fréquence.

L’appréciation de l’usage sérieux implique un certain degré d’interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, le fait que le volume commercial réalisé sous la marque n’ait pas été élevé peut être compensé par le fait que l’usage de la marque a été étendu ou très régulier, et vice versa. De même, la portée territoriale de l’usage n’est qu’un des nombreux facteurs à prendre en considération, de sorte qu’une portée territoriale limitée de l’usage peut être compensée par un volume ou une durée d’usage plus importants.

La condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que la marque soit utilisée publiquement et extérieurement dans le but d’assurer un débouché aux produits ou services qu’elle représente (12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68, § 39). L’usage externe n’implique pas nécessairement un usage destiné aux consommateurs finaux. Par exemple, les preuves pertinentes peuvent valablement émaner d’un intermédiaire, dont l’activité consiste à identifier des acheteurs professionnels, tels que des sociétés de distribution, auxquels l’intermédiaire vend des produits qu’il a fait fabriquer par des producteurs originaux (21/11/2013, T-524/12, RECARO, EU:T:2013:604, § 25-26). L’usage de la marque par un client unique, qui importe les produits pour lesquels la marque est enregistrée, peut être suffisant pour démontrer que cet usage est sérieux s’il apparaît que l’opération d’importation a une justification commerciale réelle pour le titulaire de la marque (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 24 et suiv.).

Les preuves soumises par l’opposant dans les pièces 2 à 7 consistent en six factures adressées à un client en Italie, situé dans une ville relativement petite de Savone. Selon l’opposant, le client est le distributeur italien de l’opposant. Seules quatre factures sont datées de la période pertinente et les quantités pertinentes vendues sont les suivantes :
o 3 cartons pour un total de 3 000 USD en 2019 ; le même montant en 2020.

o 6 cartons pour un total de 3 780 USD en 2021 ; le même montant en 2022. Un carton contient 100 boîtes de 90 carnets de papier à cigarettes de 72 feuilles chacun.
Bien que, comme expliqué ci-dessus, l’importation de produits et leur utilisation par un client ou un distributeur unique puissent, en principe, suffire à établir l’usage de la marque antérieure, les preuves actuelles contiennent plusieurs lacunes à cet égard.
Le simple fait que les factures aient été émises à une personne ayant une adresse de facturation à Savone, en Italie, est insuffisant pour démontrer l’importation de produits non-UE (papier à cigarettes fabriqué en Jordanie) et donc l’usage de la marque antérieure en Italie. Les preuves soumises par l’opposant n’établissent pas si les produits sont arrivés en Italie ni ce qui s’est passé après leur arrivée alléguée. Aucune déclaration en douane ni facture concernant les ventes en Italie n’a été fournie. Il est crucial de noter qu’il n’y a aucune preuve que les produits ont été expédiés de Jordanie, dédouanés par les douanes italiennes et distribués à des clients italiens.

Bien que les factures fassent référence aux aéroports de Gênes et de Milan, elles ne sont accompagnées d’aucune preuve d’expédition et de formalités d’importation (par exemple, déclarations en douane, manifestes d’expédition ou preuve de dédouanement à l’importation) permettant de confirmer si les produits sont entrés en Italie par ces lieux ou ont simplement transité par le pays en route vers leur

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Décision sur l’opposition n° B 3 209 238 Page 5 sur 6
destination(s) finale(s). En outre, aucune preuve n’a été soumise pour démontrer la mise en circulation et l’arrivée des produits dans leur pays de destination.

L’importation de produits ne peut constituer un usage valable d’une marque sur un territoire que s’il est clair que les produits ont été importés et mis sur le marché dans ce territoire. Ce seuil n’est pas atteint en l’espèce. La division d’opposition considère que les factures ne permettent pas de parvenir à une conclusion univoque selon laquelle les produits ont été
R 1783/2022-1, DOGGI LOVE § 44-53; 27/07/2018, R 351/2018-5, promax (fig.) / Pro Max § 38).

En outre, bien que l’opposant ait soumis des captures d’écran de boutiques en ligne présentant du papier à cigarettes «Ottoman», la simple présence d’une marque sur un site web est insuffisante pour prouver un usage sérieux, à moins que le site web n’indique explicitement le lieu, le moment et l’étendue de l’usage, ou que ces informations ne soient fournies autrement par des preuves supplémentaires. Les preuves basées sur Internet ne gagnent en crédibilité que lorsqu’elles sont complétées par la preuve que le site web a été consulté par des utilisateurs, et en particulier que des commandes pour les produits pertinents ont été passées via le site web par un certain nombre de clients sur le territoire pertinent pendant la période pertinente. Le simple fait qu’un produit apparaisse sur un site web ne prouve pas que le produit a été effectivement «vendu» (28/10/2020, T-583/19, Frigidaire, EU:T:2020:511, § 51-52).

Les photographies et extraits soumis par l’opposant ne sont pas datés et, en tout état de cause, ils ne peuvent prouver que les produits ont été vendus – et dans quelle mesure – à des consommateurs en Italie pendant la période pertinente. L’opposant n’a fourni aucune information supplémentaire pertinente quant à l’utilisation réelle des sites web par les consommateurs potentiels et pertinents pendant la période pertinente, ni de chiffres de publicité et de vente concernant les produits en cause.

Bien que le titulaire soit libre de choisir ses moyens de preuve de l’étendue de l’usage (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 37), il doit néanmoins démontrer la réalité de l’usage commercial de la marque sur le territoire pertinent, au moins dans une mesure suffisante pour dissiper toute éventuelle conviction que cet usage pourrait être purement interne, sporadique ou symbolique.

L’usage sérieux d’une marque ne peut être prouvé par des probabilités ou des suppositions, mais doit être démontré par des preuves solides et objectives d’un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T-382/08, VOGUE / VOGUE Portugal, EU:T:2011:9, § 22).

D’après les preuves soumises, il n’est pas clair si et dans quelle mesure les produits ont été mis sur le marché en Italie, après leur arrivée présumée sur le territoire italien. Par conséquent, en l’espèce, la division d’opposition considère que l’opposant n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant le lieu et l’étendue de l’usage de la marque antérieure.

Comme expliqué ci-dessus, les facteurs de temps, de lieu, d’étendue et de nature de l’usage sont cumulatifs (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les preuves doivent fournir des indications suffisantes sur tous ces facteurs pour prouver un usage sérieux. Étant donné qu’au moins le lieu et l’étendue de l’usage n’ont pas été suffisamment établis, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres exigences.

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Décision sur opposition n° B 3 209 238 Page 6 sur 6
La division d’opposition conclut que les preuves fournies par l’opposant sont insuffisantes pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMCUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUED.

FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les frais et dépens exposés par l’autre partie.

Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUEIM, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.

La division d’opposition
Fernando AZCONA DELGADO Zuzanna STOJKOWICZ Cynthia DEN DEKKER
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.