EUIPO, 19 décembre 2025, n° 003211863

EUIPO 19 décembre 2025

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 19 déc. 2025, n° 003211863
Numéro(s) :	003211863
Textes appliqués :	Article 8(1)(b) EUTMR, Article 8(5) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	Refus partiel de la demande de MUE/EI
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Texte intégral

Ce texte a été traduit à l'aide de l'intelligence artificielle et peut contenir des erreurs.

DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 211 863
Kraft Foods Schweiz Holding GmbH, Chollerstrasse 4, 6300 Zoug, Suisse (partie opposante), représentée par HGF B.V., Gedempt Hamerkanaal 257, 1021 KP Amsterdam, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Milkshop International Co., Ltd., 7f.-3, No. 271, Sec. 4, Ximen Rd., North Dist., Tainan City, Taïwan (demanderesse), représentée par Casalonga Alicante, S.L., Plaza De Los Luceros, 17 8° Oficinas, 03004 Alicante, Espagne (mandataire professionnel).

Le 19/12/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 211 863 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:

Classe 30: Tous les produits contestés de cette classe.

Classe 32: Tous les produits contestés de cette classe.

Classe 35: Tous les services contestés de cette classe, à l’exception de: services de vente au détail et en gros en magasin de luminaires d’intérieur.

Classe 43: Tous les services contestés de cette classe, à l’exception de: location de verrerie; location de salles de réunion.

2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 919 141 est rejetée pour tous les produits et services tels que visés au point 1. de la présente décision. Elle peut être poursuivie pour les services restants.

3. Chaque partie supporte ses propres dépens.

MOTIFS
Le 15/02/2024, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 919 141 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:

1) Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 31 369 «MILKA» (marque verbale);

2) Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 6 477 616 «MILKA» (marque verbale);

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3) enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 162 850 (marque figurative) ;

4) enregistrement de marque de l’Union européenne n° 13 683 214 'MILKA’ (marque verbale) ; L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE à l’égard de toutes les marques antérieures et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE à l’égard des marques antérieures 1 et 3.

RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant a invoqué les enregistrements de marques de l’Union européenne antérieures n° 31 369 'MILKA’ (marque verbale) et n° 18 162 850
(marque figurative). Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.

Les signes doivent être identiques ou similaires.

La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.

Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41 ; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées pourrait ne pas être suffisant. Le

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l’opposition peut néanmoins échouer si le demandeur établit une juste cause pour l’usage de la marque contestée.

a) Renommée des marques antérieures
Selon l’opposant, les marques antérieures jouissent d’une renommée dans l’Union européenne.

La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle vise. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.

En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 29/08/2023. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée antérieurement à cette date. En principe, il suffit que l’opposant démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée des marques antérieures doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte ultérieure de renommée incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver.

Dans ses observations du 10/09/2024, l’opposant a limité le fondement de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE et a revendiqué la renommée pour les produits suivants :

Classe 30 : Produits à base de chocolat.

Bien que l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieure n° 18 162 850 ne soit pas enregistré pour les produits à base de chocolat, ceux-ci relèvent de la catégorie générale des produits de confiserie, en particulier les confiseries à base de sucre et les confiseries au chocolat (compte tenu du caractère non restrictif du terme « en particulier ») pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. Par conséquent, cette limitation du fondement de l’opposition est acceptable.

L’opposition est dirigée contre les produits et services suivants :

Classe 30 : Bubble tea ; thé ; boissons à base de thé ; feuilles de thé traitées ; grains de café ; cacao en poudre ; chocolat en poudre ; boissons à base de chocolat ; glace comestible ; glaces de confiserie ; crème glacée ; glaces comestibles ; sucre ; miel ; bonbons ; biscuits ; aliments de grignotage à base de céréales ; pain ; gâteaux ; puddings ; mélanges en poudre pour puddings ; riz ; céréales traitées ; farine de céréales ; riz de sagou ; cookies ; flocons d’avoine ; farine ; perles de tapioca ; sagou ; sachets de thé ; boissons à base de café ; boissons à base de cacao ; thé glacé ; boissons au thé avec du lait ; thé au gingembre ; sorbet ; barres de crème glacée ; confiseries à base de sucre ; chocolat ; fondants ; pain grillé ; gaufres ; aliments de grignotage à base de riz ; confiseries congelées ; boules de riz gluant ; boules de taro pour boissons à base de thé ; gâteaux de riz ; gâteau de radis ; pâtisseries ; raviolis chinois farcis ; raviolis à base de farine ; nouilles instantanées ; riz instantané.

Classe 32 : Eaux gazeuses ; jus de fruits ; eau minérale ; boissons non alcoolisées ; sirops pour les boissons ; bières ; bière sans alcool ; boissons non alcoolisées ; boissons aromatisées aux fruits ; eau pétillante ; eau de Seltz ; jus de légumes (boissons) ; fruits-

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boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons isotoniques; boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes.

Classe 35: Agences d’import-export; consultation en gestion d’affaires; assistance en matière de gestion commerciale ou industrielle; organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales; services de commande en ligne et services de vente au détail en ligne de bubble tea et autres boissons à base de thé, boissons à base de café et boissons non alcoolisées; services de télé-achat dans le domaine du bubble tea et autres boissons à base de thé, boissons à base de café et boissons non alcoolisées; exploitation d’un site d’achat en ligne dans le domaine du bubble tea et autres boissons à base de thé, boissons à base de café et boissons non alcoolisées; services de magasins de détail de bubble tea et autres boissons à base de thé, boissons à base de café et boissons non alcoolisées; services de magasins de détail et de gros de thé; services de magasins de détail et de gros de boissons; services de magasins de détail et de gros de produits alimentaires; services de magasins de détail et de gros d’installations intérieures; publicité; présentation de produits sur tout moyen de communication, pour la vente au détail; publicité en ligne sur un réseau informatique; services de commande en ligne dans le domaine des plats à emporter et de la livraison de restaurants; promotion des ventes pour des tiers; services de magasins de détail et de gros d’aliments transformés; services de magasins de détail et de gros de produits laitiers; services de magasins de détail et de gros de desserts; services de magasins de détail et de gros de bonbons, biscuits, confiseries; services de magasins de détail et de gros d’eau potable et de boissons non alcoolisées; services de magasins de détail et de gros de crèmes glacées et de confiseries glacées.

Classe 43: Services de restauration; services de cafés; services de bars à café et à thé; services de restaurants servant du bubble tea; service de plats et de boissons; fourniture de produits alimentaires et de boissons; services de cafés-restaurants; services de salons de thé; services hôteliers; location de verrerie; location de salles de réunion; mise à disposition d’installations pour événements; services de débits de boissons; salons de desserts; restaurants de fondue chinoise; services de bars; services de snack-bars; services de cafés mobiles pour la fourniture de produits alimentaires et de boissons; services de restaurants mobiles; restaurants de restauration rapide; fourniture de petits-déjeuners par l’intermédiaire de restaurants et de cafés; services de plats à emporter; restaurants avec service de livraison à domicile; services de traiteur; salons de bubble tea; services de bars à bubble tea.

Afin de déterminer le degré de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les faits pertinents de l’espèce, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

L’opposant a produit des preuves à l’appui de cette allégation. L’opposant ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient traitées de manière confidentielle vis-à-vis des tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves que dans les termes les plus généraux, sans divulguer ces données.

Le 10/09/2024, l’opposant a produit les preuves suivantes:

Annexe 1: contient des faits (historiques) et des statistiques concernant la marque MILKA et sa présence mondiale.

Annexes 2-3: contiennent une impression de la page d’accueil du site www.milka.com de l’opposant. Le nom de domaine est enregistré depuis le 19 mai 1996. Le site web a été lancé le 10 mars 2005. Le site web de l’opposant est accessible dans tous les États membres de l’Union européenne. Le

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site web est configuré de manière à ce que divers sites web spécifiques à chaque pays puissent être atteints en cliquant sur les drapeaux des pays. Chaque pays a son propre site, avec un domaine de premier niveau de code de pays (ccTLD), remplaçant complètement le gTLD .com. L’annexe 2 contient des impressions des sites nationaux autrichien, belge, roumain, espagnol, slovaque, polonais, néerlandais, italien, hongrois, français et allemand. L’annexe 3 contient les impressions de la
« Waybackmachine » (http://www.archive.org/web/web.php) du site web de la marque MILKA www.millka.com datées de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023.

Annexes 4-5 : montrent l’utilisation de la marque sur ses sites web de médias sociaux. L’opposante soumet des impressions de sa page générale Facebook et YouTube. La page Facebook a – au moment de la capture d’écran – une portée de 9.218.444 mentions « J’aime » et la chaîne YouTube MILKA de l’opposante compte 31,2K abonnés. Les publications Facebook couvrent, entre autres, la période 2021-2023 et se réfèrent à l’Espagne, l’Italie, la France, le Portugal et la Roumanie. L’opposante a en outre inclus des déclarations de consommateurs, afin de souligner la popularité de la marque. Sur les deux pages, des nouvelles, des opinions et des publicités MILKA sont publiées. Toutes les pages de médias sociaux, selon l’opposante, sont accessibles dans tous les États membres de l’Union européenne.

Annexes 6-12 : contiennent diverses captures d’écran de diverses pages de médias sociaux au niveau national, y compris les pays de l’UE. L’annexe 6 montre la page Instagram MILKA Autriche qui s’adresse au public autrichien et compte plus de 9K abonnés au moment de la capture d’écran. L’annexe 7 contient une impression de la page Instagram MILKA Allemagne, qui compte près de 90K abonnés. L’annexe 11 contient une impression de la page Pinterest allemande avec plus de 3K abonnés. L’annexe 8 contient une impression de la page Instagram MILKA Espagne, qui compte près de 160K abonnés. L’annexe 10 contient une impression de la page Twitter Milka Espagne, qui est dédiée au public espagnol et compte plus de 18K abonnés. L’annexe 9 montre la page Instagram MILKA France qui s’adresse spécifiquement au public français, et compte plus de 67K abonnés. L’annexe 12 contient une impression de la chaîne YouTube MILKA Pologne qui compte plus de 20K abonnés.

Annexes 13-20 : contiennent divers échantillons d’emballages MILKA, triés par pays. Tous sont datés et utilisés au cours de la période 2015-2020.

Annexes 21-24 : contiennent de nombreuses brochures et dépliants de détaillants contenant des images de produits de la marque MILKA et des prix, ainsi que des offres de vente, distribués aux clients de détail via de grandes chaînes de supermarchés néerlandaises et belges (notamment Albert Heijn, Jumbo, Deen, Dirk, Deka Markt, Vomar, Kruidvat et Action) au cours de la période 2015-2020. Les brochures et dépliants sont en néerlandais/flamand, car ils ont été diffusés aux Pays-Bas et en Belgique.

Annexe 25 : montre les dépenses médiatiques pour la marque MILKA en Allemagne, en Autriche, en France, en Pologne et en Roumanie au cours de la période 2016-2020. Les chiffres qui ont été arrondis et additionnés – afin de ne pas divulguer le montant dépensé pour chaque type – sont très substantiels.

Annexes 26-28 : contiennent diverses publicités tout au long de la période 2015-2020. Les publicités figurant à l’annexe 26 sont en néerlandais/flamand car elles ont été publiées au Benelux. Elles sont parues dans

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magazines, brochures/dépliants, boutiques de stations-service (Shell) et sur des panneaux d’affichage extérieurs. Les publicités présentent clairement la marque de l’opposante sous forme de logo et dans les textes, elle est désignée comme « MILKA ». Tous les produits portent la marque de l’opposante. L’annexe 26 contient également des captures d’écran de sa chaîne YouTube Benelux contenant de courtes publicités. Presque toutes ont reçu plus d’un million de vues, ce qui représente un nombre substantiel compte tenu de la population de ces pays. La date de publication des vidéos varie entre 2017 et 2023. L’annexe 27 contient diverses publicités de la marque en France sur la période 2015-2020. Les publicités sont en français. Cette annexe contient également des captures d’écran de la chaîne YouTube Milka France contenant de courtes publicités. L’annexe 28 contient de manière similaire des publicités espagnoles sur la période 2015-2023, y compris des captures d’écran de publicités provenant de YouTube. Cela inclut l’exemple ci-dessous d’une publicité qui a été diffusée il y a seulement deux ans et qui a entre-temps atteint 29 millions de vues.

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Annexe 29: contient diverses publicités de la marque en Allemagne. Les publicités sont toutes en allemand et sont parues dans des magazines, des brochures/dépliants, des boutiques de stations-service (Shell) et sur des panneaux d’affichage extérieurs. Les publicités présentent clairement la marque de l’opposante sous forme de logo et dans les textes, elle est désignée comme 'MILKA'. Tous les produits portent la marque de l’opposante. L’annexe 29 contient également des captures d’écran de la chaîne YouTube allemande de l’opposante, présentant de courtes publicités pour la marque. Les captures d’écran indiquent le nombre de fois où les vidéos ont été vues sur YouTube, sans aucune donnée concernant les territoires d’origine des spectateurs. Cependant, les publicités sont toutes en allemand, spécifiquement ciblées sur le public allemand. Toutes – de manière constante – ont reçu entre 1 et 5 millions de vues. La date de publication des vidéos varie entre 2017 et 2023.

Annexes 30-32: contiennent diverses publicités MILKA, des documents de campagne et des photos de matériel de point de vente en Autriche, en Pologne et en Roumanie. Tous les documents présentent la marque MILKA et/ou des produits de la marque.

Annexes 33-35: contiennent une compilation de coupures de presse et de pages web de divers magazines/médias en Allemagne et en Autriche datées de 2016 à 2023. Les publications sont un mélange d’articles de presse concernant soit l’opposante, soit sa marque MILKA, soit de nouveaux lancements de produits, soit des promotions de produits, des séances photo, c’est-à-dire des photos de mannequins portant des vêtements de la marque MILKA, incluant à chaque fois un article portant les marques de l’opposante. Presque toutes les coupures contiennent des informations sur la date de publication de l’article et le nom du magazine ou du journal – sont incluses des couvertures de presse de médias/sites d’information renommés tels que RTL et BILD. Toutes les coupures de presse sont en allemand, car elles ont été publiées soit en Allemagne, soit en Autriche. L’opposante n’a pas soumis de traductions pour les preuves. L’annexe 35 contient des coupures de presse/médias plus anciennes provenant, entre autres, de Belgique, des Pays-Bas, de la République tchèque, de France, d’Irlande, d’Italie, de Slovaquie, du Portugal, d’Espagne et de Pologne.

Annexe 36: contient un article de presse de la Deutsche Welle (DW) sur son site web www.dw.com classant les meilleurs chocolats en Allemagne. La Deutsche Welle (DW) est le radiodiffuseur international de l’Allemagne et l’un des médias internationaux les plus performants et pertinents. En 2020, son contenu multimédia en 30 langues a atteint 249 millions de contacts utilisateurs hebdomadaires. Par rapport à l’année précédente, le nombre de contacts utilisateurs a augmenté de 52 millions (soit 26 pour cent). Dans l’article, la DW

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traite d’un test de chocolat effectué auprès des consommateurs en Allemagne. Des marques de renommée internationale, dont Milka, ont été soumises à des tests consommateurs, aux côtés de chocolats discount de chaînes de supermarchés et de marques de commerce équitable. Comme mentionné dans l’article, la marque MILKA de l’opposante figurait parmi les marques gagnantes.

Annexe 37: L’institut d’études de marché SPLENDID RESEARCH GmbH, basé à Hambourg, a examiné les fabricants de chocolat les plus connus en termes de force de marque et, sur la base de résultats représentatifs, a établi un classement des 10 meilleurs parmi 2 013 consommateurs. L’annexe 37 contient un article discutant des résultats de cette recherche indépendante. MILKA a été classée la plus haute en 2019.

Annexe 38: présente un extrait d’un rapport d’étude de marché réalisé par Proexport concernant le marché de la confiserie en Pologne. Ce rapport vise à fournir aux exportateurs colombiens un guide complet du marché polonais de la confiserie. À la page 33 du rapport, il présente les marques de chocolat les plus populaires en Pologne et leur part de marché. MILKA est positionnée en troisième place avec une part de marché de 21 % en 2004.

Annexe 39: contient un article de l’organisme indépendant Reach and Markets sur le secteur de la confiserie en Europe de l’Est. L’article a été publié en 2019. La marque MILKA de l’opposante est citée parmi les 5 principales marques de confiserie dans la région de l’Europe de l’Est.

Annexe 40: contient une capture d’écran d’une statistique présentée sur www.statista.com, l’une des principales sociétés de statistiques sur internet, et publiée par le département de recherche de Statista entre août 2020 et février 2021. La statistique mentionnée provient d’une enquête en ligne menée en juin 2020 en Espagne auprès de 10 142 personnes interrogées âgées de 15 ans et plus. Elle indique le nombre de personnes utilisant les barres chocolatées et autres articles en chocolat de l’opposante en Espagne de 2014 à 2019, par marque. Le taux le plus élevé est pour 'MILKA'. En 2019, environ 6,4 millions de personnes ont utilisé des barres chocolatées MILKA.

Annexes 41-42: L’annexe 41 contient une liste de certains des prix et/ou certifications reçus par l’opposante en Allemagne au cours des cinq dernières années. L’annexe comprend également des tirages d’articles de presse datés discutant de ces prix décernés à MILKA (produits). Quelques exemples sont énumérés ci-dessous:

o Prix Effie de bronze, septembre 2020, dans la catégorie « Media Performance » pour la campagne de Noël MILKA « donnez à ceux qui donnent le plus »;

o Prix Kantar’s Creative Effectiveness, juin 2020, prix de la « meilleure campagne numérique créative et efficace jugée par les consommateurs » pour la campagne de Noël MILKA « donnez à ceux qui donnent le plus » (voir capture d’écran ci-dessous);

o German Design Award, janvier 2019, pour la campagne de la Saint-Valentin MILKA « L’amour est dans l’air » (voir capture d’écran ci-dessous);

o Lebensmittel Praxis (LP) est le magazine professionnel allemand indépendant populaire pour le commerce et l’industrie alimentaire. Depuis plus de 20 ans, LP fournit des orientations fiables sur les meilleures innovations alimentaires avec ses prix « Produit de l’année ». L’opposante a

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a remporté ce prix dans les catégories « Confiserie » et « Produits chocolatés » pendant 5 années consécutives (2016-2021) ;

o MILKA a été classée LZ TOP MARKE en 2017 et 2018, toutes deux dans la catégorie « confiserie » ;

o Le site web allemand indépendant Lebensmittel Zeitung (https://www.lebensmittelzeitung.net/) est le portail industriel de référence pour les secteurs allemands de la distribution et des biens de consommation. Chaque année, LZ dresse la liste des meilleures marques dans diverses catégories. Les données sont générées à partir d’une enquête auprès des consommateurs (panel de ménages avec 30 000 participants ; panel individuel avec 40 000). Le gagnant dans chaque catégorie est la marque ayant la plus grande part de marché, une évolution positive des ventes et au moins un nombre constant d’acheteurs. En 2017 et 2018, MILKA a été classée comme la meilleure marque de chocolat en Allemagne.

o YouTube Ads Leaderboard 2019, MILKA a reçu le prix « The Most Successful Bumper Ads from Germany 2019 »
o Young Brands Awards, troisième place en 2019 et 2020 dans la catégorie
« chocolat le plus populaire » ;

o Le Reader’s Digest allemand indépendant (www.rd-markengut.de) récompense chaque année les marques les plus fiables en Allemagne. La marque MILKA de l’opposante a remporté cinq victoires consécutives aux prix Trusted Brands (2016-2020) dans la catégorie « Chocolat ».

L’annexe 42 contient des impressions discutant de diverses certifications et récompenses en Pologne et en Autriche. Les récompenses et certifications reçues par l’opposante fournissent des informations importantes sur l’historique et la reconnaissance de la marque de l’opposante et révèlent certains aspects qualitatifs des produits de l’opposante, tels qu’évalués par des experts indépendants, ce qui assure une visibilité encore plus grande pour ses marques sur le marché.

Annexes 43-44 : L’annexe 43 contient diverses impressions d’articles de presse concernant l’implication de la marque dans le ski international, les parrainages, les pistes MILKA et des photos des équipes nationales de ski parrainées par l’opposante, toutes montrant la marque MILKA sur des panneaux d’affichage, des drapeaux et/ou les uniformes des athlètes. L’annexe 44 contient des impressions de divers communiqués de presse indépendants en anglais et en allemand concernant le partenariat officiel avec la DFL (l’instance dirigeante du football allemand) selon lequel la marque antérieure apparaîtra en Bundesliga (première ligue nationale de football en Allemagne) à partir du 01/01/2021. Il y a des photos de promotions de la Bundesliga et de « MILKA », dont certaines incluent l’image de barres de chocolat, telles que :

Annexes 45-47 : impressions d’articles de presse, de publicités et de photos concernant le partenariat de « MILKA » avec d’autres marques et l’expansion de son portefeuille vers d’autres marchés alimentaires, tels que : biscuits, snacks, fromage frais, boissons chaudes, glaces.

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Annexe 48 : document interne présentant des chiffres de revenus nets significatifs de « MILKA » en USD pour la période d’avril 2016 à avril 2020 dans l’Union européenne et dans ses cinq principaux pays de vente de l’Union européenne, l’Allemagne étant le premier en termes de ventes.

Annexe 49 : données de parts de marché de « MILKA » préparées par une société tierce reconnue pour les années 2018-2020. Le document présente les données annuelles relatives au chocolat et aux biscuits « MILKA » et sa part de marque significative en volume dans cinq pays européens, dont l’Allemagne.

Annexe 50 : contient des copies des décisions de l’Office et des décisions nationales :

o L’EUIPO, décision du 30 juin 2022, dans l’opposition n° B 3125914 contre la marque de l’UE 18228886, par laquelle l’EUIPO a confirmé que MILKA jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent en ce qui concerne les produits à base de chocolat.

o Deuxième chambre de recours de l’EUIPO dans l’affaire R540/2005-2 (MILKA c. MILKO), décision du 8 juin 2006, par laquelle la chambre de recours reconnaît l’énorme notoriété de la marque MILKA dans toute l’UE.

o L’Office allemand des brevets et des marques dans l’opposition contre la demande n° 302015107131 (MILKA c. MILCKA), décision du 3 mai 2019, par laquelle l’Office allemand des brevets et des marques a confirmé que MILKA est bien connue en Allemagne. Cette décision est en allemand, mais nous avons également inclus une traduction en anglais.

o Office hongrois des brevets, décision du 23 août 2007 dans l’opposition n° M0503765/10 (MILKA c. ILKA RUDOLF), par laquelle l’Office reconnaît la couleur lilas bien connue de MILKA et confirme que les produits de marque MILKA sont connus du public, également en Hongrie, et sont des produits leaders sur le marché.

Annexe 51 : échantillons de factures datées de 2021-2023 envoyées à des clients en Belgique, en Hongrie, en Espagne et en France. « MILKA » apparaît sur les factures.

La requérante fait valoir que l’opposante n’a pas soumis de traductions de certaines preuves de renommée et que, par conséquent, ces preuves ne devraient pas être prises en considération. Cependant, l’opposante n’est pas tenue de traduire les preuves de renommée, à moins que l’Office ne le lui demande expressément. Compte tenu de la nature de certains des documents qui n’ont pas été traduits et qui sont considérés comme pertinents pour la présente procédure, ainsi que de leur caractère explicite, la division d’opposition estime qu’il n’est pas nécessaire de demander une traduction. En outre, les traductions de certaines annexes ont été soumises par l’opposante le 10/09/2024.

Ayant examiné les preuves, les informations de presse susmentionnées, se présentant sous la forme d’articles provenant de sources indépendantes et ne se référant pas à de simples annonces publicitaires, illustrent bien l’expansion de l’opposante en ce qui concerne les produits à base de chocolat sur le marché de l’UE. Ces documents prouvent que les activités commerciales de l’opposante relatives aux produits susmentionnés sont souvent rapportées par la presse et présentent un intérêt public. Ces publications se réfèrent directement au succès commercial de l’opposante et mentionnent les marques antérieures en relation avec divers produits à base de chocolat, tels que le chocolat, les biscuits au chocolat, le chocolat chaud, les barres de chocolat. Elles jouent également un rôle de corroboration en ce qui concerne les chiffres de revenus nets significatifs atteints au cours de la période pertinente et soumis par la

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opposante à l’annexe 48. Les chiffres de parts de marché soumis à l’annexe 49 confirment la part de marché significative en volume de la marque « MILKA » dans cinq pays européens, dont l’Allemagne. En outre, les éléments soumis montrent une promotion intensive et étendue en Allemagne et dans d’autres pays de l’UE, y compris de courtes publicités sur la chaîne YouTube allemande qui ont atteint un nombre significatif de vues (en millions). De plus, les preuves contiennent des informations sur de nombreux classements et récompenses où, par exemple, la marque « MILKA » a été classée comme la meilleure marque de chocolat en Allemagne en 2017 et 2018 et comme l’une des cinq meilleures marques de confiserie en Europe de l’Est. Il est également important de mentionner l’implication de la marque « MILKA » dans le parrainage, par exemple, du ski international, où elle figure sur des panneaux d’affichage, des drapeaux et/ou des uniformes de sportifs individuels, ainsi que ses divers partenariats avec d’autres marques/organisations, telles que la Bundesliga, ou son expansion, entre autres, au marché des boissons (chocolat chaud). Compte tenu de tous les critères pertinents, à savoir la présence de longue date des marques antérieures sur le marché pertinent et l’exposition fréquente et régulière du public à la marque par le biais de publications, et en tenant dûment compte des récompenses et des classements montrant la reconnaissance des marques antérieures pour les produits à base de chocolat, et même si certains des documents ne sont pas nécessairement mis à jour, la division d’opposition conclut qu’il a été prouvé que les marques antérieures jouissent d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent, en particulier en Allemagne, en ce qui concerne les produits à base de chocolat, et donc, comme indiqué ci-dessus, sur le territoire de l’Union européenne (06/10/2009, C 301/07, Pago, EU:C:2009:611, § 29-30).

Étant donné que les deux marques antérieures jouissent d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent, en particulier en Allemagne, en ce qui concerne les produits à base de chocolat, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition en relation avec l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieure n° 31 369.

b) Les signes
MILKA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, s’il existe un risque d’atteinte à la réputation ou au caractère distinctif de la marque antérieure renommée par l’usage du signe contesté du point de vue d’une seule partie du public pertinent de l’Union européenne, cela suffit pour rejeter la demande contestée.

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Compte tenu des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent et pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie germanophone du public pertinent et parce que, comme indiqué ci-dessus, il s’agit de la partie du public pour laquelle la marque antérieure est renommée.

Les éléments verbaux des signes sont dépourvus de signification pour le public analysé et, par conséquent, distinctifs pour les produits et services pertinents.

La requérante fait valoir que « le terme « Milk » est un mot anglais couramment utilisé qui peut être compris par les consommateurs de l’UE comme « le liquide blanc produit par les vaches, les chèvres et les moutons et utilisé par les humains comme boisson ou pour la fabrication de beurre, de fromage, etc. » (Cambridge Dictionaries Online à l’adresse http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/milk ). Dans une demande de marque pour des produits alimentaires et des boissons, il est descriptif et informe immédiatement les consommateurs, sans autre réflexion, que les produits sont à base de lait. Cependant, aucun des signes ne présente de moyens de séparation visuelle qui faciliteraient la dissection de l’élément verbal « Milk ». En outre, la jurisprudence invoquée par la requérante (par exemple, dans les décisions concernant le rejet de la marque de l’UE
n° 018627929 du 18/10/2022, de la marque de l’UE 1810882 du 21/10/2024 et dans la décision de la Chambre de recours n° R676/2016-1) concerne l’élément verbal « MILK » formant un terme autonome et indépendant. Par conséquent, contrairement à l’avis de la requérante, les deux signes forment des éléments verbaux dépourvus de signification et distinctifs.

La stylisation de l’élément verbal dans le signe contesté est de nature purement décorative et, par conséquent, elle est non distinctive.

Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.

Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres « MILK(*)(*)A » qui forment l’intégralité de la marque antérieure. Ils diffèrent par les lettres supplémentaires « SH » du signe contesté, placées en cinquième et sixième position. Ils diffèrent en outre visuellement par la stylisation non distinctive du signe contesté.

Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne.

Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra.

c) Le « lien » entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure est renommée, et les signes sont visuellement très similaires et phonétiquement identiques. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel « lien » entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts

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(23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais cela reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire après que tous les facteurs pertinents pour le cas d’espèce ont été évalués.

Les facteurs pertinents possibles pour l’examen d’un « lien » comprennent (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42) :

le degré de similitude entre les signes ;

la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de dissimilitude entre ces produits ou services, et le public pertinent ;

la renommée de la marque antérieure ;

le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage ;

l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de certains seulement de ces critères. L’établissement d’un tel lien, bien que déclenché par la similitude (ou l’identité) entre les signes, exige que les catégories pertinentes du public pour chacun des produits et services couverts par les marques en litige soient les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure. Les signes sont visuellement et auditivement similaires au moins dans une mesure moyenne et conceptuellement neutres, comme expliqué en détail ci-dessus. La marque antérieure jouit d’une grande renommée pour les produits à base de chocolat de la classe 30. En outre, la marque antérieure est intrinsèquement distinctive dans une mesure moyenne car elle n’a aucune signification par rapport aux produits. Le public pertinent de la marque antérieure ainsi que du signe contesté est le grand public. Les produits et services contestés sont : Classe 30 : Bubble tea ; thé ; boissons à base de thé ; feuilles de thé traitées ; grains de café ; poudre de cacao ; poudre de chocolat ; boissons à base de chocolat ; glace comestible ; glaces de confiserie ; crème glacée ; glaces comestibles ; sucre ; miel ; bonbons ; biscuits ; aliments de grignotage à base de céréales ; pain ; gâteaux ; puddings ; mélanges de poudre pour pudding ; riz ; céréales traitées ; farine de céréales ; riz de sagou ; cookies ; flocons d’avoine ; farine ; perles de tapioca ; sagou ; sachets de thé ; boissons à base de café ; boissons à base de cacao ; thé glacé ; boissons au thé avec du lait ; thé au gingembre ; sorbet ; barres de crème glacée ; confiseries à base de sucre ; chocolat ; fondants ; pain grillé ; gaufres ; aliments de grignotage à base de riz ; confiseries congelées ; boules de riz gluant ; boules de taro pour boissons à base de thé ; gâteaux de riz ; gâteau de radis ; pâtisseries ; raviolis chinois farcis ; raviolis à base de farine ; nouilles instantanées ; riz instantané. Classe 32 : Eaux gazeuses ; jus de fruits ; eau minérale ; boissons non alcoolisées ; sirops pour boissons ; bières ; bière sans alcool ; boissons non alcoolisées ; boissons aromatisées aux fruits ; eau pétillante ; eau de Seltz ; jus de légumes (boissons) ; fruits-

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boissons non alcoolisées à base de thé ; boissons isotoniques ; boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes.

Classe 35 : Agences d’import-export ; consultation en gestion d’affaires ; assistance en matière de gestion commerciale ou industrielle ; organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ; services de commande en ligne et services de vente au détail en ligne de bubble tea et autres boissons à base de thé, boissons à base de café et boissons non alcoolisées ; services de télé-achat dans le domaine du bubble tea et autres boissons à base de thé, boissons à base de café et boissons non alcoolisées ; exploitation d’un site d’achat en ligne dans le domaine du bubble tea et autres boissons à base de thé, boissons à base de café et boissons non alcoolisées ; services de vente au détail de bubble tea et autres boissons à base de thé, boissons à base de café et boissons non alcoolisées ; services de vente au détail et de vente en gros de thé ; services de vente au détail et de vente en gros de boissons ; services de vente au détail et de vente en gros de produits alimentaires ; services de vente au détail et de vente en gros d’installations intérieures ; publicité ; présentation de produits sur des moyens de communication, pour la vente au détail ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; services de commande en ligne dans le domaine des plats à emporter et de la livraison de restaurants ; promotion des ventes pour des tiers ; services de vente au détail et de vente en gros d’aliments transformés ; services de vente au détail et de vente en gros de produits laitiers ; services de vente au détail et de vente en gros de desserts ; services de vente au détail et de vente en gros de bonbons, biscuits, confiseries ; services de vente au détail et de vente en gros d’eau potable et de boissons non alcoolisées ; services de vente au détail et de vente en gros de crèmes glacées et de confiseries glacées.

Classe 43 : Services de restauration ; services de café ; services de bar à café et à thé ; services de restauration servant du bubble tea ; service de plats et de boissons ; fourniture de plats et de boissons ; services de café-restaurant ; services de salon de thé ; services hôteliers ; location de verrerie ; location de salles de réunion ; fourniture d’installations pour événements ; services de magasin de boissons ; salons de desserts ; restaurants de fondue chinoise ; services de bar ; services de snack-bar ; services de café mobile pour la fourniture de plats et de boissons ; services de restaurant mobile ; restaurants de restauration rapide ; fourniture de petit-déjeuner par l’intermédiaire de restaurants et de cafés ; services de plats à emporter ; restaurants avec service de livraison à domicile ; services de traiteur ; salons de bubble tea ; services de bar à bubble tea.

Les produits contestés des classes 30 et 32 sont des produits alimentaires, des glaces comestibles (dont certains sont identiques ou similaires aux produits chocolatés de l’opposant tels que le chocolat et les produits de confiserie) et des boissons, de l’eau minérale et des jus. S’il est vrai que certains de ces produits appartiennent à l’industrie des boissons, la réalité du marché montre que les entreprises du secteur alimentaire et de la confiserie étendent leur offre commerciale sur le marché également aux boissons. L’opposant lui-même a fourni des preuves de l’expansion de son portefeuille de produits à d’autres secteurs du marché, y compris le secteur des boissons. Par exemple, en concluant un partenariat avec une autre marque de boissons, l’opposant a étendu son portefeuille de produits aux boissons chocolatées chaudes. Les produits chocolatés et les eaux minérales gazeuses ou les jus sont des articles que les consommateurs consomment très souvent ensemble et achètent aux mêmes endroits. Il en va de même pour la vente au détail contestée de divers types de boissons, d’aliments transformés, de produits laitiers et de services de commande en ligne dans le domaine des plats à emporter et de la livraison de restaurants dans la classe 35. Par conséquent, le degré de renommée évalué de la marque antérieure, la similitude entre les signes et le fait que l’opposant et le demandeur opèrent dans les mêmes secteurs de marché ou des secteurs connexes sont suffisants pour considérer que les consommateurs établiront un lien.

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Les services contestés liés aux affaires et à la publicité de la classe 35 sont rendus pour le compte de tiers afin de les aider à gérer ou à améliorer leur entreprise commerciale ou industrielle et leurs efforts publicitaires. Bien que ces services contestés, contrairement aux produits de la marque antérieure, ciblent des clients professionnels, ces derniers connaissent également non seulement la marque antérieure elle-même, mais aussi ses efforts publicitaires et son succès commercial, comme démontré ci-dessus. Il en découle clairement qu’une association avec la marque antérieure reste possible, compte tenu notamment de la similitude entre les signes et du degré de renommée considérable de la marque antérieure. En ce qui concerne les services contestés de la classe 43 qui sont liés à la fourniture de produits alimentaires et de boissons, aux services de cafés ou de salons de thé ou à la mise à disposition d’installations pour événements, il est courant pour les entreprises de produits alimentaires et de confiserie de fournir également des produits alimentaires et des boissons ainsi que des services de restauration et il est très probable, comme démontré par l’opposant, qu’elles étendent également leurs activités aux magasins de boissons qui, entre autres, servent du café, du thé ou du chocolat chaud. Par conséquent, il est plausible que les consommateurs établissent un lien. En ce qui concerne les services contestés restants, à savoir les services de vente au détail et en gros de luminaires d’intérieur de la classe 35 et la location de verrerie ; la location de salles de réunion de la classe 43, les entreprises fournissant de tels services opèrent dans des contextes commerciaux entièrement différents, avec des exigences réglementaires, des installations et une expertise différentes. Ces produits et services sont si dissemblables qu’il est peu probable que la marque postérieure évoque la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent. Par conséquent, en tenant compte et en pondérant tous les facteurs pertinents du présent cas, la division d’opposition conclut qu’il est peu probable que le public pertinent établisse un lien mental entre les signes en conflit, c’est-à-dire qu’il établisse un « lien » entre eux en ce qui concerne les services contestés restants des classes 35 et 43, comme expliqué ci-dessus. Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE et doit être rejetée en ce qui concerne ces services.

d) Risque de préjudice L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE lorsque l’une des situations suivantes se présentera :

il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ;

il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure ;

il porte atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure.

Bien que le préjudice ou l’avantage indu puisse n’être que potentiel dans une procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE soit applicable. Bien que le titulaire de la marque antérieure ne soit pas tenu de démontrer un préjudice actuel et réel à sa marque, il doit « apporter des éléments de preuve prima facie d’un risque futur, non hypothétique, de tirer indûment profit ou de porter atteinte » (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).

Il s’ensuit que l’opposant doit établir que le préjudice ou l’avantage indu est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans le cours normal des choses. À cette fin, l’opposant devrait déposer des preuves, ou du moins avancer un

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argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait l’atteinte ou l’avantage indu et comment il se produirait, qui pourrait conduire à la conclusion prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans le cours normal des choses.

Il ressort de la jurisprudence que, plus la marque antérieure est évoquée de manière immédiate et forte par le signe contesté, plus la probabilité est grande que l’usage actuel ou futur du signe tire ou tirera indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou lui porte ou lui portera préjudice (27/11/2008, C 252/07, Intel, EU:C:2008:655, points 67 à 69; 18/06/2009, C 487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, point 44).

L’opposant fait valoir que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et porterait atteinte au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure.

Avantage indu (parasitisme)
L’avantage indu, dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, couvre les cas où il y a une exploitation manifeste et un « parasitisme » de la renommée d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits et services couverts par la marque contestée, de sorte que la commercialisation de ces produits et services est facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, point 48; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93,
point 40).

Selon la Cour de justice de l’Union européenne
… en ce qui concerne l’atteinte consistant à tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est le fait de tirer un avantage de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence d’une telle atteinte doit être appréciée par référence aux consommateurs moyens des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, qui sont normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.

(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, point 36.)
Les titulaires de marques investissent fréquemment des sommes d’argent et des efforts considérables pour créer une certaine image de marque associée à leur marque. Cette image associée à une marque lui confère une valeur économique, qui est indépendante de celle des produits et services pour lesquels elle est enregistrée.

L’opposant fait valoir ce qui suit :

La marque antérieure jouit d’une forte renommée. Sur la base des preuves déposées, il est clair que la marque « MILKA » a été utilisée de manière continue et intensive au sein de l’Union européenne.

Il est clair que la commercialisation des produits énumérés dans la demande contestée pourrait être facilitée par l’association, par le consommateur pertinent, du signe contesté avec la marque renommée « MILKA ». L’usage de la MUE sera immédiatement associé à « MILKA », et

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tous les investissements réalisés et la réputation bâtie au fil de décennies de production et de commercialisation des produits bien connus 'MILKA’ faciliteront certainement le demandeur dans sa commercialisation éventuelle de la demande contestée pour des produits identiques, similaires et/ou même dissemblables.

Selon la jurisprudence, plus le signe postérieur évoque immédiatement et fortement la marque, plus le risque est grand que l’usage actuel ou futur du signe tire ou tirera indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655). La marque antérieure jouit d’une telle renommée que la probabilité d’un risque futur et non hypothétique de tirer un avantage indu est si évidente qu’elle peut être tenue pour acquise sans autre élément (22/03/2007, T215/03, SIGLA/OHIM, §48).

Comme déjà établi, la marque antérieure jouit d’un degré élevé de renommée pour les produits à base de chocolat de la classe 30. Comme il ressort des preuves soumises, notamment des récompenses, des partenariats avec d’autres marques, y compris la Bundesliga, de nombreux classements et du parrainage d’événements sportifs, les marques de l’opposant sont associées aux qualités positives, à l’image et aux caractéristiques de ses produits à base de chocolat.

La renommée spécifique de la marque antérieure (y compris des aspects qualitatifs, tels qu’une image particulière, un style de vie ou des circonstances particulières de commercialisation qui sont devenus associés à la renommée de la marque) et le degré de similitude entre les marques permettent que l’image de la marque renommée soit transférée à la marque contestée. Ce transfert d’image faciliterait la commercialisation des produits et services contestés.

Étant donné que l’opposant a dû réaliser des investissements substantiels pour développer et construire l’image et la renommée de la marque antérieure, l’usage de la marque contestée par le demandeur tirerait indûment profit de ces investissements et de la renommée de la marque antérieure, car le demandeur bénéficierait de la clientèle acquise par la marque antérieure sans avoir à réaliser d’investissements propres.

Compte tenu du lien entre les produits et services en cause, tel qu’établi ci-dessus, de la renommée de la marque antérieure et des similitudes des signes, la division d’opposition conclut que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. En effet, l’accumulation de tous les facteurs susmentionnés rend tout à fait probable que le signe contesté évoque la marque antérieure, s’appropriant ainsi ses pouvoirs d’attraction et sa valeur publicitaire.

Le lien que le signe contesté pourrait créer avec la marque antérieure renommée et l’image positive qu’elle possède inciterait inévitablement les consommateurs à explorer davantage ladite marque et les produits et services offerts sous celle-ci. De cette manière, la marque contestée bénéficiera déjà indûment des efforts promotionnels et des investissements continus de l’opposant pour créer et préserver l’image positive de sa marque.

Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.

Autres types de préjudice

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L’opposant fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait atteinte au caractère distinctif et à la renommée des marques antérieures.

Comme il a été exposé ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE. Le risque de préjudice peut être de trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit qu’un seul de ces types soit constaté. En l’espèce, comme il a été exposé ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres types s’appliquent également.

e) Juste motif
En l’absence d’indications dans les éléments de preuve fournissant une justification apparente de l’usage de la marque contestée par le demandeur, l’absence de juste motif doit être généralement présumée (29/03/2012, T-369/10, Beatle, EU:T:2012:177, point 76 ; 14/05/2013, C-294/12 P, Beatle, EU:C:2013:300). Toutefois, le demandeur peut se prévaloir de la possibilité de renverser une telle présomption en démontrant qu’il dispose d’une justification légitime l’autorisant à utiliser la marque et, en effet, comme mentionné ci-dessus, le demandeur a affirmé avoir un juste motif pour utiliser le signe contesté.

Le demandeur affirme qu’il a un juste motif au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE « pour l’insertion du terme “Milk” dans la marque demandée, considérant que ce terme était libre de monopoles, puisque personne ne détient de droits exclusifs sur celui-ci et qu’il est apte à indiquer certaines caractéristiques des produits en question (à base de lait ou avec un ingrédient/arôme de lait). » En outre, le demandeur dispose pleinement de raisons légitimes de déposer et d’utiliser la présente MUE « Milksha » :

I. Le demandeur « Milkshop International Corp. » a été créé en 2008, vendant principalement des boissons à base de lait frais. Selon le site web officiel du demandeur (https://www.milksha.com/en/), le demandeur comptait plus de 200 magasins à Taïwan en 2018, a ouvert son premier magasin à l’étranger à Hong Kong et a commencé à utiliser « Milksha » comme marque à l’étranger depuis lors. Le demandeur a ensuite étendu ses marchés à l’étranger à Melbourne, Singapour et Vancouver en 2019 (annexe 4). Il est donc dans la logique commerciale du demandeur d’étendre et de développer ses activités sur le marché de l’UE ;

II. Les domaines d’activité du demandeur et de l’opposant sont manifestement différents et non pertinents (vente sur place de boissons à base de lait frais contre produits chocolatés vendus en épiceries et supermarchés). Le demandeur, en tant que société internationale spécialisée dans la préparation et la vente sur place de boissons à base de lait frais, n’a aucun besoin, aucune intention ni aucun intérêt à s’accrocher à la renommée de la marque de l’opposant.

III. L’opposant allègue que la marque contestée était une imitation malveillante de la marque de l’opposant, toutefois, il ne fournit aucune preuve à l’appui d’une telle allégation, laquelle est donc totalement infondée. »
En outre, le demandeur affirme que « la marque du demandeur et la marque de l’opposant ont été enregistrées et ont coexisté à Taïwan, au Japon, à Singapour, en Malaisie,

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les Philippines, l’Indonésie, les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et l’Australie pour des produits identiques ou similaires sans avoir été opposées l’une à l’autre par les offices locaux. Même si l’EUIPO n’est pas lié par les décisions d’autres offices de PI, la coexistence des marques en cause dans les pays/régions anglophones et non anglophones prouve une fois de plus que les marques ne sont pas similaires aux yeux des offices compétents et que les consommateurs peuvent différencier les deux marques sans risque de confusion. La situation devrait être plus ou moins comparable sur le marché de l’UE'.

La requérante a fourni les éléments de preuve suivants à l’appui de ses allégations :

Annexe 1: Présentation du Hot Pot sur Wikipédia ;

Annexe 2: Liste des marques incluant le terme milk dans les classes 30 ou 32 – toutes UE (extrait) ;

Annexe 3: Liste des MUE incluant le terme milk dans les classes 30 ou 32 ;

Annexe 4: Présentation de Milksha ;

Annexe 5: Marques MILKA hors UE ;

Annexe 6: Marques MILKSHA hors UE ;

Annexe 7: Informations complémentaires sur la requérante.

La jurisprudence montre qu’une juste cause peut être reconnue lorsque le demandeur établit qu’il ne peut raisonnablement lui être demandé de s’abstenir d’utiliser la marque (par exemple, parce que son usage du signe est un usage générique pour indiquer le type de produits et services — que ce soit par des mots génériques ou des dispositifs figuratifs génériques), ou lorsqu’il dispose d’un droit spécifique d’utiliser la marque pour les produits et services (par exemple, il démontre qu’un accord de coexistence pertinent autorise son usage du signe).
De l’avis de la division d’opposition, l’allégation de la requérante n’est pas fondée. Selon la jurisprudence, la condition de juste cause n’est pas remplie du simple fait que a) le signe est particulièrement apte à identifier les produits pour lesquels il est utilisé, b) le demandeur (titulaire) a déjà utilisé ce signe pour ces produits ou des produits similaires à l’intérieur et/ou à l’extérieur du territoire pertinent de l’Union européenne, ou c) le demandeur (titulaire) invoque un droit découlant d’un dépôt sur lequel le dépôt de la marque de l’opposant a la priorité (23/11/2010, R 240/2004-2, WATERFORD STELLENBOSCH (marque fig.) / WATERFORD ; 15/06/2009, R 1142/2005-2, MARIE CLAIRE (marque fig.) / MARIE CLAIRE et al. ; 25/04/2001, R 283/1999-3, HOLLYWOOD / HOLLYWOOD). Le simple usage du signe ne suffit pas ; ce qui doit être démontré est une raison valable justifiant cet usage.

En outre, concernant l’allégation de la requérante selon laquelle le mot « Milk » devrait être libre d’utilisation pour tous les opérateurs économiques, il convient de souligner que le signe contesté « MILKSHA » ne présente aucune séparation visuelle qui faciliterait la scission en « MILK » et « SHA ». Comme expliqué en détail ci-dessus, les éléments verbaux « MILKSHA » et « MILKA » forment des termes dépourvus de signification et toutes les lettres de la marque antérieure sont incluses dans le signe contesté à l’exception de « SH ». Bien que le signe contesté contienne les lettres « MILK », ces lettres ne forment pas un élément indépendant et descriptif dans le signe contesté et la marque antérieure. En outre, les lettres « MILK » ne sont pas utilisées de manière descriptive dans aucun des deux signes.

Enfin, l’allégation de la requérante selon laquelle elle a déjà utilisé ce signe pour des produits similaires à l’intérieur et/ou à l’extérieur du territoire pertinent de l’Union européenne ne constitue pas une allégation valable de juste cause. En l’absence d’un accord de coexistence pertinent qui autorise son usage du signe dans l’Union européenne, le fait que la

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la demanderesse a enregistré et utilisé avec succès le signe « MILKSHA » en dehors de l’Union européenne n’est pas suffisant pour établir un juste motif pour l’usage de la marque contestée.

Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition considère que la demanderesse n’a pas réussi à établir un juste motif pour l’usage de la marque contestée.

f) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui préc’ède, l’opposition est bien fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE dans la mesure où elle vise les produits et services suivants :

Classe 30 : Bubble tea ; thé ; boissons à base de thé ; feuilles de thé traitées ; grains de café ; cacao en poudre ; chocolat en poudre ; boissons à base de chocolat ; glace comestible ; glaces de confiserie ; crème glacée ; glaces comestibles ; sucre ; miel ; bonbons ; biscuits ; aliments de grignotage à base de céréales ; pain ; gâteaux ; puddings ; mélanges en poudre pour puddings ; riz ; céréales traitées ; farine de céréales ; riz de sagou ; cookies ; flocons d’avoine ; farine ; perles de tapioca ; sagou ; sachets de thé ; boissons à base de café ; boissons à base de cacao ; thé glacé ; boissons à base de thé au lait ; thé au gingembre ; sorbets ; barres de crème glacée ; confiseries à base de sucre ; chocolat ; fondants ; pain grillé ; gaufres ; aliments de grignotage à base de riz ; confiseries congelées ; boules de riz gluant ; boules de taro pour boissons à base de thé ; gâteaux de riz ; gâteau de radis ; pâtisseries ; raviolis chinois farcis ; raviolis à base de farine ; nouilles instantanées ; riz instantané.

Classe 32 : Eaux gazeuses ; jus de fruits ; eaux minérales ; boissons non alcoolisées ; sirops pour les boissons ; bières ; bière sans alcool ; boissons non alcoolisées ; boissons aromatisées aux fruits ; eau pétillante ; eau de Seltz ; jus de légumes (boissons) ; boissons non alcoolisées à base de fruits aromatisées au thé ; boissons isotoniques ; boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes.

Classe 35 : Agences d’import-export ; consultation en gestion d’affaires ; assistance en matière de gestion commerciale ou industrielle ; organisation d’expositions et de foires commerciales à des fins commerciales ; services de commande en ligne et services de magasins de détail en ligne concernant le bubble tea et autres boissons à base de thé, boissons à base de café et boissons non alcoolisées ; services de télé-achat dans le domaine du bubble tea et autres boissons à base de thé, boissons à base de café et boissons non alcoolisées ; exploitation d’un site d’achat en ligne dans le domaine du bubble tea et autres boissons à base de thé, boissons à base de café et boissons non alcoolisées ; services de magasins de détail concernant le bubble tea et autres boissons à base de thé, boissons à base de café et boissons non alcoolisées ; services de magasins de détail et de gros concernant le thé ; services de magasins de détail et de gros concernant les boissons ; services de magasins de détail et de gros concernant les produits alimentaires ; publicité ; présentation de produits sur des moyens de communication, à des fins de vente au détail ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; services de commande en ligne dans le domaine des plats à emporter et de la livraison de restaurants ; promotion des ventes pour des tiers ; services de magasins de détail et de gros concernant les aliments transformés ; services de magasins de détail et de gros concernant les produits laitiers ; services de magasins de détail et de gros concernant les desserts ; services de magasins de détail et de gros concernant les bonbons, les cookies, les confiseries ; services de magasins de détail et de gros concernant l’eau potable et les boissons non alcoolisées ; services de magasins de détail et de gros concernant les crèmes glacées et les confiseries glacées.

Classe 43 : Services de restauration ; services de cafés ; services de bars à café et à thé ; services de restauration servant du bubble tea ; service de plats et de boissons ; fourniture de produits alimentaires

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et boissons ; services de cafés ; services de salons de thé ; services hôteliers ; location de salles de réunion ; mise à disposition d’installations pour événements ; services de magasins de boissons ; salons de desserts ; restaurants de fondue chinoise ; services de bars ; services de snack-bars ; services de cafés mobiles pour la fourniture d’aliments et de boissons ; services de restaurants mobiles ; restaurants de restauration rapide ; fourniture de petits-déjeuners par l’intermédiaire de restaurants et de cafés ; services de plats à emporter ; restaurants avec service de livraison à domicile ; services de traiteur ; salons de thé à bulles ; services de bars à thé à bulles.

L’opposition n’est pas accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE en ce qui concerne les services restants, à savoir :

Classe 35 : Services de vente au détail et en gros de magasins concernant les installations intérieures.

Classe 43 : Location de verrerie ; location de salles de réunion.

L’opposant a également fondé son opposition sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 18 162 850 (marque figurative), qui, comme analysé ci-dessus, jouit d’un degré élevé de renommée pour les produits à base de chocolat de la classe 30. Étant donné que cette marque antérieure est moins similaire à la marque contestée et jouit d’une renommée pour exactement les mêmes produits que l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieur n° 31 369, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE.

RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.

a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :

Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 31 369 (marque antérieure 1)
Classe 5 : Aliments et boissons diététiques à usage médical.

Classe 29 : Lait et produits laitiers.

Classe 30 : Cacao, chocolat, produits à base de chocolat et de cacao, produits de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, confiseries à base de sucre, glaces comestibles.

Classe 32 : Boissons non alcoolisées.

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Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 6 477 616 (marque antérieure 2)
Classe 30 : Cacao et cacao transformé, produits à base de chocolat, biscuits, pâtisserie, boissons au chocolat et préparations pour de telles boissons, sirop de chocolat, extraits et essences pour la fabrication de boissons au chocolat, glaces comestibles et produits pour la préparation de glaces comestibles.

Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 162 850 (marque antérieure 3)
Classe 29 : fruits séchés, conservés, cuits et compotés ; gelées ; confitures ; marmelades ; beurre de cacao ; produits laitiers, pâtes à tartiner à base de produits laitiers, desserts lactés et desserts lactés réfrigérés, y compris crèmes [produits laitiers], yaourts et produits à base de yaourt, y compris boissons à base de yaourt, fromage blanc sucré, fromage cottage, le tout enrobé de ou contenant du chocolat, du cacao ou un arôme de chocolat ; lait et produits laitiers, lait en poudre, desserts et préparations pour la fabrication de desserts à base de produits laitiers, le tout enrobé de ou contenant du chocolat, du cacao ou un arôme de chocolat ; milk-shakes, crèmes, crème fouettée, puddings à la crème, boissons composées principalement de lait, boissons à base de lait, crèmes pour boissons, le tout contenant du chocolat, du cacao ou un arôme de chocolat ; trifles ; succédanés de produits laitiers, y compris lait d’amande, lait de soja, lait de riz, lait de coco, lait d’avoine, lait d’arachide ; yaourts et boissons à base de yaourt fabriqués à partir de succédanés de lait ; desserts fabriqués à partir de succédanés de lait ; boissons fabriquées à partir de succédanés de lait ; en-cas à base de pommes de terre, de légumes ou de fruits ; fruits à coque grillés, séchés, salés et assaisonnés ; pâtes à tartiner à la noisette ; pâtes à tartiner aux fruits ; pâtes à tartiner à base de fruits à coque.

Classe 30 : cacao ; chocolat ; thé ; café ; boissons au cacao, boissons au chocolat, boissons à base de chocolat, boissons à base de thé, boissons à base de café et préparations pour la fabrication de ces boissons ; pain et produits de boulangerie ; sucre et édulcorants ; pâtisserie ; biscuits ; cookies ; brownies ; gâteaux au fromage ; gâteaux ; gaufres ; gaufrettes ; produits de confiserie, en particulier confiseries à base de sucre et confiseries au chocolat ; pâtes à tartiner au chocolat ; sauces au chocolat ; sirops au chocolat ; sirops aromatisés ; confiseries congelées et réfrigérées ; crème glacée ; desserts ; desserts congelés ; gâteaux congelés ; pâtisseries congelées ; préparations congelées pour la cuisson ; yaourt glacé ; desserts réfrigérés ; produits à base de pâte ; préparations à base de céréales ; préparations pour la cuisson ; céréales pour le petit-déjeuner ; crèmes glacées ; sorbets ; cornets de crème glacée ; puddings ; mousses ; produits de grignotage sous forme de pop-corn et de chips de maïs ; pop-corn ; produits de grignotage à base de maïs, de riz, d’orge, de seigle ou de pâtisserie.

Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 13 683 214 (marque antérieure 4)
Classe 29 : Produits laitiers, en particulier desserts lactés et desserts réfrigérés, y compris mousses, crèmes et produits à base de yaourt.

Les services contestés restants sont les suivants :

Classe 35 : Services de vente au détail et en gros en relation avec des installations intérieures.

Classe 43 : Location de verrerie ; location de salles de réunion.

À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.

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Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire («les critères Canon»). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T 177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22). Les services contestés de la classe 35 sont des services de vente au détail et en gros de magasins concernant des installations intérieures et les services contestés de la classe 43 sont la location de verrerie et la location de salles de réunion. Les produits de l’opposante des classes 5, 29, 30 et 32 de toutes les marques antérieures sont des aliments et boissons diététiques à usage médical, des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées. Les services contestés n’ont aucun lien pertinent avec les produits de l’opposante en raison des vastes différences entre leurs natures, leurs destinations et leurs producteurs/fournisseurs habituels (par exemple, un fournisseur des produits chocolatés de l’opposante de la classe 30 serait très peu susceptible de louer de la verrerie). En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, ils sont dissimilaires.

b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similarité des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et les services sont clairement dissimilaires, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée en ce qui concerne les services restants.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.

Étant donné que l’opposition n’a abouti que pour certains des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.

La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Agnieszka PRZYGODA Katarína KROPÁČKOVÁ

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Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.