EUIPO, 10 décembre 2025, n° 000060958

EUIPO 10 décembre 2025

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 10 déc. 2025, n° 000060958
Numéro(s) :	000060958
Textes appliqués :	Article 60(1)(a) EUTMR, Article 8(1)(b) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	MUE partiellement annulée
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Texte intégral

Ce texte a été traduit à l'aide de l'intelligence artificielle et peut contenir des erreurs.

CANCELLATION DIVISION
DÉCISION D’ANNULATION n° C 60 958 (NULLITÉ)
Cromology Italia S.p.A., Via IV Novembre, 4, 55016 Porcari (LU), Italie (requérante), représentée par Cabinet Germain & Maureau, 31-33 Rue de la Baume, 75008 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Akzo Nobel Coatings International B.V., Christian Neefestraat 2, 1077 WW Amsterdam, Pays-Bas (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Akzo Nobel N.V. Intellectual Property Department, Christian Neefestraat 2, 1077 WW Amsterdam, Pays-Bas (mandataire professionnel). Le 10/12/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déclaration de nullité est partiellement accueillie.

2. L’enregistrement international de marque n° 1 040 675 est déclaré nul pour l’Union européenne pour certains des produits contestés, à savoir:

Classe 2: Peintures, vernis, laques, diluants, matières colorantes, tous étant des additifs pour peintures, vernis ou laques; produits antirouille et produits pour la conservation du bois; préparations d’apprêt (sous forme de peintures); teintures pour le bois.

Classe 7: Machines et appareils, tous pour l’application de peintures, vernis, laques, teintures pour le bois, et pour le nettoyage d’instruments de peinture; machines à mélanger les couleurs; pièces, non comprises dans d’autres classes, pour les produits précités; matériel de pulvérisation de peinture et pistolets à peinture, non compris dans d’autres classes.

Classe 8: Outils et instruments à main, tous pour l’application de peintures, vernis, laques, teintures pour le bois, et pour le nettoyage d’instruments de peinture; pièces, non comprises dans d’autres classes, pour les produits précités.

Classe 16: Brosses et autres dispositifs similaires pour l’application de peintures, colles, mastics et huiles compris dans cette classe; pinceaux, rouleaux à peinture; éponges pour l’application de peinture; bacs à rouleaux de peinture; manchons de rouleaux à peinture; pochoirs pour la peinture; palettes; ruban de masquage adhésif.

3. L’enregistrement international reste valable dans l’Union européenne pour tous les produits et services restants, à savoir:

Classe 16: Publications imprimées, toutes relatives à la décoration et à l’ameublement de bâtiments.

Décision en annulation n° C 60 958 Page 2 sur 21
Classe 37 : Services de conseil et d’information en matière de remise à neuf, de rénovation, de décoration et de peinture de bâtiments. Classe 40 : Services de mélange de peintures et de coloration de peintures. Classe 42 : Services d’information relatifs à la combinaison et à l’harmonisation de couleurs, de peintures, de vernis, de laques et de teintures pour bois.

4. Chaque partie supporte ses propres dépens.

MOTIFS
Le 06/07/2023, la requérante a déposé une demande en déclaration de nullité à l’encontre de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 040 675 « DULUX LET’S COLOUR » (marque verbale) (l’enregistrement international). La demande vise l’ensemble des produits et services couverts par l’enregistrement international. La demande est fondée sur l’enregistrement de marque italienne n° 58 255 (qui, sur la base des explications de la requérante et des preuves soumises concernant les renouvellements successifs de la marque antérieure, correspond désormais à l’enregistrement de marque italienne n° 36 2018 000 038 204) « DULOX » (marque verbale). La requérante a invoqué l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.

RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES La requérante a déposé une demande en nullité le 06/07/2023, alléguant l’existence d’un risque de confusion entre les marques « DULOX » et « DULUX LET’S COLOUR » pour les produits et services pertinents. Elle explique que la marque italienne antérieure « DULOX » a été déposée en 1938 pour les émaux et les apprêts de peinture, avant l’introduction de la classification de Nice, ce qui a conduit à son attribution ultérieure d’office aux classes 1, 2 et 3 avec des spécifications identiques dans chaque classe. La requérante fait valoir que les produits couverts par la marque antérieure sont au moins faiblement similaires aux produits et services contestés des classes 2, 7, 8, 16, 37, 40 et 42. Elle soutient que les signes sont visuellement et phonétiquement très similaires et qu’ils sont dépourvus de toute signification conceptuelle. Elle fait valoir que l’élément additionnel « LET’S COLOUR » de la marque contestée est soit dépourvu de sens pour une partie du public, soit descriptif des caractéristiques des produits et services pour une autre partie qui en comprend le sens. Elle affirme en outre que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru, en se référant aux preuves fournies. Elle conclut donc à l’existence d’un risque de confusion. Enfin, elle souligne que la requérante en annulation n’a eu connaissance de l’usage de la marque contestée sur le marché italien qu’au début de l’année 2022 et considère donc que la forclusion par tolérance ne s’applique pas. La requérante soumet les documents suivants à l’appui de sa demande :

Annexes 1-3 : Certificats de premier dépôt et de renouvellement et extraits relatifs à la marque antérieure « DULOX ».

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En outre, le 24/08/2023, la requérante a présenté les preuves supplémentaires suivantes:

Annexe 4: Extraits de www.amazon.it, www.amazon.com.be, www.brillux.it et www.boero.it, en italien et en anglais, datés du 03/07/2023, montrant des produits tels que des peintures émail avec différentes marques. Des produits «DULUX» sont visibles parmi les résultats dans certains des extraits d’Amazon.

Annexe 5: Extrait de l’encyclopédie en ligne gratuite Wikipédia contenant un article intitulé «Primer (paint)» consacré aux apprêts et sous-couches – revêtements préparatoires appliqués sur les matériaux avant la peinture.

Annexe 6: Extraits des sites internet des sociétés Mapei et Franchi&Kim, démontrant, de l’avis de la requérante, que les deux sociétés proposent des émaux et des apprêts pour peinture, ainsi que des appareils pour mélanger la peinture:

- Extraits du site internet de la société Mapei, ainsi que des extraits de catalogues, en italien et en anglais, concernant des systèmes et machines de coloration automatiques, ainsi que mentionnant des produits pour l’étanchéité, la construction, les adjuvants pour béton, les mastics et adhésifs, les revêtements muraux protecteurs et décoratifs, etc.

- Extraits de www.franchi-kim.it, datés du 03/07/2023, en anglais ou en italien, contenant des informations sur la société Franchi&Kim et ses activités et produits. Il ressort clairement que la société propose des peintures et des émaux
Annexe 7: Extraits de sites internet relatifs à Cromology Italia (la requérante):

- Extraits de www.cromology.it datés du 03/02/2023 contenant des informations en italien sur Cromology Italia.

- Article en italien daté du 19/01/2022, publié sur https://forbes.it, avec une traduction en anglais. L’article mentionne que «Cromology Italia, connue en Italie pour les marques MaxMeyer, Duco, Baldini Vernici, Settef et Viero, a réussi, ces dernières années, à renforcer sa position sur le marché national des vernis et peintures pour le bâtiment». Il donne également des informations sur la position de la société en Italie, où il est expliqué que la société opère sur un marché très fragmenté avec environ 700 producteurs en activité. Le chiffre d’affaires de la société est estimé à environ 1,2 milliard d’euros.

Annexe 8: Documents relatifs à l’enregistrement de la marque «DULOX» dans le registre spécial italien des marques historiques, en italien, avec des traductions en anglais:

- Extrait du registre spécial des marques historiques de l’Office italien des marques, montrant que la marque verbale «DULOX» a été inscrite au registre en 2022.

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- Extrait du manuel du décret ministériel italien sur les marques historiques d’intérêt national daté de 2020, avec une traduction partielle en anglais, donnant des informations sur les demandes d’enregistrement au registre spécial des marques historiques d’intérêt national.

- Déclaration de notoriété faite par le représentant légal du demandeur, datée du 21/12/2021, déclarant que la société entend se prévaloir du droit de demander l’enregistrement de la marque 'DULOX’ au registre spécial des marques historiques. Il est indiqué que la société est une entreprise de production nationale, faisant partie du groupe Cromology basé en France, qui est un acteur mondial dans le secteur des peintures et vernis pour la construction, pour la décoration intérieure et extérieure et pour les usages industriels. Elle fournit des informations sur le chiffre d’affaires et les positions sur le marché de la société, ainsi que sur l’historique de la marque 'DULOX’ remontant à 1928, avec son premier enregistrement en Italie en 1938.

Annexe 9: Extraits de catalogue 'DUCO', non datés, en italien avec des traductions partielles en anglais, montrant des émaux 'DULOX’ et des revêtements pour bois 'DULOX'.

Annexe 10: Extrait du site web www.duco.it daté du 05/07/2023 listant les points de vente et les détaillants de 'DUCO’ en Italie.

Annexes 11 et 12: Extraits de sites web datés du 05/07/2023 ou non datés, de www.colourshop.it, https://ferramentaconcadoro.it et www.amazon.it, montrant des émaux 'DULOX’ proposés à la vente. Le demandeur a attiré l’attention sur le fait que dans l’extrait Amazon présentant les résultats pour les émaux 'DULOX', des produits 'DULUX’ sont également affichés dans la bannière 'produits sponsorisés'.

Annexe 13: Extraits de sites web relatifs aux produits 'DULUX’ du titulaire de l’enregistrement international, en italien avec des traductions partielles en anglais :

- Extrait de www.dulux.it daté du 03/07/2023, donnant des informations sur la marque 'DULUX’ créée au Royaume-Uni. La publication indique que la marque arrive finalement en Italie en 2021.

- Extrait de www.amazon.it daté du 07/09/2021 montrant de la peinture 'DULUX’ proposée à la vente, avec une indication que le produit a été mis à disposition sur la plateforme Amazon depuis le 18/06/2021.

Annexe 14: Extraits de www.leroymerlin.it, www.v33.it et www.verniciroma.it datés du 03/07/2023, montrant que ces entités proposent des services tels que le mélange de peintures.

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Dans sa réponse du 04/01/2024, le titulaire de l’IR déclare que le groupe AkzoNobel est l’un des plus grands fabricants de peintures et de revêtements au monde et fait observer qu’une division de la société est active sur le marché italien depuis 1958. Elle fait valoir que «DULUX» est l’une de ses marques clés, utilisée au Royaume-Uni depuis 1931 et prétendument vendue en Italie depuis 2012.

S’agissant de la requérante, le titulaire de l’IR soutient que la marque «DULOX» ne couvre qu’une gamme étroite de produits destinés exclusivement aux utilisateurs professionnels et représente une part de marché très limitée. Il explique qu’avant d’entrer sur le marché italien, le groupe AkzoNobel a contacté la requérante en 2002 pour obtenir son consentement à l’utilisation de la marque «DULUX» en Italie; le consentement a été refusé. Néanmoins, lorsque le titulaire de l’IR est entré par la suite sur le marché sous la marque «DULUX», la requérante n’a pas agi. La requérante n’a envoyé sa première lettre de mise en demeure que le 29/03/2022, suivie d’une procédure en contrefaçon devant les tribunaux italiens, qui a été rejetée au motif que l’acquiescement avait été établi.

Le titulaire de l’IR soutient qu’il n’existe aucun risque de confusion. Il fait valoir que les marques ne sont pas similaires, ou seulement minimalement similaires visuellement, phonétiquement et conceptuellement, et qu’il n’existe au mieux qu’un faible degré de similitude entre les produits et services respectifs. Il fait en outre valoir que «DULUX» sera associé à «luxury» ou «de luxe», alors qu’aucune association de ce type ne se produit pour la marque antérieure. Compte tenu de tout ce qui précède, combiné au niveau d’attention élevé du public pertinent, il conclut qu’il n’existe aucun risque de confusion.

Le titulaire de l’IR conteste l’allégation de la requérante concernant le caractère distinctif accru de la marque antérieure «DULOX», réitérant que la marque ne détenait qu’une part de marché de 0,065 % en 2021.

Il soumet les documents suivants à l’appui de ses allégations:

Annexe 1: Rapport de marché en italien daté de mars 2022 concernant le secteur des peintures et vernis pour la construction. La requérante et le titulaire de l’IR sont tous deux répertoriés parmi les entreprises actives. Le rapport fournit les chiffres de parts de marché pour 2019-2021 pour les principaux acteurs du marché, montrant 5,2-5,7 % pour le titulaire de l’IR (Akzo Nobel Coatings) et 5,1-6,0 % pour la requérante (Cromology Italia), classés respectivement premier et troisième. Le rapport ne semble pas mentionner les marques spécifiques des parties.

Annexe 2: Télécopie datée du 12/11/2002 indiquant que, suite à une lettre de l’autre partie en juillet 2002, la société italienne Lafarge, propriétaire de la marque «DULOX», n’accorde pas son consentement à l’utilisation du signe «DULUX VALENTINE» pour les peintures.

Annexes 3 et 4: Décision italienne de première instance du Tribunal de Milan datée du 08/05/2023, accompagnée d’une traduction en anglais. Dans cette décision préliminaire, le Tribunal a jugé invraisemblable que Cromology Italia n’ait pas eu connaissance des activités d’Akzo Nobel Coatings, cette dernière affirmant avoir proposé des produits «DULUX» en Italie depuis 2015, et a donc rejeté la demande de mesure provisoire de Cromology.

Annexes 5 et 6: Décision italienne en appel du Tribunal de Milan datée du 27/07/2023, accompagnée d’une traduction en anglais. Le Tribunal a jugé que l’usage pacifique

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la coexistence entre les marques « DULOX » et « DULUX » était démontrée depuis plus de cinq ans et a, par conséquent, rejeté la demande en contrefaçon et la demande de mesure provisoire.

Dans ses observations du 20/05/2024, la requérante conteste les arguments du titulaire de l’IR et soutient que ses produits sont également vendus en dehors de l’Italie (annexe 15). Elle fait valoir que les déclarations du titulaire concernant la part de marché de « DULOX », prétendument fondées sur l’annexe 1, sont incorrectes, étant donné que ce document ne fait pas spécifiquement référence à la marque « DULOX » et ne contient pas de données correspondant aux pourcentages cités. La requérante allègue en outre un comportement contraire à l’éthique de la part du titulaire de l’IR lors du lancement de la marque « DULUX » en Italie, en faisant observer que le titulaire avait connaissance de la marque antérieure de la requérante et que le consentement à l’utilisation de « DULUX VALENTINE » avait été expressément refusé par la requérante en 2002. Sur cette base, la requérante fait valoir que la forclusion par tolérance ne devrait pas s’appliquer, car l’IR contestée a été utilisée de mauvaise foi et contrairement au refus explicite de la requérante.

La requérante déclare que la marque « DULUX » n’a été lancée en Italie qu’en 2021, et non en 2015 comme l’affirme le titulaire de l’IR. Elle explique qu’elle a eu connaissance de cette utilisation en 2022 et fournit un extrait du propre site web du titulaire de l’IR (annexe 16) indiquant que « DULUX » « arrive enfin » en Italie en 2021. La requérante a ensuite envoyé une lettre de mise en demeure en mars 2022. En ce qui concerne les décisions des juridictions italiennes soumises par le titulaire de l’IR, la requérante fait observer qu’elles ne concernent que des procédures préliminaires relatives à des mesures provisoires et qu’une action au fond est pendante (annexe 18).

La requérante soutient que les marques et les produits et services respectifs sont similaires et qu’il existe un risque de confusion. Elle affirme que la marque antérieure « DULOX » est connue en Italie et soumet les annexes 22-23 à l’appui de ses allégations. Elle conclut que la marque contestée devrait être rejetée.

Elle soumet les documents supplémentaires suivants à l’appui de ses allégations :

Annexe 15 : Article de presse du journal italien La Repubblica publié le 10/10/2016, intitulé « Cromology, la France a misé 25 millions sur les peintures italiennes ».

Annexe 16 : Extrait de www.dulux.it daté du 14/02/2024, donnant des informations sur la marque « DULUX » créée au Royaume-Uni. La publication indique que la marque arrive enfin en Italie en 2021.

Annexe 17 : Extrait du portail européen e-Justice à l’adresse www.e-justice.europa.eu, avec des informations sur la « Saisie conservatoire des biens dans les pays de l’UE », expliquant que « [l]e système juridique italien prévoit des mesures provisoires qui peuvent également être de nature anticipatoire et qui sont, en principe, conservatoires. Des mesures provisoires peuvent être prises « avant » l’introduction de l’affaire (mesures ante causam) ou pendant la procédure. Elles peuvent également être demandées lorsque le litige est engagé. »
Annexe 18 : Copie de l’assignation, datée de janvier 2024, signifiée au titulaire de l’IR Akzo Nobel Coatings International par la requérante Cromology Italia pour une affaire devant le tribunal civil de Turin, Italie. La requérante affirme

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que l’utilisation de la marque « DULUX » du titulaire de l’enregistrement international en Italie porte atteinte aux droits du demandeur sur sa marque verbale italienne « DULOX » enregistrée en 1938 et utilisée dans le secteur des peintures et vernis.

Annexe 19 : Extraits tirés le 17/05/2024 de la plateforme de partage de vidéos YouTube (www.youtube.com) et des sites web www.amazon.fr, www.fnac.com, www.woodies.ie et www.duluxvalentine.com/fr. Les extraits concernent des peintures et pinceaux « DULUX », ou consistent en des guides visant à aider les clients à choisir des peintures et des outils de peinture.

Annexe 20 : Extraits tirés le 17/05/2024 de https://www.rmddecorazione.it montrant des peintures et des outils de peinture.

Annexe 21 : Extraits tirés les 19/05/2024 et 20/05/2024 des sites web de plusieurs fabricants et commerçants de peintures et revêtements opérant en Italie, ainsi qu’un catalogue de produits d’Alcas Italia, présentant des offres de produits.

Annexe 22 : Extrait d’un rapport d’étude de marché de BVA Doxa,
indiquant que, pour la marque et le pot de peinture, 16 % des personnes interrogées ont déclaré la reconnaître et 33 % – qu’elles pensaient la reconnaître (49 % au total).

Annexe 23 : Extrait de site web daté du 15/05/2024 montrant une affiche vintage pour des émaux « DULOX » proposés à la vente sur la plateforme en ligne 1stdibs. L’annonce indique que l’affiche date de 1933.

Dans sa réplique du 04/10/2024, le titulaire de l’enregistrement international maintient ses arguments antérieurs. Il affirme que la division italienne du groupe AkzoNobel a été établie en 1944 et est bien connue des consommateurs italiens par le biais de ses différentes marques. Il réitère que le demandeur, faisant partie du groupe Cromology, est principalement actif en Italie et utilise la marque « DULOX » uniquement pour une gamme relativement étroite de peintures pour bois et métaux destinées exclusivement aux utilisateurs professionnels, qui représentent une part de marché très limitée.

Le titulaire de l’enregistrement international affirme que sa marque « DULUX » est présente sur le marché italien via un système B2B depuis 2012 et qu’en 2021, le titulaire de l’enregistrement international a simplement modifié sa stratégie commerciale pour vendre directement aux consommateurs. Le lancement de sites web de marque et de canaux de médias sociaux est présenté comme une conséquence naturelle de ce changement. Il note que sa présence sur le marché italien avant 2021 a déjà été confirmée par le tribunal de première instance et la cour d’appel de Milan, Italie.

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Le titulaire de l’IR réitère qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les signes et réitère ses arguments selon lesquels « DULUX » sera associé au « luxe » par les consommateurs de l’UE et que la seconde partie « LET’S COLOUR » de la marque ne devrait pas être ignorée. Le titulaire de l’IR conteste également l’affirmation du demandeur selon laquelle la marque antérieure « DULOX » jouit d’un caractère distinctif accru, faisant valoir que cela n’a pas été démontré. Il conclut donc qu’aucun risque de confusion n’existe.

Il soumet les annexes supplémentaires suivantes :

Annexe 7 : Extrait de la Chambre de commerce italienne concernant Akzo Nobel Coatings S.p.A., daté du 01/08/2024. Il indique que la société a été fondée en 1944 et est invoqué par le titulaire pour suggérer que le nom AkzoNobel est utilisé depuis au moins 1984. Le document ne contient aucune référence à des marques spécifiques de la société.

Annexe 8 : Traduction anglaise du rapport de marché en italien daté de mars 2022, précédemment déposé en tant qu’annexe 1.

Annexe 9 : Extrait du Cogitatorium de l’université d’État Truman concernant la relation historique entre le latin et l’anglais.

Dans sa réplique du 06/02/2025, le demandeur conteste à nouveau l’affirmation du titulaire de l’IR selon laquelle sa marque « DULUX » était présente sur le marché italien avant 2021, et réitère son point de vue selon lequel le titulaire de l’IR a agi de mauvaise foi en pénétrant le marché italien après que le demandeur ait expressément refusé la coexistence. Il fait valoir qu’il ne peut y avoir d’acquiescement à la coexistence entre « DULUX » et « DULOX » en Italie, car le refus de coexistence n’a pas de « date d’expiration ». Le demandeur fait également valoir que les décisions provisoires italiennes citées par le titulaire de l’IR ne sont pas contraignantes pour l’EUIPO. Il fait valoir que l’affirmation du titulaire selon laquelle les deux sociétés ont vendu via Amazon est incorrecte, car les produits « DULOX » ont été répertoriés par des détaillants indépendants, et non par le demandeur. En tout état de cause, compte tenu du grand nombre de vendeurs et de produits sur la place de marché Amazon, la présence des deux marques sur la plateforme ne peut impliquer que le demandeur était au courant des activités du titulaire. Il réitère ses conclusions concernant les différentes preuves soumises par le titulaire de l’IR et répète sa position selon laquelle un risque de confusion existe.

Le demandeur soumet les preuves supplémentaires suivantes :

Annexe 24 : Document nº 51 déposé par Akzo Nobel Coatings B.V. dans le cadre des procédures judiciaires italiennes entre les parties : Le document consiste en un extrait de la plateforme Amazon à l’adresse www.amazon.it, pris le 05/02/2023, certifié par le Tribunal, montrant un produit « DULOX » proposé à la vente sur la plateforme.

Annexe 25 : Extrait de la plateforme Amazon à l’adresse www.amazon.it, pris le 31/01/2025, montrant des informations sur le détaillant en ligne répertorié comme fournisseur du produit « DULOX » dans l’annexe précédente.

Dans ses observations finales du 17/06/2025, le titulaire de l’IR conteste ce qui a été exposé par le demandeur et réitère ses arguments précédents.

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TOLÉRANCE
Conformément à l’article 61, paragraphes 1 et 2, RMCUE, lorsque le titulaire d’une marque ou d’un signe antérieur a toléré, pendant une période de cinq années consécutives, l’usage d’une marque de l’Union européenne postérieure sur le territoire où la marque ou le signe antérieur est protégé, tout en ayant connaissance de cet usage, il n’est plus en droit, sur la base de cette marque ou de ce signe antérieur, de demander la nullité de la marque de l’Union européenne postérieure, à moins que la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne postérieure n’ait été faite de mauvaise foi. Ce moyen de défense peut également être invoqué, par analogie, à l’encontre des demandes en déclaration de nullité des effets d’un enregistrement international désignant l’Union européenne.

Le délai de cinq ans commence à courir à partir du moment où le titulaire de la marque antérieure a connaissance de l’usage de la marque postérieure, après son enregistrement (23/10/2013, T-417/12, Aqua flow, EU:T:2013:550, § 21).

Il ne suffit pas de prouver une connaissance potentielle du demandeur ou d’établir des indices permettant de présumer une telle connaissance, mais il est nécessaire de démontrer que le demandeur avait une connaissance effective de l’usage de la marque contestée (20/04/2016, T-77/15, SkyTec, EU:T:2016:226, § 30-35).

En l’espèce, le titulaire de l’EI soutient que le demandeur a toléré l’usage de l’enregistrement international de marque contesté en Italie. Le titulaire de l’EI fait valoir que le demandeur devait avoir connaissance de l’usage de la marque contestée depuis 2012 ou au moins depuis 2015, car les marques en cause coexistent sur le marché depuis plus de cinq années consécutives et le demandeur pouvait raisonnablement être présumé avoir connaissance et être au courant de l’usage de la marque contestée.

L’article 61 RMCUE vise à sanctionner les titulaires de marques antérieures qui ont toléré, pendant une période de cinq années consécutives, l’usage d’une marque de l’Union européenne postérieure tout en ayant connaissance de cet usage, en les privant de la possibilité de demander la nullité de cette marque, laquelle pourra alors coexister avec la marque antérieure (28/06/2012, T-133/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 32).

La charge de la preuve incombe au titulaire de l’EI contesté de démontrer que:

l’EI contesté a été utilisé dans l’Union européenne (ou dans l’État membre où la marque antérieure est protégée) pendant une période d’au moins cinq années consécutives;

le demandeur en nullité avait effectivement connaissance de cet usage (04/10/2018, T-150/17, FLÜGEL / … VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 34-35);

bien que le demandeur en nullité aurait pu faire cesser l’usage, il est néanmoins resté inactif (22/09/2011, C-482/09, Budweiser, EU:C:2011:605, § 44). Tel n’est pas le cas lorsqu’il existait une relation de licence ou de distribution entre les parties, de sorte que le demandeur en nullité ne pouvait pas légalement s’opposer à l’usage du signe.

Ces trois conditions doivent être remplies. Si elles le sont, la limitation résultant de la tolérance ne s’appliquera qu’aux produits ou services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne postérieure a été utilisée.

Décision en annulation n° C 60 958 Page 10 sur 21
Le délai de forclusion par tolérance commence à courir à partir
du moment où le titulaire de la marque antérieure a connaissance de l’usage de
la MUE postérieure. Cette date doit nécessairement être postérieure à celle de l’enregistrement de
la MUE/MI contestée, c’est-à-dire lorsque les droits sur une MUE/MI sont obtenus et qu’elle est utilisée comme marque enregistrée sur le marché, les tiers ayant ainsi connaissance de son usage. C’est à ce moment que le titulaire de la marque antérieure a
la possibilité de ne pas tolérer son usage et, par conséquent, de s’y opposer ou de demander la nullité de la marque postérieure (28/06/2012, T-133/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 33 ; 06/06/2013, C-381/12 P, B. Antonio Basile 1952, EU:C:2013:371, § 56 ; 04/10/2018, T-150/17, FLÜGEL / … VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 32-33).

En l’espèce, la date de publication de la MI contestée conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE est le 03/05/2011.

En outre, afin de satisfaire à l’exigence des cinq années d’usage successif, la période consécutive de cinq ans durant laquelle le demandeur aurait dû avoir connaissance ou aurait pu raisonnablement être présumé avoir eu connaissance de l’usage de la MI contestée et a en même temps toléré cet usage, doit avoir commencé avant la date du 06/07/2018 (étant donné que la demande en déclaration de nullité a été déposée le 06/07/2023).

Il découle de ce qui précède qu’une importance particulière doit être accordée aux documents antérieurs à juillet 2018, puisque c’est cette preuve qui permettra à la division d’annulation d’évaluer si le demandeur a effectivement eu connaissance de l’usage de la MI contestée en Italie et a ainsi sciemment toléré cet usage pendant cinq années successives.

Le titulaire de la MI se contente d’affirmer que des produits portant la marque 'DULUX’ sont vendus en Italie depuis 2012 et se réfère aux conclusions des juridictions italiennes, qui ont conclu que le demandeur avait toléré la coexistence des signes en relation avec les produits de peinture. Le titulaire se fonde essentiellement sur les conclusions de la juridiction italienne, telles que présentées aux annexes 3 à 6.

Les décisions des juridictions nationales et des offices nationaux concernant les conflits entre marques au niveau national n’ont pas d’effet contraignant pour l’Office, étant donné que le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome qui s’applique indépendamment de tout système national (13/09/2010, T-292/08, OFTEN / OLTEN et al., EU:T:2010:399). Il peut exister des différences entre les conditions de fond et de procédure applicables dans les procédures nationales et celles appliquées dans les procédures devant l’Office. Premièrement, il peut y avoir des différences quant à la manière dont l’exigence de tolérance est définie ou interprétée. Deuxièmement, le poids que l’Office accorde aux preuves n’est pas nécessairement le même que celui qui leur est accordé dans les procédures nationales. En outre, les instances nationales peuvent prendre en considération d’office des faits qui leur sont directement connus, alors que, en vertu de l’article 95 du RMUE, l’Office ne le peut pas. Par conséquent, la valeur probante des décisions nationales doit être appréciée sur la base de leur contenu et peut varier selon les cas.

En l’espèce, le titulaire de la MI n’a produit aucune preuve d’usage de la marque contestée 'DULUX LET’S COLOUR’ en relation avec les produits et services contestés, ni n’a soumis les preuves sur lesquelles la juridiction italienne a fondé son appréciation. Par conséquent, le titulaire de la MI n’a pas fourni d’informations suffisantes

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concernant les circonstances factuelles sur lesquelles ces décisions étaient fondées. Le contexte factuel et juridique des jugements nationaux n’a pas été présenté d’une manière qui aurait permis à la division d’annulation de procéder à une évaluation concluante de l’allégation d’acquiescement, en particulier en l’absence de toute autre preuve soumise.

Au contraire, les documents déposés par la requérante indiquent que, selon le propre site web du titulaire de l’IR, la marque « DULUX » n’a été « finalement introduite » en Italie qu’en 2021. La requérante a également soumis des listes Amazon montrant un produit disponible en Italie à partir de la mi-2021. Ces éléments contredisent l’affirmation du titulaire de l’IR selon laquelle la marque contestée était présente en Italie depuis 2012.

Il convient de noter que la question pertinente n’est pas de savoir si la marque « DULUX » / « DULUX LET’S COLOUR » était connue internationalement, était utilisée dans d’autres juridictions, ou si elle jouit d’une réputation mondiale. La seule question pertinente est de savoir s’il y a eu un usage territorialement pertinent en Italie – c’est-à-dire un usage suffisamment visible, cohérent et orienté vers le marché pour exiger de la requérante qu’elle agisse.

Selon les observations du titulaire de l’IR, les consommateurs italiens ont pu rencontrer la marque « DULUX » par le biais d’achats transfrontaliers ou de plateformes en ligne mondiales. Bien que de tels effets de débordement puissent refléter la visibilité internationale plus large de la marque, ils ne constituent pas une preuve d’un usage actif, substantiel, ciblé et continu en Italie. Ils ne démontrent pas non plus un niveau d’engagement sur le marché qui aurait obligé la requérante à agir ou qui justifierait d’attendre de la requérante qu’elle ait été raisonnablement consciente d’un tel usage.

En outre, quant aux arguments du titulaire de l’IR selon lesquels Akzo Nobel est une grande entreprise multinationale active en Italie depuis de nombreuses années sous diverses marques, ce fait seul est insuffisant pour démontrer que les marques « DULUX » / « DULUX LET’S COLOUR » étaient présentes sur le marché italien pendant la période pertinente. La présence commerciale générale du titulaire en Italie n’établit pas un usage sérieux de la marque contestée spécifique. Pour se fonder sur l’acquiescement, le titulaire doit prouver des actes d’usage concrets et spécifiques à la marque en Italie, ce qui ne peut être déduit de la simple taille, réputation ou activités diversifiées du groupe d’entreprises.

En l’absence de preuves suffisantes démontrant un usage réel et public de l’IR contestée sur le territoire pertinent avant le 06/07/2018 pour l’un quelconque des produits et services contestés, le titulaire de l’IR n’a pas établi que la requérante était ou aurait dû être consciente d’un tel usage. Les informations soumises sont insuffisantes pour conclure que la marque contestée s’était établie sur le marché à un point tel que la connaissance de la requérante et son acquiescement ultérieur puissent être présumés.

En conséquence, le titulaire de l’IR n’a pas démontré que les conditions de l’article 61 du RMUE sont remplies. Par conséquent, les allégations du titulaire de l’IR concernant l’irrecevabilité de la demande en raison de l’acquiescement de la requérante doivent être rejetées.

Les conditions de l’acquiescement n’étant pas remplies, il n’est pas nécessaire d’examiner l’allégation de la requérante selon laquelle l’IR contestée a été utilisée de mauvaise foi.

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RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, SOUS a), EUTMR LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS b), EUTMR
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR, un risque de confusion existe s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.

a) Les produits et services
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (2.6.2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).

Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants :

Classe 1 : Émaux et apprêts pour peinture. Classe 2 : Émaux et apprêts pour peinture. Classe 3 : Émaux et apprêts pour peinture. Les produits et services contestés sont les suivants :

Classe 2 : Peintures, vernis, laques, diluants, matières colorantes, tous étant des additifs pour peintures, vernis ou laques ; produits antirouille et produits pour la conservation du bois ; préparations d’apprêt (sous forme de peintures) ; teintures pour bois.

Classe 7 : Machines et appareils, tous pour l’application de peintures, vernis, laques, teintures pour bois, et pour le nettoyage d’instruments de peinture ; machines à mélanger les couleurs ; pièces, non comprises dans d’autres classes, pour les produits précités ; équipement de pulvérisation de peinture et pistolets de pulvérisation de peinture, non compris dans d’autres classes.

Classe 8 : Outils et instruments à main, tous pour l’application de peintures, vernis, laques, teintures pour bois, et pour le nettoyage d’instruments de peinture ; pièces, non comprises dans d’autres classes, pour les produits précités.

Classe 16 : Brosses et autres dispositifs similaires pour l’application de peintures, colles, mastics et huiles compris dans cette classe ; pinceaux, rouleaux à peinture ; éponges pour l’application de peinture ; bacs à rouleaux de peinture ; manchons de rouleaux à peinture ; pochoirs pour la peinture ;

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palettes; ruban de masquage adhésif; publications imprimées, tous relatifs à la décoration et à l’ameublement de bâtiments.

Classe 37: Services de conseil et d’information relatifs à la remise à neuf, à la rénovation, à la décoration et à la peinture de bâtiments.

Classe 40: Services de mélange de peintures et de coloration de peintures.

Classe 42: Services d’information relatifs à la combinaison et à l’harmonisation de couleurs, de peintures, de vernis, de laques et de teintures pour bois.

À titre liminaire, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, la classification de Nice a une valeur purement administrative. Par conséquent, des produits ou des services ne peuvent être considérés comme similaires ou dissimilaires les uns aux autres au seul motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.

Il convient de préciser en outre que la marque italienne antérieure a été initialement déposée en 1938 pour des émaux et des apprêts pour peintures, avant l’introduction de la classification de Nice. Elle a été ultérieurement attribuée d’office aux classes 1, 2 et 3, avec des libellés identiques dans chaque classe.

Le titulaire de l’enregistrement international mentionne que les produits du demandeur ne ciblent que les utilisateurs professionnels, ce qui semble impliquer qu’il n’y a pas de chevauchement du public pertinent, ce qui exclut un risque de confusion. Cependant, ces arguments sont sans pertinence car la tâche de la division d’annulation est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, point 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou services particuliers. Ce n’est pas le cas ici, car la preuve d’usage de la marque antérieure n’a pas été demandée par le titulaire de l’enregistrement international. Par conséquent, la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des produits de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des produits et services de la marque contestée tels qu’enregistrés et contre lesquels la demande en nullité a été dirigée.

Produits contestés de la classe 2
Les peintures, vernis, laques contestés; produits de préservation contre la rouille et contre la détérioration du bois; préparations d’apprêt (sous forme de peinture); teintures pour bois sont au moins similaires aux émaux et apprêts pour peintures du demandeur de la classe 2, car ce sont toutes des substances appliquées sur une surface pour la protection ou la décoration, et elles ciblent généralement les mêmes consommateurs, peuvent être trouvées dans les mêmes lieux de vente et coïncident au niveau des fabricants habituels.

Les diluants, matières colorantes contestés, tous étant des additifs pour peintures, vernis ou laques, sont des additifs et des agents utilisés pour modifier la composition, la structure ou d’autres propriétés des peintures, vernis et laques. Contrairement aux matières premières utilisées au stade de la fabrication, ces additifs sont généralement achetés par les mêmes utilisateurs finaux qui achètent des produits de revêtement finis, et sont destinés à être mélangés directement avec des émaux et des peintures similaires au point d’utilisation pour obtenir les propriétés finales souhaitées. En tant que tels, ils sont nécessaires et complémentaires à l’utilisation des émaux du demandeur (qui sont des peintures à surface dure conçues pour sécher en une couche lisse et dure). Ces produits sont couramment

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fabriqués par les mêmes entreprises, s’adressent au même public pertinent et circulent par les mêmes canaux de distribution. Les consommateurs s’attendent à trouver de tels additifs vendus aux côtés des peintures et des émaux dans les mêmes magasins et rayons. Par conséquent, ils sont similaires.

Produits contestés de la classe 7
Les machines et appareils contestés, tous destinés à l’application de peintures, vernis, laques, lasures, et au nettoyage d’instruments de peinture; machines à mélanger les couleurs; équipements de pulvérisation de peinture et pistolets à peinture, non compris dans d’autres classes, présentent des points de contact avec les émaux du demandeur de la classe 2. Bien qu’ils soient de nature différente, ils sont généralement distribués par les mêmes canaux commerciaux, sont vendus dans les mêmes points de vente et sont destinés au même public pertinent. Les produits en cause sont complémentaires et le consommateur moyen qui effectue des travaux d’amélioration de l’habitat ou de construction, ainsi que les professionnels tels que les peintres, peuvent croire que les mêmes entreprises et points de vente spécialisés proposent divers types de peintures et de produits complémentaires connexes. Par conséquent, les produits en cause sont similaires dans une faible mesure.

En ce qui concerne les pièces contestées, non comprises dans d’autres classes, pour les produits précités (pour machines et appareils tous destinés à l’application de peintures, vernis, laques, lasures, et au nettoyage d’instruments de peinture; machines à mélanger les couleurs), celles-ci comprennent des pièces de rechange et des composants remplaçables pour les machines susmentionnées qui peuvent être généralement achetés séparément du produit principal (tels que des brosses qui s’usent et peuvent nécessiter un remplacement). Par conséquent, ces produits sont également généralement fabriqués par les mêmes entreprises et distribués par les mêmes canaux commerciaux et sont destinés au même public pertinent que les émaux du demandeur de la classe 2. Par conséquent, ils sont similaires dans une faible mesure.

Produits contestés de la classe 8
Les outils et instruments à main contestés, tous destinés à l’application de peintures, vernis, laques, lasures, et au nettoyage d’instruments de peinture; pièces, non comprises dans d’autres classes, pour les produits précités, sont similaires dans une faible mesure aux émaux du demandeur de la classe 2. Ces produits ciblent le même public, y compris le grand public intéressé par les activités de peinture amateur, et peuvent être trouvés dans les mêmes magasins spécialisés. En outre, bien qu’ayant une méthode d’utilisation différente, ils servent le même but de coloration.

Produits contestés de la classe 16
Les brosses contestées et autres dispositifs similaires pour l’application de peintures, colles, mastics et huiles compris dans cette classe; pinceaux, rouleaux à peinture; éponges pour l’application de peinture; bacs à rouleaux de peinture; manchons de rouleaux à peinture; pochoirs pour la peinture; palettes sont des outils et accessoires de peinture et de décoration. Ces produits et les émaux du demandeur de la classe 2 (qui désignent, entre autres, une peinture dure et brillante utilisée notamment pour peindre le métal et le bois) ciblent le même public, comprenant à la fois le grand public engagé dans la peinture amateur et la décoration intérieure, et les peintres professionnels, et ils sont couramment proposés dans les mêmes magasins spécialisés. Bien que leur nature et leur mode d’utilisation diffèrent, ils sont complémentaires en ce que les outils sont spécifiquement utilisés pour appliquer ou travailler avec les

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émaux de la requérante. Par conséquent, les produits en cause présentent un faible degré de similitude.

Le ruban de masquage adhésif contesté et les émaux et apprêts de peinture de la requérante de la classe 2 s’adressent au même public, comprenant à la fois le grand public et les professionnels. Ces produits se trouvent également couramment dans les mêmes magasins spécialisés en fournitures de peinture et de décoration. Bien que leur nature et leur mode d’utilisation diffèrent, ils sont complémentaires, car le ruban de masquage est spécifiquement utilisé lors de l’application d’apprêts de peinture ou d’émail pour assurer des bords nets et protéger les zones qui ne doivent pas être peintes. Par conséquent, les produits en cause présentent un faible degré de similitude.

Toutefois, les autres produits contestés de cette classe, à savoir les publications imprimées se rapportant toutes à la décoration et à l’ameublement de bâtiments, sont fondamentalement différents des émaux et apprêts de peinture de la requérante. Leur nature, leur destination et leur mode d’utilisation diffèrent de ceux des produits de la requérante. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence et ne circulent pas par les mêmes canaux de distribution. Même si le même public pertinent peut consulter de tels matériaux, ce chevauchement est insuffisant pour établir un quelconque degré de similitude. Pour ces raisons, les publications imprimées contestées se rapportant toutes à la décoration et à l’ameublement de bâtiments sont dissemblables des produits de la requérante.

Services contestés de la classe 37
Les services contestés de conseils et d’informations en matière de remise à neuf, de rénovation, de décoration et de peinture de bâtiments ne sont pas suffisamment liés aux émaux et apprêts de peinture de la requérante pour qu’une similitude puisse être constatée. Bien que les produits de la requérante puissent être utilisés dans l’exécution d’activités qui font l’objet des services contestés, ce lien fonctionnel n’est pas suffisant pour établir une similitude entre les produits et les services en cause. Les producteurs d’émaux et d’apprêts de peinture ne fournissent généralement pas de services de conseil sur des projets de rénovation ou de remise à neuf, et le public pertinent ne s’attendrait pas à ce que les fabricants de peintures ou de produits de revêtement similaires fournissent également de tels services de conseil ou d’expertise, ou vice versa. Bien que certains producteurs de peinture bien connus puissent étendre leurs gammes de produits pour inclure divers produits et services liés à la construction sous leurs marques, ce n’est pas la norme générale du marché. Un tel chevauchement d’origine s’applique généralement aux entreprises commercialement prospères ou de niche, ce qui ne constitue pas une norme pour l’ensemble du marché. Les services contestés et les produits de la requérante diffèrent par leur nature, leur destination et leur mode d’utilisation. Ils ne sont ni en concurrence ni strictement complémentaires au sens du droit des marques, étant donné que les services ne sont pas indispensables ou importants pour l’utilisation des produits, et que les consommateurs ne les perçoivent pas comme étant fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, les produits et services en cause sont dissemblables.

Services contestés de la classe 40
Les services contestés de mélange de peintures et de coloration de peintures de la classe 40, bien qu’impliquant la manipulation ou la modification de produits de peinture, ne sont pas suffisamment liés aux émaux et apprêts de peinture de la requérante pour qu’une similitude puisse être constatée. Les produits de la requérante sont des produits de revêtement finis destinés à l’achat direct par les consommateurs ou les professionnels, tandis que les services contestés consistent en le traitement personnalisé de la peinture, généralement fourni par des détaillants ou des points de vente de peinture spécialisés (comme le suggèrent également les preuves soumises par la requérante). Le public pertinent ne s’attend pas à ce que les fabricants d’émaux et d’apprêts de peinture fournissent également des services de peinture

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services de mélange ou de coloration de produits d’autrui, et il n’existe pas non plus de preuve qu’un tel chevauchement d’origine commerciale soit courant dans le secteur. Les produits et les services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation. Ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires, étant donné que les services ne sont pas indispensables ou importants pour l’utilisation des produits d’une manière qui amènerait les consommateurs à croire qu’ils proviennent de la même entreprise. Par conséquent, les produits et les services en comparaison sont dissemblables.

Services contestés de la classe 42
Les services d’information contestés relatifs à la combinaison et à l’harmonisation de couleurs, de peintures, de vernis, de laques et de lasures de la classe 42 ne sont pas similaires aux émaux et aux apprêts pour peinture du demandeur. Les produits du demandeur sont des produits de revêtement finis destinés à être achetés et utilisés par des consommateurs ou des professionnels, tandis que les services contestés consistent en la fourniture de conseils d’experts ou d’informations concernant l’harmonisation des couleurs et la conception de couleurs. Bien que ces services puissent se référer aux produits concernés, cette relation fonctionnelle n’est pas suffisante pour conclure à une similitude. Le public pertinent ne s’attend pas à ce qu’un fabricant de peintures, d’émaux ou d’apprêts pour peinture fournisse des services de conseil ou de conception spécialisés dans le domaine de l’harmonisation des couleurs, et il n’existe pas non plus de preuve qu’un tel chevauchement d’origine commerciale soit habituel dans le secteur. Contrairement aux allégations du demandeur, si les fabricants de peinture peuvent publier des nuanciers ou des guides d’inspiration, rien au dossier ne démontre que ces entreprises proposent les services contestés en tant que service commercial autonome de la classe 42. Les produits et les services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires, et ils suivent des canaux de distribution différents. En conséquence, les services contestés sont dissemblables des produits du demandeur.

b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

En l’espèce, les produits jugés similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public, y compris les amateurs de bricolage, et aux professionnels des secteurs de la peinture, de la décoration et de la rénovation domiciliaire. Le degré d’attention du public peut varier de moyen (par exemple, pour les peintures et colorants de base) à supérieur à la moyenne (par exemple, pour les peintures et revêtements destinés à des projets de construction pouvant avoir un impact technique ou esthétique à long terme, ou pour certaines machines à peindre plus spécialisées), en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.

c) Les signes
DULOX DULUX LET’S COLOUR

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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Italie.

L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Contrairement aux affirmations du titulaire de l’IR, les éléments verbaux des marques « DULOX » et « DULUX » sont des mots fantaisistes dépourvus de signification claire pour la grande majorité du public italien pertinent.

En particulier, la division d’annulation considère que la grande majorité du public italien pertinent ne percevrait pas de référence au « luxe » dans la marque contestée. Le titulaire de l’IR n’a pas soumis de preuve convaincante étayant la probabilité d’une telle perception. En outre, le consommateur moyen perçoit normalement une marque dans son ensemble et ne se livre pas à une analyse de ses différents détails. En conséquence, une dissection artificielle des éléments d’une marque verbale doit être évitée lors de la comparaison des signes. Il est à noter qu’il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des produits ou services pertinents sont susceptibles d’être confondus (20/07/2017, T-521/15, D (fig.) / D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69).

Par conséquent, les termes « DULOX » et « DULUX » des marques en comparaison sont distinctifs à un degré normal.

Cependant, les éléments verbaux restants « LET’S COLOUR » de la marque contestée sont susceptibles d’être compris par au moins une partie significative du public pertinent en Italie. Les mots composant l’expression « LET’S COLOUR » consistent en un vocabulaire anglais de base (par exemple, « let’s » comme dans « let’s go »), tandis que le terme « colour » est en outre similaire à ses équivalents italiens (« colore » (nom), « colorare » (verbe)). La partie du public qui comprend cette expression la percevra comme une invitation à colorier ou à peindre. Contrairement à l’avis du titulaire de l’IR, lorsqu’elle est comprise, l’expression « LET’S COLOUR » est peu susceptible de se voir attribuer une grande signification en tant que marque pour les produits pertinents, qui se rapportent tous aux peintures et aux instruments de peinture. Les consommateurs la considéreront plutôt comme un slogan promotionnel ou de motivation, communiquant un message positif sur l’utilisation de la couleur. Par conséquent, cette expression est faible pour tous les produits pertinents.

Puisqu’il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des produits ou services pertinents sont susceptibles d’être confondus (20/07/2017, T-521/15, D (fig.) / D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69), la comparaison des signes effectuée ci-après se concentrera sur la partie significative du public italien qui ne perçoit aucune signification dans le premier mot « DULUX » de la marque contestée et comprend la signification de l’expression « LET’S COLOUR » telle qu’expliquée ci-dessus.

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Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la séquence de lettres « DUL*X », incluse dans l’élément « DULOX » composant la marque antérieure et « DULUX » composant le premier élément du signe contesté dans les mêmes positions. Les signes diffèrent par les avant-dernières lettres de ces éléments, « O » dans la marque antérieure et « U » dans le signe contesté. Ils diffèrent également par les éléments verbaux supplémentaires, « LET’S COLOUR », du signe contesté, qui sont, néanmoins, de faible caractère distinctif. Il convient de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Par conséquent, compte tenu des coïncidences dans les éléments verbaux pleinement distinctifs « DULOX » et « DULUX » et du caractère distinctif limité des éléments supplémentaires « LET’S COLOUR » du signe contesté, il est considéré que les marques présentent une similitude visuelle de degré moyen. Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « DUL*X », présentes de manière identique dans leurs éléments verbaux « DULOX » / « DULUX ». Les deux mots ont deux syllabes et le même rythme auditif. La seule différence réside dans le son vocalique de la deuxième syllabe (« O » contre « U »). La prononciation diffère en outre par le son des éléments supplémentaires « LET’S COLOUR » du signe contesté, qui sont, cependant, de caractère distinctif limité. En conséquence, les marques présentent une similitude phonétique de degré moyen. Sur le plan conceptuel, bien que le public pertinent en cause perçoive un sens dans les éléments verbaux « LET’S COLOUR » de la marque contestée, la marque antérieure n’a pas de signification. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas conceptuellement similaires. Toutefois, cette différence conceptuelle est d’une pertinence limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’une signification faible.

d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.

Selon la requérante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par la requérante pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après sous « Appréciation globale »).

En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.

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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs ayant un niveau d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54).

Les produits et services sont en partie identiques et similaires à des degrés divers, y compris certains à un faible degré, et en partie dissemblables. La marque antérieure est intrinsèquement distinctive à un degré normal pour les produits pertinents, ce qui lui confère une portée de protection normale. Le degré d’attention du public pertinent varierait de moyen à supérieur à la moyenne.

Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen en raison des lettres et des sons coïncidents décrits ci-dessus. Les mots similaires « DULOX » et « DULUX » ne seront associés à aucune signification par le public pertinent considéré et sont pleinement distinctifs pour les produits en cause.

Les signes diffèrent par les mots supplémentaires de la marque contestée, « LET’S COLOUR », qui ont un impact limité en raison de leur faible caractère distinctif, et cette expression jouera donc un rôle moins important dans l’impression globale véhiculée par la marque que l’autre élément verbal. Dans les signes qui comprennent à la fois des éléments distinctifs et des éléments non distinctifs ou faibles, les consommateurs accordent moins d’attention à ces derniers parce qu’ils ne sont pas utiles pour identifier l’origine commerciale des produits ou services et/ou parce qu’ils ne constituent pas des références sûres si ces consommateurs souhaitent répéter une expérience d’achat positive. Par conséquent, les différences qui résident dans des éléments non distinctifs ou faibles ont un poids réduit dans la comparaison.

Par conséquent, même en considérant que le degré d’attention que le public pertinent manifestera à l’égard de certains des produits en cause peut être supérieur à la moyenne et que certains des produits en cause peuvent n’être similaires qu’à un faible degré, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour compenser les impressions globales similaires créées par les marques dans l’esprit des consommateurs en relation avec les produits pertinents.

En conséquence, il est considéré que les similitudes entre les signes sont suffisantes pour entraîner un risque de confusion.

Décision en matière de nullité nº C 60 958 Page 20 sur 21
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion du moins de la part d’une partie significative du public pertinent, tel que précisé ci-dessus et, par conséquent, la demande est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque italienne du demandeur nº 58 255 (correspondant au dernier nº 36 2018 000 038 204).

Conformément à ce qui précède, l’enregistrement international contesté est déclaré nul dans l’Union européenne pour les produits jugés similaires (à des degrés divers) aux produits de la marque antérieure.

Le reste des produits et services sont dissemblables. La similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne peut aboutir.

Étant donné que la demande en nullité n’est que partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque antérieure en raison de son usage intensif et de sa renommée, tel que revendiqué par le demandeur, même pour des produits identiques et similaires. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.

De même, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif revendiqué de la marque antérieure pour des produits et services dissemblables, étant donné que la similarité des produits et services est une condition sine qua non de l’existence d’un risque de confusion. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure de nullité supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’annulation statue sur une répartition différente des dépens.

Étant donné que la demande en nullité n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.

La division d’annulation Catherine MEDINA Boyana NAYDENOVA Andrea VALISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, la notification de

Décision en annulation n° C 60 958 Page 21 sur 21
Le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.