DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 188 713
AC Marca Brands, S.L., Avda. Carrilet 293, 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelone), Espagne (partie opposante), représentée par Canela Patentes y Marcas, S.L., Girona, 148 1-2, 08037 Barcelone, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Eirgen Pharma Limited, Westside Business Park, Old Kilmeaden Road, X91yv67 Waterford, Irlande (demanderesse), représentée par CSY Europe, Maximiliansplatz 12b, 80333 Munich, Allemagne (mandataire professionnel). Le 07/08/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 188 713 est accueillie pour tous les produits contestés.

2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 769 704 est rejetée dans son intégralité.

3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.

MOTIFS
Le 23/01/2023, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 769 704 « SONITOL » (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international de marque désignant l’Espagne n° 604 620 « SANYTOL » (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

PREUVE D’USAGE et RENOMMÉE Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu les preuves et l’opposition en relation avec les produits pour lesquels la partie opposante a revendiqué une renommée, à savoir: Classe 5: Désinfectants à usage hygiénique.

PREUVE D’USAGE Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur en fait la demande, la partie opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que la partie opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe

---

Décision sur opposition n° B 3 188 713 Page 2 sur 14
justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.

La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.

La requérante a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque susmentionnée sur laquelle l’opposition est fondée.

La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été soumise comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.

La date de dépôt de la demande contestée est le 29/09/2022. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux en Espagne du 29/09/2017 au 28/09/2022 inclus.

En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée. Comme expliqué ci-dessus, la division d’opposition examinera d’abord les preuves déposées en relation avec les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir les suivants: Classe 5: Désinfectants à usage hygiénique.

Conformément à l’article 10, paragraphe 3, de l’EUTMDR, la preuve de l’usage doit consister en des indications concernant le lieu, le temps, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.

Le 15/02/2024, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de l’EUTMDR, l’Office a imparti à l’opposante un délai jusqu’au 20/04/2024 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Ce délai a ensuite été prorogé jusqu’au 20/06/2024. Le 18/06/2024, dans le délai imparti, l’opposante a produit la preuve de l’usage.

Précédemment, le 05/10/2023, dans le délai imparti pour motiver l’opposition, l’opposante a déposé des preuves sur lesquelles elle souhaitait se fonder pour prouver la renommée revendiquée à l’égard de la marque pertinente. La division d’opposition rappelle qu’à la lumière de l’article 10, paragraphe 2, de l’EUTMDR, toute preuve qui a été soumise par l’opposante à tout moment de la procédure avant l’expiration du délai de production de la preuve de l’usage – y compris avant la demande de preuve de l’usage de la requérante – doit être automatiquement prise en compte lors de l’évaluation de la preuve de l’usage. Il s’ensuit que, dans le présent cas, toutes les preuves soumises (c’est-à-dire les éléments soumis comme preuve de l’usage et ceux déposés pour étayer la revendication de renommée) devraient être prises en compte.

Les preuves à prendre en compte sont, entre autres, les suivantes (avec les informations clés traduites en anglais). Preuves soumises le 05/10/2023 (revendication de renommée)
Documents 8, 9 et 44: certificats de vente émis par IRI (Information Resources España, S.L.), une société d’analyse de données et d’études de marché,

---

Décision sur opposition n° B 3 188 713 Page 3 sur 14
certifiant la part de marché et le volume des ventes tant en euros qu’en unités de la marque « SANYTOL » pour les produits d’entretien ménager vendus dans les hypermarchés et supermarchés en Espagne. (https://www.iriworldwide.com/en-us).

- Document 8: daté du 13/09/2019, se réfère aux années 2016, 2017, 2018 et 2019. La part de marché des produits de nettoyage sans javel portant le signe « SANYTOL » pour toutes ces années est supérieure à 50 % mesurée sur la base des ventes en euros et comprise entre 45,4 et 48,3 % mesurée sur la base des ventes en unités. En 2019, la part de marché en euros s’élève à 50,4 % et à 45,9 en nombre d’unités.

- Document 9: daté du 28/05/2020, se réfère aux années 2018, 2019 et 2020. La part de marché des produits de nettoyage sans javel portant le signe « SANYTOL » a atteint 58,2 % en 2020 mesurée sur la base des ventes en euros et 56 % mesurée sur la base des ventes en unités.

- Document 44: daté du 16/01/2023, se réfère aux années 2020, 2021 et 2022. La part de marché des produits de nettoyage sans javel portant le signe « SANYTOL » est comprise entre 51,3 et 47,2 % mesurée sur la base des ventes en euros.

Documents 7, 10 et 45: certificats délivrés par Kantar, une société spécialisée dans l’étude de marché, l’investigation et l’analyse, détaillant la pénétration de la marque « SANYTOL » sur le marché espagnol.

- Document 10: un certificat de Kantar Spain daté du 12/09/2019. Le pourcentage de pénétration est passé de 10,6 % en 2017 à 16 % en 2019.

- Document 7: un certificat de Kantar Spain daté du 30/07/2020 pour la période 2017-2020, qui montre une croissance croissante de 9,7 % en 2017 à 24,1 % en 2020.

- Document 45: un certificat de Kantar Worldpanel, daté du 30/01/2023. Il montre le pourcentage de pénétration au cours des années 2020 (26,2 %), 2021 (19,9 %) et 2022 (15,9 %).

Documents 11, 27 et 46: un échantillon de factures de dépenses publicitaires en Espagne en relation avec les produits « SANYTOL » au cours de 2019, 2021, 2022 et du premier trimestre de 2023, qui, selon l’opposant, concernent des publicités télévisées et sur Internet ainsi que du mobilier urbain faisant la promotion des produits « SANYTOL » sur un grand nombre de chaînes de télévision espagnoles et sur YouTube. Les factures contiennent le signe « SANYTOL » et les noms de diverses grandes chaînes de télévision espagnoles (par exemple, Antena 3, Telecinco, La Sexta, Movistar+), de chaînes de radio (par exemple, Cope, Onda Cero) et de sociétés de médias sociaux (par exemple, Facebook, Instagram, YouTube). Cet échantillon de factures totalise un montant considérable d’environ 2 400 000 euros pour la période allant de février 2021 à mars 2023.

Document 12: publicités non datées de produits de nettoyage et de désinfectants portant la marque antérieure « SANYTOL » dans des magazines espagnols (par exemple, Mi Bebé, Belleza y Salud), des sites web et des journaux (par exemple, La Razón, El Economista) ainsi que des publicités extérieures et des salons professionnels.

---

Décision sur opposition n° B 3 188 713 Page 4 sur 14
Document 13: articles provenant des sites internet de divers médias d’information espagnols, y notamment des médias nationaux majeurs (par exemple ABC, La Razón, Telecinco, La Vanguardia, El Periódico) concernant une étude intitulée « El Estudio SANYTOL » (L’étude SANYTOL) de 2015 publiée par La Fundación de Estudios para la Salud y la Seguridad Social FESS (La Fondation pour les études sur la santé et la sécurité sociale) et l’Université de Barcelone. L’étude a eu un écho important dans les médias et, selon l’opposant, fournit une liste d’environnements où les champignons et les bactéries sont susceptibles de se développer et démontre l’effort fait par l’opposant pour contribuer à accroître les connaissances sur les sources d’infection et ainsi aider à améliorer les habitudes d’hygiène chez les consommateurs.

Document 14: articles provenant de divers sites internet de divers médias d’information espagnols mentionnant la marque antérieure en relation avec des produits de nettoyage et des désinfectants (par exemple El Mueble, www.autopista.es, www.ocu.org, www.elespanol.com). Certains articles ne sont pas datés et d’autres sont datés de 2020, ce qui est postérieur à la date pertinente. L’opposant a traduit des extraits de ces articles, dont certains citent la marque antérieure comme l’un des désinfectants et produits de nettoyage personnel les plus efficaces contre le coronavirus, ce qui a même été reconnu (autorisé et recommandé) par le ministère espagnol de la Santé.

Documents 20, 26 et 28-31: six décisions rendues par l’Office espagnol des brevets et des marques (OEPM) en 2021, de janvier (Doc. 20), avril (Doc. 26), mai (Doc. 28- 29) et juillet (Doc. 30 -31), refusant plusieurs enregistrements de marques fondés sur la marque antérieure « SANYTOL ». Ces décisions reconnaissent la renommée, entre autres, de l’enregistrement international de marque antérieur désignant l’Espagne n° 604 620 « SANYTOL ».

Documents 33-38, 40, 41 et 47: neuf décisions de la division d’opposition de l’EUIPO d’octobre 2021 (n° B 3 108 394 « SANITY GROUP »), et de janvier, février, mars, avril et juin 2022 (n° B 3 136 081 « SANIGO » ; n° B 3 133 678 « SaniGo » ; n° B 3 133 330 « SaniGo (fig) » ; n° B 3 140 182 « SANITODOS » ; n° B 3 131 779 « SANIPROF » ; n° B 3 132 133 « AKYTOL ») et de septembre 2023 (n° B 3 159 431 « SUNYSOL ») reconnaissant la renommée de la marque « SANYTOL » pour les « préparations pour nettoyer à usage domestique ; savons ; préparations pour la lessive » (classe 3) et les « désinfectants » (classe 5). Également, une décision de la Chambre de recours n° R2107/2021-1, datée du 22/06/2022, confirmant la renommée de la marque « SANYTOL » pour ces produits des classes 3 et 5 (Doc. 41).

---

Décision sur opposition nº B 3 188 713 Page 5 sur 14
Dans ses observations, l’opposant se réfère également à plusieurs liens contenant des exemples de publicités « SANYTOL » sur YouTube (Document 24).

Preuves soumises le 18/06/2024 (preuve d’usage)
La division d’opposition se référera uniquement aux nouveaux documents déposés.

Documents 59 et 60: deux décisions de l’Office espagnol des brevets et des marques (OEPM) du 02/11/2023 dans l’opposition formée contre la demande de marque espagnole nº 4198071 « SANYCON EXPERTOS EN CONTROL DE PLAGAS » (Doc. 59) et du 22/01/2024 contre la demande de nom commercial espagnol nº 452744 « SANIZOOL DESINFECCIÓN DESRATIZACIÓN DESINSECTACIÓN ». Ces décisions reconnaissent la renommée, entre autres, de l’enregistrement international de marque antérieur désignant l’Espagne nº 604 620 « SANYTOL ».

Document 61: Arrêt du Tribunal T-541/22 du 07/06/2023, dans l’affaire Sanity Group GmbH c. EUIPO, point 23, confirmant la décision de la première Chambre de recours de l’EUIPO du 22/06/2022, dans l’affaire R 2017/2021-1, dans la procédure d’opposition contre la demande de marque de l’UE nº 18110653 « SANITY GROUP » (marque figurative).

Les documents soumis, en particulier les factures de dépenses publicitaires, les certificats de vente, le matériel promotionnel et les articles de presse, montrent que le lieu d’usage est l’Espagne. Cela peut être déduit de la langue des documents (espagnol), de la monnaie mentionnée (euro) et de certaines adresses en Espagne. Par conséquent, les preuves se rapportent au territoire pertinent.

La plupart des preuves sont datées au cours de la période pertinente.

Les documents déposés, à savoir les factures de dépenses publicitaires, les certificats de vente, le matériel promotionnel, fournissent à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.

Les preuves montrent que la marque a été utilisée conformément à sa fonction et telle qu’enregistrée pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.

La marque antérieure a été enregistrée en tant que marque verbale « SANYTOL ». La marque apparaît dans les preuves comme décrit ci-dessus, c’est-à-dire à la fois sous forme verbale et sous
forme figurative . L’ajout de l’étiquette, la police de caractères très simple et les couleurs n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque verbale enregistrée. Ces caractéristiques ont un impact moindre et/ou seront principalement considérées par les consommateurs comme purement décoratives. Par conséquent, la marque est utilisée telle qu’enregistrée.

La Cour de justice a jugé qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas l’usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque. En outre, la condition d’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et extérieurement (11/03/2003,

---

Décision sur opposition n° B 3 188 713 Page 6 sur 14
C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).

Compte tenu de l’ensemble des preuves, les preuves soumises par l’opposant sont suffisantes pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent, au moins, pour les produits pour lesquels l’opposant a revendiqué une renommée.

Classe 5 : Désinfectants à usage hygiénique. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu la présente opposition uniquement sur la base des produits susmentionnés.

RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, RMUE

En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant a invoqué l’enregistrement international de marque antérieure désignant l’Espagne n° 604 620 'SANYTOL' (marque verbale), pour laquelle l’opposant a revendiqué une renommée en Espagne.

Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ou non similaires à ceux-ci, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.

Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.

Les signes doivent être identiques ou similaires.

La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque demandée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.

Risque de préjudice : l’usage de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.

Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisant. L’opposition peut néanmoins échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque demandée.

---

Décision sur opposition n° B 3 188 713 Page 7 sur 14
En l’espèce, le demandeur n’a pas allégué de juste motif pour l’usage de la marque contestée. Dès lors, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe aucun juste motif.

a) Renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.

En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 29/09/2022. Dès lors, l’opposant était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée antérieurement à cette date. En principe, il suffit que l’opposant démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à la décision sur l’opposition est prise, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver.

Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposant a revendiqué la renommée, à savoir :

Classe 5 : Désinfectants à usage hygiénique.

L’opposition est dirigée contre tous les produits contestés, qui, après la limitation effectuée par le demandeur le 04/11/2024, sont les suivants :

Classe 5 : Compléments alimentaires, suppléments nutritionnels, aliments diététiques à usage médical, produits pharmaceutiques et préparations pharmaceutiques, tous destinés au traitement et à la prévention de la perte de mémoire, au traitement des troubles cognitifs et des troubles neurologiques ; aucun des produits précités n’étant lié aux antiallergiques et aux produits dermatologiques ; aucun des produits précités n’étant lié aux préparations pour le traitement et/ou la prévention des troubles du sommeil.

Afin de déterminer le degré de renommée de la marque, tous les faits pertinents de l’espèce doivent être pris en considération, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

Il est fait référence aux preuves soumises par l’opposant les 05/10/2023 et 18/06/2024 pour prouver la renommée de la marque antérieure, lesquelles ont déjà été exposées en détail ci-dessus en relation avec l’appréciation de l’usage sérieux.

Les preuves susmentionnées, appréciées dans leur ensemble, démontrent que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif en Espagne à la date de dépôt du signe contesté et est généralement connue sur le marché pertinent, où elle jouit d’une position consolidée. L’impressionnante part de marché des produits de nettoyage sans javel portant la marque antérieure, les dépenses de marketing, de dates récentes, et les diverses références dans la presse espagnole, dont certaines désignent la marque antérieure comme un élément important dans la désinfection et l’hygiène personnelle

---

Décision sur l’opposition n° B 3 188 713 Page 8 sur 14
et une mesure vitale pour la lutte contre la pandémie de Covid-19, et figurant sur la liste des produits autorisés par le ministère espagnol de la Santé, montrent sans équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès d’une partie significative du public pertinent en Espagne. En outre, les décisions de l’OEPM et de l’EUIPO reconnaissant la renommée de la marque antérieure, de dates récentes, constituent un signe important que la marque jouit d’une renommée sur le territoire pertinent.

Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque antérieure jouit d’une renommée en Espagne pour tous les produits pour lesquels l’opposant a revendiqué une renommée, à savoir les désinfectants à usage hygiénique de la classe 5.

b) Les signes
SANYTOL SONITOL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.

L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Les deux signes sont des marques verbales simples. Ils se composent d’un seul élément verbal qui n’existe pas en tant que tel dans la langue du territoire pertinent, l’espagnol, ils sont donc distinctifs. Les parties n’ont pas soutenu le contraire. Visuellement et phonétiquement, les marques ont en commun un nombre significatif de lettres dans le même ordre au début et à la fin de chaque signe, à savoir « S*N*TOL ». Elles diffèrent par leurs deuxièmes lettres (« A » dans la marque antérieure et « O » dans le signe contesté) et par leurs lettres médianes « Y » / « I », qui se prononcent de manière identique. La différence entre ces lettres a un certain impact visuel, mais au niveau phonétique, la seule différence réside dans leurs deuxièmes lettres (« A »/« O »). Cependant, cela n’est pas suffisant en soi pour compenser les parties initiale et finale coïncidentes des signes. Il est également jugé pertinent que les signes ne soient pas courts, « SANYTOL » et « SONITOL », et qu’ils coïncident presque entièrement. Les signes ont la même longueur, la même intonation et le même rythme. Par conséquent, malgré les différences susmentionnées, les coïncidences entre les signes conduisent, au moins, à un degré moyen global de similitude visuelle et phonétique. Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.

---

Décision sur opposition n° B 3 188 713 Page 9 sur 14
Les signes en cause sont similaires dans la mesure où ils ont en commun un nombre considérable de lettres dans le même ordre.

c) Le « lien » entre les signes
Comme il a été constaté ci-dessus, la marque antérieure est renommée et les signes présentent un certain degré de similitude. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel « lien » entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31 ; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais elle reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est de nature à entraîner un préjudice ou un avantage indu après que tous les facteurs pertinents pour le cas d’espèce ont été évalués.

Les facteurs pertinents possibles pour l’examen de l’existence d’un « lien » sont notamment (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42) :

le degré de similitude entre les signes ;

la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de dissimilitude entre ces produits ou services, et le public pertinent ;

la force de la renommée de la marque antérieure ;

le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage ;

l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de certains seulement de ces critères. L’établissement d’un tel lien, bien que déclenché par la similitude (ou l’identité) entre les signes, exige que les fractions pertinentes du public pour chacun des produits et services couverts par les marques en litige soient identiques ou se chevauchent dans une certaine mesure. Selon la Cour de justice de l’Union européenne, il est donc concevable que la fraction pertinente du public en ce qui concerne les produits ou services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée soit complètement distincte de la fraction pertinente du public en ce qui concerne les produits ou services pour lesquels la marque postérieure a été enregistrée et que la marque antérieure, bien que jouissant d’une renommée, ne soit pas connue du public visé par la marque postérieure. Dans un tel cas, le public visé par chacune des deux marques pourrait ne jamais être confronté

---

Décision sur opposition n° B 3 188 713 Page 10 sur 14
avec l’autre marque, de sorte qu’il n’établira aucun lien entre ces marques.

(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 48.)
La Cour de justice a également relevé,
… que certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle dépasse le public pertinent pour les produits ou les services pour lesquels ces marques ont été enregistrées. Dans un tel cas, il est possible que la partie pertinente du public pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée établisse un lien entre les marques en conflit, même si ce public est totalement distinct de la partie pertinente du public pour les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.

(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 51-52.)
Les signes présentent une similitude visuelle et auditive, à tout le moins, de degré moyen, étant donné que les signes sont plutôt longs et coïncident dans la plupart de leurs lettres, et, sur le plan conceptuel, les signes sont neutres.

La marque antérieure est intrinsèquement distinctive pour les produits pertinents et, en outre, l’opposant a prouvé qu’elle a acquis une renommée en Espagne pour les désinfectants à usage hygiénique de la classe 5.

Un autre facteur à prendre en considération pour évaluer l’existence d’un « lien » entre les signes est celui des produits pertinents.

Les produits contestés sont les suivants :

Classe 5 : Compléments alimentaires, suppléments nutritionnels, aliments diététiques à usage médical, produits pharmaceutiques et préparations pharmaceutiques, tous destinés au traitement et à la prévention de la perte de mémoire, au traitement des troubles cognitifs et des troubles neurologiques ; aucun des produits précités n’étant lié aux antiallergiques et aux produits dermatologiques ; aucun des produits précités n’étant lié aux préparations pour le traitement et/ou la prévention des troubles du sommeil.

Les produits et services contestés de la classe 5 consistent, d’une manière générale, en des produits pharmaceutiques et différents types de compléments alimentaires et de préparations diététiques. Ils sont liés aux désinfectants à usage hygiénique de la classe 5 de l’opposant (qui sont des produits qui détruisent les micro-organismes nuisibles, contribuant ainsi à la protection de la santé humaine, animale ou végétale) dans la mesure où ils servent le même objectif (protéger et maintenir la santé des humains, des animaux ou des plantes), leurs utilisateurs se chevauchent et il peut y avoir une complémentarité entre eux. Bien que ces produits appartiennent à des secteurs commerciaux très spécialisés et éloignés, cela n’est pas, en soi, suffisant pour exclure la possibilité de l’existence d’un lien. La renommée spécifique de la marque antérieure (y compris une image particulière ou des circonstances particulières de commercialisation qui sont devenues associées à la renommée de la marque) et le degré de similitude entre les marques pourraient permettre que l’image de la marque renommée soit transférée à la marque contestée malgré la distance entre les secteurs de marché pertinents (24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 65-66).

---

Décision sur opposition n° B 3 188 713 Page 11 sur 14
Bien que, selon les critères Canon, les produits ne soient pas similaires, les exigences pour établir un lien sont différentes. En tout état de cause, compte tenu de leur finalité, la division d’opposition conclut que l’écart entre eux n’est pas grand. En l’espèce, la renommée de la marque antérieure est suffisamment forte pour déclencher une association entre les produits de l’opposant et les produits contestés susmentionnés. Cela s’explique principalement par le fait que l’hygiène et la santé sont étroitement liées et que de nombreuses entreprises spécialisées dans le domaine de la désinfection et de l’hygiène fournissent également des produits et services liés aux soins de santé, et parce que le signe contesté présente un degré de similitude moyen avec la marque antérieure renommée.

Par conséquent, en tenant compte et en pondérant tous les facteurs pertinents de la présente affaire, il convient de conclure que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs pertinents en Espagne seront susceptibles de l’associer au signe antérieur, c’est-à-dire d’établir un « lien » mental entre les signes. Toutefois, bien qu’un « lien » entre les signes soit une condition nécessaire pour évaluer plus avant si un préjudice ou un avantage indu est probable, l’existence d’un tel lien n’est pas suffisante, en soi, pour conclure qu’il peut y avoir l’une des formes de préjudice visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMC (26/09/2012, T-301/09, CITIGATE / CITICORP et al., EU:T:2012:473, § 96).

d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMC lorsque l’une des situations suivantes se présentera :

il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ;

il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure ;

il porte atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure.

Bien qu’un préjudice ou un avantage indu puisse n’être que potentiel dans une procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMC soit applicable. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer un préjudice actuel et présent à sa marque, il doit « apporter des éléments de preuve prima facie d’un risque futur, non hypothétique, d’avantage indu ou de préjudice » (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 53).

Il s’ensuit que l’opposant doit établir qu’un préjudice ou un avantage indu est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans le cours normal des choses. À cette fin, l’opposant devrait déposer des preuves, ou du moins présenter une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait le préjudice ou l’avantage indu et comment il se produirait, ce qui pourrait conduire à la conclusion prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans le cours normal des choses. L’opposant affirme que le demandeur cherche à « bénéficier du pouvoir d’attraction et de l’image positive » de la marque « SANYTOL ».

---

Décision sur opposition n° B 3 188 713 Page 12 sur 14
En d’autres termes, l’opposant allègue que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et porterait atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure. Avantage indu (parasitisme)
L’avantage indu, dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, couvre les cas où il y a une exploitation claire et un « parasitisme » sur la notoriété d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits et services couverts par la marque contestée, de sorte que la commercialisation de ces produits et services est facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, point 48 ; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93,
point 40). L’opposant affirme que, pendant de nombreuses années, il a déployé d’énormes efforts humains et économiques dans le développement de ses produits « SANYTOL » pour atteindre une qualité maximale, en plus de gros investissements publicitaires, et que l’usage du signe contesté bénéficiera de la réputation et de l’image de la marque antérieure. L’opposant fait valoir qu’il existe une association entre les marques respectives, ce qui rend possible un transfert d’attractivité et de prestige au signe demandé, d’autant plus que la marque antérieure est hautement renommée et que les produits sont identiques ou interconnectés. Par conséquent, l’opposant considère que l’usage du signe contesté porte atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure. En d’autres termes, l’opposant allègue que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou y porterait atteinte.

Selon la Cour de justice de l’Union européenne
… en ce qui concerne le préjudice consistant à tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est interdit est le fait de tirer un avantage de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence d’un tel préjudice doit être appréciée par référence aux consommateurs moyens des produits ou services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, qui sont normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.

(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, point 36.)
Compte tenu de l’exposition du public pertinent à la marque antérieure renommée de l’opposant en relation avec les produits pour lesquels une renommée a été constatée et dans la mesure où l’existence du « lien » avec les produits contestés a été établie, il existe une probabilité que l’usage sans juste motif du signe contesté puisse acquérir un avantage indu et conduire à du parasitisme, c’est-à-dire qu’il tirerait indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure. Comme il ressort des preuves soumises, notamment des articles de presse, la marque antérieure est associée à une qualité élevée et est reconnue comme un élément important dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, étant même incluse dans la liste des

---

Décision sur opposition n° B 3 188 713 Page 13 sur 14
le ministère espagnol de la Santé. Par conséquent, il existe un risque de transfert de l’image de la marque antérieure renommée et des caractéristiques positives qu’elle projette aux produits couverts par la marque contestée, facilitant ainsi la commercialisation de ces produits par association avec la marque antérieure jouissant d’une renommée. Le consommateur, en raison du transfert des associations positives projetées par l’image de la marque antérieure, serait enclin à acheter les produits contestés dans l’attente d’y trouver des qualités similaires. En rencontrant la marque contestée, le consommateur pertinent établirait inévitablement un lien mental avec le signe antérieur et les produits qu’il offre, en raison de la renommée de la marque antérieure. Cela conférerait au demandeur un avantage concurrentiel, ses produits bénéficiant de l’attrait supplémentaire qu’ils tireraient de l’association avec la marque antérieure. Sur la base de ce qui précède, il est conclu que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure dans la perception du public pertinent.

Autres types de préjudice
L’opposant fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure.

Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut être de trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que l’un seulement de ces types soit constaté. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres types s’appliquent également.

f) Conclusion Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés. Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner le motif restant et les droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée, ni d’évaluer l’allégation de renommée de l’opposant en relation avec les produits restants, ni la preuve d’usage en relation avec les produits restants sur lesquels l’opposition était fondée.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.

Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.

---

Décision sur opposition n° B 3 188 713 Page 14 sur 14
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), EUTMIR, les frais à la charge de l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.

La division d’opposition
Vito PATI Sofía Victoria DAFAUCE SACRISTÁN MARTÍNEZ MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.