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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 déc. 2025, n° 000060843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000060843 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
PROCÉDURE D’ANNULATION n° C 60 843 (NULLITÉ)
Cromology Italia S.p.A., Via IV Novembre, 4, 55016 Porcari (LU), Italie (requérante), représentée par Cabinet Germain & Maureau, 31-33 Rue de la Baume, 75008 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Akzo Nobel Coatings International B.V., Christian Neefestraat 2, 1077 WW Amsterdam, Pays-Bas (titulaire de la marque de l’UE), représentée par Akzo Nobel N.V. Intellectual Property Department, Christian Neefestraat 2, 1077 WW Amsterdam, Pays-Bas (mandataire professionnel). Le 09/12/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déclaration de nullité est partiellement accueillie.
2. La marque de l’Union européenne n° 136 432 est déclarée nulle pour certains des produits contestés, à savoir :
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; durcisseurs, siccatifs, diluants, matières colorantes, tous étant des additifs pour peintures, vernis et laques ; produits pour préserver de la rouille et de la détérioration du bois ; apprêts (sous forme de peinture) ; teintures pour le bois. Classe 7 : Machines à mélanger pour peintures, laques, vernis et teintures, appareils et pistolets pour la peinture au pistolet. Classe 16 : Outils de décoration pour la peinture, applicateurs de peinture, pinceaux, rouleaux à peindre, éponges pour l’application de peinture, outils pour modifier l’aspect d’un film de peinture humide, pochoirs pour la peinture, palettes, ruban de masquage adhésif.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits restants, à savoir :
Classe 2 : Mastic ; mastics. Classe 16 : Publications imprimées, matériel d’instruction et d’enseignement.
4. Chaque partie supporte ses propres dépens.
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MOTIFS
Le 06/07/2023, la requérante a déposé une demande en déclaration de nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne n° 136 432 « DULUX » (marque verbale) (la MUE). La demande vise l’ensemble des produits couverts par la MUE. La demande est fondée sur l’enregistrement de marque italienne n° 846 964 (qui, sur la base des explications de la requérante et des preuves soumises concernant les renouvellements successifs de la marque antérieure, correspond désormais à l’enregistrement de marque italienne n° 36 2018 000 038 204) « DULOX » (marque verbale). La requérante a invoqué l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La requérante a déposé une demande en nullité le 06/07/2023, alléguant qu’il existe un risque de confusion entre les marques « DULOX » et « DULUX » pour les produits pertinents. Elle explique que la marque italienne antérieure « DULOX » a été déposée en 1938 pour des émaux et des apprêts pour peintures, avant l’introduction de la classification de Nice, ce qui a conduit à son attribution ultérieure d’office aux classes 1, 2 et 3 avec des spécifications identiques dans chaque classe.
La requérante fait valoir que les produits couverts par la marque antérieure sont au moins similaires aux produits contestés des classes 2, 7 et 16. Elle soutient que les signes sont visuellement et phonétiquement très similaires et qu’ils sont dépourvus de toute signification conceptuelle. Elle affirme en outre que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru, en se référant aux preuves fournies. Elle conclut donc à l’existence d’un risque de confusion.
Enfin, elle souligne que la requérante en annulation n’a eu connaissance de l’usage de la marque contestée sur le marché italien qu’au début de l’année 2022 et considère donc que la forclusion par tolérance ne s’applique pas.
La requérante soumet les documents suivants à l’appui de sa demande:
Annexes 1-3: Premiers certificats de dépôt et de renouvellement et extraits relatifs à la marque antérieure « DULOX ».
Annexe 4: Extraits de www.amazon.it, www.amazon.com.be, www.brillux.it et www.boero.it, en italien et en anglais, datés du 03/07/2023, montrant des produits tels que des peintures émail avec différentes marques. Des produits « DULUX » sont visibles parmi les résultats dans certains des extraits d’Amazon.
Annexe 5: Extrait de l’encyclopédie en ligne gratuite Wikipédia contenant un article intitulé « Apprêt (peinture) » consacré aux apprêts et sous-couches – revêtements préparatoires appliqués sur les matériaux avant la peinture.
Annexe 6: Extraits des sites web des sociétés Mapei et Franchi&Kim, démontrant selon la requérante que les deux sociétés proposent des émaux et des apprêts pour peintures, ainsi que des appareils pour mélanger la peinture:
- Extraits du site web de la société Mapei, ainsi que des extraits de catalogues, en italien et en anglais, concernant la coloration automatique
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systèmes et machines, ainsi que des produits pour l’étanchéité, la construction, les adjuvants pour béton, les mastics et adhésifs, les revêtements de protection et de décoration murale, etc.
- Extraits de www.franchi-kim.it, datés du 03/07/2023, en anglais ou en italien, contenant des informations sur la société Franchi&Kim et ses activités et produits. Il en ressort que la société propose des peintures et des émaux
Annexe 7 : Extraits de site internet concernant Cromology Italia (la requérante) :
- Extraits de www.cromology.it datés du 03/02/2023 contenant des informations en italien sur Cromology Italia.
- Article en italien daté du 19/01/2022, publié sur https://forbes.it, avec une traduction en anglais. L’article mentionne que « Cromology Italia, connue en Italie pour les marques MaxMeyer, Duco, Baldini Vernici, Settef et Viero, a réussi, ces dernières années, à renforcer sa position sur le marché national des vernis et peintures pour le bâtiment ». Il donne également des informations sur la position de la société en Italie, où il est expliqué que la société opère sur un marché très fragmenté avec environ 700 producteurs en activité. Le chiffre d’affaires de la société est estimé à environ 1,2 milliard d’euros.
Annexe 8 : Documents relatifs à l’enregistrement de la marque « DULOX » dans le registre spécial italien des marques historiques, en italien, avec des traductions en anglais :
- Extrait du registre spécial des marques historiques de l’Office italien des marques, montrant que la marque verbale « DULOX » a été inscrite au registre en 2022.
- Extrait du manuel du décret ministériel italien sur les marques historiques d’intérêt national daté de 2020, avec une traduction partielle en anglais, donnant des informations sur les demandes d’enregistrement dans le registre spécial des marques historiques d’intérêt national.
- Déclaration de notoriété faite par le représentant légal de la requérante, datée du 21/12/2021, déclarant que la société entend se prévaloir du droit de demander l’enregistrement de la marque « DULOX » dans le registre spécial des marques historiques. Il est indiqué que la société est une entreprise de production nationale, faisant partie du groupe Cromology basé en France, qui est un acteur mondial dans le secteur des peintures et vernis pour la construction, pour la décoration intérieure et extérieure et pour les usages industriels. Elle donne des informations sur le chiffre d’affaires et les positions de la société sur le marché, et sur l’historique de la marque « DULOX » remontant à 1928, avec sa première inscription en Italie en 1938.
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Annexe 9 : Extraits de catalogue « DUCO », non datés, en italien avec des traductions partielles en anglais, présentant des émaux « DULOX » et des revêtements pour bois « DULOX ».
Annexe 10 : Extrait du site internet www.duco.it daté du 05/07/2023 listant les points de vente et les détaillants de « DUCO » en Italie.
Annexes 11 et 12 : Extraits de sites internet datés du 05/07/2023 ou non datés, provenant de www.colourshop.it, https://ferramentaconcadoro.it et www.amazon.it, présentant des émaux « DULOX » proposés à la vente. La requérante a attiré l’attention sur le fait que dans l’extrait Amazon présentant des résultats pour les émaux « DULOX », des produits « DULUX » sont également affichés dans la bannière « produits sponsorisés ».
Annexe 13 : Extraits de sites internet relatifs aux produits « DULUX » du titulaire de la marque de l’UE, en italien avec des traductions partielles en anglais :
- Extrait de www.dulux.it daté du 03/07/2023, fournissant des informations sur la marque « DULUX » créée au Royaume-Uni. La publication indique que la marque arrive finalement en Italie en 2021.
- Extrait de www.amazon.it daté du 07/09/2021 présentant de la peinture « DULUX » proposée à la vente, avec une indication que le produit est disponible sur la plateforme Amazon depuis le 18/06/2021.
Dans sa réplique du 04/01/2024, le titulaire de la marque de l’UE déclare que le groupe AkzoNobel est l’un des plus grands fabricants de peintures et de revêtements au monde et note qu’une division de la société est active sur le marché italien depuis 1958. Il fait valoir que « DULUX » est l’une de ses marques clés, utilisée au Royaume-Uni depuis 1931 et prétendument vendue en Italie depuis 2012.
Concernant la requérante, le titulaire de la marque de l’UE soutient que la marque « DULOX » ne couvre qu’une gamme étroite de produits destinés exclusivement aux utilisateurs professionnels et représente une part de marché très limitée. Il explique qu’avant d’entrer sur le marché italien, le groupe AkzoNobel a contacté la requérante en 2002 pour obtenir son consentement à utiliser la marque « DULUX » en Italie ; le consentement a été refusé. Néanmoins, lorsque le titulaire de la marque de l’UE est ensuite entré sur le marché sous la marque « DULUX », la requérante n’a pas agi. La requérante n’a envoyé sa première lettre de mise en demeure que le 29/03/2022, suivie d’une procédure en contrefaçon devant les tribunaux italiens, qui a été rejetée au motif que l’acquiescement avait été établi.
Le titulaire de la marque de l’UE affirme que des produits de marque « DULUX » étaient déjà fabriqués en Italie depuis 2011 (Annexes 7-9), et de nombreux produits « DULUX » ont été annoncés et massivement proposés à la vente sur la plateforme de commerce électronique Amazon.it (Annexes 10-14), ce qui constitue une preuve incontestable d’usage en Italie. Il affirme en outre que sa marque « DULUX » était présente sur le marché italien via un système B2B avant 2021 et qu’il vendait ses produits à des distributeurs, détaillants et grossistes actifs en Italie. En 2021, le titulaire de la marque de l’UE a simplement modifié sa stratégie commerciale pour vendre directement aux consommateurs. Il se réfère à des magazines en ligne et à d’autres publications spécialisées
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points de vente mentionnant la marque « DULUX » (annexes 17-18). Ses efforts de commercialisation ont conduit à un degré élevé de notoriété de la marque, ce qui a été confirmé par des sociétés d’études de marché indépendantes (annexes 21-24). En outre, elle affirme que le rapport Google Analytics 360 (annexe 25) confirme l’engagement des clients italiens avec ses sites web pendant la période en cause. Elle conclut qu’il est peu probable que la requérante n’ait pas eu connaissance de cet usage de la marque « DULUX ».
La titulaire de la MUE soutient qu’il n’existe aucun risque de confusion. Elle fait valoir que les marques ne sont pas similaires, ou seulement minimalement similaires visuellement, phonétiquement et conceptuellement, et qu’il n’existe au mieux qu’un faible degré de similitude entre les produits respectifs. Elle fait valoir en outre que « DULUX » sera associé à « luxury » ou « de luxe », alors qu’aucune association de ce type ne se produit pour la marque antérieure. Compte tenu de tout ce qui précède, combiné au niveau d’attention élevé du public pertinent, elle conclut qu’il n’existe aucun risque de confusion.
La titulaire de la MUE conteste l’allégation de la requérante concernant le caractère distinctif accru de la marque antérieure « DULOX », réitérant que la marque ne détenait qu’une part de marché de 0,065 % en 2021.
Elle soumet les documents suivants à l’appui de ses allégations :
Annexe 1 : Rapport de marché en italien daté de mars 2022 concernant le secteur des peintures et vernis pour la construction. La requérante et la titulaire de la MUE sont toutes deux répertoriées parmi les entreprises actives. Le rapport fournit des chiffres de parts de marché pour 2019-2021 pour les principaux acteurs du marché, indiquant 5,2-5,7 % pour la titulaire de la MUE (Akzo Nobel Coatings) et 5,1-6,0 % pour la requérante (Cromology Italia), classées respectivement première et troisième. Le rapport ne semble pas mentionner les marques spécifiques des parties.
Annexe 2 : Télécopie datée du 12/11/2002 indiquant que, suite à une lettre de l’autre partie en juillet 2002, la société italienne Lafarge, propriétaire de la marque « DULOX », n’accorde pas son consentement à l’utilisation du signe « DULUX VALENTINE » pour les peintures.
Annexes 3 et 4 : Décision italienne de première instance du Tribunal de Milan datée du 08/05/2023, accompagnée d’une traduction en anglais. Dans cette décision préliminaire, le Tribunal a jugé invraisemblable que Cromology Italia n’ait pas eu connaissance des activités d’Akzo Nobel Coatings, cette dernière affirmant avoir proposé des produits « DULUX » en Italie depuis 2015, et a donc rejeté la demande de mesure provisoire de Cromology.
Annexes 5 et 6 : Décision italienne en appel du Tribunal de Milan datée du 27/07/2023, accompagnée d’une traduction en anglais. Le Tribunal a jugé qu’une coexistence pacifique entre les marques « DULOX » et « DULUX » avait été démontrée pendant plus de cinq ans et a par conséquent rejeté l’action en contrefaçon et la demande de mesure provisoire.
Annexe 7 : Accord de fabrication intragroupe entre deux sociétés du groupe de la titulaire de la MUE – Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. (ANDC) et Akzo Nobel Chemicals S.p.A. (ANC) – daté du 01/10/2014, par lequel ANDC accorde à ANC le droit de fabriquer les produits commandés par ANDC. Aucune spécification de produit ni aucune marque n’est mentionnée dans l’accord.
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Annexes 8-9: Déclaration, accompagnée d’une traduction en anglais, datée du 19/07/2023, du PDG d’Akzo Nobel Coatings S.p.A., déclarant qu’en 2011 et de 2017 à la date de la déclaration, la société Akzo Nobel Coatings S.p.A. a produit des produits de marque «DULUX» sur son site de Castelletto Sopra Ticino, Italie.
Annexe 10: Document préparé par le titulaire de la marque de l’UE, contenant un tableau avec des hyperliens et des indications du type de produit et de l’année au cours de laquelle il aurait été mis à disposition sur Amazon.it, les années s’étendant de 2012 à 2021.
Annexe 11: Captures d’écran (plusieurs centaines de pages) de la plateforme de vente en ligne Amazon sur www.amazon.it prises les 03/01/2024 et 04/01/2024, montrant 86 listes de produits. Les listes indiquent que les produits ont été mis à disposition sur la plateforme à des dates comprises entre août 2012 et octobre 2021, avec des évaluations de clients allant de zéro à plusieurs milliers par produit. Sur les 86 listes, la division d’annulation n’a réussi à identifier que trois avis de clients originaires d’Italie: un daté du 25/04/2019 pour Dulux Pure Brilliant White Walls and Ceilings Matt, un daté du 04/01/2019 pour Dulux Easycare, et un daté du 01/09/2023 pour Dulux Küchenfronten, Möbel, Türen, Façades de Cuisine, Muebles, Portes. La grande majorité des avis semblent provenir de clients du Royaume-Uni et d’Allemagne, avec plusieurs également de France et d’Espagne. Un certain nombre de produits sont indiqués comme actuellement indisponibles.
Annexes 12-14: Captures d’écran de la plateforme de vente en ligne Amazon sur www.amazon.it prises le 19/07/2023, montrant les sections d’avis clients de trois produits «DULUX»:
- Annexe 12: Dulux Matt, avec 7769 évaluations globales, affichant deux avis d’Italie avec le même nom et la même date (08/03/2020), ainsi que des avis du Royaume-Uni.
- Annexe 13: Pittura Opaca Dulux, avec 2589 évaluations globales, affichant un avis d’Italie daté du 25/04/2019, ainsi que des avis du Royaume-Uni.
- Annexe 14: Dulux, avec 4616 évaluations globales, affichant un avis d’Italie daté du 04/01/2019, ainsi que des avis du Royaume-Uni.
Annexes 15-16: Extrait de la plateforme Amazon sur www.amazon.it, accompagné d’une traduction en anglais, expliquant la signification des avis «Achat vérifié» d’Amazon.
Annexe 17: Extraits du magazine en ligne Houzz sur www.houzz.it en italien, avec des traductions partielles en anglais, montrant plusieurs références aux peintures «DULUX». Une publication est datée du 05/12/2019 tandis que les autres ne contiennent pas de dates de publication. Néanmoins, plusieurs
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des publications mentionnent la « couleur de l’année » de Dulux désignée par Akzo Nobel se référant à 2015, 2017, 2020 et 2021.
Annexe 18 : Extraits d’une vingtaine de sites web italiens et de blogs spécialisés, accompagnés de traductions partielles en anglais (www.cafelab-blog.it, www.amica.it, www.ninjamarketing.it, www.latazzinablu.com, etc.). Les articles font référence aux peintures « DULUX » dans le cadre de discussions sur les tendances de couleurs et les couleurs de l’année désignées par Akzo Nobel. Les références apparaissent dans des discussions plus larges sur les tendances mondiales en matière de couleurs et l’expertise en design, reflétant le rôle du titulaire de la marque de l’UE dans la prévision des tendances internationales. Certains articles décrivent AkzoNobel comme un leader mondial dans le secteur. La plupart des articles semblent se rapporter aux années 2014-2021, comme le suggèrent soit les références figurant dans le texte, soit les années indiquées dans les hyperliens d’accompagnement. Un article fait référence à une publicité des années 1960 pour la peinture extérieure « DULUX », initialement publiée dans un magazine australien en 1962. Un autre annonce un partenariat entre Tottenham, un club de football anglais, et Dulux, décrite comme une entreprise de peinture de premier plan dans le secteur.
Annexes 19-20 : Courriel daté du 17/02/2020, en italien avec une traduction en anglais, envoyé par la société Assovernici. Le courriel contient des tableaux avec des chiffres d’analyse trimestrielle comparant le 4e trimestre de 2018 avec le 4e trimestre de 2019 dans le secteur de la construction. Les tableaux fournissent des informations sur les volumes et les prix moyens pour différents types de peintures. Selon le rapport, le chiffre d’affaires total de l’industrie de la peinture en 2019 s’élevait à 403 843 EUR. Le document ventile également les ventes par canaux de distribution, classés comme « grande distribution », « traditionnel » et « direct ». Il est indiqué que les chiffres sont basés sur un échantillon de 15 membres. Aucune indication n’est donnée quant à savoir si les données concernent un territoire spécifique ou reflètent des chiffres mondiaux.
Annexes 21-22 : Rapport d’étude de marché menée par Nextplora Brand & Media Intelligence, daté du 23/01/2023, en italien avec une traduction en anglais, accompagné d’une facture adressée au titulaire de la marque de l’UE pour la préparation du rapport. L’étude a examiné la notoriété de la marque spontanée (top-of-mind), spontanée et assistée. Des entretiens ont été menés en Italie auprès de 1 000 participants en 2021 (21/06/2021–05/09/2021) et 1 020 participants en 2022 (23/05/2022–24/07/2022).
Selon les résultats, la marque « DULUX » a atteint 1 % de notoriété spontanée et 10 % de notoriété assistée en 2021, et 3 % de notoriété spontanée et 12 % de notoriété assistée en 2022.
Le rapport indique que les informations contextuelles suivantes ont été fournies et prises en compte pour l’interprétation des données :
– Les produits « DULUX » sont disponibles sur le marché italien via Amazon.it depuis au moins 2016, par l’intermédiaire de vendeurs indépendants également originaires d’autres pays, qui ont introduit la marque auprès du consommateur italien.
– Des références à « DULUX » sont apparues depuis au moins 2014 sur divers sites web italiens et portails spécialisés, y compris HOUZZ.IT, en lien avec le concept de « Couleur de l’année ».
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– Dulux est décrite comme une marque leader et mondialement reconnue dans le secteur des peintures de bricolage, ce qui peut contribuer à sa notoriété auprès des consommateurs italiens de produits de bricolage.
Le rapport mentionne en outre qu’une gamme de produits « DULUX » avec des étiquettes italiennes a été lancée en septembre 2021, mais considère que les chiffres de notoriété de 2021 doivent être attribuables à la présence antérieure de la marque sur la plateforme Amazon. Il suppose également que la notoriété globale de la marque en Italie au cours des années précédant 2021 devait être proche des 10 % de notoriété assistée enregistrés en 2021.
Annexes 23-24 : Rapport d’étude de marché menée par BVA Doxa, daté de janvier 2023, en italien avec une traduction en anglais, accompagné de deux factures adressées au titulaire de la marque de l’UE pour la préparation du rapport. Le rapport concerne une enquête sur la notoriété des marques de peinture « DULUX » et « DULOX », menée en Italie. L’enquête a consisté en 1 000 entretiens en ligne réalisés en janvier 2023 auprès d’un échantillon national de personnes âgées de 20 à 74 ans ayant acheté des peintures et/ou entrepris des activités de rénovation domiciliaire. Le document décrit la méthodologie de l’enquête.
Selon les résultats, pour la marque et le pot de peinture
, 17 % des répondants ont déclaré la reconnaître et 37 % qu’ils pensaient la reconnaître, soit 54 % de notoriété assistée. Pour la marque et le pot de peinture
, 16 % des répondants ont déclaré la reconnaître et 33 % qu’ils pensaient la reconnaître, soit un total de 49 % de notoriété assistée. Parmi les répondants qui ont indiqué connaître ou penser connaître la marque « DULUX », 18 % ont déclaré la connaître depuis au moins 5 à 6 ans, tandis que 82 % ont déclaré la connaître depuis moins de 5 ans.
Annexe 25 : Extraits des rapports de Google Analytics 360 montrant le trafic des différents sites web « DULUX » spécifiques à chaque pays pour la période du 01/01/2015 au 01/07/2021 :
- Royaume-Uni : www.dulux.co.uk, montrant que les utilisateurs d’Italie représentaient 0,09 % du total des utilisateurs au cours de la période, soit 25 733 ;
- Irlande : www.dulux.ie, montrant que les utilisateurs d’Italie représentaient 0,05 % du total des utilisateurs au cours de la période, soit 1 305 ;
- France : site web complet non visible : www.duluxvalenti…, montrant que les utilisateurs d’Italie représentaient 0,09 % du total des utilisateurs au cours de la période, soit 5 090 ;
- Allemagne : www.dulux.de, montrant que les utilisateurs d’Italie représentaient 0,33 % du total des utilisateurs au cours de la période, soit 991 ;
- République tchèque : www.dulux.cz, montrant que les utilisateurs d’Italie représentaient 0,08 % du total des utilisateurs au cours de la période, soit 491 ;
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- Hongrie: www.dulux.hu, montrant que les utilisateurs d’Italie représentaient 0,14 % du total des utilisateurs au cours de la période, avec 2 602;
- Pologne: www.dulux.pl, montrant que les utilisateurs d’Italie représentaient 0,10 % du total des utilisateurs au cours de la période, avec 7 696;
- Afrique du Sud: www.dulux.co.za, montrant que les utilisateurs d’Italie représentaient 0,04 % du total des utilisateurs au cours de la période, avec 905;
- Arabie saoudite: site web complet non visible: www.duluxarabia…, montrant que les utilisateurs d’Italie représentaient 0,14 % du total des utilisateurs au cours de la période, avec 101;
- Suisse: site web complet non visible: www.duluxvalent…, montrant que les utilisateurs d’Italie représentaient 0,36 % du total des utilisateurs au cours de la période, avec 106.
Dans ses observations du 19/05/2024, la demanderesse conteste les arguments du titulaire de la marque de l’UE et soutient que ses produits sont également vendus en dehors de l’Italie (Annexe 14). Elle fait valoir que les déclarations du titulaire concernant la part de marché de «DULOX», prétendument fondées sur l’annexe 1, sont incorrectes, étant donné que ce document ne fait pas spécifiquement référence à la marque «DULOX» et ne contient pas de données correspondant aux pourcentages cités. La demanderesse allègue en outre un comportement contraire à l’éthique de la part du titulaire de la marque de l’UE lors du lancement de la marque «DULUX» en Italie, relevant que le titulaire avait connaissance de la marque antérieure de la demanderesse et que le consentement à l’utilisation de «DULUX VALENTINE» avait été expressément refusé par la demanderesse en 2002. Sur cette base, la demanderesse fait valoir que la forclusion par tolérance ne devrait pas s’appliquer parce que la marque de l’UE contestée a été utilisée de mauvaise foi et contrairement au refus explicite de la demanderesse.
La demanderesse déclare que la marque contestée «DULUX» n’a été lancée en Italie qu’en 2021, et non en 2015 comme l’affirme le titulaire de la marque de l’UE. Elle explique qu’elle a eu connaissance de cette utilisation en 2022 et fournit un extrait du propre site web du titulaire de la marque de l’UE (Annexe 15) indiquant que «DULUX» «arrive enfin» en Italie en 2021. La demanderesse a ensuite envoyé une lettre de mise en demeure en mars 2022. En ce qui concerne les décisions des tribunaux italiens soumises par le titulaire de la marque de l’UE, la demanderesse relève qu’elles ne concernent que des procédures préliminaires relatives à des mesures provisoires et qu’une action au fond est pendante (Annexe 17).
La demanderesse fait valoir que le titulaire n’a pas établi quand la marque contestée a commencé à être utilisée en Italie, relevant que ses observations contiennent des dates contradictoires (2011, 2012, 2015). Elle fait valoir que toute forclusion par tolérance doit être prouvée avant le 29/03/2017, car elle a contesté l’utilisation du signe «DULUX» le 29/03/2022 avec sa première lettre de mise en demeure.
Elle conteste la valeur probante de chaque document soumis par le titulaire de la marque de l’UE. En ce qui concerne les annexes 8 à 9, elle fait valoir que les références à la production alléguée de produits de marque «DULUX» ne démontrent aucune vente en Italie. Concernant les annexes 10 à 14 (listes Amazon), elle relève que la plupart des avis proviennent de clients extérieurs à l’Italie (principalement du Royaume-Uni), que de nombreux produits sont actuellement indisponibles, et que seuls quelques avis italiens apparaissent, tous datés de 2019 ou après. Elle souligne également qu’aucun volume de ventes pour l’Italie n’a été fourni. En outre, la demanderesse soutient qu’Amazon n’est pas un canal de distribution traditionnel pour les produits de peinture (comme le montre l’annexe 18) et n’a donc pas été spécifiquement surveillé.
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S’agissant de l’annexe 17 (extraits de Houzz.it), la requérante fait valoir que divers articles antérieurs à la date pertinente ont été rédigés par des journalistes étrangers et initialement publiés dans d’autres langues, fournissant les versions originales aux annexes 19 à 22. Elle considère donc que ces éléments représentent simplement du contenu international traduit plutôt que des publications ciblant l’Italie. De même, pour l’annexe 18, elle souligne que seuls quelques articles sont antérieurs à la date pertinente, que les références à « DULUX » apparaissent dans des contextes sans rapport, et qu’aucun de ces éléments ne contient de commentaires de consommateurs italiens.
La requérante note en outre que la page Facebook « DULUX ITALIA » n’a été créée que le 03/05/2021 (annexe 24), que le nouveau site web italien a été annoncé à ce moment-là (annexe 25), et que www.dulux.it n’est devenu actif qu’à partir du 25/07/2021 (annexe 27). Elle note qu’une capture de 2021 figurant à l’annexe 15 indique explicitement que DULUX « arrive enfin en Italie ».
Concernant les études de marché (annexes 21 à 24), la requérante note que les données ont été collectées en 2021-2023, après la date pertinente. Elle considère donc que les études ne mesurent la notoriété que pendant ces années et n’incluent aucune évaluation de l’usage antérieur à 2021. Elle note également que la notoriété spontanée de « DULUX » en 2021 n’était que de 1 %, et la notoriété assistée de 10 %, considérant ces niveaux faibles au regard des critères décrits à l’annexe 29.
Enfin, quant aux données Google Analytics figurant à l’annexe 25, la requérante fait valoir qu’elles concernent des sites web ciblant d’autres pays et ne peuvent donc pas démontrer une quelconque acquiescence de sa part en Italie.
La requérante conclut que le titulaire de la MCUE n’a pas produit de preuves permettant d’établir l’usage de la marque « DULUX » en Italie avant la date pertinente. Le simple fait que la requérante ait pu avoir connaissance de l’usage de la marque du titulaire de la MCUE sur les territoires du Royaume-Uni, de la France, de l’Allemagne et du Benelux n’a aucune pertinence quant à une telle connaissance concernant le territoire de l’Italie. La requérante n’aurait pas pu prévoir une telle expansion en Italie uniquement parce que la marque du titulaire était mondiale, d’autant plus qu’en 2002, la requérante avait clairement informé le titulaire de la MCUE que la coexistence en Italie était refusée.
La requérante soutient que les marques et les produits et services respectifs sont similaires et qu’il existe un risque de confusion. Elle affirme que la marque antérieure « DULOX » est connue en Italie et soumet les annexes 31 à 32 à l’appui de ses allégations. Elle conclut que la marque « DULUX » devrait être rejetée.
Elle soumet les documents supplémentaires suivants à l’appui de ses allégations :
Annexe 14 : Article de presse du journal italien La Repubblica publié le 10/10/2016, intitulé « Cromology, la France a misé 25 millions sur les peintures italiennes ».
Annexe 15 : Extrait de www.dulux.it daté du 14/02/2024, donnant des informations sur la marque « DULUX » créée au Royaume-Uni. La publication indique que la marque arrive enfin en Italie en 2021.
Annexe 16 : Extrait du portail européen e-Justice à l’adresse www.e-justice.europa.eu, avec des informations sur la « Saisie conservatoire de biens dans les pays de l’UE », expliquant que « [l]e système juridique italien prévoit
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mesures provisoires qui peuvent être de nature également anticipatoire et qui sont, en principe, conservatoires. Des mesures provisoires peuvent être prises «avant» l’introduction de l’instance (mesures ante causam) ou en cours d’instance. Elles peuvent également être sollicitées lors de l’introduction du litige.»
Annexe 17: Copie de l’assignation, datée de janvier 2024, signifiée au titulaire de la MUE Akzo Nobel Coatings International par le requérant Cromology Italia pour une affaire devant le Tribunal civil de Turin, Italie. Le requérant allègue que l’utilisation de la marque «DULUX» du titulaire de la MUE en Italie porte atteinte aux droits du requérant sur sa marque verbale italienne «DULOX» enregistrée en 1938 et utilisée dans le secteur des peintures et vernis.
Annexe 18: Rapport sur l’industrie italienne de la peinture daté de mars 2000, en italien avec une traduction partielle en anglais. Il décrit le secteur comme étant fortement fragmenté et explique que la distribution s’effectue par l’intermédiaire de magasins traditionnels, de magasins de bricolage et de grandes chaînes de distribution.
Annexes 19-22: Extraits du magazine en ligne Houzz à l’adresse www.houzz.it fournissant des informations sur les journalistes auteurs de certains articles, ainsi que des versions complètes de plusieurs publications qui n’ont été que partiellement reproduites dans les observations du titulaire, y compris des versions dans leur langue originale de première publication.
Annexe 23: Extraits complets de plusieurs sites web et blogs italiens correspondant à des articles soumis par le titulaire de la MUE à l’annexe 18, montrant le contenu complet et indiquant les dates de publication. Les articles soumis sont datés d’après juin 2017.
Annexes 24-25: Extraits de la page Facebook «Dulux Italia», montrant que la page a été créée le 03/05/2021 et, dans une publication ultérieure datée du 08/07/2021, annonçant le lancement du site web www.dulux.it.
Annexe 26: Extraits de la Wayback Machine (web.archive.org) montrant que le site web www.dulux.it est devenu actif en 2021 et a été archivé quatre fois entre le 25/07/2021 et le 06/05/2022. Des captures antérieures de 2017-2018 affichent une page de substitution indiquant que le nom de domaine était disponible à l’achat.
Annexe 27: Décision de la Chambre de recours de l’EUIPO dans l’affaire nº R 1052/2008-3 / 03/08/2009. Le requérant cite cette décision comme indiquant la fiabilité de la Wayback Machine, bien que l’extrait mis en évidence soit tiré du résumé des arguments des parties.
Annexe 28: Décision du 22/04/2024 de l’Office italien des marques annulant la marque italienne nº 36 2022 000 079 730 «DULUX» pour non-usage en relation avec les papiers peints et les tissus d’ameublement (non textiles) de la classe 27, accompagnée d’une traduction en anglais.
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Annexe 29: Article publié sur www.internationalbrandequity.com intitulé «Strategic Considerations by Industry & Business Model», suggérant qu’un nouvel entrant sur le marché devrait généralement atteindre une part de marché de 20 à 30 % afin de perturber le statu quo existant.
Annexe 30: Décision du 15/03/2023 dans l’affaire nº 7504/2023 de la Cour de cassation italienne sur l’acquiescement.
Annexe 31: Extrait du rapport d’étude de marché de BVA Doxa soumis par le titulaire de la marque de l’UE en tant qu’annexes 23-24, indiquant que, pour
la marque et le pot de peinture, 16 % des personnes interrogées ont déclaré la reconnaître et 33 % — qu’elles pensaient la reconnaître (49 % au total).
Annexe 32: Extrait de site web daté du 15/05/2024 montrant une affiche vintage pour les émaux «DULOX» proposés à la vente sur la plateforme en ligne 1stdibs. L’annonce indique que l’affiche date de 1933.
Dans sa réplique du 04/10/2024, le titulaire de la marque de l’UE maintient ses arguments précédents. Il affirme que la division italienne du groupe AkzoNobel a été établie en 1944 et est bien connue des consommateurs italiens par le biais de ses différentes marques. Il réitère que le demandeur, qui fait partie du groupe Cromology, est principalement actif en Italie et n’utilise la marque «DULOX» que pour une gamme relativement étroite de peintures pour bois et métaux destinées exclusivement aux utilisateurs professionnels, qui représentent une part de marché très limitée.
Le titulaire de la marque de l’UE réitère ses allégations selon lesquelles sa marque «DULUX» est présente sur le marché italien via un système B2B depuis 2012 et qu’en 2021, le titulaire de la marque de l’UE a simplement modifié sa stratégie commerciale pour vendre directement aux consommateurs. Le lancement de sites web de marque et de canaux de médias sociaux est présenté comme une conséquence naturelle de ce changement. Il note que sa présence sur le marché italien avant 2021 a déjà été confirmée à la fois par la première instance et par la cour d’appel de Milan, en Italie.
Le titulaire de la marque de l’UE réitère qu’il n’y a pas de risque de confusion entre les signes et réitère ses arguments selon lesquels «DULUX» sera associé au «luxe» par les consommateurs de l’UE. Il soutient que les produits du demandeur ciblent les utilisateurs professionnels, tandis que les services contestés ciblent le grand public, et ne voit donc aucun chevauchement dans le public pertinent.
Le titulaire de la marque de l’UE conteste également l’affirmation du demandeur selon laquelle la marque antérieure «DULOX» jouit d’un caractère distinctif accru, faisant valoir que cela n’a pas été démontré. Il conclut donc qu’il n’existe aucun risque de confusion.
Il soumet les annexes supplémentaires suivantes:
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Annexe 26: Extrait de la Chambre de commerce italienne concernant Akzo Nobel Coatings S.p.A., daté du 01/08/2024. Il indique que la société a été fondée en 1944 et est invoqué par le titulaire pour suggérer que le nom AkzoNobel est utilisé depuis au moins 1984. Le document ne contient aucune référence à des marques spécifiques de la société.
Annexe 27: Traduction anglaise du rapport de marché en italien daté de mars 2022, précédemment déposé en tant qu’annexe 1.
Annexe 28: Extraits des rapports annuels d’Amazon pour 2012 et 2017, fournissant des informations sur le chiffre d’affaires et les revenus de la société pour ces années.
Annexe 29: Extrait du Cogitatorium de la Truman State University concernant la relation historique entre le latin et l’anglais.
Dans sa réplique du 05/02/2025, la requérante conteste à nouveau l’affirmation du titulaire de la MUE selon laquelle sa marque «DULUX» était présente sur le marché italien avant 2021, et réitère son point de vue selon lequel le titulaire de la MUE a agi de mauvaise foi en pénétrant le marché italien après que la requérante a expressément refusé la coexistence. Elle fait valoir qu’il ne peut y avoir d’acquiescement à la coexistence entre «DULUX» et «DULOX» en Italie, étant donné que le refus de coexistence n’a pas de «date d’expiration». La requérante fait également valoir que les décisions provisoires italiennes citées par le titulaire de la MUE ne sont pas contraignantes pour l’EUIPO. Elle soutient que l’affirmation du titulaire selon laquelle les deux sociétés ont vendu via Amazon est incorrecte, étant donné que les produits «DULOX» ont été mis en vente par des détaillants indépendants, et non par la requérante. En tout état de cause, compte tenu du grand nombre de vendeurs et de produits sur la place de marché Amazon, la présence des deux marques sur la plateforme ne peut impliquer que la requérante avait connaissance des activités du titulaire. Elle réitère ses conclusions concernant les différentes preuves soumises par le titulaire de la MUE et répète sa position selon laquelle il existe un risque de confusion.
La requérante soumet les preuves supplémentaires suivantes :
Appendice 33: Document nº 51 déposé par Akzo Nobel Coatings B.V. dans le cadre des procédures judiciaires italiennes entre les parties : Le document consiste en un extrait de la plateforme Amazon à l’adresse www.amazon.it, pris le 05/02/2023, certifié par le Tribunal, montrant un produit «DULOX» proposé à la vente sur la plateforme.
Appendice 34: Extrait de la plateforme Amazon à l’adresse www.amazon.it, pris le 31/01/2025, montrant des informations sur le détaillant en ligne répertorié comme fournisseur du produit «DULOX» dans l’appendice précédent.
Appendice 35: Extrait du site internet https://ecommercedb.com/store/amazon.it, montrant que la boutique en ligne amazon.it, axée sur l’Italie, a été lancée en 2010. L’extrait comprend un graphique des ventes nettes de 2014 à 2025, illustrant que les ventes des années précédant 2017 étaient significativement inférieures à celles des années ultérieures après 2020.
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Annexe 36: décision d’opposition de l’EUIPO n° B 3 082 624 du 25/05/2021, concernant la comparaison, notamment, de produits de la classe 2.
Dans ses observations finales du 17/06/2025, le titulaire de la MUE conteste ce qui a été exposé par le demandeur et réitère ses arguments antérieurs.
TOLÉRANCE
Conformément à l’article 61, paragraphes 1 et 2, du RMUE, lorsque le titulaire d’une marque ou d’un signe antérieur a toléré, pendant une période de cinq années consécutives, l’usage d’une MUE postérieure sur le territoire où la marque ou le signe antérieur est protégé, tout en ayant connaissance de cet usage, il n’est plus recevable, sur la base de cette marque ou de ce signe antérieur, à demander la nullité de la MUE postérieure, à moins que le dépôt de la MUE postérieure n’ait été effectué de mauvaise foi.
Le délai de cinq ans commence à courir à partir du moment où le titulaire de la marque antérieure a connaissance de l’usage de la marque postérieure, après son enregistrement (23/10/2013, T-417/12, Aqua flow, EU:T:2013:550, § 21).
Il ne suffit pas de prouver une connaissance potentielle du demandeur ou d’établir des indices conduisant à une présomption d’une telle connaissance, mais il est nécessaire de démontrer que le demandeur a eu une connaissance effective de l’usage de la marque contestée (20/04/2016, T-77/15, SkyTec, EU:T:2016:226, § 30-35).
En l’espèce, le titulaire de la MUE allègue que le demandeur a toléré l’usage de la marque de l’Union européenne contestée en Italie. Le titulaire de la MUE fait valoir que le demandeur devait avoir connaissance de l’usage de la marque contestée à partir de 2012 ou au moins depuis 2015 car les marques en cause coexistent sur le marché depuis plus de cinq années consécutives et le demandeur pouvait raisonnablement être présumé avoir connaissance et être conscient de l’usage de la marque contestée.
L’objectif de l’article 61 du RMUE est de sanctionner les titulaires de marques antérieures qui ont toléré, pendant une période de cinq années consécutives, l’usage d’une MUE postérieure tout en ayant connaissance de cet usage, en les privant de la possibilité de demander la nullité de cette marque, laquelle pourra alors coexister avec la marque antérieure (28/06/2012, T-133/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 32).
Il incombe au titulaire de la MUE contestée de prouver que :
la MUE contestée a été utilisée dans l’UE (ou dans l’État membre où la marque antérieure est protégée) pendant une période d’au moins cinq années consécutives ;
le demandeur en nullité avait effectivement connaissance de cet usage (04/10/2018, T- 150/17, FLÜGEL / … VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 34-35) ;
bien que le demandeur en nullité aurait pu faire cesser l’usage, il est néanmoins resté inactif (22/09/2011, C-482/09, Budweiser, EU:C:2011:605, § 44). Ce n’est pas le cas lorsqu’il y avait une licence ou
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relation de distribution entre les parties, de sorte que le demandeur en nullité ne pouvait pas légitimement s’opposer à l’usage du signe.
Les trois conditions doivent être remplies. Si elles le sont, la limitation de la forclusion par tolérance s’appliquera uniquement aux produits ou services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne postérieure a été utilisée.
Le délai de forclusion par tolérance commence à courir à partir du moment où le titulaire de la marque antérieure a connaissance de l’usage de la marque de l’Union européenne postérieure. Cette date doit nécessairement être postérieure à celle de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée, c’est-à-dire, lorsque les droits sur une marque de l’Union européenne sont obtenus et qu’elle est utilisée comme marque enregistrée sur le marché, les tiers ayant par conséquent connaissance de son usage. C’est à ce moment que le titulaire de la marque antérieure a la possibilité de ne pas tolérer son usage et, par conséquent, de s’y opposer ou de demander la déclaration de nullité de la marque postérieure (28/06/2012, T-133/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 33 ; 06/06/2013, C-381/12 P, B. Antonio Basile 1952, EU:C:2013:371, § 56 ; 04/10/2018, T-150/17, FLÜGEL / … VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 32-33).
En l’espèce, la marque de l’Union européenne contestée a été enregistrée le 20/03/2002.
En outre, afin de satisfaire à l’exigence des cinq années d’usage successif, la période consécutive de cinq ans pendant laquelle le demandeur aurait dû avoir connaissance ou aurait pu raisonnablement être présumé avoir eu connaissance de l’usage de la marque de l’Union européenne contestée et a en même temps toléré cet usage, doit avoir commencé avant la date du 06/07/2018 (étant donné que la demande en déclaration de nullité a été déposée le 06/07/2023).
Le demandeur fait valoir que la date pertinente devrait être en mars 2017 puisqu’il a envoyé sa première lettre de mise en demeure le 29/03/2022. Toutefois, étant donné que la lettre de mise en demeure de mars 2022 à laquelle les deux parties se réfèrent n’a pas été soumise, la date à laquelle le demandeur a pour la première fois agi contre la marque contestée doit objectivement être considérée comme la date de la déclaration de nullité, à savoir le 06/07/2023.
Il découle de ce qui précède qu’une importance particulière doit être accordée aux documents antérieurs à juillet 2018, puisque c’est cette preuve qui permettra à la division d’annulation d’évaluer si le demandeur a effectivement eu connaissance de l’usage de la marque de l’Union européenne contestée en Italie et a ainsi sciemment toléré l’usage pendant cinq années successives.
Les parties débattent longuement de la question de savoir s’il y a eu usage de la marque « DULUX » sur le marché italien avant la date pertinente et si le demandeur aurait eu connaissance d’un tel usage.
Le titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que des peintures et produits de revêtement similaires portant la marque « DULUX » ont été vendus en Italie depuis 2012 et se réfère à l’appui de ses allégations aux documents décrits ci-dessus.
Il convient de noter que la question pertinente n’est pas de savoir si la marque « DULUX » était connue internationalement, était utilisée dans d’autres juridictions, ou si elle jouit d’une réputation mondiale. La seule question pertinente est de savoir s’il y a eu un usage territorialement pertinent en Italie – c’est-à-dire, un usage suffisamment visible, cohérent et orienté vers le marché pour exiger que le demandeur agisse.
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Il ressort des observations des parties que la marque « DULUX » peut être présumée bien établie dans d’autres pays tels que le Royaume-Uni, ainsi qu’à l’échelle mondiale, et que la requérante, un opérateur majeur dans le même secteur en Italie, était certainement consciente de l’existence et du succès de la marque dans ces autres pays. La mention de la correspondance entre les parties en 2002, dans laquelle le titulaire de la MUE a demandé le consentement pour l’usage en Italie et la requérante a refusé, soutient davantage la connaissance générale. Cependant, la connaissance de l’existence d’une marque en dehors de l’Italie n’équivaut pas à la connaissance d’un usage effectif en Italie et ne peut pas décharger le titulaire de la MUE de son obligation de démontrer l’usage en Italie. Les preuves spécifiques soumises par les parties sont analysées ci-après en détail afin d’évaluer si la marque contestée était réellement présente et activement utilisée sur le marché italien avant la date pertinente.
Décisions des juridictions italiennes
Le titulaire de la MUE se réfère aux conclusions de la juridiction italienne en 2023, telles que soumises aux annexes 3 à 6, pour étayer ses allégations selon lesquelles l’acquiescement doit être établi.
Cependant, les décisions des juridictions nationales et des offices nationaux concernant les conflits entre marques au niveau national n’ont pas d’effet contraignant sur l’Office étant donné que le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome qui s’applique indépendamment de tout système national (13/09/2010, T-292/08, OFTEN / OLTEN et al., EU:T:2010:399). Les procédures nationales peuvent reposer sur des normes juridiques, des règles de preuve ou des approches procédurales différentes, et leurs conclusions ne peuvent pas être automatiquement transposées aux procédures devant l’EUIPO. Premièrement, la définition, l’interprétation et les exigences en matière de preuve relatives à l’acquiescement peuvent différer entre le droit national et le RMUE. Deuxièmement, les juridictions nationales peuvent attribuer un poids spécifique à certains types de documents ou de comportements sur le marché qui ne correspond pas à la pratique de l’Office ou aux normes de la jurisprudence de l’UE. Troisièmement, les juridictions nationales peuvent prendre en considération des faits ou des circonstances qui leur sont connus d’office, alors qu’en vertu de l’article 95 du RMUE, l’Office ne le peut pas. Par conséquent, la valeur probante des décisions nationales doit être évaluée sur la base de leur contenu et peut varier selon les cas.
En l’espèce, les décisions des juridictions italiennes soumises semblent reposer en grande partie sur les mêmes preuves que celles qui ont été déposées devant l’Office. Cependant, après avoir évalué de manière indépendante les preuves en l’espèce, la division d’annulation ne peut pas suivre les conclusions auxquelles sont parvenues les juridictions nationales italiennes, pour les raisons qui seront exposées dans l’analyse détaillée des preuves ci-dessous.
Accord de fabrication intragroupe
Le titulaire de la MUE a soumis un accord de fabrication intragroupe accompagné d’une déclaration signée par le PDG d’Akzo Nobel Coatings S.p.A. indiquant que les produits « DULUX » ont été fabriqués sur le site italien en 2011 et de nouveau de 2017 jusqu’à la date de signature.
L’accord de fabrication lui-même ne fait référence à aucune marque spécifique, y compris la marque « DULUX ». Le seul lien avec la marque contestée découle de la déclaration d’accompagnement, qui est une déclaration faite par un employé d’une société appartenant au même groupe d’entreprises que le titulaire de la MUE et est donc une partie intéressée.
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Les déclarations écrites, telles que les déclarations écrites sous serment ou solennelles ou d’autres déclarations ayant un effet similaire en vertu du droit de l’État dans lequel elles ont été établies, visées à l’article 97, paragraphe 1, sous f), du RMUE, sont des moyens de preuve admissibles. En ce qui concerne la valeur probante de ce type de preuve, les déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou leurs employés se voient généralement accorder un poids moindre que les preuves indépendantes. Cela s’explique par le fait que les perceptions d’une partie impliquée dans un litige peuvent être plus ou moins affectées par ses intérêts personnels dans l’affaire, et qu’elles nécessitent donc une corroboration par des preuves indépendantes et objectives.
En l’espèce, même si la déclaration du PDG était acceptée comme preuve crédible d’un certain niveau d’activité de production, elle reste insuffisante pour établir l’usage de la marque contestée « DULUX » sur le territoire italien avant la date pertinente. La production n’équivaut pas à un usage au sens du RMUE. L’usage exige que les produits portant la marque soient mis sur le marché ou autrement destinés aux consommateurs ou aux milieux commerciaux sur le territoire concerné. Rien n’indique que l’un des produits prétendument fabriqués sous la marque « DULUX » ait été effectivement mis sur le marché italien avant 2021. Il convient de noter que les preuves soumises ne contiennent aucun exemple d’étiquettes de produits ou d’emballages en italien antérieurs à cette année, ce qui serait normalement attendu si les produits étaient destinés aux consommateurs italiens. Cela étaye la possibilité que toute production sur le site italien ait pu être destinée à l’exportation ou à des marchés autres que l’Italie. En conséquence, l’accord de fabrication et la déclaration qui l’accompagne ne démontrent pas l’usage de la marque contestée en Italie avant la date pertinente.
Extraits Amazon
Le titulaire de la MUE se fonde sur un certain nombre de captures d’écran de la place de marché en ligne Amazon pour montrer la présence de produits « DULUX » en ligne avant la date pertinente. Bien que de telles preuves en ligne puissent, en principe, contribuer à établir une présence sur le marché, les éléments soumis ne démontrent pas que la marque contestée était effectivement ciblée ou a atteint les consommateurs en Italie avant la date pertinente.
Les extraits ne fournissent aucune information sur les ventes réelles en Italie, la fréquence des achats ou le volume des transactions. Les annonces sur Amazon indiquent simplement qu’une page de produit existait sur la plateforme ; elles ne montrent pas que les consommateurs italiens ont acheté les produits ou que les produits ont été distribués de manière significative sur le marché italien.
En outre, Amazon agrège fréquemment les évaluations et les avis sur les produits sur ses différentes plateformes nationales. En conséquence, l’origine du nombre d’évaluations de produits visibles pour certains produits ne peut être déterminée. En l’espèce, sur les 86 annonces de produits soumises à l’annexe 11, seules trois contiennent des avis (un avis dans chacune) rédigés par des utilisateurs identifiés comme étant situés en Italie, et les trois avis italiens sont datés après la date pertinente (2019-2023). Il en va de même pour les captures d’écran des annexes 12 à 14, qui montrent trois autres avis basés en Italie, également datés de 2019-2020. Ces dates sont bien postérieures à la date pertinente pour évaluer si le demandeur aurait dû avoir connaissance d’une présence antérieure de la marque contestée en Italie.
Aucune des annonces ne montre d’étiquettes de produits en langue italienne ; tous les emballages apparaissent en anglais ou en allemand. En outre, de nombreuses annonces soumises par le titulaire
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indiquent que les produits sont actuellement indisponibles sur Amazon.it. Il est donc impossible de déterminer pendant combien de temps, voire si, les produits étaient disponibles à l’achat pour les consommateurs italiens avant la date pertinente.
Enfin, même si certains produits pouvaient être commandés par des consommateurs italiens auprès de vendeurs étrangers via Amazon, une telle disponibilité n’établit pas que le titulaire de la MUE a pris des mesures pour pénétrer le marché italien, ni qu’une telle activité a atteint un niveau que le demandeur aurait dû surveiller ou sur lequel il aurait dû agir.
Par conséquent, les extraits d’Amazon ne démontrent pas une présence commerciale significative de la marque « DULUX » en Italie avant la date pertinente, ni ne révèlent de circonstances desquelles on aurait pu raisonnablement attendre du demandeur qu’il prenne connaissance d’un usage allégué.
Extraits du magazine en ligne Houzz et d’autres sites web et blogs italiens
Le titulaire de la MUE se fonde sur divers articles en ligne publiés par le magazine en ligne Houzz et sur d’autres sites web et blogs italiens, faisant référence à « DULUX » principalement dans le contexte des tendances de couleurs, des annonces de « couleur de l’année », ou de conseils généraux en matière de décoration intérieure. Bien que quelques articles mentionnent des années précédant la date pertinente, ces éléments ne démontrent pas que la marque « DULUX » avait une présence commerciale réelle en Italie susceptible de déclencher la connaissance du demandeur.
La majeure partie du contenu traite des tendances mondiales en matière de couleurs et de l’expertise internationale en matière de design, reflétant le rôle de Dulux en tant que marque mondiale bien connue et prévisionniste des tendances. Les références à la marque apparaissent dans des discussions éditoriales plus larges, et non dans des articles visant à informer les consommateurs sur les produits de peinture disponibles sur le marché italien. Certaines publications commentent des sujets tels que les partenariats avec des clubs de football anglais, soulignant davantage le contexte mondial (et non italien).
En outre, comme l’a démontré le demandeur, nombre de ces articles ont été initialement rédigés en langues étrangères par des journalistes non italiens et simplement traduits en italien pour la version Houzz.it du magazine. Cela suggère fortement que le contenu n’est pas spécifique à un pays et que la présence de la marque « DULUX » dans de telles publications reflète plutôt sa position internationale, et non une entrée concrète sur le marché ou une activité de vente en Italie.
En conséquence, ces éléments ne démontrent pas que les produits « DULUX » étaient disponibles en Italie avant la date pertinente, ni que le demandeur aurait dû raisonnablement avoir connaissance d’une telle activité.
Rapports d’études de marché
Les études de marché soumises par le titulaire de la MUE (annexes 21 à 24) ont été menées en 2021-2023, bien après la date pertinente. Par conséquent, elles ne fournissent des informations que sur la connaissance des consommateurs au cours de ces années, et non sur la situation des années antérieures. En tant que telles, elles ne peuvent établir que le demandeur aurait dû avoir connaissance d’un usage antérieur de la marque contestée en Italie.
Le rapport Nextplora lui-même confirme que, avant 2021, les produits « DULUX » étaient éventuellement vendus en Italie via Amazon par l’intermédiaire de vendeurs étrangers indépendants, et non par le biais d’une activité structurée du titulaire de la MUE sur le marché italien. Le rapport indique en outre qu’une gamme dédiée de produits avec une langue italienne
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les étiquettes n’a été lancé qu’en septembre 2021, ce qui renforce la conclusion selon laquelle l’entrée active sur le marché du titulaire de la marque de l’UE est intervenue après la date pertinente. Toute hypothèse contenue dans le rapport concernant la notoriété avant 2021 est spéculative, ne repose pas sur des données recueillies pendant la période pertinente et ne précise pas à quelles années il est fait référence. Il est donc impossible de déterminer si ces hypothèses se rapportent aux années précédant immédiatement 2021 ou si elles remontent à 2017/2018.
De même, l’enquête BVA Doxa ne peut fournir d’indications fiables sur un usage antérieur: les déclarations des répondants selon lesquelles ils auraient pu connaître ou reconnaître la marque «il y a plus de 5 à 6 ans» sont intrinsèquement peu claires et subjectives, en particulier dans le contexte d’une marque mondiale bien connue.
Par conséquent, ces études de marché ne démontrent pas que la marque «DULUX» avait une présence commerciale effective en Italie avant la date pertinente, ni que le demandeur aurait dû raisonnablement avoir connaissance d’un tel usage.
Rapports Google Analytics 360
Enfin, les extraits de Google Analytics 360 soumis pour la période du 01/01/2015 au 01/07/2021 montrent le trafic des sites web «DULUX» spécifiques à différents pays (Royaume-Uni, Irlande, France, République tchèque, Hongrie, Pologne, Afrique du Sud, Arabie saoudite et Suisse). Plutôt que de démontrer un usage en Italie, ces rapports suggèrent à nouveau qu’avant 2021, le titulaire de la marque de l’UE n’était pas actif sur le marché italien pour la marque «DULUX». Bien que les utilisateurs situés en Italie ne puissent être empêchés d’accéder à des sites web en langue étrangère destinés à d’autres pays, et aient même pu acheter des produits par leur intermédiaire, un tel accès fortuit ne démontre pas que le titulaire de la marque de l’UE ait fait un quelconque effort actif pour être présent sur le marché italien. Il ne démontre pas non plus un niveau d’activité commerciale qui justifierait que le demandeur ait eu connaissance d’une telle présence.
Évaluation globale
L’évaluation globale des preuves suggère une présence mondiale de la marque «DULUX» sur certains marchés européens et internationaux, mais seulement une disponibilité sporadique des produits «DULUX» en Italie avant 2021, plutôt qu’un usage véritable, organisé et continu. Les observations du titulaire de la marque de l’UE indiquent que les consommateurs italiens ont pu rencontrer la marque par le biais d’achats transfrontaliers, de publicité internationale ou de plateformes en ligne mondiales. Bien que de tels effets de débordement puissent refléter la visibilité internationale plus large de la marque, ils ne constituent pas une preuve d’un usage actif, substantiel, ciblé et continu en Italie. Ils ne démontrent pas non plus un niveau d’engagement sur le marché qui aurait obligé le demandeur à agir ou qui justifierait que le demandeur ait été raisonnablement conscient d’un tel usage.
En particulier, la preuve que les consommateurs italiens auraient pu potentiellement acheter des produits «DULUX» en ligne auprès de vendeurs étrangers sur la plateforme Amazon ne constitue pas une réelle pénétration du marché en Italie. Comme le suggèrent les preuves, avant 2021, ces ventes en ligne étaient généralement effectuées par des détaillants indépendants de pays tiers, et non par le titulaire de la marque de l’UE lui-même ou par des distributeurs et revendeurs italiens autorisés. On ne peut attendre du demandeur qu’il surveille ou agisse contre de telles ventes sporadiques et non coordonnées sur des plateformes de commerce électronique mondiales. Pour que la forclusion par tolérance puisse être invoquée, il ne suffit pas que le titulaire de la marque de l’UE démontre que ses produits auraient pu
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avoir été achetés par certains consommateurs italiens. Le titulaire doit démontrer que la marque a bénéficié d’une présence soutenue et active sur le marché italien pendant la période pertinente. Cela exige des preuves d’activités commerciales ciblées en Italie, telles que des campagnes de marketing ou de promotion destinées aux consommateurs italiens, des preuves de ventes réelles et de volumes de ventes en Italie, des preuves de structures de distribution ou de partenariats en Italie, des emballages ou étiquetages de produits destinés au marché italien, l’exploitation de sites web en langue italienne, de comptes de médias sociaux ou d’autres canaux s’adressant aux consommateurs italiens, etc.
Le dossier ne contient aucune preuve de ce type pour la période antérieure à 2021. Au contraire, les éléments indiquent que les activités structurées et orientées vers le marché n’ont commencé qu’en 2021, lorsque le titulaire de la MCUE a lancé des initiatives spécifiques à l’Italie (une page Facebook italienne, un site web italien dédié 'DULUX', et des annonces déclarant explicitement que la marque entrait enfin sur le marché italien). Ces étapes sont cohérentes avec la propre reconnaissance du titulaire de la MCUE selon laquelle 2021 a marqué le début d’une stratégie délibérée d’entrée sur le marché.
En outre, le titulaire de la MCUE fait valoir que, dans les années précédant 2021, il n’a vendu ses produits qu’à des distributeurs, détaillants et grossistes actifs en Italie et qu’il ne pouvait donc pas fournir de preuves de ventes en aval effectuées par des tiers avant 2018, soit il y a plus de sept ans. Cependant, même dans le cadre d’un modèle B2B, on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que le titulaire soumette au moins des preuves de ses propres ventes à des distributeurs ou grossistes en Italie pendant la période pertinente, or aucune preuve de ce type n’a été fournie. De même, le titulaire de la MCUE déclare qu’il n’a mené aucune activité promotionnelle pendant la période antérieure à 2021 parce que ces activités relevaient des distributeurs et des grossistes. Cependant, il n’a fourni aucune documentation démontrant que ces distributeurs ont mené des efforts de publicité, de marketing ou d’autres efforts promotionnels ciblant le marché italien. Aucune preuve n’a été soumise par des distributeurs italiens, aucun matériel de marketing produit par des tiers, et aucune documentation concernant les accords de distribution.
Au-delà de quelques extraits d’Amazon.it suggérant simplement que certains produits auraient pu être mis à disposition à certaines dates antérieures, mais sans aucune preuve à l’appui confirmant une telle disponibilité, il n’y a aucune indication de publicité, de présence marketing ou d’activité commerciale structurée en Italie avant 2021. Cette absence de preuves de ventes et de promotion spécifiques au pays sape davantage l’affirmation selon laquelle la marque a bénéficié d’un niveau de présence sur le marché en Italie dont le demandeur aurait raisonnablement dû avoir connaissance.
En l’absence de preuves suffisantes démontrant un usage réel et public de la MCUE contestée sur le territoire pertinent avant le 06/07/2018 pour l’un quelconque des produits contestés, le titulaire de la MCUE n’a pas établi que le demandeur avait ou aurait dû avoir connaissance d’un tel usage. Les informations soumises sont insuffisantes pour conclure que la marque contestée s’était établie sur le marché à un point tel que la connaissance du demandeur et son acquiescement ultérieur puissent être présumés.
Par souci d’exhaustivité, il est précisé que l’usage/la connaissance de l’usage de la part du demandeur avant la date encore plus ancienne sur laquelle les parties semblent s’accorder, à savoir mars 2017 (cinq ans avant la lettre de mise en demeure à laquelle elles se réfèrent) n’a a fortiori pas été prouvé.
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Il convient de rappeler que l’usage en soi n’est pas suffisant pour prouver avec succès l’acquiescement. Le titulaire de la marque de l’UE doit démontrer qu’il a effectivement fait usage de sa marque sur le territoire pertinent dans une mesure et une étendue suffisantes de sorte qu’il puisse être conclu que le demandeur avait ou devait avoir connaissance de cet usage. Eu égard aux considérations qui précèdent, la division d’annulation estime que les preuves produites en l’espèce ne sont pas suffisantes pour prouver l’usage de la marque de l’UE contestée en Italie dans la mesure nécessaire aux fins de l’article 61 du RMCUE. En conséquence, le titulaire de la marque de l’UE n’a pas démontré que les conditions de l’article 61 du RMCUE sont remplies. Dès lors, les allégations du titulaire de la marque de l’UE quant à l’irrecevabilité de la demande en raison de l’acquiescement du demandeur doivent être rejetées. Les conditions de l’acquiescement n’étant pas remplies, il n’est pas nécessaire d’examiner l’allégation du demandeur selon laquelle la marque de l’UE contestée a été utilisée de mauvaise foi.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMCUE LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants :
Classe 1 : Émaux et apprêts pour peintures. Classe 2 : Émaux et apprêts pour peintures. Classe 3 : Émaux et apprêts pour peintures. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 2 : Peintures, vernis, laques ; durcisseurs, siccatifs, diluants, matières colorantes, tous étant des additifs pour peintures, vernis et laques ; produits de préservation
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antirouille et contre la détérioration du bois; apprêts (sous forme de peintures); lasures; mastics; enduits.
Classe 7: Machines à mélanger pour peintures, laques, vernis et lasures, appareils et pistolets pour la peinture au pistolet.
Classe 16: Outils de décoration pour la peinture, applicateurs de peinture, pinceaux, rouleaux à peindre, éponges pour l’application de peinture, outils pour modifier l’aspect d’un film de peinture humide, pochoirs pour la peinture, palettes, ruban de masquage adhésif, publications imprimées, matériel d’instruction et d’enseignement.
À titre liminaire, conformément à l’article 33, paragraphe 7, EUTMR, la classification de Nice a un caractère purement administratif. Par conséquent, des produits ou des services ne peuvent être considérés comme similaires ou dissimilaires les uns aux autres au seul motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Il convient de préciser en outre que la marque italienne antérieure a été initialement déposée en 1938 pour les émaux et les apprêts pour peintures, avant l’introduction de la classification de Nice. Elle a été par la suite classée d’office dans les classes 1, 2 et 3, avec des libellés identiques dans chaque classe.
Le titulaire de l’EUTM mentionne que les produits du demandeur ne ciblent que les utilisateurs professionnels, ce qui semble impliquer qu’il n’y a pas de chevauchement du public pertinent, ce qui exclurait un risque de confusion. Toutefois, ces arguments sont sans pertinence car la tâche de la division d’annulation est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, point 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque la preuve d’usage de la marque antérieure n’a pas été demandée par le titulaire de l’EUTM. Par conséquent, la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des produits de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des services de la marque contestée tels qu’enregistrés et contre lesquels la demande en nullité a été dirigée.
Produits contestés de la classe 2
Les peintures, vernis, laques contestés; produits de préservation contre la rouille et contre la détérioration du bois; apprêts (sous forme de peintures); lasures sont au moins similaires aux émaux et apprêts pour peintures du demandeur de la classe 2, car il s’agit de substances appliquées sur une surface pour la protection ou la décoration, et elles ciblent généralement les mêmes consommateurs, peuvent être trouvées dans les mêmes points de vente et coïncident quant aux fabricants habituels.
Les durcisseurs, siccatifs, diluants, matières colorantes contestés, tous étant des additifs pour peintures, vernis et laques, sont des additifs et des agents utilisés pour modifier la composition, la structure ou accélérer le durcissement ou d’autres propriétés des peintures, vernis et laques. Contrairement aux matières premières utilisées au stade de la fabrication, ces additifs sont généralement achetés par les mêmes utilisateurs finaux qui achètent des produits de revêtement finis, et sont destinés à être mélangés directement avec des émaux et des peintures similaires au point d’utilisation pour obtenir les propriétés finales souhaitées. À ce titre, ils sont nécessaires et complémentaires à l’utilisation des émaux du demandeur (qui sont des peintures à surface dure conçues pour sécher en une couche lisse et dure). Ces produits sont couramment fabriqués par les mêmes entreprises, sont destinés au
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même public pertinent et circulent par les mêmes canaux de distribution. Les consommateurs s’attendent à trouver ces additifs vendus aux côtés des peintures et des émaux dans les mêmes magasins et rayons. Par conséquent, ils sont similaires.
L’enduit contesté désigne un adhésif ou un produit de remplissage qui est appliqué à l’état ramolli et durcit en séchant. Ces produits contestés et les produits du demandeur sont différents par leur nature, leurs finalités et leur mode d’utilisation. Ils ne sont pas en concurrence et ne sont pas non plus complémentaires. Le fait qu’ils puissent tous être utilisés dans le domaine du bâtiment et de la construction ne suffit pas à établir des liens suffisants entre ces produits pour conclure à une similitude. En l’absence d’arguments ou de preuves convaincants de la part du demandeur, il ne peut être établi que ces produits partagent habituellement les mêmes producteurs et canaux de distribution. En principe, leur nature différente indique plutôt que leur production requiert des techniques et des matériaux différents, ce qui milite contre des producteurs communs. Il est même douteux que les produits en cause puissent cibler le même public, tel que les mêmes professionnels du bâtiment, car le secteur de la construction est généralement segmenté en corps de métiers spécialisés. Même si les produits concernés peuvent être conçus pour cibler le même public, ce facteur à lui seul ne suffit pas à établir un degré de similitude pertinent au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. En effet, le secteur des matériaux de construction n’est pas homogène et même si certains produits peuvent être vendus dans les mêmes grands magasins, ils sont présentés dans des sections et des rayons différents. En outre, même si certaines grandes entreprises chimiques peuvent être impliquées dans la production de divers types de produits utilisés dans le bâtiment et la construction, une telle pratique possible est, de l’avis de la division d’annulation, réservée uniquement aux entreprises économiquement prospères qui étendent leur portefeuille à une variété de produits. Le demandeur n’a toutefois pas prouvé qu’il s’agissait de la réalité du marché établie en l’espèce. Par conséquent, il doit être conclu que l’enduit contesté est dissimilaire aux produits du demandeur.
Le mastic contesté peut désigner soit une résine naturelle brute (utilisée dans la fabrication de vernis, d’adhésifs ou de revêtements), soit un matériau de remplissage ou d’étanchéité prêt à l’emploi appliqué sur des surfaces d’une manière similaire à l’enduit. Même en tenant compte de cette interprétation plus large, le mastic contesté ne partage pas de points communs pertinents avec les produits du demandeur.
Malgré le fait que le mastic contesté puisse être utilisé comme composant dans la fabrication de certains revêtements, dans ce cas, le mastic est néanmoins une matière première destinée aux fabricants, tandis que les émaux et les apprêts de peinture du demandeur sont des produits de revêtement finis destinés à une application directe par les consommateurs ou les professionnels dans le cadre de la décoration ou du traitement protecteur. Le simple fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre ne suffit pas en soi à démontrer que les produits sont similaires, car leur nature, leur finalité, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont distincts (13/04/2011, T-98/09, T Tumesa Tubos del Mediterráneo S.A., EU:T:2011:167, points 49 à 51). Selon la jurisprudence, les matières premières soumises à un processus de transformation sont essentiellement différentes des produits finis qui incorporent ou sont recouverts par ces matières premières, en termes de nature, d’objectif et de finalité (03/05/2012, T-270/10, Karra, EU:T:2012:212, point 53). En outre, ils ne sont pas complémentaires au motif que l’un est fabriqué avec l’autre, et la matière première est en général destinée à un usage industriel plutôt qu’à un achat direct par le consommateur final. Ils ont des natures et des finalités différentes, et ils ne sont pas en concurrence.
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Dans la mesure où le mastic contesté désigne un enduit de remplissage ou un composé d’étanchéité fini, son lien avec les produits du demandeur est aligné sur celui du mastic. Comme expliqué ci-dessus, ces produits diffèrent par leur nature, leur destination et leur mode d’utilisation des peintures et des revêtements: les mastics de remplissage sont appliqués pour combler les lacunes ou créer des surfaces lisses avant la peinture, tandis que les produits du demandeur fournissent des finitions décoratives ou protectrices. Ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Même si ces produits peuvent être utilisés dans le domaine plus large du bâtiment et de la construction, cela n’est pas suffisant pour établir une similitude. Ils ne partagent normalement pas les mêmes producteurs ou canaux de distribution, et la simple présence de ces produits dans les mêmes grands magasins de bricolage ne suffit pas pour constater une similitude.
Par conséquent, le mastic contesté est dissemblable des produits du demandeur.
Produits contestés de la classe 7
Les machines à mélanger contestées pour peintures, laques, vernis et teintures, les appareils et pistolets pour la peinture au pistolet partagent des points de contact avec les émaux du demandeur de la classe 2. Bien qu’ils soient de nature différente, ils sont généralement distribués par les mêmes canaux commerciaux, sont vendus dans les mêmes points de vente et sont destinés au même public pertinent. Les produits en comparaison sont complémentaires et le consommateur moyen qui effectue des améliorations domiciliaires ou des travaux de construction ainsi que les professionnels tels que les peintres peuvent croire que les mêmes entreprises et points de vente spécialisés proposent divers types de peintures et de produits complémentaires connexes. Par conséquent, les produits en comparaison sont similaires dans une faible mesure.
Produits contestés de la classe 16
Les outils de décoration contestés pour la peinture, les applicateurs de peinture, les pinceaux, les rouleaux à peinture, les éponges pour l’application de peinture, les outils pour modifier l’apparence d’un film de peinture humide, les pochoirs pour la peinture, les palettes sont des outils et accessoires de peinture et de décoration. Ces produits et les émaux du demandeur de la classe 2 (qui désignent, entre autres, une peinture dure et brillante utilisée notamment pour peindre le métal et le bois) ciblent le même public, y compris le grand public engagé dans la peinture amateur et la décoration intérieure, et les peintres professionnels, et ils sont couramment proposés dans les mêmes magasins spécialisés. Bien que leur nature et leur mode d’utilisation diffèrent, ils sont complémentaires en ce sens que les outils sont spécifiquement utilisés pour appliquer ou travailler avec les émaux du demandeur. Par conséquent, les produits en comparaison sont similaires dans une faible mesure.
Le ruban de masquage adhésif contesté et les émaux et apprêts de peinture du demandeur de la classe 2 ciblent le même public, y compris le grand public et les professionnels. Ces produits se trouvent également couramment dans les mêmes magasins spécialisés pour les fournitures de peinture et de décoration. Bien que leur nature et leur mode d’utilisation diffèrent, ils sont complémentaires, car le ruban de masquage est spécifiquement utilisé lors de l’application d’apprêts de peinture ou d’émail pour assurer des bords nets et protéger les zones qui ne doivent pas être peintes. Par conséquent, les produits en comparaison sont similaires dans une faible mesure.
Toutefois, les autres produits contestés de cette classe, à savoir les publications imprimées, les matériels d’instruction et d’enseignement, sont fondamentalement différents des émaux et apprêts de peinture du demandeur. Leur nature, leur destination et leur mode d’utilisation diffèrent de ceux des produits du demandeur. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence et ils ne circulent pas par les mêmes
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canaux de commercialisation. Même si le même public pertinent pourrait consulter de tels matériels, ce chevauchement occasionnel est insuffisant pour établir un quelconque degré de similitude. Pour ces motifs, les publications imprimées contestées, les matériels d’instruction et d’enseignement sont dissemblables des produits du demandeur.
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b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés similaires (à des degrés divers) visent le grand public, y compris les amateurs de bricolage, et les professionnels des secteurs de la peinture, de la décoration et de la rénovation domiciliaire. Le degré d’attention du public peut varier de moyen (par exemple, pour les peintures et teintures de base) à supérieur à la moyenne (par exemple, pour les peintures et revêtements destinés à des projets de construction pouvant avoir un impact technique ou esthétique à long terme, ou pour certaines machines à peindre plus spécialisées), en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
DULOX DULUX
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Italie.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Contrairement aux affirmations du titulaire de la marque de l’UE, les marques en comparaison sont des mots fantaisistes sans signification claire pour la grande majorité du public italien pertinent. En particulier, la division d’annulation estime que la grande majorité du public italien pertinent ne percevrait pas de référence au «luxe» dans la marque contestée. Le titulaire de la marque de l’UE n’a pas soumis de preuve convaincante étayant la probabilité d’une telle perception. En outre, le consommateur moyen perçoit normalement une marque dans son ensemble et ne se livre pas à une analyse de ses différents détails. En conséquence, une dissection artificielle des éléments d’une marque verbale doit être évitée lors de la comparaison des signes. Il est à noter qu’il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des produits ou services pertinents sont susceptibles d’être induits en erreur (20/07/2017, T-521/15, D (fig.) / D (fig.) et al., EU:T:2017:536, point 69). Par conséquent, les termes «DULOX» et «DULUX» qui composent les marques en comparaison sont distinctifs à un degré normal.
Décision en matière de nullité nº C 60 843 Page 27 sur 29
Sur le plan conceptuel, une comparaison n’est pas possible et l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes. Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la séquence de lettres « DUL*X », présente à l’identique dans les deux marques. Les signes diffèrent par les avant-dernières lettres des marques, le « O » dans la marque antérieure et le « U » dans le signe contesté. Il convient de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure élevée. Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « DUL*X », présent à l’identique dans les deux signes. Les deux signes ont deux syllabes et le même rythme phonétique. La seule différence réside dans le son vocalique de la deuxième syllabe (« O » contre « U »). En conséquence, les marques sont phonétiquement similaires dans une mesure élevée.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon la requérante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par la requérante pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après, sous « Appréciation globale »).
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22).
Décision en annulation nº C 60 843 Page 28 sur 29
Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs ayant un niveau d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54). En l’espèce, les produits en cause sont en partie similaires (à des degrés divers) et en partie dissemblables. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal pour les produits pertinents, ce qui lui confère une portée de protection normale. Le degré d’attention du public pertinent varierait de moyen à supérieur à la moyenne. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé en raison des lettres et des sons coïncidents décrits ci-dessus. Les marques ne seront associées à aucune signification par la grande majorité du public pertinent et il n’existe donc aucun concept qui pourrait rendre les signes plus distinctifs et, ainsi, diminuer le risque de confusion entre eux qui découle de leurs similitudes visuelles et phonétiques. Considérant que les consommateurs moyens n’ont que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doivent se fier à leur souvenir imparfait de celles-ci, la division d’annulation estime que les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes sont suffisantes pour entraîner un risque de confusion entre les marques au moins de la part de la grande majorité du public sur le territoire pertinent, même si celui-ci fait preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne pour certains produits.
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation constate qu’il existe un risque de confusion au moins de la part de la grande majorité du public et, par conséquent, la demande est partiellement bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque italienne du demandeur nº 846 964 (correspondant au dernier nº 36 2018 000 038 204).
Conformément à ce qui précède, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits jugés au moins similaires (à des degrés divers) aux produits de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés sont dissemblables. La similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut aboutir.
Étant donné que la demande en annulation est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque antérieure en raison de son usage intensif et de sa renommée, tel que revendiqué par le demandeur, même pour des produits identiques et similaires. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
Décision en matière de nullité nº C 60 843 Page 29 sur 29
De même, il n’y a pas lieu d’apprécier le caractère distinctif accru allégué de la marque antérieure pour des produits dissemblables, étant donné que la similarité des produits et services est une condition sine qua non de l’existence d’un risque de confusion. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif accru.
DÉPENS Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure de nullité supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’annulation statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que la demande en nullité n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’annulation Catherine MEDINA Boyana NAYDENOVA Andrea VALISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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