CANCELLATION DIVISION
DÉCISION D’ANNULATION n° C 72 153 (NULLITÉ)
HS Confecções de Artigos Esportivos Ltda, Rua Dona Margarida 217, Navegantes, 90240-611 Porto Alegre, Brésil (requérante), représentée par Merx Patentes y Marcas, S.L.P., Calle Pinar, 5, 28006 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Timo Pironetti, Metsäkaari 3, 05460 Hyvinkää, Finlande (titulaire de la marque de l’UE). Le 18/12/2025, la division d’annulation rend la décision suivante
DÉCISION
1. La demande en déclaration de nullité est accueillie.

2. La marque de l’Union européenne n° 18 793 255 est déclarée nulle dans son intégralité.

3. Le titulaire de la marque de l’UE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.

MOTIFS
Le 27/05/2025, la requérante a déposé une demande en déclaration de nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne n° 18 793 255 «Brasil Sul» (marque verbale) (la marque de l’UE), déposée le 09/11/2022 et enregistrée le 22/02/2023. La demande vise tous les produits couverts par la marque de l’UE, à savoir:

Classe 25: Vêtements. La requérante a invoqué le motif de mauvaise foi au titre de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Elle a également invoqué le motif de l’article 60, paragraphe 1, sous b), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.

RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES Les arguments de la requérante
La requérante fait valoir que la marque de l’UE a été déposée de mauvaise foi et qu’elle constitue également un dépôt non autorisé de la marque de l’UE par un agent. La requérante soutient que le titulaire de la marque de l’UE était son distributeur en Finlande. Le titulaire de la marque de l’UE utilise le signe «BRASILSUL» depuis 1983 et a dûment enregistré une marque brésilienne

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marque nº 828 903 417 pour le signe figuratif en 2006. Depuis 2011, la requérante affirme avoir exporté des produits en vertu d’un accord de licence avec GOON Comércio de Artigos de Vestuário Ltda (ci-après «GOON»), qui était son intermédiaire exclusif chargé de la gestion des ventes internationales. À partir de 2015 environ, le titulaire de la MUE, par l’intermédiaire de sa société T&T Trading Oy (ci-après «T&T Trading»), est devenu le principal distributeur des produits «BRASILSUL» en Finlande. La relation était commerciale, continue et substantielle. Elle impliquait des commandes répétées de vêtements de marque «BRASILSUL» et elle soumet des factures commerciales, des listes de colisage et des documents d’expédition à l’appui de cet argument. Elle affirme que la valeur totale de ces expéditions atteste de la pertinence économique de cette relation. La requérante fait également valoir qu’elle a aidé le titulaire de la MUE à promouvoir les produits et lui a fourni des logos, des créations virtuelles, des informations sur les produits et du matériel de marque qui ont été fournis directement au titulaire de la MUE et à ses associés. Ces matériaux ont été utilisés par Gazoz.fi, le point de vente au détail et le site web du titulaire de la MUE, pour promouvoir «BRASILSUL» dans le cadre de son offre régulière. La requérante affirme que cela démontre un lien fiduciaire entre les parties fondé sur la confiance mutuelle et des intérêts commerciaux partagés.

La requérante affirme qu’en 2024, le titulaire de la MUE, sans en informer la requérante, a déposé la MUE contestée. Lorsque la requérante a interpellé le titulaire de la MUE à ce sujet, le titulaire de la MUE n’a pas revendiqué de droits antérieurs ni déclaré avoir agi de bonne foi. La requérante déclare que le titulaire de la MUE a proposé de transférer la marque pour 850 EUR à la requérante et a initialement communiqué ses coordonnées bancaires et exprimé sa volonté de coopérer. Cependant, il a par la suite cessé toute communication avec la requérante et a refusé de procéder au transfert. La requérante déclare que dans des courriels ultérieurs, le titulaire de la MUE déclare que la marque lui avait été donnée et qu’il l’utilisait désormais à ses propres fins de marque.

La requérante soumet des courriels pour montrer la communication directe et la coopération entre les parties avant le dépôt de la MUE. La requérante affirme que les preuves qu’elle a soumises démontrent non seulement l’existence de relations commerciales mais aussi la connaissance par le titulaire de la MUE des droits de marque antérieurs de la requérante. Par conséquent, elle insiste sur le fait que les parties étaient en contact concernant la commercialisation de produits sous la marque antérieure et elle prouve que le titulaire de la MUE a déposé la MUE de mauvaise foi en son propre nom. Elle fournit des preuves pour montrer la relation entre le titulaire de la MUE et l’entité T&T Trading. Le titulaire de la MUE et sa société ainsi que d’autres personnes au sein de la société étaient personnellement et professionnellement liés à la requérante par l’intermédiaire de laquelle les marques antérieures étaient utilisées et promues. Elle affirme que les preuves montrent que la MUE n’a pas été déposée de bonne foi, mais qu’elle a plutôt été déposée en pleine connaissance de l’usage antérieur et de la propriété des signes antérieurs par la requérante et ses filiales.

En ce qui concerne spécifiquement le motif de mauvaise foi, la requérante fait valoir que le titulaire de la MUE avait une connaissance effective de l’usage et de la propriété de la marque par la requérante, car il a participé à l’importation et à la revente des produits «BRASILSUL» de la requérante, et que, par conséquent, ce point est indiscutable. La requérante déclare également

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que le titulaire de la MUE savait que la MUE était pratiquement identique à la marque antérieure du requérant en raison de leur relation. Le dépôt de la MUE n’était pas fondé sur l’utilisation ou le développement indépendant d’une marque par le titulaire de la MUE ou en dehors du champ d’application de l’accord avec le requérant. Toutes ses activités commerciales ont été menées explicitement et implicitement sous l’autorisation du requérant. Le requérant fait valoir que le titulaire de la MUE a également demandé 850 EUR en échange du transfert de la marque, ce qui révèle que le dépôt n’a pas été effectué pour protéger des intérêts légitimes mais pour en tirer un avantage monétaire. Un tel comportement contredit le principe de bonne foi et constitue un abus direct du système d’enregistrement.

Le requérant fait également valoir sa relation commerciale avec le titulaire de la MUE et soutient que, selon la jurisprudence, les actions du titulaire de la MUE pourraient être considérées comme une violation des pratiques commerciales et d’affaires honnêtes. Le titulaire de la MUE était conscient de l’existence et de l’utilisation de la marque identique du requérant dans le commerce, laquelle avait acquis une reconnaissance et une valeur avant le dépôt de la MUE. Cette connaissance découlait de la relation commerciale et était concrète et non abstraite ou indirecte, et il avait une exposition directe aux marques antérieures, à leur utilisation sur le marché et à leur signification commerciale. Par conséquent, le fait que le titulaire de la MUE ait déposé la MUE en son propre nom et sans le consentement ou l’implication du requérant, qui avait adopté et utilisé la marque avant lui, ne peut être considéré comme un acte innocent ou indépendant. Le requérant estime qu’un tel comportement révèle une tentative délibérée d’usurper la position commerciale et la propriété intellectuelle du requérant. Il soutient que ces actions constituent une violation manifeste du principe de bonne foi ainsi que des pratiques commerciales et d’affaires honnêtes telles qu’interprétées par la jurisprudence. Par conséquent, la MUE doit être considérée comme ayant été déposée de mauvaise foi et elle doit être entièrement annulée.

Le titulaire de la MUE avance également d’autres arguments concernant le motif de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE. Il soutient qu’il existait une relation d’agent et de représentant entre les parties. Le titulaire de la MUE était responsable de l’importation des produits 'BRASILSUL’ du titulaire de la MUE et a géré les ventes et la distribution en Finlande pendant près d’une décennie. Le titulaire de la MUE a envoyé
et a utilisé les supports promotionnels, les logos et les données de produits du requérant
et a maintenu une communication régulière avec le requérant concernant les expéditions
et les livraisons. Le titulaire de la MUE était conscient de la propriété de la marque antérieure par le requérant et l’a explicitement reconnu lors des négociations concernant le transfert proposé de la marque. Le registre du commerce montre le rôle et l’activité commerciale du titulaire de la MUE au sein de la société T&T Trading. Le titulaire de la MUE a déposé la MUE en son propre nom et non au nom du requérant et sans aucune justification pour ce faire. Il affirme que la MUE concerne le signe exactement identique et des produits identiques, à savoir des vêtements de sport et de fitness
et qu’il existe un chevauchement complet de l’origine commerciale et de l’utilisation de la marque. Le requérant cite la jurisprudence pour soutenir qu’un signe strictement identique n’est pas nécessaire
et qu’un degré élevé de similitude est suffisant, à condition que l’objectif soit l’appropriation illicite de la marque antérieure. Il soutient que dans le cas présent, l’identité est claire et incontestée. Par conséquent, il affirme que les conditions de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE sont remplies et que la MUE doit également être annulée sur ce motif. Pour conclure, le requérant insiste sur le fait que la MUE doit être déclarée nulle
et que les dépens devraient être supportés par le titulaire de la MUE.

À l’appui de ses observations, le requérant a soumis les preuves suivantes :

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ANNEXE 1 Déclaration de HS Confecções de Artigos Esportivos Ltda.

ANNEXE 2 Certificat d’enregistrement de la marque brésilienne
nº 82 8903 417 .

ANNEXE 3 Facture FI171221 – Vente de vêtements « BrasilSul » à T&T Trading.

ANNEXE 4 Liste de colisage FI171221 – Détails d’expédition à T&T Trading.

ANNEXE 5 HAWB (Lettre de transport aérien) – Expédition de GOON à T&T Trading.

ANNEXE 6 Courriel : Commande FI171221 prête – Coordination de l’expédition.

ANNEXE 7 Courriel : Coordination de l’expédition – Avril 2023.

ANNEXE 8 Courriel : Maquette pour la page virtuelle « BRASILSUL x Gazoz ».

ANNEXE 9 Fil de courriels : Négociations concernant le transfert de la marque « BRASILSUL ».

ANNEXE 10 Portail européen e-Justice – Informations sur la société T&T Trading Oy.

ANNEXE 11 Facture commerciale FI220223.

ANNEXE 12 Échange de courriels – Informations sur les produits « BrasilSul » pour Gazoz.fi.

ANNEXE 13 Courriel pour la facture FI220223 – Expédition antérieure de livraisons de vêtements « BrasilSul ».

ANNEXE 14 LETTRE DE TRANSPORT AÉRIEN 006565 De Goon Comercio à T&T Trading.

L’argumentation du titulaire de la MUE Le titulaire de la MUE n’a pas présenté d’observations en réponse à la demande en nullité, dans le délai imparti ou à aucun moment, bien qu’il y ait été invité par l’Office. MOTIFS ABSOLUS DE NULLITÉ – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RÈGLEMENT SUR LA MUE
Principes généraux
L’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la MUE dispose qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsque le demandeur était de mauvaise foi lorsqu’il a déposé la demande d’enregistrement de la marque.

Il n’existe pas de définition juridique précise de la notion de « mauvaise foi », laquelle est susceptible de diverses interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions en elles-mêmes ne sont pas soumises à des conséquences juridiques. Pour qu’il y ait constatation de mauvaise foi, il doit y avoir, premièrement, une action du titulaire de la MUE qui reflète clairement une intention malhonnête et, deuxièmement, une norme objective à l’aune de laquelle une telle action peut être mesurée et qualifiée par la suite de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes acceptés de comportement éthique ou des pratiques commerciales et d’affaires honnêtes, ce qui peut être identifié en évaluant les faits objectifs de chaque cas par rapport aux normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, point 60).

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La question de savoir si le titulaire d’une marque de l’Union européenne a agi de mauvaise foi lors du dépôt d’une demande de marque doit faire l’objet d’une appréciation globale, prenant en considération tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, point 37).

La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité ; la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire.

Une situation susceptible de donner lieu à la mauvaise foi est celle où une entité commerciale a obtenu un certain degré de protection juridique en vertu de l’usage d’un signe sur le marché, qu’un concurrent enregistre par la suite avec l’intention de concurrencer déloyalement l’utilisateur initial du signe.

Dans de tels cas, la Cour de justice de l’Union européenne (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, points 48, 53) a précisé que les facteurs suivants, en particulier, devaient être pris en considération :

(a) le fait que le titulaire de la marque de l’Union européenne sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire susceptible d’être confondu avec la marque de l’Union européenne contestée ;

(b) l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ;

(c) le degré de protection juridique dont bénéficient le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé ; et
(d) la question de savoir si le titulaire de la marque de l’Union européenne, en déposant la marque de l’Union européenne contestée, poursuivait un objectif légitime.

Les éléments susmentionnés ne sont que des exemples tirés d’un certain nombre de facteurs qui peuvent être pris en considération afin de déterminer si le demandeur a agi ou non de mauvaise foi lors du dépôt de la demande ; d’autres facteurs peuvent également être pris en compte (14/02/2012, T-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77, points 20-21 ; 21/03/2012, T-227/09, FS, EU:T:2012:138, point 36).

La mauvaise foi pourrait être applicable lorsque les parties impliquées ont ou ont eu une quelconque relation, telle que des relations (pré-/post-) contractuelles, donnant lieu à des obligations mutuelles et à un devoir de loyauté à l’égard des intérêts légitimes et des attentes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER / CLAIRE FISHER, point 24).

Appréciation de la mauvaise foi
Les arguments du demandeur ont été exposés en détail ci-dessus. Toutefois, pour résumer, il fait valoir que les parties ont entretenu une relation commerciale pendant de nombreuses années et que le demandeur était le distributeur des produits du titulaire de la marque de l’Union européenne sous le signe « BRASILSUL » en Finlande. Il fait valoir en outre que le titulaire de la marque de l’Union européenne était au courant de l’existence et de l’usage de la marque antérieure identique pour des produits identiques et a néanmoins déposé la marque de l’Union européenne en son propre nom, puis a ensuite tenté de la vendre au demandeur lorsqu’il a été interrogé sur la marque, bien qu’il ne l’ait jamais vendue.

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Le titulaire de la MUE n’a pas présenté d’observations ni avancé de raisons commerciales légitimes pour le dépôt de la MUE ou d’explications sur la manière dont il a conçu le signe.

Le demandeur en nullité a soumis une copie du certificat d’enregistrement de la
marque brésilienne antérieure n° 82 8903 417, déposée en 2006.

Le demandeur a soumis à l’annexe 1 une déclaration dans laquelle il indique qu’à partir de 2011, il a entamé un partenariat et une licence de marque avec GOON, qui a ensuite géré l’exportation de produits sous la marque «BrasilSul». Il indique également que le titulaire de la MUE est le propriétaire de la société T&T Trading en Finlande. Depuis 2015, le titulaire de la MUE entretenait une relation commerciale avec GOON pour l’importation et la vente de produits de la marque «BrasilSul», qu’il vendait principalement sur son site web www.gazoz.fi. En janvier 2024, il indique que cette relation commerciale a été résiliée à l’amiable par GOON via un message WhatsApp, en raison de faibles volumes d’achat ainsi que de difficultés à négocier les prix. Il soutient qu’à aucun moment GOON ou le demandeur n’ont autorisé l’enregistrement de leur marque par le titulaire de la MUE en raison de la relation commerciale. Il déclare en outre qu’en août 2024, il a envoyé un courriel au titulaire de la MUE lorsque le demandeur a découvert que la MUE avait été enregistrée, expliquant que le demandeur était propriétaire de la marque et n’avait pas autorisé le dépôt de la MUE et qu’il avait besoin que la MUE soit au nom du demandeur. Le titulaire de la MUE a répondu qu’il transférerait la marque au demandeur pour le prix de 850 EUR. Il y a eu des courriels de suivi demandant le transfert, mais le titulaire de la MUE n’a jamais répondu. Le 10/01/2025, lorsqu’il a été interrogé à nouveau sur le retour de la marque au demandeur et la confirmation du transfert, le titulaire de la MUE a déclaré qu’il ne transférerait pas la marque car elle lui avait été donnée et il la voulait car il avait déjà commencé la production et la commercialisation de la marque qui lui appartenait.

Le demandeur a soumis des preuves à l’appui des arguments ci-dessus dans la déclaration. À l’annexe 3, il a soumis une facture commerciale datée de février 2022, antérieure au dépôt de la MUE, montrant que l’exportateur était GOON et qu’il s’agissait de la vente de vêtements de sport à la société T&T Trading en tant qu’importateur en Finlande, qui est la société dans laquelle le titulaire de la MUE est un représentant autorisé, conformément aux détails pertinents de la société soumis pour la société susmentionnée à l’annexe 10. Il a également soumis une liste de colisage à l’annexe 4 qui énumère les différents vêtements de sport inclus dans l’envoi. Bien que la division d’annulation note que ni la facture ni la liste de colisage ne mentionnent la marque antérieure «BrasilSul» et que le demandeur n’a soumis aucun accord pour montrer sa collaboration avec GOON. Cependant, à l’annexe 6, il y a une chaîne de courriels entre le demandeur et le titulaire de la MUE lui-même qui fait référence à la commande FI171221, le premier étant daté du 15/02/2022 et confirmant que les marchandises passeraient la douane le lendemain. Ce numéro de commande correspond à la facture commerciale datée du 11/02/2022. Dans

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L’annexe 14 contient un projet de lettre de transport aérien (AIR Waybill) pour cette commande. Il est noté que dans les courriels, l’adresse électronique du demandeur se termine par '@brasilsul.net et qu’elle comporte un logo en bas qui est similaire au dessin de la marque antérieure :

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Le deuxième courriel de la chaîne est daté du 14/02/2022 et provient du titulaire de la MUE au demandeur, confirmant qu’il paierait les marchandises, puis il y a d’autres courriels clarifiant les détails de la vente. Cela montre que même si le nom de GOON figure sur la facture, le titulaire de la MUE traitait avec le demandeur et que le nom 'brasilsul’ apparaissait dans l’adresse électronique au bas de chaque courriel et que le demandeur a vendu des marchandises, via GOON, au titulaire de la MUE avant la date de dépôt de la MUE. L’annexe 8 contient une autre chaîne de courriels. L’un d’eux est daté du 18/02/2020, avant la date de dépôt de la MUE, et est envoyé par le demandeur au titulaire de la MUE et à sa société Gazoz, comme mentionné dans la déclaration. Le titre du courriel est 'NEW VIRTUAL ART BRASILSUL X GAZOZ'. Dans le courriel, il est indiqué qu’il joint 4 œuvres d’art pour la page virtuelle qu’ils pourraient choisir ou utiliser toutes.

L’annexe 11 contient une autre facture commerciale datée du 09/02/2011, antérieure au dépôt de la MUE, avec le numéro de facture FI220223, indiquant l’exportateur comme GOON et l’importateur comme T&T Trading et montrant d’autres ventes de vêtements de sport. L’annexe 12 contient une chaîne de courriels. Le premier courriel est daté du 25/01/2022 et a été envoyé par le titulaire de la MUE au demandeur avec Gazoz en copie et avec le titre 'Brasil sul informations for Gazoz.fi new websites'. Il indique ce qui suit : « Hello Renata and Paola, We making new website, it is coming werry werry nice. Please it is bossible to send us all details all fabrics what you using in Brasil sul productions. I remember Paola send me many many years a go brochure where is all details of Brasil sul products, please if you can send it to me? Or maybe you have new ones, becouse this it was old. Or all fabric details and others details for Brasil Sul products. We let you know when new site it is open. Thanks Timo P Gazoz.fi ». Cela montre qu’en 2022, avant la date de dépôt de la MUE, le titulaire de la MUE a reconnu avoir vu « il y a de très nombreuses années » une brochure avec tous les détails des produits 'BrasilSul’ et a demandé des détails sur les tissus de ces produits. La réponse à ce courriel dans la chaîne est datée du 26/01/2022 et provient du demandeur qui a demandé s’il avait besoin des informations ou d’œuvres d’art à utiliser sur le site web. En réponse, le titulaire de la MUE a envoyé un autre courriel le 26/01/2022 indiquant « Hello Renata i need informations all Brasil sul fabrics how to fit, desing etc.. like tecnical details. This is for products descriptions ».

L’annexe 13 contient une autre chaîne de courriels, datée de 2019, entre le demandeur et le titulaire de la MUE concernant le numéro de facture 150219.

Compte tenu de ce qui précède, il peut être constaté que le demandeur détient un enregistrement de marque brésilienne pour le signe figuratif 'BrasilSul'. Il a en outre été démontré que depuis au moins 2019, il y a eu des contacts par courriel entre les parties concernant la vente de vêtements de sport et la fourniture de matériel publicitaire

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pour promouvoir la vente de produits 'BrasilSul'. Dès lors, il est clair qu’il existait une certaine relation commerciale entre les parties et que le titulaire de la marque de l’UE avait connaissance de l’existence et de l’usage de la marque antérieure.

La marque antérieure est le signe figuratif : et il y est fait référence dans les courriels comme 'BrasilSul’ ou avec un espace entre les éléments comme 'Brasil Sul'. La marque de l’UE contestée est la marque verbale 'Brasil Sul'. La division d’annulation constate que dans le signe antérieur, l’élément figuratif est clairement dominant visuellement car il est beaucoup plus grand que l’autre élément. Cependant, cet élément sera très probablement identifié comme la lettre 'B’ en raison de l’inclusion du terme 'BrasilSul’ dans le signe, car il est courant dans le commerce d’utiliser un terme avec son abréviation. En tout état de cause, même s’il devait être considéré comme purement figuratif, le consommateur se référera généralement au signe par l’élément verbal, en l’occurrence 'BrasilSul'. Même lorsqu’il est considéré comme la lettre 'b', le consommateur, habitué à voir de telles abréviations, se référera très probablement au signe comme 'BrasilSul’ sans prononcer le 'b'. En tout état de cause, on ne peut nier que les deux signes coïncident dans les lettres 'BrasilSul’ et même dans la capitalisation des lettres 'B’ et 'S'. La différence étant que dans le signe contesté, il y a un espace entre les mots 'Brasil Sul’ alors que dans le signe antérieur, il s’agit d’un seul élément. Cependant, l’utilisation de la capitalisation montre qu’il y a deux éléments dans le signe antérieur, même s’il n’y a pas d’espace entre eux. Par conséquent, les signes sont similaires. En outre, la marque antérieure est enregistrée pour des produits de la classe 25 et les preuves montrent qu’elle a été utilisée au moins pour des vêtements de sport. La marque de l’UE contestée est enregistrée pour des vêtements de la classe 25. Les produits contestés, en tant que catégorie plus large, contiennent les produits antérieurs et sont donc identiques. Dès lors, la marque de l’UE contestée est similaire au signe antérieur et enregistrée pour des produits identiques, ce qui pourrait facilement entraîner un risque de confusion.

Toutefois, le fait que les signes soient identiques n’établit pas la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’UE, en l’absence d’autres facteurs pertinents (01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken CHICKEN ON THE GRILL (fig.), EU:T:2012:39, point 90).

De l’examen ci-dessus, il ressort des preuves montrant des contacts antérieurs entre les parties et leur relation commerciale qu’au moment du dépôt de la marque de l’UE contestée, le titulaire de la marque de l’UE avait connaissance de l’existence des marques antérieures du demandeur en nullité.

Toutefois, comme indiqué dans la jurisprudence, le fait que le titulaire de la marque de l’UE sache ou doive savoir que le demandeur en nullité utilise un signe identique/similaire pour des produits identiques/similaires pour lesquels un risque de confusion peut survenir n’est pas suffisant pour conclure à la mauvaise foi (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, point 40). Afin de déterminer s’il y a eu mauvaise foi, les intentions du titulaire de la marque de l’UE au moment du dépôt doivent également être prises en compte.

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Il y a mauvaise foi lorsque le titulaire de la MUE entend, par l’enregistrement, s’approprier la marque d’un tiers avec lequel il entretenait des relations contractuelles ou précontractuelles ou tout autre type de relation où la bonne foi s’applique et impose au titulaire de la MUE un devoir de loyauté à l’égard des intérêts légitimes et des attentes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER / CLAIRE FISHER, § 24).

La question essentielle est donc de savoir si la relation entre les parties a créé un lien suffisamment étroit pour suggérer qu’il est juste d’attendre du titulaire de la MUE qu’il ne dépose pas une demande de MUE identique de manière indépendante sans donner au demandeur en nullité une information préalable et un délai suffisant pour agir contre la MUE contestée (13/12/2004, R 582/2003-4, EAST SIDE MARIO’S,
§ 23).

Une telle relation pourrait être suffisamment étroite si les parties sont entrées en négociations contractuelles ou précontractuelles qui, entre autres, concernent le signe en question. Une telle relation ne doit pas être spécifique au point de traiter exclusivement, par exemple, des droits de franchise pour le territoire concerné (13/12/2004, R 582/2003-4, EAST SIDE MARIO’S, § 23).

Deuxièmement, s’il existe un devoir de loyauté, il doit être établi si les actions du titulaire de la MUE constituent ou non une violation d’un devoir de loyauté, ayant ainsi été faites de mauvaise foi.

En l’espèce, le demandeur a démontré que les parties étaient dans une relation commerciale dans laquelle le titulaire de la MUE était en contact direct avec le titulaire de la MUE et a demandé des détails sur les tissus utilisés dans les vêtements 'BrasilSul’ et des détails sur les produits, ainsi que du matériel publicitaire pour promouvoir la marque en Finlande. Le titulaire de la MUE, ou par l’intermédiaire de la ou des sociétés dans lesquelles il agissait, a importé des marchandises du titulaire de la MUE, par l’intermédiaire de la société GOON qui s’occupait des exportations, et cela est confirmé dans les courriels et lorsqu’on les lit conjointement avec les factures portant le même numéro de commande. De plus, le titulaire de la MUE a déclaré se souvenir d’une brochure 'il y a de très nombreuses années', ce qui témoigne de la durée de la relation entre les parties. Ainsi, il est clair que le titulaire de la MUE avait connaissance de la marque antérieure 'BrasilSul’ du demandeur et que les parties entretenaient une relation commerciale qui a donné naissance à un devoir de loyauté et de confiance entre les parties. Démontrer la mauvaise foi implique de prouver qu’au moment du dépôt, le titulaire de la MUE était conscient qu’il causait un préjudice au demandeur en nullité et que ce préjudice était la conséquence de son comportement répréhensible d’un point de vue moral ou commercial (21/04/2010, R 219/2009-1, GRUPPO SALINI / SALINI, § 66). Il convient également de tenir compte de la question de savoir si les intentions de dépôt du titulaire de la MUE peuvent viser des objectifs légitimes.

Tel peut être le cas, par exemple, si au moment du dépôt de la MUE contestée, le titulaire de la MUE utilisait déjà légitimement la MUE contestée. Cependant, le titulaire de la MUE n’a pas prétendu avoir utilisé le signe antérieurement au demandeur, en effet, il n’a présenté aucune observation en réponse à la demande en nullité. Par conséquent, il n’a ni allégué ni prouvé qu’il utilisait la marque auparavant.

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La requérante a également produit une chaîne de courriels entre les parties à l’annexe 9. Le premier courriel est daté du 23/08/2024 et a été envoyé par la requérante au titulaire de la marque de l’UE et il indique, entre autres, « J’ai récemment découvert que la marque Brasil Sul, que j’ai lancée en 1983, est actuellement enregistrée à votre nom dans l’Union européenne. Étant donné que cette marque est cruciale pour mon entreprise, elle a causé des problèmes avec nos projets de croissance en Europe. Je suis sûr que ce n’était qu’une confusion, alors je voulais vous demander si vous pouviez m’aider à me transférer l’enregistrement. Je suis heureux de vous aider avec tout ce dont vous avez besoin pour rendre ce processus aussi simple que possible. Nous avons fait enregistrer Brasil Sul dans plusieurs pays européens depuis des années, donc cette situation est un peu préoccupante pour nous. Si nous ne pouvons pas résoudre cela directement, nous pourrions devoir faire appel à un avocat spécialisé, ce qui serait un processus long et coûteux – quelque chose que nous préférerions tous deux éviter, j’en suis sûr. » Le titulaire de la marque de l’UE a répondu dans son courriel du 23/08/2024 et a déclaré « Oui je peux vous la rendre, mais vous devez me payer les frais d’enregistrement 850€. Nous n’en avons pas besoin. Nous avons la marque : Brasil Beauty. C’est notre marque. Nous ne vendons plus Brasil Sul, seulement ce que nous avons en stock et le stock n’a que quelques pièces. Merci. Laissez-moi payer 850€ et ensuite quand je le verrai sur les comptes je signerai vos documents et vous pourrez l’enregistrer pour vous ». La requérante a répondu qu’elle était prête à payer cette somme une fois que la marque serait enregistrée au nom de la requérante. Le titulaire de la marque de l’UE a répondu que la requérante devait d’abord effectuer le paiement avant de transférer la marque. La requérante a ensuite accepté d’effectuer le paiement par l’intermédiaire de son avocat. Il y a d’autres courriels concernant les coordonnées bancaires. Dans l’un des courriels du titulaire de la marque de l’UE, il déclare entre autres « Avez-vous les coordonnées bancaires c’est les mêmes où nous vous avons envoyé de l’argent il y a 15 ans. Cela vous coûte 850€ seulement. S’il vous plaît envoyez-moi je signerai les documents pour vous. Mais vous n’avez pas de clients brasil sul seulement nous en Finlande. Certains en Suède mais ils n’ont pas d’argent pour payer peut-être 20 pièces de leggings. Pourquoi voulez-vous l’enregistrement UE pour vous. Nous ne faisons plus de Bralis sul. Nous avons beaucoup de marques et c’est notre marque comme brasil beauty. » Ensuite, après un certain nombre d’autres courriels, la requérante a contacté le titulaire de la marque de l’UE pour confirmer qu’elle enverrait les 850 EUR ce jour-là si le titulaire de la marque de l’UE confirmait qu’il transférerait la marque de l’UE. Le titulaire de la marque de l’UE n’a pas répondu à ce courriel du 12/12/2024 ni au courriel de suivi du 08/01/2025. Il ne semble pas que la requérante ait finalement payé les frais ou que le titulaire de la marque de l’UE ait jamais répondu à la requérante. La requérante a ensuite déposé la demande en déclaration de nullité le 27/05/2025 et déclare que le titulaire de la marque de l’UE n’a jamais répondu et que le titulaire de la marque de l’UE n’a pas présenté d’observations pour contredire cette affirmation.

De ce qui précède, il ressort que le titulaire de la marque de l’UE n’a pas contesté la titularité par la requérante des droits antérieurs sur « BrasilSul ». La requérante a fait valoir que la demande de frais pour transférer la marque de l’UE à la requérante pourrait démontrer la mauvaise foi du titulaire de la marque de l’UE. En effet, cela peut souvent être le cas lorsque de grandes sommes d’argent sont demandées par des entreprises qui n’ont jamais eu l’intention d’utiliser une marque mais seulement d’essayer d’extorquer de l’argent aux propriétaires légitimes des marques. Cependant, en l’espèce, la somme de 850 EUR ne correspondrait qu’au coût de l’enregistrement et aucun gain supplémentaire n’était donc recherché. En tant que tel, ce fait seul ne démontre aucune mauvaise foi. Cependant, le fait est que le titulaire de la marque de l’UE savait que la requérante était la titulaire de droits antérieurs sur le signe et qu’il existait un devoir de confiance entre les parties en raison de leur relation commerciale, comme détaillé précédemment. En tant que tel, la requérante aurait dû savoir qu’elle n’avait pas le droit de déposer une demande de marque de l’UE pour ce signe. Même si le titulaire de la marque de l’UE semblait ouvert au transfert de la marque de l’UE à la requérante, il a cessé de répondre à la requérante et n’a jamais transféré la marque, ni même confirmé qu’il était ouvert à recevoir la somme en échange de la marque dans les derniers courriels. Le titulaire de la marque de l’UE a également mentionné dans son courriel qu’il

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n’utilise plus « Brasil Sul » mais seulement la marque « Brasil Beauty ». Néanmoins, dans le dernier courriel, il semble s’interroger sur les raisons pour lesquelles le demandeur souhaite la MUE, mais répète qu’il n’utilise plus la marque (« Brasil Sul »). Il semble également affirmer que le demandeur n’a pas le droit au signe en Finlande ou en Suède, mais que les clients appartiennent au titulaire de la MUE. Cela semble indiquer que le titulaire de la MUE s’est opposé à l’entrée du demandeur sur le marché dans cette mesure.

Finalement, la MUE n’a jamais été transférée au demandeur et le demandeur n’a reçu aucune autre correspondance du titulaire de la MUE. Par conséquent, le titulaire de la MUE, étant conscient que le demandeur était le propriétaire du signe antérieur similaire « BrasilSul » pour des produits identiques alors qu’ils étaient dans une relation commerciale avec un devoir de loyauté, n’a jamais contesté que le demandeur était le propriétaire du signe dans les courriels, a admis qu’il n’utilisait pas le signe et qu’il avait accepté de le transférer moyennant le paiement d’une somme, mais n’a par la suite jamais permis le transfert de la MUE et a cessé de communiquer avec le demandeur, tout cela indique l’intention malhonnête du titulaire de la MUE au moment du dépôt.

Il incombe au demandeur en nullité qui entend se fonder sur l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE d’établir les circonstances qui permettent de conclure qu’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne a été déposée de mauvaise foi, la bonne foi du demandeur étant présumée jusqu’à preuve du contraire (08/03/2017, Formata, T-23/16, EU:T:2017:149, point 45).

Cela étant, lorsque l’EUIPO constate que les circonstances objectives du cas d’espèce invoquées par le demandeur en nullité sont de nature à remettre en cause la présomption de bonne foi qui s’attache à la demande d’enregistrement de la marque en cause, il incombe au titulaire de celle-ci de fournir des explications plausibles sur les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de cette marque (23/05/2019, Ann Taylor, T-3/18, ECLI:EU:T:2019:357, point 36).

Le titulaire de la marque est le mieux placé pour fournir à l’EUIPO des informations sur ses intentions au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque et pour lui apporter des éléments de preuve de nature à la convaincre que, malgré l’existence de circonstances objectives suggérant des intentions malhonnêtes, ces intentions étaient légitimes (09/11/2016, Representation of a pattern of wavy, crisscrossing lines, T-579/14, EU:T:2016:650, point 136, et 05/05/2017, VENMO, T-132/16, EU:T:2017:316, points 51 à 59).

En l’espèce, le demandeur s’est acquitté de sa charge de la preuve et a avancé des indices de l’intention malhonnête du titulaire de la MUE au moment du dépôt de la MUE. Dès lors, le demandeur a renversé la présomption de bonne foi et la charge de la preuve a désormais effectivement été transférée au titulaire de la MUE d’avancer des raisons légitimes expliquant pourquoi il a déposé la MUE ou comment il a conçu la marque. Cependant, le titulaire de la MUE est resté silencieux et n’a présenté aucune observation et n’a pas réussi à dissiper ces indices de ses intentions malhonnêtes. Dès lors, la division d’annulation constate que le titulaire de la MUE a agi de mauvaise foi au moment du dépôt de la MUE.

Conclusion

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Au vu de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande est totalement accueillie et que la marque de l’Union européenne est déclarée nulle dans sa totalité.

La demande étant entièrement accueillie sur la base de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant l’autre motif de la demande, à savoir l’article 60, paragraphe 1, sous b), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.

Le titulaire de la marque de l’UE étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.

La division d’annulation Zuzanna STOJKOWICZ Nicole CLARKE Vít MAHELKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.