LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF

DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 29 août 2023
dans l’affaire R 887/2016-5
Kurt Hesse Daimlerstr. 61
90441 Nürnberg
Allemagne demandeur en nullité/requérant
représenté par Blaum Dettmers Rabstein Rechtsanwaltspartnerschaft mbB, Am Wall 153-156, 28195 Bremen (Allemagne)
contre
FERRARI S.P.A. Via Emilia Est, 1163
41100 Modena
titulaire de l’enregistrement Italie
international/défenderesse représentée par Dr. Modiano & Associati S.P.A., Via Meravigli, 16, 20123 Milano (Italie)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 10 044 C (enregistrement international désignant l’Union européenne n° 910 752)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par un enregistrement international daté du 17 octobre 2006 désignant l’Union européenne et reçu par l’Office le 8 février 2007, FERRARI S.P.A. (la «titulaire de l’enregistrement international») a demandé la protection dans l’Union européenne de la marque verbale (l'«enregistrement international»)
TESTAROSSA
pour les produits suivants compris dans les classes 12 et 28:
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; véhicules terrestres à moteur, automobiles, pièces de structure et de rechange, leurs composants et accessoires tous compris dans cette classe; freins, moteurs, pneumatiques pour véhicules terrestres à moteur compris dans cette classe; bicyclettes, vélos à moteur, camionnettes et camions.
Classe 28: Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes, décorations pour arbres de Noël, modèles réduits de véhicules terrestres à moteur (jouets), jeux vidéo de poche, jouets de construction modulables et leurs pièces de raccordement, jeux de construction (blocs), poupées, jouets mous.
2 Le 12 février 2007, l’enregistrement international a été republié par l’Office et enregistré le 17 décembre 2007. L’enregistrement international a été renouvelé le 18 octobre 2016.
3 Le 14 novembre 2014, Kurt Hesse (le «demandeur en nullité») a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international pour les «produits part of the, à savoir»:
Classe 28: Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes, décorations pour arbres de Noël, modèles réduits de véhicules terrestres à moteur (jouets), jeux vidéo de poche, jouets de construction modulables et leurs pièces de raccordement, jeux de construction (blocs), poupées, jouets mous.
Cela correspond aux produits compris dans la classe 28 pour lesquels la marque a été enregistrée. Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux énoncés à l’article 51, paragraphe 1, point a), du RMC [devenu l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, à savoir l’absence d’usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans].
4 Le 22 avril 2015, dans le délai imparti par la division d’annulation pour apporter la preuve de l’usage sérieux, la titulaire de l’enregistrement international a présenté ses observations demandant le rejet de la demande en déchéance. Elle a notamment avancé les arguments suivants:
− «TESTAROSSA» était une voiture de sport produite de 1984 à 1996 par la titulaire de l’enregistrement international et est «reconnue comme l’une des plus glorieuses voitures FERRARI jamais créées dans l’histoire».
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− En outre, il est constant qu’une autre gamme de voitures appelée «TESTA ROSSA», écrite en deux mots et signifiant «tête rouge» en italien, avait été produite en tant que voiture de course par la titulaire de l’enregistrement international entre 1957 et 1961. Bien qu’elles ne soient plus produites, les voitures «TESTA ROSSA» et
«TESTAROSSA» sont toujours très demandées: sur le marché des collectionneurs, ce sont les deuxièmes voitures de sport les plus recherchées et dont les valeurs sont les plus élevées. Cela tient à la légende de FERRARI, la titulaire de l’enregistrement international.
− La période pour laquelle les éléments de preuve doivent être produits est la période comprise entre novembre 2009 et novembre 2014.
− Le lieu de l’usage fait référence à de nombreux pays de l’UE, en particulier l’Italie, l’Allemagne et la France.
− Pour des raisons de confidentialité, elle n’a produit que des extraits des accords de licence figurant dans la pièce n° 1, qui se composent principalement des premières pages et de la dernière page sur lesquelles figurent les signatures.
5 Elle a produit les éléments de preuve suivants concernant la preuve de l’usage de l’enregistrement international:
Pièce 1: extraits d’accords de licence
− une partie d’un accord de licence entre FERRARI S.p.A. et Amalgam Fine Model Cars Ltd. (Royaume-Uni), cette dernière étant le licencié, daté de 2013, dans lequel le licencié s’est vu accorder le droit de fabriquer et de distribuer certains produits en utilisant certaines marques et certains modèles concédés sous licence par FERRARI pour les années 2008-2012. L’accord indique que le donneur de licence est titulaire d’un certain nombre de marques de voitures, que le licencié est notamment actif dans le secteur de la fabrication et de la distribution de voitures et qu’il distribue des modèles statiques haut de gamme assemblés à la main, et que les deux parties ont conclu un accord de licence afin de produire ponctuellement certains produits sur commande spécifique en utilisant les marques concédées sous licence par la titulaire de l’enregistrement international.
L’enregistrement international (censé figurer à l’annexe B) ou les produits (censés figurer à l’annexe E) pour lesquels la licence est accordée ne sont pas mentionnés dans la partie de l’accord de licence qui a été transmise.
− Copie d’un accord de prorogation d’un accord de licence de 2006 entre FERRARI S.p.A. et Maisto May Cheong Toy Products Fty. Ltd. (Hong Kong), cette dernière étant le licencié, daté de 2009, dans lequel le licencié s’est vu accorder le droit de produire et de promouvoir certains produits en utilisant des marques spécifiques concédées sous licence par FERRARI. La prorogation concerne les années 2009-2012. L’accord indique que le donneur de licence est titulaire d’un certain nombre de marques de voitures, que le licencié est notamment actif dans le secteur de la fabrication, de la distribution, de la promotion et de la vente de kits d’assemblage et ensembles de jouets de voitures, et que les deux parties ont conclu un accord de licence afin de produire, entre autres, des kits d’assemblage et
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ensembles de jouets de voitures en utilisant les marques concédées sous licence par la titulaire de l’enregistrement international.
L’enregistrement international (censé figurer à l’annexe B) et les produits pour lesquels l’accord de licence est conclu (censé figurer à l’annexe E) ne sont pas mentionnés dans le présent accord de prorogation et l’accord de 2006 n’a pas été produit.
− Un extrait de Wikipédia daté de 2015 concernant la société BBurago, un constructeur automobile italien de modèles de voitures de sport et de berlines européennes contemporaines, qui appartient depuis 2007 au groupe May Cheong. Il montre, dans le chapitre «premiers modèles», une image d’une voiture miniature de 1957. Un sous-titre explique que le modèle présenté est une «250 Ferrari Testa Rossa à l’échelle 1/24».
− Une partie d’un accord de licence entre FERRARI S.p.A. et Mattel Inc. (États-Unis) dans lequel le licencié s’est vu accorder le droit de produire et de promouvoir certains produits en utilisant les marques et modèles octroyés sous licence par
FERRARI pour les années 2010-2014. L’accord indique que le licencié est actif en particulier dans le domaine des jouets, des modèles et, en général, des produits de divertissement pour enfants.
Les marques (censées figurer aux annexes B-1 et B-2) et les produits (censés figurer dans la liste F) ne sont pas précisés dans l’extrait et la date du contrat n’est pas visible.
Pièce n° 2: catalogues (en copie)
− Les catalogues FERRARI Race & Play édités par BBurago de 2011 à 2014 présentent des dizaines de miniatures de voitures FERRARI à l’échelle 1/43. L’indication «FERRARI 250 TESTA ROSSA» apparaît près de plusieurs modèles de voitures-jouets, par exemple:
• Page 1 et page 9 du catalogue de 2011:
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• Page 02 du catalogue de 2012, page 02 de celui de 2013 et page 03 de celui de 2014:
− Les mêmes images ou des images équivalentes figurent pour illustrer les «kits de modèles» dans les catalogues susmentionnés, à savoir aux pages 7 et 13 du catalogue de 2011; aux pages 13 et 14 du catalogue de 2012; à la page 15 du catalogue de 2013 – partie 3; à la page 15 du catalogue de 2014. Au-dessus de ces illustrations, le terme «FERRARI 250 TESTA ROSSA» est visible. Tous font référence à des kits de modèles et à d’autres accessoires, tels que:
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− Les catalogues BBurago de 2012, 2013 et 2014 mentionnent en outre un chapitre intitulé «FERRARI Official Licenced Product» (Produit autorisé officiel FERRARI) et contiennent l’indication sur la première page, en anglais:
«Produced under licence of FERRARI Spa. FERRARI, the PRANCING HORSE device, all associated logos and distinctive designs are property of FERRARI Spa. The body designs of the
FERRARI cars are protected as FERRARI property under design, trademark and trade dress regulations» [Produit sous licence de FERRARI Spa. FERRARI, l’élément figuratif du CHEVAL
CABRÉ, tous les logos et dessins ou modèles distinctifs associés sont la propriété de FERRARI Spa.
Les dessins ou modèles des carrosseries des voitures FERRARI sont protégés en tant que propriété de FERRARI en vertu des règlements sur les dessins et modèles, les marques et l’habillage commercial]:
− Un catalogue Amalgam (Fine Model Cars) daté de 2014, qui indique dans ses catalogues qu’il fournit à FERRARI des modèles et des répliques de qualité pour la présentation et l’exposition («Depuis 1999, nous sommes extrêmement fiers de fournir à FERRARI, le créateur de voitures le plus emblématique au monde, des modèles et des répliques de voitures de qualité pour la présentation et l’exposition»).
Alors que le catalogue contient plusieurs modèles FERRARI, «TESTAROSSA» n’est pas mentionné. Selon les explications de la titulaire de l’enregistrement international, les lettres TR font référence à «TESTAROSSA» ou «TESTA
ROSSA».
− À la fin du catalogue, il est fait référence à un accord de licence:
«Produit sous licence de FERRARI Spa. FERRARI, l’élément figuratif du CHEVAL CABRÉ, tous les logos et dessins ou modèles distinctifs associés sont la propriété de FERRARI Spa. Les dessins ou modèles des carrosseries des voitures FERRARI sont protégés en tant que propriété de FERRARI en vertu des règlements sur les dessins et modèles, les marques et l’habillage commercial».
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Pièce 3: pays de vente
− Feuille Excel «Pays de vente» présentant une liste de pays (à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE), le nom du client et le numéro de facture. Selon la titulaire de l’enregistrement international, elle fait référence à la diffusion des modèles de voitures «FERRARI 250 TESTA ROSSA». La liste apparaît en tant que liste interne et ne contient ni l’auteur de la liste ni la date des ventes, ni la société qui fabrique ou vend ces voitures.
Pièce 4: bons de commande
− Exemples de bons de commande en français émis par les collections Hachette/Fascicules et adressés à RCS Libri et Premium & Collectibles en 2013. Selon la titulaire de l’enregistrement international, il s’agit d’un ordre de vente d’un modèle de voiture et d’une brochure. Elle mentionne, entre autres, les numéros de série des livres de collection et les noms des modèles, la quantité et le prix en euros. Les brochures et les modèles de voitures n’étaient pas représentés.
− Des bons de commande émis par RCS Libri en italien, accompagnés d’une traduction partielle en anglais, adressés à Mattel Brands, Hong Kong, en novembre 2009 et janvier 2010, qui montrent «TESTARROSA», la quantité et le prix unitaire en USD.
Pièce 5: factures (en copie)
− Huit factures émises par Amalgam (Royaume-Uni) et adressées à des clients en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne et au Royaume-Uni en 2010-2014, montrant des modèles réduits de voitures FERRARI. La description de l’article est celle d’un modèle réduit de voiture FERRARI 250 TR qui, selon la titulaire de l’enregistrement international, signifie «TESTA ROSSA». Ces factures font référence à une quantité de quatre articles dans une fourchette de 1 950-3 200 GBP.
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− Cinq factures émises par BBurago International Limited (Hong Kong) et adressées à des clients aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Estonie et en Lituanie, datant de 2010-2014, montrant des articles FERRARI. La description de l’article est «FERRARI TESTAROSSA». Ces factures font référence à une quantité d’articles et au montant total en euros et en dollars.
− Une photo de l’emballage du kit d’assemblage d’un modèle de voiture «FERRARI 250 TESTA ROSSA» vendue par BBurago, comme illustré dans les catalogues FERRARI Race & Play décrits dans la pièce n° 2:

− Une photo d’une voiture rouge miniature, décrite par la titulaire de l’enregistrement international comme étant un modèle de voiture «TESTA ROSSA»:

− Deux photographies de l’emballage d’un modèle réduit de voiture édité par HACHETTE au prix de 12,99 EUR l’unité, contenant une brochure expliquant les détails techniques d’une «FERRARI TESTA ROSSA» de 1957 et une autre, avec les détails d’une «FERRARI TESTAROSSA» de 1984.
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Pièce n° 6: brochures et affiches
− Copie de brochures, datées de 2010 en italien, avec une traduction partielle en anglais de la voiture «250 TESTA ROSSA», représentant un modèle datant de 1957, et d’une autre «TESTAROSSA» datant de 1984. Elle explique les principales caractéristiques de la voiture.
− Deux affiches:
Pièce n° 7: extraits et captures d’écran sur l’internet
− Brochure de BBurago expliquant qu’en 2015, «FERRARI revient à BBurago de manière significative et mémorable» d’une voiture FERRARI 2015. «Nous célébrons notre nouvel accord avec la plus grande et la plus large gamme de produits que nous ayons jamais lancée. […] les répliques les plus détaillées que nous ayons jamais produites. […]» Captures d’écran de voitures Collezione FERRARI 2015. Elle montre également d’autres éléments tels que des lanceurs:
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,
− d’autres accessoires, des garages en miniature portant
, et
(figuratifs). En outre, elle contient en petits caractères une référence aux dessins ou modèles protégés, aux marques et à l’habillage commercial de FERRARI, comme indiqué ci-dessus.
− Extraits datés de 2015 de l’Amalgam Fine Collection montrant une «FERRARI 250 TESTA ROSSA» à l’échelle 1/8 en édition limitée (5 050 GBP l’unité).
6 Dans sa réplique du 28 juillet 2015, le demandeur en nullité a déclaré que les documents et informations fournis par la titulaire de l’enregistrement international ne démontraient pas l’usage sérieux de l’enregistrement international pour des modèles réduits de véhicules terrestres à moteur ou d’autres produits, et a souligné, entre autres, ce qui suit:
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− L’usage du terme «TESTAROSSA» pour des modèles de voitures, comme le montre la titulaire de l’enregistrement international, n’est pas un usage sérieux de la marque, car cet usage a lieu d’une manière telle que le public pertinent ne comprend pas ce terme comme une indication que les modèles de voitures proposés proviennent de la titulaire de l’enregistrement international ou d’une entreprise liée économiquement à celle-ci.
− À l’appui de cet argument, le demandeur en nullité a fait référence à une affaire dans
laquelle OPEL était titulaire de la marque figurative reproduite à l’identique par la société AUTEC sur la calandre de modèles de voitures d’une Opel Astra V8 Coupé. La distribution a été effectuée sous la mention «cartronic ®» et la dénomination sociale «Autec». OPEL a invoqué la contrefaçon de sa marque en raison de la double identité de la marque et des produits [voir article 9, paragraphe 1, point a), du RMUE]. L’affaire a été renvoyée devant la Cour de justice (25/01/2007, C-48/05, Opel Blitz, EU:C:2007:55) afin de savoir si l’usage d’une marque sur le modèle réduit d’une voiture réelle constituait un usage contrefaisant au sens de cette norme. La Cour de justice a notamment jugé ce qui suit:
21 Il convient toutefois de rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour, le droit exclusif prévu à l’article 5, paragraphe 1, de la directive a été octroyé afin de permettre au titulaire de la marque de protéger ses intérêts spécifiques en tant que titulaire de cette marque, c’est-à-dire d’assurer que cette dernière puisse remplir ses fonctions propres et que, dès lors, l’exercice de ce droit doit être réservé aux cas dans lesquels l’usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit (arrêts Arsenal Football Club, point 51; et Anheuser-Busch, C-245/02, Rec. p. I-10989, point 59).
22 Dès lors, l’apposition par un tiers d’un signe identique à une marque enregistrée pour des jouets sur des modèles réduits de véhicules ne peut être interdite, conformément à l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive, que s’il porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de cette marque.
23 Dans l’affaire au principal caractérisée par la circonstance que la marque en cause est enregistrée à la fois pour des véhicules automobiles et pour des jouets, la juridiction de renvoi a expliqué que, en Allemagne, le consommateur moyen des produits de l’industrie du jouet, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, est habitué à ce que les modèles réduits s’appuient sur des exemples réels et accorde même beaucoup d’importance à la fidélité absolue à l’original, de sorte que ledit consommateur comprendra le logo Opel figurant sur les produits d’Autec comme indiquant qu’il s’agit de la reproduction à échelle réduite d’un véhicule de marque Opel.
24 Si, par ces explications, la juridiction de renvoi a entendu souligner que le public pertinent ne perçoit pas le signe identique au logo Opel figurant sur les modèles réduits commercialisés par Autec comme une indication que ces produits proviennent d’Adam Opel ou d’une entreprise économiquement liée à cette dernière, force lui serait alors de constater que l’usage en cause au principal ne porte pas atteinte à la fonction essentielle du logo Opel en tant que marque enregistrée pour des jouets.
25 C’est à la juridiction de renvoi de déterminer, par référence au consommateur moyen de jouets en Allemagne, si l’usage en cause au principal porte atteinte aux fonctions du logo Opel en tant que marque enregistrée pour des jouets. Au demeurant, Adam Opel ne paraît pas avoir allégué que cet usage porte atteinte à d’autres fonctions de cette marque que sa fonction essentielle.
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− Dans le jugement de suivi, le Bundesgerichtshof allemand (BGH, 14/01/2010, I ZR 88/08, Opel-Blitz II) a décidé que le consommateur pertinent dans cette affaire considérerait simplement l’élément figuratif Opel Blitz apposé sur le modèle de voiture de la défenderesse comme une copie exacte de la marque apposée exactement au même endroit sur la voiture originale, et non comme une référence à l’origine de la voiture-jouet. Ceci a été confirmé par une enquête (point 26), indiquant que seuls 11 % des consommateurs occasionnels de voitures-jouets comprenaient qu’Opel était le producteur de la voiture-jouet en cause dans cette procédure. Le public ne considérerait pas non plus que le fabricant de la voiture- jouet est économiquement lié à la titulaire de la marque, simplement parce qu’il reproduit la marque de la titulaire sur la calandre de la voiture. Même s’il est vrai que le public considère que le producteur d’une voiture-jouet possède souvent une licence du producteur de la voiture, l’élément de rattachement principal est la voiture, et non le modèle de voiture. Le consommateur pertinent ne considère pas que le logo figurant sur la calandre d’une voiture miniature indique l’origine commerciale d’un titulaire de marque pour des voitures miniatures. Il n’y a donc pas de double identité au sens de l’article 9, paragraphe 1, point a), du RMC (ou de la norme équivalente). Il n’existe pas non plus de risque de confusion au sens de l’article 9, paragraphe 1, point b), du RMC (ou de la norme équivalente), étant donné que les voitures et les modèles réduits de voitures sont des produits différents. Il n’est pas porté atteinte à la fonction d’origine de la marque ni à la fonction de qualité, de publicité, de communication ou d’investissement de la marque. La simple reproduction du logo de la voiture sur un modèle réduit ne constitue pas non plus, en soi, un usage malhonnête au sens de l’article 12, point c), du RMC [devenu l’article 14, point c), du RMUE] ou de la norme nationale équivalente, en raison de l’usage légitime que l’industrie du jouet a fait de la marque en conflit pendant des décennies.
− Dans sa décision (12/10/2010, affaire n° 2904/00 – jointe à la PIÈCE BDR 2; une traduction complète a été fournie avec le mémoire exposant les motifs du recours), le Tribunale di Modena italien considère qu’un client faisant preuve d’un niveau d’attention moyen comprendrait le logo du cheval cabré sur les modèles de voitures vendus par la défenderesse, par une conclusion illogique et injustifiée, comme une indication du fait que ces produits proviennent de FERRARI, le fabricant de la voiture originale, ou d’une entité économiquement liée à FERRARI. La présence du logo FERRARI sur l’emballage n’a d’autre signification que d’indiquer l’existence d’un modèle de voiture de la marque FERRARI dans l’emballage.
− Les éléments de preuve produits par la titulaire de l’enregistrement international dans les pièces n° 1 à 7 ne sont pas convaincants pour diverses raisons: le terme «TESTAROSSA» n’est pas mentionné dans les accords de licence; la combinaison de lettres «TR» n’est pas un usage de l’enregistrement international contesté; il est contestable que les photos, les catalogues et les affiches des produits aient été distribués dans l’Union européenne, etc.
− Il est incompréhensible que la titulaire de l’enregistrement international continue de demander des accords de licence aux fabricants de modèles de voitures, alors que l’usage des marques de la titulaire de l’enregistrement international sur les modèles de voitures est accessible à tous les fabricants de modèles de voitures sans autorisation.
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7 Dans ses observations du 23 octobre 2015, la titulaire de l’enregistrement international a fait valoir que les arguments du demandeur en nullité ne sont pas pertinents et n’ont pas lieu d’être.
− Les arrêts mentionnés au paragraphe 6 ci-dessus reposent sur des faits différents, simplement parce que l’usage a été fait par un tiers, et non autorisé par la titulaire de la marque.
− BBurago, Mattel et Amalgam Fine Model Cars ont agi sur la base de contrats de licence spécifiques accordés par la titulaire de l’enregistrement international.
− Les modèles de voitures compris dans la classe 28 sont légitimement concédés sous licence à des entreprises dont le travail répond aux niveaux de qualité élevés exigés pour maintenir la haute qualité, le prestige et la grande renommée de toute la production de FERRARI.
Décision attaquée
8 Par décision du 18 mars 2016 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a prononcé la déchéance partielle de l’enregistrement international pour les produits suivants (marqués comme supprimés) et a rejeté la demande en déchéance pour le surplus (produits non marqués comme supprimés):
Classe 28: Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes, décorations pour arbres de Noël, modèles réduits de véhicules terrestres à moteur (jouets)jeux vidéo de poche, jouets de construction modulables et leurs pièces de raccordement, jeux de construction (blocs), poupées, jouets mous.
Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens. La division d’annulation a notamment motivé sa décision comme suit:
− La décision de la Haute Cour fédérale allemande et la décision du Tribunale di Modena italien mentionnées par le demandeur en nullité ne sont pas contraignantes et, en outre, il n’apparaît pas clairement, à partir des extraits traduits, que les faits soient comparables à la présente procédure. L’arrêt du 25/01/2007, C-48/05, Opel, EU:C:2007:55 n’est pas comparable à la présente procédure, étant donné qu’il a fait référence à l’usage d’une marque sans l’autorisation du titulaire dans le cadre d’une action en contrefaçon.
− Aux termes de l’article 15, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire. Le fait que la titulaire de l’enregistrement international ait produit des preuves de l’usage de ses marques par un tiers (au moyen d’accords de licence, de catalogues et de factures émis par les licenciés) montre implicitement qu’elle a consenti à cet usage (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225). L’usage par des sociétés économiquement liées au titulaire de la marque doit également être considéré comme un usage autorisé. Lorsque des produits sont fabriqués par le titulaire d’une marque (ou avec son consentement) puis écoulés sur le marché par des distributeurs, que ce soit dans le cadre du commerce de gros ou de détail, cela est présumé être un usage de ladite marque (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 32;
16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 73). Par conséquent,
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l’usage par les licenciés mentionnés par la titulaire de l’enregistrement international a été fait avec le consentement de la titulaire de l’enregistrement international et équivaut donc à un usage par la titulaire de l’enregistrement international elle-même.
− En ce qui concerne la nature de l’usage, la majorité des documents montrent que les signes «TESTAROSSA» ou «FERRARI 250 TESTA ROSSA» sont apposés sur les produits ou utilisés en relation avec ceux-ci. Par conséquent, le signe est utilisé en tant que marque et les consommateurs peuvent distinguer les produits de ceux de producteurs différents. En outre, le signe utilisé montre l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou sous une forme qui est essentiellement la même que celle enregistrée. Un tel usage constitue, dès lors, un usage de l’enregistrement international contesté au sens de l’article 15 du RMC.
− En particulier, l’importance de l’usage est jugée suffisante, compte tenu des produits et de la structure du marché pertinent. Les documents produits par la titulaire de l’enregistrement international contiennent, globalement, des indications suffisantes concernant la durée, le lieu et l’importance de l’usage de l’enregistrement international contesté pour les produits suivants:
Classe 28: modèles réduits de véhicules terrestres à moteur [jouets].
− Toutefois, étant donné qu’aucun élément de preuve n’a été produit concernant l’usage sérieux de l’enregistrement international pour les autres produits compris dans la classe 28, la déchéance de l’enregistrement international devait être prononcée pour ces produits, à savoir:
Classe 28: jeux et jouets (à l’exception des modèles réduits de véhicules terrestres à moteur [jouets], articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes, décorations pour arbres de Noël, jeux vidéo de poche, jouets de construction modulables et leurs pièces de raccordement, jeux de construction
(blocs), poupées, jouets mous.
Moyens et arguments des parties
9 Le 12 mai 2016, le demandeur en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 juillet 2016. Le demandeur en nullité affirme que la déchéance de l’enregistrement international doit également inclure ce qui suit:
Classe 28: modèles réduits de véhicules terrestres à moteur [jouets].
étant donné que l’enregistrement international n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pour ces produits au sens de l’article 15 du RMC et de l’article 51, paragraphe 1, du RMC. Le demandeur en nullité illustre cette absence d’usage sérieux en faisant référence de manière détaillée à chaque pièce produite par la titulaire de l’enregistrement international comme suit:
− Les accords de licence conclus entre la titulaire de l’enregistrement international et différents fabricants de jouets (Amalgam, Maisto, Mattel), produits dans la pièce n° 1, ne démontrent aucun usage de l’enregistrement international. Les accords
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n’indiquent pas s’ils accordent réellement des droits sur l’enregistrement international, étant donné que les marques sous licence ne peuvent être identifiées. Les accords de licence n’indiquent pas non plus de quelle manière le terme «TESTAROSSA» a été effectivement utilisé par les licenciés. Il ne semble pas non plus y avoir d’usage de la marque figurant dans l’article de Wikipédia concernant les modèles de voitures «bburago».
Indépendamment de ce qui précède, même l’usage allégué de l’enregistrement international sur des jouets-modèles réduits ne constituerait pas un usage sérieux de la marque en cause, étant donné que l’usage d’une marque sur des modèles réduits de voitures ne permet pas au public de distinguer les produits ou services de différents fabricants de modèles réduits et n’affecte donc pas la fonction essentielle de la marque «TESTAROSSA».
− Il est inexact que ces conclusions ne s’appliquent qu’aux cas où les marques sont utilisées sans l’autorisation du titulaire. Les critères de l'«usage sérieux» au sens de l’article 15 du RMC (devenu l’article 18 du RMUE) sont identiques aux activités particulières d’usage à apprécier au regard de l’article 9, paragraphe 2, du RMC (devenu le RMUE) (voir Fezer, Markenrecht, 4e édition 2009, § 26, point 18). Cette identité est également conforme à l’interprétation uniforme du terme «usage» (12/11/2002, C-206/01, Arsenal, EU:C:2002:651, § 45). Ainsi, les critères relatifs à l'«usage portant atteinte à la fonction essentielle de la marque» énoncés dans l’arrêt du 25/01/2007, C-48/05, Opel, EU:C:2007:55 et les conclusions des juridictions nationales respectives fondées sur ceux-ci, par exemple du Bundesgerichtshof allemand (BGH), peuvent être directement appliqués à l’évaluation de l'«usage sérieux» au sens de l’article 15 du RMC, comme prévu dans l’arrêt du 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145.
− Les catalogues fournis par la titulaire de l’enregistrement international en tant que pièce n° 2 ne démontrent pas non plus l’usage sérieux de l’enregistrement international. Le terme «FERRARI 250 TESTA ROSSA» apparaît avec quelques photos de modèles réduits dans les catalogues de «BBurago», mais cet usage est fait
à des fins purement descriptives, indiquant que le modèle de voiture représenté sur la photo est la voiture de sport historique «FERRARI TESTAROSSA» à l’échelle miniature. Lorsque l’usage d’un terme vise uniquement à révéler les caractéristiques du produit, cet usage ne porte atteinte à aucun des intérêts du titulaire de la marque dès le départ (14/05/2002, C-2/00, Spirit Sun, EU:C:2002:287, § 16). En outre, étant donné que le consommateur moyen est habitué à ce que les modèles réduits «FERRARI TESTAROSSA» s’appuient sur des exemples réels et provenant de fabricants différents [par exemple, BBurago (Maisto) et Mattel], l’usage du terme «TESTAROSSA» dans des catalogues n’indique pas que les modèles réduits respectifs proviennent de la titulaire de l’enregistrement international ou d’une entreprise économiquement liée à cette dernière (25/01/2007, C-48/05, Opel,
EU:C:2007:55, § 23-24).
− Cette appréciation est également confirmée par une décision du Tribunale di Modena italien (12/10/2010, affaire n° 2904/00 – le texte intégral de cette décision, traduit en anglais, est joint à la PIÈCE BDR 2A). Le demandeur en nullité cite cette décision comme suit (page 9):
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«il est inconcevable que la vente d’un produit qui repose sur l’hypothèse générale et l’expérience de la copie miniature d’un des nombreux véhicules, qui se trouvent aujourd’hui sur les routes et les pistes de course, l’information sur le type de véhicule par des signes, des mots ou des marques, par lesquels ces véhicules sont généralement reconnus par le public, pourrait constituer une tel usage illicite et interdit. […] L’illustration du logo FERRARI sur l’emballage ne peut avoir d’autre but que de signaler la présence d’un modèle réduit FERRARI dans l’emballage.»
Par conséquent, à l’instar de l’usage de la marque sur des modèles de voitures, étant donné que l’usage de l’enregistrement international dans des catalogues et sur des emballages ne porte pas atteinte à la fonction essentielle de la marque «TESTAROSSA», cet usage de la marque n’est pas un usage sérieux au sens de l’article 15 et de l’article 51, paragraphe 1, du RMC.
− L’origine et la finalité de la liste fournie en tant que pièce n° 3 par la titulaire de l’enregistrement international ne sont pas claires, et la liste ne démontre aucun usage du terme «TESTAROSSA» qui est conforme à la fonction essentielle de la marque.
En tout état de cause, le demandeur en nullité conteste le fait que les modèles de voitures aient effectivement été vendus dans les pays mentionnés.
− Il ressort des «bons de commande» joints par la titulaire de l’enregistrement international à la pièce n° 4 qu’il est difficile de savoir si l’usage du terme
«TESTAROSSA» y constitue un usage par la titulaire de l’enregistrement international, étant donné que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas expliqué sa relation avec «Hachette Collections» et «RCS Libri S.p.a.». Le demandeur en nullité conteste le fait que RCS Libri et Hachette aient été des licenciés de la titulaire de l’enregistrement international.
− En outre, le terme «TESTAROSSA» figurant dans cet élément de preuve est utilisé comme une pure description (comme indiqué en italien par «descrizione») d’un certain modèle de voiture, lequel usage ne permet pas au consommateur habitué aux modèles réduits «FERRARI TESTAROSSA» provenant de fabricants différents de distinguer les modèles réduits en question d’autres modèles réduits ayant une autre origine.
− En ce qui concerne les éléments de preuve joints par la titulaire de l’enregistrement international dans la pièce n° 5, le demandeur en nullité fait à nouveau remarquer que la nature de l’usage de la marque, telle qu’elle ressort des factures et des photographies présentées dans cette pièce jointe, est purement descriptive et ne permet donc pas aux consommateurs de distinguer le modèle réduit respectif d’autres modèles réduits ayant une autre origine sans aucun risque de confusion. L’origine de chaque modèle de voiture est plutôt indiquée par l’usage de la marque du fournisseur/fabricant du modèle réduit (par exemple, «BBURAGO
INTERNATIONAL LIMITED» sur les factures, et les marques «bburago» et «Hachette» figurant sur l’emballage des produits).
− Le demandeur en nullité conteste en outre le fait que les produits figurant sur les photos jointes à la pièce n° 5 ont été distribués dans l’Union européenne et au cours de la période en question, étant donné que les photos ne comportent aucune date de référence ni aucune autre indication.
− Dans les brochures et les affiches fournies par la titulaire de l’enregistrement international à la pièce n° 6, l’usage du terme «TESTAROSSA» fait référence à de
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véritables voitures de sport historiques, ce qui ne correspond pas à un usage de l’enregistrement international pour des modèles réduits de voitures compris dans la classe 28. Dans la mesure où le terme «TESTAROSSA» apparaît dans les brochures, un tel usage sur l’emballage et le matériel de marketing est purement descriptif. L’origine de chaque modèle de voiture est plutôt indiquée par l’usage des marques «MONDADORI» et «FABBRI EDITORI», appartenant à la société d’édition qui a produit les brochures. Le demandeur en nullité conteste en outre le fait que les catalogues et les affiches aient été distribués dans l’Union européenne.
− Dans la mesure où le terme «FERRARI 250 TESTA ROSSA» apparaît sur les sites web, comme le démontrent les éléments de preuve produits par la titulaire de l’enregistrement international à la pièce n° 7, cet usage est parfaitement descriptif. L’origine de chaque modèle de voiture est plutôt indiquée par l’usage des marques «Amalgam» et «bburago». Le demandeur en nullité conteste en outre le fait que les sites web ont été montrés dans l’Union européenne et au cours de la période en question.
Demande en défense conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement de procédure des chambres de recours
10 Dans ses observations en réponse, reçues le 17 octobre 2016, la titulaire de l’enregistrement international a demandé le rejet du recours. En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement de procédure des chambres de recours, elle demande que la décision attaquée soit partiellement annulée dans la mesure où la division d’annulation a prononcé la déchéance de l’enregistrement international pour les produits suivants:
Classe 28: jouets de construction modulables et leurs pièces de raccordement, jeux de construction (blocs),
étant donné que l’usage de la marque avait été démontré pour des kits d’assemblage. Les arguments soulevés en réponse au recours sont essentiellement de simples répétitions d’observations antérieures.
Déclaration au titre de l’article 28, paragraphe 8, du RMUE
11 Le 22 septembre 2016, la titulaire de l’enregistrement international a fait une déclaration au titre de l’article 28, paragraphe 8, du RMUE, demandant l’enregistrement de produits supplémentaires compris dans les classes 12 et 28. Les produits supplémentaires compris dans la classe 28 sont les suivants (voir paragraphes 1 et 18 ci-après):
Article 28: Housses spécialement conçues pour skis et planches de surf; amorces artificielles pour la pêche; procédés pour queues de billard; dispositifs à marquer les points pour billards; bandes de billard; bouchons [flotteurs] [attirail de pêche]; chambres à air pour ballons de jeu; craies pour queues de billard; supports pour sapins de Noël; arbres de Noël en matériaux synthétiques; confettis; revêtements de skis, sacs de cricket; outils de remise en place des mottes de terre [accessoires de golf]; carres de skis; rouleaux pour bicyclettes fixes d’entraînement; manèges forains; hameçons; flotteurs pour la pêche/flottes pour la pêche; sacs de golf, avec ou sans roulettes; racines pour la pêche; tournettes pour cerfs-volants; lignes de pêche; mâts pour planches à
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voile; farces et attrapes; rembourrages de protection [parties d’habillement de sport]; amorces pour pistolets [jouets]; boyaux de raquettes; cordes de raquettes; moulinets pour la pêche; résine utilisée par les athlètes; racloirs pour skis; peaux de phoques
[revêtements de skis]; fixations de skis; fart; sangles pour planches de surf.
Communication de 2017
12 Le 2 février 2017, le rapporteur a envoyé une communication aux parties. Dans le cadre de l’examen du recours, la chambre de recours invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter leurs observations et peut, au cours d’une procédure de déchéance, demander des informations et la production de documents et d’éléments de preuve.
− Les parties sont invitées à définir les produits en cause. En particulier, la notion de «modèles réduits de véhicules terrestres à moteur», de «jouets de construction modulables» et de «blocs de construction» suscite des doutes quant à leur signification. Il semblerait que tous les modèles réduits de voitures ne soient pas des jouets et que tous les jeux de construction ne sont pas des structures ou des blocs modulables. L’usage d’une marque pour des produits autres que ceux enregistrés est dénué de pertinence.
− La principale question est de savoir si l’usage de la marque est tel que le consommateur pertinent percevra l’indication de «TESTAROSSA» comme un signe montrant que la titulaire de l’enregistrement international est responsable de l’origine et de la qualité des modèles réduits de voitures ou si, au contraire, elle décrit plutôt que les modèles réduits de voitures sont des copies de modèles «TESTAROSSA». L’examen des éléments de preuve montre que certains des documents font référence à une relation de licence entre la titulaire de l’enregistrement international et BBurago, Mattel et Amalgam, sans toutefois mentionner explicitement que la marque «TESTAROSSA» fait partie de tout accord de licence pour des voitures-jouets. Il n’existe pas non plus de document qui montre au consommateur que «TESTAROSSA» est effectivement une marque, par exemple en utilisant le symbole populaire des marques enregistrées «®». Toutefois, certains catalogues contiennent des indications générales «FERRARI official licenced product» (produit officiel sous licence FERRARI). Les parties sont donc invitées à expliquer et/ou à fournir des éléments de preuve supplémentaires, le cas échéant et dans les limites de l’article 76, paragraphe 2, du RMC (devenu article 95 du RMUE), afin de montrer comment le consommateur pourrait comprendre que les produits portant la marque «TESTAROSSA» ont été produits sous le contrôle de la titulaire de l’enregistrement international de cette marque.
− En outre, en ce qui concerne la déclaration faite par la titulaire de l’enregistrement international le 22 septembre 2016 concernant d’autres produits et services en application de l’article 28, paragraphe 8, du RMUE, le demandeur en nullité est invité à préciser si sa demande en déchéance était destinée à couvrir également ces produits.
13 La titulaire de l’enregistrement international a répondu ce qui suit:
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− Les «modèles réduits de véhicules terrestres à moteur» sont des véhicules miniatures destinés aux enfants en tant que jouets. Les «jouets de construction modulables et leurs pièces de raccordement» et les «jeux de construction (blocs)» sont des jouets qui doivent être assemblés. Les modèles réduits de voitures-jouets sont destinés aux enfants de plus de huit ans, tandis que les modèles de voitures de collection pour adultes s’adressent aux consommateurs de plus de quatorze ans. Les modèles réduits de voitures sont très similaires aux modèles réduits de voitures- jouets. En particulier, tous les produits sont plutôt des produits «de collection», car ils sont tous sélectionnés, sophistiqués, exclusifs, à la mode et coûteux.
− FERRARI propose des voitures-jouets, comme on peut le constater sur le site web de FERRARI.
− L’indication générale:
«Produit sous licence de FERRARI Spa. FERRARI, l’élément figuratif du CHEVAL CABRÉ, tous les logos et dessins ou modèles distinctifs associés sont la propriété de FERRARI Spa. Les dessins ou modèles des carrosseries des voitures FERRARI sont protégés en tant que propriété de FERRARI en vertu des règlements sur les dessins et modèles, les marques et l’habillage commercial»
peut être trouvée sur l’emballage particulier d’une «FERRARI 250 TESTA ROSSA», la voiture-jouet étant vendue à 12,99 €, par exemple:
− un certain nombre de références de sécurité indiquent que les produits sont conformes aux réglementations relatives à la sécurité des jouets pour enfants.
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− Il existe un échange de courriers électroniques entre la défenderesse et Amalgam Fine Model Cars Ltd. concernant l’approbation ou une 250 TR à l’échelle de 1-12, «TR» signifiant «TESTAROSSA».
− En ce qui concerne la déclaration de la titulaire de l’enregistrement international au titre de l’article 28, paragraphe 8, du RMUE (devenu l’article 33, paragraphe 8, du RMUE), ces produits ne devraient pas être pris en considération dans la présente action en déchéance, étant donné que:
• La liste a été créée après le dépôt de la demande en déchéance;
• si ces produits devaient être considérés comme inclus dans la liste des produits depuis la date de dépôt, le demandeur en annulation aurait dû diriger la demande en déchéance spécifiquement contre ces produits;
• l’usage doit être étendu à ces produits.
14 Le demandeur en nullité a répondu ce qui suit:
− Tous les modèles réduits de voitures ne sont pas des jouets. Le critère de base pour un jouet est qu’il est conçu ou destiné à être utilisé à des fins de jeu. Les modèles réduits ne sont manifestement pas conçus pour être utilisés à des fins de jeu, mais pour «la présentation et l’exposition» seuls ou dans le cadre d’une collection.
− Les kits de modèles et les kits d’assemblage, tels qu’ils figurent dans la pièce n° 5, ne sont pas des «jouets» et ne sont ni des «kits modulables» ni des «blocs». Les définitions fournies par la titulaire de l’enregistrement international restent floues.
− Il n’y a pas d’usage sérieux au sens de l’article 15 du RMC et aucun des accords de licence ne fait référence de quelque manière que ce soit à l’enregistrement international. La référence au «produit sous licence officiel» ne fait manifestement pas référence à la marque «TESTAROSSA». En outre, si le public perçoit un terme comme descriptif, il ne fera pas le lien entre la note de licence susmentionnée et l’utilisation de ce terme.
− Il est précisé que la demande en déchéance couvre tous les autres produits et services inclus dans la déclaration de la titulaire de l’enregistrement international au titre de l’article 28, paragraphe 8, du RMUE. Il est déjà permis de se demander si la titulaire de l’enregistrement international n’a pas abusivement fait la déclaration au titre de l’article 28, paragraphe 8, du RMUE, étant donné qu’elle n’avait manifestement pas l’intention d’inclure dans sa liste initiale des produits tels que les «amorces artificielles pour la pêche», les «supports pour sapins de Noël» ou le «fart». Rien n’indique que la marque ait été utilisée sur l’un des produits supplémentaires.
− Aucun élément de preuve entièrement nouveau ne devrait être autorisé.
15 Par décision provisoire du 3 août 2017, telle que rectifiée le 24 mai 2018, la première chambre de recours a joint la présente affaire aux affaires R 334/2017-5 et R 343/2017-5 portant sur la même marque, pour les produits compris dans la classe 12, et a renvoyé les affaires à la grande chambre de recours conformément à l’article 1er ter, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours.
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− Ces trois affaires présentent un intérêt juridique particulier car elles traitent de différents aspects de la preuve de l’usage sérieux, au sens de l’article 15 du RMC de l’enregistrement international détenu par la titulaire de l’enregistrement international.
− Il est approprié que les trois recours, concernant la même marque, les mêmes parties et des questions connexes dans le contexte de la preuve de l’usage, soient traités par la même composition de la grande chambre que les deux autres recours conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours.
16 Le 15 décembre 2017, l’Office a rendu une «nouvelle décision ayant une incidence sur la protection d’une marque conformément à la règle 18 ter, point 4), du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole de Madrid» (voir annexe 1), selon laquelle la protection de la marque est accordée tant pour la liste mentionnée au paragraphe 1 que pour les autres produits supplémentaires demandés (voir paragraphe 11).
Communication de 2018
17 Le 12 septembre 2018, le rapporteur a envoyé une communication sur la déclaration au titre de l’article 28, paragraphe 8, du RMUE (devenu article 33, paragraphe 8, du RMUE) et sur d’autres questions relatives à la preuve de l’usage, conformément à l’article 63, paragraphe 2, du RMUE (devenu article 70, paragraphe 2, du RMUE) et à l’article 10 du règlement de procédure des chambres de recours, lu conjointement avec l’article 51, paragraphe 1, point a), paragraphe 2, du RMC (devenu article 58 du RMUE) et la règle 40, paragraphe 5, du REMC (voir article 16 du RDMUE). Le rapporteur a souligné que les produits contenus dans les marques enregistrées peuvent être regroupés, afin de les distinguer comme suit:
(a) Produits qui ont été déposés à la date de dépôt (voir paragraphe 1) et qui correspondaient aux indications des intitulés des classes 12 et 28:
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
Classe 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël.
La déchéance a été prononcée pour tous ces produits et la décision est devenue définitive
(voir paragraphe 1).
(b) Autres produits qui étaient inclus à la date de dépôt (voir paragraphe 1), parmi lesquels seuls les produits suivants restent valables après la déchéance partielle et les recours partiels (voir produits marqués comme restants):
Classe 12: véhicules automobiles terrestres, automobiles, pièces de structure et de rechange, leurs composants et accessoires tous compris dans cette classe; freins, moteurs, pneumatiques pour véhicules automobiles terrestres compris dans cette classe; bicyclettes, vélos à moteur, camionnettes et camions.
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Classe 28: modèles réduits de véhicules terrestres à moteur [jouets], jeux vidéo de poche jouets de construction modulables et leurs pièces de raccordement, jeux de construction
[blocs], poupées, jouets mous.
(c) Produits figurant dans la déclaration au titre de l’article 28, paragraphe 8, du RMUE, qui, par définition, ne peuvent pas se chevaucher avec les produits des intitulés de classe
[groupe a)], mais sont inclus au sens littéral dans les autres produits initialement déposés
[groupe b)], qu’ils aient déjà été révoqués par une décision définitive ou qu’ils soient toujours en cause.
(d) Autres produits figurant dans la déclaration au titre de l’article 28, paragraphe 8, du RMUE, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas couverts par le sens littéral de l’un des produits initialement déposés (groupe a et groupe b), et qui n’appartiennent donc pas au groupe c)
(voir paragraphe 5, à définir).
18 Dans cette communication, la titulaire de l’enregistrement international a été invitée à présenter les faits, preuves et observations suivants:
− La titulaire de l’enregistrement international est invitée, conformément à la règle 40, paragraphe 5, du REMC, à apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque, limitée uniquement et exclusivement aux produits qui ont été acceptés par la décision du 5 décembre 2017 et qui ne sont pas couverts par le sens littéral des produits supplémentaires de la spécification initiale (groupe d). Il est souligné que les éléments de preuve concernant des produits pour lesquels la titulaire de l’enregistrement international avait déjà eu l’occasion de présenter des faits, preuves et observations au cours de la procédure en première instance et de la procédure de recours ne seront pas pris en considération, étant donné qu’elle a eu suffisamment l’occasion de présenter un ensemble complet de preuves devant l’Office pour ces produits. En particulier, les produits de la liste alphabétique qui sont couverts par les produits suivants sont exclus:
Classe 12: Pièces de structure et de rechange, composants et accessoires pour véhicules terrestres à moteur, automobiles; freins, moteurs, pneumatiques pour véhicules terrestres à moteur compris dans cette classe.
Explication de la preuve de l’usage versée au dossier pour les produits ajoutés par la déclaration au titre de l’article 28, paragraphe 8, du RMUE
− Dans le même ordre d’idées, la titulaire de l’enregistrement international est invitée à expliquer les éléments de preuve versés au dossier pour les produits qui avaient été ajoutés par la déclaration au titre de l’article 28, paragraphe 8, du RMUE, mais qui étaient couverts par les autres produits de la demande [groupe c)]. En règle générale, la titulaire de l’enregistrement international doit, dans le cadre de la preuve de l’usage, fournir 1) des indications des faits pertinents et 2) des éléments de preuve à l’appui de ces indications, pour chacun des produits pour lesquels elle invoque un usage sérieux [voir règle 22, paragraphe 3, du REMC].
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Explication de la preuve de l’usage versée au dossier pour l’usage en tant que marque
− Qui plus est, et si l’on examine plus en détail les éléments de preuve figurant au dossier, il n’est pas toujours facile de comprendre quels sont les pièces et composants de cette longue liste qui sont effectivement vendus sous la marque 'TESTAROSSA et quels sont les pièces et composants pour lesquels la marque a été simplement mentionnée pour indiquer la destination, en particulier en tant que pièces de rechange pouvant convenir à une voiture TESTAROSSA [voir article 14, point c), du RMUE].
Explication de la preuve de l’usage versée au dossier pour les spécifications générales et les sous-catégories de celles-ci
− En outre, certains des produits énumérés dans l’enregistrement international toujours en cause sont des spécifications générales. Si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée [14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288,
§ 45; 15/06/2018, R 2595/2015-G, PELLICO (fig.), § 30].
Format de l’explication de la preuve de l’usage
− La titulaire de l’enregistrement international est invitée à indiquer 1) pour lequel parmi les produits énumérés dans son enregistrement international, ou les sous- catégories de produits dans le cas de spécifications générales, y compris ceux spécifiés dans la déclaration en vertu de l’article 28, paragraphe 8, du RMUE [en particulier le groupe b) et le groupe c), elle a indiqué que la marque «TESTAROSSA» avait fait l’objet d’un usage sérieux, en tant que marque dans sa fonction d’origine et non en tant qu’indication décrivant les produits comme des accessoires pour voitures TESTAROSSA, et ) lesquels parmi les éléments de preuve versés au dossier prouvent un usage sérieux de chacun des produits pour lesquels l’usage est allégué. Cette invitation ne s’étend pas à la production de nouveaux éléments de preuve visant à démontrer la preuve de l’usage, comme expliqué dans la section précédente de la communication. L’explication des faits et des éléments de preuve versés au dossier pourrait respecter le format suivant:
Indication plus précise s’il Élément de preuve versés s’agit d’automobiles, de au dossier en annexe… bicyclettes ou d’autres Page… véhicules, de la destination spécifique des produits, de leur nature, ainsi que d’autres explications et définitions.
1 Automobiles
(classe 12)
2 Pièces de
structure et de rechange (classe 12)
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3 Composants et
accessoires (classe 12) 4 Coussins d’air
[dispositifs de sécurité pour automobiles]; (classe 12)
Etc.
Portée du recours et renonciation partielle éventuelle
− En outre, la titulaire de l’enregistrement international a fait montre d’une certaine efficacité procédurale lorsqu’elle n’a pas formé de recours contre les décisions attaquées pour tous les produits révoqués, mais s’est concentrée uniquement sur certains produits. Étant donné qu’il est évident qu’il existe de nombreux produits dans les listes au titre de l’article 28, paragraphe 8, du RMUE pour lesquels la marque n’a pas été utilisée, la titulaire de l’enregistrement international peut également envisager de renoncer partiellement à la marque afin de se concentrer, dans la présente procédure de déchéance, sur les produits pour lesquels elle allègue effectivement un usage sérieux.
Délai et renonciation
− La titulaire de l’enregistrement international est invitée à déposer les faits, preuves et observations demandés dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présente communication. Le demandeur en nullité aura la possibilité de présenter des observations en réponse au mémoire en réponse de la titulaire de l’enregistrement international.
− Dans la mesure où la communication traite d’une éventuelle appréciation de questions de fond ou de droit, elle n’implique pas que la grande chambre de recours est liée de quelque manière que ce soit par celle-ci, conformément à l’article 10 du règlement de procédure des chambres de recours.
19 Le 18 octobre 2018, la titulaire de l’enregistrement international a répondu à la communication en faisant référence à deux procédures devant l’Oberlandesgericht
Düsseldorf en Allemagne, demandant la suspension des trois procédures conjointes pendantes devant la grande chambre de recours. Elle a notamment avancé les arguments suivants:
− La suspension est appropriée étant donné que l’Oberlandesgericht Düsseldorf a annoncé qu’il allait poser un certain nombre de questions préjudicielles à la Cour de justice et que les réponses pourraient avoir une incidence sur l’issue des affaires pendantes devant la grande chambre.
− En ce qui concerne la communication du 12 septembre 2018, la titulaire de l’enregistrement international apprécierait une explication plus détaillée concernant les produits pour lesquels de nouveaux éléments de preuve peuvent être produits.
20 Le 24 octobre 2018, le rapporteur a répondu ce qui suit:
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− La chambre de recours se prononcera sur la suspension une fois qu’elle aura connaissance de la question posée par l’OLG Düsseldorf à la CJUE.
− Dans la mesure où la titulaire de l’enregistrement international a demandé à la chambre de recours d’indiquer de manière positive pour quels produits elle peut encore produire une nouvelle preuve de l’usage sérieux, il appartient aux parties de fournir à la chambre de recours les faits, preuves et observations nécessaires. La définition précise des différents produits en cause dans le contexte de leur signification littérale n’est pas nécessairement un fait notoire connu de la chambre de recours et la chambre de recours examinera tous les faits et preuves qui ont été produits en temps utile, comme indiqué dans la communication, et fera ensuite une distinction entre eux sur la base des faits, preuves et observations présentés par les deux parties dans le cadre d’une procédure contradictoire.
21 Par communication du 21 novembre 2018, la titulaire de l’enregistrement international a déposé une copie du jugement de l’Oberlandesgericht Düsseldorf et a répondu comme suit.
− Il convient de suspendre toutes les affaires pendantes devant la grande chambre.
− Les faits et preuves versés au dossier sont suffisants pour démontrer la preuve de l’usage pour l’ensemble des différents produits:
«En ce qui concerne la demande de nouveaux faits et éléments de preuve, nous confirmons que les éléments de preuve produits devant l’EUIPO semblent couvrir tous les produits concernés de Ferrari 910752 désignant l’Union européenne compris dans les classes 12 et 28.
D’autre part, il est impossible de séparer clairement les éléments de preuve produits en ce qui concerne les catégories de produits revendiquées. Les directives de l’Office indiquent que si deux catégories de produits/services coïncident partiellement (c’est-à-dire qu’elles se chevauchent), il pourrait y avoir identité si a) elles sont classées dans la même classe et b) il est impossible de séparer clairement les deux produits/services. Les circonstances susmentionnées se produisent dans le cas d’espèce, où il est impossible de filtrer les différents éléments de preuve en ce qui concerne les différentes catégories et sous-catégories de produits de la même classe. En fait, tous les éléments de preuve figurant déjà au dossier prouvent l’usage sérieux de chacun des produits pour lesquels l’usage est allégué dans les classes 12 et 28.»
22 Le demandeur en nullité a déposé un mémoire en réponse le 21 décembre 2018 et a déclaré ce qui suit:
− Une suspension de la procédure en raison des deux décisions de l’Oberlandesgericht Düsseldorf n’est pas nécessaire.
− La réponse à la communication est insuffisante. Il a formulé les conclusions énoncées ci-après.
«La réponse de la titulaire de l’enregistrement international aux demandes de la grande chambre de recours par communications du 12 septembre 2018 et du 24 octobre 2018 est manifestement insatisfaisante. La grande chambre a expliqué deux fois quelles informations elle exigeait de la titulaire de l’enregistrement international et la manière dont ces informations devaient être préparées. En outre, la grande chambre de recours a souligné à juste titre dans sa communication du 24 octobre 2018 qu’il n’appartient pas à la chambre de recours de conseiller la titulaire de l’enregistrement international en ce qui concerne la signification et la portée de sa propre liste de produits. Par conséquent, la déclaration globale de la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle les éléments de preuve produits couvraient «tous les produits concernés de l’enregistrement
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international contesté compris dans les classes 12 et 28» est manifestement irrecevable. Le demandeur en nullité n’est pas en mesure de présenter des observations en bonne et due forme sur une telle déclaration générale. Quoi qu’il en soit, le demandeur en nullité conteste à nouveau le fait que les éléments de preuve produits par la titulaire de l’enregistrement international attestent un usage sérieux de l’enregistrement international contesté.»
23 Par décision provisoire du 26 juin 2020, la grande chambre de recours a suspendu la procédure jointe par décision motivée, dans l’attente de l’arrêt de la Cour de justice.
24 La titulaire de l’enregistrement international a déposé l’arrêt de la Cour de justice le 11 novembre 2020, lequel portait uniquement sur les produits en cause compris dans la classe 12.
25 Les deux parties ont déposé leurs observations sur cet arrêt, sans toutefois se concentrer sur les produits compris dans la classe 28.
26 Par décision du 23 septembre 2022, la grande chambre de recours a pris acte de l’existence d’une autre jurisprudence sur les questions en cause, en particulier l’arrêt de la Cour de justice du 22 octobre 2020 dans l’affaire C-720/18. Elle a indiqué que les conditions de la saisine initiale n’étaient plus réunies et que l’affaire devait être renvoyée devant la première chambre de recours.
27 Par décision ultérieure, l’affaire a été réattribuée à la cinquième chambre de recours, conformément à l’article 1er de la décision n° 2021-17 du 2 décembre 2021 du présidium des chambres de recours sur l’organisation des chambres de recours.
Motifs de la décision
28 Toutes les références figurant dans la présente décision sont des références au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), qui consolide la version modifiée du règlement (CE) n° 207/2009, sauf indication contraire expresse de ce règlement.
29 À titre de mesure transitoire, l’article 80 du RDMUE prévoit que le REMUE et le règlement de procédure des chambres de recours [règlement (CE) n° 216/94] restent applicables aux procédures en cours jusqu’à l’achèvement de ces procédures, pour autant que le RDMUE ne soit pas applicable conformément à son article 82.
30 Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) n° 207/2009, tel que modifié
[voir arrêts du 18/06/2020, C-702/18 P, PRIMART Marek Łukasiewicz (Fig.)/PRIMA
e.a., EU:C:2020:489, § 2; 12/05/2021, T-70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS
(Fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (Fig.), EU:T:2021:253, § 16]. En outre, étant donné que le recours a été formé avant le 1er octobre 2017, conformément à l’article 82, paragraphe 2, point j), du RDMUE, le titre V «Recours» du RDMUE ne s’appliquera pas au recours.
31 Toutefois, dans la mesure où le libellé des dispositions des anciens et nouveaux règlements est le même, il est fait référence à la numérotation des dispositions du nouveau règlement.
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32 Le recours est conforme aux articles 58 et 59, ainsi qu’à l’article 60, paragraphe 1, du
RMC (devenus les articles 66 et 67 ainsi que l’article 68, paragraphe 1, du RMUE) et aux règles 48 et 49 du REMC. Il est dès lors recevable.
33 Le recours du demandeur en nullité est fondé en ce qui concerne les conclusions. La demande subsidiaire en défense de la titulaire de l’enregistrement international au titre de l’article 8, paragraphe 3, du règlement de procédure des chambres de recours est rejetée.
Portée du recours
34 Par décision provisoire du 3 août 2017, la première chambre de recours a joint la présente affaire R 887/2016-5 aux deux recours R 334/2017-5 et R 343/2017-5. Les affaires ont été initialement jointes afin d’assurer la même composition de la grande chambre. L’affaire ayant été renvoyée à la cinquième chambre de recours par une nouvelle décision, elle est désormais traitée séparément pour des raisons de clarté.
35 Le demandeur en nullité a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté la demande en déchéance pour les produits suivants:
Classe 28: Modèles réduits de véhicules terrestres à moteur [jouets].
36 La titulaire de l’enregistrement international a demandé, conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement de procédure des chambres de recours, l’annulation de la décision attaquée, par laquelle la déchéance partielle de l’enregistrement international avait été prononcée, pour certains des produits suivants:
Classe 28: Jouets de construction modulables et leurs pièces de raccordement, jeux de construction (blocs),
37 Il convient de noter que, par conséquent, la décision attaquée est devenue définitive dans la mesure où elle a prononcé la déchéance de l’enregistrement international pour les produits suivants, et que la décision n’a pas été contestée, pour les produits suivants:
Classe 28: Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes, décorations pour arbres de Noël, jeux vidéo de poche, poupées, jouets mous.
38 En ce qui concerne la déclaration au titre de l’article 28, paragraphe 8, du RMUE demandant la protection pour les produits suivants:
Article 28: Housses spécialement conçues pour skis et planches de surf; amorces artificielles pour la pêche; procédés pour queues de billard; dispositifs à marquer les points pour billards; bandes de billard; bouchons [flotteurs] [attirail de pêche]; chambres à air pour ballons de jeu; craies pour queues de billard; supports pour sapins de Noël; arbres de Noël en matériaux synthétiques; confettis; revêtements de skis, sacs de cricket; outils de remise en place des mottes de terre [accessoires de golf]; carres de skis; rouleaux pour bicyclettes fixes d’entraînement; manèges forains; hameçons; flotteurs pour la pêche/flottes pour la pêche; sacs de golf, avec ou sans roulettes; racines pour la pêche; tournettes pour cerfs-volants; lignes de pêche; mâts pour planches à voile; farces et attrapes; rembourrages de protection [parties d’habillement de sport]; amorces pour pistolets [jouets]; boyaux de raquettes; cordes de raquettes; moulinets
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pour la pêche; résine utilisée par les athlètes; racloirs pour skis; peaux de phoques
[revêtements de skis]; fixations de skis; fart; sangles pour planches de surf.
la titulaire de l’enregistrement international fait valoir que les produits mentionnés ne pouvaient pas faire partie du recours, étant donné que le demandeur en nullité n’avait pas demandé la déchéance de ces produits, mais d’autres produits compris dans la classe 28, qui étaient explicitement énumérés par le demandeur en nullité.
39 Le demandeur en nullité estime, au contraire, que la marque ne devrait pas rester enregistrée pour des produits pour lesquels aucun usage n’a même été allégué.
40 Premièrement, le demandeur en nullité n’a pas abordé ces produits dans sa demande en déchéance partielle qui, conformément à la règle 37, paragraphe 1, point a) iii), du
REMC, contenait explicitement une déclaration des produits enregistrés compris dans la classe 28 pour lesquels la déchéance est demandée (voir paragraphe 3). Il n’existe aucune base juridique pour étendre la demande en déchéance à d’autres produits à un stade ultérieur.
41 Par conséquent, la décision attaquée n’a examiné ni même mentionné aucun produit qui ne faisait pas partie de la situation du registre à cette date, en particulier parce que la déclaration au titre de l’article 28, paragraphe 8, du RMUE a été déposée le 22 septembre 2016, soit après l’adoption de la décision attaquée le 18 mars 2016.
42 Deuxièmement, l’une des conditions de l’article 28, paragraphe 8, du RMUE est que la marque doit être enregistrée pour l’ensemble de l’intitulé de classe de la classification de Nice. Tel n’est pas le cas en l’espèce, étant donné que les produits suivants:
Classe 28: Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël
qui correspondent à l’intitulé de classe, ont été rejetés par décision définitive, comme indiqué précédemment. L’effet suspensif du recours ne couvre pas les produits pour lesquels la déchéance est devenue définitive, à la suite de recours partiels.
43 Troisièmement, la question est sans incidence étant donné qu’en tout état de cause, aucune preuve de l’usage sérieux n’a été apportée pour aucun des produits compris dans la classe 28, comme on peut le voir ci-après.
Preuve de l’usage sérieux
44 Conformément à l’article 51, paragraphe 1, point a), du RMC (devenu article 58 du RMUE), le titulaire d’une MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
45 L’usage sérieux est l’usage effectif de la marque. L’usage sérieux doit ainsi s’entendre d’un usage qui n’est pas effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. Il doit s’agir d’un usage conforme à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine d’un produit ou d’un service, en lui permettant de distinguer sans confusion
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possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (11/03/2003,
C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 36).
46 Il en résulte qu’un «usage sérieux» de la marque suppose une utilisation de celle-ci sur le marché des produits ou des services protégés par la marque et pas seulement au sein de l’entreprise concernée. La protection de la marque et les effets que son enregistrement rend opposables aux tiers ne sauraient perdurer si la marque perdait sa raison d’être commerciale, consistant à créer ou à conserver un débouché pour les produits ou les services portant le signe qui la constitue, par rapport aux produits ou aux services provenant d’autres entreprises L’usage de la marque doit ainsi porter sur des produits et des services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l’entreprise en vue de la conquête d’une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, est imminente. Un tel usage peut être le fait tant du titulaire de la marque que, comme le prévoit l’article 10, paragraphe 3, de la directive, d’un tiers autorisé à utiliser la marque. (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37).
47 Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01,
Minimax, EU:C:2003:145, § 38). La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque dépend de plusieurs facteurs et d’une appréciation d’espèce qu’il appartient à l’Office d’effectuer. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50,
§ 23).
48 L’appréciation des circonstances de l’espèce peut ainsi justifier la prise en compte, notamment, de la nature du produit ou du service en cause, des caractéristiques du marché concerné, de l’étendue et de la fréquence de l’usage de la marque. Ainsi, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (11/03/2003, C-40/01, Minimax,
EU:C:2003:145, § 36 à 39). Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque. L’utilisation de la marque par un seul client, importateur des produits pour lesquels celle-ci est enregistrée, peut suffire pour démontrer qu’un tel usage est sérieux, s’il apparaît que l’opération d’importation a une réelle justification commerciale pour le titulaire de la marque (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer,
EU:C:2004:50, § 20).
49 Au contraire, lorsque l’usage de la marque n’a pas pour but essentiel de préserver ou de créer des parts de marché pour les produits ou les services qu’elle protège, un tel usage doit être considéré comme étant effectivement destiné à faire échec à toute demande en déchéance. Un tel usage ne peut être qualifié de «sérieux» au sens de la directive.
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50 Le Tribunal a précisé que l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné. Toutefois, il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits [07/11/2019, T-380/18, INTAS/INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 57; 25/10/2013, T-416/11, Cardio manager, EU:T:2013:559, § 33 et jurisprudence citée].
51 Les preuves se limitent, en principe, à la production de pièces justificatives comme les emballages, étiquettes, barèmes de prix, catalogues, factures, photographies, annonces dans les journaux et déclaration écrite, visés à la règle 22, paragraphe 4, du REMC (devenue l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE). Dès lors, il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (24/05/2012, T-152/11, Mad, EU:T:2012:263, § 33-34; 16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 61).
52 La preuve de quelque chose comprend une présentation correcte des faits et des éléments de preuve. Ainsi qu’il ressort de la référence à la règle 40, paragraphe 5, du REMC, les règles relatives à la preuve de l’usage énoncées à la règle 22, paragraphe 3, du REMC (devenue l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE) s’appliquent mutatis mutandis: Les indications et les preuves à produire afin de prouver l’usage de la marque comprennent, d’une part, des «indications» sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque communautaire contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et, d’autre part, des «éléments de preuve» à l’appui de ces indications (11/06/2015, R 1840/2011-1, GALILEO, § 37-40).
53 La règle 22, paragraphe 3, du REMC reflète les principes généraux d’établissement de la preuve, selon lesquels la personne à qui incombe la charge de la preuve aurait dû, premièrement, alléguer les faits pertinents, deuxièmement, fournir des éléments de preuve suffisants pour étayer ses allégations et, troisièmement, établir un lien clair entre chaque allégation et l’élément de preuve spécifique pertinent. Tous les faits pertinents doivent être indiqués dans les mémoires. Tous les éléments de preuve présentés à l’appui de faits spécifiques doivent être expressément et précisément indiqués, de manière à montrer clairement les faits à prouver. La division d’annulation et les autres instances statuant sur le dossier doivent être en mesure d’établir un lien entre des documents spécifiques versés au dossier et les différents faits allégués. Si la titulaire de la marque communautaire [MUE] n’établit pas un tel lien entre les faits pertinents et les éléments de preuve fournis, la preuve ne peut être établie.
Usage sérieux des produits en cause
54 Tout d’abord, il convient d’examiner pour quels produits, parmi ceux pour lesquels l’enregistrement international a été enregistré, la titulaire de l’enregistrement international peut avoir démontré l’usage sérieux.
55 Les parties ont discuté de la signification précise des autres produits encore en cause, à savoir:
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Classe 28: Modèles réduits de véhicules terrestres à moteur [jouets], jouets de construction modulables et leurs pièces de raccordement, jeux de construction (blocs);
56 Par communication du 2 février 2017, le rapporteur a invité les parties à définir les produits en cause, étant donné que l’usage d’autres produits que ceux qui ont été enregistrés est dénué de pertinence, conformément au libellé de l’article 50, paragraphe 1, point a), du RMC.
57 En ce qui concerne:
Classe 28 – Modèles réduits de véhicules terrestres à moteur (jouets)
le demandeur en nullité a proposé de définir la notion de «jouet» au sens de la directive 2009/48/CE du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets, qui ne s’applique qu’aux jouets conçus ou destinés à être utilisés dans le cadre d’un jeu par des enfants de moins de 14 ans et que les objets de collection ne sont pas des jouets.
58 La directive 2009/48/CE du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets dispose, en substance, ce qui suit:
Article 2 – Champ d’application
(b) La présente directive s’applique aux produits conçus ou destinés, exclusivement ou non, à être utilisés à des fins de jeu par des enfants de moins de 14 ans (les «jouets»).
…
Annexe I – Liste des produits qui, en particulier, ne sont pas considérés comme des jouets au sens de la présente directive (visée à l’article 2, paragraphe 1);
Produits destinés à des collectionneurs, à condition que le produit ou son emballage indique de façon visible et lisible qu’il est destiné aux collectionneurs âgés d’au moins 14 ans. Exemples de produits appartenant à cette catégorie:
(a) modèles réduits à l’identique, construits à l’échelle en détail;
(b) coffrets d’assemblage de modèles réduits construits à l’échelle en détail.
59 Comme on peut le constater, le champ d’application de la directive est limité, puisqu’elle s’applique, conformément à son article 2, paragraphe 2, uniquement aux produits conçus ou destinés, exclusivement ou non, à être utilisés à des fins de jeu par des enfants de moins de 14 ans. Toutefois, la directive n’indique nullement que les jouets, en général, ne peuvent pas s’adresser à des personnes de 14 ans et plus. Conformément à l’objectif de la directive, qui est d’assurer la sécurité des jouets pour enfants, le groupe de jouets concerné est limité à ceux qui s’adressent à des consommateurs d’un âge plus vulnérable.
60 On peut toutefois en déduire qu’un jouet est un produit conçu ou destiné à être utilisé à des fins de jeu. L’âge du joueur n’est pas déterminant pour la définition d’un jouet en général, même s’il peut l’être pour l’application des normes de sécurité des jouets pour enfants. De toute évidence, il existe également des jouets destinés aux seuls adultes
(28/01/2016, T-687/14, African SIMBA, EU:T:2015:40, § 49; 10/09/2018, R 2515/2017-4 Ottomobile/otto, § 25).
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61 Dans ce contexte, «jouer» consiste à se livrer à une activité pour le plaisir et la récréation, sans but sérieux ou pratique. Cela exclut tout type de modèle de voiture à grande échelle qui n’est pas du tout conçu ou destiné à être utilisé pour jouer. En particulier, une voiture exposée uniquement en tant qu’objet de collection et fixée sur une plaque ou exposée dans une boîte en verre ne peut pas être considérée comme une voiture-jouet. L’ambiguïté porte préjudice à la titulaire de l’enregistrement international, à qui il incombe de formuler la spécification des produits et de démontrer l’usage sérieux.
62 C’est notamment le cas de la maquette de voiture suivante, de grande taille, dont rien n’indique qu’elle soit destinée à servir de jouet:
63 Par ailleurs, le catalogue d’AMALGAM, dans la pièce n° 2, mentionne qu’il propose des modèles et des répliques de qualité pour la présentation et l’exposition. Ni les photos ni le texte ne suggèrent que leur objectif soit de jouer avec.
64 Au contraire, les petites voitures en plastique ou en métal qui peuvent être utilisées par le consommateur final peuvent avoir une double fonction, à savoir celle d’un objet de collection et celle de jouet, comme le montrent la taille et les accessoires tels que les lanceurs vendus par Bburago:
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65 Par ailleurs, les parties ont discuté de la définition de:
Classe 28: Jouets de construction modulables et leurs pièces de raccordement.
66 Les «jouets de construction modulables» sont, au sens littéral de l’expression, des jouets fabriqués pour être construits par le consommateur, assemblant des structures modulables et des pièces de raccordement.
67 Les éléments de preuve montrent des «kits de modèles» contenant une carrosserie métallique de la voiture et plus de 20 pièces modulables supplémentaires, telles que les suivantes:
68 Ces voitures peuvent être considérées comme des jouets de construction modulables.
69 Enfin, la titulaire de l’enregistrement international allègue qu’elle a utilisé la marque pour
Classe 28: Jeux de construction (blocs).
70 Toutefois, il n’existe aucune preuve de l’existence d’un kit de «blocs de construction» pour le jeu. Les blocs sont des blocs de taille standard, normalement rectangulaires, utilisés dans la construction, tels que ceux produits par LEGO. La titulaire de l’enregistrement international n’a pas prétendu avoir utilisé des blocs de construction, ni dans ses observations initiales, ni après la première communication ou la deuxième
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communication envoyée par le rapporteur. Il n’existe pas non plus d’élément de preuve démontrant une quelconque utilisation de blocs de construction dans le cadre de l’enregistrement international.
71 La demande d’annulation de la décision attaquée pour
Classe 28: Jeux de construction (blocs)
peut être rejetée sans autre examen.
Usage sérieux de la marque en cause
72 À la suite de l’examen de l’usage pour certains produits, il convient d’examiner quels sont les éléments de preuve qui doivent être exclus car ils ne démontrent pas la preuve de la marque contestée (l’enregistrement international) telle qu’elle a été enregistrée ou ne diffèrent que par des éléments qui n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée (article 18 du RMUE).
73 L’enregistrement international «TESTAROSSA» est enregistré comme un seul mot.
74 La Ferrari Testarossa a été produite pour la première fois en 1984. Le nom Testarossa écrit en un seul mot est un hommage aux voitures de course 250/500 Testa Rossa. Sur le plan linguistique, les noms de modèles de voitures de course étaient correctement orthographiés en deux mots (Testa Rossa), ce qui signifie «tête rouge» en italien. Il s’agit d’une allusion aux couvercles de soupapes peints en rouge des moteurs 12 cylindres.
75 Des éléments de preuve de l’usage sont présentés tant pour «TESTA ROSSA» que pour «TESTAROSSA», qui font référence à la première génération et à la deuxième génération de voitures. Toutefois, aucune distinction n’est faite aux fins de l’examen de l’usage sérieux. La différence d’orthographe est mineure et le sens italien reste reconnaissable malgré le format en un mot qui est grammaticalement incorrect.
Usage sérieux, conformément à la fonction essentielle de la marque en cause
76 L’usage sérieux d’une marque ne peut être constaté que lorsque cette marque est utilisée pour garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée.
77 La titulaire de l’enregistrement international ne prétend pas avoir fait usage de la marque pour les produits eux-mêmes. Toutefois, elle affirme qu’un certain nombre de sociétés ont utilisé l’enregistrement international avec son consentement.
78 Le demandeur en nullité conteste que toute autorisation valable d’une telle utilisation ait été versée au dossier.
79 La question la plus importante à résoudre concerne le type d’usage de la marque «TESTAROSSA». Il ressort de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal que l’usage «d’une marque n’est pas nécessairement l’usage “en tant que” marque» (voir également décision du 29/08/2023, R 334/2017 & R 343/20175, TESTAROSSA, § 80-89).
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80 Le demandeur en nullité a largement fait valoir que différentes juridictions, telles que la
CJUE et le Bundesgerichtshof allemand dans l’affaire «Opel Blitz» (précitée) ou le
Tribunale di Modena italien (12/10/2010, BRUMM), ont estimé que l’usage de la marque de la voiture originale sur la reproduction à l’échelle de cette voiture ne constitue pas un usage contrefaisant de la marque, dans le cadre de l’article 9, paragraphe 1, point a), du RMC (devenu le RMUE) ou des normes nationales équivalentes, étant donné qu’il n’indique pas l’origine commerciale de la voiture, mais constitue simplement un usage descriptif au sens de l’article 12 du RMC (devenu l’article 14 du RMUE). Par conséquent, selon le demandeur en nullité, le même usage ne saurait être considéré comme un usage sérieux au sens de l’article 15 du RMC (devenu article 18 du RMUE).
81 Toutefois, il n’y a pas d’automatisme et les deux normes doivent être considérées dans leur contexte et dans le cadre de leurs objectifs respectifs.
82 Les procédures de déchéance ont pour objectif de radier du registre les marques qui n’ont pas été effectivement utilisées. La ratio legis de l’exigence selon laquelle une marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être protégée au titre du droit de l’Union réside dans le fait que le registre ne saurait être assimilé à un dépôt stratégique et statique conférant à un détenteur inactif un monopole légal d’une durée indéterminée. Au contraire, et conformément au considérant 10 du RMUE, ce registre doit refléter fidèlement les indications que les entreprises utilisent effectivement sur le marché pour distinguer leurs produits et services dans la vie économique. Ainsi, un conflit potentiel peut être évité. En effet, si le titulaire d’une marque a enregistré sa marque pour une large gamme de produits ou de services qu’il pourrait éventuellement commercialiser, mais qu’il ne l’a pas fait pendant une période ininterrompue de cinq ans, son intérêt à bénéficier de la protection de sa marque pour ces produits ou services ne saurait prévaloir sur l’intérêt des concurrents à utiliser un signe identique ou similaire pour lesdits produits ou services, voire de demander l’enregistrement de ce signe en tant que marque (22/10/2020, affaires jointes C-720/18 et C-720/18, Testarossa, EU:C:2020:854, § 39).
83 L’objectif de l’article 9 du RMUE est différent. Le droit exclusif conféré par l’article 9, paragraphe 1, du RMUE a été octroyé afin de permettre au titulaire de la marque de protéger ses intérêts spécifiques en tant que titulaire de la marque, c’est-à-dire de se protéger contre l’usage du signe par un tiers qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit (12/11/2002, C-206/01, Arsenal, EU:C:2002:651, § 51; 16/11/2004, C-245/02, EU:C:2004:717, § 59; 25/01/2007, C-
48/05, Opel, EU:C:2007:55).
84 La Cour de justice a interprété l’article 9, paragraphe 1, du RMUE ou la norme équivalente, en ce sens que le juge national doit déterminer, en se référant au consommateur moyen de voitures-jouets en Allemagne, si
− l’usage en cause au principal affecte les fonctions du logo Opel en tant que marque enregistrée pour des jouets ou
− si le consommateur moyen des produits de l’industrie du jouet, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, est habitué à ce que les modèles réduits s’appuient sur des exemples réels et accorde même beaucoup d’importance à la fidélité absolue à l’original, de sorte que ledit consommateur comprendra le logo
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Opel figurant sur les produits d’Autec comme indiquant qu’il s’agit de la reproduction à échelle réduite d’un véhicule de marque Opel.
85 Dans son jugement BGH, 14/01/2010, I ZR 88/08, Opel-Blitz II, le Bundesgerichtshof allemand a estimé que le public allemand ne considère pas que la reproduction du logo
OPEL Blitz constitue à elle seule un usage contrefaisant de la marque contestée, lorsqu’elle est combinée à des indications du fabricant de voitures-jouets AUTEC sur le produit et sur l’emballage, en l’absence de toute référence à un accord de licence avec OPEL.
86 De même, le tribunal italien de Modène, cité par le demandeur en nullité, et récemment la Cour suprême italienne (32408/2022, Ferrari S.p.A./Brumm) ont jugé qu’il n’y avait pas eu d’usage contrefaisant de la part d’une société appelée BRUMM, lorsqu’elle a utilisé la marque de la titulaire de l’enregistrement international sur une voiture, mais ses propres marques sur l’emballage.
87 Tous les jugements concordent dans la mesure où, en général, l’affichage de la marque d’une voiture sur la voiture-jouet n’est pas automatiquement l’usage en tant que marque pour la voiture-jouet.
88 Les jugements auxquels se réfère le demandeur en nullité montrent que le marché pertinent était caractérisé par la coexistence de fabricants de jouets indépendants et de produits de marchandisage sous licence (voir également Paulus Markenfunktionen und referierende Benutzung, 2014, page 241). Le marché des voitures-jouets a traditionnellement été construit par des producteurs indépendants de voitures-jouets, avec leur propre renommée et leurs propres marques reproduisant des modèles réduits de voitures, utilisant la marque de la voiture pour indiquer la destination conformément aux pratiques honnêtes en matière industrielle et commerciale, conformément à l’article 12 du RMC (devenu l’article 14 du RMUE). Ce n’est que récemment que le constructeur automobile est entré sur ce marché, en concédant des licences sur ses marques, en les produisant en tant que produits de marchandisage, parfois même proposés dans les locaux du distributeur automobile exclusif.
89 Le consommateur pertinent est donc habitué à voir des modèles réduits de voitures avec et sans licence du constructeur automobile, en fonction des informations figurant sur l’emballage. Ce consommateur est conscient du fait que le marché principal des voitures et le marché secondaire des modèles de voitures sont différents: le producteur de voitures ne produit pas de voitures-jouets, les conditions techniques de production et les investissements nécessaires au développement du produit étant totalement différents. En outre, les producteurs indépendants de voitures-jouets proposent souvent une série de modèles pour un large éventail de voitures de différents constructeurs.
90 Cela est corroboré par les éléments de preuve versés au dossier. Les constructeurs de jouets représentent un large éventail de voitures de tous types de constructeurs automobiles. À titre d’exemple, l’article de Wikipédia produit explique que BBuragu représente des voitures de sport et berlines européennes contemporaines, notamment
Ferrari, Range Rover, Mercedes, Volkswagen, Porsche, Rolls-Royce, Bughatti,
Lamborgini. Certains des catalogues montrent des voitures Ferrari dans le même ensemble de pièces de collection que des voitures provenant d’autres marques. Il ne ressort pas clairement des éléments de preuve que tous les constructeurs automobiles ont consenti à l’usage de leurs marques par BBuragu.
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91 La titulaire de l’enregistrement international devait donc démontrer que la marque «TESTAROSSA» avait été utilisée dans sa fonction d’origine, avec son consentement. L’usage de la marque par des tiers doit être tel que le consommateur pertinent percevra l’indication de «TESTAROSSA» comme un signe montrant que la titulaire de l’enregistrement international est responsable de l’origine et de la qualité des modèles réduits de voitures ou si, au contraire, elle décrit plutôt que les modèles réduits de voitures sont des copies de voitures réelles.
92 Étant donné que le demandeur en nullité s’est largement concentré sur ce point, la titulaire de l’enregistrement international aurait dû être plus méticuleuse en fournissant la preuve de l’usage effectif sous cette marque (23/09/2015, R 352/2015-1, Lambretta,
§ 29).
93 Il est vrai que la situation factuelle en l’espèce et celle des affaires de contrefaçon OPEL sont différentes:
− l’élément figuratif OPEL Blitz est une marque figurative, «TESTAROSSA» est une marque verbale.
− L’élément figuratif OPEL Blitz est un identifiant de société, «TESTAROSSA» est un identifiant de produit, plus précisément pour deux gammes de voitures (l’une des années 1950/60 et l’autre des années 1980/90). L’identifiant
équivalent de l’entreprise serait le cheval cabré FERRARI .
− L’élément figuratif Opel Blitz est fixé sur la calandre du modèle réduit de voiture lui-même, à l’instar de la voiture originale, la marque «TESTAROSSA» est mentionnée sur l’emballage et dans les catalogues.
94 Toutefois, il existe également des similitudes entre les deux affaires.
95 Dans l’affaire OPEL, la titulaire n’a pas consenti à l’usage de la marque en des termes exprès. Au contraire, elle s’est opposée à un tel usage.
96 Il n’est pas certain que FERRARI ait consenti ou se soit opposé à l’usage de la marque «TESTAROSSA» par AMALGAM FINE MODEL CARS, MAISTO MAY CHEONG
TOY PRODUCTS, précédemment BBUBURAGU, MATTEL et Hachette pour des voitures-jouets.
97 Normalement, le consentement à l’usage d’une marque par son titulaire à un tiers est soumis à des conditions fixes dans un contrat de licence écrit. Ces contrats de licence définissent les marques, les produits ou les services pour lesquels les marques peuvent être utilisées, le territoire, la qualité du produit sous licence et les conditions de cette utilisation.
98 Il est notoire que les directives des donneurs de licence régissent la manière dont une marque doit être utilisée par un licencié. De préférence, une marque figurative est utilisée
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plutôt qu’une marque verbale; les marques verbales ne peuvent normalement pas être abrégées, à moins que l’abréviation ne soit également protégée; si elles sont utilisées en tant que mot, les marques doivent être reproduites en respectant un certain usage orthographique distinctif, tel que l’utilisation de lettres majuscules, etc. En outre, les marques sont normalement marquées par le titulaire ou le licencié avec les symboles TM ou ®. Dans le cas d’un contrat de licence autorisant l’usage d’une marque de produit, il autorise également l’usage de la marque maison de l’entreprise, qui doit être utilisée conjointement avec la marque de produit. Enfin, le donneur de licence peut être tenu d’expliquer plus en détail, dans une note séparée, quelles sont les marques qui appartiennent au licencié.
99 En l’espèce, la titulaire de l’enregistrement international n’a pas fourni de preuve claire du fait que la marque en cause, «TESTAROSSA», faisait partie d’un quelconque contrat de licence. Tout d’abord, les relations contractuelles avec les différentes entreprises en ce qui concerne la marque «TESTAROSSA» ne sont pas claires. La titulaire de l’enregistrement international n’a pas démontré que les sociétés AMALGAM FINE MODEL CARS, MAISTO MAY CHEONG TOY PRODUCTS, anciennement BBUBURAGU, et MATTEL disposaient d’une licence pour utiliser la marque «TESTAROSSA» pour des modèles réduits de voitures. Un tel contrat de licence a simplement été allégué. Dans la première série d’éléments de preuve, seules la première page et la dernière page de divers contrats de licence ont été reproduites, mais pas les annexes pertinentes dans lesquelles les marques telles que «TESTAROSSA», les produits tels que les modèles réduits de voitures ou le territoire au sein de l’Union européenne étaient mentionnés. Même après que le demandeur en nullité a contesté le fait que le contrat de licence, déposé par la titulaire de l’enregistrement international, ne contenait aucune référence à la marque «TESTAROSSA» ou à des modèles réduits de voitures, la titulaire de l’enregistrement international n’a produit aucune preuve supplémentaire concluante pour corroborer un quelconque contrat de licence. Elle n’a pas non plus produit d’autres éléments de preuve lorsqu’elle y a été invitée par le rapporteur dans sa communication de 2018. Il aurait été facile de produire davantage de détails sur le contrat, même en occultant tout élément confidentiel.
100 Rien ne prouve non plus que HACHETTE ait conclu un accord de licence pour la marque «TESTAROSSA» lors de la distribution de la collection FERRARI GT, comprenant un modèle réduit de voiture et une brochure fournissant des informations sur les détails techniques (voir ci-dessous):
101 La collection HACHETTE était un magazine hebdomadaire de vente de voitures miniatures qui ne se limitait pas aux voitures FERRARI, mais qui était ouvert à tous les
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types de voitures. La titulaire de l’enregistrement international ne mentionne pas HACHETTE parmi ses licenciés, même si elle reproduit l’échantillon d’un objet de collection.
102 Les preuves publiques telles que les emballages, de l’utilisation par des tiers ne constituent pas des preuves de l’usage sérieux avec le consentement de la titulaire. Il doit être démontré que le consentement a été donné au préalable par la titulaire, qui doit être au courant de la vente par des tiers et l’accepter. Les tiers doivent agir avec l’intention de créer une part de marché pour le titulaire. La charge de la preuve d’un tel consentement incombe au titulaire (voir également les principes établis dans les décisions du
29/08/2023, R 334/2017 5 et R 343/2017 5, TESTAROSSA, aux paragraphes 98, 99 et 101).
103 En l’absence de tout autre élément de preuve, il se pourrait bien que, comme le prétend la demanderesse en annulation, les différents contrats de licence aient été limités à l’usage de la marque verbale FERRARI, de la marque figurative au cheval cabré, et des droits sur des dessins ou modèles, qui ne sont pas en cause en l’espèce. Une licence couvrant moins de marques est vraisemblablement moins coûteuse qu’une licence couvrant un plus grand nombre de marques. Il se peut également que le contrat de licence n’inclue pas l’Union européenne.
104 Il est vrai que le consentement à l’usage au sens de l’article 18 du RMUE ne doit pas nécessairement être établi dans un accord de licence, mais peut être obtenu par une simple autorisation. Aucune copie de cette autorisation préalable n’a été déposée.
105 En ce qui concerne les éléments de preuve relatifs au consentement de la titulaire à l’usage par ces tiers, rien n’indique non plus que l’usage ait été fait avec le consentement de la titulaire de l’enregistrement international.
106 L’utilisation des abréviations TM ou ® est un moyen populaire de montrer aux tiers l’usage de la marque par le titulaire. L’usage de ces symboles ne démontre pas nécessairement qu’une indication descriptive est utilisée en tant que marque, mais il contribue certainement à établir que l’usage est fait avec le consentement du titulaire.
107 Dans l’affaire de contrefaçon OPEL Blitz, l’élément figuratif OPEL Blitz n’a pas été reproduit avec la référence traditionnelle TM ou ®, montrant l’utilisation de l’élément figuratif OPEL Blitz en tant que marque protégée.
108 La situation n’est pas différente pour les éléments de preuve relatifs à «TESTAROSSA», la marque n’étant pas utilisée avec les symboles TM ou ®. Il est frappant de constater que les éléments de preuve ne montrent pas que les entreprises font référence à
«TESTAROSSA» en tant que marque en utilisant la référence populaire TM ou ®, mais simplement comme le nom d’un modèle de voiture, produit par FERRARI, reproduit en caractères ordinaire.
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109 En outre, «TESTAROSSA» apparaît dans les catalogues et les factures d’AMALGAM pour ses modèles réduits, abrégée en TR. Une telle abréviation n’est pas la manière habituelle d’utiliser une marque pour indiquer l’entreprise d’origine.
110 Indépendamment du fait qu’AMALGAM n’a pas démontré l’usage de modèles réduits de véhicules terrestres à moteur, elle ne démontre pas non plus l’usage de la marque
«TESTAROSSA».
111 Il est vrai que la marque maison FERRARI était mentionnée par BBurago sur son emballage. Toutefois, la marque FERRARI n’était pas représentée avec les indications des symboles TM ou ®, contrairement à sa propre marque BBurago®. La marque a été utilisée soit comme simple marque verbale, soit dans une stylisation telle que:
Celle-ci ne correspond pas à la stylisation normale utilisée par Ferrari. Il est inhabituel d’autoriser la stylisation de la marque verbale d’une manière choisie par le licencié et différente de la manière dont elle est protégée en tant que marque. Cette stylisation différente plaide en faveur de l’usage loyal d’un signe pour indiquer la destination des produits, conformément à l’article 12 du RMC (devenu article 14 du RMUE).
112 En outre, divers catalogues mentionnent, en petits caractères à la fin du catalogue, une indication selon laquelle la marque est un produit officiel sous licence, de Ferrari:
113 Toutefois, le libellé ne mentionne pas la marque «TESTAROSSA». Tout au plus indique-t-il que l’indicateur de la société FERRARI, la marque figurative au cheval cabré
(«le CHEVAL CABRÉ»), les marques figuratives («logos et dessins ou modèles distinctifs») ou les formes des voitures («dessins ou modèles de carrosserie») ou l’emballage sont protégés par le droit des marques (y compris l’habillage commercial) ou le droit des dessins ou modèles.
114 Un autre document interne fait état de certaines ventes. De tels documents internes qui font état de certaines ventes entre des sociétés tierces ne sauraient, en l’absence d’autres
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faits ou éléments de preuve, être considérés, à eux seuls, comme prouvant que la marque «TESTAROSSA» a été utilisée en tant que marque dans sa fonction d’origine.
115 Le fait que les modèles réduits de voitures «TESTAROSSA» soient produits par différentes entreprises dans un emballage dominé par leur marque, dans des qualités, des prix et des contextes différents, va à l’encontre de l’utilisation de la marque «TESTAROSSA» en tant qu’indicateur de l’entreprise ou du modèle réduit de voiture. Les marques ont généralement pour fonction de garantir un certain niveau de qualité cohérent, garanti par le titulaire de la marque. L’utilisation de la même marque pour le même produit, c’est-à-dire des modèles de voitures, produits dans des qualités très différentes par des entreprises différentes, porterait atteinte à la fonction de la marque et irait donc à l’encontre de l’usage en tant que marque avec le consentement du titulaire.
116 Toutefois, un tel comportement est logique pour les modèles réduits de voitures, où le produit acquiert sa valeur en étant un modèle réduit de la voiture réelle et où le fabricant de jouets peut ajouter ses connaissances et ses compétences pour reproduire les éléments essentiels de la voiture dans différents matériaux, selon, par exemple, que son marché principal est le consommateur adulte, qui aime jouer avec une technologie automobile sophistiquée, ou le consommateur enfant, qui achète la voiture avec son argent de poche afin de l’utiliser dans des jeux de rôle fantaisistes. Sans référence à la marque de la voiture, le modèle de voiture ne peut pas être facilement identifié par le consommateur.
117 Enfin, la titulaire de l’enregistrement international n’a pas non plus présenté les éléments de preuve de manière adéquate à la suite de la communication de 2018. L’usage de la marque automobile n’équivaut pas à l’usage de modèles réduits de voitures. La titulaire de l’enregistrement international aurait dû être plus précise dans sa présentation des éléments de preuve à la suite de l’invitation explicite (voir décision du 29/08/2023, R 334/2017 5 & R 343/2017 5, TESTAROSSA, paragraphes 170 à 179).
118 En conclusion, les éléments de preuve montrent qu’un certain nombre de voitures-jouets ont été produites par différents concurrents, à des degrés de qualité, à des prix et dans des contextes différents. Les éléments de preuve ne démontrent pas sans ambiguïté que l’usage de la marque indique l’origine commerciale et ne décrit pas simplement l’objet de la reproduction, à savoir la reproduction d’une voiture TESTAROSSA ou d’une voiture TESTA ROSSA antérieure. Aucun élément de preuve n’a été présenté pour les kits de blocs de construction.
119 Par conséquent, le recours du demandeur en nullité contre la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté la demande en déchéance pour les produits suivants:
Classe 28: modèles réduits de véhicules terrestres à moteur (jouets)
a été accueilli et la décision attaquée est annulée.
120 La demande en défense incidente de la titulaire de l’enregistrement international, conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement de procédure des chambres de recours, tendant à l’annulation partielle de la décision attaquée, par laquelle la déchéance partielle de l’enregistrement international avait été prononcée pour certains des produits:
Classe 28: jouets de construction modulables et leurs pièces de raccordement, jeux de construction (blocs)
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n’est pas accueillie et est rejetée.
Frais
121 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de l’enregistrement international étant la partie qui succombe, elle supportera les frais exposés par le demandeur en nullité au titre des procédures d’annulation et de recours.
122 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours, d’un montant de 720 EUR, et les frais de représentation professionnelle du demandeur en nullité, d’un montant de 550 EUR.
123 En ce qui concerne la demande au titre de l’article 8, paragraphe 3, du règlement de procédure des chambres de recours, il n’y a pas de décision autonome sur les frais.
124 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Toutefois, puisque la déchéance de l’enregistrement international est prononcée pour le surplus, la titulaire de la MUE supporte l’intégralité des frais exposés par la demanderesse en annulation, à savoir la taxe d’annulation de 700 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en annulation de 450 EUR. Le montant total pour les deux procédures est fixé à 2 420 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
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1. disjoint le recours R 887/2016-5 des affaires R 334/2017-5 et R 343/2017-5;
2. annule la décision attaquée et prononce la déchéance de la marque pour les produits suivants:
Classe 28: modèles réduits de véhicules terrestres à moteur [jouets].
3. rejette la demande au titre de l’article 8, paragraphe 3, du règlement de procédure des chambres de recours;
4. prend acte du fait que les conditions de l’article 28, paragraphe 8, du RMUE n’ont pas été remplies;
5. condamne la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais exposés par le demandeur en nullité aux fins des procédures de recours et d’annulation, pour un montant total de 2 420 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar P. von Kapff R. Ocquet
Greffier:
Signature
p.o. E. Wagner
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