DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 70 943 (NULLITÉ)
SEM Transformatör A.S., Baskent Organized Industrial Zone, Inönü Boulevard No:8, Maliköy/Sincan, 06909 Ankara, Türkiye (requérante), représentée par Filip Kufrin, Dore Pfanove 3, 10000 Zagreb, Croatie (mandataire professionnel)
c o n t r e
SEM Transformer UK Limited, 22 Spring Avenue, Hampton Vale, PE7 8HW Peterborough, Royaume-Uni (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Regimark, Ganu iela 4-7, 1010 Riga, Lettonie (mandataire professionnel).

Le 01/12/2025, la division d’annulation rend la décision suivante
DÉCISION
1. La demande de transfert est accueillie.

2. La marque de l’Union européenne n° 18 758 146 est transférée dans son intégralité à la requérante.

3. Le titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.

MOTIFS
Le 14/03/2025, la requérante a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne n° 18 758 146 « SEM TRANSFORMER » (marque verbale) (la MUE). La demande vise tous les produits couverts par la MUE, à savoir les transformateurs relevant de la classe 9.

La demande est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque turque
n° 151 132 pour les transformateurs relevant de la classe 9.

La requérante a invoqué l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’article 60, paragraphe 1, sous b), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
Par souci d’économie de procédure, la division d’annulation concentrera son examen sur l’article 60, paragraphe 1, sous b), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE: lorsqu’une MUE est enregistrée au nom de l’agent ou du représentant du titulaire sans son autorisation, le titulaire peut demander à l’Office de lui transférer la MUE conformément à l’article 21 du RMUE

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et à l’article 20, paragraphe 1, EUTMDR. Il s’agit d’une mesure de réparation alternative dans une procédure en déclaration de nullité en vertu de l’article 60, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 3, du RMCUE.

Si le demandeur invoque l’article 60, paragraphe 1, sous b), du RMCUE en demandant la cession de la MUE contestée et tout autre motif de nullité (par exemple, la mauvaise foi conformément à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, comme en l’espèce), la division d’annulation examinera en premier lieu la demande de cession. La mesure de réparation alternative prévue à l’article 21, paragraphe 2, sous a), du RMCUE perdrait son effet utile si l’Office avait le pouvoir discrétionnaire d’invalider la MUE, contrairement à la demande expresse du demandeur. En outre, la situation juridique du demandeur gagnant serait substantiellement différente si, au lieu d’une cession, la MUE était invalidée, et la situation juridique du titulaire perdant serait la même quel que soit le résultat.

RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Le demandeur est titulaire d’un enregistrement de marque pour la marque figurative «SEM» en Turquie depuis le 21/03/1994, sous le numéro d’enregistrement 151 132. Cet enregistrement est toujours actif, et la date d’expiration est le 21/03/2034 (Annexes 1 à 3).

Pour soutenir son expansion internationale, le demandeur a conclu un contrat de distribution le 05/10/2020 avec le titulaire de la MUE (le Contrat), le désignant comme distributeur unique et exclusif pour le territoire du Royaume-Uni (Annexe 4).

Au moment de la conclusion du Contrat, le titulaire de la MUE exerçait ses activités sous la dénomination sociale KB Power Engineering Limited. Au cours de l’accord de distribution, le titulaire de la MUE a changé de nom pour devenir SEM Transformer UK Limited (résolution datée du 30/06/2021). Un extrait du registre de Companies House confirmant ce changement de nom est joint. Le distributeur est, par conséquent, le titulaire de la MUE (Annexe 5).

Même si le titulaire de la MUE n’a pas été spécifiquement autorisé à utiliser le nom «SEM» de cette manière, le demandeur ne s’y est pas opposé tant que le titulaire de la MUE l’utilisait dans les limites du Contrat.

Le Contrat a été conclu le 05/10/2020 et a expiré après une durée de trois ans le 05/10/2023. La section 2 (Conditions) du Contrat spécifie incorrectement qu’il «expirera le 31/12/2020. suivant sa date». Une durée de trois ans ressort d’autres clauses, notamment la section 9 (Résiliation des droits), qui fait spécifiquement référence aux redevances dues pour la première, la deuxième et la troisième année de la durée du contrat. Néanmoins, la date exacte d’expiration du Contrat n’est pas pertinente pour l’examen des arguments soulevés dans la présente demande, comme il sera expliqué plus en détail.

Le demandeur fournit, en annexe, des preuves supplémentaires de l’existence d’une relation de distribution entre les parties (c’est-à-dire des exemples de factures émises entre les parties au cours des années 2020, 2021 et 2022) (Annexes 6 à 12).

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Par conséquent, une relation commerciale existait clairement entre le demandeur et/ou les sociétés de son groupe (y compris SEM EU DIS TICARET ELEKTRIK ANONIM SIRKETI, conformément aux factures susmentionnées) et le titulaire de la MUE. Néanmoins, à l’insu ou sans le consentement du demandeur en annulation, le 09/09/2022, le titulaire de la MUE a déposé la MUE contestée, laquelle a été enregistrée le 04/02/2023.

La dénomination sociale du titulaire de la MUE a ensuite été modifiée pour devenir SEPM Transformers Limited par une résolution datée du 28/11/2023. Cela a immédiatement suivi une notification de l’expiration de l’accord et une demande envoyée au titulaire de la MUE de cesser l’utilisation non autorisée de la marque du demandeur en annulation. Le titulaire de la MUE était clairement conscient de la propriété de la marque « SEM » par le demandeur en annulation et a pris cette mesure pour éviter des conséquences juridiques. Cependant, le titulaire de la MUE n’a pas notifié à l’EUIPO le changement de nom (le titulaire de la MUE contestée est donc toujours enregistré auprès de l’Office sous le nom de SEM TRANSFORMER UK LIMITED) (Annexe 13).

Dans l’accord susmentionné, les parties ont établi une licence permettant au titulaire de la MUE d’utiliser les marques du demandeur en annulation – y compris le nom et le logo « SEM » – dans le cadre de son rôle de distributeur du demandeur en annulation. Plus précisément, en vertu de la section 6 (Utilisation du nom et des marques), « KB Power peut utiliser le nom, la marque, les noms commerciaux et les logos de « SEM » dans le cadre de l’exploitation de la distribution accordée dans le présent accord, mais dans aucun autre contexte ». Le titulaire de la MUE n’a donc bénéficié que d’une licence limitée. L’accord n’a pas transféré la propriété de la marque « SEM » ni accordé au titulaire de la MUE le droit d’enregistrer ou d’utiliser de toute autre manière le nom et le logo « SEM » en dehors de cet arrangement de distribution.

Le demandeur n’avait pas connaissance de l’enregistrement de la MUE au moment de son dépôt ; cela a été fait sans aucune autorisation appropriée. En outre, le titulaire de la MUE ne semble pas utiliser la marque contestée. Il a plutôt enregistré la MUE afin de bloquer stratégiquement l’entrée du demandeur en annulation sur le marché de l’UE avec sa propre marque, et a même envoyé une demande au demandeur en annulation de cesser l’utilisation du nom « SEM ». Cela non seulement porte atteinte aux droits du demandeur en annulation, mais crée également un obstacle injustifié à ses activités commerciales légitimes au sein de l’Union européenne.

L’accord a expiré le 05/10/2023, sans renouvellement ni prolongation. Le droit du titulaire de la MUE d’utiliser le nom « SEM » a pris fin avec son expiration, car il ne lui avait pas été accordé le droit de l’utiliser dans un autre contexte. À ce jour, le titulaire de la MUE détient toujours l’enregistrement de la marque « SEM » contestée, même si l’accord a expiré.

Le demandeur en annulation a déposé la présente demande en déclaration de nullité de la MUE contestée, fondée sur les deux motifs suivants. Premièrement, le demandeur en annulation demande la cession de la MUE contestée en vertu de l’article 60, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 (le « RMUE »), en liaison avec l’article 21, paragraphe 2, sous a), du RMUE, étant donné qu’elle a été enregistrée à l’insu ou sans le consentement préalable du demandeur en annulation. À titre subsidiaire, si la demande de transfert est rejetée, le demandeur en annulation demande que la

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la MUE contestée soit déclarée nulle en vertu de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE, étant donné que le titulaire de la MUE agissait de mauvaise foi au moment du dépôt de la demande.

Conformément à l’article 60, paragraphe 1, sous b), en liaison avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, une MUE n’est pas enregistrée si un agent ou un représentant demande l’enregistrement en son propre nom sans le consentement du titulaire, à moins que l’agent ou le représentant ne justifie son action. Outre la nullité, les articles 21, paragraphe 2, sous a), et 60, paragraphe 1, sous b), du RMUE permettent au demandeur de demander la cession de la marque en sa faveur, selon les mêmes critères.

Selon la jurisprudence constante, plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour que cette clause s’applique :

si le demandeur en annulation peut être considéré comme un «titulaire d’une marque» ;

s’il existe une relation de mandant à mandataire (ou représentant) entre les parties ;

si le titulaire de la MUE a déposé la marque contestée sans consentement ; et
s’il peut justifier une telle action.

Premièrement, si les motifs relatifs de refus visés à l’article 8 du RMUE exigent normalement que la marque antérieure produise ses effets dans l’UE, cela ne s’applique pas au motif spécifique de refus visé à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE. Un titulaire de marque (c’est-à-dire le mandant) peut invoquer cette disposition même lorsque le droit antérieur ne s’étend à aucun territoire de l’UE. Selon la pratique établie, «en l’absence de toute autre référence à un « territoire pertinent » à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, il est indifférent que les droits de marque antérieurs résident ou non dans l’Union européenne» (10/01/2011, C 3 253).

Par conséquent, le demandeur en annulation peut se fonder sur son enregistrement antérieur en Türkiye (logo «SEM», enregistrement n° 151 132) pour invoquer cette disposition.

Comme cela a été constamment jugé dans la jurisprudence, le champ d’application de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE s’étend aux cas où les marques ne sont pas identiques (08/11/2004, R 493/2002-2, FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR (FIG. MARK) / DEFENSE & FIRST DEFENSE (FIG. MARK) ; 04/05/2009, R 493/2002-4, FIRST DEFENSE (II) ; 13/04/2011, T-262/09, FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR (fig.) / FIRST DEFENSE (fig.), EU:T:2011:171 ; 03/05/2012, R 1642/2011-2, MARITIME ACOPAFI (FIG. MARK) / MARITIME MONTERING AS (FIG. MARK) ET AL. ; 03/08/2010 ; R 1367/2009-2, BERIK DESIGN (FIG. MARK) / BERIK et al. ; 05/10/2016, R 2087/2015-1, MINERAL MAGIC / MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER et al. ; 11/11/2020, C-809/18 P, MINERAL MAGIC / MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER et al., EU:C:2020:902). Comme l’a jugé l’EUIPO, «appliquer l’article 8, paragraphe 3, du RMUE exclusivement à des signes identiques pour des produits ou services identiques réduirait excessivement son efficacité, car cela permettrait à l’agent frauduleux d’échapper à ses conséquences en apportant de légères modifications soit à la marque antérieure, soit à la désignation des produits et/ou services» (23/03/2022, C 47 666).

Cela porterait gravement atteinte aux intérêts du titulaire de la marque antérieure (mandant). Une telle marque créerait une situation dans laquelle un agent frauduleux serait en mesure d’empêcher tout enregistrement et/ou usage ultérieur de la

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marque antérieure par le commettant au sein de l’Union; c’est précisément ce que le titulaire de la MUE souhaite obtenir.

Par conséquent, considérant que la marque antérieure du demandeur en annulation pour le logo «SEM» et la MUE contestée se chevauchent quant à l’élément verbal dominant «SEM», elles ne diffèrent que par
(i) l’ajout de l’élément verbal descriptif «TRANSFORMER» dans la marque du titulaire de la MUE; et
(ii) les éléments figuratifs de la marque du client, qui ne présentent pas un degré élevé de caractère distinctif. Par conséquent, l’article 8, paragraphe 3, devrait s’appliquer sur la base de l’enregistrement antérieur du demandeur en annulation en Turquie. En outre, les produits pertinents sont identiques (transformateurs, classe 9).

Deuxièmement, s’agissant de la relation requise de commettant-agent (ou représentant) entre les parties, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que les termes «agent» et «représentant» doivent être interprétés largement, afin de couvrir toutes sortes de relations fondées sur tout arrangement commercial (qu’il soit régi par un contrat écrit ou oral) où une partie représente les intérêts d’une autre. Il suffit qu’il existe un accord de coopération commerciale de nature à créer une relation fiduciaire en imposant, expressément ou implicitement, un devoir de confiance et de loyauté à l’égard des intérêts du titulaire de la marque (commettant) (11/11/2020, C-809/18 P, MINERAL MAGIC / MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER et al., EU:C:2020:902). Par conséquent, la relation de distribution des parties serait interprétée comme un arrangement commercial de ce type.

La portée territoriale de la relation de distribution n’est pas pertinente, car l’objectif de la disposition est de se prémunir contre l’abus de confiance que le titulaire initial a placé en son agent. La jurisprudence confirme que l’article 8, paragraphe 3, du RMUE s’étend aux relations commerciales en dehors de l’Union; l’EUIPO a jugé que «le titulaire devrait raisonnablement s’attendre à pouvoir se développer sur de nouveaux marchés sans se heurter à des enregistrements effectués par les agents qu’il a sur ses marchés existants» (14/09/2004, R 460/2003-2, CELLFOOD/CELLFOOD).

Troisièmement, en examinant si le titulaire de la MUE a déposé la demande sans le consentement du demandeur, il est crucial de prendre en considération la relation de distribution des parties et la formulation de l’accord encore en vigueur au moment du dépôt de la demande. L’accord limite explicitement la portée de la licence accordée, et toute autorisation de déposer une demande d’enregistrement de marque devrait être expressément accordée. En outre, le fait que le titulaire de la MUE n’ait obtenu aucun consentement pour enregistrer la marque «SEM» est en outre étayé par le fait que le titulaire de la MUE a changé sa dénomination sociale en SEPM Transformers Limited peu après l’expiration de l’accord.

Étant donné que le demandeur en annulation n’a fourni aucun consentement pour l’enregistrement d’une MUE, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE de démontrer pourquoi ses actions devraient être jugées justifiées.

Cependant, compte tenu des faits pertinents, il est difficile d’identifier une justification légitime pour le dépôt de la MUE contestée. L’enregistrement semble

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ont été faites dans l’intention d’empêcher le demandeur en annulation d’utiliser la marque « SEM » au sein de l’UE. Cela suggère une tentative délibérée du titulaire de la marque de l’UE d’essayer d’empêcher le demandeur en annulation d’exercer ses droits établis.

À l’appui de ses arguments, le demandeur a déposé les preuves suivantes (décrites dans ses propres termes généraux, en respectant sa demande de confidentialité) :

Annexes 1 et 2 : certificat de renouvellement de marque (TR nº 151 132) et sa traduction ;

Annexe 3 : extrait de la base de données TM View (TR nº 151 132) ;

Annexe 4 : contrat de distribution, daté du 05/10/2020, entre KB Power Engineering Limited et SEM TRANSFORMATOR AS, pour le territoire du Royaume-Uni – signé uniquement par le demandeur ;

Annexe 5 : extrait de Companies House (changement de nom en SEM TRANSFORMER UK LIMITED) daté du 01/07/2021 ;

Annexe 6 : facture commerciale, datée du 27/11/2020, de SEM DIS TICARET ELECTRIC à KB Power Engineering Ltd pour un transformateur – prix indiqués en livres sterling ;

Annexe 7 : facture commerciale, datée du 15/01/2021, de SEM DIS TICARET ELECTRIC à KB Power Engineering Ltd pour 10 transformateurs – prix indiqués en livres sterling ;

Annexe 8 : facture commerciale, datée du 10/08/2021, de SEM EU DIS TICARET ELEKTRIK AS à SEM TRANSFORMER UK Limited pour des transformateurs ;

Annexe 9 : facture commerciale, datée du 08/10/2021, de SEM EU DIS TICARET ELEKTRIK AS à SEM TRANSFORMER UK pour un transformateur – prix indiqué en livres sterling ;

Annexe 10 : facture commerciale, datée du 11/02/2022, de SEM EU DIS TICARET ELEKTRIK AS à SEM TRANSFORMER UK pour trois transformateurs
– prix indiqué en livres sterling ;

Annexe 11 : facture commerciale, datée du 31/05/20222, de SEM EU DIS TICARET ELEKTRIK AS à SEM TRANSFORMER UK pour un transformateur – prix indiqué en livres sterling ;

Annexe 12 : facture commerciale, datée du 10/06/2022, de SEM EU DIS TICARET ELEKTRIK AS à SEM TRANSFORMER UK pour trois transformateurs
– prix indiqué en livres sterling ;

Annexe 13 : extrait de Companies House (changement de nom en SEPM TRANSFORMERS LIMITED) daté du 30/11/2023.

Le titulaire de la marque de l’UE n’a pas déposé d’observations en réponse, bien qu’il y ait été invité.

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ARTICLE 60(1)(b) EUTMR IN CONJUNCTION WITH ARTICLE 8(3) EUTMR: TRADE MARK FILED WITHOUT AUTHORISATION BY AN AGENT OR REPRESENTATIVE OF ITS PROPRIETOR
Conformément à l’article 8, paragraphe 3, EUTMR, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, une marque n’est pas enregistrée lorsque l’agent ou le représentant du titulaire de la marque demande l’enregistrement de celle-ci en son propre nom sans le consentement du titulaire, à moins que l’agent ou le représentant ne justifie son action. L’article 60, paragraphe 1, sous b), EUTMR confère au titulaire le droit de faire annuler les enregistrements non autorisés, tandis que les articles 13 et 21 EUTMR permettent au titulaire d’en interdire l’usage et/ou de demander le transfert de l’enregistrement à son nom.

Le dépôt non autorisé de la marque d’un titulaire par son agent ou son représentant est contraire à l’obligation générale de confiance qui sous-tend les accords de coopération commerciale de ce type. Une telle appropriation illicite de la marque du titulaire est particulièrement préjudiciable à ses intérêts commerciaux, étant donné que les demandeurs peuvent exploiter les connaissances et l’expérience acquises au cours de leur relation commerciale avec le titulaire, et ainsi bénéficier indûment des efforts et des investissements du titulaire (11/11/2020, C-809/18 P, MINERAL MAGIC / MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER et al., EU:C:2020:902, point 72).

Par conséquent, l’article 8, paragraphe 3, EUTMR a pour objectif de sauvegarder les intérêts légitimes des titulaires de marques contre l’appropriation arbitraire de leurs marques, en leur accordant le droit d’interdire les enregistrements par des agents ou des représentants qui sont demandés sans leur consentement.

L’article 8, paragraphe 3, EUTMR est une manifestation du principe selon lequel les transactions commerciales doivent être menées de bonne foi. L’article 59, paragraphe 1, sous b), EUTMR, qui permet de déclarer la nullité d’une EUTM au motif que les demandeurs agissaient de mauvaise foi, est l’expression générale de ce principe.

À certains égards, la protection conférée par l’article 8, paragraphe 3, EUTMR est plus étroite que celle offerte par l’article 59, paragraphe 1, sous b), EUTMR, car l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 3, EUTMR est subordonnée à la réalisation d’un certain nombre de conditions supplémentaires énoncées dans cette disposition. D’autre part, la protection pourrait être considérée comme plus large à d’autres égards car l’article 8, paragraphe 3, EUTMR pourrait s’appliquer lorsque le comportement d’un agent ne serait pas qualifié de « mauvaise foi » ; par exemple, si l’agent a agi sur la base d’une hypothèse incorrecte mais sincèrement tenue selon laquelle il avait le consentement pour demander la marque.

Conformément à l’article 46, paragraphe 1, sous b), EUTMR, le droit de former opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 3, EUTMR est réservé uniquement aux titulaires de marques antérieures.

Les marques non enregistrées ou les marques notoires au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris entrent également dans la notion de « marques » au sens de l’article 8, paragraphe 3, EUTMR. Par conséquent, les marques enregistrées et non enregistrées sont toutes deux couvertes par cette disposition, dans la mesure où le droit du pays d’origine reconnaît les droits de cette dernière catégorie.

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En l’absence de toute autre référence à l’article 8, paragraphe 3, du RMCUE à un «territoire pertinent», il est indifférent que les droits de marque antérieurs aient leur siège dans l’Union européenne ou non.
L’importance pratique de cette disposition réside précisément dans la capacité juridique qu’elle confère aux titulaires de MUE de droits de marque en dehors de l’Union européenne de défendre ces droits contre des dépôts frauduleux, étant donné que les titulaires de droits de marque au sein de l’Union européenne peuvent invoquer les autres motifs prévus à l’article 8 du RMCUE pour défendre leurs droits antérieurs contre de tels actes.

Conditions d’application :

L’article 8, paragraphe 3, du RMCUE habilite les titulaires de marques à s’opposer à l’enregistrement de leurs marques en tant que MUE, à condition que les exigences cumulatives de fond suivantes soient remplies (13/04/2011, T-262/09, FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR (fig.) / FIRST DEFENSE (fig.), EU:T:2011:171, point 61). Cette disposition est également applicable dans les procédures de nullité fondées sur l’article 60, paragraphe 1, sous b), du RMCUE lorsque :

les demandeurs sont ou étaient un agent ou un représentant du titulaire de la marque ;

la demande est déposée au nom de l’agent ou du représentant ;

la demande a été déposée sans le consentement du titulaire ;

l’agent ou le représentant ne justifie pas ses actes ;

les signes et les produits et services sont identiques ou étroitement liés.

En commençant par la comparaison des signes et des produits, la marque turque antérieure est
la marque figurative et la MUE contestée est la marque verbale «SEM TRANSFORMER», les deux couvrant des transformateurs de la classe 9. Comme mentionné par le demandeur, l’ajout de «TRANSFORMER» dans le signe contesté est purement descriptif des produits pertinents, et l’élément verbal commun «SEM» est le seul élément distinctif. Les signes sont hautement similaires et les produits identiques.

Quant à la relation entre les parties (SEM Transformatör A.S. et SEM Transformer UK Limited), selon le demandeur, en 2020, le titulaire exerçait ses activités sous la dénomination sociale KB Power Engineering Limited jusqu’au 30/06/2021 (annexe 5). Un accord a été conclu entre le demandeur et KB Power Engineering Limited, le prédécesseur du titulaire. La dénomination sociale du titulaire de la MUE a ensuite été modifiée pour devenir SEM TRANSFORMER LIMITED par une résolution datée du 28/11/2023. Le titulaire de la MUE a changé sa dénomination sociale en SEPM TRANSFORMERS LIMITED peu après l’expiration de l’accord avec le demandeur mais n’a pas communiqué ce changement à l’EUIPO.

La Cour de justice de l’Union européenne précise que les termes «agent» et «représentant» doivent être interprétés largement, afin de couvrir toutes sortes de relations fondées sur tout arrangement commercial (qu’il soit régi par un contrat écrit ou oral) où une partie représente le

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intérêts d’un tiers. Il suffit qu’il existe un accord de coopération commerciale de nature à créer une relation de confiance en imposant, expressément ou implicitement, un devoir de confiance et de loyauté à l’égard des intérêts du titulaire de la marque (mandant) (11/11/2020, C-809/18 P, MINERAL MAGIC / MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER et al., EU:C:2020:902).

Par conséquent, la relation de distribution entre les parties serait interprétée comme un arrangement commercial de ce type, même si le document fourni à l’annexe 4 n’est pas signé par le titulaire de la marque de l’UE. Le demandeur est la société turque SEM Transformatör A. La société turque SEM DIS TICARET ELECTRIC, portant également le signe « SEM », appartient à son groupe. Le demandeur a fourni six factures de vente de transformateurs, datées du 27/11/2020 au 31/05/2022, montrant des relations commerciales entre le titulaire ou son prédécesseur et SEM DIS TICARET ELECTRIC à KB Power Engineering Ltd. Par conséquent, il peut être conclu que les parties entretenaient une relation commerciale étroite, soit directement, soit par l’intermédiaire de sociétés liées. Considérant que le signe « SEM » est utilisé pour des produits très spécifiques, tels que les transformateurs, et que tous les documents se rapportent à ces produits, il peut être supposé que les sociétés avaient une relation commerciale et que le demandeur était celui qui a démarré l’activité en Turquie sous le signe « SEM ».

Le demandeur n’a pas autorisé le dépôt de la marque contestée. Lorsque la marque de l’UE contestée a été déposée le 09/09/2022, le titulaire était en relation commerciale avec le demandeur et a clairement violé tout devoir de loyauté entre partenaires commerciaux. En outre, le titulaire n’a pas déposé d’observations et n’a donc pas pu expliquer s’il avait un intérêt légitime lors du dépôt du signe contesté. Par conséquent, la division d’annulation conclut que la demande est entièrement fondée et que la marque contestée doit être attribuée au demandeur.

Étant donné que la demande est entièrement fondée sur la base de l’article 60, paragraphe 1, sous b), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, et que la marque contestée est attribuée au demandeur, il n’est pas nécessaire d’examiner le motif restant, à savoir l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.

Étant donné que le titulaire de la marque de l’UE est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RRMUE, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.

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La division d’annulation
Jessica N. Maria Luce Carmen LEWIS CAPOSTAGNO SÁNCHEZ PALOMARES
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’à la date à laquelle la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.