EUIPO, 23 janvier 2026, n° 003230013

EUIPO 23 janvier 2026

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 23 janv. 2026, n° 003230013
Numéro(s) :	003230013
Textes appliqués :	Article 8(1)(b) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	Refus partiel de la demande de MUE/EI
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Texte intégral

Ce texte a été traduit à l'aide de l'intelligence artificielle et peut contenir des erreurs.

DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 230 013
Elmark Automatyka S.A., Bukowińska 22 lokal 1B, 02-703 Warszawa, Pologne (opposante), représentée par Bartłomiej Henryk Tomaszewski, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1 lok 12, 03-984 Warszawa, Pologne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Marek Kierznikowicz, Tartaczna 3, 84-200 Wejherowo, Pologne (demanderesse), représentée par Marta Kozłowska, ul. Staromiejska 29, 84-300 Lębork, Pologne (mandataire professionnel). Le 23/01/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 230 013 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:

Classe 37: Construction d’infrastructures de communication; entretien et réparation d’installations électroniques; construction de lignes de transmission; installation de lignes de transmission; installation de réseaux de communications électroniques. Classe 38: Tous les services contestés de cette classe.

2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 108 602 est rejetée pour tous les services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.

3. Chaque partie supporte ses propres dépens.

MOTIFS
Le 12/12/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 108 602 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 606 423 «ELMARK» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.

PREUVE D’USAGE Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est

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protégée en relation avec les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.

La requérante a présenté une demande de preuve d’usage de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 606 423 de l’opposante. Toutefois, la demande de preuve d’usage que la requérante a soumise à l’Office ne peut être prise en considération, car elle concerne des marques qui, à la date de dépôt de la marque contestée, n’étaient pas enregistrées depuis au moins cinq ans.

RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.

L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition en relation avec l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 606 423 de l’opposante.

a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :

Classe 9 : Ordinateurs et équipements périphériques pour ordinateurs, et autres équipements de traitement de données ; appareils et composants pour l’automatisation industrielle, le contrôle, la surveillance, la signalisation et le suivi de processus technologiques ; appareils et composants de télécommunications ; routeurs industriels.

Classe 37 : Entretien, assemblage, prélèvement et activation de dispositifs dans le domaine de la technologie informatique et de l’automatisation industrielle.

Classe 41 : Enseignement technique et formation continue, relatifs à l’automatisation industrielle ; formation professionnelle dans le domaine de l’exploitation et des logiciels pour contrôleurs, panneaux de commande, réseaux de communication industriels et logiciels de visualisation pour l’automatisation industrielle.

Classe 42 : Développement de programmes informatiques, de contrôleurs et conception de réseaux informatiques pour l’automatisation industrielle.

Les services contestés sont les suivants :

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Classe 37 : Asphaltage ; installation et réparation d’appareils électriques ; installation de câblage électrique ; rénovation de câblage électrique ; entretien et réparation d’installations de gaz et d’électricité ; installation de traçage électrique ; construction d’infrastructures ; construction d’infrastructures énergétiques ; construction de centrales électriques ; construction de fondations de bâtiments ; construction d’infrastructures de communication ; suppression des interférences dans les appareils électriques ; entretien et réparation d’installations électroniques ; conseils en construction ; supervision de travaux de génie civil sur site ; consultation en matière de supervision de la construction de bâtiments ; construction de lignes de transmission ; installation de lignes de transmission ; réparation de lignes électriques ; démantèlement de lignes électriques ; pose de câbles ; pose et enfouissement de câbles ; pose de câbles terrestres ; pose de câbles sous-marins ; recharge de batteries ; recharge de batteries et d’accumulateurs ; services d’électriciens ; location de pelles mécaniques ; location d’échafaudages ; location de mini-pelles ; location d’appareils à mélanger le béton ; installation de réseaux de communications électroniques ; construction ; installation d’appareils électriques ; services de supervision de la construction de bâtiments pour des projets de construction ; supervision de la construction de bâtiments ; revêtement de routes ; recharge de batteries de véhicules ; services de conseil en construction de bâtiments ; location de machines de terrassement ; location de matériel de terrassement et de pelles mécaniques ; location de matériel de construction ; location de bulldozers ; location de matériel de construction et de bâtiment.

Classe 38 : Services de communications sans fil ; communication par internet ; conseils en communications électroniques ; communications par réseaux de fibres optiques ; services de routage et de jonction de télécommunications ; services de communication par câble ; services de télédistribution par câble.

À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.

En ce qui concerne la comparaison des produits et services, la requérante affirme qu’ils sont différents en raison des activités commerciales prétendument divergentes des parties. Cependant, ces arguments sont sans pertinence car la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, point 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce, la marque antérieure n’étant pas soumise à l’exigence d’usage. Par conséquent, la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des produits et services de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des produits et services du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.

Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’usage

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origine des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).

Services contestés de la classe 37
Les services contestés de construction d’infrastructures de communication; d’entretien et de réparation d’installations électroniques; de construction de lignes de transmission; d’installation de lignes de transmission; d’installation de réseaux de communications électroniques sont au moins similaires aux services de l’opposant de maintenance, d’assemblage, de sélection et d’activation de dispositifs dans le domaine de la technologie informatique et de l’automatisation industrielle, car ils peuvent au moins coïncider sur les facteurs pertinents suivants: les canaux de distribution, le public pertinent et le prestataire. Étant donné que les services de l’opposant concernent des dispositifs électroniques, en pratique, les deux sont généralement proposés par des intégrateurs et des sociétés d’ingénierie spécialisés dans les TIC/télécommunications et l’automatisation industrielle, acquis par les mêmes canaux B2B (appels d’offres de projets, contrats-cadres et achats directs par les entreprises), et s’adressent à la même clientèle professionnelle (entreprises, services publics et autorités publiques recherchant le déploiement et la mise en service de systèmes électroniques dans le même domaine d’expertise, contrairement à tous les services ci-dessous).

Les services contestés de goudronnage; d’installation et de réparation d’appareils électriques; d’installation de câblage électrique; de rénovation de câblage électrique; d’entretien et de réparation d’installations de gaz et d’électricité; d’installation de traçage électrique; de construction d’infrastructures; de construction d’infrastructures électriques; de construction de centrales électriques; de construction de fondations de bâtiments; de suppression d’interférences dans les appareils électriques; de conseil en construction; de supervision de travaux de génie civil sur site; de consultation en supervision de construction de bâtiments; de réparation de lignes électriques; de démantèlement de lignes électriques; de pose de câbles; de pose et d’enfouissement de câbles; de pose de câbles terrestres; de pose de câbles sous-marins; de recharge de batteries; de recharge de batteries et d’accumulateurs; de services d’électriciens; de location de pelles mécaniques; de location d’échafaudages; de location de mini-pelles; de location d’appareils à mélanger le béton; de construction; d’installation d’appareils électriques; de services de supervision de construction de bâtiments pour projets de construction; de supervision de construction de bâtiments; de pavage de routes; de chargement de batteries de véhicules; de services de conseil en construction de bâtiments; de location d’engins de terrassement; de location d’équipements de terrassement et de pelles mécaniques; de location d’équipements de construction; de location de bulldozers; de location d’équipements de construction et de bâtiment n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation que les services de l’opposant de maintenance, d’assemblage, de sélection et d’activation de dispositifs dans le domaine de la technologie informatique et de l’automatisation industrielle, et ils ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. Ces services contestés concernent les travaux électriques/énergétiques et de génie civil, la construction et la location d’équipements lourds, tandis que les services de l’opposant se rapportent à la maintenance et à l’activation de dispositifs électroniques/informatiques au niveau de l’appareil; les services comparés ne sont pas complémentaires les uns des autres ni en concurrence et ne sont généralement pas fournis par les mêmes entreprises. L’absence de facteurs de similarité s’applique également lors de la comparaison de ces services contestés avec les produits et services restants de l’opposant. Par conséquent, ils sont dissimilaires.

Services contestés de la classe 38
Tous les services contestés de cette classe sont similaires aux appareils et composants de télécommunications de l’opposant de la classe 9 car ils coïncident

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aux facteurs pertinents suivants: finalité, complémentarité, canaux de distribution et public pertinent.

b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

En l’espèce, les produits et services jugés similaires à des degrés divers visent le grand public ainsi que des professionnels, qui font preuve d’un degré d’attention moyen à supérieur à la moyenne.

c) Les signes
ELMARK
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Compte tenu de la nature des produits et services pertinents et de l’absence de tout lien direct, l’élément verbal coïncidant des signes «ELMARK» n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif à un degré normal.

La couleur bleue, la stylisation des lettres du signe contesté sont des caractéristiques de conception simples couramment utilisées dans le commerce. Par conséquent, celles-ci ne détourneront pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal lui-même.

L’élément figuratif du signe contesté, un petit cercle avec une autre forme blanche à l’intérieur, est dépourvu de signification et, par conséquent, distinctif à un degré normal. Lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en cause par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).

L’élément verbal «ELMARK» du signe contesté est l’élément dominant car il est, en raison de sa taille et de sa position, le plus accrocheur.

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Sur le plan visuel, les signes coïncident dans leur élément verbal « ELMARK » et ne diffèrent que par leurs aspects figuratifs, lesquels ont toutefois un impact moindre pour les raisons exposées ci-dessus.

Par conséquent, les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle.

Sur le plan phonétique, les signes coïncident entièrement dans la prononciation de leur élément verbal « ELMARK ».

Par conséquent, les signes sont phonétiquement identiques.

Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.

d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.

e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie similaires à des degrés divers et en partie dissimilaires. Le public pertinent est composé à la fois du grand public et de professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif.

Les signes sont visuellement très similaires et phonétiquement identiques. Sur le plan conceptuel, aucune comparaison n’est possible car aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent.

Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou celles dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29). En l’espèce, étant donné que la marque contestée incorpore la marque antérieure dans son intégralité avec la seule addition d’aspects figuratifs moins impactants, il est hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T 104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49). Cette perception est renforcée par la pratique courante sur le marché pertinent pour les fabricants et les prestataires de services de créer des variations de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, ou en ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs

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éléments à celles-ci, afin de désigner de nouvelles gammes de produits, ou de conférer à leur marque une image nouvelle et à la mode.

La requérante fait valoir que les activités des parties «ne sont pas en concurrence les unes avec les autres, et qu’en plus de 30 ans d’activité, les sociétés ne se sont jamais rencontrées, ni leurs clients, ni même n’ont eu connaissance de l’existence de l’autre». Toutefois, cet argument doit être rejeté.

Le risque de confusion est un concept juridique et n’exige pas une confusion réelle ou une coexistence sur le marché. Il se réfère plutôt à une probabilité de confusion dans l’esprit du consommateur pertinent. Comme l’a expressément confirmé le Tribunal, il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’une confusion réelle, mais l’existence d’un risque de confusion (24/11/2005, T-346/04, Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, point 69). Par conséquent, des preuves de confusion réelle peuvent être pertinentes si elles sont disponibles, mais leur absence n’est pas déterminante.

Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 606 423 de l’opposante.

Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés similaires à des degrés divers aux produits et services de la marque antérieure.

Le reste des services contestés sont dissemblables. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne peut aboutir.

L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 637 145 «Elmark automation» (marque verbale).

Cet autre droit antérieur invoqué par l’opposante est moins similaire à la marque contestée. Cela s’explique par le fait qu’il contient un élément verbal supplémentaire «automation» tout en couvrant le même champ de produits et services. Par conséquent, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; aucun risque de confusion n’existe en ce qui concerne ces services.

Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également échouer dans la mesure où elle est fondée sur les motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE et dirigée contre les services restants, car les services (ainsi que les signes) ne sont manifestement pas identiques.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.

Décision sur opposition n° B 3 230 013 Page 8 sur 8
L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains points et ont échoué sur d’autres. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.

La division d’opposition
Manuela RUSEVA Maximilian KIEMLE Jorge IBOR QUÍLEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.