CANCELLATION DIVISION
AFFAIRE EN ANNULATION n° C 66 634 (DÉCHÉANCE)
Fifty-Six Hope Road Music Limited, 15821 Ventura Blvd #270, 91436 Encino, États-Unis (requérante), représentée par Mishcon de Reya IP B.V., Prinsenkade 9D, 4811 VB Breda, Pays-Bas (mandataire)
c o n t r e
Emerald Isles Tobacco LLC, MSR1350 Olveston, Montserrat (titulaire de la MUE), représentée par Orban & Perlaki Gunnercooke Association of Law Firms, Perc utca 6., 1036 Budapest, Hongrie (mandataire). Le 30/04/2026, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.

2. Les droits du titulaire de la MUE relatifs à la marque de l’Union européenne n° 12 862 942 sont déchus dans leur intégralité à compter du 21/06/2024.

3. Le titulaire de la MUE est condamné aux dépens, fixés à 1 080 EUR.

MOTIFS
Le 21/06/2024, la requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne
n° 12 862 942 (marque figurative) (la MUE). La demande vise tous les produits et services couverts par la MUE, à savoir: Classe 34: Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; cendriers pour fumeurs; étuis à cigares et à cigarettes; tabac à chiquer; coupe-cigares; fume-cigares; briquets à cigares, filtres à cigarettes, papier à cigarettes; bouts de cigarettes; cigarettes; cigarettes électroniques; cigarillos; cigares; humidificateurs pour cigares; boîtes d’allumettes; porte-allumettes; cure-pipes pour pipes à tabac; râteliers pour pipes à tabac; pipes; blagues à tabac; tabac à priser, tabatières. Classe 35: Services de vente au détail liés à la vente d’étuis à cigares et à cigarettes, de tabac à chiquer, de coupe-cigares, de fume-cigares, de briquets à cigares, de filtres à cigarettes, de papier à cigarettes; de cigarettes

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embouts, cigarettes, cigarillos, cigares, humidors, boîtes d’allumettes, porte-allumettes, cure-pipes pour pipes à tabac, porte-pipes pour pipes à tabac, blagues à tabac, tabac à priser, tabatières.
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.

RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Le demandeur fait valoir que la marque contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Le titulaire de la marque de l’Union européenne ne prétend pas que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente. Sa seule ligne de défense est qu’il existait des motifs légitimes de non-usage au sens de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE. Le titulaire de la marque de l’Union européenne soutient qu’entre le 07/05/2019 et le 05/08/2024, l’usage de la marque contestée était légalement interdit par une ordonnance de la High Court de Montserrat, qui s’appliquait à tous les actifs corporels et incorporels de Montobacco Limited, l’ancien propriétaire de la marque contestée. Le titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que cette interdiction est survenue indépendamment de sa volonté et constituait un obstacle ayant un lien suffisamment direct avec la marque, rendant son usage impossible ou déraisonnable, et constituant dès lors un motif légitime de non-usage au regard de la jurisprudence applicable. Le titulaire de la marque de l’Union européenne expose le contexte d’un litige complexe à Montserrat engagé en mars 2018. Il explique que le Registraire des sociétés a obtenu une ordonnance ex parte de la High Court de Montserrat ordonnant une enquête sur les affaires de trois sociétés, dont Montobacco Limited. Il soutient que le 15/03/2018, la High Court a rendu une ordonnance interdisant à toutes les parties intéressées par ces sociétés, y compris F. Andrianakos, de vendre, transférer, retirer de Montserrat ou de toute autre manière disposer des actifs corporels et incorporels des sociétés défenderesses, jusqu’à l’audition et la décision concernant l’enquête. Le titulaire de la marque de l’Union européenne explique en outre qu’à la suite du rapport d’enquête du 18/06/2018, qui a conclu que les activités des trois sociétés avaient été menées dans l’intention de frauder et que les administrateurs nommés devaient être déchus de leurs fonctions, des procédures de liquidation et des procédures de déchéance des administrateurs ont été engagées et entendues en juillet 2018 et avril 2019 respectivement. Le jugement définitif clôturant ces procédures a été rendu par le Conseil privé le 05/08/2024. Le titulaire de la marque de l’Union européenne avance que la durée pendant laquelle des motifs légitimes ont existé est significative, et que la période pendant laquelle ces motifs étaient pertinents et le temps écoulé depuis qu’ils ont cessé de s’appliquer revêtent une importance particulière. Il fait valoir, cependant, que le litige et l’interdiction d’usage de la marque contestée qui en a résulté ont persisté tout au long de la période pertinente.

Le titulaire de la marque de l’Union européenne a soumis les documents suivants à l’appui de ses arguments :

Annexes 1 et 2 : la demande et le certificat d’enregistrement de la marque contestée.

Annexes 3 et 11 : Déclarations sous serment de Dulcie James, la registraire des marques à Montserrat, du 11/02/2022, dans lesquelles il est confirmé que la marque

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a été demandée et enregistrée à Montserrat en 2014 par Montobacco Ltd. Sont joints à la pièce des documents concernant l’enregistrement de cette marque.

Annexe 4: extrait de TMView montrant des marques identiques ou très similaires à la marque contestée enregistrées dans différents territoires du monde entier.

Annexe 5: pièces déposées auprès de la Cour d’appel de Montserrat le 20/10/2022, y compris le contrat de licence pour l’utilisation de la marque Natural Marley Spirit, un courriel de Steven Fagen concernant une demande de destruction de matériaux périmés contenant la marque et un jugement du 25/10/2019 concernant des actes illégaux de W. Cassell.

Annexe 6: jugement du 5 août 2024 – pourvoi devant le Conseil privé nº 0076 de 2022 concernant l’interdiction pour trois personnes d’exercer les fonctions d’administrateurs de sociétés de Montserrat.

Annexe 7: Certificat de constitution concernant la société titulaire de la MUE, daté du 13/12/2018,
Annexe 8: déclaration sous serment de Karen Allen du 20/10/2022 dans laquelle l’historique du litige concernant Montobacco est résumé.

Annexe 9: cession datée du 18/09/2020 de la marque Natural Marley Spirit des liquidateurs de Montobacco au titulaire de la MUE, fondée expressément sur l’ordonnance de la High Court de Montserrat du 31/08/2020 (par laquelle la liquidation de Montobacco Ltd a été achevée, la liquidation clôturée et la marque ordonnée d’être cédée à F. Andrianakos).

Annexe 10: conclusions déposées le 11/02/2022 affirmant que Steven Fagen et Karen Allen n’ont pas qualité pour agir et ne devraient pas être autorisés à intervenir dans la cession en cours de la marque Natural Marley Spirit, fondées principalement sur le fait que la question est res iudicata car la marque a été ordonnée d’être vendue à F. Andrianakos par l’ordonnance de la High Court du 31/08/2020.

Annexe 12: demande, datée du 03/10/2022 et déposée par Karen Allen et Steven Fagen, visant à révoquer l’ordonnance du 07/10/2022 et à obtenir la suspension d’autres procédures, où les demandeurs affirment être les propriétaires de la marque Natural Marley Spirit.

Annexes 13 et 14: Ordonnance du 08/10/2022, par laquelle la demande de récusation (Annexe 12) a été rejetée et le certificat daté du 23/02/2023 confirmant l’ordonnance qui a rejeté la demande a été délivré.

Annexe 15: correspondance entre F. Andrianakos et le Registre des marques de Montserrat, datée de mai 2023, où M. Andrianakos demande si les marques qu’il a achetées aux liquidateurs ont finalement été enregistrées et reçoit la réponse

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que les marques font l’objet d’un litige en cours et que la question devrait être traitée par et adressée aux représentants légaux.

Annexe 16 : demande d’enregistrement du transfert de la marque contestée de Montobacco au titulaire actuel de la marque de l’UE, datée du 15/12/2020, et la réponse de l’EUIPO datée du 04/03/2021 indiquant que la marque a été transférée.

Annexes 17 et 18 : Demande d’enregistrement d’un changement de propriétaire de la marque de Montserrat de Montobacco au titulaire de la marque de l’UE et demande de renouvellement de cette marque, toutes deux datées du 05/11/2024, et le récépissé de dépôt pour le prix du renouvellement délivré par la Montserrat Financial Services Commission le 05/11/2024.

Le demandeur fait valoir que la marque contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente. Il observe qu’aucun effort n’a été fait par le titulaire de la marque de l’UE pour démontrer l’usage de la marque contestée en relation avec l’un quelconque des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée. Le demandeur soutient que la notion de justes motifs de non-usage, en tant qu’exception à l’obligation d’usage, doit être interprétée de manière restrictive. Il conteste le fondement de la défense du titulaire de la marque de l’UE. Il fait valoir que le titulaire de la marque de l’UE n’a pas produit l’ordonnance d’injonction réelle du 15/03/2018, bien qu’il y ait accès et qu’il soit en mesure de le faire. Le demandeur fait valoir en outre que même si une injonction a été accordée le 15/03/2018, son effet était limité dans le temps et dans sa portée. Il soutient qu’une injonction ex parte à Montserrat n’aurait été en vigueur que pendant 28 jours au maximum, après quoi une audience contradictoire aurait été requise, pour laquelle aucune preuve n’a été fournie. Il soutient en outre que toute injonction n’aurait pas dépassé la liquidation des sociétés concernées en juillet 2018. Le demandeur fait valoir en outre que le comportement du titulaire de la marque de l’UE lui-même démontre que toute injonction avait cessé de produire ses effets bien avant la décision du Conseil privé du 5 août 2024. En particulier, il souligne l’acquisition par le titulaire de la marque de l’UE d’une cession de la marque contestée en septembre 2020 conformément à une ordonnance judiciaire du 31/08/2020, et l’enregistrement ultérieur de cette cession auprès de l’EUIPO, comme preuve incompatible avec l’existence continue alléguée d’une ordonnance restrictive. Il soutient qu’à partir d’au moins août/septembre 2020, le défaut d’usage de la marque contestée par le titulaire de la marque de l’UE était une décision de son propre chef et n’était pas attribuable à des circonstances indépendantes de sa volonté. Il souligne que la charge de prouver l’existence de justes motifs de non-usage incombe entièrement au titulaire de la marque de l’UE.

Le demandeur a soumis la déclaration de témoin de Jean Kelsick, un avocat à Montserrat, où M. Kelsick explique pourquoi, à son avis, le titulaire de la marque de l’UE n’était pas empêché d’utiliser la marque contestée en raison du litige à Montserrat. En substance, M. Kelsick estime que même s’il est admis que les ordonnances de 2018 empêchaient un usage raisonnable de la marque, il n’y a aucune raison pour qu’une injonction ait continué après l’ordonnance de liquidation, qui n’a pas fait l’objet d’un appel. Il souligne également que l’arrêt du Conseil privé ne concerne que la disqualification de trois personnes d’exercer les fonctions d’administrateurs et que les procédures y ayant conduit n’ont pas non plus empêché le titulaire de la marque de l’UE d’utiliser la marque.

Le titulaire de la marque de l’UE réaffirme sa position selon laquelle des justes motifs de non-usage existaient tout au long de la période pertinente. Il soutient que les procédures contentieuses à Montserrat ont empêché l’usage de la marque contestée et réitère les arguments exposés dans ses observations précédentes. En réaction aux observations du demandeur, le titulaire de la marque de l’UE produit de nouvelles preuves, consistant en quatre ordonnances judiciaires et un courriel. Il soutient que l’ordonnance du 15 mars a expressément interdit aux sociétés concernées et à toutes les parties intéressées, y compris F. Andrianakos, le propriétaire et directeur de l’actuel titulaire de la marque de l’UE, de vendre, transférer, retirer de Montserrat, ou de toute autre manière disposer des actifs corporels et incorporels des sociétés défenderesses. Il fait valoir qu’à la lumière de la référence expresse aux actifs tant corporels qu’incorporels, la marque contestée était sans équivoque couverte par cette ordonnance. Le titulaire de la marque de l’UE soutient en outre qu’il a reçu un courriel de mise en demeure en

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novembre 2020, ce qui atteste d’une activité d’exécution continue contre l’usage de la marque contestée par le titulaire de la marque de l’UE à compter de novembre 2020. Elle fait valoir que cette incertitude persistante, dans le contexte d’un litige en cours à Montserrat, a rendu l’usage de la marque, sinon impossible, du moins déraisonnable. Le titulaire de la marque de l’UE fait valoir que la production tardive de preuves supplémentaires est admissible et devrait être admise par la division d’annulation dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation en vertu de l’article 95, paragraphe 2, du RMCUE.

Le titulaire de la marque de l’UE a produit les éléments de preuve suivants à l’appui de ses arguments :

Annexe 19 : Ordonnance de la High Court du 15/03/2018, impliquant Montobacco ainsi que F. Andrianakos, entre autres, par laquelle une enquête est ordonnée et par laquelle toutes les personnes nommées sont empêchées de vendre ou de transférer, de retirer de Montserrat ou de disposer de toute autre manière des actifs corporels et incorporels appartenant aux sociétés, jusqu’à l’audition et la décision concernant l’enquête.

Annexe 20 : Ordonnance de la High Court du 29/03/2018, par laquelle l’enquêteur est nommé et les modalités de l’enquête sont établies. En outre, il est indiqué que l’ordonnance du 15/03/2018 est modifiée en ce que
Annexe 21 : Ordonnance de la High Court du 31/07/2018, qui est largement fondée sur le rapport de l’enquêteur, par laquelle il est ordonné ce qui suit :

o liquidation des sociétés concernées, y compris Montobacco,
o nomination des liquidateurs,
o Steven Fagen et Karen Allen, entre autres, seront considérés pour une interdiction d’exercer les fonctions d’administrateur dans des sociétés à Montserrat.

Annexe 22 : Ordonnance de la High Court du 31/08/2020, qui déclare la liquidation clôturée et les matériaux Natural Marley Spirit, y compris la marque, devant être vendus à F. Andrianakos pour 2000 USD.

Annexe 23 : courriel de mise en demeure de cesser et de s’abstenir envoyé à F. Andrianakos par Steven Fagen le 18/11/2020, où S.F. invoque ses enregistrements de marques américaines et exige que F.A. cesse d’utiliser la marque Natural Marley Spirit.

Le demandeur soutient que la seule ligne de défense du titulaire de la marque de l’UE reste l’existence alléguée de justes motifs de non-usage pendant la période pertinente, et réaffirme que cette défense est sans fondement. Le demandeur s’oppose fermement à l’introduction de nouveaux éléments dans les secondes observations du titulaire de la marque de l’UE. Il fait valoir que la lettre de l’EUIPO du 20 mars 2025 n’invitait qu’à des observations en réplique et ne constituait pas une invitation à produire de nouveaux éléments. Il soutient que le titulaire de la marque de l’UE n’a pas fourni d’explication adéquate quant à la raison pour laquelle les ordonnances judiciaires nouvellement introduites et le courriel de Fagen n’ont pas été produits initialement, alors qu’il est évident qu’ils étaient tous deux à la disposition du titulaire de la marque de l’UE. Il conclut que les preuves tardives devraient être écartées. En outre, il réitère sa

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arguments précédents et fait valoir que l’ordonnance du 15 mars permet en fait expressément aux sociétés défenderesses de poursuivre leurs activités commerciales et n’interdit que les transactions en dehors du cours normal des affaires. Elle conclut que cette ordonnance ne constitue pas un obstacle à l’usage de la marque contestée. En outre, elle fait valoir que l’injonction ne pouvait plus être en vigueur en 2020 lorsque le tribunal a sanctionné la vente de la marque au titulaire actuel de la marque de l’UE. La requérante soutient également que la procédure de recours ne concernait que la question de la disqualification des administrateurs mais n’incluait pas la propriété de la marque ni quoi que ce soit lié à son usage, et que, par conséquent, le fait qu’il y ait encore des procédures en cours, comme l’a mentionné le titulaire de la marque de l’UE, ne constituait pas non plus un obstacle à l’usage de la marque. Quant au courriel de mise en demeure, la requérante estime qu’il ne représentait aucun danger réel pour la propriété de la marque par le titulaire de la marque de l’UE, laquelle avait une base solide dans l’ordonnance du tribunal, et qu’en tout état de cause, l’incertitude ou une menace éventuelle de litige ne constituent pas des motifs légitimes de non-usage.

La requérante a produit la deuxième déclaration de témoin de Jean Kelsick, mise à jour après que le titulaire de la marque de l’UE a produit plusieurs ordonnances de la High Court. M. Kelsick souligne que l’ordonnance du 29/03 autorise expressément le commerce et il précise quand exactement, selon lui, l’injonction entière a expiré. Il estime également qu’il n’y avait pas de réelle incertitude découlant du courriel de M. Fagen, étant donné que la propriété des marques Montobacco était protégée à la fois par l’ordonnance de la High Court ordonnant expressément l’achat et par l’achat lui-même.

Dans ses dernières observations, le titulaire de la marque de l’UE réaffirme sa position selon laquelle la marque contestée était soumise à des restrictions légales continues découlant des ordonnances de la High Court de Montserrat pendant toute la période pertinente, ce qui a empêché son usage et constitue des motifs légitimes de non-usage au sens de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE. Il insiste pour que les preuves supplémentaires soient prises en compte. Le titulaire de la marque de l’UE produit deux autres déclarations de témoins, qu’il décrit comme fournissant un contexte juridique crucial en analysant les restrictions continues imposées par les ordonnances de la High Court de Montserrat et en renforçant l’argument selon lequel le non-usage découlait de contraintes légales indépendantes de la volonté du titulaire de la marque de l’UE. Il répète et réitère ses arguments précédents et maintient la position selon laquelle il y avait des motifs légitimes de non-usage pendant presque toute la période pertinente.

Le titulaire de la marque de l’UE a produit les documents suivants à l’appui de ses arguments :

Annexe 24 : déclaration de témoin de Warren Cassell, un avocat habilité à exercer le droit dans
les îles des Caraïbes orientales de Montserrat et d’Antigua-et-Barbuda, qui fournit des commentaires sur les événements juridiques concernant la marque contestée. M. Cassell soutient le point de vue du titulaire de la marque de l’UE concernant les motifs légitimes de non-usage. Il explique
le retard dans la production des preuves par le titulaire de la marque de l’UE. Il explique que
le titulaire de la marque de l’UE n’a pas eu la liberté légale d’utiliser la marque tant que les ordonnances de 2018 n’avaient pas expiré. Il estime que le courriel de M. Fagen constituait une menace persistante de litige et de revendications de propriété contradictoires qui ont suivi la cession de
des actifs. Même après l’ordonnance du 31/08/2020, les anciens administrateurs ont continué à contester
la propriété au niveau international, avertissant le titulaire de la marque de l’UE que l’usage des marques pourrait l’exposer à de nouvelles procédures. Il conclut que l’incertitude juridique à laquelle le titulaire de la marque de l’UE a été confronté, dans le contexte des ordonnances judiciaires restreignant l’usage de
la marque et des recours en cours, relève des motifs légitimes de non-usage.

Annexe 25 : déclaration de témoin de F. Andrianakos où il déclare essentiellement la même chose que ce qui a été exposé dans les observations originales du titulaire de la marque de l’UE, adaptées pour les procédures concernant la marque du Royaume-Uni.

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MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.

Dans les procédures de déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné que l’on ne peut pas exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, il incombe au titulaire de la MUE de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne, ou de présenter des justes motifs pour le non-usage.

En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 07/05/2019. La demande en déchéance a été déposée le 21/06/2024. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande. Le titulaire de la MUE devait prouver l’usage sérieux de la MUE contestée pendant la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 21/06/2019 au 20/06/2024 inclus, pour les produits et services contestés énumérés dans la section « Motifs » ci-dessus.

Le titulaire de la MUE a fait valoir qu’il n’avait pas commencé à utiliser la marque dans l’Union européenne, mais qu’il avait des justes motifs qui l’en avaient empêché. Il a soumis les documents énumérés ci-dessus pour étayer ses arguments concernant les justes motifs de non-usage. Remarque préliminaire concernant les preuves tardives
Après l’expiration du délai fixé par l’EUIPO aux fins de prouver l’usage de la marque, le titulaire de la MUE a soumis des preuves supplémentaires concernant sa défense fondée sur les justes motifs de non-usage.

Bien que, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RMCUE, le titulaire de la MUE doive soumettre la preuve de l’usage dans un délai fixé par l’Office, l’article 10, paragraphe 7, du RMCUE (applicable aux procédures d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RMCUE) invite expressément l’Office à exercer son pouvoir discrétionnaire si des preuves pertinentes ont été soumises en temps utile et que, après l’expiration du délai, des preuves supplémentaires ont été déposées.

Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RMCUE, lorsque, après l’expiration du délai fixé par l’Office, des indications ou des preuves sont déposées qui complètent des indications ou des preuves pertinentes antérieures soumises dans le délai, l’Office peut prendre en considération les preuves soumises hors délai en vertu de l’exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par l’article 95, paragraphe 2, du RMCUE. Lorsqu’il exerce son pouvoir discrétionnaire, l’Office doit prendre en considération, en particulier, le stade de la procédure et si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et s’il existe des raisons valables pour la soumission tardive des faits ou des preuves.

À cet égard, la division d’annulation estime que le titulaire de la MUE a bien soumis des preuves pertinentes dans le délai initialement fixé par l’Office et, par conséquent, les preuves ultérieures peuvent être considérées comme additionnelles. La division d’annulation doit convenir avec le demandeur qu’il est stupéfiant que le titulaire de la MUE n’ait pas soumis les ordonnances de la Haute Cour, ainsi que le courriel de M. Fagen, qui sont essentiels à sa défense, avec ses observations initiales. Toutefois, considérant que les preuves additionnelles sont susceptibles d’être pertinentes pour l’issue de la procédure et que le stade auquel elles ont été soumises n’empêche pas que ces preuves soient prises en compte, la division d’annulation, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire conformément à l’article 95, paragraphe 2,

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RMUE, décide de prendre en considération tous les éléments de preuve soumis par le titulaire de la marque de l’Union européenne au cours de la procédure.

S’agissant du fait que la requérante n’a pas eu la possibilité de présenter ses observations sur les deux déclarations de témoins soumises le 27/11/2025, la division d’annulation n’estime pas opportun de rouvrir la phase contradictoire de la procédure. En effet, ces documents ne contiennent pas de faits ou d’arguments nouveaux, mais résument plutôt les arguments et les positions précédemment présentés par le titulaire de la marque de l’Union européenne.

Motifs de non-usage
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne peut soit prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée, soit prouver qu’il existe des motifs légitimes de non-usage. Ces motifs couvrent les circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de la marque de l’Union européenne qui empêchent l’usage de la marque de l’Union européenne contestée.

En l’espèce, il est incontesté que la marque contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente. La seule question est donc de savoir si les circonstances invoquées par le titulaire de la marque de l’Union européenne constituent des motifs valables pour un tel non-usage.

Le titulaire de la marque de l’Union européenne se fonde principalement sur une série d’ordonnances rendues par la High Court de Montserrat, en particulier l’ordonnance du 15/03/2018, par laquelle certaines personnes et entités ont été empêchées de vendre, transférer, retirer de Montserrat ou autrement disposer des actifs des sociétés concernées, y compris Montobacco, alors propriétaire de la marque à Montserrat et de la marque contestée. Cette ordonnance concerne explicitement également F. Andrianakos, le propriétaire de l’actuel titulaire de la marque de l’Union européenne.

Toutefois, en tenant compte du texte de cette ordonnance ainsi que de certaines des ordonnances suivantes,
la division d’annulation constate ce qui suit. L’ordonnance du 15/03/2018 a été rendue dans le cadre d’une enquête et était, selon ses propres termes, de nature temporaire, s’appliquant jusqu’à l’audience et la décision concernant l’enquête. L’ordonnance suivante du 29/03/2018, qui met en place l’enquête, autorise explicitement le commerce et la réalisation de transactions par l’intermédiaire
des comptes bancaires des sociétés. Il est vrai que les transactions en dehors du cours normal des affaires étaient toujours restreintes, cependant, le cours normal des affaires devrait normalement inclure l’usage standard de la marque, c’est-à-dire l’offre de produits sous la marque au public. L’ordonnance du 31/07/2018 a conduit à la liquidation des sociétés concernées et à la nomination de liquidateurs. Aucune preuve n’a été fournie pour démontrer qu’une quelconque interdiction de disposer des actifs s’est poursuivie au-delà de ce stade d’une manière qui empêcherait l’usage de la marque. À cet égard, le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas établi que
les ordonnances judiciaires en question interdisaient spécifiquement l’usage de la marque contestée en tant que marque, par opposition à certains actes de disposition ou de transfert. Une restriction générale sur la disposition des actifs ne peut être automatiquement assimilée à une interdiction d’usage, en particulier lorsque
les preuves suggèrent que les activités commerciales pouvaient se poursuivre dans le cours normal des affaires. En outre, le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas démontré la portée temporelle précise de l’interdiction alléguée. L’argument selon lequel la restriction a persisté sans interruption jusqu’à la décision du 05/08/2024 n’est pas étayé par les preuves documentaires. Au contraire,
la séquence des ordonnances indique que la phase d’enquête s’est achevée en 2018 et que les procédures ultérieures concernaient, entre autres, la liquidation et l’interdiction d’exercer des fonctions d’administrateur, et non
l’usage d’actifs spécifiques tels que la marque contestée.

Même s’il était considéré que l’usage de la marque serait toujours impossible suite à l’ordonnance du 29/03/2018 et à travers le processus de liquidation ordonné par l’ordonnance du 31/07/2018, de tels effets auraient nécessairement cessé lorsque le processus de liquidation de Montobacco a été déclaré achevé par l’ordonnance du 31/08/2020 et lorsque les marques, y compris la marque de l’Union européenne contestée, ont été vendues, en septembre, sur la base de la même ordonnance judiciaire, à l’actuel

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titulaire de la MUE. Le titulaire de la MUE a ainsi acquis la titularité de la marque sur la base d’une transaction validée par un tribunal, et quelques mois seulement plus tard, il a enregistré le transfert de la marque contestée auprès de l’EUIPO. Ces éléments sont incompatibles avec l’existence d’une interdiction légale continue empêchant toute opération sur la marque. Si une telle interdiction était restée en vigueur, le tribunal n’aurait pas autorisé la cession de l’actif. En outre, les restrictions imposées aux transactions portant sur les actifs des sociétés, y compris Montobacco, en vertu de l’ordonnance du 15/03/2018, visaient à empêcher la dissipation de ces actifs et à faciliter l’enquête ouverte par l’ordonnance ultérieure. Suite à la décision de liquider les sociétés fondée sur le rapport des enquêteurs et à l’issue de leur liquidation, il ne subsistait aucune justification au maintien de restrictions sur les actifs. En effet, les actifs avaient été gelés précisément pour garantir leur disponibilité en vue de leur cession pendant le processus de liquidation.

Par conséquent, à partir d’août/septembre 2020 au moins, le titulaire de la MUE n’a pas démontré l’existence d’un quelconque obstacle juridique empêchant l’usage de la marque contestée. Toute décision de ne pas utiliser la marque après cette date doit donc être considérée comme résultant des propres choix commerciaux du titulaire de la MUE plutôt que de circonstances indépendantes de sa volonté. La période allant d’août/septembre 2020 au 20/06/2024 constitue la majeure partie de la période pertinente, près de quatre ans sur les cinq de la période pertinente, pendant laquelle il n’existe aucune preuve que le titulaire de la MUE ait pris la moindre mesure pour commencer à utiliser la marque.

Le titulaire de la MUE invoque en outre l’existence d’un litige en cours, ayant abouti à la décision du Conseil privé du 05/08/2024. Toutefois, les preuves montrent que ces procédures concernaient la disqualification de certaines personnes, n’incluant pas F. Andrianakos, en tant qu’administrateurs de sociétés à Montserrat. Il n’y a pas de lien apparent entre ces procédures et la marque contestée. Aucune preuve n’a été fournie pour établir que ces procédures imposaient une quelconque restriction à l’usage de la marque contestée. La simple existence d’un litige, ou le fait que certains aspects d’un litige plus large soient encore pendants, ne constitue pas en soi un juste motif de non-usage. Seuls des obstacles juridiques spécifiques affectant directement la possibilité d’utiliser la marque peuvent être pris en compte. En l’espèce, un tel lien direct n’a pas été établi.

Le titulaire de la MUE invoque également un courriel de mise en demeure du 18/11/2020 et, plus généralement, une situation d’incertitude juridique résultant de revendications concurrentes sur la marque. Cet argument ne saurait prospérer. Selon une jurisprudence constante, la simple menace d’un litige ou une action en nullité pendante contre la marque ne dispensent pas son titulaire de l’obligation d’utiliser sa marque dans le commerce. Il appartient au titulaire de la marque de procéder à une évaluation adéquate des risques concernant ses chances de succès dans la procédure contentieuse et d’en tirer les conclusions appropriées quant à l’opportunité de poursuivre ou non l’usage de sa marque (18/02/2013, R 1101/2011-2, SMART WATER, § 40 ; 18/03/2015, T-250/13, SMART WATER, EU:T:2015:160). En l’espèce, la titularité de la marque par le titulaire de la MUE était fondée sur une décision de justice et une cession achevée. L’existence d’une revendication d’un tiers ou d’une lettre d’avertissement ne constitue pas un obstacle objectif rendant l’usage de la marque impossible ou déraisonnable. Ceci s’applique d’autant plus en l’espèce où (i) la lettre de mise en demeure était fondée sur la titularité par l’expéditeur d’une marque américaine, ce qui n’affecte pas la marque contestée couvrant l’Union européenne, et (ii) l’expéditeur du courriel était l’une des parties au litige antérieur à Montserrat et, à ce titre, ses revendications sur la marque avaient déjà été examinées par le tribunal lorsqu’il a ordonné la cession à F. Andrianakos.

En outre, l’échange de courriels avec l’office d’enregistrement des marques de Montserrat concernant l’enregistrement du transfert des marques acquises par le titulaire de la MUE n’est pas pertinent en l’espèce, car il concernait les marques enregistrées à Montserrat, tandis que la présente procédure concerne la MUE. Comme l’a reconnu le titulaire de la MUE, l’EUIPO a enregistré le transfert de la MUE contestée au titulaire actuel de la MUE

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immédiatement après le dépôt de la demande. Tout retard dans l’enregistrement du transfert à Montserrat ne saurait constituer de justes motifs de non-usage de la MUE.

Enfin, le titulaire de la MUE mentionne le régime d’approbation du tabac brut (Raw Tobacco Approval Scheme), qui, selon ses explications, est une autorisation d’exploitation obligatoire requise pour le commerce légal de tabac brut ou de tabac coupé en vrac au Royaume-Uni. Il fait valoir que les litiges en cours concernant la propriété de la marque et la situation juridique de la société ont empêché la soumission d’une demande conforme, car l’acceptation de l’autorité exigeait une preuve incontestée de la propriété légale. S’agissant de cet argument, il convient de noter, premièrement, que le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne, sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Pendant cette période de transition, le droit de l’Union est resté applicable au Royaume-Uni. Par conséquent, le Royaume-Uni ne faisait pas partie du territoire pertinent pendant la majeure partie de la période pertinente. Deuxièmement, comme indiqué ci-dessus, le titulaire de la MUE a acquis la propriété légale de la MUE par le contrat de cession en septembre 2020, lequel était fondé sur l’ordonnance de la High Court ordonnant directement la vente de la marque à F. Andrianakos. Le titulaire de la MUE disposait donc d’une preuve de propriété de la marque avant même la fin de l’année 2020. En tout état de cause, le titulaire de la MUE n’a fourni aucune preuve qu’un quelconque obstacle administratif à la vente des produits pour lesquels la marque est enregistrée existait dans le reste du territoire de l’Union. En résumé, le régime d’approbation du tabac brut n’aurait pu constituer un obstacle administratif objectif à l’usage de la marque que pour une petite partie de la période pertinente et pour une petite partie du territoire pertinent, et ne saurait justifier l’absence totale d’usage de la marque contestée pendant toute la période pertinente et dans l’ensemble de l’Union européenne.

Conclusion
Au vu de ce qui précède, le titulaire de la MUE n’a pas démontré que le non-usage de la marque contestée pendant la période pertinente était dû à des obstacles indépendants de sa volonté ayant un lien suffisamment direct avec la marque. En conséquence, les circonstances invoquées par le titulaire de la MUE ne constituent pas de justes motifs de non-usage.

Même si l’on considère qu’il existait des obstacles juridiques à l’usage de la marque jusqu’à la liquidation complète de Montobacco, le précédent propriétaire de la marque, ce qui est le meilleur scénario pour le titulaire de la MUE, ces obstacles ne couvrent qu’un peu plus d’un an de la période pertinente. Pour le reste de la période pertinente, le titulaire de la MUE était libre d’utiliser la marque et, pourtant, il n’a fourni aucun document prouvant qu’il avait utilisé la marque ou, du moins, qu’il avait pris des mesures préparatoires à son usage.

Il découle de ce qui précède que le titulaire de la MUE n’a pas prouvé l’usage sérieux de la marque contestée pour aucun des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Il n’a pas non plus prouvé l’existence de justes motifs de non-usage au sens de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, du moins pour la majeure partie de la période pertinente. En conséquence, la demande en déchéance est entièrement accueillie et la marque de l’Union européenne contestée doit être révoquée dans son intégralité.

Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prendra effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à partir du 21/06/2024.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure de déchéance doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.

Étant donné que le titulaire de la MUE est la partie perdante, il doit supporter la taxe de déchéance ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.

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Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) ii), du RMEUE, les frais à verser au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.

La division d’annulation Martin LENZ Michaela SIMANDLOVA Liliya YORDANOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.