OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 237 601
Ditmars Investment SA, c/o Società Fiduciaria e Consulenza SA, Via Ferruccio Pelli, 9, 6900 Lugano, Suisse (opposante), représentée par Bird & Bird Società Tra Avvocati S.R.L., Via Porlezza 12, 20123 Milano, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Italian Fashion Group Limited, Unit 9, Block A, 10/F, Hong Kong Industrial Centre 489-491 Castle Peak Road, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong (demanderesse), représentée par Paraskevi-Vivianna Paschou, Kallirrois 6a, Kallipoli, Peiraias, 18539 Piraeus, Grèce (mandataire professionnel).

Le 08/05/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:

DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 237 601 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:

Classe 25: Tous les produits contestés de cette classe.

Classe 35: Services de vente au détail et de vente au détail en ligne de vêtements, chaussures, chapellerie, sacs, ceintures, gants, écharpes, cravates, portefeuilles, porte-monnaie, chapeaux, bracelets; services de vente en gros de vêtements, chaussures, chapellerie, sacs, ceintures, gants, écharpes, cravates, portefeuilles, porte-monnaie, chapeaux, bracelets.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 093 542 est rejetée pour tous les produits et services tels que visés au point 1 du présent dispositif. Elle peut être enregistrée pour les services restants.

3. Chaque partie supporte ses propres dépens.

MOTIFS
Le 17/04/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services visés par
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 093 542 (marque figurative). L'
opposition est fondée sur les enregistrements de MUE n° 8 261 281
(marque figurative) et n° 18 158 641 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE

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Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.

L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 158 641 de l’opposant.

a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :

Classe 25 : Vêtements ; Chaussures ; Chapellerie ; Vêtements en imitations du cuir ; Vêtements en cuir ; Pelisses ; Vêtements de sport ; Manteaux ; Imperméables ; Vestes [vêtements] ; Pantalons ; Jupes ; Robes ; Robes ; Chemises ; Chemisettes ; Tee-shirts ; Pulls ; Sweat-shirts ; Sous-vêtements ; Pyjamas ; Maillots de bain ; Vêtements de plage ; Bas ; Collants ; Jambières ; Gants [vêtements] ; Cravates ; Mouchoirs de poche ; Ceintures [vêtements] ; Foulards [articles d’habillement] ; Chapeaux ; Bérets ; Cache-oreilles ; Bottes ; Sandales ; Pantoufles ; Ceintures [vêtements].
Les produits et services contestés sont les suivants :

Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; tee-shirts ; capuches ; pulls ; vestes ; vêtements d’extérieur ; manteaux ; brassards ; bracelets ; bandanas ; bandeaux ; foulards ; ceintures ; casquettes ; chapeaux ; robes ; gants ; maillots ; cravates ; pantalons ; pyjamas ; écharpes ; chemises ; collants ; sous-vêtements ; chaussures ; chaussettes ; vêtements de sport ; maillots de bain.
Classe 35 : Services de vente au détail et de vente au détail en ligne de vêtements, chaussures, chapellerie, bijoux, sacs, ceintures, gants, écharpes, cravates, lunettes de soleil, portefeuilles, porte-monnaie, chapeaux, bracelets et épingles à cheveux ; services de gestion et de conseil en affaires pour marques de vêtements et de mode ; services de publicité, de marketing et de promotion en relation avec les vêtements, les chaussures, la chapellerie et les accessoires de mode ; organisation de défilés de mode à des fins commerciales ; fourniture d’informations commerciales et de services de conseil liés aux tendances de l’industrie de la mode et de l’habillement ; services de vente en gros de vêtements, chaussures, chapellerie, bijoux, sacs, ceintures, gants, écharpes, cravates, lunettes de soleil, portefeuilles, porte-monnaie, chapeaux, bracelets et épingles à cheveux ; services d’agences d’import-export pour vêtements, chaussures, chapellerie, bijoux, sacs, ceintures, gants, écharpes, cravates, lunettes de soleil, portefeuilles, porte-monnaie, chapeaux, bracelets et épingles à cheveux ; expositions de défilés de mode à des fins commerciales ; services de positionnement de marque et de développement de marque dans le domaine de l’habillement et de la mode ; services de marketing d’influence et de promotion pour marques de mode ; démonstration de produits ; services de programmes de fidélité, d’incitation et de bonus en relation avec les services de vente au détail de mode.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.

Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent

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public et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).

Produits contestés de la classe 25
Les vêtements; chaussures; chapellerie, tee-shirts figurent à l’identique dans les deux listes de produits.

Les capuches; pulls; vestes; vêtements d’extérieur; manteaux; brassards; bracelets; bandanas; foulards; ceintures; robes; gants; maillots; cravates; pantalons; pyjamas; écharpes; chemises; collants; sous-vêtements; chaussettes; vêtements de sport; maillots de bain contestés sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.

Les bandeaux; casquettes; chapeaux contestés sont inclus dans la catégorie générale de la chapellerie de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.

Les articles chaussants contestés incluent, en tant que catégorie générale, les chaussures de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office sont inclus dans la catégorie générale des articles chaussants de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.

Services contestés de la classe 35
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés aux mêmes endroits où les produits sont offerts à la vente. En outre, ils visent le même public. Les mêmes principes s’appliquent aux services de vente en gros.

Par conséquent, les services de vente au détail et de vente au détail en ligne de vêtements, articles chaussants, chapellerie, ceintures, gants, écharpes, cravates, chapeaux, bracelets; services de vente en gros de vêtements, articles chaussants, chapellerie, ceintures, gants, écharpes, cravates, chapeaux, bracelets contestés sont similaires aux vêtements; chaussures; chapellerie de l’opposant, respectivement.

Il existe un faible degré de similarité entre les services de vente au détail/en gros concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires, soit similaires à ces produits spécifiques. Cela est dû au lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits très similaires ou similaires soient regroupés et offerts à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs.

Par conséquent, les services de vente au détail et de vente au détail en ligne de sacs, portefeuilles, porte-monnaie, services de vente en gros de sacs, portefeuilles, porte-monnaie contestés sont similaires dans une faible mesure aux vêtements de l’opposant. Les produits et services ont les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent et il existe un lien étroit entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs.

Toutefois, les services de vente au détail et de vente en gros contestés restants (à savoir, services de vente au détail et de vente au détail en ligne de bijoux, lunettes de soleil et épingles à cheveux; services de vente en gros de bijoux, lunettes de soleil et épingles à cheveux) n’ont pas ces points communs que présentent les services de vente au détail et de vente en gros susmentionnés. Ces services de vente au détail et de vente en gros contestés ont une nature, une finalité et des modes d’utilisation différents des produits de l’opposant. Ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. Ils ont des canaux de distribution et des producteurs/fournisseurs différents. Un chevauchement éventuel du public pertinent n’est pas suffisant pour établir une similarité, et ils sont dissimilaires aux produits de l’opposant.

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Les services contestés restants dans cette classe peuvent être globalement qualifiés de services de gestion d’entreprise et d’information, de services de publicité, d’organisation d’événements à des fins commerciales, de services d’import-export et de services de programmes de fidélisation, d’incitation et de primes). Ces services sont des services interentreprises, qui visent à soutenir ou à aider d’autres entreprises à faire des affaires ou à les améliorer. Ils sont fournis par des sociétés de conseil aux entreprises, de publicité, d’import-export ou d’événementiel, qui diffèrent des producteurs des produits de l’opposant. Ils satisfont des besoins différents des consommateurs et sont fournis par des canaux de distribution différents. Ils ont une nature, des finalités et des méthodes d’utilisation différentes et ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. Par conséquent, ils sont dissemblables.

b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers visent le grand public (par exemple, les services de vente au détail) et une clientèle professionnelle possédant des connaissances ou une expertise spécifiques (à savoir, les services de vente en gros).

Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.

c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).

Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57).

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Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.

Les éléments verbaux des signes sont constitués de noms de famille et de prénoms italiens. Dès lors, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison sur la partie italophone du public, pour laquelle les signes présentent des similitudes conceptuelles comme il sera expliqué en détail ci-après.

L’élément verbal commun « Venturi » sera reconnu par le public concerné comme un nom de famille italien, bien que peu courant. Les éléments verbaux « GIANMARCO » (marque antérieure) et « Carla » (signe contesté) sont des prénoms masculins (marque antérieure) et féminins (signe contesté) populaires.

Les stylisations des signes se limitent à des polices de caractères majuscules plutôt standard, bien que légèrement différentes, dépourvues de signification en tant que marque.

Il convient de noter que les consommateurs retiennent généralement le nom de famille plutôt que le prénom lorsqu’ils perçoivent des marques composées d’une combinaison d’un prénom et d’un nom de famille. Cela s’explique par le fait que la capacité d’identification, au moyen d’un prénom, est limitée par le fait que de nombreuses personnes différentes partagent le même prénom, alors que, dans la majorité des cas, le même nom de famille permet d’identifier, à tout le moins, un lien de parenté (01/03/2005, T-185/03, Enzo Fusco, EU:T:2005:73, § 52-53 ; 13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285,
§ 67, 69 ; 28/06/2012, T 133/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 45). En conséquence, et considérant qu’il ne s’agit pas d’un nom de famille courant, l’impact du nom de famille « Venturi » sur l’attention du public est plus important que celui des prénoms plutôt populaires « Gianmarco » et « Carla ».

Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans la chaîne de lettres « Venturi ». Ils diffèrent par les éléments verbaux « GIANMARCO » (marque antérieure) et « CARLA » (signe contesté). Visuellement, les deux signes sont représentés sur deux lignes. Les signes diffèrent en outre par leurs polices de caractères, qui, cependant, comme expliqué ci-dessus, sont des polices de caractères majuscules plutôt standard. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.

Conceptuellement, les deux signes seront associés au nom de famille italien « Venturi ». Cependant, le public pertinent percevra également les concepts des prénoms « Gianmarco » (marque antérieure) et « Carla » (signe contesté). Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires dans une mesure moyenne.

Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.

d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.

Selon l’opposant, la marque antérieure bénéficie d’une portée de protection accrue, en raison de sa renommée. Cependant, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après dans « Appréciation globale »).

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de

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signification pour l’un quelconque des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.

e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques ou similaires à des degrés divers et en partie dissemblables, le degré d’attention du public pertinent, à savoir le grand public et les professionnels, peut varier entre moyen et élevé. Les signes sont similaires à un degré moyen sous les trois aspects de la comparaison. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.

Comme expliqué ci-dessus, lorsqu’un signe est composé d’un prénom et d’un nom de famille, c’est ce dernier qui aura le plus d’impact sur la perception des consommateurs. Par conséquent, s’il est vrai que les signes présentent certaines différences, qui pourraient ne pas passer inaperçues auprès du public pertinent et que le public pourrait ne pas confondre directement les signes en conflit, il est particulièrement pertinent que les deux signes incluent le même nom de famille « Venturi ».

La division d’opposition observe à cet égard que la notion de risque de confusion contient le risque d’association en ce sens que, même si le public pertinent ne confond pas immédiatement les signes, il peut néanmoins croire que les produits et services identiques et similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.

Par conséquent, selon la division d’opposition, les coïncidences entre les signes amèneront le public pertinent à établir un lien entre eux et à supposer que les produits et services en cause, même similaires à un faible degré, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne, par exemple, l’une pour les lignes masculines et l’autre pour les lignes féminines.

Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion de la part de la partie italophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’UE n° 18 158 641. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.

Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers aux produits de la marque antérieure.

Le reste des services contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne peut aboutir.

Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de sa renommée, tel que revendiqué par l’opposant et en relation avec les produits et services identiques et similaires. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.

De même, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif revendiqué pour la marque de l’opposant en relation avec des services dissemblables, car la similarité des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il y ait un risque de confusion. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.

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L’opposant a également fondé son opposition sur l’enregistrement de marque de l’UE n° 8 261 281. Les produits couverts par cette marque antérieure sont : Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; Couches en matières textiles pour bébés ; Tiges de bottes ; Talons de bottes ; Ferrures pour bottes ; Dispositifs antidérapants pour bottes ; Trépointes pour bottes ; Visières de casquettes ; Protège-aisselles ; Ferrures métalliques pour chaussures et bottes ; Crampons pour chaussures de football ; Bouts de chaussures ; Tiges de chaussures ; Formes de chapeaux [armatures] ; Armatures de chapeaux
[armatures] ; Talons de bottes et de chaussures ; Talons de bas ; Semelles intérieures ; Doublures (Confectionnées -) [parties de vêtements] ; Visières (De casquettes -) ; Poches de vêtements ; Doublures confectionnées
[parties de vêtements] ; Protège-aisselles ; Devants de chemises ; Empiècements de chemises ; Talons de chaussures ; Ferrures pour chaussures ; Dispositifs antidérapants pour chaussures ; Trépointes pour chaussures ; Semelles de chaussures ; Talons de bas ; Crampons pour chaussures de football ; Bouts de chaussures ; Tiges (De chaussures -) ; Visières [chapellerie] ; Trépointes pour bottes et chaussures ; Empiècements (De chemises -). Selon le même raisonnement que celui suivi lors de la comparaison avec les produits de l’enregistrement de marque de l’UE antérieure n° 18 158 641, les services contestés restants sont également dissimilaires aux produits couverts par l’enregistrement de marque de l’UE n° 8 261 281. Par conséquent, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et visant les services contestés restants ne peut pas non plus aboutir sur la base de cette marque antérieure.

RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques ou similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, et que, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouisse d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouisse d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.

Les signes doivent être identiques ou similaires.

La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.

Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, point 41 ; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, point 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisant. L’opposition peut néanmoins échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.

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Décision sur l’opposition n° B 3 237 601 Page 8 sur 14
a) Renommée des marques antérieures
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.

L’opposant a fait valoir que « il convient de noter que la renommée des marques GIANMARCO VENTURI est si étendue (du moins en Italie) et ancienne qu’elle devrait être considérée comme un fait notoire qui n’a même pas besoin d’être prouvé ».

En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 19/10/2024. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée antérieurement à cette date. En principe, il suffit que l’opposant démontre que ses marques jouissaient déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée des marques antérieures doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver.

Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposant a revendiqué une renommée, à savoir
Enregistrement de marque de l’UE n° 8 261 281
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; Couches en matières textiles pour bébés ; Tiges de bottes ; Talons de bottes ; Ferrailles pour bottes ; Dispositifs antidérapants pour bottes ; Trépointes de bottes ; Visières de casquettes ; Protège-aisselles ; Garnitures métalliques pour chaussures et bottes ; Crampons pour chaussures de football ; Bouts de chaussures ; Tiges de chaussures ; Armatures de chapeaux [squelettes] ; Armatures de chapeaux
[squelettes] ; Talons de bottes et de chaussures ; Talons de bas ; Semelles intérieures ; Doublures (confectionnées -) [parties de vêtements] ; Visières (de casquettes -) ; Poches de vêtements ; Doublures confectionnées
[parties de vêtements] ; Protège-aisselles ; Devants de chemises ; Empiècements de chemises ; Talons de chaussures ; Ferrailles pour chaussures ; Dispositifs antidérapants pour chaussures ; Trépointes de chaussures ; Semelles de chaussures ; Talons de bas ; Crampons pour chaussures de football ; Bouts de chaussures ; Tiges (de chaussures -) ; Visières [chapellerie] ; Trépointes de bottes et de chaussures ; Empiècements (de chemises -).
Enregistrement de marque de l’UE n° 18 158 641
Classe 25 : Vêtements ; Chaussures ; Chapellerie ; Vêtements en imitations de cuir ; Vêtements en cuir ; Pelisses ; Vêtements de sport ; Manteaux ; Imperméables ; Vestes [vêtements] ; Pantalons ; Jupes ; Robes ; Robes ; Chemises ; Chemisettes ; T-shirts ; Chandails ; Sweat-shirts ; Sous-vêtements ; Pyjamas ; Maillots de bain ; Vêtements de plage ; Bas ; Collants ; Jambières ; Gants [vêtements] ; Cravates ; Mouchoirs de poche ; Écharpes ; Foulards [articles d’habillement] ; Chapeaux ; Bérets ; Cache-oreilles ; Bottes ; Sandales ; Pantoufles ; Ceintures [vêtements].
L’opposition reste dirigée contre les services restants suivants :

Classe 35 : Services de vente au détail et de vente au détail en ligne de bijoux, lunettes de soleil et épingles à cheveux ; services de gestion et de conseil aux entreprises pour les marques de vêtements et de mode ; services de publicité, de marketing et de promotion en relation avec les vêtements, les chaussures, la chapellerie et les accessoires de mode ; organisation de défilés de mode à des fins commerciales ; fourniture d’informations commerciales et de services de conseil liés aux tendances de l’industrie de la mode et de l’habillement ; services de vente en gros de bijoux, lunettes de soleil et épingles à cheveux ; services d’agences d’import-export pour vêtements, chaussures, chapellerie, bijoux, sacs, ceintures, gants, foulards, cravates,

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Décision sur opposition n° B 3 237 601 Page 9 sur 14
lunettes de soleil, portefeuilles, porte-monnaie, chapeaux, bracelets et épingles à cheveux ; expositions de défilés de mode à des fins commerciales ; services de positionnement de marque et de développement de marque dans le domaine de l’habillement et de la mode ; services de marketing d’influence et de promotion pour les marques de mode ; démonstration de produits ; services de programmes de fidélité, d’incitation et de bonus en relation avec les services de vente au détail de mode.
Afin de déterminer le niveau de renommée des marques, tous les faits pertinents de l’espèce doivent être pris en considération, y compris, en particulier, la part de marché détenue par les marques, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de leur usage, ainsi que l’importance de l’investissement réalisé par l’entreprise pour les promouvoir.

Le 06/11/2025, l’opposant a produit les preuves suivantes :

Annexe D : extraits de www.lively.it, où apparaissent des parfums de marque GianMarcoVenturi (date d’extraction 30/10/2025). Gian Marko Venturi est présenté comme une marque de mode incontestée.

Un article en ligne, daté du 27/12/2021, du chapitre 'ENCYCLOPEDIA OF FASHION’ de www.moda.mam-e.it. Il est mentionné que Gian Marco Venturi est un designer italien qui a créé sa ligne en 1981. En 1979, il a créé sa propre entreprise sous l’acronyme GMV : les lignes pour hommes et femmes ont été créées, complétées en 1987 par des vêtements de sport, des sous-vêtements et des jeans pour hommes et femmes. En 1985, Gian Marco Venturi est devenue une société anonyme et a commencé à produire, en plus des vêtements de prêt-à-porter, également des vêtements de sport et des sous-vêtements, des chemises pour hommes, des cravates, des chaussettes, de la maroquinerie, des bijoux, des parfums et des lunettes. Il est entré dans le nouveau millénaire avec trois boutiques au Japon, plus de dix magasins franchisés ouverts à New York et des bureaux à Rome, Milan et Florence.

Un extrait de www.encyclopedia.com, date d’extraction 04/11/2025. Le document fait référence au succès des collections de prêt-à-porter du designer automne-hiver 1989-90 et printemps-été 1993. Venturi a également produit des lignes de vêtements en cuir, de jeans, de vêtements décontractés, de vêtements de sport et de parfums, tous marqués par l’étiquette Gian Marco Venturi Made in Italy en noir sur fond blanc. Il a reçu les prix suivants : Le prix Oner du meilleur designer, Milan, 1983 ; Catherine de Médicis, prix du parfum, Milan 1986. L’article comprend des références à sept articles de presse concernant Gian Marko Venturi entre 1987 et 2001.

Annexe E : huit extraits du Corriere della Sera mentionnant GIANMARCO VENTURI avec des indications pour la période entre 1986 et 2002.

Annexe F : GIANMARCO VENTURI sur la chaîne Youtube FASHION CHANNEL avec 8 vidéos entre 1983 et 1993.

Annexe G : une déclaration sous serment du président du conseil d’administration de la société de l’opposant. Le document fait référence à l’histoire et au succès de Gian Marco Venturi dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix du XXe siècle, dont les produits étaient distribués dans plus de 500 magasins en Italie.

Au cours de la période 2013-2024, des vêtements et accessoires de mode ont été distribués dans l’UE et en Italie, par plusieurs sous-licences autorisées dans les régions, entre autres, des Abruzzes, de la Calabre, de l’Émilie-Romagne, du Latium, de la Lombardie, des Marches, du Piémont, des Pouilles, de la Sardaigne, de la Sicile, de la Toscane, y compris par l’intermédiaire du magasin italien 'Max Factory'.

Annexe 1 : un extrait de Fashion Designer Encyclopedia, dont le contenu a déjà été présenté à l’annexe D

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Annexes 2 à 4 : extraits de contrats de licence concernant l’utilisation des marques Gianmarco Venturi par des licenciés pour la fabrication et la commercialisation de divers articles d’habillement, de chaussures, d’articles de cadeaux d’entreprise, de bijoux, de montres, de sacs et de bagages, de porte-clés à distribuer dans le monde entier (par exemple, annexe 4, partie 2) ou pour le territoire de l’Europe et tous les pays de l’ancienne Union soviétique (par exemple, annexe 4, partie 1), signés entre 2011 et 2024.

Annexe 5 bis : un tableau des chiffres d’affaires des licenciés des marques de Gian Marco Venturi en Italie liés aux vêtements et accessoires de mode Gian Marco Venturi en Italie.

Annexe 6 : un article en ligne non daté concernant le magasin de mode Max Factory à Rottofreno, Italie, où la marque de l’opposant est mentionnée parmi d’autres marques, présentées dans ce point de vente commercial.

Annexe 7 : factures, émises entre le 08/02/2019 et le 04/12/2023 pour divers articles d’habillement à différents clients en Italie. La marque de l’UE antérieure n° 8 261 281 et/ou l’indication GMV apparaît sur la majorité des factures.

Annexe 8 : extraits des catalogues de Gian Marco Venturi pour 2013 et 2020-2023, qui comprennent des articles de sous-vêtements, de vêtements de sport et décontractés pour hommes et femmes et de chaussures.

Annexe 9 : extraits de www.gianmarcoventuri.it, et de la machine Wayback pour la période 2022-2023 avec les sections « Accessoires » (chaussures, lunettes, sacs, ceintures, cravates, foulards, châles et chapeaux), parfums, vêtements de maison en textile, bagages, sous-vêtements, décorations de Noël, accessoires de voiture, accessoires de loisirs.

Annexes 10 et 15 : extraits du profil Instagram de Gian Marco Venturi (3 850 abonnés) avec des photos d’articles d’habillement, de chaussures, de sacs et d’autres articles de transport et avec des dépliants en ligne pour la participation d’un licencié de l’opposant au salon MICAM à Milan en 2023.

Annexe 11 : quatre captures d’écran de la boutique en ligne Amazon, où sont vendus des soutiens-gorge et des t-shirts pour hommes, des boxers.

Annexe 12 : « Calendrier du plan média 2012-2013 » et deux pages avec des plans d’activités promotionnelles indiquées pour 2014. D’après les photos incluses dans les documents, il semble que les produits faisant l’objet de la promotion soient principalement des sacs et d’autres articles de transport. Les photos restantes se réfèrent à des vêtements et des chaussures (18 photos) ainsi qu’à des lunettes, des bijoux, des oreillers. Les activités de promotion se réfèrent à l’inclusion des photos dans des magazines de mode tels que Chi, Gioia, Amica, Diva donna, DiPui.

Annexe 13, partie 1 : extraits non datés de pages du magazine Italo faisant la promotion des marques antérieures sans indication de produits. Selon les déclarations sous serment, il s’agit du magazine distribué sur tous les trains exploités par le principal opérateur privé italien sur le réseau à grande vitesse. Certains extraits sont datés manuellement et se réfèrent à la période 2019-2022.

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Annexe 13, partie 2: photos non datées d’écrans vidéo où sont présentés des produits (sacs, chaussures et vêtements) portant les marques antérieures. Selon l’opposante, les photos proviennent de la gare centrale de Milan. Photos d’écrans vidéo, où des sacs et des sous-vêtements sont promus. Selon l’indication ajoutée, les photos proviennent de l’aéroport de Rome, 04/09/2014.

Annexe 14: rapport d’activité publicitaire Meta concernant la promotion de vêtements, sous-vêtements, sacs, petite maroquinerie, lunettes, parfums et articles d’ameublement sur Facebook, Instagram et Messenger pour la période 02/2023-01/2024, accompagné des factures correspondantes.

Annexe 16: un extrait du livre 'Italiana. Italy seen through fashion 1971-2001', publié dans le cadre d’un projet de livre/exposition de la ville de Milan en 2018. Gian Marco Venturi est l’une des nombreuses marques participant à l’exposition.

Annexe 17: une capture d’écran du site web du Metropolitan Museum of Art de New York, avec une photo d’un pantalon conçu par Gian Marco Venturi en 1980.

Annexe H: un extrait de Wikipédia concernant MICAM, un événement international lié à l’industrie italienne de la chaussure, avec 900 marques exposantes et plus de 40 000 visites certifiées, dont la moitié proviennent de l’étranger.

Annexe I: extraits d’Instagram et de www.tumblr.com, www.pinterest.com avec Yasmeen Ghauri portant des produits GIANMARCO VENTURI en 1991.

Annexe L: extraits de Wikipédia présentant Caroline Smith de www.mondodicinzia.blogspot.com et sa collaboration avec GIANMARCO VENTURI concernant une ligne de sacs en 2013 et un article connexe sur un blog et une vidéo sur YouTube.

Appréciation des preuves
Ayant examiné les éléments énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les preuves soumises par l’opposante ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis une renommée.

Sans aucun doute, selon les preuves soumises (se référant principalement à l’Italie), le créateur Gian Marco Venturi a connu le succès dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix du XXe siècle dans le monde de la mode vestimentaire. Cependant, tous les éléments de preuve concernant la reconnaissance des marques antérieures (annexes D, E, F, G, 1, 16 et 17, I) datent de cette période (c’est-à-dire les collections de prêt-à-porter automne-hiver 1989-90 et printemps-été 1993, le prix Oner Best Designer, Milan, 1983 et le prix Catherine de Médicis pour le parfum, Milan, 1986). Il en va de même pour les documents du Metropolitan Museum qui se réfèrent à une partie de la collection du créateur en 1980. Bien que la renommée ne soit normalement pas liée à une date ou à un moment précis, les preuves

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se référant à une période comprise entre 30 et 40 ans avant la date pertinente ne peut servir d’indication concluante de la renommée.

Les preuves soumises dans le cadre de la déclaration sous serment (annexe G) ne contiennent aucune donnée sur le degré de reconnaissance des marques antérieures par le public pertinent. Les contrats de licence (annexes 2 à 4) montrent simplement que certains des produits couverts par les marques antérieures seront fabriqués et commercialisés par des sociétés différentes de l’opposante.

Le tableau des chiffres d’affaires des licenciés pour les produits portant la marque antérieure en Italie (annexe 5 bis), ainsi que les factures de l’annexe 7, en l’absence d’autres preuves à l’appui ou d’informations détaillées sur ces données, ne contribue pas à établir une renommée pour les produits couverts par les marques antérieures. Il n’est pas clair quelle partie de ces chiffres d’affaires est basée sur des produits couverts par les marques antérieures pour lesquels la renommée est revendiquée (par exemple, vêtements, chapellerie et chaussures), et quelle partie sur les produits restants, soumis aux contrats de licence, qui ne sont pas à la base de la présente opposition et peuvent être considérés comme des articles de mode (par exemple, sacs, porte-monnaie, bijoux). En outre, il n’est pas clair quelle est la part de marché correspondant à ces chiffres, mais en tout état de cause, ils semblent plutôt faibles, même uniquement par rapport au marché de la mode tel que le marché italien.

Les catalogues (annexe 8), les captures d’écran du site web de l’opposante, où sont répertoriées les catégories de produits de l’opposante (annexe 9), les extraits de l’Instagram de l’opposante (où le nombre d’abonnés ne peut être considéré comme élevé pour le marché italien avec plus de 47 millions de consommateurs) et les boutiques en ligne Amazon ne fournissent que des informations selon lesquelles des produits de cette marque sont mis en vente sur le marché. La revue du Max Factory Fashion Store, où la marque de Gian Marco Venturi est simplement mentionnée parmi certaines des marques proposées dans ce magasin à Rottafreno, a la même valeur probante.

Les preuves concernant la campagne publicitaire et d’autres activités promotionnelles (annexes 12 à 14, ainsi que l’annexe L avec des informations sur la collaboration avec Caroline Smith) montrent des efforts pour la popularisation des marques antérieures mais, encore une fois, elles ne contiennent aucune indication que les marques antérieures sont connues par une partie significative du public pertinent pour les produits qu’elles couvrent sur le territoire pertinent. En outre, d’après les documents présentés, où apparaissent des images de produits, il semble que les efforts publicitaires aient été principalement dirigés vers les sacs à main, qui ne figurent pas parmi les produits sur lesquels l’opposition est fondée. L’opposante n’a soumis aucune information sur les résultats de ces campagnes, par exemple le nombre de consommateurs exposés aux messages publicitaires, le nombre de ceux qui les ont perçus, les changements dans les chiffres d’affaires résultant de ces campagnes, les études de marché montrant l’augmentation de la notoriété des marques, etc.

En ce qui concerne la campagne sur les plateformes Meta, il n’y a aucune indication du nombre de consommateurs sur le territoire pertinent qui ont été exposés à la promotion. De plus, les dépenses publicitaires indiquées ne peuvent être considérées comme substantielles. De même, une seule participation à une foire commerciale (annexes H et 15), aux côtés de 900 autres marques, ne peut être interprétée comme une preuve de renommée mais comme faisant partie d’une activité commerciale et marketing habituelle d’une entreprise.

En effet, les preuves présentées concernant des efforts promotionnels plutôt sporadiques, de surcroît sans aucune donnée concernant la notoriété des marques antérieures auprès du public, ne peuvent servir de preuve concluante de la renommée.

Par conséquent, bien que, d’après les preuves soumises, il soit clair que les marques antérieures ont été utilisées pour certains des produits couverts, tels que les articles d’habillement et les chaussures, l’opposante n’a pas réussi à démontrer le degré de connaissance des marques antérieures par le public pertinent en relation avec les produits pertinents au moment pertinent. La renommée ne peut être prouvée par des probabilités ou des suppositions, mais doit être démontrée par des preuves solides, cohérentes et objectives.

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Afin de prouver que ses marques ont acquis une renommée, l’opposant aurait dû soumettre des preuves démontrant la part de marché détenue par les marques pour le secteur concerné ; l’intensité de l’usage des marques en relation avec les produits couverts ; des audits financiers et des états financiers certifiés se référant clairement aux produits couverts (ou à la partie respective de ceux-ci qui est liée à l’objet de la revendication de renommée) ; des études de marché et des sondages d’opinion ; la proportion de la partie pertinente du public qui, en raison des marques, identifie les produits comme provenant d’une entreprise particulière ; ou des déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles ou commerciales.

L’opposant fait valoir qu’en raison des réglementations relatives à la limite de taille, il ne peut pas soumettre l’annexe 5, car elle représente plus de 3000 pages de documents comptables, mais a présenté un résumé des données y figurant. La division d’opposition rappelle qu’il appartient à l’opposant de décider quel type de preuves présenter et comment les présenter. En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, il n’y a pas de restriction de volume quant à la quantité de preuves à fournir pour étayer les droits antérieurs et soumettre des éléments supplémentaires pour justifier les arguments de l’opposant. Des informations concernant la soumission de preuves sont disponibles dans les Directives d’examen des marques de l’Union européenne de l’Office¹.

En conséquence, les preuves ne démontrent pas une connaissance des marques antérieures de la part du public pertinent, et la division d’opposition conclut que les preuves soumises par l’opposant ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis une renommée.

Comme indiqué ci-dessus, pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il est requis que la marque antérieure ait une renommée. Puisqu’il n’a pas été établi que les marques antérieures ont une renommée, l’une des conditions nécessaires contenues à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce motif.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.

Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. En conséquence, chaque partie doit supporter ses propres frais.

¹ https://guidelines.euipo.europa.eu/2302857/2231975/trade-mark-guidelines/section-10-evidence

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La division d’opposition
Erkki MÜNTER Teodor VALCHANOV Anna PĘKAŁA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.