DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 233 950
Jack Daniel’s Properties, Inc., 4040 Civic Center Drive, Suite 528, CA 94903 San Rafael, États-Unis (partie opposante), représentée par Stobbs Ireland Limited, Suite 308, The Merrion Buildings, 18-20 Merrion Street Upper, D02 XH98 Dublin 2, Irlande (mandataire professionnel)
c o n t r e
Success Brand Pvt. Ltd., Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay Ii, Vg 1110 Road Town, Tortola, îles Vierges britanniques (demanderesse), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514, 1-4, 08006 Barcelona, Espagne (mandataire professionnel). Le 30/01/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 233 950 est accueillie pour tous les produits contestés.

2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 116 235 est rejetée dans son intégralité.

3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.

MOTIFS
Le 07/02/2025, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 116 235 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE n° 154 211, JACK DANIEL’S (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE

En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la partie opposante a invoqué plusieurs marques antérieures, dont, entre autres, l’enregistrement de la MUE n° 154 211.

---

Décision sur opposition n° B 3 233 950 Page 2 sur 16
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera en premier lieu l’opposition au regard de cette marque antérieure.

Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, et que, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouisse d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouisse d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.

Les signes doivent être identiques ou similaires.

La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.

Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41 ; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisant. L’opposition peut encore échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.

a) Renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.

En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 06/12/2024. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposant démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être présentes au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver.

---

Décision sur opposition n° B 3 233 950 Page 3 sur 16
Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposant a revendiqué une renommée, à savoir :

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

Classe 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières).

L’opposition est dirigée contre les produits suivants :

Classe 33 : Cidre ; amers ; brandy ; saké ; whisky ; vodka ; boissons alcooliques, à l’exception de la bière et du vin ; alcool de riz ; cocktails.

Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, tous les faits pertinents de l’espèce doivent être pris en considération, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance de l’investissement réalisé par l’entreprise pour la promouvoir.

Le 05/06/2025, les preuves de renommée ont été soumises en référence aux annexes déposées dans le cadre de la procédure d’opposition n° 3 226 860.

L’opposant ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient maintenues confidentielles vis-à-vis des tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves que dans les termes les plus généraux, sans divulguer de telles données. Les preuves consistent, en particulier, dans les documents suivants :

Déclaration de témoin du président de la société de l’opposant, datée du 15/05/2025, qui résume la renommée de la marque antérieure sur la base des pièces (entre autres) énumérées ci-après.

Pièce JW1 : Informations sur l’histoire de la distillerie Jack Daniel, remontant à 1864 (lancement de son premier produit par le fondateur de la distillerie), provenant du site web de l’opposant.

Pièce JW3 : Images de diverses bouteilles de whisky 'JACK DANIEL’S'.

Pièce JW6 : Échantillons représentatifs de publications sur les médias sociaux publiées entre 2017 et 2024 sur les comptes Instagram officiels de JACK DANIEL’S pour l’Allemagne, l’Espagne et la Pologne, y compris des publications faisant référence au terme « JACK » ou encourageant les consommateurs à interagir avec celui-ci.

---

Décision sur opposition n° B 3 233 950 Page 4 sur 16
Pièce JW16: Une entrée de l’Urban Dictionary pour l’expression “Jack on the Rocks”.

Pièce JW17: Une entrée de l’Urban Dictionary pour l’expression “Jack and Ginger”.

Pièce JW19: Un communiqué de presse daté de 2022 (www.brown-forman.com) indiquant que les produits de boisson JACK DANIEL’S sont directement distribués dans plusieurs États membres de l’UE (y compris la Tchéquie, la France, l’Allemagne, la Pologne et l’Espagne) et via une présence de distribution interne en Belgique et au Luxembourg.

Pièce JW20: Impressions de pages web Amazon en allemand et en espagnol affichant des produits commercialisés sous la marque JACK DANIEL’S.

---

Décision sur opposition n° B 3 233 950 Page 5 sur 16
Pièce JW21: Un extrait du site web d’analyse statista.com concernant les ventes de JACK DANIEL’S Tennessee Whiskey dans le monde entier de 2012 à 2023.

Pièce JW23: Un rapport du site web indépendant d’analyse du marché des boissons theiwsr.com (The International Wine and Spirits Records) présentant les volumes de ventes et les parts de marché des produits de boisson JACK DANIEL’S dans les États membres de l’UE pour la période 2011-2021. La pièce contient des tableaux présentant les parts de marché par territoire, par volume et par valeur au détail, dans le secteur du whisky. Selon les données, au cours de la période 2016-2021, les produits de boisson JACK DANIEL’S détenaient des parts de marché en volume dépassant les niveaux suivants dans les territoires de l’UE respectifs : Allemagne (plus de 16,3 %), France (plus de 5,6 %), Pologne (plus de 12,1 %), Espagne (plus de 2,8 %), Italie (plus de 12,9 %), Belgique et Luxembourg (plus de 7,8 %), République tchèque (plus de 15,5 %), Roumanie (plus de 17,3 %) et Pays-Bas (plus de 6,6 %).

Pièce JW24: Un rapport du site web indépendant d’analyse du marché des boissons theiwsr.com (The International Wine and Spirits Records) présentant les données de ventes et les parts de marché des produits de boisson JACK DANIEL’S dans l’UE dans son ensemble pour la période 2014-2023, y compris les chiffres de part de marché totale de l’UE par volume et par valeur. Selon les données, au cours de la période 2016-2023, les produits de boisson JACK DANIEL’S détenaient des parts de marché en volume dépassant les niveaux suivants dans l’ensemble de l’UE : 10,9 %.

Pièce JW25: Un article de 2017 publié dans Medium Magazine intitulé « How Jack Daniel’s Created the World’s Longest Running Advertising Campaign », discutant de l’historique publicitaire de la marque.

Pièce JW30: Échantillons représentatifs de publicité extérieure pour JACK DANIEL’S affichés dans les États membres de l’UE, notamment en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Croatie et en France, entre 2015 et 2023.

, , , , .

Pièce JW31: Exemples représentatifs de matériel de point de vente (PLV) utilisés au Royaume-Uni, en Pologne, en Allemagne, en Espagne et en Italie depuis 2012.

Pièce JW35: Articles de presse italiens relatifs à des événements musicaux sponsorisés ou associés à JACK DANIEL’S, y compris le festival de musique MI AMI à Milan en 2024 et les événements Spaghetti Unplugged à Milan et Rome en 2023.

Pièce JW36: Images de publications Instagram relatives au festival Deichbrand, y compris des publications du compte officiel du festival et du compte jackdaniels_de, montrant des références à la marque JACK DANIEL’S et aux activités de partenariat lors du festival (daté du 29/07/2024).

---

Décision sur l’opposition n° B 3 233 950 Page 6 sur 16
Pièce JW39: Exemples de pages web illustrant le partenariat pluriannuel entre JACK DANIEL’S et l’équipe de Formule 1 McLaren Racing, y compris l’affichage des marques JACK DANIEL’S sur les vêtements et équipements des pilotes. Certaines de ces pages (y compris des extraits de www.mclaren.com) sont datées entre 2023 et 2024.

Pièce JW40: Extraits de www.thespiritbusiness.com (datés du 18/06/2019 et du 17/06/2024) présentant des articles intitulés « Top 10 spirits brands on social media » indiquant que :

Jack Daniel’s, propriété de Brown-Forman, possède le plus grand nombre total de fans et d’abonnés parmi toutes les marques de spiritueux étudiées, dont la grande majorité provient de sa page Facebook. Comme de nombreuses marques, elle a cessé de publier sur Twitter l’année dernière.

La marque dispose d’un large éventail de comptes pour différentes régions et adapte son contenu à ses différents publics. Bien que ses comptes Facebook et Instagram publient principalement les mêmes choses, son contenu est un bon mélange de vidéos et d’images et bien qu’il présente un nombre raisonnable de photos de bouteilles, il parvient à éviter de paraître trop axé sur le produit.

Pièce JW42: Exemples représentatifs de supports de médias sociaux et de marketing en ligne (datés avant la date pertinente) ciblant les consommateurs des États membres de l’UE, y compris la France, l’Espagne, l’Allemagne, l’Italie, la Pologne, la Croatie et le Portugal.

---

Décision sur opposition n° B 3 233 950 Page 7 sur 16
Pièces JW44: Une liste partielle de films (plus de 100) sortis de 1959 à 2023 dans lesquels le whisky JACK DANIEL’S a été représenté ou mentionné. Cette liste est accompagnée d’images et d’une vidéo de certaines scènes de films montrant ou mentionnant les produits Jack Daniel’s.

Pièce JW45: Article daté de 2012.

Pièce JW48: Une impression du site web lyrics.com indiquant des références à JACK DANIEL’S dans des paroles de chansons, y compris des informations sur le nombre de chansons (354).

Pièce JW49: Une liste partielle de médailles et de récompenses historiques décernées au Tennessee Whiskey JACK DANIEL’S lors de dégustations internationales.

Pièce JW50: Extraits d’articles de presse rendant compte des récompenses reçues par JACK DANIEL’S en 2021 et 2022.

Pièce JW52: Résultats d’une enquête de consommation menée en Allemagne à des fins internes concernant la notoriété de l’élément de marque « JACK » dans le secteur des boissons alcoolisées. L’enquête est basée sur un échantillon de 1 000 consommateurs allemands adultes et montre que 45 % des personnes interrogées connaissent « JACK » en relation avec les boissons alcoolisées ; parmi ce groupe, 55 % l’associent spécifiquement à Jack Daniel’s.

Pièce JW54: Classements publiés par The Spirits Business indiquant que Jack Daniel’s a été classé comme le whisky mondial le plus vendu

---

Décision sur opposition n° B 3 233 950 Page 8 sur 16
marque en 2019 et 2020, et comme deuxième marque de whisky mondiale la plus vendue en 2022 et 2023.

Pièce JW55: (i) Extraits de l’étude de marques d’Interbrand « Best Global Brands » de 2018-2021, où « Jack Daniel’s » a été constamment classée parmi les 100 premières marques mondiales dans toutes les catégories de produits/services. (ii) Extrait de www.thespiritbusiness.com (daté de 2021) indiquant que Jack Daniel’s, propriété de Brown-Forman, est la marque de spiritueux la plus précieuse au monde, selon la société de conseil en gestion Interbrand.

L’opposant a produit, entre autres, des preuves relatives au Royaume-Uni (RU) en vue de démontrer la renommée de la marque de l’UE antérieure. Cependant, il découle de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, rédigé au présent, que les conditions de son application doivent également être remplies au moment de la prise de décision. Le Royaume-Uni n’étant plus membre de l’UE, les preuves relatives à son territoire ne peuvent être prises en compte pour prouver la renommée « dans l’UE » (voir communication n° 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V « Droits antérieurs dans les procédures d’opposition »).

L’opposant a démontré des volumes et des valeurs de ventes significatifs en Allemagne, en France, en Pologne et en Espagne, entre autres. Des informations détaillées (émanant d’un tiers) ont également été fournies concernant la part de marché de l’opposant dans plusieurs États membres de l’UE de 2011 à 2020. Par exemple, en 2020, rien qu’en Allemagne, l’opposant a bénéficié d’une part de marché de 17,70 % en termes de volumes de ventes et d’une part de marché de 20,85 % en termes de valeur au détail pour son whisky « Jack Daniel’s ». Sur le marché saturé du whisky, les parts de marché susmentionnées sont tout à fait significatives.

En principe, la nature et l’ampleur des activités promotionnelles entreprises par l’opposant sont des indications utiles pour évaluer la renommée de la marque, dans la mesure où ces activités ont été entreprises pour construire une image de marque et accroître la notoriété de la marque auprès du public. Par conséquent, des campagnes promotionnelles longues, intensives et étendues peuvent être une forte indication que la marque a acquis une renommée auprès des acheteurs potentiels ou réels des produits en question, et qu’elle peut effectivement être devenue connue au-delà du cercle des acheteurs de ces produits.

Les documents produits montrent des efforts de marketing constants et de longue date de la part de l’opposant, y compris la publicité par divers moyens et canaux de communication, ainsi que des articles promotionnels et des activités de parrainage. En général, ces preuves ne peuvent être concluantes à elles seules quant à la renommée, en raison du fait qu’elles ne peuvent pas donner beaucoup d’informations sur la notoriété réelle de la marque. Cependant, certaines conclusions sur le degré d’exposition du public aux messages publicitaires concernant la marque antérieure peuvent être tirées en se référant aux types de médias utilisés et aux taux d’audience ou aux chiffres de diffusion atteints par les publicités ou publications pertinentes.

L’opposant a produit des classements de marques de premier plan préparés par des organisations indépendantes, dont la plupart classent la marque antérieure dans le top 10 du secteur des spiritueux et parmi les 100 premières marques mondiales en général. L’opposant a principalement présenté des listes et des résultats mondiaux. Néanmoins, les informations contenues dans le rapport préparé par l’International Wine & Spirit Record (Pièces JW23-24) permettent de tirer des conclusions solides sur la renommée établie

---

Décision sur opposition n° B 3 233 950 Page 9 sur 16
prévalence de la marque de l’opposant non seulement au niveau mondial, mais aussi spécifiquement en Allemagne, par exemple.

Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que, pris dans leur ensemble, les éléments de preuve indiquent que la marque antérieure jouit d’une réputation au moins en Allemagne, ce qui est considéré comme suffisant pour démontrer la réputation de la marque antérieure dans une partie substantielle du territoire pertinent.

Il ressort des éléments de preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage ancien et intensif et est généralement connue sur le marché pertinent, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders. Les chiffres de vente et la part de marché, ainsi que les diverses références dans la presse à son succès, montrent tous sans équivoque que la marque jouit d’un degré de reconnaissance solide auprès du public pertinent (au moins en Allemagne) en relation avec le whisky, ce dernier relevant de la classe 33 « boissons alcooliques (à l’exception des bières) » pour laquelle l’opposant a revendiqué la réputation.

b) Les signes
JACK DANIEL’S
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne. Toutefois, la réputation ayant été démontrée principalement en Allemagne, l’analyse ci-après se concentrera sur le public allemand.

Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, un risque de préjudice, pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.

L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

L’élément commun « Jack » sera compris par le public germanophone comme un prénom masculin d’origine anglaise.

---

Décision sur opposition n° B 3 233 950 Page 10 sur 16
L’élément « Daniel’s » de la marque antérieure sera compris par le public pertinent comme la forme possessive du prénom masculin « Daniel », qui est également bien connu en Allemagne. Lorsqu’il est placé après le prénom « Jack », l’élément
« Daniel’s » sera perçu comme un nom de famille ou un identifiant de type nom, indiquant que les produits proviennent d’une personne nommée Jack Daniel ou y sont associés. Cette construction de nom personnel n’a aucune relation sémantique avec les produits et, en tant que telle, possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.

Dans le contexte d’un signe commençant par un prénom, le second élément,
« stone », du signe contesté sera perçu comme un nom de famille, conformément aux conventions anglaises courantes de dénomination et de marque familières au public allemand. Il ne peut être exclu qu’une partie du public pertinent reconnaisse également cet élément comme le mot anglais « stone » signifiant un matériau dur, compact et non métallique dont sont faites les roches¹. Néanmoins, aucun des composants du signe contesté ne véhicule de signification descriptive ou conceptuelle claire en relation avec les produits en cause. Par conséquent, les deux éléments possèdent un degré normal de caractère distinctif.

L’écu formant l’arrière-plan de l’élément verbal de la marque contestée est décoré d’éléments ornementaux et symboliques typiques de l’imagerie héraldique. Deux épées croisées sont placées en diagonale derrière l’écu, renforçant le caractère emblématique du signe. Des motifs décoratifs supplémentaires apparaissent au-dessus et à l’intérieur de l’écu, y compris un emblème ailé et un ornement feuillu courbé symétriquement, qui évoquent ensemble l’apparence d’un blason traditionnel ou d’un insigne héraldique.

Malgré un certain degré de complexité visuelle, les éléments héraldiques sont couramment utilisés dans l’image de marque pour suggérer la tradition ou le patrimoine. En conséquence, cet élément figuratif a un faible degré de caractère distinctif pour les boissons alcoolisées.

La stylisation de l’élément verbal « Jack Stone » dans le signe contesté présente un certain degré d’originalité. Cependant, elle sera perçue principalement comme décorative et, en tant que telle, n’aura qu’un impact limité.

.

Lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).

Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait de la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) celle qui
¹ Informations extraites de https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/stone

---

Décision sur opposition n° B 3 233 950 Page 11 sur 16
attire en premier lieu l’attention du lecteur. Cependant, les noms de famille ont, en principe, une valeur intrinsèque plus élevée en tant qu’indicateurs de l’origine des produits ou des services que les prénoms. En effet, l’expérience montre que les mêmes prénoms peuvent appartenir à un grand nombre de personnes qui n’ont rien en commun, tandis que la présence du même nom de famille pourrait impliquer l’existence d’un lien entre elles, par exemple la même personne ou un lien familial. Par conséquent, les consommateurs ont tendance à accorder plus d’attention aux noms de famille qu’aux prénoms. Compte tenu du fait que « Jack » est un prénom courant sur le territoire pertinent et que « Daniel’s » et « Stone » seront perçus comme un nom de famille par une partie du public pertinent, ce sont les éléments « Daniel’s » et « Stone » qui auront le plus d’impact dans la perception des signes.

Sur le plan visuel, les signes coïncident dans le mot « JACK », qui apparaît au début des deux signes. Ils diffèrent par les éléments verbaux restants, à savoir « DANIEL’S » dans la marque antérieure et « STONE » dans le signe contesté. Le signe contesté comporte également des éléments figuratifs distinctifs absents de la marque antérieure, notamment deux épées croisées derrière un bouclier, un bouclier servant de fond aux mots
« JACK STONE », et un petit emblème ailé en haut. La police stylisée utilisée pour les mots « JACK STONE » crée également une différence visuelle. Compte tenu de l’impact de l’élément coïncidant « JACK », les signes présentent un faible degré de similitude visuelle.

Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son du mot
« JACK », présent dans les deux signes. Cependant, ils diffèrent par les sons de « DANIEL’S » dans la marque antérieure et de « STONE » dans le signe contesté.

L’élément coïncidant « JACK » ne représente que la syllabe initiale de chaque signe. Bien que cette partie initiale soit identique dans les deux signes, les parties suivantes créent des impressions phonétiques clairement différentes lorsqu’elles sont prononcées, compte tenu notamment du nombre différent de syllabes et des schémas sonores.

Par conséquent, compte tenu de l’impact de l’élément coïncidant « JACK », les signes présentent un degré de similitude phonétique inférieur à la moyenne.

Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux constatations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Bien que la marque antérieure et le signe contesté partagent le prénom « Jack », les signes seront perçus comme faisant référence à des individus spécifiques différents, identifiés par leurs noms de famille respectifs ou des identifiants de type nom, à savoir « DANIEL’S » et « STONE ». En outre, le signe contesté véhicule un concept différent par ses éléments figuratifs. En conséquence, étant donné que les signes se réfèrent à deux personnes spécifiques distinctes, ils ne sont pas conceptuellement similaires.

c) Le « lien » entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel « lien » entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée dans

---

Décision sur opposition n° B 3 233 950 Page 12 sur 16
article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmé par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais cela reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est de nature à entraîner un préjudice ou un avantage indu, après que tous les facteurs pertinents pour le cas d’espèce ont été évalués.

Les facteurs pertinents possibles pour l’examen d’un « lien » comprennent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):

le degré de similitude entre les signes;

la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de dissimilitude entre ces produits ou services, et le public pertinent;

la renommée de la marque antérieure;

le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage;

l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de certains seulement de ces critères. Avant d’examiner l’argument de l’opposant, il convient de rappeler que l’opposition vise les produits suivants : Classe 33 : Cidre ; amers ; brandy ; saké ; whisky ; vodka ; boissons alcooliques, à l’exception des bières et des vins ; alcool de riz ; cocktails. Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure a été jugée renommée pour : Classe 33 : Whisky. Les produits en cause sont identiques ou très étroitement liés, car ils appartiennent au même secteur de marché des boissons alcooliques. Ces derniers coïncident généralement dans leurs producteurs, et il n’est pas rare qu’ils soient promus ou vendus ensemble ou, par exemple, qu’ils apparaissent côte à côte sur les menus, et par conséquent les segments pertinents du public pour les produits sont les mêmes ou du moins se chevauchent. Les produits en conflit sont donc suffisamment proches pour que les consommateurs soient susceptibles d’établir un lien mental entre les marques. La marque antérieure est intrinsèquement distinctive et les signes sont visuellement similaires à un faible degré, auditivement similaires à un degré inférieur à la moyenne et conceptuellement non similaires en raison de l’élément commun coïncidant « JACK ». On pourrait, en principe, faire valoir que « JACK » est un nom relativement courant et que les deux signes comportent des éléments supplémentaires et différents, « DANIEL’S » et « Stone ». Cependant, le degré de renommée qui a été prouvé pour la marque antérieure est

---

Décision sur opposition n° B 3 233 950 Page 13 sur 16
suffisamment significative pour compenser toute question relative au caractère plus ou moins courant du nom « JACK ». Il convient également de tenir dûment compte des efforts de commercialisation de l’opposant, qui se concentrent également sur l’utilisation du seul élément « Jack ». L’opposant a également soumis une étude selon laquelle une partie significative du public pertinent en Allemagne associait « Jack » à « Jack Daniel’s ». Par conséquent, en tenant compte et en pondérant tous les facteurs pertinents de la présente affaire, la division d’opposition conclut que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs pertinents en Allemagne seront susceptibles de l’associer au signe antérieur, c’est-à-dire d’établir un « lien » mental entre les signes. Toutefois, bien qu’un « lien » entre les signes soit une condition nécessaire pour évaluer plus avant si un préjudice ou un avantage indu est probable, l’existence d’un tel lien n’est pas suffisante, en soi, pour conclure qu’il peut y avoir l’une des formes de préjudice visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMC (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96). d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMC lorsque l’une des situations suivantes se présentera :

il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ;

il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure ;

il porte atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure.

Bien qu’un préjudice ou un avantage indu puisse n’être que potentiel dans une procédure d’opposition, une simple possibilité n’est pas suffisante pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMC soit applicable. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer un préjudice actuel et présent à sa marque, il doit « apporter des éléments de preuve prima facie d’un risque futur, non hypothétique, d’avantage indu ou de préjudice » (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).

Il s’ensuit que l’opposant doit établir qu’un préjudice ou un avantage indu est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans le cours normal des choses. À cette fin, l’opposant devrait déposer des preuves, ou du moins présenter une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait le préjudice ou l’avantage indu et comment il se produirait, ce qui pourrait conduire à la conclusion prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans le cours normal des choses.

L’opposant fait valoir que, par l’usage d’une marque similaire, établissant ainsi un lien avec la marque de l’opposant, il y aurait un transfert injuste et immérité des qualités que le public associe à la marque de l’opposant vers la marque du demandeur. En d’autres termes, l’opposant fait valoir que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.

---

Décision sur opposition n° B 3 233 950 Page 14 sur 16
Bénéfice indu (parasitisme)
Le bénéfice indu, dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, couvre les cas où il y a une exploitation claire et un « parasitisme » de la renommée d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits et services couverts par la marque contestée, de sorte que la commercialisation de ces produits et services soit facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48 ; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93,
§ 40).

Le titulaire de la marque antérieure fonde sa demande sur ce qui suit :

Par l’utilisation d’une marque similaire, il est fort probable que la désignation « JACK » incluse dans la demande contestée, qui véhicule des associations fortes et positives pour le public pertinent, soit attrayante pour le demandeur pour la promotion de son whisky sous une marque similaire. L’utilisation de cet élément verbal caractéristique « JACK » est susceptible d’évoquer la marque antérieure renommée et de créer des associations avec celle-ci. En conséquence, le demandeur bénéficierait indûment de la réputation de la marque de l’opposant et des perceptions positives des consommateurs, obtenant ainsi un avantage économique sans avoir à réaliser des investissements comparables en promotion et en publicité. Selon la Cour de justice de l’Union européenne
… en ce qui concerne le préjudice consistant en un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est le fait de tirer un avantage de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence d’un tel préjudice doit être appréciée par référence aux consommateurs moyens des produits ou services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, qui sont normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.

(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36.)
Le signe contesté reproduit le premier élément de la marque antérieure, « JACK ». La marque antérieure a été jugée renommée pour le whisky. S’agissant des boissons alcoolisées en cause, compte tenu des caractéristiques de l’industrie des boissons, une extension de marque de la marque antérieure serait naturelle, comme l’ont également démontré les preuves soumises par l’opposant montrant leurs différentes variétés de
boissons « Jack Daniel’s ». Il est, par conséquent, probable que la marque contestée bénéficierait indûment de l’image positive associée à la marque antérieure grâce à son utilisation intensive des mots « Jack Daniel’s » et « JACK » sur le territoire pertinent. En raison de l’élément coïncident « JACK » et compte tenu de la force de la réputation de la marque antérieure, cette dernière est toujours susceptible d’être évoquée dans l’esprit des consommateurs en relation avec le signe contesté. Les consommateurs pourraient en effet être attirés par la marque contestée en raison du degré solide de réputation atteint par la marque antérieure, ce qui faciliterait la commercialisation des produits offerts sous le signe contesté. De cette manière, le demandeur pourrait bénéficier indûment de la réputation de la marque antérieure.

---

Décision sur opposition n° B 3 233 950 Page 15 sur 16
Compte tenu de tout ce qui précède, l’image de la marque « Jack Daniel’s » serait transférée à la marque contestée et pourrait conduire à du parasitisme, c’est-à-dire qu’elle tirerait indûment profit de la renommée bien établie de la marque antérieure et des investissements réalisés par l’opposant pour acquérir cette renommée. Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure du point de vue du public pertinent en Allemagne. Comme indiqué ci-dessus, un risque de préjudice pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.

Autres types de préjudice
L’opposant fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait atteinte au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure. Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’applique. Le risque de préjudice peut être de trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit qu’un seul de ces types de préjudice soit constaté. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres types de préjudice s’appliquent également. f) Conclusion Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés. Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les droits antérieurs restants sur lesquels l’opposition était fondée, ni les motifs restants, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.

Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.

---

Décision sur opposition n° B 3 233 950 Page 16 sur 16
La division d’opposition
Aldo BLASI Rosario GURRIERI Andrea VALISA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.