DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 232 986
British American Tobacco Exports Limited, Globe House 4, Temple Place, WC2R 2PG Londres, Royaume-Uni (opposante), représentée par Hogan Lovells (Alicante) S.L. & Cia., Avenida Federico Soto 13, 03003 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Ong Meng Seng, 68 – 3a, Jalan Pasar, 41400 Klang, Selangor, Malaisie (demanderesse), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514, 1-4, 08006 Barcelone, Espagne (mandataire professionnel). Le 18/03/2026, la division d’opposition prend la
DÉCISION suivante:

1. L’opposition n° B 3 232 986 est accueillie pour tous les produits contestés.

2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 050 692 est rejetée dans son intégralité.

3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR. MOTIFS
Le 21/01/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 050 692 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 049 466, «MS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera en premier lieu l’opposition en relation avec l’enregistrement international de marque antérieur désignant l’Union européenne n° 1 049 466.

Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, s’agissant d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, s’agissant d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque contestée

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tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait atteinte.

Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.

Les signes doivent être identiques ou similaires.

La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure à la date de dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.

Risque de préjudice: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait atteinte.

Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisant. L’opposition peut néanmoins échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.

En l’espèce, le demandeur n’a pas allégué avoir un juste motif pour l’usage de la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucun juste motif n’existe.

a) Renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.

En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 05/07/2024. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposant démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être présentes au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver. Les preuves doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposant a revendiqué une renommée, à savoir:

Classe 34: Tabac; articles pour fumeurs; allumettes. L’opposition vise les produits suivants:

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Classe 34 : Vaporisateurs pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumeurs ; vaporisateurs oraux pour fumeurs ; tabac, brut ou manufacturé ; produits du tabac, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac à mâcher, tabac à priser, cigarettes avec ou sans filtre ; succédanés du tabac (non à usage médical) ; cigarettes contenant des succédanés du tabac (non à usage médical) ; articles pour fumeurs, y compris papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes (non en métaux précieux) et cendriers, pipes, appareils de poche pour rouler les cigarettes, bouts de cigarettes, briquets ; allumettes ; bâtonnets de tabac, produits du tabac destinés à être chauffés, dispositifs électroniques et leurs parties destinés à chauffer des cigarettes ou du tabac ; arômes (autres que les huiles essentielles) pour le tabac ; arômes (autres que les huiles essentielles) à utiliser dans les cigarettes électroniques ; solutions liquides à utiliser dans les cigarettes électroniques ; dispositifs électroniques pour fumeurs ; cigarettes électroniques ; cigarettes électroniques en tant que substituts des cigarettes traditionnelles ; dispositifs électroniques pour l’inhalation d’aérosols contenant de la nicotine ; dispositifs de vaporisation orale à utiliser par les fumeurs, produits du tabac et succédanés du tabac ; articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques ; extincteurs pour cigarettes et cigares chauffés ainsi que pour bâtonnets de tabac chauffés ; étuis à cigarettes électroniques rechargeables ; machines de poche pour rouler les cigarettes.

Afin de déterminer le degré de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les faits pertinents de l’espèce, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

L’opposante a produit des preuves à l’appui de cette allégation. L’opposante ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient traitées de manière confidentielle vis-à-vis des tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves que dans les termes les plus généraux, sans divulguer ces données. Les preuves consistent en les documents suivants :

Pièce jointe 2 : une déclaration sous serment, en anglais, signée par le conseiller en marques et marketing de l’opposante en date du 26/08/2025. Elle fait référence aux annexes décrites ci-dessous :

Annexe 1 : un article publié par le magazine Superbrands en 2009 présentant un aperçu de l’historique de l’opposante avec un accent particulier sur British American Tobacco Malta, membre du groupe British American Tobacco, la société de tabac la plus internationale au monde, avec des marques vendues sur plus de 180 marchés.

Annexe 2 : le rapport annuel de l’opposante daté de 2022. Il fournit des données financières. En particulier, il montre une croissance de la part de marché entre 2018 et 2020 pour les cigarettes et des revenus élevés. Il indique également que les produits de l’opposante sont présents sur plus de 180 marchés, dans plus de 11 millions de points de vente.

Annexe 3 : un extrait de l’Encyclopédie du tabac datée de 1984. Selon celui-ci, « MS » est une marque leader de cigarettes, et elle était

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introduite sur le marché en 1970 par l'« Amministrazione dei Monopoli di Stato » en Italie.

Annexe 4: un article (avec traduction) daté du 18/03/2012 et extrait du site internet https://curiositasufirenze.wordpress.com intitulé « Manifattura Tabacchi in via delle Cascine: where the made in Italy cigarette was born » indiquant que la très célèbre marque « MS » est née à la Manifattura Tabacchi de Florence.

Annexe 5: un article (avec traduction) extrait du site internet https://www.florenceinferno.com/ms-cigarettes/ daté du 14/10/2013 intitulé « MS cigarettes: an Italian Lifestyle Symbol » indiquant que des marques de cigarettes, telles que « MS », étaient très populaires. En outre, il indique également que : « MS » est une marque de cigarettes produite depuis 1969. En quelques années, elle est devenue la marque de cigarettes la plus populaire en Italie ; un extrait de Wikipédia confirmant que « MS » a été fondée en 1969 par la société italienne Ente Tabacchi Italiana et appartenait au Monopole d’État. Elle est devenue la marque de cigarettes la plus populaire en Italie. Elle a été un sponsor de l’équipe Aprilia en MotoGP de 2002 à 2004. Elle a également été sponsor de l’Osella Formula 1 lors de la saison de Formule 1 de 1980. Elle est principalement vendue en Italie mais aussi en Espagne, en France, en Allemagne, en Autriche et en Slovénie.

Annexe 6: un article (avec traduction) publié dans le journal national italien « La Repubblica », daté du 05/06/1996. Il fait référence à l’apparition de la marque « MS » dans l’une des séries télévisées italiennes les plus populaires diffusées par l’une des chaînes nationales (Rai 2).

Annexe 7: des photos montrant les différents paquets de cigarettes vendus sous la marque antérieure de 1969 à nos jours, comme suit, par exemple,
.

Annexe 8: un catalogue de l’opposant daté entre 2022 et 2024 (comme indiqué par l’opposant) montrant différents paquets de cigarettes portant la marque antérieure.

Annexe 9: une copie de la directive 2003/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 26/05/2003 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité et de parrainage des produits du tabac et une copie de la

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loi nationale italienne de 2004 interdisant la publicité et la promotion du tabac en Italie.

Annexe 10: extraits (avec traduction partielle) du site internet www.motogp.com datés entre 2002 et 2005 montrant les activités de parrainage effectuées par l’opposante utilisant la marque antérieure « MS ». En particulier, la marque antérieure a été utilisée comme sponsor en MotoGP comme suit
. « MS » a également été définie comme l’une des entreprises géantes du tabac.

Annexe 11: un article publié dans un journal italien « Corriere del Mezzogiorno » daté du 11/05/2009. Il fait référence à une fête pour le 40e anniversaire des cigarettes « MS ». Selon celui-ci, « MS » fait partie des meilleures marques connues pour les cigarettes en Italie. Le 40e anniversaire de cette marque a été célébré à Lecce où les cigarettes sont produites sous cette marque. En outre, selon l’article, le nom « MS » vient de l’expression latine « Messis Summa » qui signifie la meilleure récolte. Il signifie également Monopoles d’État.

Annexe 12: quelques photos non datées montrant des distributeurs automatiques vendant des paquets de cigarettes portant la marque antérieure « MS ».

Annexe 13: un extrait d’une enquête réalisée par un tiers indépendant montrant la notoriété de la marque antérieure en Italie. Les données de l’enquête portent sur les années 2021 et 2022. L’échantillon de l’enquête indique la méthode et les circonstances dans lesquelles elle a été menée (en considérant 3000 consommateurs) et la liste complète des questions qui y sont incluses. Elle montre une notoriété élevée de la marque antérieure en Italie en 2021 et 2022.

Annexe 14: extraits d’une enquête sur la notoriété de la marque en Italie en 2023 et 2024 et déclaration signée par un prestataire d’enquête indépendant. Selon celle-ci, les résultats de l’enquête montrent que la marque a atteint un niveau de notoriété élevé parmi les consommateurs fumeurs en Italie en 2023 et 2024, avec une légère baisse d’une année à l’autre.

Annexe 15: diverses décisions italiennes et de l’EUIPO confirmant, entre autres, la renommée de la marque antérieure pour les cigarettes (par exemple, décision de la division d’opposition n° B 3 182 181 du 23/11/2023).

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Annexe 16: une déclaration signée par une société tierce indépendante et datée du 12/05/2023 confirmant les chiffres de ventes élevés et la part de marché détenue par l’opposante en ce qui concerne les cigarettes vendues sous la marque antérieure « MS » entre 2014 et 2022. Le document atteste que la marque antérieure a joui, et continue de jouir, d’une position significative et d’une forte reconnaissance sur le marché parmi les marques de cigarettes (se classant parmi les dix meilleures ventes).

Il ressort des preuves que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage ancien et intensif et est généralement connue sur le marché pertinent, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders, ainsi qu’en ont attesté diverses sources indépendantes. Les chiffres de ventes, les dépenses de marketing et la part de marché démontrés par les preuves et les diverses références dans la presse à son succès montrent tous sans équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent.

Les documents démontrent que la marque antérieure « MS » est sur le marché depuis 1970 et est devenue l’une des marques de cigarettes les plus populaires et les plus connues en Italie (annexes 3, 4, 5, 11). Sa reconnaissance a été renforcée par une présence étendue sur le marché, des apparitions dans les médias nationaux (annexe 6) et des activités de parrainage majeures telles que le MotoGP avant l’interdiction de la publicité pour le tabac en 2004 (annexes 9 et 10). Le rapport annuel 2022 de l’opposante confirme des revenus significatifs, une forte part de marché et une distribution dans plus de 180 marchés avec des millions de points de vente (annexe 2), tandis que la déclaration indépendante figurant à l’annexe 16 confirme des ventes constamment élevées de cigarettes MS entre 2014 et 2022 et une forte reconnaissance sur le marché parmi les marques de cigarettes (se classant parmi les dix meilleures ventes). De même, des enquêtes indépendantes de 2021 à 2024 montrent une très forte notoriété de la marque « MS » auprès des consommateurs en Italie (annexes 13 et 14). Prises dans leur ensemble, et notant qu’une partie des preuves démontrant la forte reconnaissance de la marque antérieure est nouvelle par rapport aux éléments soumis lors de procédures antérieures devant l’Office et est datée à proximité du dépôt de la procédure d’opposition devant l’Office, l’ensemble des preuves montre que la marque antérieure jouit d’un degré élevé de renommée en Italie.

Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque antérieure jouit d’un degré élevé de renommée dans l’Union européenne, en particulier en Italie, pour au moins les cigarettes qui sont incluses dans la catégorie générale du tabac pour laquelle l’opposante a revendiqué la renommée. À cet égard, le territoire en question, compte tenu de sa population, des caractéristiques du marché et du degré élevé de reconnaissance de la marque, constitue une partie substantielle du territoire et par conséquent la condition relative au territoire est satisfaite, ainsi que cela a été confirmé dans l’arrêt du 06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611.

b) Les signes
MS
Marque antérieure Signe contesté

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Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).

Toutefois, la renommée n’ayant été démontrée qu’en Italie, l’analyse ci-dessous se concentre sur le public italien. Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Ceci s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de préjudice, pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne, est suffisant pour rejeter la demande contestée.

La combinaison de lettres « MS » de la marque antérieure est dépourvue de signification pour le public analysé et est donc distinctive à un degré normal.

Même si l’élément « SMS » du signe contesté peut être compris comme un acronyme de « Short Message Service », il n’a aucune signification par rapport aux produits pertinents et possède donc un degré de distinctivité normal.

La stylisation des lettres dans le signe contesté est plutôt standard et n’est donc pas distinctive.

Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans la séquence de lettres « MS » et leur son, qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et apparaît dans deux des trois lettres du signe contesté. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen.

Conceptuellement, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification du signe contesté comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a aucune signification dans ce territoire. Puisqu’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas conceptuellement similaires.

c) Le « lien » entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel « lien » entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, points 29, 31 ; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, point 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais cela reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un avantage indu est susceptible de

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intervenir après que tous les facteurs pertinents pour le cas d’espèce ont été évalués. Les facteurs pertinents possibles pour l’examen d’un « lien » comprennent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, point 42) :

le degré de similitude entre les signes ;

la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de dissimilitude entre ces produits ou services, et le public pertinent ;

la renommée de la marque antérieure ;

le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit inhérent ou acquis par l’usage ;

l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de seulement certains de ces critères. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne. Les signes ne sont pas conceptuellement similaires. La marque antérieure jouit d’une grande renommée pour les cigarettes. Les produits contestés de la classe 34 sont des vaporisateurs pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumeurs ; vaporisateurs oraux pour fumeurs ; tabac, brut ou manufacturé ; produits du tabac, y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac à mâcher, tabac à priser, cigarettes avec ou sans filtre ; succédanés du tabac (non à usage médical) ; cigarettes contenant des succédanés du tabac (non à usage médical) ; articles pour fumeurs, y compris papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes (non en métaux précieux) et cendriers, pipes, appareils de poche pour rouler les cigarettes, bouts de cigarettes, briquets ; allumettes ; bâtonnets de tabac, produits du tabac destinés à être chauffés, dispositifs électroniques et leurs parties destinés à chauffer des cigarettes ou du tabac ; arômes (autres que les huiles essentielles) pour le tabac ; arômes (autres que les huiles essentielles) à utiliser dans les cigarettes électroniques ; solutions liquides à utiliser dans les cigarettes électroniques ; dispositifs électroniques pour fumeurs ; cigarettes électroniques ; cigarettes électroniques en tant que substituts des cigarettes traditionnelles ; dispositifs électroniques pour l’inhalation d’aérosols contenant de la nicotine ; dispositifs de vaporisation orale à utiliser par les fumeurs, produits du tabac et succédanés du tabac ; articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques ; extincteurs pour cigarettes et cigares chauffés ainsi que pour bâtonnets de tabac chauffés ; étuis à cigarettes électroniques rechargeables ; machines de poche pour rouler les cigarettes. Ces produits contestés sont au moins similaires, voire identiques, aux produits de l’opposant. En effet, il existe un lien indéniablement fort entre les produits contestés et les produits renommés de l’opposant (cigarettes), car ils appartiennent tous au même secteur de marché, à savoir les articles pour fumeurs. Le public pertinent se chevauche également. Les produits en question s’adressent au grand public. Bien que les produits du tabac soient des produits de masse relativement bon marché,

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articles de consommation, les fumeurs sont considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs quant à la marque de cigarettes qu’ils fument, de sorte qu’un degré plus élevé de fidélité à la marque et d’attention est présumé lorsque des produits du tabac sont en cause (03/07/2013, T-205/12, Liberté american blend, EU:T:2013:341, § 23; 18/05/2011, T-207/08, Kiowa, EU:T:2002:140, § 31; 15/09/2016, T-633/15, Push, EU:T:2016:492, § 19; 21/12/2022, T-44/22, Device of a pack of cigarettes (fig.) / Marlboro (fig.) et al., EU:T:2022:843, § 20). Le degré élevé de fidélité à la marque pourrait ne pas s’appliquer à tous les produits pertinents, tels que les articles pour l’usage du tabac. Toutefois, même pour ces produits, le niveau général de connaissance de la part du public pertinent sera au moins normal.

Dès lors, en prenant en considération et en pondérant tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, il convient de conclure que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs pertinents seront susceptibles de l’associer au signe antérieur, c’est-à-dire d’établir un «lien» mental entre les signes. Toutefois, bien qu’un «lien» entre les signes soit une condition nécessaire pour évaluer plus avant si un préjudice ou un avantage indu est probable, l’existence d’un tel lien n’est pas suffisante, en soi, pour conclure qu’il peut y avoir l’une des formes de préjudice visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473,
§ 96). d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque l’une des situations suivantes se présentera:

il tire un avantage indu du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;

il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;

il porte atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure.

Bien qu’un préjudice ou un avantage indu puisse n’être que potentiel dans une procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer un préjudice actuel et réel à sa marque, il doit «apporter des éléments de preuve prima facie d’un risque futur, non hypothétique, d’avantage indu ou de préjudice» (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 53).

Il s’ensuit que l’opposant doit établir qu’un préjudice ou un avantage indu est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans le cours normal des choses. À cette fin, l’opposant devrait déposer des preuves, ou du moins présenter une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait le préjudice ou l’avantage indu et comment il se produirait, ce qui pourrait conduire à la conclusion prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans le cours normal des choses. L’opposant affirme que l’usage de la marque contestée tirerait un avantage indu de la renommée de la marque antérieure et porterait atteinte au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.

Avantage indu (parasitisme)

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L’avantage indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMC vise les cas où il y a une exploitation manifeste et un « parasitisme » d’une marque renommée ou une tentative de tirer parti de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits et services couverts par la marque contestée, de sorte que la commercialisation de ces produits et services soit facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 48 ; 22/03/2007, T-215/03, VIPS / VIPS, EU:T:2007:93, § 40).

Le titulaire de la marque antérieure fait valoir que, compte tenu de la réputation de la marque antérieure pour des produits de la classe 34, qui incarnent le patrimoine, la tradition et l’esprit italien par excellence, et qui sont associés depuis des décennies à des produits fiables et de haute qualité, il ne fait aucun doute que le transfert d’image qui en résulterait faciliterait la commercialisation des produits contestés couverts par la demande contestée dans la classe 34.

Compte tenu de l’argument de l’opposant, il existe une forte probabilité que l’usage de la marque demandée, pour les produits susmentionnés, puisse conduire à du parasitisme, c’est-à-dire qu’il tirerait un avantage indu de la réputation établie de la marque antérieure et des investissements réalisés par l’opposant pour acquérir cette réputation. Cela est dû au degré de réputation de la marque antérieure et aux points de contact entre les produits en cause. Le signe contesté pourrait devenir plus attractif pour les consommateurs pertinents, en raison de la réputation de la marque antérieure et, par conséquent, la commercialisation des produits contestés susmentionnés pourrait être facilitée, ou le demandeur pourrait bénéficier indûment de la réputation de la marque antérieure. De cette manière, le signe contesté recevrait un « coup de pouce » indu du fait de son association avec la marque de l’opposant dans l’esprit des consommateurs. Par conséquent, le signe contesté pourrait exploiter le pouvoir d’attraction de la marque antérieure et les efforts de commercialisation déployés pour la promouvoir pendant de nombreuses années et bénéficier de sa réputation.

Sur la base de ce qui précède, il est conclu que la marque contestée est susceptible de tirer un avantage indu du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure dans la perception du public pertinent en Italie. Comme indiqué ci-dessus, un risque de préjudice pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.

Autres types de préjudice
L’opposant fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait atteinte au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.

Comme vu ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMC. Le risque de préjudice peut être de trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que l’un de ces types soit constaté. En l’espèce, comme vu ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait un avantage indu de la renommée de la marque antérieure en ce qui concerne les produits contestés de la classe 34, pour lesquels il existe un lien entre les marques. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres types s’appliquent également à ces produits.

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e) Conclusion Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est bien fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés. Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et le droit antérieur sur lesquels l’opposition était fondée.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.

Puisque la requérante est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.

La division d’opposition
Vito PATI Chiara BORACE Cristina CRESPO MOLTO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.