DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 234 932
Fred Paris, Société Anonyme, 29 rue des Pyramides, 75001 Paris, France (opposante), représentée par Cabinet Germain & Maureau, 31-33 Rue de la Baume, 75008 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Maria Esposito, Vico Croce al Lavinaio 29, 80142 Napoli, Italie (demanderesse). Le 29/05/2026, la division d’opposition rend la présente
DECISION: 1. L’opposition n° B 3 234 932 est accueillie pour tous les produits contestés.

2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 109 402 est rejetée dans son intégralité.

3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620
MOTIFS Le 25/02/2025, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 109 402 « Fredric » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 13 594 312 (marque figurative) et sur l’enregistrement de marque français n° 1 448 625 « FRED » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et paragraphe 5 du RMUE. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera en premier lieu l’opposition fondée sur l’enregistrement de marque français n° 1 448 625 « FRED » (marque verbale).

REMARQUE PRELIMINAIRE SUR L’USAGE DE LA MARQUE ANTERIEURE La partie demanderesse avance ce qui suit : « Conformément à l’article 47 du RMUE, l’opposant a la charge de démontrer un usage effectif et sérieux de la marque antérieure. Cette charge ne peut être satisfaite par des documents se limitant à montrer des ventes, des activités promotionnelles ou des initiatives commerciales limitées à la France ou à l’Espagne. L’usage effectif doit être démontré sur le territoire pertinent et prouver une présence commerciale réelle et continue sur les marchés concernés dans le cadre de l’affaire, donc en Italie, dans le secteur horloger. Les preuves déposées montrent toutefois que la marque « FRED » n’a eu aucune activité en Italie, ni aucune forme de projection commerciale dans le secteur horloger

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vers le marché italien. Les factures concernent exclusivement d’autres pays européens et les campagnes publicitaires ont été publiées dans des revues françaises ou espagnoles. Il en découle que l’opposant n’a pas démontré un usage effectif de la marque sur le territoire pertinent aux fins de l’examen de l’opposition. » Or, il y a lieu d’observer que la demanderesse n’a pas présenté la demande de preuve de l’usage dans un document distinct conformément à l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE. Par conséquent, toute demande implicite ou explicite concernant la preuve de l’usage est irrecevable en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE. A toutes fins utiles, la division d’opposition rappelle que le territoire pertinent pour ce qui concerne l’opposition basée sur l’enregistrement de marque français n° 1 448 625 « FRED » (marque verbale) est la France et non l’Italie. En effet, c’est sur ce territoire que la marque antérieure jouit d’une protection et c’est donc au regard dudit territoire qu’il y a lieu d’examiner l’opposition. La division d’opposition rappelle également que la demande de marque ne concerne pas uniquement l’Italie car elle vise l’Union européenne dans son ensemble, y compris la France où la marque antérieure jouit d’une protection.

RENOMMÉE – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque contestée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Il résulte de ce qui précède que les motifs de refus prévus à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que si les conditions suivantes sont remplies.

Les signes doivent être identiques ou similaires.

La marque de l’opposante doit être renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister dans le territoire concerné et pour les produits et/ou services pour lesquels l’opposition a été formée.

Risque de préjudice: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Les conditions susvisées sont cumulatives et l’absence de l’une d’elles entraîne donc le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (116/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). Il y a lieu de noter, toutefois, que le fait que toutes les conditions susvisées soient remplies peut ne pas suffire. En effet, l’opposition peut encore être rejetée si la demanderesse démontre un juste motif pour l’usage de la marque contestée.

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En l’espèce, la demanderesse n’a pas invoqué un juste motif pour utiliser la marque contestée. Dès lors, en l’absence de toute indication contraire, il convient de supposer qu’il n’existe pas de juste motif.
a) Renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.

Dans le cas présent, la marque contestée a été déposée 21/11/2024. Par conséquent, l’opposante a été invitée à apporter la preuve que la marque antérieure sur laquelle l’opposition se fonde a acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que sa marque bénéficiait déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de la décision et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister au moment de la décision, il appartient à la demanderesse de revendiquer et de prouver toute perte ultérieure de renommée. Par ailleurs, les preuves doivent établir que la renommée a été acquise pour les produits par rapport auxquels la renommée a été invoquée par l’opposante, à savoir
Classe 14: Joaillerie, bijouterie L’opposition est dirigée contre les produits suivants Classe 14: Articles de bijouterie-joaillerie; bracelets [bijouterie]; bijoux en diamant; apprêts pour la bijouterie; médaillons [bijouterie]; pendentifs; joaillerie précieuse; pendentifs [bijoux]; colliers [bijouterie]; bijoux, y compris bijoux de fantaisie et bijoux en matières plastiques; épingles [bijouterie]; breloques pour la bijouterie; crucifix en tant qu’articles de bijouterie; strass; ornements de bijouterie fantaisie; articles de bijouterie semi-précieux; perles pour la confection de bijoux; chaînes [bijouterie]; chaînes [bijoux] pour colliers; montres; cabinets
[boîtes] d’horloges; chronographes [montres]; cadrans d’horloges; horloges électriques; bracelets de montres; bracelets pour montres; accessoires pour montres; montres mécaniques; boucles d’oreilles; boucles d’oreilles en argent; boucles d’oreilles plaquées or; boucles d’oreille en or; breloques (bijouterie); chaînes porte-clés sous forme de bijoux
[breloques ou porte-clés]; épingles de parure; bagues [bijouterie]. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

Le 23/09/2026, l’opposante a présenté les preuves suivantes : Annexe 1 : Documents concernant la marque antérieure. Annexe 2 : Extrait Wikipédia concernant le nom FREDRIC. Annexe 3 : Articles de presse concernant le collier porté par Julia Roberts dans le film « Pretty Woman ». La plupart de ces articles sont en anglais et ne sont pas traduits dans la

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langue de procédure (français). Cependant, l’article intitulé : « Quel secret cache le collier en rubis et diamants de Julia Roberts dans Pretty Woman ? », en français et publié le 07/06/2022 dans le magazine Vogue France, mentionne que « le célèbre collier composé de cœurs de rubis et diamants apparaît pour la première fois en 1990 sur nos écrans lorsque Julia Roberts séduit le riche millionnaire Richard Gere dans le film Pretty Woman. La jeune femme, qui découvre la vie mondaine, se voit offrir une robe de soirée somptueuse accompagnée d’un collier en rubis et diamants signé Fred ».

Annexe 4 : Coupures de presse concernant l’histoire de la maison et de la marque « Fred ». Ainsi, dans le quotidien Le Monde du 04/07/1986, on peut lire que, en 1986, Fred est devenu l’un des 10 grands joailliers au monde avec 200 collaborateurs et 12 magasins, et que cinquante ans de création chez Fred ont contribué au prestige de la joaillerie française à travers le monde, et que « FRED est devenu l’un des 10 grands joailliers du monde ». Le Figaro du 23/07/1986 mentionne : « Fred, ces quatre petites lettres qui, au départ, composaient un prénom, celui du fondateur de l’affaire, représentent aujourd’hui plus qu’une enseigne prestigieuse, un véritable mythe » ou encore « FRED, un nom qui sonne haut et clair dans le monde de la joaillerie internationale et qui fête cette année […] son cinquantième anniversaire ». L’article publié en 2014 dans Paris Match retrace également cet historique tout en mentionnant « la Maison Fred s’impose comme l’une des plus innovantes de la Place Vendôme ». Il est également fait référence à l’article publié dans un numéro de Paris Match en 2016 évoquant, concernant la marque « FRED », « des bijoux cultissimes » tout en précisant que la Maison fête ses 80 ans.
Annexe 5 : Extraits de catalogues des produits « FRED ». Cette annexe contient des extraits de catalogues produits diffusés/proposés entre 2017 et 2022, notamment des extraits dédiés à la collection « PRETTY WOMAN » de 2021 avec l’égérie Emma Roberts (nièce de Julia Roberts). Il est fait référence là également à la Maison FRED en lien avec des créations de haute joaillerie et de bijouterie.

Annexe 6 : Anciennes publicités publiées entre 1950 et 2000 dans le magazine VOGUE concernant les produits de la marque « FRED ». Les dates de diffusion de chaque page/publicité/communication sont précisées en bas de page, sachant que ces dernières apparaissent dans un ordre chronologique décroissant (la plus ancienne étant la dernière page). Ces documents font également apparaître les marques de la société opposante où sont d’ailleurs mentionnés en bas de page les différents points de vente de la marque en 1977 dont des lieux prestigieux, notamment les Champs Elysées à Paris, et Saint-Tropez pour la France. Il y a également un article publié en 1993 mentionnant « Joaillier des Grands de ce Monde et Grand du monde de Joaillerie, Fred crée […] depuis près de 60 ans ». Cet article fait également référence à l'« histoire du collier FRED porté par Julia Roberts ». Enfin, certaines pages de cette annexe se rapportent à des communications plus récentes (1999) et mentionnent l’adresse 7 place Vendôme à Paris, l’un des hauts lieux de la joaillerie au niveau mondial.
Annexe 7 : Campagnes publicitaires de 2000 à 2025. Il est à noter que le mannequin Kate Moss fut l’un des visages de la Maison dès 2005 et qu’elle sera associée également en 2009 à l’acteur Melvil Poupaud pour la marque FRED. Elle a encore collaboré dans le cadre de la campagne « Kate Moss for FRED ». Audrey Marnay a aussi été l’un des visages de la Marque FRED en 2008.
Annexe 8 : Collaborations de la marque avec des artistes et célébrités, notamment, les artistes Jean Cocteau, Miroslav Brozek, Arman, Jean-Paul Goude, le mannequin Kate Moss. Jean Cocteau dessina une ligne complète de médailles pour FRED. Avec Miroslav Brozek en 1979, une collaboration a également été réalisée consistent en une collection inédite de bijoux réalisés à partir des sculptures de cet artiste. Cette collaboration a eu un certain écho tant dans la presse (couverture Vogue Hommes) sachant que le vernissage lors de la

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présentation de cette collection a accueilli notamment Johnny Hallyday. En 2004, FRED a demandé à l’artiste contemporain de renom Arman d’interpréter à sa manière l’une des bagues de la Collection « SUCCESS ». En 2009, ce fut au tour de Jean-Paul Goude, puis en 2021, la Maison FRED collabora avec le créateur japonais Tomo Koizumi. Ensuite il y a a eu la collaboration/collection en 2012 avec le mannequin Kate Moss pour FRED qui a fait l’objet d’un article et portrait publié dans la revue Madame Figaro du 28/01/2012. Enfin, et plus récemment, une collaboration en 2020 avec la jeune créatrice Annelise Michelson a eu lieu pour les 80 ans de la Maison FRED, collaboration qui a eu un certain écho dans la Presse, relayée notamment par le magazine Gala mais également Madame Figaro (article du 03/03/2020) ou encore Vogue (article du 29/05/2020).
Annexe 9 : Célébrités portant des créations « FRED », notamment la princesse Stéphanie de Monaco, Kate Moss, Melvil Poupaud, Lucien Laviscount, Vincent Cassel. Ainsi, il y a lieu de mentionner d’une part Armel Le Cléac’h qui fut ambassadeur de la Maison « FRED » en 2018 tout comme Emma Roberts, qui représenta la marque en 2021. Par ailleurs, il est à noter la présence de différentes personnalités lors du vernissage de l’Exposition « FRED » s’étant tenue à Paris en 2022, à l’instar de Pio Marmaï ou encore des acteurs célèbres mondialement que sont Ed Westwick et Ashley Park (acteurs respectivement dans les séries à succès Gossip Girl et Emily in Paris). Nous mentionnerons également plus particulièrement Paul Pogba, joueur en équipe nationale de France de football au cours de ces dernières années présent lors d’une soirée FRED en 2023, ainsi que Vincent Cassel portant une broche FRED à l’occasion du Festival de Cannes de 2024 ou encore Aya Akanamura portant des bijoux FRED lors de l’évènement Vogue World Paris de 2024.

Annexe 10 : Promotion de la marque et coupures de presse des années 2000 à 2004, notamment en France. La marque « FRED » apparaît très régulièrement dans de nombreuses publications, notamment le magazine ELLE. Ainsi, l’Annexe 10-3 se décompose en 4 sous dossiers, l’ensemble s’entendant de publications presse intervenues en France au cours des années 2020 à 2024.
Annexe 11 : Article publié sur www.beauxarts.com concernant l’exposition « FRED » en septembre/octobre 2022 au Palais de Tokyo à Paris. Dans la presse, sont parus les articles suivants concernant cette exposition, notamment dans Gala du 09/09/2022, Point de vue du 05/10/2022 où le sous-titre employé est « l’âge d’or de Fred », et Elle du 06/10/2022 avec la mention « le joaillier de légende ». A noter que le Figaro Quotidien fait l’écho du succès rencontré par cette exposition en mentionnant « un billet réservé toutes les 1,8 minute avant même l’ouverture […] connaît un succès fou ». L’article du Figaro du 27/09/2022 mentionne « Fred […] au panthéon des joailliers historiques au côté des Cartier, Boucheron, Chaumet, Van Cleef ».
Annexe 12 : Collaboration Fred/Roland Garros depuis 2023 et annexe 12 bis : spot publicitaire 2024 Fred x Roland Garros. L’opposante indique que « Depuis 2023, la Maison FRED collabore avec le célèbre tournoi Roland Garros. Cet évènement sportif, se déroulant tous les ans à Paris en France (fin mai début juin), a accueilli plus de 630 000 spectateurs en 2023 et a été diffusé dans plus de 220 pays et territoires à travers la planète, conférant au Tournoi sa dimension d’évènement sportif mondial de grande importance. La collaboration FRED x Roland Garros s’articule autour du bracelet iconique Force 10 de FRED, avec de nouvelles variations conçues pour évoquer le tennis sur terre battue et mélangeant les codes de Roland-Garros avec les codes de la Maison FRED ». Sont joints à cet égard des extraits du contrat de licence de marque de l’annexe 12, contrat conclu entre FRED PARIS et la Fédération Française de Tennis. Les différents éléments de communications et supports qui sont utilisés pour promouvoir cette collaboration sont précisés, à savoir des écrans géants localisés sur le Stade (à raison de deux passages par jour), écrans situés dans les boutiques physiques au moyen d’une vidéo diffusée en continu, communication sur divers réseaux sociaux (lors du tournoi 2023) etc. Ces extraits du contrat

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sont accompagnés de diverses factures adressées par la Fédération Française de Tennis à la société opposante faisant état de diverses prestations facturées telles que « Roland- Garros 2023 Campagne marketing » ou encore une commande de différents panama marqués « FRED » ainsi que la réservation de certaines places/billets pour FRED PARIS. Des factures similaires ont été émises à l’occasion du Tournoi 2024 ou encore pour l’édition 2025. Ainsi, et notamment, cette collaboration est directement promue dans la revue du Tournoi, où la marque FRED est visible, étant précisé que les produits sont disponibles à la vente dans un espace « FRED » dédié au sein du site de Roland Garros. Enfin, trois spots publicitaires respectivement en 2023, 2024 et 2025 ont été réalisés, ces spots étant diffusés tant lors de la retransmission du Tournoi sur les chaînes nationales en France que projetés directement sur certains des courts du Tournoi (dont le Court Philippe Chatrier). A cet égard, est annexé un tableau répertoriant les différentes dates et horaires de diffusion du spot publicitaire dédié FRED PARIS X ROLAND GARROS s’agissant des éditions 2023, 2024 et 2025 lequel a été diffusé à la fois sur France 2 mais également sur France 3, toutes deux chaînes de télévision nationale en France. Sont jointes également, pour corroborer ces éléments, certaines factures émises par Publicis Media Luxe où il est précisé « Campagne : FRED_FR_ROLAND GARROS _TV_MAI23 ». Enfin, cette collaboration a également fait l’objet d’une importante promotion et a eu un certain écho dans la presse écrite, notamment dans Le Figaro Quotidien du 25/05/2023 dont le titre de l’encart est « Fred brille à Roland Garros ». L’opposante précise enfin que « Compte tenu de la large diffusion de ce Tournoi parmi les quatre du Grand Chelem, et ce mondialement, mais également de la diffusion sur des chaînes nationales du spot publicitaire relatif à cette collaboration, il ne peut qu’être conclu à une imprégnation massive du public concerné des marques antérieures. »
Annexe 13 : Opérations de communication extérieure ; notamment la société opposante a réalisé au cours des années passées diverses opérations de communication extérieure notamment à Paris où la promotion des marques « FRED » s’est déroulée sur plusieurs supports citadins tels qu’affiches dans le métro parisien, affiches sur supports physiques de la ville, kiosques à journaux, sur un bus etc. (dont certains en partenariat avec JCDecaux) en 2022. Ces reproductions sont accompagnées de certaines des factures associées émises par Publicis Media Luxe. Si les montants des dépenses exposés sont en partie biffés, on peut cependant constater que les sommes sont relativement importantes s’élevant à plusieurs dizaines de milliers d’euros.

Annexe 14 : Documents relatifs à la présence sur les réseaux sociaux. L’opposante souligne qu’en décembre 2024, le compte Instagram officiel de FRED, comptait environ 252 000 abonnés et que la société opposante fut également l’une des premières maisons de joaillerie à ouvrir un compte sur le réseau social TikTok en 2021, comptabilisant fin 2024 environ 344 000 abonnés. A noter plus récemment (2025), sur le compte du magazine « GALA » la publication faisant apparaître Jin du groupe BTS, nouveau visage de la marque « FRED » laquelle a été likée plus de 1 million de fois (page 08). Enfin, toujours sur le compte du magazine Gala (page 09), en 2025, la présence d’Antoine Dupont (célèbre joueur de rugby en équipe de France) accompagné d’Iris Mittenaere, (ancienne Miss France et Miss Univers) lors du tournoi de Roland Garros image capturée devant un mur faisant apparaît la marque, post liké par plus de 85 000 personnes.

Annexe 15 : Factures et rapports du Commissaire aux comptes. Cette annexe comprend trois documents, les deux premiers contenant un certain nombre de factures émises entre 2021 et 2024 à destination de différents pays de l’Union européenne, et notamment la France. L’opposante précise qu’il ne s’agit que d’une partie des factures émises au cours des années considérées mais qu’il peut être constaté que les ventes s’élèvent à plusieurs centaines de milliers d’euros au sein de l’Union européenne sur ces années. Le troisième document comprend des extraits des rapports aux commissaires aux comptes quant aux exercices 2023 et 2024 (clos au 31 décembre de ces années) de la société FRED PARIS, montrant les données chiffrées suivantes : 172 181 624, 172 065 529 et 152 716 172 euros

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en chiffres d’affaires nets (exercice N-1) pour les exercices comptables 2022, 2023, 2024, respectivement.
Annexe 16 : Déclaration sous serment de M. SG, directeur administratif et financier de la société Fred Paris SA. attestant de la véracité et de l’exactitude des chiffres d’affaires liés aux ventes de produits Fred au cours des années 2020 à 2024 dans les pays de l’Union européenne, et notamment en France. Ce document mentionne aussi le montant des dépenses publicitaires exposées au cours des huit dernières années (2017 à 2024). Ainsi, les dépenses exposées au cours de ces années en Europe sur la promotion de la marque s’élèvent ainsi à plusieurs millions d’euros.
Analyse et conclusion
Il ressort clairement des preuves produites que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage long et intensif et qu’elle est généralement connue sur le marché pertinent, où elle occupe une position solide parmi les marques leaders du marché, comme en attestent diverses sources indépendantes (voir notamment Annexes 3-12). Les chiffres des ventes, les dépenses de marketing et la part de marché (voir notamment Annexes 13-16) étayés par les diverses références dans la presse au succès de la marque constituent autant de circonstances établissant sans aucune équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance au sein du public pertinent.

Eu égard aux observations qui précèdent, la division d’opposition conclut que la marque antérieure est renommée en France pour l’ensemble des produits par rapport auxquels la renommée a été invoquée par l’opposante.

b) Les signes
FRED Fredric
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Les marques en cause sont des marques verbales. En d’autres termes, il s’agit de marques composées de lettres reproduites dans une police de caractères standard. Cela signifie qu’aucune revendication d’aucun élément figuratif ou aspect en particulier n’est faite. Ainsi, les différences liées à l’utilisation de lettres minuscules ou majuscules n’ont pas d’importance.
« FRED » de la marque antérieure sera compris comme le diminutif du nom d’origine germanique « Frédéric ». « Fredric » dans le signe contesté sera perçu comme une version étrangère du même nom. Ces éléments n’ont cependant aucune signification en relation avec les produits en cause et sont dès lors intrinsèquement distinctifs à un degré normal.

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Dans ses observations, la partie demanderesse mentionne que le signe contesté dans sa reproduction complète contient un élément figuratif, à savoir un bouclier stylisé aux lignes fluides. Toutefois, comme la marque antérieure, le signe contesté tel que déposé est un signe verbal, et il n’est constitué que du terme « Fredric ». La comparaison doit être faite entre les signes tels qu’ils ont été enregistrés ou tels qu’ils apparaissent dans la demande d’enregistrement (09/04/2014, T-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199 , §38). Toute utilisation réelle ou prévue des signes n’est pas pertinente pour l’examen. Sur le plan conceptuel, étant donné que les deux signes seront associés au prénom Frédéric, l’un comme son diminutif et l’autre comme une version étrangère de ce nom, les signes seront perçus comme véhiculant le même concept. Ainsi, ils sont identiques. Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par leurs lettres « FRED » et diffèrent par les lettres finales « RIC » du signe contesté. En conséquence et eu égard aussi à la différence créée par l’ajout desdites lettres finales dans le signe contesté, les signes en cause présentent un degré de similitude en-dessous de moyen.

c) Le « lien » entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure jouit d’une renommée et les signes présentent des similitudes sur les plans visuel et phonétique alors qu’ils sont identiques sur le plan conceptuel. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel « lien » entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement prévue par l’article 8(5) RMUE mais elle a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire : ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.

Parmi les critères pertinents aux fins d’apprécier s’il existe un «lien», peuvent être cités (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):

le degré de similitude entre les signes;

la nature des produits et des services, y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné;

l’intensité de la renommée de la marque antérieure;

le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;

l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances de l’espèce. De plus, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement.

En l’espèce, comme établi supra, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré en-dessous de moyen et sont identiques sur le plan conceptuel.

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Le caractère distinctif intrinsèque de la marque la marque antérieure est normal et la marque jouit d’une solide renommée pour les produits pour lesquels cette renommée est revendiquée.
La partie demanderesse avance que la marque « FRED » commercialise des bijoux de luxe, en particulier des bracelets, colliers, boucles d’oreilles et pendentifs mais qu’elle ne vend pas de montres tandis que la demanderesse elle-même ne commercialise que des montres. Ainsi, selon la partie demanderesse, les deux parties opèrent en pratique sur des marchés distincts. La partie demanderesse indique également que l’activité commerciale de « FRED » se développe principalement en France et, dans une moindre mesure, en Espagne ainsi que dans certaines zones du Benelux, sans aucune preuve concrète d’opérations, de ventes ou d’investissements sur le territoire italien dès lors que les pièces présentées ne mentionnent jamais l’Italie, ni ne font état d’activités promotionnelles ciblant le public italien. En revanche, la marque « FREDRIC » aurait principalement pour marché l’Italie.
Ces arguments sont toutefois dénués de pertinence. En effet, la marque antérieure est une marque française et ainsi, le territoire pertinent est la France. De plus, l’opposition vise une demande de marque de l’Union européenne et non une demande de marque italienne. Ainsi cette demande concerne le territoire de l’Union européenne qui couvre notamment la France, autrement dit le territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
De plus, la tâche de la division d’opposition consiste à comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’ils sont effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), à moins que la preuve de l’usage de la marque antérieure n’ait été produite pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce étant donné que la preuve de l’usage de la marque antérieure n’a pas été demandée par la partie demanderesse. Par conséquent, la comparaison des produits doit être effectuée sur la base des produits de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des produits du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été dirigée.
En outre, le fait que la marque antérieure couvre des bijoux et que l’opposante ne vend pas de montres, contrairement à la partie demanderesse qui elle, ne vendrait que de montres, il convient de préciser que la demande de marque ne concerne pas uniquement des montres mais toutes sortes de produits compris dans les catégories larges de joaillerie et bijouterie couvertes par al marque antérieure. Par exemple, les produits contestés suivants ne sont pas des montres mais bien différents produits de joaillerie et de bijouterie : articles de bijouterie-joaillerie; bracelets [bijouterie]; bijoux en diamant; apprêts pour la bijouterie; médaillons [bijouterie]; pendentifs; joaillerie précieuse; pendentifs [bijoux]; colliers
[bijouterie]; bijoux, y compris bijoux de fantaisie et bijoux en matières plastiques; épingles
[bijouterie]; breloques pour la bijouterie; crucifix en tant qu’articles de bijouterie; strass; ornements de bijouterie fantaisie; articles de bijouterie semi-précieux; perles pour la confection de bijoux; chaînes [bijouterie]; chaînes [bijoux] pour colliers; boucles d’oreilles; boucles d’oreilles en argent; boucles d’oreilles plaquées or; boucles d’oreille en or; breloques (bijouterie); épingles de parure; bagues [bijouterie].
S’il est vrai que les montres; chronographes [montres]; montres mécaniques ne sont pas considérés des produits de joaillerie ou de bijouterie stricto sensu, il demeure qu’ils sont souvent fabriqués avec les mêmes matériaux (or, argent, éventuellement des pierres précieuse) et qu’ils peuvent coïncider en leurs fabricants. De plus ils s’adressent au même public auquel ils sont vendus dans les mêmes points de vente. Il en va de même pour les bracelets de montres; bracelets pour montres; accessoires pour montres; chaînes porte-clés sous forme de bijoux [breloques ou porte-clés] contestés, contrairement aux cabinets

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[boîtes] d’horloges; cadrans d’horloges; horloges électriques contestés qui n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante, que ce soit en termes de nature, destination, méthode d’usage, producteurs ou canaux de distribution, et qui ne s’inscrivent pas davantage dans une relation de complémentarité ou de concurrence avec ces derniers. Toutefois, indépendamment des conclusions supra quant à l’identité, la similitude ou la différence existant entre les produits en conflit, compte tenu de la solide renommée de la marque antérieure et des coïncidences entre les signes, notamment leur identité conceptuelle en ce qu’ils seront, de part et d’autre associés au prénom Frédéric, identité qui a elle seule entraîne l’établissement d’un « lien » dans l’esprit du public pour la totalité des produits. En conséquence, eu égard à l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce et après appréciation de ces derniers, il est conclu que lorsqu’ils rencontreront la marque demandée, les consommateurs français l’associeront vraisemblablement au signe antérieur, c’est-à-dire établiront un « lien » mental entre les signes. Toutefois, bien qu’un « lien » entre les signes soit une condition nécessaire pour poursuivre l’appréciation du risque que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porte préjudice, l’existence d’un tel lien ne saurait toutefois suffire, à elle seule, à conclure à l’existence de l’un des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, CITIGATE / CITICORP et al., EU:T:2012:473, § 96).

d) Risque de préjudice L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:

il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;

il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;

il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.

Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Bien que la titulaire de la marque antérieure ne soit pas tenue de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, elle doit toutefois « apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 53).

Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve – ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait – qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements. L’opposante avance les arguments suivants :

« En l’espèce, l’opposant estime que l’usage du signe contesté tirerait un profit indu du caractère distinctif ou de la renommée de la marque.

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La notion de profit tiré indûment du caractère distinctif ou de la renommée vise les cas dans lesquels le demandeur tire profit du caractère attractif du droit antérieur en apposant sur ses produits et services un signe qui est identique (ou similaire) à un signe qui jouit d’une renommée sur le marché, et en détournant ainsi son pouvoir d’attraction et sa valeur publicitaire ou en exploitant sa renommée, son image et son prestige.

Ce cas de figure peut aboutir à des situations inacceptables de parasitisme commercial, dans lesquelles le demandeur est autorisé à tirer gratuitement profit des investissements consentis par l’opposant pour promouvoir sa marque et lui donner une renommée, ce qui peut avoir pour effet de stimuler les ventes des produits du demandeur dans des proportions excessives eu égard à l’importance de son investissement promotionnel.

Dans son arrêt du 18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, le Tribunal a estimé qu’il y a profit indu lorsqu’il y a un transfert de l’image de la marque ou des caractéristiques projetées par celle-ci vers les produits désignés par le signe identique ou similaire.
En se plaçant dans le sillage de la marque renommée, le demandeur bénéficie du pouvoir d’attraction, de la réputation et du prestige de la marque renommée.
Le demandeur exploite également, sans aucune compensation financière, l’effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l’image de cette marque. »
En d’autres termes, l’opposante allègue que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure
Profit indu (parasitisme)
Dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T-215/03, VIPS / VIPS, EU:T:2007:93, § 40).

L’opposante fonde son moyen sur les éléments suivants:

« Pour déterminer si l’utilisation d’un signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque, il est nécessaire de procéder à une appréciation globale, qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, confirmé par 12/03/2009, C-320/07 ; 23/10/2003, C- 408/01, Adidas ; 27/11/2008, C-252/07, Intel ; 24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt).

Un tel détournement du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure présuppose une association entre les marques concernées, grâce à laquelle le pouvoir d’attraction de la marque antérieure et son prestige peuvent être transférés au signe faisant l’objet de la demande.

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Une association de ce type est plus probable notamment dans les circonstances suivantes :

Lorsque la marque antérieure possède une renommée importante ou un caractère distinctif intrinsèque très marqué ;

Lorsque le degré de similitude entre les signes est important,
Lorsqu’il existe entre les produits ou services une possibilité de lien (même si les produits ne sont pas identiques ou similaires au sens de l’article 8§1b) qui permet d’attribuer aux produits ou services du demandeur certaines qualités des produits ou des services de l’opposant.

Par ailleurs, même si un risque de confusion entre les deux marques en cause n’est pas requis pour démontrer que la marque postérieure tire indûment profit de la marque antérieure, lorsqu’un tel risque est établi sur la base de faits, celui-ci sera considéré comme une preuve qu’un avantage indu a été tiré ou que, à tout le moins, il y a un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur (07/12/2010, T- 59/08, Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 57, 58).
En l’espèce, il est manifeste que :

les marques antérieures sont des marques renommées en lien avec les articles de bijouterie et joaillerie ;

les marques antérieures véhiculent/transmettent une image de luxe ; qu’il s’agit en effet de marques historiques dans le domaine d’activité concerné ; la société opposante « FRED » étant l’une des plus grandes Maisons de Joaillerie existant depuis près de 90 ans et dont certaines pièces sont maintenant dites « iconiques » ;

La marque contestée et les marques antérieures sont très proches, renforçant de ce fait l’existence d’un lien entre les signes et de risque de transfert de l’image de la renommée attachées aux secondes à la marque contestée ;

Les produits de la marque contestée et ceux pour lesquels les marques antérieures sont renommées sont identiques ou à tout le moins similaires ; ces produits s’adressant en effet aux mêmes consommateurs et/ou empruntant les mêmes canaux de distribution. »
Selon la Cour de Justice de l’Union européenne,
… s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par la titulaire de la marque postérieure, l’existence de ladite atteinte doit être appréciée dans le chef du consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36.)
Sur la base des arguments de l’opposante et compte tenu également du fait que l’image de luxe et de modernité véhiculée par la marque antérieure pour des produits de joaillerie et bijouterie est facilement transposable à des montres et à d’autres produits de l’horlogerie, il est conclu que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure dans la perception du public pertinent en France. Du fait du lien que le public établira entre les signes, le choix des consommateurs pourrait se porter sur les produits de la demanderesse plutôt que sur d’autres marques. Dans ce contexte, outre les similitudes visuelles et phonétiques, l’identité conceptuelle entre les signes est

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particulièrement pertinente. En effet, plus les marques sont similaires, plus le risque d’avantage indu est probable admis (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 67). Eu égard aux observations qui précèdent, il est conclu que l’usage de la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure dans la perception du public pertinent.
f) Conclusion Eu égard aux observations qui précèdent, l’opposition est bien fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. La marque contestée doit dès lors être rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Dans la mesure où l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre motif sur lequel se fonde l’opposition ni d’examiner l’opposition en ce qu’elle est basée sur l’autre droit antérieur. Dans un souci d’exhaustivité la division d’opposition note que la partie demanderesse fait référence à la décision B 3 048 278 du 08/10/2021, rejetant l’opposition prétendument fondée sur la marque antérieure « FRED » et dirigée contre la demande de marque « FREDERIC ZAAVY ». Or, contrairement à ce qu’avance la partie demanderesse, cette opposition était fondée sur la marque antérieure « FREDERIC ZAAVY » et était dirigée contre la demande de marque « FREDERIC ZAAVY » et cette opposition a été rejetée au motif que la preuve produite par l’opposante n’était pas suffisante pour démontrer que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pendant la période pertinente. Ainsi, en l’espèce, l’affaire antérieure mentionnée par la demanderesse n’est en rien comparable à la présente affaire et est dès lors parfaitement dénuée de pertinence aux fins de la présente procédure.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.

La division d’opposition
Eva Inés PÉREZ SANTONJA Martina GALLE Irene MARUGÁN MARÍN

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Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.