DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 230 904
Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A.), Avenida de la Diputación « Edificio Inditex », 15142 Arteixo (La Coruña), Espagne (opposante), représentée par Clarke, Modet y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio Panoramis, 03003 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Zazza, s.r.o., Petöfiho 4, 08001 Prešov, Slovaquie (demanderesse). Le 16/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 230 904 est accueillie pour tous les produits et services contestés.

2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 085 187 est rejetée dans son intégralité.

3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.

MOTIFS
Le 30/12/2024, l’opposante a formé opposition contre l’ensemble des produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 085 187 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque de l’Union européenne n° 8 929 952 et n° 112 755, tous deux pour la marque verbale « ZARA ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE à l’égard de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 8 929 952 et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE à l’égard de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 112 755. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera en premier lieu l’opposition à l’égard de l’enregistrement antérieur de MUE n° 112 755 « ZARA ».

RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, RMUE La demanderesse a fait valoir que la marque antérieure MUE n° 112 755 « ZARA » jouit d’une renommée dans l’Union européenne pour tous les produits de la classe 25.

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Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ou non similaires à ceux-ci, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.

Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.

Les signes doivent être identiques ou similaires.

La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.

Risque de préjudice: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.

Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisant. L’opposition peut néanmoins échouer si le titulaire établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.

En l’espèce, le titulaire n’a pas allégué avoir un juste motif pour l’usage de la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucun juste motif n’existe.

a) Renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.

En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 28/09/2024. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposant démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être présentes au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à la décision sur l'

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l’opposition est formée, toute perte de réputation ultérieure incombe au demandeur de faire valoir et de prouver.

Les preuves doivent également démontrer que la réputation a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposant a revendiqué une réputation, à savoir :

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; couches en matières textiles pour bébés ; langes en matières textiles pour bébés ; tiges de bottes ; visières de casquettes ; protège-aisselles ; ferrures métalliques pour chaussures et bottes ; tiges de chaussures ; armatures de chapeaux [squelettes] ; talonnettes pour bottes et chaussures ; talonnettes pour bas ; talons ; semelles intérieures ; ferrures en fer pour bottes ; ferrures en fer pour chaussures ; ferrures en fer pour chaussures ; dispositifs antidérapants pour bottes et chaussures ; poches de vêtements ; doublures confectionnées [parties de vêtements] ; devants de chemises ; empiècements de chemises ; semelles de chaussures ; crampons pour chaussures de football ; bouts de chaussures ; visières [chapellerie] ; trépointes pour bottes ; trépointes pour bottes et chaussures ; trépointes pour chaussures.

L’opposition est dirigée contre les produits et services suivants :

Classe 25 : Vêtements ; pulls sans manches [vêtements] ; combinaisons [vêtements] ; maillots
[vêtements] ; robes ; robes de demoiselles d’honneur ; vêtements de soirée ; robes de bal ; robes pour femmes ; tenues de cérémonie ; chaussures ; combinaisons-pantalons ; maillots de bain pour femmes ; chemisiers ; tee-shirts ; tee-shirts à manches courtes ; leggings [pantalons] ; leggings [jambières] ; pulls ; manteaux ; manteaux pour femmes ; slips ; shorts ; jupes ; tailleurs ; tailleurs-pantalons ; tailleurs-jupes ; costumes pour femmes.

Classe 35 : Services de magasins de vente au détail en ligne de vêtements ; services de vente au détail de vêtements ; services de vente au détail d’accessoires vestimentaires ; traitement administratif et organisation de services de vente par correspondance ; services d’administration commerciale pour le traitement des ventes effectuées sur l’internet.

Afin de déterminer le niveau de réputation de la marque, tous les faits pertinents de l’espèce doivent être pris en considération, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance de l’investissement réalisé par l’entreprise pour la promouvoir.

Le 04/08/2025, l’opposant a produit, notamment, les preuves suivantes :

Pièce 2 : Article de Martin Roll, daté de 11/2021, et intitulé « The Secret of Zara’s Success. A Culture of Customer Co-creation », indiquant, entre autres, ce qui suit : « Zara est l’une des marques de mode de détail les plus prospères au monde – si ce n’est la plus prospère. Avec son introduction spectaculaire du concept de commerce de détail de « fast fashion » depuis sa fondation en 1975 en Espagne, « Zara » aspire à créer une passion responsable pour la mode parmi un large éventail de consommateurs, répartis dans différentes cultures et tranches d’âge ». « « Zara » compte désormais 2 264 magasins stratégiquement situés dans les principales villes de 96 pays. Il n’est pas surprenant que Zara, qui a débuté comme un petit magasin en Espagne, soit aujourd’hui le plus grand détaillant de mode au monde et la marque phare d’Inditex ». « En 2019, Zara a été classée 29e sur la liste des meilleures marques mondiales du cabinet de conseil en marques mondial Interbrand. Ses valeurs fondamentales se retrouvent en quatre termes simples : beauté, clarté, fonctionnalité et durabilité ». « « Zara » produit plus de 450 millions d’articles et lance environ 12

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000 nouveaux modèles par an, l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement est donc essentielle pour garantir que ce renouvellement constant des collections en magasin se déroule sans heurts et efficacement».

Pièce 3: Magazines spécialisés, blogs et études monographiques qui contiennent, entre autres, des extraits de blogs et de publications en ligne qui expliquent la logistique des produits ZARA et du groupe Inditex : « L’efficacité du système logistique de Zara permet à Inditex de renouveler toutes les collections des magasins physiques et en ligne deux fois par semaine et de livrer les commandes aux magasins partout dans le monde dans les 48 heures, et souvent plus tôt ». « En Espagne, les clients visitent les magasins Zara 17 fois par an, contre 3 fois par an pour les concurrents ».

Pièce 4: Extraits de classements des principales marques dans lesquels « ZARA » figure ; (1) Classements de la marque « ZARA », classant « ZARA » en 43e position dans « The Most Valuable European Brands » en 2023, en 83e position pour « Brandz Top 100 Most Valuable Global Brands » en 2022, en 41e position dans « The World’s Most Valuable Brands » par Forbes en 2020, en 25e position dans « Best Global Brands » en 2018, en 31e position dans « Global Brand Simplicity Index » en 2017 ou en 3e position dans « Best Retail Brands Europe » en 2014 ; (2) « Best Global Brands » 2016, « Rankings (100) » par Interbrand, « Zara » figurait dans le top 100 et en 2020 elle était en position 25. Selon Interbrand, en 2023, « ZARA » est en tête, pour la quatrième édition consécutive, de la liste des marques espagnoles les plus valorisées. « ZARA » y parvient grâce à une augmentation de 24 % par rapport à il y a deux ans, ce qui porte sa valeur à 14 735 millions d’euros.

Pièce 5: Publicité, promotion et influence de la marque « ZARA » sur les médias sociaux. Instagram compte plus de 25 millions d’abonnés, Twitter près de 1,5 million et la chaîne officielle YouTube a plus de 12 millions de vues. Les détails des statistiques montrent une augmentation de 5 millions d’abonnés en un an. Ils montrent également les statistiques des marques de vêtements les plus populaires sur Facebook (février 2018), où « ZARA » se classe 3e. Dans le classement des principales marques de mode sur Instagram en décembre 2017, « ZARA » se classe 6e. Sur Twitter et YouTube, la marque apparaît comme suit :

Le magazine de mode WWD a titré un article daté du 16/02/2018 « H&M, Asos et Zara en tête de liste des sites de commerce électronique les plus visités ».

Pièce 6: Extrait de Highsnobiety, « The 10 Most Valuable Fashion Brands in the World 2019 ». Pour la première fois, « ZARA » est placée en 2e position dans le « Top 10 des marques les plus valorisées au monde » (18,4 milliards de dollars US), prenant la place de H&M de l’année précédente.

Pièce 7: Rapport sur la réputation du commerce de détail 2018 Obtenu sur www.reputation.com, une plateforme SaaS qui aide les entreprises basées sur la localisation à améliorer leur réputation auprès des clients en ligne et sur site. Il présente certaines catégories d’expérience client, de la valeur au service en passant par les temps d’attente et plus encore. Selon le

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rapport, « reputation.com a appliqué l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et l’analyse des sentiments à des textes provenant de 4,7 millions d’avis de consommateurs en ligne publiés sur Google et Facebook ». Selon les conclusions du rapport, « Zara » est l’une des marques qui a enregistré des gains importants en matière de service, « passant de 1,9 étoile en 2017 à 3,1 étoiles cette année » (2018).

Pièce 8 : Rapport Rep Track 100 du Reputation Institute ; de 2017 concernant les entreprises et marques les plus réputées au monde. Le Reputation Institute est sponsorisé par Forbes et basé sur une étude de pays du monde entier et « ZARA » est en 99e position. Environ 170 000 entretiens ont été menés entre janvier et mars 2017. Quant à la méthodologie, le rapport indique que les « entreprises qualifiées » étaient celles ayant une perspective internationale, une réputation supérieure à la moyenne dans leur pays d’origine et une notoriété mondiale supérieure à 40 %. Le questionnaire était basé sur le web et a été mené dans 15 pays, dont la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Le rapport s’articulait autour des « 7 dimensions de la réputation » (performance, produits/services, innovation, environnement de travail, gouvernance, citoyenneté, leadership).

Pièce 10 : Présentation contenant les résultats annuels pour l’année 2021, montrant que les ventes d’Inditex se sont élevées à 27 716 millions d’euros. Malgré l’impact de la pandémie en 2020, les ventes de ZARA (y compris « Zara Home ») ont atteint 14,1 milliards d’euros. La présentation souligne également la durabilité comme élément clé de la stratégie de l’entreprise : en 2021, 42 % des fibres utilisées étaient plus durables. Les objectifs pour 2023 comprenaient 100 % de fibres cellulosiques durables, 100 % d’élimination des plastiques à usage unique et 100 % de coton plus durable. La pièce comprend en outre des photographies des principaux magasins phares ZARA dans des villes du monde entier, telles que Paris, Londres, New York, Milan, Dubaï et la Plaza de España à Madrid :

Pièce 11 : 11/04/2019, affaire T-655/17, ZARA TANZANIA ADVENTURES, EU:T:2019:241, et deux décisions des Chambres de recours, datées de 2020, confirmant le caractère distinctif accru ou la renommée dans l’Union européenne de la marque « ZARA » pour des produits de la classe 25.

Pièce 12 : Dossier de presse en anglais pour l’année 2022. Il présente des données et chiffres importants d’Inditex concernant la marque « ZARA » en relation avec les ventes, les magasins, les marchés totaux et les marchés avec magasins pour les années 2019, 2020 et 2021.

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Pièce 13: Article du site internet https://goodonyou.eco, spécialisé dans la garantie de modes de production et de consommation durables dans le secteur de la mode, intitulé «How Ethical is Zara?» faisant référence au programme de réparation et de réutilisation appelé «Closing the Loop» lancé par la société mère de «ZARA», «Inditex».

Outre les documents évalués ci-dessus, il convient de noter que l’opposant a soumis d’autres preuves pour établir la renommée du droit antérieur (pièces 1, 9). Toutefois, la division d’opposition n’estime pas nécessaire d’examiner également cette documentation en détail étant donné que les pièces soumises consistent en des captures d’écran de la page web d’«Inditex» et d’autres documents, ainsi que des graphiques présentant des données financières (2016-2020) relatives à ses marques provenant de l’opposant lui-même. En effet, la division d’opposition considère que, sur la base des preuves soumises, les allégations de l’opposant sont bien fondées.

Il ressort des preuves que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage ancien et intensif et qu’elle est généralement connue sur le marché pertinent, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders, comme en attestent diverses sources indépendantes. La marque a progressé dans les différents classements montrant l’évolution de sa croissance et de sa force. Les classements, tous énumérés ci-dessus, sont tous indépendants et impartiaux; par conséquent, la valeur probante de ces informations est très élevée. Par exemple, d’après les classements de la société indépendante Forbes, la marque antérieure «ZARA» a été classée, de 2016 à 2020, comme la 53e, 51e, 46e, 46e, 41e marque la plus précieuse au monde, et de 2021 à 2023, comme la 28e, 32e, 43e marque européenne la plus précieuse. En outre, si l’on considère l’ensemble des informations, au cours des dernières années, la marque n’a cessé de se renforcer et est reconnue en relation avec la mode grand public et l’habillement en général.

Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et a acquis une forte renommée dans l’Union européenne pour, au moins, les vêtements, ce qui peut être interprété au sens large comme couvrant les articles d’habillement, les chaussures et les chapellerie de la classe 25. Cette conclusion est également corroborée par diverses décisions nationales, de l’OMPI et de l’EUIPO, ainsi que par la jurisprudence du Tribunal (11.4.2019, T-655/17, ZARA TANZANIA ADVENTURES, EU:T:2019:241, points 33 et 40).

b) Les signes
ZARA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.

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L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Bien que la marque antérieure, « ZARA », ne soit pas un nom commun, elle peut être perçue comme un prénom féminin par une partie du public pertinent. Toutefois, pour une autre partie du public pertinent, ce terme sera dépourvu de signification (11/04/2019, T-655/17, ZARA TANZANIA ADVENTURES (fig.) / ZARA et al., EU:T:2019:241, § 28). Étant donné qu’une différence conceptuelle peut réduire, voire exclure, le lien, la division d’opposition estime approprié de se concentrer sur la partie du public pour laquelle cet élément est dépourvu de signification et, par conséquent, distinctif.

L’élément verbal du signe contesté « ZAZZAYA » sera perçu comme dépourvu de signification par le public pertinent et est, par conséquent, distinctif à un degré normal par rapport aux produits et services concernés.

La ligne d’intersection est purement ornementale et a donc un impact très limité sur l’impression d’ensemble du signe.

Bien que la lettre stylisée « Z » soit considérablement plus grande que les éléments restants du signe contesté, sa position en arrière-plan diminue son impact visuel. En outre, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en cause par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). En outre, le public pertinent percevra la lettre « Z » comme la lettre initiale de l’élément verbal « ZAZZAYA » placé devant elle. Il convient de noter qu’il est assez courant pour les entreprises de « jouer » avec l’apparence de la première lettre de l’élément verbal d’une marque, par exemple en les transformant en logo, et les consommateurs y sont habitués. Cet élément sera perçu comme la lettre initiale de l’élément verbal placé devant lui, « ZAZZAYA ». Par conséquent, en termes de signification, le public pertinent ne percevra pas la représentation de la lettre « Z » indépendamment de l’élément verbal « ZAZZAYA », et la considérera comme renforçant cet élément verbal. En tout état de cause, étant donné qu’il ne se rapporte directement à aucun des produits et services en cause, cet élément présente un degré de distinctivité normal.

Visuellement, les marques coïncident dans la séquence de lettres « ZA*A », présente dans les deux signes. Elles diffèrent par la troisième consonne « R » (marque antérieure) et le double « Z » (signe contesté), et par la terminaison « YA » du signe contesté. Les signes diffèrent également par l’élément figuratif et la stylisation du signe contesté, d’un impact moindre sur les consommateurs pour les raisons expliquées ci-dessus.

Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Par conséquent, la coïncidence dans la partie initiale des signes est particulièrement importante pour la comparaison.

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Par conséquent, et compte tenu des conclusions concernant le caractère distinctif et l’impact des éléments, les signes présentent une faible similitude visuelle. Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres
« ZA*A ». Les signes diffèrent dans la prononciation des sons de la troisième consonne (« R » contre double « Z ») et dans la dernière syllabe « YA » du signe contesté. Par conséquent, les signes présentent une faible similitude phonétique. Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.

c) Le « lien » entre les signes Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure jouit d’une grande renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel « lien » entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31 ; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais cela reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire après que tous les facteurs pertinents pour le cas particulier ont été évalués.

Les facteurs pertinents possibles pour l’examen d’un « lien » comprennent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42) :

le degré de similitude entre les signes ;

la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de dissemblance entre ces produits ou services, et le public pertinent ;

la force de la renommée de la marque antérieure ;

le degré du caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit inhérent ou acquis par l’usage ;

l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de certains seulement de ces critères. L’établissement d’un tel lien, bien que déclenché par la similitude entre les signes, exige que les catégories pertinentes du public pour chacun des produits et services couverts par les marques en litige soient les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure.

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Selon la Cour de justice de l’Union européenne,
Il est dès lors concevable que la partie pertinente du public à l’égard des produits ou services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée soit totalement distincte de la partie pertinente du public à l’égard des produits ou services pour lesquels la marque postérieure a été enregistrée et que la marque antérieure, bien que jouissant d’une renommée, ne soit pas connue du public visé par la marque postérieure. Dans un tel cas, le public visé par chacune des deux marques peut ne jamais être confronté à l’autre marque, de sorte qu’il n’établira aucun lien entre ces marques.

(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 48).

La Cour de justice a également relevé
… que certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle dépasse le public pertinent à l’égard des produits ou services pour lesquels ces marques ont été enregistrées. Dans un tel cas, il est possible que la partie pertinente du public à l’égard des produits ou services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée établisse un lien entre les marques en conflit, même si ce public est totalement distinct de la partie pertinente du public à l’égard des produits ou services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.

(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 51-52).

La question de savoir si le public pertinent établira un lien entre les marques doit être tranchée à la lumière des faits et des circonstances de chaque espèce et des preuves et arguments fournis par les parties, qui doivent ensuite être mis en balance. Même une faible similitude entre les signes (qui pourrait ne pas être suffisante pour constater un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE) exige d’évaluer si un lien entre les signes sera établi dans l’esprit du public pertinent (11/12/2014, T-480/12, MASTER, EU:T:2014:1062, § 74).

La Cour a établi que les types de préjudice visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’ils se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre la marque antérieure et la marque postérieure, en vertu duquel le public pertinent fait un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire qu’il établit un lien entre elles, bien qu’il ne les confonde pas. En l’absence de ce lien dans l’esprit du public, l’usage de la marque postérieure est peu susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ou de leur porter préjudice (12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146, § 43).

L’existence du lien doit faire l’objet d’une appréciation globale prenant en compte tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce et, notamment, le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou services pour lesquels les marques en conflit sont enregistrées, la partie pertinente du public, la force de la renommée de la marque antérieure et le degré de caractère distinctif de la marque antérieure (12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146,
§ 45).

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En l’espèce, les signes présentent une certaine similitude. En outre, il convient de tenir compte du fait que, bien que la marque antérieure soit intrinsèquement distinctive à un degré normal, elle jouit d’un degré de renommée exceptionnel acquis par l’usage pour les produits pour lesquels la renommée est revendiquée (vêtements, chaussures et chapellerie).

Les vêtements contestés ; pulls sans manches [vêtements] ; combinaisons [vêtements] ; maillots
[vêtements] ; robes ; robes de demoiselles d’honneur ; vêtements de soirée ; robes de bal ; robes pour femmes ; tenues de cérémonie ; chaussures ; combinaisons-pantalons ; maillots de bain pour femmes ; chemisiers ; tee-shirts ; tee-shirts à manches courtes ; leggings [pantalons] ; leggings [jambières] ; chandails ; manteaux ; manteaux pour femmes ; sous-vêtements ; shorts ; jupes ; tailleurs ; tailleurs-pantalons ; tailleurs-jupes ; costumes pour femmes de la classe 25 sont identiques à la catégorie générale de vêtements, chaussures de l’opposant, soit parce qu’ils sont identiquement couverts dans les deux listes, soit parce que les produits contestés sont inclus dans les produits de l’opposant.

En l’espèce, le public pertinent sera incité à établir un lien entre la marque renommée de l’opposant « ZARA » pour les vêtements, les chaussures et la chapellerie de la classe 25 et les services contestés de la classe 35 pour plusieurs raisons.

En premier lieu, la marque antérieure jouit d’une très forte renommée dans l’Union européenne dans le secteur de la mode. Cette renommée n’existe pas isolément du contexte commercial dans lequel les produits sont commercialisés. Les marques de vêtements de grande renommée sont couramment associées non seulement aux vêtements eux-mêmes, mais aussi aux environnements de vente au détail — tant physiques qu’en ligne — par lesquels ces produits sont offerts au public. Pour le consommateur moyen, une marque de mode bien connue identifie à la fois le produit et l’expérience de vente au détail qui y est associée.

Les services contestés consistent en des services de vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires, y compris des services de magasins de vente au détail en ligne, ainsi que le traitement administratif et commercial des ventes par correspondance et par internet. Ces services opèrent précisément dans la sphère commerciale où la marque antérieure est réputée, à savoir l’offre et la vente de produits vestimentaires aux consommateurs finaux. Il est de pratique courante sur le marché pour les entreprises de mode de fournir des services de vente au détail et de vente au détail en ligne sous la même marque que celle utilisée pour leurs produits vestimentaires. Les consommateurs sont donc habitués à percevoir une marque de mode comme couvrant à la fois les produits eux-mêmes et les services de vente au détail liés à leur distribution.

Dans ce contexte, lorsque le public pertinent rencontre un signe similaire utilisé pour des services de vente au détail de vêtements, il est susceptible d’évoquer la marque renommée antérieure pour les vêtements. Le lien ne découle pas du fait que les produits et services sont identiques ou partiellement similaires au sens requis par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, mais parce que les consommateurs perçoivent les services de vente au détail de vêtements comme faisant partie de l’écosystème de marque d’une entreprise de mode. Plus la renommée de la marque de vêtements est forte, plus le public supposera facilement que les services de vente au détail offerts sous un signe similaire sont économiquement liés à, autorisés par, ou inspirés par cette marque bien connue.

En outre, il existe un chevauchement clair au niveau du public pertinent. Les mêmes consommateurs qui achètent des vêtements, des chaussures et de la chapellerie sous la marque antérieure sont le public cible des services de vente au détail et de vente au détail en ligne de vêtements. Lorsque ces consommateurs rencontrent le signe contesté dans le cadre de tels services, ils sont susceptibles d’établir une association mentale avec la marque renommée antérieure, étant donné

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leur familiarité avec la marque en tant que marque de mode de premier plan exploitant de vastes réseaux de vente au détail. Ceci est particulièrement vrai lorsque les marques présentent un faible degré de similitude phonétique et partagent visuellement des éléments distinctifs qui incitent les consommateurs à se souvenir du signe antérieur, même si ce n’est qu’à un niveau subconscient. En l’espèce, le
« Z » stylisé utilisé dans le signe contesté, , apparaît dans une typographie très similaire à celle employée par la marque antérieure « ZARA » sur le marché, comme le prouvent les éléments de preuve soumis. Tout ce qui précède renforce l’idée que les vêtements, les chaussures et les services de vente au détail et de vente au détail en ligne du signe postérieur en relation avec les vêtements et les accessoires vestimentaires, y compris le traitement administratif des ventes par correspondance et par internet, sont d’une manière ou d’une autre liés à ou inspirés par la marque antérieure bien connue « ZARA ». Globalement, en prenant en compte et en pondérant tous les facteurs pertinents de la présente affaire, en particulier le degré élevé de reconnaissance et la forte renommée, ainsi que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, la certaine similitude entre les signes en conflit, le chevauchement entre le public pertinent concerné et le lien clair entre les produits pertinents, lorsqu’ils rencontrent le signe contesté, les consommateurs pertinents sont susceptibles de l’associer au signe antérieur, c’est-à-dire d’établir un « lien » mental entre les signes. Toutefois, bien qu’un « lien » entre les signes soit une condition nécessaire pour évaluer plus avant si un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire, l’existence d’un tel lien n’est pas suffisante, en soi, pour conclure qu’il peut y avoir l’une des formes de préjudice visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMC (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).

d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMC lorsque l’une des situations suivantes se présentera :

il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ;

il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure ;

il porte atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure.

Bien que le préjudice ou l’avantage indu puisse n’être que potentiel dans une procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMC soit applicable. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer un préjudice actuel et présent à sa marque, il doit « apporter des éléments de preuve prima facie d’un risque futur, non hypothétique, de tirer un avantage indu ou de subir un préjudice » (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 53).

Il s’ensuit que l’opposant doit établir que le préjudice ou l’avantage indu est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans le cours normal des choses. À cette fin, l’opposant devrait déposer des preuves, ou du moins présenter une argumentation cohérente démontrant quel est le préjudice ou l’avantage indu

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consisterait et comment il se produirait, ce qui pourrait conduire à la conclusion prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans le cours normal des choses.

L’opposant fait valoir que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou porterait atteinte au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure.

Avantage indu (parasitisme)
L’avantage indu, dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, couvre les cas où il y a une exploitation claire et un « parasitisme » sur la notoriété d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits et services couverts par la marque contestée, de sorte que la commercialisation de ces produits et services soit facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 48 ; 22/03/2007, T-215/03, VIPS / VIPS, EU:T:2007:93, § 40).

Selon la Cour de justice de l’Union européenne :

… s’agissant du préjudice consistant en ce qu’un avantage indu est tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est le fait de tirer profit de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence d’un tel préjudice doit être appréciée par référence aux consommateurs moyens des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, qui sont normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.

(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36.)
Le titulaire de la marque antérieure fonde sa demande sur ce qui suit :

La demande contestée pourrait tirer profit de la renommée de la marque antérieure en exploitant indûment son prestige et son image d’excellence et de fiabilité. Un tel risque sera particulièrement élevé lorsque la marque antérieure a acquis non seulement un degré élevé de reconnaissance auprès des consommateurs, mais aussi une réputation « spéciale », en ce sens qu’elle reflète une image d’excellence, de fiabilité ou de qualité. C’est le cas ici, puisque la marque de l’opposant est considérée comme l’une des marques les plus célèbres de l’industrie de la mode. En outre, on ne peut ignorer que ZARA est plus qu’une marque de mode et de style de vie, ZARA est également bien connue en tant que marque de distribution de détail en raison de l’efficacité de son système de distribution, conséquence des investissements et des efforts continus réalisés par Inditex.

Par conséquent, il est probable que le lien entre ZARA / ZAZZAYA dans l’esprit des mêmes clients se chevauche, et dans cette mesure, il y a une appropriation illicite de la marque renommée ZARA par la marque plus jeune.

Étant donné que l’opposant a déjà investi de manière significative dans l’expansion de la base de marques de cette opposition et que la marque a une
réputation « super », il existe un risque élevé que le grand public des

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les consommateurs (le grand public) peuvent croire que les marques en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.

La marque antérieure a acquis un niveau élevé de notoriété auprès des consommateurs et, en outre, a également acquis une réputation extrêmement forte dans le secteur de la mode, dans lequel la marque jouit d’une image d’excellence, de fiabilité, de qualité et de service personnalisé, ainsi que d’autres messages (annexe 13) qui peuvent influencer positivement le choix du consommateur concernant les services, tels que le caractère éthique du titulaire de la marque «ZARA».

Il n’est pas rare que des maisons de mode prospères étendent l’utilisation de leur marque à des marchés adjacents. Comme indiqué ci-dessus, le degré de similitude entre les marques en cause est suffisant pour que le public puisse établir un lien entre les deux marques; d’autre part, l’identité des produits contestés avec les produits renommés de l’opposant peut donner lieu au risque qu’un transfert de la renommée et du caractère distinctif de la marque antérieure ait lieu.

Ainsi, il en résulterait un transfert de l’attractivité de la marque antérieure renommée ZARA en faveur de la marque du demandeur. Sur la base de ce lien, il est très probable qu’en utilisant la marque contestée «ZAZZAYA», le demandeur tirera indûment profit du caractère distinctif, de la renommée et du pouvoir de vente constant de la marque antérieure, qui sont le résultat des activités, des efforts et des investissements entrepris par l’opposant. En effet, il est plausible que le demandeur puisse tirer indûment profit de la situation où le public du territoire pertinent connaît la marque «ZARA» de l’opposant afin d’introduire sa propre marque sans encourir de grands risques ou coûts d’introduction d’une nouvelle marque sur le marché. Il devrait être suffisant en soi de vérifier un risque futur, qui n’est pas hypothétique, de tirage indu de profit par le titulaire du caractère distinctif et de la réputation de la marque antérieure «ZARA».

Tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque peut être une décision délibérée, par exemple lorsqu’il y a une exploitation claire et un fait de profiter de la notoriété d’une marque célèbre, ou une tentative de tirer parti de la réputation d’une marque célèbre. Toutefois, le fait de tirer indûment profit ne requiert pas nécessairement une intention délibérée d’exploiter la clientèle attachée à la marque d’autrui. Le concept de tirage indu de profit «concerne le risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits couverts par la marque demandée, avec pour conséquence que la commercialisation de ces produits est facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée» (19/06/2008, T-93/06, Mineral Spa, EU:T:2008:215, point 40; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, point 40; 30/01/2008, T-128/06, Camelo, EU:T:2008:22, point 46).

Afin de déterminer si l’usage d’un signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il est nécessaire de procéder à une appréciation globale, qui prend en compte tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131, point 53, confirmé par 12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146; voir également 23/10/2003, C-408/01, Adidas EU:C:2003:582, points 29, 30, 38; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, points 57, 58, 66; 24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt,

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EU:C:2011:177, point 53). L’exploitation indue du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure suppose l’existence d’un lien entre les marques en cause, qui permet le transfert de l’attrait et du prestige au signe demandé.

La division d’opposition souscrit pour l’essentiel aux arguments de l’opposant.

En l’espèce, la marque antérieure a acquis une grande renommée et est devenue une marque attrayante et puissante dans l’Union européenne. Les éléments de preuve produits par l’opposant démontrent que la marque antérieure jouit d’une image positive et est associée à la qualité et à la mode. Il existe un lien entre les produits et services contestés des classes 25 et 35 et les vêtements, chaussures et chapellerie renommés de l’opposant de la classe 25. En outre, les signes présentent un certain degré de similitude, comme expliqué ci-dessus.

Dès lors, compte tenu du lien particulier entre les produits de l’opposant pour lesquels la marque antérieure jouit d’une grande renommée et les produits contestés susmentionnés pour lesquels un « lien » existe, un nombre substantiel de consommateurs pourrait être incité à se tourner vers les produits et services du demandeur en raison de l’association mentale avec la marque renommée de l’opposant, exploitant ainsi indûment son pouvoir d’attraction et sa valeur publicitaire. Cela pourrait stimuler la vente ou l’utilisation des produits et services du demandeur dans une mesure qui pourrait être disproportionnellement élevée par rapport à l’ampleur de son propre investissement promotionnel. Cela pourrait conduire à la situation inacceptable où le demandeur serait autorisé à « profiter indûment » de l’investissement de l’opposant dans la promotion et la construction de la notoriété de sa marque.

Par conséquent, compte tenu de l’exposition substantielle des consommateurs pertinents à la marque antérieure renommée de l’opposant en relation avec les produits pour lesquels une renommée a été constatée, de la similitude entre les marques, et du degré intrinsèque de caractère distinctif de la marque antérieure, il existe une forte probabilité que l’usage sans juste motif du signe contesté pour les produits et services contestés susmentionnés puisse conduire à un parasitisme. C’est-à-dire que le signe contesté est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.

Autres types de préjudice
Comme il a été constaté ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut être de trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que l’un seulement de ces types soit constaté. En l’espèce, comme il a été constaté ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que le signe contesté tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres types s’appliquent également.

f) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, le signe contesté doit être rejeté pour tous les produits et services contestés.

Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas

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nécessaire d’examiner l’autre marque antérieure et le motif sur lequel l’opposition était fondée, à savoir l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieure n° 8 929 952 pour lequel l’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.

Puisque la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à verser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.

La division d’opposition
María Clara
IBÁÑEZ FIORILLO Carlos MATEO PÉREZ Sofía SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.