DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 154 776
L’Oréal, 14, rue Royale, 75008 Paris, France (opposante), représentée par Carlos Polo & Asociados, Profesor Waksman, 10, 28036 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
NS IP Proprietary Limited, S93/460 Jones Street, Suite 111, 2007 Ultimo Nsw, Australie (titulaire), représentée par Gomis & Lacker Avocats AARPI, 65 Rue de Prony, 75017 Paris, France (mandataire professionnel). Le 22/01/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 154 776 est accueillie pour tous les produits contestés.

2. L’enregistrement international n° 1 590 791 est entièrement refusé à la protection à l’égard de l’Union européenne.

3. Le titulaire supporte les dépens, fixés à 620 EUR.

MOTIFS
Le 17/09/2021, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 590 791 «NAKED SUNDAYS» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 5 773 511 «NAKED» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.

PREUVE D’USAGE
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition en relation avec l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 5 773 511 «NAKED» (marque verbale) de l’opposante. Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur en fait la demande, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.

La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.

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Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, la « date de dépôt » ou, le cas échéant, la « date de priorité » de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMCUE, c’est-à-dire aux fins d’établir la période de cinq ans d’obligation d’usage pour la marque antérieure, est considérée comme étant la date d’enregistrement, la date de désignation postérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, selon le cas. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.

Le titulaire de la division d’opposition a demandé à l’opposant de soumettre une preuve d’usage de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 5 773 511 « NAKED » (marque verbale). La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure était enregistrée depuis plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.

La date pertinente pour l’enregistrement international contesté (date d’enregistrement international) est le 09/04/2021. L’opposant était donc tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 09/04/2016 au 08/04/2021 inclus.

En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée. Suite à la décision d’annulation n° C 35 304 du 14/12/2021, qui est désormais définitive, les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :

Classe 3 : Produits cosmétiques. Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du Règlement délégué (UE) 2018/625, les preuves d’usage doivent consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.

Le 04/12/2024, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du Règlement délégué (UE) 2018/625, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 09/04/2025 pour soumettre des preuves d’usage de la marque antérieure. À la demande de l’opposant, ce délai a été prorogé jusqu’au 09/04/2025. Le 09/04/2025, dans le délai imparti, l’opposant a soumis des preuves d’usage.

L’opposant ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient maintenues confidentielles vis-à-vis des tiers, la division d’opposition décrira les preuves uniquement en termes très généraux sans divulguer de telles données. Les preuves à prendre en considération sont, en particulier, les suivantes :

Pièce jointe 1: Déclaration signée le 24/06/2021 par le directeur juridique de la propriété intellectuelle de l’opposant, indiquant que la marque antérieure « NAKED » est la propriété de l’opposant depuis 2012, et qu’elle a été utilisée pour des produits des classes 3 et 21. Elle comprend les annexes 1 à 10 suivantes :

Annexe 1: images non datées de plusieurs produits cosmétiques pour le visage, les yeux et les lèvres (palettes de fards à paupières, de blush et de contouring, fonds de teint, poudres, gloss, correcteurs, illuminateurs, etc.) portant le signe « NAKED » ;

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certains d’entre eux contiennent des termes additionnels tels que NAKED 2, NAKED BASICS, NAKED URBAN DECAY, NAKED SKIN, NAKED HEAT, NAKED HONEY.

Annexe 2: Document interne concernant « Ventes nettes consolidées de produits 'NAKED’ et nombre d’unités vendues (2014-2019) ». Les revenus et les unités vendues concernent les marchés en France, Allemagne, Irlande, Belgique, Pays-Bas, Autriche, Italie, Espagne, Portugal, Grèce, Pologne, « pays baltes » (Estonie, Lettonie et Lituanie), « Hub tchèque » (République tchèque et Slovaquie), et Roumanie. La liste montre des ventes considérables de divers produits 'NAKED’ (y compris également NAKED 2, NAKED ULTIMATE BASICS, NAKED URBAN DECAY, NAKED SKIN, NAKED HEAT, NAKED PALETTE, NAKED ILLUMINATED TRIO, NAKED SMOKY PALETTE, NAKED HONEY PALETTE, NAKED LIP GLOSS, etc.) dans chacun des territoires susmentionnés.

Annexe 3: Informations détaillées concernant la France, y compris :
- Chiffres de ventes en milliers d’euros pour la famille de marques 'NAKED’ (2014-2019).

- Distribution des points de vente des produits de marque 'NAKED’ en France.

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- Nombre de visiteurs du site internet «urbandecay.fr».

- Nombre d’abonnés aux comptes français Facebook et Instagram d’«Urban Decay».

- Prix de beauté obtenus par les produits de marque «NAKED».

- Photographies de points de vente présentant les produits «NAKED» (juillet 2017- janvier 2020).

- Articles de presse provenant de nombreuses publications françaises et magazines de mode (Grazia, Les Ésclaireuses, Glamour Paris, Gala, Madame Figaro, Cosmopolitan, Vogue, Voici, Oh My Mag, ELLE, etc.) citant les produits commercialisés sous les marques «NAKED». Les articles sont datés entre 2017 et 2020 et affichent des images de certains des produits cosmétiques «NAKED» susmentionnés (sous l’annexe 1). À titre de simples exemples d’images et d’informations figurant dans les articles cités:

Annexe 4: Informations détaillées concernant l’Allemagne, y compris:

- Chiffres de vente en milliers d’euros pour la famille de marques «NAKED» (2014- 2019).

- Distribution des points de vente des produits de marque «NAKED» en Allemagne.

- Prix de beauté obtenus par les produits de marque «NAKED».

- Liste des produits cosmétiques «NAKED» vendus en Allemagne.

- Nombre de visiteurs du site internet «urbandecay.de».

- Nombre d’abonnés aux comptes allemands Facebook et Instagram d’«Urban Decay».

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- Photographies de points de vente présentant des produits 'NAKED’ (mai 2015 – mars 2019; provenant de magasins à Munich, Francfort, Brême, Hambourg et Berlin):

- Divers articles de presse issus de publications allemandes et de magazines de mode (Glamour, Flair, InStyle.de, Vogue, ELLE, Meins, Cosmopolitan, Grazia, etc.) citant les produits commercialisés sous les marques 'NAKED'. Les articles sont datés entre 2015 et 2020 et affichent des images de certains des produits cosmétiques 'NAKED’ susmentionnés (sous l’annexe 1). À titre de simples exemples:

Annexe 5: Informations détaillées concernant l’Espagne, y compris:

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- Liste des points de vente des produits de marque 'NAKED’ et liste des produits cosmétiques 'NAKED’ vendus en Espagne.

- Liste des produits cosmétiques 'NAKED’ vendus en Allemagne.

- Nombre de visiteurs du site internet 'urbandecay.es'.

- Divers articles de presse issus de publications espagnoles et de magazines de mode (Mujer Hoy, Glamour, Vogue, ELLE, Vanitatis, Trendencias, Clara, El Pais, Marie Claire, GQ, etc.) citant les produits commercialisés sous les marques 'NAKED'. Les articles sont datés entre 2015 et 2020 et présentent des images de certains des produits cosmétiques 'NAKED’ susmentionnés (sous l’annexe 1). À titre de simples exemples :

Annexe 6 : Informations détaillées concernant le Royaume-Uni, y compris :

- Part de marché des produits 'NAKED’ sur le marché britannique du maquillage de prestige (Source NPD. UK Makeup Prestige Market).

- Distribution : Nombre de points de vente des produits 'NAKED’ au Royaume-Uni et liste des distributeurs.

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- Nombre de visiteurs du site web 'urbandecay.co.uk’ (2014-2019).

- Nombre d’abonnés du compte Facebook Urban Decay UK.

- Prix de beauté décernés aux produits 'NAKED'.

- Produits 'NAKED’ vendus au Royaume-Uni et année de lancement respective (2010-2019).

- Images de points de vente présentant les produits 'NAKED'.

- Photos de produits 'NAKED’ présents lors de récentes campagnes de lancement.

- Ventes nettes consolidées des produits 'NAKED’ au Royaume-Uni (2014-2019).

- Articles de presse dans des publications britanniques et des magazines de mode présentant les produits 'NAKED'. Les articles sont datés de 2015, 2017 et 2018.

Annexe 7: Informations détaillées concernant l’Italie, y compris :

- Liste des produits cosmétiques 'NAKED’ vendus en Italie (2014-2019).

- Photographies de points de vente présentant les produits 'NAKED’ (juillet 2017 – janvier 2019 ; provenant de magasins à Rome et Milan).

- Divers articles de presse de publications italiennes et de magazines de mode (ELLE, E Donna, Vanity Fair, Beauty, Grazia, Icone, Glamour, etc.) citant les produits commercialisés sous les marques 'NAKED'. Les articles sont datés entre 2015 et 2020 et affichent des images de certains des produits cosmétiques 'NAKED’ susmentionnés (sous l’annexe 1). À titre de simples exemples :

,
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Annexe 8: Liste non datée obtenue du système de gestion interne de l’opposant, avec liste de prix des produits 'NAKED'.

Annexe 9: Copie de factures émises à des clients en France, en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni). Ces documents sont datés de 2014 à 2019, et ils se réfèrent à des produits cosmétiques 'NAKED’ tels que NAKED PALETTE, NAKED SKIN LIQUID MAKEUP, LIPSTICK NAKED, EYESHADOW NAKED, NAKED BASIC, NAKED LIP GLOSS, NAKED SKIN FOUND/CONCEALER, NAKED HEAT, LIP PENCIL NAKED, NAKED SMOKY, NAKED ULTIMATE BASICS, etc.

Bien que certains éléments des factures aient été masqués en noir à des fins de confidentialité, il est possible de vérifier qu’ils concernent des montants considérables (c’est-à-dire que les clients sont très probablement les détaillants des produits de l’opposant, tels que les magasins de cosmétiques) des produits cosmétiques susmentionnés ; leurs numéros et dates non séquentiels permettent de conclure qu’il ne s’agit que d’échantillons d’opérations commerciales continues concernant la vente de ces produits. Plusieurs factures ont été fournies pour chacune des années et chacun des territoires mentionnés ci-dessus.

Annexe 10: Rapports d’activité/annuels émis par l’opposant (2015-2020) contenant des informations détaillées sur les produits de l’opposant et leur portée sur le marché.

PIÈCE 2: Copie de factures émises à des clients en Allemagne, au Portugal et en Espagne. Ces documents sont datés de 2020 à 2021 et ils se réfèrent à des produits cosmétiques 'NAKED’ tels que NAKED WILD WEST PALETTE, NAKED HEAT PALETTE, NAKED CONCEALER, NAKED FOUNDATION, NAKED LIPSTICK, NAKED BASICS, NAKED ANTIAGING, etc. Bien que certains éléments des factures aient été masqués en noir à des fins de confidentialité, il est possible de vérifier qu’ils concernent des montants considérables (c’est-à-dire que les clients sont très probablement les détaillants des produits de l’opposant, tels que les magasins de cosmétiques) des produits cosmétiques susmentionnés ; leurs numéros et dates non séquentiels permettent de conclure qu’il ne s’agit que d’échantillons d’opérations commerciales continues concernant la vente de ces produits.

PIÈCES 3-7: Preuves d’usage des marques NAKED pour les cosmétiques sur le territoire de l’Espagne (Pièce 3), de la France (Pièce 4), du Royaume-Uni (Pièce 5), de l’Italie (Pièce 6) et de l’Allemagne (Pièce 7) pendant la période pertinente, y compris des actualités, des articles, des rapports, des avis de consommateurs provenant des médias sociaux, etc. Le lot de documents contient de multiples publications de 2019 à 2021 dans la presse et les magazines de mode en Espagne, en France, en Italie et en Allemagne. Tous les produits mentionnés et illustrés dans les articles de presse cités ont déjà été mentionnés ci-dessus, ils ne seront donc pas mentionnés ici par souci d’économie de procédure. Ces pièces contiennent un grand nombre d’articles provenant de différentes publications pour chacun des territoires et des années mentionnés ci-dessus.

PIÈCE 8: Échantillons de publications sur Instagram et Facebook avec des milliers d’abonnés et de 'j’aime’ datées de la période pertinente (comprend des données détaillées des pages Instagram et Facebook de l’opposant en Allemagne, en Espagne et en Italie).

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Appréciation des preuves: Observations préliminaires En ce qui concerne la déclaration soumise en tant que pièce 1, l’article 10, paragraphe 4, du RMCUE mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, sous f), du RMUE comme moyens de preuve d’usage admissibles. L’article 97, paragraphe 1, sous f), du RMUE énumère les moyens de preuve, parmi lesquels figurent les déclarations écrites sous serment ou solennelles ou d’autres déclarations ayant un effet similaire selon la législation de l’État dans lequel elles ont été établies. En ce qui concerne la valeur probante de ce type de preuve, les déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou leurs employés se voient généralement accorder un poids moindre que les preuves indépendantes. Cela s’explique par le fait que la perception de la partie impliquée dans le litige peut être plus ou moins affectée par ses intérêts personnels en la matière.

Toutefois, cela ne signifie pas que de telles déclarations n’ont aucune valeur probante. Le résultat final dépend de l’appréciation globale des preuves dans le cas d’espèce. En effet, en général, des preuves supplémentaires sont nécessaires pour établir l’usage, étant donné que ces déclarations doivent être considérées comme ayant une valeur probante inférieure à celle des preuves matérielles (étiquettes, emballages, etc.) ou des preuves provenant de sources indépendantes.

Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire d’évaluer les preuves restantes afin de déterminer si le contenu de la déclaration est étayé ou non par les autres éléments de preuve.

Le titulaire fait valoir que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de temps, de lieu, d’ampleur, de nature et d’usage des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.

L’argument du titulaire est fondé sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Toutefois, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’opposition doit examiner les preuves dans leur ensemble. Même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.

L’opposant a soumis, entre autres, des preuves relatives au Royaume-Uni (RU) en vue de démontrer l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure. Une partie de ces preuves concerne une période antérieure au 01/01/2021.

Le 01/02/2020, le RU s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Pendant cette période de transition, le droit de l’Union est resté applicable au RU. Par conséquent, l’usage au RU avant la fin de la période de transition constituait un usage «dans l’UE». En conséquence, les preuves relatives au RU et à une période antérieure au 01/01/2021 sont pertinentes en vue du maintien des droits dans l’UE et seront prises en considération. Les preuves relatives au RU et à une période postérieure au 31/12/2020 ne peuvent pas être prises en compte pour prouver un usage sérieux «dans l’UE» (voir communication n° 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V «Droits antérieurs dans les procédures inter partes»). Lieu d’usage

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Tous les documents montrent que le lieu d’usage est l’Union européenne, l’usage ayant été démontré dans plusieurs États membres, tels que la France, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie. Cela peut être déduit de la langue des documents, des différents supports promotionnels, des articles de presse, des factures et des images d’emballage, qui apparaissent, entre autres, en français, en allemand, en italien, en anglais et en espagnol, de la monnaie mentionnée dans les factures (« Euros ») et des adresses des sociétés, telles qu’elles figurent sur les factures, achetant les produits cosmétiques de l’opposante. Par conséquent, les preuves se rapportent au territoire pertinent.

Période d’usage
La plupart des preuves sont datées à l’intérieur de la période pertinente. Bien que certains documents soient datés en dehors de la période pertinente, ils sont clairement présentés dans une succession qui montre un usage continu du signe sur le marché dans l’Union européenne. Par conséquent, la période d’usage est suffisamment couverte.

Ampleur de l’usage
La Cour de justice a jugé qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de préserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas l’usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque. En outre, la condition d’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et extérieurement (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145 ; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).

Les documents déposés, à savoir les factures couvrant l’intégralité de la période pertinente et montrant des ventes considérables, les images d’emballage, les nombreuses publications provenant de sources indépendantes (publications de presse en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne) et les divers supports promotionnels et informatifs concernant les différents marchés nationaux où les cosmétiques « NAKED » sont vendus, fournissent à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.

Nature de l’usage
En outre, les preuves montrent que la marque a été utilisée conformément à sa fonction et telle qu’enregistrée, puisqu’elle identifie clairement l’origine commerciale des cosmétiques en cause comme étant « NAKED », sur les factures, sur l’emballage des produits et dans toutes les publications et tous les supports marketing supplémentaires.

Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, l’expression « nature de l’usage » inclut la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une variation de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.

Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, l’usage suivant constitue également un usage au sens du paragraphe 1 : l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments qui n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, indépendamment de

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si la marque telle qu’utilisée est également enregistrée au nom du titulaire. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie afin d’évaluer si l’usage du signe constitue un usage sérieux de la marque antérieure quant à sa nature.

Bien que le titulaire conteste le caractère distinctif de « NAKED », qui est le seul élément de la marque antérieure, il convient de rappeler que la marque antérieure dans son ensemble doit toujours être considérée comme ayant au moins un degré minimal de caractère distinctif intrinsèque. Les marques antérieures, qu’il s’agisse de marques de l’Union européenne ou de marques nationales, bénéficient d’une « présomption de validité » (24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 40- 41). Par conséquent, le seul élément de la marque antérieure ne peut être considéré comme dépourvu de caractère distinctif mais doit être réputé doté d’un certain degré (même faible ou minimal) de caractère distinctif. En outre, il est également rappelé que la marque antérieure a été dûment enregistrée.

Selon la jurisprudence, il y a lieu de distinguer entre la notion de caractère distinctif de la marque antérieure – qui détermine la protection conférée à cette marque – et la notion de caractère distinctif que possède un élément d’une marque complexe – qui détermine sa capacité à dominer l’impression d’ensemble produite par la marque (27/04/2006, C-235/05 P, Flexi Air, EU:C:2006:271, § 43).

Les factures et les images des emballages font référence au signe « NAKED », parfois seul et parfois accompagné d’éléments verbaux supplémentaires tels que « PALETTE », « EYE SHADOW », « BASIC », « LIP GLOSS », « SKIN », « SKIN FOUNDATION », « SKIN LIQUID MAKEUP », « CONCEALER », « LIP PENCIL », « 2 », « SMOKY », « ULTIMATE BASICS » ou « BASICS ». Ces termes sont descriptifs du genre, de la nature ou d’autres caractéristiques des produits et, par conséquent, non distinctifs. Les chiffres « 2 » ou « 3 » seront perçus comme des versions différentes des produits ou comme une indication des caractéristiques des produits (par exemple, longue durée).

En outre, les images des produits ou de leurs emballages montrent que le signe « NAKED » est représenté de manière à se distinguer en raison de sa taille plus grande et de sa position centrale, visuellement prédominant par rapport à tous les autres éléments qui, en raison de leur taille plus petite et de leur position marginale, jouent un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble du signe (30/11/2009, T-353/07, Coloris, ECLI:UE:T:2009:475, § 31).

La simple adjonction d’éléments verbaux non distinctifs et descriptifs n’altère pas le caractère distinctif de la marque antérieure telle qu’enregistrée. L’élément le plus distinctif et dominant de la marque telle qu’utilisée est l’élément qui constitue la marque telle qu’enregistrée, lequel reste clairement reconnaissable. Par conséquent, l’adjonction de ces éléments verbaux n’altère pas le caractère distinctif de la marque « NAKED » telle qu’enregistrée.

En ce qui concerne les termes « CHERRY », « HEAT », « URBAN DECAY » ou « HONEY », les marques sont souvent utilisées conjointement avec d’autres marques, par exemple, pour indiquer une marque de maison et une sous-marque. Cela constitue un usage d’une marque sous la même forme que celle enregistrée, parallèlement à, mais indépendamment d’autres marques (usage simultané de marques indépendantes). Ceci est différent de l’usage d’une marque sous une forme différente de celle enregistrée (08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438,
§ 33, 34 ; 06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 43). Considérant que le terme « NAKED » apparaît comme l’élément dominant, dans une taille, une police de caractères différentes, et qu’il n’y a pas de lien conceptuel ou grammatical entre ces termes, il est

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Décision sur l’opposition n° B 3 154 776 Page 12 sur 19
a examiné l’usage simultané de «NAKED» avec d’autres marques indépendantes. En outre, il est courant dans le secteur des cosmétiques que le nom du produit apparaisse avec la marque de la maison. Par conséquent, la marque telle qu’enregistrée sera perçue indépendamment dans la marque telle qu’utilisée. Dès lors, dans le cas particulier de ces termes, la question de savoir si le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée a été altéré ne se pose même pas et l’article 18, paragraphe 1, sous a), du RMCUE n’est pas applicable. L’usage d’une marque sans aucune modification, y compris l’usage simultané avec des marques distinctes et indépendantes, est couvert par le premier alinéa de l’article 18, paragraphe 1, du RMCUE, et non par l’article 18, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.

Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition estime que les preuves démontrent l’usage du signe tel qu’enregistré.

Usage de la marque en relation avec les produits
Les preuves démontrent que la marque antérieure a été utilisée pour tous les produits pour lesquels la marque est enregistrée, à savoir les cosmétiques, tels que le maquillage pour les yeux, le fard à joues, les palettes de contouring, les fonds de teint et les correcteurs, la poudre, les rouges à lèvres, les brillants à lèvres, les crayons à lèvres, les correcteurs et les illuminateurs.

En outre, la catégorie des cosmétiques est suffisamment large pour que plusieurs sous-catégories puissent y être identifiées. Cependant, les preuves démontrent que la MUE contestée a été utilisée pour une grande variété de cosmétiques, tels que les palettes de maquillage pour les yeux, le fard à joues, les palettes de contouring, les fonds de teint et les correcteurs pour la peau, la poudre, les rouges à lèvres, les brillants à lèvres, les crayons à lèvres, les correcteurs, les illuminateurs, couvrant ainsi un large éventail de cosmétiques. Puisqu’il serait presque impossible, et en tout état de cause indûment onéreux, d’exiger du titulaire d’une MUE enregistrée pour les cosmétiques qu’il prouve l’usage dans chaque sous-catégorie concevable, qui pourrait être subdivisée à l’infini, les preuves sont suffisantes pour établir un usage sérieux pour la catégorie générale des cosmétiques telle qu’enregistrée.

Compte tenu de l’ensemble des preuves, les preuves soumises par l’opposant sont suffisantes pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.

RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.

a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, et pour lesquels l’usage a été prouvé, sont les suivants :

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Classe 3: Cosmétiques. Les produits contestés sont les suivants: Classe 3: Crèmes pour le corps (cosmétiques); préparations de collagène à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; hydratants cosmétiques; préparations cosmétiques; préparations cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques; cosmétiques pour le bronzage de la peau; cosmétiques pour le bronzage; cosmétiques pour usage cutané; préparations cosmétiques; hydratants (cosmétiques); cosmétiques pour les soins de la peau; préparations pour les soins de la peau (cosmétiques); préparations pour le bronzage (cosmétiques); lotions solaires (cosmétiques); huiles solaires (cosmétiques); préparations solaires (cosmétiques); préparations de bronzage (cosmétiques); brillants à lèvres; maquillage; écrans solaires; préparations de protection solaire; écrans solaires. Tous les produits contestés sont identiques aux cosmétiques de l’opposant, soit parce qu’ils figurent identiquement dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposant incluent ou chevauchent les produits contestés.

b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

En l’espèce, les produits jugés identiques visent le grand public. Le degré d’attention est considéré comme moyen.

c) Les signes
NAKED NAKED SUNDAYS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.

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L’élément verbal coïncident « NAKED » est un mot anglais signifiant que quelqu’un ne porte pas de vêtements (informations extraites le 14/01/2026 du Collins English Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/naked). Toutefois, ce terme est dépourvu de sens pour la partie non anglophone du public, comme, par exemple, le public italien. En outre, ce mot n’est pas similaire au mot équivalent en italien (« nudo » dans sa déclinaison masculine ou « nuda » dans sa déclinaison féminine).

Il est de jurisprudence constante qu’une connaissance d’une langue étrangère ne saurait, en général, être présumée (25/06/2008, T-36/07, Zipcar, EU:T:2008:223, § 45 ; 24/05/2011, T-144/10, SPS space of sound, EU:T:2011:243, § 63 ; 21/05/2015, T-271/13, Cuétara MARIA ORO / ORO et al., EU:T:2015:308, § 35). Le public pertinent dans les différents États membres de l’Union européenne parle principalement les langues prédominantes sur leurs territoires respectifs (23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 27). Ces langues sont normalement les langues officielles du territoire concerné, comme l’italien en Italie. Par conséquent, on ne peut pas supposer que ce public ait plus qu’une connaissance rudimentaire ou de base de l’anglais, sauf dans les États membres où un accent particulier est mis sur l’enseignement et la diffusion de l’anglais auprès du grand public, comme au Danemark, aux Pays-Bas, en Finlande et en Suède (09/09/2019, R 2447/2018-5, SpringBet (fig) / SPIN & BET (fig), § 40). Dans ce cas particulier, le terme « NAKED » ne peut être considéré comme un mot anglais de base (02/04/2025, R 1774/2024-2, Naked Pharmacist / NAKED ULTIMATE BASICS et al.,
§ 63-66).

Le titulaire fait valoir que le seul élément verbal de la marque antérieure, « NAKED », est dépourvu de caractère distinctif pour diverses raisons : il est utilisé dans le domaine de l’emballage (produits vendus sans emballage), dans le domaine de la manucure (un type de soin des ongles qui ne contient pas de produits chimiques) et qu’il décrit « le résultat d’un produit cosmétique » (« naked effect »). Le titulaire affirme en outre que « NAKED » est couramment utilisé en général comme partie de noms de sociétés. Le titulaire soumet un grand nombre de pièces à l’appui de ces arguments.

À cet égard, il convient de noter que la majorité des pièces sont en français ou en anglais. Ces documents ne sont pas pertinents en ce qui concerne la perception des parties non anglophones ou francophones du public, comme le public italien.

En ce qui concerne la partie italophone du public, le titulaire soumet (en tant que pièces 03-IT-01 à 03-IT-29) les documents suivants :

Article dans le magazine italien « Adlab » intitulé « Naked nails: il fascino della semplecità », concernant la tendance « Naked Nails » qui ressemble à des ongles naturels, sans couleurs vives ni manucures élaborées.

Impression de divers articles de presse concernant l’ouverture d’un magasin à Milan sous le nom de « Naked Shop » par la société « Lush » où les produits sont vendus entièrement sans emballage ou décrits comme un magasin « sans plastique ».

Impression de sites web où « Naked » est utilisé comme partie d’une marque ou description de couleur de différents produits cosmétiques : « Spicy Naked », « Markwin Essentials Naked Eyes », « Wet n Wild Always Naked » pour les palettes de fards à paupières ; « 491 Naked », « 105 Naked », « So Base Naked 1 », « Gel Color Nude Living Naked », « Naked Pink », « Naked Manicure NM », « Naked Addict » pour les vernis à ongles dans des tons beige, ivoire ou neutres ; « Naked Powder », « Maybelline

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New York SUPER STAY – naked ivory’ pour fond de teint ; 'Rossetto Matte Lipstick Cupio Naked' et 'W7 Rossetto Satinato Lip Culture Naked Desire’ pour rouge à lèvres.

Impression d’un blog beauté intitulé 'A perfect nude makeup on the face also includes a beautiful naked make-up on the eyes, capable of highlighting the natural shades of your iris'.

Impression d’un site web faisant référence à une interview de Jane Walker, maquilleuse professionnelle, où elle fait référence au 'naked makeup’ comme 'no makeup makeup'.

Impression d’un magazine italien daté du 13/05/2025 où il est fait référence à des 'naked or vibrant tones’ de nuances de vernis à ongles.

Impression d’un site web de vêtements montrant des produits vestimentaires avec le signe 'Naked Clothing'.

Impression d’un site web d’un détaillant de produits cosmétiques proposant des produits sous la marque 'I want you naked' décrits comme 'nude', étant exempts d’additifs synthétiques, de tests sur les animaux.

Ces documents font référence à l’utilisation de 'NAKED’ en tant que marque, dans le cadre de combinaisons d’autres mots en anglais, et à diverses significations qui sont en fait décrites dans les impressions car elles sont liées à des tendances spécifiques et s’écartent du sens direct et évident du mot en anglais tel qu’il figure dans le dictionnaire. Les impressions d’articles de presse, de boutiques en ligne ou de blogs liés à l’utilisation de ce terme en relation avec un nombre réduit de produits et dans le contexte d’autres expressions anglaises ou de tendances commerciales ne permettent pas de conclure que la majorité du public italophone est familiarisée avec de telles significations, et comprendrait son sens en anglais de manière à pouvoir l’associer à un sens descriptif en relation avec l’usage prévu, la finalité ou toute autre caractéristique des produits pertinents. Elles ne permettent pas non plus à la division d’opposition de conclure que le terme est couramment utilisé en relation avec des produits cosmétiques pour indiquer l’usage prévu, la finalité ou toute autre caractéristique des produits en question.

Par conséquent, et au vu de ce qui précède, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie non négligeable du public italophone qui n’associera pas le terme 'NAKED’ à une signification particulière. Pour cette partie du public, ce terme, qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et le premier élément verbal du signe contesté, est distinctif à un degré normal.

Alors que 'NAKED’ ne sera pas compris par les consommateurs non anglophones, il n’en va pas de même pour le second élément verbal du signe contesté, 'SUNDAY'. Ce terme appartient au vocabulaire de base de l’anglais qui est susceptible d’être compris dans toute l’Union européenne, y compris par la partie italienne du public, comme le jour après samedi et avant lundi (08/03/2023, R 1575/2022-4, &SUNDAY, / someday, § 26 ; et par analogie, 27/09/2018, T- 449/17, SEVENFRIDAY / SEVEN et al., EU:T:2018:612, § 55). Cette signification n’a aucun rapport avec les produits pertinents et, par conséquent, son caractère distinctif est normal.

Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite,

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ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.

Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans le terme « NAKED » et sa prononciation, qui constitue l’intégralité de la marque antérieure, et l’élément verbal placé en première position du signe contesté. Cependant, ils diffèrent par le second élément verbal du signe contesté, « SUNDAY » (et sa prononciation).

Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle et phonétique moyen.

Conceptuellement, bien que le public pertinent sur le territoire concerné perçoive le sens du second élément verbal du signe contesté, « SUNDAY », comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a aucune signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas conceptuellement similaires.

d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, et comme déjà expliqué au point c), la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.

e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).

Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou celles dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29).

Les produits sont identiques et s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes présentent un degré de similitude visuelle et phonétique moyen car ils partagent l’élément distinctif « NAKED » qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et est reproduit dans son intégralité dans le signe contesté, où il joue un rôle indépendant et est placé au début, là où les consommateurs ont tendance à prêter plus d’attention. La différence entre les signes réside dans le signe contesté

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élément verbal supplémentaire « SUNDAY », placé en deuxième position, où le consommateur a tendance à prêter moins d’attention. Les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.

L’impression d’ensemble similaire entre les signes, et l’identité entre les produits en cause, est susceptible d’amener le public pertinent en cause à percevoir le signe comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Bien que conscient des différences entre les signes, le consommateur moyen supposera néanmoins, en raison de l’utilisation du mot identique et distinctif « NAKED » pour des produits identiques, qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.

Dans ses observations, le titulaire fait valoir en outre que la marque antérieure a un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques incluent « NAKED ». À l’appui de son argumentation, le titulaire se réfère à certains enregistrements de marques et dénominations sociales dans l’Union européenne et dans certains États membres (France, Allemagne, Lituanie, Espagne, Suède).

La division d’opposition constate que l’existence de plusieurs enregistrements de marques et/ou dénominations sociales n’est pas en soi particulièrement concluante, car elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, sur la seule base des données du registre, on ne peut pas présumer que toutes ces marques ont été effectivement utilisées (08/07/2020, T-328/19, SCORIFY (fig.) / Scor et al., EU:T:2020:311, § 84 ; 05/10/2022, T-696/21, LES BORDES (fig.) / DEVICE OF A STAG’S HEAD (fig.) et al., EU:T:2022:602, § 68). Bien que le titulaire soumette également des impressions de sites web prouvant prétendument l’usage de ces marques, ces preuves déposées ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage répandu de marques incluant « NAKED » et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, les allégations du titulaire doivent être écartées.

En outre, le titulaire se réfère à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments. Bien que l’Office ne soit pas lié par ses décisions antérieures et que chaque affaire doive être traitée séparément et en tenant compte de ses particularités, leur raisonnement et leur issue doivent néanmoins être dûment pris en considération lors de la décision sur une affaire particulière. En l’espèce, les affaires antérieures invoquées par le titulaire (la décision du 27/05/2015 refusant l’enregistrement de la marque communautaire « Nude and Naked » et la décision de la Chambre de recours du 22/10/2020, R 1128/2020-4, Super nude) ne sont pas pertinentes pour la présente procédure car, dans le cas de la décision de la Chambre de recours, elle se réfère à un signe différent (« Super Nude », « Nude I » ou « Nude II »), ou incluent des éléments verbaux supplémentaires (« Nude ») qui peuvent avoir un impact sur la signification par rapport aux produits pertinents, mais, surtout, elles sont liées à la compréhension du sens de ces éléments verbaux en anglais, qui ne sera pas saisie par le public en cause dans la présente procédure.

Le titulaire se réfère également à une décision nationale antérieure (rendue par l’Office français des marques le 19/04/2013 dans l’affaire « NAKED vs NAKED KISS »). Il convient de noter que les décisions des juridictions nationales et des offices nationaux concernant les conflits entre marques identiques ou similaires au niveau national n’ont pas d’effet contraignant sur l’Office étant donné que le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, qui s’applique indépendamment de tout système national (13/09/2010, T-292/08, OFTEN / OLTEN et al., EU:T:2010:399). En l’espèce, cette

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décision antérieure a été rendue en tenant compte de la perception de la partie francophone du public, ce qui n’est pas pertinent pour la présente procédure. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie non négligeable du public italophone qui percevra le terme «NAKED» comme dépourvu de sens. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.

Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 5 773 511 «NAKED» (marque verbale) de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.

Étant donné que la marque de l’Union européenne antérieure n° 5 773 511 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits visés par l’opposition, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.

Étant donné que le titulaire est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.

La division d’opposition
Aldo BLASI Irene MARUGAN MARIN Agnieszka PRZYGODA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

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