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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 avr. 2026, n° 003237596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003237596 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 237 596
Medicom Toy Corporation, 3-22-5, Uehara, Shibuya-ku, 151-0064 Tokyo, Japon (partie opposante), représentée par Marks & Clerk LLP, Spaces Boulevard Royal – Zenit, 53 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg (mandataire professionnel)
c o n t r e
Medikon Limited, Room H28, Block EH, 10/F, Golden Bear Industrial Centre, 66-82 Chai Wan Kok Street, Tsuen Wan, 999077 Hong Kong, Hong Kong (demanderesse), représentée par Krzysztof Breguła, pl. Okrzei 3a/3, 41-922 Radzionków, Pologne (mandataire professionnel). Le 30/04/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 237 596 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 148 758 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 17/04/2025, la partie opposante a formé opposition contre la demande de marque de l’Union européenne n° 19 148 758 pour la marque figurative suivante:
L’opposition vise tous les produits visés par la demande, à savoir: Classe 25: Chaussures; sous-vêtements; casquettes [chapellerie]; bonneterie; foulards; vêtements pour enfants; vêtements; gaines; gants [vêtements]; robes de mariée. L’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 501 255 pour la marque verbale suivante: BE@RBRICK
L’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 501 256 pour la marque figurative suivante:
Décision sur l’opposition n° B 3 237 596 Page 2 sur 15
L’opposition est fondée sur les produits suivants : Classe 28 : Poupée articulée ; poupée assemblée ; figurines d’action (jouets) ; vêtements de poupées ; accessoires pour poupées ; pièces de poupées ; poupées ; marionnettes ; ours en peluche ; jouets en plastique ; jouets ; blocs de construction (jouets) ; cartes à jouer. L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMCUE Pour les deux marques antérieures, l’opposant revendique une renommée dans l’Union européenne pour les produits énumérés dans les « Motifs » de la présente décision. Toutefois, le 22/12/2025, l’opposant a précisé que la renommée était revendiquée en particulier pour les produits suivants : Classe 28 : Poupée articulée ; poupée assemblée ; ours en peluche ; jouets.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition concentrera son examen sur les produits susmentionnés. Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE, la marque contestée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ou non similaires à ceux-ci, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.
Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL/BOTOX, EU:T:2010:529, point 41 ; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST/BOTOX, EU:T:2010:529, point 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisant. L’opposition peut néanmoins échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
En l’espèce, le demandeur n’a pas répondu à l’opposition et n’a donc pas allégué avoir un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucun juste motif n’existe.
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a) Renommée des marques antérieures
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
La marque contestée a été déposée le 26/02/2025 (aucune priorité n’a été revendiquée). Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposant démontre que ses marques jouissaient déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée des marques antérieures doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit prise, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver.
Le 22/12/2025, l’opposant a soumis des preuves pour étayer l’allégation de renommée. Les preuves peuvent être résumées comme suit.
Annexe 1 : Preuves relatives aux collaborations avec de multiples organisations, entreprises et marques dans l’Union européenne pour la commercialisation de produits de collection BE@RBRICK sous licence.
a) Musée Van Gogh à Amsterdam, Pays-Bas.
L’opposant soumet plusieurs captures d’écran de son site web, medicomtoy.co.jp, montrant des figurines d’ours avec le design des célèbres tableaux de Van Gogh (Les Tournesols, Autoportrait au chapeau de feutre gris, Amandier en fleurs, La Maison jaune). Par exemple :
L’opposant soumet également un article en ligne, publié sur le site web du Musée Van Gogh, où des informations sont fournies sur la collaboration qui permet au Musée de faire découvrir l’œuvre de Vincent van Gogh à un groupe de collectionneurs dévoués. Il est indiqué, entre autres, que les BE@RBRICK jouissent d’une immense popularité, par exemple dans la culture hip-hop et streetwear, et que [l]es trois premières éditions limitées de BE@RBRICK ont été populaires dans le monde entier et se sont vendues en quelques jours seulement. Il est en outre indiqué que [l]es ours en jouet de designer de la société japonaise BE@RBRICK sont un article de collection populaire. Le BE@RBRICK est né en 2001, comme cadeau pour les participants à la World Character Convention de Tokyo. L’ours est rapidement devenu une icône culturelle et est constamment réinventé et personnalisé par des artistes du monde entier. BE@RBRICK est mondialement connu suite à des collaborations avec des marques, des figures cultes et des artistes tels que Coca-Cola, Mickey Mouse, Star Wars, Basquiat, Jackson Pollock et la Fondation Andy Warhol.
b) Musée du Louvre à Paris, France.
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L’opposant soumet des captures d’écran de son site internet montrant des figurines d’ours avec le design des célèbres tableaux du Louvre (Mona Lisa, lancée dans la boutique du Louvre en 2021 ; La Liberté guidant le peuple, lancée dans la boutique du Louvre en 2022). Par exemple :
c) Museo Nacional del Prado à Madrid, Espagne.
L’opposant soumet une capture d’écran de son site internet montrant une figurine d’ours avec le design d’un célèbre tableau du musée du Prado (Le Jardin des délices) :
d) Mauritshuis, Galerie royale de tableaux à La Haye, Pays-Bas.
L’opposant soumet une capture d’écran de son site internet montrant une figurine d’ours avec le design d’un célèbre tableau du Mauritshuis (La Jeune Fille à la perle) :
L’opposant soumet en outre un article en ligne publié sur le site internet du Mauritshuis, où des informations sont fournies sur cette collaboration et il est indiqué, entre autres, que Be@rbrick a acquis une position particulière dans le monde des jouets de créateurs. Avec son design distinctif et ses variantes infinies, Be@rbrick a conquis le cœur des collectionneurs […].
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Annexe 2a-i : De nombreux exemples de factures de l’opposant à des détaillants sélectionnés dans l’Union européenne, tels que Artoyz et Kith Paris en France, Atom Plastic en Italie, Bounty Canarias en Espagne, Highsnobiety et Sole Brothers en Allemagne, Moco Museum aux Pays-Bas et en Espagne, SMETS au Luxembourg. Les factures montrent que les jouets BE@RBRICK ont été proposés et vendus dans ces pays en 2023, 2024 et de janvier à avril 2025. L’opposant soumet également des images archivées des sites web des détaillants susmentionnés, montrant l’offre de BE@RBRICK.
En outre, l’annexe 2.a contient une publication sur artoyz.com (2024), indiquant que, [e]n 1999, Medicom Toy a donné naissance à un petit ours au ventre potelé qui allait révolutionner le monde des figurines de collection. Le Bearbrick (orthographié BE@RBRICK) allait devenir la figurine standard à la pointe de toutes les tendances. Le Bearbrick est comme une toile vierge sur laquelle des artistes et des licenciés du monde entier apposent leurs créations. Parmi les plus connues figurent les collaborations avec Kaws, la Fondation Andry Warhol, Jean-Michel Basuiat, Keith Haring, Disney, Looney Tunes, DC Comics et même le Musée du Louvre !
L’annexe 2.d contient un article en ligne, publié sur Highsnobiety.com (2023) intitulé Il s’avère donc que le Be@rbrick pourrait être un meilleur investissement que les NFT. Il est notamment indiqué que, un BE@RBRICK collaboratif, habillé par les marques japonaises de streetwear READYMADE et BAPE (illustré dans l’image ci-dessous), a été vendu pour 2 700 $ en 2018, tandis que son prix en 2023 a augmenté pour atteindre 121 000 $.
Il est également mentionné que, dans l’histoire de BE@RBRICK, il existe de nombreuses gammes d’ours se revendant de 7 % à 1800 % au-dessus du prix, la majorité des objets plus rares se situant dans la partie supérieure de ce spectre. Selon l’article, la raison pour laquelle BE@RBRICK est si cher et pourquoi tant de personnes le revendent si cher est la suivante :
Collaborations limitées et très médiatisées. Au début de son histoire, au tournant des millénaires, l’ours Kubrick de MediCom Toy s’est rapidement associé à des individus, des organisations, des marques de mode, etc. L’histoire du jouet est vaste et comprend des partenariats avec
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KAWS, Baccarat, Nike, Andy Yun Minjun, Jean Michel Basquiat, mastermind Japan, Hermes, Pixar, Tom & Jerry, Daft Punk, CLOT, Takashi Murakami, et la liste est longue.
Comme on pouvait s’y attendre, ces collaborations ont attiré les fans des marques partenaires. Les jeunes fortunés, les amateurs de streetwear, les collectionneurs d’art chevronnés et des personnalités importantes telles que Grace Coddington, JJ Lin, Pharrell Williams, Nigo, Dj Khaled et Ben Baller ont tous été vus exhibant leurs collections Bearbrick sur Instagram.
L’ours est devenu un autre moyen d’établir sa notoriété – tout aussi impressionnant qu’un placard rempli de baskets rares, un couloir tapissé d’œuvres d’art uniques ou une étagère de chambre remplie de sacs Birkin. Cette base de fans prestigieuse a contribué à solidifier l’engouement autour de l’ours […]
Le jouet de MediCom estompe efficacement la frontière entre l’art, le streetwear et la nostalgie d’une manière convaincante […]
Dans le même esprit que les figurines Star Wars, Transformers ou Barbie, Bearbrick a pris de la valeur sur le marché secondaire, devenant un incontournable sur les sites d’enchères et même dans les maisons de vente aux enchères de renommée mondiale, comme Christie’s.
L’annexe 2.h contient une publication sur smets.lu (2024), selon laquelle les BE@RBRICK sont des figurines de collection très recherchées.
Annexe 3a : Tableur, manifestement établi par l’opposant, avec le total des ventes par pays de l’UE (à savoir la Belgique, la République tchèque, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Italie, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, l’Espagne, la Suède) basé sur les commandes reçues par pays :
- d’avril 2020 à mars 2021 a dépassé 5 millions USD ;
- d’avril 2021 à mars 2022 a dépassé 8,3 millions USD ;
- d’avril 2022 à mars 2023 a dépassé 6,4 millions USD ;
- d’avril 2023 à mars 2024 a dépassé 1 million USD ;
- d’avril 2024 à novembre 2024 a dépassé 1 million USD.
Au cours de cette période, les ventes totales dans l’UE ont dépassé 22 millions USD. Les volumes les plus élevés ont été atteints en France, en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas, où le chiffre total d’avril 2020 à novembre 2024 s’élevait à plusieurs millions USD ou dépassait au moins un million USD.
Annexe 3b : Tableur, manifestement établi par l’opposant, avec le total des ventes par pays de l’UE basé sur les factures émises par pays, d’avril 2022 à novembre 2024, ventilé par pays.
Annexe 4 : Captures d’écran de vidéos YouTube attestant des collaborations entre l’opposant et des marques de l’UE telles que BACCARAT, Lancome, Auction Paris Saint-Germain, Denham (jeans).
Les observations de l’opposant accompagnant les preuves contiennent d’autres références aux collaborations BE@RBRICK avec des marques de mode, telles que NIKE. L’opposant soumet une brève description du design de l’ours et du succès de l’édition, ainsi que quelques images.
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Par exemple :
En outre, les observations de l’opposant contiennent des captures d’écran de deux articles en ligne publiés sur des sites web tiers, avec des hyperliens et des traductions partielles :
- BE@RBRICK en tant qu’objet de collection publié sur Bearbrickguy.se en suédois. Il est indiqué, entre autres, que [a]u fil du temps, BE@RBRICK est devenu l’un des personnages les plus célèbres au monde et une figure de proue des jouets de collection de notre époque […] Il a également ouvert la voie à d’autres marques pour lancer leurs propres éditions limitées et objets jouets, en particulier dans l’industrie du streetwear, où BE@RBRICK a pris une place particulière.
- L’histoire de BE@RBRICK : Du jouet à l’icône de l’art et de la mode publié sur CasaBloomBarcelona.com en espagnol. Il est indiqué, entre autres, que [d]epuis leur lancement, les BEARBRICKS sont passés de simples figurines en vinyle à de véritables objets cultes dans le monde de l’art, de la mode et de la collection. Grâce à des collaborations avec des marques de luxe telles que CHANEL, HERMES et Louis Vuitton, ainsi qu’avec des artistes emblématiques tels que KAWS, TAKASHI MURAKAMI, BANKSY, WARHOL et BASQUIAT, entre autres, ils ont transcendé l’univers du jouet pour devenir des pièces d’art convoitées. Leur […] production limitée et l’exclusivité de certaines éditions ont fait que certains modèles atteignent des prix exorbitants sur le marché des collectionneurs. Aujourd’hui, les BEARBRICKS ne sont pas seulement un symbole de la culture pop et de l’art contemporain, mais aussi un investissement pour ceux qui recherchent des pièces uniques de grande valeur au fil du temps.
Les observations de l’opposant contiennent de nombreux autres hyperliens vers des sites web tiers dans des pays où les ours BE@RBRICK peuvent être achetés, tels que la Finlande, l’Espagne, l’Estonie, la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque, le Portugal, Malte et Chypre, bien que le contenu de ces sites web ne soit pas reproduit.
Il n’appartient pas aux instances décisionnelles de l’Office de vérifier ou de tenter de clarifier les informations soumises en accédant aux sites web respectifs en vue de vérifier les allégations avancées (04/10/2018, T-820/17, Alfrisa (fig.) / Frinsa F (fig.), EU:T:2018:647, § 61-63). La division d’opposition ne peut se fonder que sur les preuves soumises par les parties, et une simple indication d’un site web par le biais d’un hyperlien ne constitue pas une preuve. Par conséquent, et conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMCUE, la soumission de liens directs vers des sites web ne peut être considérée comme une preuve valable et ne peut être prise en compte.
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Appréciation des preuves
Afin de déterminer le niveau de renommée des marques, il convient de prendre en considération tous les faits pertinents de l’espèce, y compris, notamment, la part de marché détenue par les marques, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de leur usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour les promouvoir.
Il ressort des preuves que la marque BE@RBRICK fait l’objet d’un usage de longue date depuis le début des années 2000. Originaire du Japon, l’ours BE@RBRICK est devenu une icône culturelle. Il a acquis une position particulière dans le monde des jouets de créateurs où il jouit d’une popularité mondiale.
Les preuves, prises dans leur ensemble, montrent que l’ampleur de l’usage de la marque BE@RBRICK a un impact assez visible sur le marché de niche pertinent des objets de collection où elle est connue et jouit d’une position consolidée parmi d’autres noms de luxe, tels que le sac Birkin. Cela a été attesté par diverses sources indépendantes, consistant principalement en des articles en ligne de tiers, bien que publiés dans des canaux de communication spécialisés.
S’il ressort des preuves que les ours de collection proposés sous la marque BE@RBRICK intéressent un cercle restreint de consommateurs, par exemple en raison de leur prix élevé et de leur exclusivité, il est rappelé que, outre les acheteurs réels des produits pertinents, la notion de public pertinent s’étend aux acquéreurs potentiels de ceux-ci, ainsi qu’aux membres du public qui n’entrent en contact avec la marque qu’indirectement, dans la mesure où ces groupes de consommateurs sont également visés par les produits en question. Tel est le cas en l’espèce, puisque les jouets, qu’ils soient de collection ou non, visent le grand public.
En outre, les preuves suggèrent que BE@RBRICK a attiré l’attention des consommateurs qui sont dévoués aux marques partenaires, aux figures cultes et aux artistes collaborant avec l’opposant. Cette base de fans comprend des célébrités, ce qui a contribué à solidifier l’engouement autour de BE@RBRICK.
Cela témoigne également de l’image associée à la marque, y compris l’art de haut niveau, le prestige du streetwear mêlé à la nostalgie, et les objets de collection dignes d’investissement.
Les preuves relatives aux ventes, y compris les nombreuses factures et les ventes totales significatives dans plusieurs États membres de l’UE, tels que la France, l’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas, étayent la conclusion selon laquelle la marque jouit d’un certain degré de reconnaissance auprès d’une partie significative du public pertinent dans l’Union européenne.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, le territoire pertinent pour établir la renommée de la marque antérieure est le territoire de protection : la marque antérieure doit avoir une renommée sur le territoire où elle est enregistrée. Par conséquent, pour les enregistrements internationaux de marques désignant l’Union européenne, qui sont les droits antérieurs invoqués en l’espèce, le territoire pertinent est l’Union européenne.
Toutefois, la Cour a précisé que, pour une marque de l’Union européenne antérieure, une renommée sur l’ensemble du territoire d’un seul État membre peut suffire. La Cour a indiqué qu’une MUE doit être connue dans une partie substantielle de l’UE par une partie significative du public concerné par les produits et services de cette marque. Lors de l’évaluation du caractère substantiel de la partie du territoire en question, il convient de tenir compte à la fois de l’étendue de la zone géographique concernée et de la proportion de la population totale qui y vit, étant donné que ces deux critères peuvent affecter l’importance globale du territoire spécifique (06/10/2009, C-301/07, PAGO, EU:C:2009:611). Ceci s’applique par analogie aux marques antérieures sur lesquelles la présente opposition est fondée.
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En l’espèce, la division d’opposition constate que, prise dans son ensemble, la preuve démontre un certain degré de reconnaissance et de renommée de l’enregistrement de marque internationale de l’opposant désignant l’Union européenne n° 1 501 255 pour la marque verbale « BE@RBRICK » sur le marché de niche des jouets de créateurs auprès du public pertinent au moins en France, en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas, ce qui constitue une partie substantielle de la population de l’Union européenne. La constatation qui précède s’étend à tous les produits en cause, à savoir poupées mobiles; poupées assemblées; ours en peluche; jouets de la classe 28, étant donné que les jouets de collection de créateurs sont inclus dans, ou chevauchent, les catégories de produits enregistrés pour lesquels la renommée est, entre autres, revendiquée.
En ce qui concerne l’autre marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne n° 1 501 256 pour la marque figurative
, la preuve contient des indications suffisantes d’un usage proéminent du logo BE@RBRICK, et un certain degré de reconnaissance et de renommée est également constaté en relation avec cette marque antérieure, pour les mêmes produits. Bien que la preuve ne montre pas l’utilisation du logo dans la combinaison de couleurs rouge et bleu, mais plutôt en noir et blanc, cet aspect n’empêche pas d’établir la renommée du logotype, étant donné que les couleurs, bien que vives, ne contribuent pas de manière significative au caractère distinctif de la marque, dont le cœur distinctif est le mot BE@RBRICK.
Comme mentionné ci-dessus, la renommée des marques antérieures doit être prouvée avant la date de dépôt de la marque contestée et elle doit subsister au moment où la décision sur l’opposition est prise. En l’espèce, le temps écoulé entre la date de dépôt de la marque contestée et le moment de la prise de la présente décision n’est pas substantiel. En outre, rien au dossier ne suggère, et encore moins ne prouve, un changement radical des conditions du marché qui étayerait une conclusion contraire. Par conséquent, il peut raisonnablement être supposé que les marques antérieures continuent de jouir d’un certain degré de renommée au moment de la prise de la présente décision.
b) Les signes
BE@RBRICK
Marque antérieure 1
Marque antérieure 2
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
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Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ceci s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de préjudice pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
La réputation ayant été démontrée au moins en France, en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas, l’analyse ci-dessous se concentre sur le public de ces États membres.
Le terme inventé « BE@RBRICK » est fantaisiste et intrinsèquement distinctif dans une mesure moyenne. Cette constatation est valable indépendamment de la connaissance de l’anglais par le public pertinent et de la possibilité d’isoler et de comprendre les mots anglais « bear » et « brick », qui – pris individuellement – peuvent avoir un caractère distinctif limité, voire nul, par rapport aux produits concernés, bien que la somme des parties – c’est-à-dire la signification combinée de ces termes – soit inhabituelle. En outre, le fait que la lettre « A » soit remplacée par le symbole @ contribue au caractère distinctif du mot « BE@RBRICK ».
Ce mot est contenu à l’identique dans les deux marques antérieures et dans le signe contesté. La différence entre les signes se limite aux représentations spécifiques de « BE@RBRICK ».
La marque antérieure 1 est une marque verbale qui protège le mot en tant que tel. La marque antérieure 2 représente le mot en lettres majuscules assez standard, bien qu’en combinaison de couleurs rouge et bleu, ce qui ne contribue pas en soi de manière significative au caractère distinctif de la marque. En ce qui concerne les oreilles de style ours en peluche dans la marque antérieure 2, elles évoquent des jouets et sont donc faiblement distinctives.
La même combinaison du symbole @ avec les oreilles d’ours en peluche est présente dans le signe contesté, qui est par ailleurs représenté en caractères standard de casse de titre, en noir et blanc. Dans le contexte des produits contestés, à savoir les vêtements, les chaussures et les couvre-chefs, les oreilles d’ours en peluche suggèrent que les produits sont destinés aux enfants ou ont un design ludique, de sorte que le caractère distinctif de cette caractéristique stylistique est faible.
Cependant, le placement des oreilles d’ours en peluche au-dessus du symbole @ est inhabituel et mémorable.
Visuellement, les signes sont hautement similaires, pour les raisons exposées ci-dessus.
Auditivement, les signes sont identiques.
Conceptuellement, pour la partie anglophone du public pertinent, le signe contesté est identique à la marque antérieure 2 et hautement similaire à la marque antérieure 1, étant donné que les oreilles d’ours en peluche dans le signe contesté véhiculent un sens qui, bien que faible, n’est pas présent dans cette marque antérieure.
Pour le reste du public pertinent, le signe contesté et la marque antérieure 2 ne partagent que le concept des oreilles d’ours en peluche, ce qui entraîne un faible degré de similitude conceptuelle, tandis que la marque antérieure 1 n’est pas conceptuellement similaire au signe contesté, bien que cet aspect ait un faible impact sur l’appréciation, la différence se limitant au concept faiblement distinctif.
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c) Le « lien » entre les signes
Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel « lien » entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31 ; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais cela reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire après que tous les facteurs pertinents pour le cas particulier ont été évalués.
Les facteurs pertinents possibles pour l’examen d’un « lien » incluent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42) :
le degré de similitude entre les signes ;
la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de dissimilitude entre ces produits ou services, et le public pertinent ;
la renommée de la marque antérieure ;
le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage ;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de certains seulement de ces critères.
Comme indiqué ci-dessus, les enregistrements internationaux antérieurs désignant l’Union européenne jouissent d’une certaine renommée, fondée sur la reconnaissance au moins en France, en Allemagne, en Italie et
aux Pays-Bas. Du point de vue de cette partie du public pertinent, les signes présentent d’importantes coïncidences conduisant à une forte similitude d’ensemble. En outre, les marques antérieures sont fantaisistes et possèdent un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque, pour les raisons exposées à la section b) de la présente décision. Il est rappelé que les marques antérieures jouissent d’une certaine renommée en relation avec les poupées mobiles ; poupées assemblées ; ours en peluche ; jouets de la classe 28.
L’opposition est dirigée contre les produits suivants : Classe 25 : Chaussures ; sous-vêtements ; casquettes [chapellerie] ; bonneterie ; foulards ; vêtements pour enfants ; vêtements ; gaines ; gants [habillement] ; robes de mariée.
Les produits contestés de la classe 25 ne coïncident pas sur des facteurs suffisants pour la comparaison et sont clairement dissemblables des produits pour lesquels les marques antérieures jouissent d’une renommée, et pour cette seule raison, il n’y aurait pas de risque de confusion entre les marques au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Néanmoins, d’autres facteurs pertinents pour l’appréciation au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE font pencher la balance vers la constatation d’un « lien ».
Les produits contestés, y compris des produits tels que les sous-vêtements et les vêtements pour enfants, ne remplissent pas seulement la fonction de protéger diverses parties du corps humain contre les éléments, mais sont également largement considérés comme des articles de mode. Ils sont également utilisés comme des déclarations de style de vie.
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Comme il ressort des preuves de la renommée des marques antérieures figurant à la section a) de la présente décision, la marque BE@RBRICK est connue pour les collaborations entre l’opposant et des marques et créateurs de mode, parmi beaucoup d’autres. Certains des ours, y compris les plus recherchés, sont imprimés avec des icônes du streetwear, tels que des motifs rappelant les vêtements et chaussures BAPE et NIKE. Le public pertinent est conscient et habitué à cette pratique de BE@RBRICK et peut, par conséquent, percevoir qu’il s’agit d’une nouvelle campagne de collaboration lorsque le signe contesté, étant excessivement similaire aux marques antérieures, est rencontré dans le contexte de vêtements, de chaussures et/ou de couvre-chefs. En outre, ce lien fort contrebalance le fait que les marques antérieures ne jouissent que d’un certain degré de renommée. Par conséquent, en tenant compte et en pondérant tous les facteurs pertinents énoncés ci-dessus en relation avec les produits contestés, il doit être conclu que, lorsqu’ils rencontreront le signe contesté, les consommateurs pertinents parmi lesquels les marques antérieures jouissent d’un certain degré de reconnaissance, seront susceptibles de l’associer aux marques antérieures, c’est-à-dire d’établir un «lien» mental entre les signes.
d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque l’une des situations suivantes se présentera :
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure ;
il porte atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse n’être que potentiel dans une procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer un préjudice actuel et réel à sa marque, il doit «apporter des éléments de preuve prima facie d’un risque futur, non hypothétique, de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposant doit établir que le préjudice ou le profit indu est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans le cours normal des choses. À cette fin, l’opposant devrait déposer des preuves, ou du moins présenter une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait le préjudice ou le profit indu et comment il se produirait, ce qui pourrait conduire à la conclusion prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans le cours normal des choses.
Essentiellement, l’opposant allègue que l’usage du signe contesté tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et porterait atteinte au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu, dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, couvre les cas où il y a une exploitation claire et un «parasitisme» de la notoriété d’une marque célèbre ou une tentative de tirer parti de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque jouissant d’une réputation ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits et services couverts par la
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marque contestée, de sorte que la commercialisation de ces produits et services est facilitée par leur association avec la marque antérieure jouissant d’une renommée (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 48 ; 22/03/2007, T-215/03, VIPS / VIPS, EU:T:2007:93, § 40).
L’opposant fonde sa demande sur les éléments suivants :
Le demandeur a déposé une demande d’enregistrement pour un signe qui est quasi identique ou hautement similaire aux marques de l’opposant.
Les preuves soumises démontrent que l’opposant a consacré un temps et des dépenses considérables à construire et à cultiver sa réputation pour la marque BE@RBRICK pendant de nombreuses années, tant dans l’UE qu’au niveau mondial. En conséquence, BE@RBRICK est devenue très appréciée des consommateurs, véhiculant une image associée à des jouets de collection de haute qualité et très exclusifs.
Le demandeur a simplement copié la marque BE@RBRICK de l’opposant et a décidé de l’enregistrer pour des produits de la classe 25.
L’usage de la marque contestée hautement similaire serait susceptible de tirer indûment profit de la réputation et de l’image bien établies des marques de l’opposant.
La division d’opposition accepte les arguments de l’opposant concernant le risque de tirer un avantage indu comme étant sérieux et non purement hypothétique.
Les marques antérieures ont acquis un certain degré de renommée sur un marché de niche. Elles sont connues du public pertinent au moins en France, en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas, ce qui s’est traduit par une position visible des jouets de créateurs BE@RBRICK parmi d’autres articles de collection de luxe, y compris dans le domaine de la mode. Dans le contexte des produits contestés de la classe 25 et des produits de l’opposant de la classe 28 pour lesquels la renommée a été prouvée, tous pouvant présenter des icônes culturelles et de mode et ainsi être considérés comme des déclarations de style de vie, la division d’opposition convient avec l’opposant que l’image de marque des marques antérieures peut être transférée aux produits contestés.
La renommée des marques antérieures pourrait influencer positivement le choix des consommateurs qui ont été exposés aux marques antérieures, en ce qui concerne les produits d’autres fournisseurs. L’usage du signe contesté pour des produits de la classe 25 peut conduire à une situation où les consommateurs préfèrent les produits du demandeur à ceux d’autres concurrents sur le même marché précisément parce que le signe contesté évoque les marques antérieures.
Ainsi, la division d’opposition accepte l’allégation de l’opposant selon laquelle la renommée des marques de l’opposant peut être transférée de manière inéquitable au signe contesté. Cela peut stimuler les ventes des produits du demandeur dans une mesure qui peut être disproportionnellement élevée par rapport à l’ampleur de son propre investissement promotionnel et ainsi conduire à la situation inacceptable où le demandeur est autorisé à profiter indûment de l’investissement de l’opposant dans la promotion et la valorisation de sa marque BE@RBRICK.
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que, compte tenu de l’exposition du public pertinent aux marques antérieures renommées de l’opposant au moins en France, en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas en ce qui concerne les produits pour lesquels une renommée a été constatée, il existe une probabilité que l’usage sans juste motif du signe contesté puisse acquérir un avantage non mérité et conduire à un parasitisme, c’est-à-dire qu’il tirerait indûment profit du caractère distinctif et de la renommée des marques antérieures.
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Comme indiqué au point b) de la présente décision ci-dessus, un risque de préjudice pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
Autres types de préjudice L’opposant fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait atteinte au caractère distinctif et à la renommée des marques antérieures.
Comme il a été constaté ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’applique. Le risque de préjudice peut être de trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que l’un seulement de ces types soit constaté. En l’espèce, comme il a été constaté ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres types s’appliquent également.
e) Conclusion Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés. Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner le motif restant sur lequel l’opposition était fondée, ni d’évaluer l’allégation de renommée de l’opposant en ce qui concerne les produits restants sur lesquels l’opposition était fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les dépens à verser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Boyana NAYDENOVA Solveiga BIEZĀ Marta ALEKSANDROWICZ- STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé
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par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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