OPP 20-2648 19/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur O C a déposé le 19 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4 648870 portant sur le signe alphanumérique O2 EXECUTIVE. Le 7 août 2020, la société O2 WORLDWILDE LIMITED (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union Européenne 02 déposée le 24 février 2016, enregistrée sous le n° 15145188, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement sous le n° 20-2648. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été pré2sentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; instal ation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; instal ation, entretien et réparation de machines ; instal ation, entretien et réparation de matériel informatique ; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques ; construction navale ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données  ».

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La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons; Parfumerie, huiles essentiel es, cosmétiques, lotions pour les cheveux; Dentifrices; Abrasifs; Adhésifs à usage cosmétique; Lotions après-rasage; Parfums d’ambiance; Produits de toilette contre la transpiration; Lotions autres qu’à usage médical; Préparations pour le bain, non à usage médical; Masques cosmétiques; Décolorants à usage cosmétique; Sprays pour haleine fraîche; Air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l’époussetage; Produits de nettoyage; Colorants à usage cosmétique; Produits chimiques à usage domestique destinés à aviver les couleurs du linge; Produits pour enlever les teintures; Crèmes cosmétiques; Teintures cosmétiques; Nécessaires de produits de beauté; Crayons à usage cosmétique; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Cosmétiques; Cotons-tiges à usage cosmétique; Coton à usage cosmétique; Motifs décoratifs à usage cosmétique; Préparations pour polir les prothèses dentaires; Déodorants [parfumerie]; Dépilatoires; Détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical; Préparations destinées au nettoyage à sec; Eau de Cologne; Aromates pour boissons [huiles essentiel es]; Lotions capil aires; Spray pour les cheveux; Encens; Préparations pour blanchisseries; Lotions à usage cosmétique; Fards; Produits de maquil age; Produits démaquil ants; Gels de massage autres qu’à usage médical; Savons médicinaux; Produits pour les soins de la bouche non à usage médical; Produits pour le soin des ongles; Vernis à ongles; Produits de parfumerie; Parfums; Préparations pour polir; Pots-pourris odorants; Shampooings; Produits de rasage; Savons; Produits antisolaires; Lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; Produits de toilettes ; Logiciels; Vêtements, chaussures, Fourrures [vêtements]; Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne concernant la vente de journaux, d’instruments d’horlogerie et chronométriques ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour des tiers; Recrutement de personnel; Conseils en matière d’emploi; Services de bureaux de placement; Location d’espaces publicitaires; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Émission de coupons de valeur dans le cadre de programmes de fidélisation de la clientèle; Assurances pour véhicules; Services de col ecte de bienfaisance; Parrainage financier; Construction; Instal ation, mise en service et entretien d’instal ations de télécommunication, réseaux de communication, d’ordinateurs et de données; Instal ation, réparation et entretien d’équipements et d’appareils de télécommunication; Instal ation, entretien et réparation d’ordinateurs; Instal ation et réparation d’appareils électriques; Instal ation, entretien et réparation de machines; Réparation d’appareils photographiques; Instal ation et réparation de téléphones; Services d’information et de conseil dans tous les domaines précités; Services de conseils et d’informations concernant les services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet; Services d’informations et de conseils liés aux services précités fournis sur un réseau de télécommunications. Télécommunications; ourniture d’accès à des bases de données; Services d’accès à Internet; Distribution de journaux ; Organisation et conduite de col oques; Organisation et conduite de congrès; Organisation et conduite de séminaires; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Ensemencement de nuages; Programmation informatique; Élaboration [conception] de logiciels; Mise à jour de logiciels; Analyse de systèmes informatiques; Conception de systèmes informatiques; Consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; Conseils en matière d’économie d’énergie; Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; Création et maintenance de sites Web pour des tiers; Numérisation de documents [scanning]; Hébergement de sites informatiques; Dessin industriel; Instal ation de logiciels; Maintenance de logiciels; Étude de projets techniques; Contrôle de qualité; Location de logiciels; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; Expertises [travaux d’ingénieurs]; Recherches techniques; Services des technologies de l’information ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : «Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de

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documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; instal ation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; instal ation, entretien et réparation de machines ; instal ation, entretien et réparation de matériel informatique ; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques ; construction navale ;Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel- service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données  » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche les « services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de services proposés par des sociétés d’assistance personnel e à leurs clients afin de les décharger de la recherche d’un service en servant d’intermédiaire auprès d’un prestataire, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations visant à la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale et de prestations ayant pour finalité de transmettre des connaissances particulières en matière commerciale au service d’unités économiques dans la détermination de leurs choix d’entreprise ; Ces services répondant à des besoins distincts, ne s’adressent pas à la même clientèle, ni ne sont assurés par les mêmes prestataires. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin les services de « décoration intérieure » de la demande d’enregistrement contestée, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « Construction » de la marque antérieure invoquée, les premiers n’étant pas nécessairement, ni obligatoirement utilisés dans le cadre de la prestation des seconds lesquels peuvent être fournis sans le recours aux premiers. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. A cet égard, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la société opposante fondés sur des décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut et Office de l’Union européenne pour la propriété intel ectuel e, dès lors que ces précédents portent sur des espèces différentes de la présente affaire.

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En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement, objet de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe alphanumérique O2 EXECUTIVE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe numérique 02. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément alphanumérique accompagné d’un terme, alors que la marque antérieure est composée de deux chiffres accolés. Les signes en cause on en commun un élément visuel ement proche (respectivement O2 et 02) placé en attaque au sein du signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuel es. Du fait de cette ressemblance visuel e, les ces éléments sont susceptibles d’être prononcés de façon strictement identique ([o-deu] ou [zé-ro-deu]). Les signes diffèrent par la présence du terme anglais EXECUTIVE en terminaison du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le symbole O2, dont le caractère distinctif n’est pas contesté, présente un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors que le terme anglais EXECUTIVE qui le suit, compris en France comme désignant la catégorie générale des cadres ou de l’exécutif, apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des services visés dont il peut désigner une caractéristique. Ainsi, tant en raison des ressemblances entre les signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur. Le signe alphanumérique contesté O2 EXECUTIVE est donc similaire à la marque antérieure 02. Sur l’appréciation globale du risque de confusion

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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services et produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal O2 EXECUTIVE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE

Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : «Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition de constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; désinfection ; nettoyage de vêtements ; rénovation de vêtements ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ; repassage du linge ; travaux de cordonnerie ; instal ation, entretien et réparation d’appareils de bureau ; instal ation, entretien et réparation de machines ; instal ation, entretien et réparation de matériel informatique ; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques ; construction navale ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs

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pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel- service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités