OPP 20-2649 30/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société LES INEDITS (société par actions simplifiée) a déposé le 27 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4651118 portant sur le signe verbal O TOLOSA. Le 7 août 2020, la société SPINELLI S.r.l, (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne TOLOS n° 18070368 déposée le 22 mai 2019, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 11 août 2020, l’Institut a adressé à la société déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement. La société déposante ayant présenté des observations à l’objection provisoire, l’Institut a notifié à la société déposante un projet de décision de rejet partiel de la demande d’enregistrement, lequel est devenu définitif. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

2

II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la décision de rejet partiel de la demande d’enregistrement prise par l’Institut, le libel é à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Comté Tolosan ». Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vin ; Boissons alcoolisées à l’exception des bières ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Comté Tolosan » » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Les « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » de la demande d’enregistrement contestée sont unis par un lien étroit et obligatoire aux «Vin ; Boissons alcoolisées à l’exception des bières» de la marque antérieure, les seconds étant proposés à la consommation dans le cadre de la prestation des premiers. Ces services et produits sont donc complémentaires et dès lors similaires, le public étant amené à leur attribuer la même origine contrairement à ce que soutient la société déposante. En revanche, les « services hôteliers» de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les «Vin ; Boissons alcoolisées à l’exception des bières» de la marque antérieure, les seconds n’étant pas nécessaires, ni obligatoirement proposés dans le cadre de la prestation des premiers. Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires et ni dès lors similaires, le public n’étant pas amené à leur attribuer la même origine, contrairement à ce que soutient la société opposante. Les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

3

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal O TOLOSA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal TOLOS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes en cause sont composés d’une dénomination visuel ement et phonétiquement proche (TOLOSA pour le signe contesté / TOLOS pour la marque antérieure), lesquel es ont en commun la longue séquence d’attaque TOLOS-. Au regard des services suivants de la demande d’enregistrement « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » pour lesquels la similarité a été retenue, la dénomination TOLOSA du signe contesté apparaît distinctive à leur égard, en ce qu’el e ne désigne pas une caractéristique précise des services en cause. Cette dénomination apparaît également dominante dans le signe contesté dès lors que la lettre Ô qui la précède, est susceptible d’être perçue par le consommateur d’attention moyenne comme une simple marque d’annonce, introduisant le terme TOLOSA. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société déposante, la lettre Ô ne forme pas un tout indivisible avec le terme TOLOSA dès lors que cette lettre est bien détachée du terme TOLOSA de sorte que le consommateur peut l’isoler et ainsi lui attribuer la signification relevée précédemment. En outre, la société déposante soutient que le signe contesté Ô TOLOSA évoquerait des vil es d’Espagne ainsi que « la région toulousaine, son histoire, ses célébrités et en particulier C N au visa d’une célèbre chanson « Ô Toulouse », et à l’ambiance festive de la région toulousaine qui ne nourrit d’un historique ménage avec la culture ibérique ». Toutefois, rien ne permet d’affirmer que le consommateur d’attention et de culture moyennes percevra ces évocations au regard des services en cause, qui ne permettent pas en outre de déterminer une caractéristique précise des services en cause. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes au regard des « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». En revanche, au regard des « Vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Comté Tolosan » » de la demande d’enregistrement contestée, le terme TOLOSA apparait faiblement distinctif en ce qu’il évoque l’indication géographique protégée «Comté Tolosan», mentionnée dans le libel é de la demande d’enregistrement.

4

Ainsi, le consommateur ne verra pas dans l’élément TOLOSA du signe contesté une référence à l’origine commerciale des produits mais seulement un terme renvoyant à l’indication géographique protégée «Comté Tolosan» dont bénéficient les produits en cause. Dès lors, et en présence de cet élément faiblement distinctif, le consommateur s’attachera aux autres éléments présents dans les signes en cause et susceptibles de les distinguer. Ainsi et visuel ement, les signes en cause se distinguent par leur structure et leur longueur (deux éléments verbaux comptabilisant sept lettres pour le signe contesté / une dénomination de cinq lettres pour la marque antérieure), ainsi que la présence en position d’attaque de la lettre Ô dans le signe contesté et de la distinction entre les dénominations TOLOSA du signe contesté / TOLOS de la marque antérieure tenant à la présence de la lettre A en position finale du signe contesté. En outre, phonétiquement, le signe contesté se prononce en quatre temps et la marque antérieure en deux temps et les signes se distinguent par leur sonorité d’attaque [o] pour le signe contesté et [to] pour la marque antérieure ainsi que par leur sonorité finale [a] pour le signe contesté et [osse] pour la marque antérieure. En conséquence, compte tenu tant du caractère faiblement distinctif de l’élément TOLOSA au sein du signe contesté pour les produits précités que des différences visuel es et phonétiques entre les signes pris dans leur ensemble, le signe contesté Ô TOLOSA n’est pas similaire à la marque antérieure TOLOS au regard des « Vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Comté Tolosan » ». Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » de la demande d’enregistrement, et de la similarité des signes au regard de ces services, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits suivants de la demande d’enregistrement « Vins bénéficiant de l’indication géographique protégée « Comté Tolosan » », dès lors que la similarité entre les signes n’a pas été retenue au regard de ces produits. Enfin, il n’existe pas davantage de risque de confusion entre les signes en cause pour les « services hôteliers » de la demande d’enregistrement dès lors qu’ils ont été reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, que le signe O TOLOSA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services suivants « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

5

PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.