OPP 20-2652 29/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société YOGAN DEVELOPPEMENT (société à responsabilité limitée) a déposé le 18 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4 648 646 portant sur le signe verbal YOGAN. Le 7 août 2020, la société LENOVO (BEIJING) LIMITED (société de droit chinois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne YOGA, enregistrée sous le n° 11229085, sur le risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La société déposante a présenté des observations dans le délai imparti, ce qui a été notifié à la société opposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai d’un mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti par l’opposant, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « caisses enregistreuses ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; périphériques d’ordinateurs. Conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ». Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, inscrit au Registre national des marques sous le n° 0795423, le libel é de la demande d’enregistrement à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : «caisses enregistreuses. Conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Ordinateurs, à savoir ordinateurs portables et tablettes électroniques, y compris logiciels et périphériques connexes ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les services de « conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique » de la demande d’enregistrement présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Ordinateurs, à savoir ordinateurs portables et tablettes électroniques, y compris logiciels et périphériques connexes » de la marque antérieure, les premiers ayant nécessairement les seconds pour objet, comme le fait valoir la société opposante. La société déposante soutient que « la société Lenovo ne dispose pas de droit en classe 42 », or il est rappelé que la classification internationale des produits et services est sans incidence sur l’appréciation de l’identité et de la similarité des produits et services en cause, cel e-ci n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique ; ainsi, le fait que les marques en présence ne disposent pas de droit dans les mêmes classes est sans incidence sur la constatation de l’identité ou la démonstration de la similarité des produits et services en cause, la protection conférée à une marque s’étendant aux produits et services figurant dans les mêmes termes, et également à ceux qui sont identiques par catégorie générale ou similaires par leur nature, objet et destination ou en raison de leur complémentarité, comme c’est le cas en l’espèce. Il s’agit donc de produits et de services complémentaires et, dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. La société déposante soutient que son « activité [est] éloignée de cel e de l’opposante », toutefois cet Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3 argument est extérieur à la procédure dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment des activités respectives de leurs titulaires et des conditions d’exploitation effectives ou à venir des marques en cause. En revanche, les « caisses enregistreuses » de la demande d’enregistrement qui s’entendent d’appareils utilisés dans le commerce pour faciliter les travaux de calculs des vendeurs et caissiers, enregistrer les achats d’un client et lui fournir un relevé de facture ainsi que protéger les sommes encaissées n’entrent pas dans la même catégorie générale ni ne présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « Ordinateurs, à savoir ordinateurs portables et tablettes électroniques, y compris logiciels et périphériques connexes » de la marque antérieure, qui s’entendent de s’entendent de machines électroniques de traitement numérique de l’information, exécutant à grande vitesse les instructions d’un programme enregistré ; Contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire que « les systèmes d’encaissement utilisent en effet des processus informatiques » pour considérer les produits en cause similaires ; En effet retenir ce critère reviendrait à considérer comme similaires tout produit ou service ayant recours même accessoirement à des logiciels, ce qui reviendrait à méconnaitre le principe de spécialité. Ces produits ne sont donc pas identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les produits et services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent, pour partie, similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal YOGAN. La marque antérieure porte sur le signe verbal YOGA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé tout comme la marque antérieure d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté que visuel ement les dénominations YOGAN du signe contesté et YOGA de la marque antérieure sont de longueur proche (respectivement cinq et quatre lettres) et comprennent quatre lettres communes, placées dans le même ordre et selon le même rang formant la longue séquence d’attaque commune YOGA-, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es. Phonétiquement, ces dénominations se prononcent pareil ement en deux temps avec une sonorité d’attaque identique [yo] suivie d’une sonorité finale proche [gan] pour le signe contesté et [ga] pour la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. Les dénominations diffèrent par la présence de la lettre finale N dans le signe contesté. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

4 Toutefois, cette différence n’est pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes YOGAN et YOGA qui restent dominés par un même rythme et les mêmes successions de lettres et de sonorités pour former la longue séquence commune YOGA-, la différence portant sur la lettre finale N n’ayant en outre, et tel que précédemment relevé, qu’un faible impact phonétique. Il résulte des grandes ressemblances visuel es et phonétiques précitées une impression d’ensemble commune entre les signes. Enfin les arguments de la société déposante selon lesquels el e « dispose d’une marque antérieure YOGAN enregistrée sous le n° 3547630 en date du 4 janvier 2008 et renouvelée le 4 janvier 2018 », que « la marque communautaire YOGA n° 11229085 de la société Lenovo a été enregistrée le 13 janvier 2013 » enregistrement auquel el e ne s’était pas opposé et que « ces deux enregistrements coexistent depuis 8 ans sans que cela n’ait nui à [son] activité, ni à cel e de la société Lenovo car cette dernière n’a jamais intenté d’action à l’encontre de [sa] société jusqu’au dépôt de l’opposition » ne sauraient être retenus pour écarter le risque de confusion en l’espèce ; En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, toute autre circonstance étant extérieure à la présente procédure. Le signe contesté YOGAN est donc similaire à la marque verbale antérieure YOGA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté YOGAN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI