OPP 20-3244 02/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P B a déposé le 11 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4 656 106 portant sur le signe verbal APOTHECARIUS. Le 1er septembre 2020, la société COLLIGE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française APOTHICAIRE déposée le 11 octobre 2018, enregistrée sous le n° 4 490 416, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le déposant a présenté des observations dans le délai imparti, ce qui a été notifié à la société opposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai d’un mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti par l’opposant, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; alcool de menthe ; amers (liqueurs) ; anis (liqueur) ; anisette ; apéritifs ; boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu’à base de bière ; boissons alcoolisées contenant des fruits ; boissons distil ées ; cidres ; cocktails ; curaçao ; digestifs (alcools et liqueurs) ; eaux-de-vie ; essences alcooliques ; extraits alcooliques ; extraits de fruits avec alcool ; genièvre (eau-de-vie) ; hydromel ; kirsch ; liqueurs ; poiré ; rhum ; spiritueux ; vins ; vodka ; whisky ; armagnac ; cognac ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce que reconnaît d’ail eurs le déposant. Le déposant indique cependant qu’il avait « lors des échanges antérieurs à la procédure, clairement indiqué, par écrit, souhaiter limiter l’usage de cette marque à une gamme de Gin, ce dans une logique de coexistence des marques ». Toutefois cet argument est extérieur à la procédure, dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment des activités respectives de leurs titulaires et de leurs conditions d’exploitation effectives ou à venir. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal APOTHECARIUS. La marque antérieure porte sur le signe verbal APOTHICAIRE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté tout comme la marque antérieure est composé d’une dénomination unique. Visuel ement, les signes sont composés des dénominations APOTHECARIUS pour le signe contesté et APOTHICAIRE pour la marque antérieure, lesquel es sont de longueur proche (douze lettres pour la marque antérieure / onze lettres pour le signe contesté) avec dix lettres identiques (A, P, O, T, H, I, C, A, R, E) dont sept placées dans le même ordre, selon le même rang et formant les séquences communes APOTH-CA, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es. Phonétiquement, les dénominations ont un rythme proche (cinq temps pour le signe contesté / quatre temps pour la marque antérieure) avec des sonorités d’attaque identiques [a-po-th] et des sonorités intermédiaires et finales proches [e-ca-rius] pour le signe contesté et [i-caire] pour la marque antérieure en ce que ces séquences restent dominées par une voyel e suivie du son [ca] et la consonne R, ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. Intel ectuel ement, les deux dénominations évoquent une ancienne profession, qui désignait autrefois, des personnes qui préparaient et vendaient des remèdes et des médicaments, APOTHECARIUS du signe contesté étant le mot latin et APOTHICAIRE de la marque antérieure étant le mot français, ce qui leur confère de grandes ressemblances intel ectuel es. Il en résulte de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es dans la mesure où ces dénominations ne diffèrent que par la substitution au sein du signe contesté de la lettre E à la lettre I de la marque antérieure et par la substitution de la séquence finale CARIUS à la séquence CAIRE, lesquel es sont visuel ement proches. Ainsi les dénominations restent dominées par des séquences de lettres et de sonorités identiques et proches. Contrairement à ce que soutient le déposant, la dénomination APOTHICAIRE constitutive de la marque antérieure est distinctive au regard des produits en cause, en ce qu’el e n’en constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuel e, pas plus qu’el e n’en désigne une caractéristique. De plus, la simple indication par le déposant que « « APOTHICAIRE », mot de langue française est utilisé par un nombre important de produits ou services relevant de la classe 33 » avec quelques exemples, n’est pas de nature à en démontrer le caractère usuel. En outre, le déposant soutient que « la marque antérieure peut coexister avec l’utilisation commerciale et administrative du signe APOTHICAIRE par des tiers, puisqu’el e n’a à [sa] connaissance jamais agi contre les nombreux utilisateurs de ce signe pour désigner des produits ou services de la classe 33  » ; Toutefois, cet argument ne saurait être de nature à écarter tout risque de confusion dès lors que le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition, le titulaire d’une marque antérieure étant seul juge de l’opportunité des actions à engager pour défendre ses droits de marques. Le déposant relève également que « deux ans après le dépôt de la marque par l’opposant, [il n’a] trouvé, avec difficultés, qu’une trace de l’usage de la marque, datée d’un an ». Toutefois, il convient de rappeler qu’une une marque n’est pas soumise à une obligation d’usage avant un délai de cinq ans suivant son enregistrement. Enfin le déposant soutient que « la demande d’enregistrement APOTHECARIUS ne peut […] en aucun cas être considérée comme l’imitation d’une marque sans notoriété » ; toutefois si la notoriété est un élément qui accentue le risque de confusion entre les signes, el e n’est toutefois pas nécessaire à la reconnaissance de l’existence d’un tel risque.

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Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté APOTHECARIUS apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure APOTHICAIRE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. Ce risque de confusion est encore accentué par l’identité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal APOTHECARIUS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants: « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée  » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.