OPP 20-4801 21/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société VDV CORP (société à responsabilité limitée) a déposé le 1er octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 687 563 portant sur le signe verbal TRANSITION-ONE. Le 22 décembre 2020, la société HAUZERWYZE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- Le nom commercial TRANSITION-ONE, sur le fondement du risque de confusion
- Le nom de domaine TRANSITION-ONE.FR réservé à son nom le 28 janvier 2018 et expirant le 28 janvier 2021, sur le risque de confusion L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A) Sur le fondement du nom commercial TRANSITION-ONE La société opposante invoque le nom commercial suivant : TRANSITION-ONE.

E n l’espèce, en rubrique 6-1 du récapitulatif de l’opposition, intitulé « Fondement de l’opposition – Nom commercial ou enseigne », la société HAUZERWYZE a notamment renseigné les informations suivantes :

- Type de fondement : Nom commercial ou enseigne
- Désignation du signe : Transition-One
- Activités qui servent de base à l’opposition : concevoir, tester, vendre et instal er des solutions pour réduire la consommation d’hydrocarbure dans le monde du transport L’article L. 712-4 du code de la propriété intel ectuel e dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industriel e en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : 4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». De même, l’article L. 712-4-1 du même code dispose que « Peuvent former opposition sur le fondement d’un ou de plusieurs droits mentionnés à l’article L. 712-4 sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes : 5° Toute personne agissant au titre du 4° de l’article L. 712-4 sur le fondement du nom commercial sous lequel el e exerce son activité ou de l’enseigne désignant le lieu où s’exerce cette activité ». De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque (pris en application des articles R 712-14 et 26) précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : [… ] e) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom commercial ou à une enseigne, les pièces de nature à établir son exploitation par l’opposant et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». Par conséquent, l’opposant doit non seulement démontrer l’existence de son nom commercial mais également son exploitation réel e à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque contestée, ainsi que sa portée non seulement locale. En effet, le nom commercial étant un signe d’usage, il n’est protégé qu’à la date de son exploitation effective dans la vie des affaires. A cet égard, l’exploitation doit s’entendre d’une mise en contact concrète avec la clientèle et d’une commercialisation effective des produits et services concernés. Dans l’acte d’opposition, la société opposante soutient faire usage du nom commercial invoqué pour « concevoir, tester, vendre et instal er des solutions pour réduire la consommation d’hydrocarbure dans le monde du transport ». En l’espèce, la société opposante a fourni plusieurs documents afin de prouver l’existence et l’exploitation de son nom commercial, à savoir :

- Un K-Bis indiquant TRANSITION-ONE comme nom commercial
- Une capture d’écran du site internet transition-one.fr faisant apparaitre le nom commercial TRANSITION-ONE et l’ensemble verbal Electric car for al en haut à gauche de l’écran, des photos sur lesquel es on peut voir des banderoles et des voitures sur lesquel es est inscrit TRANSITION-ONE et le texte suivant « Réservez votre essai. Vous souhaitez tester nos véhicules et découvrir les sensations de rouler dans une voiture 100% électrique et connectée ? Pour réserver un essai de la Fiat 500 ou de la Renault Twingo (ou les deux), il suffit de prendre rendez-vous avec nous ! Prochaines dates près de chez vous : mercredi 30 septembre : Lil e, vendredi 2 octobre à Lil e et Reims, samedi 3 octobre : Mulhouse et

Belfort, samedi 7 novembre : Nantes et Cholet. D’autres vil es accueil eront les essais dans quelques semaines »
- Une capture d’écran du site internet transition-one.fr faisant apparaitre le nom commercial TRANSITION-ONE accompagné de l’ensemble verbal « Electric car for al » en haut à gauche et au centre le texte suivant : « Transformez votre petite voiture à moteur essence ou diesel en électrique. Sans changer de voiture, vous réalisez immédiatement des économies sur vos dépenses de carburants, d’entretiens et d’émissions de CO2. L’homologation du rétrofit est autorisé en France (arrêté ministériel du 13 mars 2020 publié au journal officiel le 3 avril 2020) et bénéficie d’aides publiques sous forme d’une prime al ant jusqu’à 5000 euros. N’hésitez plus ! Roulez en électrique avec sa propre voiture, c’est possible. Il suffit de la convertir. Transition-One vous accompagne dans votre passage à la mobilité électrique pour une planète plus propre. Réservez la conversion électrique de votre voiture ou réservez l’achat d’une voiture convertie en électrique »
- Une capture d’écran du site internet transition-one.fr faisant apparaitre le nom commercial TRANSITION-ONE accompagné de l’ensemble verbal Electric car for al en haut à gauche et au centre une photo de deux voitures avec le texte suivant : « Osez le rétrofit ! Précommandes ouvertes ! Vous êtres un particulier, vous êtes un gestionnaire de flotte automobile, vous souhaitez transformer votre voiture en électrique ou acheter une voiture déjà transformée en électrique ? Choisissez votre modèle parmi l’offre de véhicules proposés par Transition-One : citadines, polyvalentes ou VUL. Vous envisagez de convertir un autre véhicule ? Merci de nous contacter. Osez le rétrofit et réduisez vos émissions de CO2 ».

- Une capture d’écran du site internet blog.transition-one.fr sur laquel e on peut voir trois vidéos dont deux de Team Transition-One : une vidéo de 3 minutes intitulée Transition-One reçoit le label datant du 3 novembre 2020 et une vidéo de 1 minute intitulée Transition-One au Forum Energy For datant du 12 octobre 2020. Toutefois ces documents ne sont pas de nature à démontrer l’exploitation du nom commercial antérieurement à la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée. En effet la seule inscription du nom commercial au registre du commerce sans exploitation est insuffisante dans la mesure où l’exploitation réel e doit être démontrée. A cet égard, les captures d’écran du site internet de la société opposante présentées dans l’exposé des moyens apparaissent soit incomplètes (sans indication de l’année) soit postérieures au dépôt de la demande d’enregistrement contestée (date apparaissant sur les encarts présentant des vidéos). Ainsi, aucune de ces pièces ne permet de justifier que le nom commercial était exploité avant la date de dépôt de la demande contestée, soit avant le 1e octobre 2020. En outre aux fins de déterminer si le signe invoqué n’a pas une portée seulement locale, il convient de prendre en compte non seulement l’étendue géographique mais également la durée et l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale. (CJUE 29 mars 2011, C-96/09 P, Bud, points 159 et 160). A cet égard, la société opposante n’a fourni aucune information complémentaire sur l’utilisation effective du nom commercial. El e n’a pas produit de factures, ni de chiffre d’affaire relatifs à ses services, en sorte que l’usage sérieux du nom commercial TRANSITION-ONE dans la vie des affaires n’a pas été démontré. En conséquence, la société opposante ne peut faire valoir le droit précité à l’appui de l’opposition.

B) Sur le fondement du nom de domaine TRANSITION-ONE.FR L’article L 711-3 dispose que « ne peut être valablement enregistrée… une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 4°)… un nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] f) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom de domaine, les pièces de nature à établir sa réservation par l’opposant, son exploitation et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». La société HAUZERWYSE a également formé opposition à l’enregistrement du signe contesté sur la base du nom de domaine TRANSITION-ONE.FR réservé à son nom le 28 janvier 2018 et expirant le 28 janvier 2021. Le nom de domaine étant un signe d’usage, il n’est protégé qu’en vertu de son exploitation effective. En conséquence, lorsque une opposition est fondée sur un nom de domaine, il appartient à l’opposant de démontrer l’usage du nom de domaine invoqué dans la vie des affaires, dont la portée n’est pas seulement locale. En l’espèce, la société opposante a renseigné en rubrique 6 du récapitulatif de l’opposition, intitulé « Fondement de l’opposition », les informations suivantes :

- Type de fondement : Nom de domaine
- Désignation du signe : transition-one.fr
- Activités qui servent de base à l’opposition : « services de conversion de véhicules thermiques en véhicules électriques ; vente de véhicules convertis en véhicules électriques ; blog concernant la conversion de véhicules et les véhicules électriques ». A l’appui de son opposition, la société opposante transmet un exposé des moyens dans lequel figure :

- Une fiche WHOIS démontrant la titularité du nom de domaine transition-one.fr par la société HAUZERWYZE et actif au 22 décembre 2020, date de formation de l’opposition
- Une capture d’écran du site internet transition-one.fr faisant apparaitre le nom commercial TRANSITION-ONE et l’ensemble verbal Electric car for al en haut à gauche de l’écran, des photos sur lesquel es on peut voir des banderoles et des voitures sur lesquel es est inscrit TRANSITION-ONE et le texte suivant « Réservez votre essai. Vous souhaitez tester nos véhicules et découvrir les sensations de rouler dans une voiture 100% électrique et connectée ? Pour réserver un essai de la Fiat 500 ou de la Renault Twingo (ou les deux), il suffit de prendre rendez-vous avec nous ! Prochaines dates près de chez vous : mercredi 30 septembre : Lil e, vendredi 2 octobre à Lil e et Reims, samedi 3 octobre : Mulhouse et Belfort, samedi 7 novembre : Nantes et Cholet. D’autres vil es accueil eront les essais dans quelques semaines »
- Une capture d’écran du site internet transition-one.fr faisant apparaitre le nom commercial TRANSITION-ONE accompagné de l’ensemble verbal Electric car for al en haut à gauche et au centre le texte suivant : « Transformez votre petite voiture à moteur essence ou diesel en électrique. Sans changer de voiture, vous réalisez immédiatement des économies sur vos dépenses de carburants, d’entretiens et d’émissions de CO2. L’homologation du rétrofit est autorisé en France (arrêté ministériel du 13 mars 2020 publié au journal officiel le 3 avril 2020) et bénéficie d’aides publiques sous forme d’une prime al ant jusqu’à 5000 euros.

N’hésitez plus ! Roulez en électrique avec sa propre voiture, c’est possible. Il suffit de la convertir. Transition-One vous accompagne dans votre passage à la mobilité électrique pour une planète plus propre. Réservez la conversion électrique de votre voiture ou réservez l’achat d’une voiture convertie en électrique »
- Une capture d’écran du site internet transition-one.fr faisant apparaitre le nom commercial TRANSITION-ONE accompagné de l’ensemble verbal Electric car for al en haut à gauche et au centre une photo de deux voitures avec le texte suivant : « Osez le rétrofit ! Précommandes ouvertes ! Vous êtres un particulier, vous êtes un gestionnaire de flotte automobile, vous souhaitez transformer votre voiture en électrique ou acheter une voiture déjà transformée en électrique ? Choisissez votre modèle parmi l’offre de véhicules proposés par Transition-One : citadines, polyvalentes ou VUL. Vous envisagez de convertir un autre véhicule ? Merci de nous contacter. Osez le rétrofit et réduisez vos émissions de CO2 ». Si ces pièces démontrent bien l’existence d’un nom de domaine transition-one.fr dont la date de création est le 28 janvier 2018, el es ne sont toutefois pas suffisantes pour démontrer l’usage sérieux de ce signe dans la vie des affaires. A cet égard, et comme précédemment relevé, aux fins de déterminer si le signe invoqué n’a pas une portée seulement locale, il convient de prendre en compte non seulement l’étendue géographique mais également la durée et l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et les concurrents (CJUE, 29 mars 2011, C-96/09 P , Bud, points 159 et 160 ). A cet égard, les captures d’écran du site internet transition-one.fr fournies dans l’exposé des moyens ne sont pas datées et ne permettent pas d’établir que le nom de domaine était exploité avant la date de dépôt de la demande contestée, soit avant le 1er octobre 2020. En outre, la seule fourniture de quatre captures d’écran du site internet transition-one.fr n’est pas de nature à prouver l’usage sérieux dans la vie des affaires de ce nom de domaine pour des services de « conversion de véhicules thermiques en véhicules électriques ; vente de véhicules convertis en véhicules électriques ; blog concernant la conversion de véhicules et les véhicules électriques », en l’absence de toute information sur l’utilisation effective du site internet par des clients potentiels. En outre, la société opposante n’a produit aucun élément de nature à démontrer que le site internet a reçu des visites ni dans quel es proportions. De même, aucun document ne prouve que de nombreuses personnes aient visité le site internet et demandé la prestation des services visés, par l’intermédiaire du site. Ainsi, les documents fournis ne donnent aucune d’information concernant le volume commercial et la fréquence de l’usage du nom de domaine précité, permettant de déterminer l’intensité de son usage. Les documents fournis ne sont donc pas de nature à justifier de l’usage sérieux du nom de domaine transition-one.fr, dans la vie des affaires. La société opposante ne peut donc pas faire valoir le droit précité à l’appui de l’opposition. En conséquence, la société opposante n’ayant pas démontré l’usage sérieux dans la vie des affaires tant du nom commercial TRANSITION-ONE que du nom de domaine transition-one.fr, la présente opposition, fondée sur ces droits antérieurs, doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée