OPP 20-4811 26 août 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société FRANCE FRET EXPRESS (société par actions simplifiée) a déposé, le 28 septembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20/4686385 portant sur le signe verbal FRANCE FRET EXPRESS.

Le 22 décembre 2020, le G.I.E. FRANCE EXPRESS (groupement d’intérêt économique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :

- la dénomination sociale FRANCE EXPRESS;

- le nom de domaine france-express.com L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification a fait l’objet d’un retour à l’envoyeur de la Poste avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». El e a en conséquence donné lieu à la publication d’un avis paru au Bul etin officiel de la propriété industriel e N° 21/13 du 2 avril 2021. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Par ail eurs, l’Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement de la demande portant sur une irrégularité de fond, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d’observation pour y répondre dans le délai prescrit. Cette notification a fait l’objet d’un retour à l’envoyeur de la Poste avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». El e a en conséquence donné lieu à la publication d’un avis paru au Bul etin officiel de la propriété industriel e N° 21/07 du 19 février 2021. II.- DECISION A.Sur le fondement de la dénomination sociale Aux termes de l’article L 711-3, 3° du code de la propriété intel ectuel e, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : […] 3° A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L 712-4 de ce code dispose que « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [….] 3° Une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale. 1. Sur l’exploitation effective de la dénomination sociale

L’opposant fait valoir qu’il exerce, sous la dénomination FRANCE EXPRESS, l’activité suivante : « le transport de marchandises et de fret ». Il est constant, au regard de l’argumentation de l’opposant et de la documentation fournie, que le G.I.E. FRANCE EXPRESS exerce l’activité de « transport de marchandises et de fret », ce qui n’est pas contesté par la société déposante. 2. Sur le risque de confusion Sur la comparaison des services et des activités Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement contestée, faite par l’Institut et réputée acceptée par sa titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « embal age et entreposage de marchandises ». Comme précédemment relévé, la dénomination sociale est exploitée pour l’activité suivante : « le transport de marchandises et de fret ». L’opposant soutient que les services précités de la demande d’enregistrement sont similaires à l’activité exercée sous la dénomination sociale invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits, des services et des activités incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services d’« embal age et entreposage de marchandises » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent étroitement liés à l’activité de « transport de marchandises et de fret », exercée par l’opposant sous la dénomination sociale invoquée dès lors que la mise en œuvre des premiers est nécessaire à la bonne réalisation de la seconde, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Ces services et cette activité sont donc complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée désigne des services similaires à l’activité exercée par l’opposant sous la dénomination sociale invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FRANCE FRET EXPRESS, reproduit ci-dessous : La dénomination sociale antérieure porte sur le signe FRANCE EXPRESS

L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, alors que la dénomination sociale antérieure est composée de deux éléments verbaux. Ces signes ont en commun l’association du nom géographique FRANCE en attaque au terme EXPRESS en position finale, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ces signes diffèrent par la présence du terme FRET dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, dans le signe contesté, l’association des éléments verbaux FRANCE EXPRESS présente un caractère essentiel dès lors que le terme FRET désigne l’activité de transport de marchandises ou le chargement d’un moyen de transport et peut ainsi évoquer le contexte dans lequel intervient la mise en œuvre des services en cause. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté FRANCE FRET EXPRESS est donc similaire à la dénomination sociale antérieure FRANCE EXPRESS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, les services et l’activité en cause étant similaires, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

B. Sur le fondement du nom de domaine france-express.com Aux termes de l’article L 711-3, 4° du code de la propriété intel ectuel e, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : [à] 4° Un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public». L’article L 712-4 de ce code dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [….] 4° un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous le nom de domaine. 1. Sur l’exploitation effective du nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale L’opposant fonde également son opposition sur la base du nom de domaine france-express.com Il indique exploiter ce nom de domaine pour une « activité de transport de marchandises et de fret ». L’opposant joint à son exposé des moyens un document intitulé « France-Express.com WHOIS, DNS, & Domain Info – DomainTools », daté du 17 décembre 2020. Ce document indique que le nom de domaine a été créé le 18 septembre 1998, soit antérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement contestée, et que son titulaire est la société FRANCE EXPRESS. Par ail eurs, l’opposant fournit une capture d’écran du site identifié sous le nom france-express.com. Cette capture d’écran, qui porte la date du 20 janvier 2021, mentionne que FRANCE EXPRESS est le premier réseau de transport de transport express en France « LEADER DEPUIS 40 ANS » et dispose de « + DE 100 AGENCES PRES DE CHEZ VOUS » en France. Ces documents ne sont pas contestés par la société déposante. Au vu des documents fournis, et en l’absence de tout argument de la société déposante, il peut être déduit que l’opposant exerce une « activité de transport de marchandises et de fret » sous le nom de domaine france-express.com avant le dépôt de marque contesté et à un niveau national. 2. Sur le risque de confusion

Sur la comparaison des services et des activités Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, les services de la demande d’enregistrement contestée doivent être considérés comme similaires à l’activité exercée sous le nom de domaine antérieur. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FRANCE FRET EXPRESS, reproduit ci-dessous : Le nom de domaine antérieur porte sur le signe france-express.com L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est, tout comme le nom de domaine antérieur, composé de trois éléments verbaux. Ces signes ont en commun l’association du nom géographique FRANCE en attaque au terme EXPRESS, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ces signes diffèrent par la présence du terme FRET dans le signe contesté et par cel e d’un trait d’union et de l’élément .com dans le signe antérieur. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, dans la marque antérieure, l’association des éléments verbaux FRANCE et EXPRESS présente un caractère essentiel dès lors qu’ainsi que le relève l’opposant, « l’extension générique « .com » ne doit être prise en compte dans la présente comparaison dans la mesure où el e correspond au format de réservation d’un nom de domaine », le trait d’union entre les éléments FRANCE et EXPRESS étant par ail eurs d’emploi courant dans les adresses électroniques.

De même, dans le signe contesté, l’association des éléments verbaux FRANCE et EXPRESS présente un caractère essentiel dès lors que le terme FRET désigne l’activité de transport de marchandises ou le chargement d’un moyen de transport et peut ainsi évoquer le contexte dans lequel intervient la mise en œuvre des services en cause. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté FRANCE FRET EXPRESS est donc similaire au nom de domaine antérieur france-express.com CONCLUSION En conséquence, le signe verbal FRANCE FRET EXPRESS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : l’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : la demande d’enregistrement est rejetée.