OPP 20-4838 06/08/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A M a déposé le 1er octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 687 381 portant sur le signe verbal ECOSEASTEM. Le 22 décembre 2020, la société ESR (société par actions simplifiée)a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe complexe ECOSYSTEM, déposée le 27 mai 2019, et régulièrement renouvelée sous le n° 19 4 555 046, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, le déposant a contesté la comparaison d’une partie des services ainsi que cel e des signes. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

2

II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte, notamment, sur les services suivants : « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; service de gestion informatisée de fichiers ; Télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; agences d’informations (nouvel es) ; émissions radiophoniques ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ; recyclage d’ordures et de déchets ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les services suivants : « Services de présentation en ligne et de fourniture de services dans les domaines de la col ecte, du tri, et du recyclage, de la réutilisation et du réemploi des déchets et des matières premières de récupération, d’équipements électriques et électroniques, d’extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice ; conseils et renseignements d’affaires, expertise en affaires ; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; mise à disposition de services d’informations commerciales ; gestion de fichiers informatiques et de bases de données informatisées ; compilation, traitement et analyse de statistiques ; compilation et systématisation d’informations en vue de leur intégration dans des bases de données ; recherches d’informations dans des fichiers informatiques pour des tiers ; services de saisie et de traitement (mise à jour) de données ; conseil et aide aux entreprises dans le cadre de la définition de leur stratégie de col ecte, tri, recyclage, réutilisation et réemploi des déchets et des matières premières de récupération, d’équipements en fin de vie et d’appareils électriques et électroniques, d’extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice ; Conseil aux entreprises en matière de gestion des déchets et d’ équipements en fin de vie, d’appareils électriques & électroniques, d’extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice ; administration commerciale ; consultation, conseil et informations d’affaires ; gestion des affaires commerciales ; informations en matière administrative et commerciale ; expertises en affaires ; études et analyses de marchés ; recherches de marchés et recherches pour affaires ; sondages d’opinion ; consultations, informations en matière de négoce de matières issues du traitement des déchets ; publicité ; marketing ; communication institutionnel e ; conseil, assistance, analyses, recherches et informations en matière de communication sur la gestion des déchets d’équipements en fin de vie et d’appareils électriques & électroniques et des déchets d’extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice ; organisation et conduite d’évènements, de manifestations et de campagnes marketing et/ou publicitaire ; organisation et conduite de salons, d’expositions, de foires, de col oques, de congrès, de conférences, de

3

séminaires, de symposiums à buts commerciaux ; rédaction, édition et publication de textes et documents commerciaux ; services d’abonnement à tous supports d’informations, de textes, de sons et/ou d’images ; Fourniture d’accès à des bases de données et à des centres serveurs de bases de données via un site Internet ; fourniture d’accès à des bases de données dans le domaine du recyclage ; fourniture d’accès sur Internet d’informations concernant les services fournis dans les domaines de la col ecte et du tri des déchets et des matières premières de récupération, d’équipements électriques et électroniques, d’extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice ; fourniture d’accès temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables ; fourniture d’accès à des sites Internet et à des contenus en ligne ; fourniture d’accès à un portail informatique ; fourniture d’accès à un site Internet ; télécommunications ; communication (transmission) par terminaux d’ordinateurs ; services de diffusion et de transmission d’images, de sons, d’informations et de données par voie téléphonique, électronique et informatique ; transmission d’informations par un réseau global de communication mondial (Internet) ou local (Intranet) ou par voie téléphonique et télématique ; services d’affichage électronique ; service d’échange de documents informatisés et d’informations (télécommunication) ; mise à disposition d’une ligne d’assistance téléphonique (hotline) ; mise à disposition de connexions de télécommunication à des banques de données informatiques ; fourniture d’accès à un site Internet permettant l’accès à des bases de données ; Services d’information, de conseils et d’assistance en matière de traitement de matériaux, de gestion des déchets et de recyclage, de réutilisation et de réemploi des équipements en fin de vie et des appareils électriques et électroniques, extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice ou des déchets et des matières premières de récupération ; traitement de matériaux à savoir transformation de déchets, d’appareils électriques, électroniques ménagers et professionnels et de déchets d’extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice ; recyclage et réutilisation de déchets ; recyclage et réemploi d’appareils électriques, électroniques ménagers et professionnels et d’extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice ; transformation (traitement) des déchets ; destruction de déchets ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; service de gestion informatisée de fichiers ; Télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; émissions radiophoniques ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ; recyclage d’ordures et de déchets » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.

A cet égard, est inopérant, l’argument du déposant tenant à la différence d’activités des parties en présence (« systèmes de balises et bouées électroniques permettant de monitorer, qualifier et certifier desusages par des navires, d’engins de pêche, de mouil ages et ou de transport maritime » pour le déposant / « l’univers de la récupération, de la col ecte, du traitement de déchets de toutes sortes (y compris électriques, électroniques et métal iques) » pour l’opposant). En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réel es ou supposées. En revanche, les services d’« agences d’informations (nouvel es) » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations assurées par des établissements spécifiques (agences de presse) ayant pour objet de fournir aux médias des informations (nouvel es) « brutes » col ectées par des journalistes, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « télécommunications » de la marque antérieure, qui désignent des prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d’échanger des messages et des informations de toutes sortes, par des moyens techniques appropriés et rendues par des opérateurs de télécommunications.

4

Ces services, contrairement à ce que soutient la société opposante, ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ECOSEASTEM, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe ECOSYSTEM, ci-dessous reproduit : La marque a été déposée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’un élément verbal alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination ainsi que d’une présentation particulière et de couleurs. Contrairement aux assertions du déposant, il existe une ressemblance visuel e prépondérante, une identité phonétique et une ressemblance intel ectuel e entre les dénominations ECOSEASTEM et ECOSYSTEM constitutives des signes en présence (longueur et séquences ECOS-STEM proches ; prononciation identique ; évocation de la notion d’écosystème). Le déposant conteste « qu’en Anglais, l’association des lettres “si” se prononce comme “sea" ». Toutefois, la substitution de la lettre Y par les lettres EA au sein de la demande contestée est imperceptible au plan phonétique au regard de la longueur des signes en présence et de la répétition de nombreux sons identiques. La différence de présentation entre les signes tenant à la présence d’un graphisme particulier et de couleurs dans la marque antérieure n’apparaît pas davantage de nature à écarter le risque de confusion, cel e-ci n’altérant en rien le caractère immédiatement perceptible de la dénomination ECOSYSTEM. Le déposant fait valoir que « la marque ECOSEASTEM est un néologisme qui renvoie (notion d’impression d’ensemble) à l’évidence au monde marin, à des produits et services en relation avec cetunivers, ce qui n’est pas le cas de la marque ecosystem ». Toutefois, il est peu probable que la séquence SEA soit perçue isolément au sein du signe contesté qui constitue un ensemble unitaire et évoque à l’évidence le mot « écosystème ». En outre, à supposer même que le signe contesté puisse

5

renvoyer « au monde marin » » comme l’invoque le déposant, cette circonstance ne saurait suffire à compenser les ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les deux dénominations. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ECOSEASTEM est donc similaire à la marque complexe antérieure ECOSYSTEM. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces services. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, s’il est vrai, comme le rappel e la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits et/ou services un degré de similarité suffisant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ECOSEASTEM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

6

PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; service de gestion informatisée de fichiers ; Télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; émissions radiophoniques ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ; recyclage d’ordures et de déchets ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.