OP 20-4842 Le 12/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE. Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A E F a déposé le 30 septembre 2020 la demande d’enregistrement n° 20 4 686 918 portant sur le signe verbal KAP CARRELAGE. Le 22 décembre 2020, la société KAP ROUBAIX (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base des droits antérieurs suivants :

- L’enseigne KAP CARRELAGE ;

- Le nom de domaine kap-carrelage.fr.

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L’opposition, formée à l’encontre de la totalité des produits et services de la demande d’enregistrement, a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de réception de cette notification. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le droit antérieur « kap-carrelage.fr » A l’appui de l’opposition, la société opposante invoque notamment le nom de domaine antérieur kap-carrelage.fr. Il apparaît en « Rubrique 2 : opposants » du récapitulatif de l’opposition que cette dernière est formée par la société KAP ROUBAIX (SAS). La société KAP ROUBAIX a renseigné en rubrique 6 du récapitulatif de l’opposition, intitulé « Fondements de l’opposition », les informations suivantes :

- Type de fondement : Nom de domaine
- Désignation du signe : kap-carrelage.fr
- Activités qui servent de base à l’opposition : matériaux de construction, marbre, pierre, bois, carrelage, revêtements de sols, tapis, gazon artificiel, information en matière de construction, conseil en construction, maçonnerie
- Document(s) justifiant de l’existence et de la portée du droit antérieur : kap oppo pieces 6 à 12.pdf – Existence du nom de domaine L’article L. 712-4 du code de la propriété intel ectuel e précise que : « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : 4° […] un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». De même, l’article L. 712-4-1 du code susvisé dispose que « Peuvent former opposition sur le fondement d’un ou de plusieurs des droits mentionnés à l’article L. 712-4, sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes :[…] : 4° Le titulaire d’un nom de domaine mentionné au 4° de l’article L. 712-4 ». En outre, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] f) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom de domaine, les pièces de nature à établir sa réservation par l’opposant, son exploitation et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ».

3 A titre liminaire il convient d’écarter un certain nombre de pièces fournies par l’opposante. En effet, à l’appui de son opposition, l’opposante transmet notamment des pièces numérotées 6, 8, 10 et 12 qui portent sur les noms de domaine suivants : kapcarrelage.fr, kap-carrelage-lil e.fr et kap- carrelage.com. Toutefois, force est de constater qu’il n’y a pas lieu d’analyser ces pièces en ce qu’el es portent sur des noms de domaine différents de celui servant de base à l’opposition. En ce qui concerne les pièces 7, 9 et 11 qui portent sur le nom de domaine kap-carrelage.fr à savoir :

- Pièce 7 : extrait du site OVH portant sur le dépôt du nom de domaine
- Pièce 9 : extrait de la base de données « WHOIS»,
- Pièce 11 : facture portant sur le renouvel ement du nom de domaine, il ne ressort de ces documents aucune indication quant à la titularité du nom de domaine invoqué. En effet, si ces pièces mettent en avant l’existence du nom de domaine et la date d’expiration de sa réservation, el es ne donnent en revanche aucune indication sur l’identité précise de la personne réservataire ; en tout état de cause, le nom de la société opposante ne figure dans aucun de ces documents. Ainsi, la société KAP ROUBAIX n’a fourni aucun document de nature à justifier de sa réservation du nom de domaine kap-carrelage.fr.com, invoqué à l’appui de la présente opposition. El e ne peut donc faire valoir le droit précité à l’appui de son opposition, celui-ci ne sera donc pas pris en compte dans la présente procédure. B. Sur le fondement de l’enseigne KAP CARRELAGE A l’appui de l’opposition, la société opposante invoque le nom de l’enseigne antérieur KAP CARRELAGE qu’el e indique être représenté de la manière suivante : La société KAP ROUBAIX a renseigné en rubrique 6 du récapitulatif de l’opposition, intitulé « Fondements de l’opposition », les informations suivantes :

- Type de fondement : Nom commercial ou enseigne
- Origine : Enseigne
- Signe de forme verbale : Non
- Désignation du signe : kap carrelage
- Activités qui servent de base à l’opposition : matériaux de construction, béton, ciment, carrelage, bois de construction, linoleum, revêtements de sols, carpettes, tapis, gazon artificiel, informations en matière de construction, supervision de travaux de construction, sanitaires, nettoyage, désinfection Représentation du signe antérieur : logo1.png – Représentation du signe : kap justi enseigne.pdf – Existence du nom commercial ou enseigne
- Document(s) justifiant de l’existence et de la portée du droit antérieur : kap justi enseigne.pdf – Existence du nom commercial ou enseigne L’article L. 712-4 du code de la propriété intel ectuel e dispose que : « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : 4° […] une enseigne …, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».

4 D e même, l’article L. 712-4-1 du même code dispose que « Peuvent former opposition sur le fondement d’un ou de plusieurs droits mentionnés à l’article L. 712-4 sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes :[…] : 5° Toute personne agissant au titre du 4° de l’article L. 712-4 sur le fondement … de l’enseigne désignant le lieu où s’exerce cette activité ». De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque (pris en application des articles R 712-14 et 26) précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : [… ] e) si l’opposition est fondée sur une atteinte à … une enseigne, les pièces de nature à établir son exploitation par l’opposant et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». Par conséquent, l’opposante doit non seulement démontrer l’existence de l’enseigne mais également son exploitation réel e à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque contestée ainsi que sa portée non seulement locale. En effet, l’enseigne étant un signe d’usage, il n’est protégé qu’à la date de son exploitation effective dans la vie des affaires. A cet égard, l’exploitation doit s’entendre d’une mise en contact concrète avec la clientèle et d’une commercialisation effective des produits et services concernés. Dans l’acte d’opposition, la société opposante soutient faire usage de l’enseigne invoquée dans le domaine des « matériaux de construction, béton, ciment, carrelage, bois de construction, linoleum, revêtements de sols, carpettes, tapis, gazon artificiel, informations en matière de construction, supervision de travaux de construction, sanitaires, nettoyage, désinfection ». A l’appui de l’opposition, el e fournit les documents suivants :

- Un extrait Kbis de la société CARODEPOT faisant état de l’existence d’une enseigne KAP CARRELAGE située au 56, rue des Montagnards, 59000 LILLE, exerçant depuis le 15 octobre 2015 pour des activités relatives à « L’achat, la vente en détail et en gros de carrelages, pierres naturel es, revêtements de sols, col es et produits dérivés aux particumiers et professionnels » (pièce n°1) ;

- Un PV de l’assemblée générale extraordinaire du 1er décembre 2019 de la société CARODEPOT permettant le transfert de l’utilisation de l’enseigne au profit de la société KAP ROUBAIX dont le siège est au 26 quai de Gand 59100 ROUBAIX (kap justi enseigne.pdf) ;

- Une représentation du logo non datée (logo.png) ;
- Un flyer de l’enseigne non daté (pièce n°13) ;

- Des photos non datées représentant la vue extérieure du magasin de Roubaix dont l’enseigne est KAP CARRELAGE (pièce 14) ; - 8 factures de vente d’articles de carrelage ou liés à sa pose, antérieures au dépôt de la demande contestée, adressées à des clients dont 3 sont situés dans le département du Nord, 1 dans la Somme, 2 dans les Ardennes, 1 en Loire Atlantique et 1 à Paris, et sur lesquel es apparaît la représentation de l’enseigne (pièce 15a, pièces 16 a et b, pièces 24 a,b,c, d et e) ;
- Un extrait du site internet kap-carrelage.fr du 21 décembre 2020 précisant que « KAP CARRELAGE C’EST 3 MAGASINS A LILLE/ROUBAIX, LENS ET DUNKERQUE », « Vente de carrelage – Lil e, Roubaix, Lens, Dunkerque, nord » ; extrait précisant les « ACTUALITES & TENDANCES datant du 22 novembre 2019 (pièce n°20) ;

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- Un extrait de la page Facebook KAP CARRELAGE sur laquel e est représentée un camion comportant le logo de l’enseigne KAP CARRRELAGE ainsi que les précisions suivantes « ouverts pendant le confinement ; nous proposons la livraison » (pièce n°21) ;

- Ce même extrait mentionne que la page a été créée le 29 mai 2019, que KAP CARRELAGE est une « entreprise locale à Roubaix » et que la communauté révèle une petite fréquentation (2381 personnes aiment cette page). En l’espèce, si la société opposante a prouvé l’existence de l’enseigne KAP CARRELAGE, en revanche el e ne prouve pas l’exploitation intensive de ladite enseigne dont la portée n’est pas seulement locale. En effet, pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, celui qui est invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale (CJUE 29 mars 2011, C-96/09 P, Bud, points 159 et 160). Ainsi, la fourniture de trois documents ne comportant aucune date, à savoir le flyer et les trois photos d’un commerce dont l’enseigne est KAP CARRELAGE, ainsi que l’extrait du site internet ne sont pas de nature à prouver son exploitation intensive à la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée à savoir le 30 septembre 2020. De surcroît, l’extrait de la page Facebook précité faisant état de 2495 abonnés seulement, ne permet pas de démontrer que l’enseigne KAP CARRELAGE serait exploitée de manière intensive et dans un cadre dépassant le simple contexte local. De même la production d’un tout petit nombre de factures (8 seulement antérieures au dépôt de la demande contestée) adressées pour 6 d’entre el es à des destinataires domiciliés dans les Hauts de France et les Ardennes ne sont pas davantage de nature à démontrer l’intensité de l’exploitation dont la portée ne serait pas seulement locale. Enfin, l’extrait du site internet de la société déposante relève l’existence de seulement 3 magasins, tous situés dans les Hauts de France. En conséquence, à défaut de preuve d’une exploitation significative des éléments KAP CARRELAGE à titre d’enseigne à la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée et en tout état de cause, à défaut de preuve de la portée non seulement locale de ladite enseigne, la société opposante ne peut faire valoir le droit précité à l’appui de l’opposition. En conséquence, la société KAP ROUBAIX n’ayant pas justifié de sa réservation du nom de domaine kap-carrelage.fr.com, invoqué à l’appui de la présente opposition, ni n’ayant démontré l’usage sérieux dans la vie des affaires de l’enseigne KAP CARRELAGE, la présente opposition, fondée sur ces droits antérieurs, doit être rejetée. Enfin, est extérieur à la présente procédure l’argument de la société opposante visant à dénoncer le dépôt de mauvaise foi effectué par le déposant, dès lors qu’un tel motif ne peut pas être apprécié dans le cadre de la procédure d’opposition aux termes de l’article L. 712-4.

6 P AR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.