OPP 20-4877 11/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A G a déposé le 29 septembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 686 818 portant sur le signe complexe GAPEX. Le 23 décembre 2020, la société GAP (ITM) INC. (société soumis au droit de l’Etat de Californie, Etats Unis) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque verbale de l’Union européenne GAP déposée le 1 avril 1996, enregistrée sous le n° 000027292 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque verbale de l’Union européenne GAP déposée le 25 novembre 2019, enregistrée sous le n° 008784027, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque verbale de l’Union européenne GAP déposée le 8 novembre 2012, enregistrée sous le n° 011331345, sur le fondement du risque de confusion ; L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque n°000027292 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : «Valises ; bagages ; sacs ; portefeuil es ; porte-monnaie ; sel erie ; articles de sel erie ; Linges de bain ; sacs de couchages ; draps pour sacs de couchages ; Vêtements notamment vêtements de sport et sous-vêtements de sport ; Chaussures notamment chaussures de sport ; Chapel erie notamment casquettes, bonnets, bandeaux, cagoules, foulards ; ceintures [habil ement] ; gants [habil ement] ; Articles et équipements de sport notamment appareils de culture physique, appareils de gymnastique, appareils de musculation, bal es et bal ons, machines de fitness, appareils de remise en forme physique [non à usage médical], cordes à sauter, tapis, élastiques, bandes de force, rouleau d’automassage ; Services de vente au détail de compléments alimentaires, tisanes, valises, bagages, sacs, portefeuil es, porte-monnaie, sel erie, articles de sel erie, linges de bain, sacs de couchages, draps pour sacs de couchages, vêtements notamment vêtements de sport et sous-vêtements de sport, chaussures notamment chaussures de sport, chapel erie notamment casquettes, bonnets, bandeaux, cagoules, foulards, ceintures [habil ement], gants [habil ement], articles et équipements de sport notamment appareils de culture physique, appareils de gymnastique, appareils de musculation, bal es et bal ons, machines de fitness, appareils de remise en forme physique [non à usage médical], cordes à sauter, tapis, élastiques, bandes de force, rouleau d’automassage ; Services de vente en gros de compléments alimentaires, tisanes, valises, bagages, sacs, portefeuil es, porte-monnaie, sel erie, articles de sel erie, linges de bain, sacs de couchages, draps pour sacs de couchages, vêtements notamment vêtements de sport et sous- vêtements de sport, chaussures notamment chaussures de sport, chapel erie notamment casquettes, bonnets, bandeaux, cagoules, foulards, ceintures [habil ement], gants [habil ement], articles et équipements de sport notamment appareils de culture physique, appareils de gymnastique, appareils de musculation, bal es et bal ons, machines de fitness, appareils de remise en forme physique [non à usage médical], cordes à sauter, tapis, élastiques, bandes de force, rouleau d’automassage ; Services de vente au détail en ligne de compléments alimentaires, tisanes, valises, bagages, sacs, portefeuil es, porte-monnaie, sel erie, articles de sel erie, linges de bain, sacs de couchages, draps pour sacs de couchages, vêtements notamment vêtements de sport et sous-vêtements de sport, chaussures notamment chaussures de sport, chapel erie notamment casquettes, bonnets, bandeaux, cagoules, foulards, ceintures [habil ement], gants [habil ement], articles et équipements de sport notamment appareils de culture physique, appareils de gymnastique, appareils de musculation, bal es et bal ons,

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machines de fitness, appareils de remise en forme physique [non à usage médical], cordes à sauter, tapis, élastiques, bandes de force, rouleau d’automassage ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « sacs à main, Vêtements, articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les « Valises ; bagages ; sacs ; portefeuil es ; porte-monnaie ; Vêtements notamment vêtements de sport et sous-vêtements de sport ; Chaussures notamment chaussures de sport ; Chapel erie notamment casquettes, bonnets, bandeaux, cagoules, foulards ; ceintures [habil ement] ; gants [habil ement] ; Articles et équipements de sport notamment appareils de culture physique, appareils de gymnastique, appareils de musculation, bal es et bal ons, machines de fitness, appareils de remise en forme physique [non à usage médical], cordes à sauter, tapis, élastiques, bandes de force, rouleau d’automassage ; Services de vente au détail de valises, bagages, sacs, portefeuil es, porte-monnaie vêtements notamment vêtements de sport et sous-vêtements de sport, chaussures notamment chaussures de sport, chapel erie notamment casquettes, bonnets, bandeaux, cagoules, foulards, ceintures [habil ement], gants [habil ement], articles et équipements de sport notamment appareils de culture physique, appareils de gymnastique, appareils de musculation, bal es et bal ons, machines de fitness, appareils de remise en forme physique [non à usage médical], cordes à sauter, tapis, élastiques, bandes de force, rouleau d’automassage ; Services de vente en gros de valises, bagages, sacs, portefeuil es, porte-monnaie, vêtements notamment vêtements de sport et sous-vêtements de sport, chaussures notamment chaussures de sport, chapel erie notamment casquettes, bonnets, bandeaux, cagoules, foulards, ceintures [habil ement], gants [habil ement], articles et équipements de sport notamment appareils de culture physique, appareils de gymnastique, appareils de musculation, bal es et bal ons, machines de fitness, appareils de remise en forme physique [non à usage médical], cordes à sauter, tapis, élastiques, bandes de force, rouleau d’automassage ; Services de vente au détail en ligne de valises, bagages, sacs, portefeuil es, porte-monnaie, vêtements notamment vêtements de sport et sous-vêtements de sport, chaussures notamment chaussures de sport, chapel erie notamment casquettes, bonnets, bandeaux, cagoules, foulards, ceintures [habil ement], gants [habil ement], articles et équipements de sport notamment appareils de culture physique, appareils de gymnastique, appareils de musculation, bal es et bal ons, machines de fitness, appareils de remise en forme physique [non à usage médical], cordes à sauter, tapis, élastiques, bandes de force, rouleau d’automassage » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits et invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « sel eries ; articles de sel erie » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des sel es pour l’équipement des chevaux destinés à une clientèle pratiquant le sport hippique ne présentent pas à l’évidence, la même nature, fonction et destination que les « sacs à main » de la marque antérieure. Ces produits ne relèvent pas généralement des mêmes circuits de distribution (sel iers, animaleries pour les premiers / maroquinerie pour les seconds). A cet égard, la citation par l’opposant d’un exemple de diversification pour les produits précités ne saurait suffire à démontrer la généralité de cette pratique. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « linges de bain, sacs de couchages, draps pour sacs de couchages » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les même nature, fonction et destination que les « vêtements » de la marque antérieure, lesquels s’entendent exclusivement d’articles d’habil ement. A cet égard, la citation par l’opposant d’une décision de l’Institut reconnaissant une tel e pratique ne

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saurait suffire et doit être subordonné à la démonstration de la généralité d’une tel e pratique. Il ne s’agit donc pas de produit similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « Services de vente au détail de compléments alimentaires, tisanes, sel erie, articles de sel erie, linges de bain, sacs de couchages, draps pour sacs de couchages ; Services de vente en gros de compléments alimentaires, tisanes, sel erie, articles de sel erie, linges de bain, sacs de couchages, draps pour sacs de couchages ; Services de vente au détail en ligne de compléments alimentaires, tisanes, sel erie, articles de sel erie, linges de bain, sacs de couchages, draps pour sacs de couchages » ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; sacs à main, sacs à dos, mal es et valises; parapluies, parasols et cannes ; Vêtements, chaussures, chapel erie » de la marque antérieure, les premiers n’ayant pas pour objet les seconds. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe GAPEX ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur la dénomination GAP présentée en lettre majuscules droites et noires. La société opposante invoque la similarité des signes en cause. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. lI résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’un élément verbal, de couleurs, d’éléments graphiques et d’une présentation particulière et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes ont visuel ement et phonétiquement en commun la séquence GAP en attaque, constitutive de la marque antérieure. Toutefois, visuel ement, les éléments verbaux GAPEX et GAP se distinguent nettement par leur longueur et leur structure en raison de la séquence EX du signe contesté, séquence d’autant plus marquante que la lettre X n’est pas courante en langue française. La différence d’ensemble entre les deux signes est renforcée par la présence dans le signe contesté d’un élément figuratif de grande tail e comportant la représentation d’une tête d’aigle stylisée avec certaines couleurs. Phonétiquement, les signes se distinguent également par leur rythme (deux temps pour le signe contesté, un seul temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités finales. Ainsi, les signes en présence, pris dans leur globalité, produisent une impression d’ensemble différente. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d’ensemble distincte ; En effet, la séquence GAP, certes distinctive, ne présente pas un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors qu’el e s’y trouve accolée à la séquence EX pour former une dénomination qui sera nécessairement perçue dans sa globalité en raison de sa présentation et de sa structure unitaire. Contrairement à ce que soutient la société opposante, la position d’attaque du terme GAP ne saurait suffire à lui reconnaître un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors que la séquence -EX apparaît tout autant perceptible que l’élément GAP auquel el e est étroitement associée. Enfin, sont sans incidence les décisions de l’Institut invoquées par l’opposant dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. Ainsi, tant en raison de la comparaison d’ensemble des signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre les signes. En particulier, le public n’est pas fondé à percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce qu’affirme la société opposante. Le signe complexe contesté GAPEX n’est donc pas similaire à la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

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De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause. A cet égard, l’opposante fait valoir que « les marques antérieures GAP bénéficient d’une renommée incontestable » et fournit, à titre d’élément de preuve, une décision d’opposition de l’Institut datée de 2013 ayant reconnu la notoriété de la marque GAP dans le domaine de la mode. Toutefois, la renommée de la marque antérieure ne peut être retenue sur la seule base de décisions antérieures, la société opposante ne pouvant se dispenser d’apporter les éléments factuels susceptibles de caractériser cette renommée et pouvant permettre à l’autre partie d’y répondre utilement. En outre, l’identité de certains des produits et services en cause, dont se prévaut la société opposante, ne saurait compenser les fortes différences entre les signes. Ainsi, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité de certains des services et produits en cause. B. Sur le fondement de la marque n° 8784027 Sur la comparaison des produits et services L’opposition fondée sur la marque antérieure GAP n° 8784027 est formée à l’encontre des produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Services de vente au détail de valises, bagages, sacs, portefeuil es, porte-monnaie, sel erie, articles de sel erie, linges de bain, sacs de couchages, draps pour sacs de couchages, vêtements notamment vêtements de sport et sous-vêtements de sport, chaussures notamment chaussures de sport, chapel erie notamment casquettes, bonnets, bandeaux, cagoules, foulards, ceintures [habil ement], gants [habil ement] ; Services de vente en gros de valises, bagages, sacs, portefeuil es, porte-monnaie, sel erie, articles de sel erie, linges de bain, sacs de couchages, draps pour sacs de couchages, vêtements notamment vêtements de sport et sous- vêtements de sport, chaussures notamment chaussures de sport, chapel erie notamment casquettes, bonnets, bandeaux, cagoules, foulards, ceintures [habil ement], gants [habil ement] ; Services de vente au détail en ligne de valises, bagages, sacs, portefeuil es, porte-monnaie, sel erie, articles de sel erie, linges de bain, sacs de couchages, draps pour sacs de couchages, vêtements notamment vêtements de sport et sous-vêtements de sport, chaussures notamment chaussures de sport, chapel erie notamment casquettes, bonnets, bandeaux, cagoules, foulards, ceintures [habil ement], gants [habil ement] ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Fourniture de services de vente au détail en ligne et de services de commande en ligne dans le domaine des sacs, vêtements, des accessoires d’habil ement, de la bijouterie et d’autres marchandises liées aux produits précités ». Les services de la demande d’enregistrement contestée qui n’ont pas été déclarés identiques ou similaires précédemment et restant à comparer sont les suivants : « Services de vente au détail de compléments alimentaires, tisanes, sel erie, articles de sel erie, linges de bain, sacs de couchages, draps pour sacs de couchages ; Services de vente en gros de compléments alimentaires, tisanes, sel erie, articles de sel erie, linges de bain, sacs de couchages, draps pour sacs de couchages ; Services de vente au détail en ligne de compléments alimentaires, tisanes, sel erie, articles de sel erie, linges de bain, sacs de couchages, draps pour sacs de couchages ». La société opposante soutient que les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de « Services de vente au détail de compléments alimentaires, tisanes, sel erie, articles de sel erie, linges de bain, sacs de couchages, draps pour sacs de couchages ; Services de vente en gros

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de compléments alimentaires, tisanes, sel erie, articles de sel erie, linges de bain, sacs de couchages, draps pour sacs de couchages ; Services de vente au détail en ligne de compléments alimentaires, tisanes, sel erie, articles de sel erie, linges de bain, sacs de couchages, draps pour sacs de couchages » ne sont pas similaires, ni ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services « Fourniture de services de vente au détail en ligne et de services de commande en ligne dans le domaine des sacs, vêtements, des accessoires d’habil ement, de la bijouterie et d’autres marchandises liées aux produits précités » de la marque antérieure, en effet ces services n’ont pas pour objet les mêmes produits. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe complexe GAPEX, reproduit-ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme différent de la présente marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Comme l’invoque la société opposante, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause.

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Toutefois, cet argument ne saurait être retenu en l’espèce dès lors que si la société opposante invoque la renommée de la marque antérieure sans la démontrer. A cet égard, l’identité de certains des services en cause, dont se prévaut la société opposante, ne saurait compenser les fortes différences entre les signes. Ainsi, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité de certains des services et produits en cause. C. Sur le fondement de la marque n°11331345 Sur la comparaison des produits et services L’opposition fondée sur la marque antérieure GAP n°11331345 est formée à l’encontre des services suivants de la demande d’enregistrement contestée : «Services d’un conseil er particulier dans le domaine sportif et alimentaire, à savoir initiation et formation dans le domaine des activités sportives, de la nutrition, d’une hygiène physique, de la gestion de la santé, de la préparation physique ; entrainement de motivation dans le domaine du fitness et du bien-être ; services d’entraineur pour activités sportives ; activités sportives et culturel es ; camps (stages) de perfectionnement sportif ; exploitation d’instal ations sportives ; organisation et conduite de manifestations sportives et/ou culturel es ; organisation de compétitions sportives ; mise à disposition d’équipements et d’instal ations de gymnastique ; services de sal es de gymnastique et de clubs de remise en forme ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Activités sportives et culturel es ». La société opposante soutient que les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Il n’est pas contesté que les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services précités de la demande d’enregistrement contestée. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe complexe GAPEX, reproduit-ci-dessous :

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Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme différent de la présente marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Comme l’invoque la société opposante, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause. Toutefois, cet argument ne saurait être retenu en l’espèce dès lors que si la société opposante invoque la renommée de la marque antérieure sans la démontrer. A cet égard, l’identité de certains des services en cause, dont se prévaut la société opposante, ne saurait à cet égard compenser les fortes différences entre les signes. Ainsi, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité de certains des services et produits en cause. CONCLUSION

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En conséquence, le signe complexe contesté GAPEX peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.