OPP20-4875 06/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A G , a déposé le 5 octobre 2020, la demande d’enregistrement de marque verbale française ANVAYA n°4688399. Le 23 décembre 2020, la société AVAYA INC. (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :

- Marque verbale de l’Union Européenne AVAYA, déposée le 27 juin 2000, régulièrement renouvelée sous le n° 001726405 sur le fondement du risque de confusion ;

- marque verbale française AVAYA CLOUD OFFICE, déposée le 13 mai 2020, enregistrée sous le n° 4647334, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque n° 001726405 Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les services suivants : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel- service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ». La marque antérieure a notamment été renouvelée pour les produits et services suivants : « Matériel informatique et logiciels de commerce électronique, visant à gérer et développer des systèmes de commerce électronique et à créer et aider des entreprises virtuel es; matériel informatique et logiciels pour réseaux de communications vocales, de données, vidéo et sans fil, services professionnels et conseils pour entreprises, fournisseurs d’accès à internet, fournisseurs de services d’applications et fournisseurs de serveurs; logiciels de gestion de réseaux, services de répertoires, services de politiques, priorité, équilibre de charge, sécurité, services de réseau, automatisation du flux de travail, exploitation d’une centrale d’appels, logiciels de communication et places de marché, et applications transmettant des messages multimédias, kits et outils de développement de logiciels ; Instal ation et maintenance de logiciels; contrôle de systèmes informatiques; instal ation, résolution de problèmes et gestion de logiciels de configuration de communication, automatisation du flux de travail et gestion de centrales d’appels; instal ation, résolution de problèmes et gestion de marchés de communication, à savoir sites portails offrant à un consortium public/privé un accès à des biens et services spécifiques ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services « conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

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En revanche les services d’ « évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques » de la demande d’enregistrement contestée n’appartiennent pas à l’évidence aux même catégories générales que les services « contrôle de systèmes informatiques; instal ation, résolution de problèmes et gestion de logiciels de configuration de communication, automatisation du flux de travail et gestion de centrales d’appels; instal ation, résolution de problèmes et gestion de marchés de communication, à savoir sites portails offrant à un consortium public/privé un accès à des biens et services spécifiques » de la marque antérieure ; Il ne s’agit donc pas de services identiques ou à tout le moins similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante. Les services de « numérisation de documents ; informatique en nuage ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de de prestations de traitement des données d’un client, dont l’exploitation s’effectue par l’internet, de procédés tendant à convertir les informations d’un support (texte, image, audio, vidéo) en données numériques que des dispositifs informatiques ou d’électronique numérique pourront traiter, et enfin de stockage dématérialisé de données, n’ont manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Matériel informatique et logiciels de commerce électronique, visant à gérer et développer des systèmes de commerce électronique et à créer et aider des entreprises virtuel es; matériel informatique et logiciels pour réseaux de communications vocales, de données, vidéo et sans fil, services professionnels et conseils pour entreprises, fournisseurs d’accès à internet, fournisseurs de services d’applications et fournisseurs de serveurs; logiciels de gestion de réseaux, services de répertoires, services de politiques, priorité, équilibre de charge, sécurité, services de réseau, automatisation du flux de travail, exploitation d’une centrale d’appels, logiciels de communication et places de marché, et applications transmettant des messages multimédias, kits et outils de développement de logiciels » de la marque antérieure, Les services précités ne présentent pas de d’avantage de lien étroit et obligatoire avec les produits et services précités de la marque antérieure la prestation des premiers ne nécessitant pas exclusivement le recours aux seconds, pas plus que ceux-ci ne servent obligatoirement à la prestation des premiers Il ne s’agit donc pas de services et produits similaires, le public n’étant pas amené à leur attribuer une origine commune. Les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont donc pour partie identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ANVAYA. La marque antérieure porte sur le signe verbal AVAYA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.

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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté tout comme la marque antérieure sont composés d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté que, visuel ement et phonétiquement, les dénominations ANVAYA du signe contesté et AVAYA de la marque antérieure sont de longueur proche et ont en commun cinq lettres, placées dans le même ordre, à savoir les lettres A, V, A, Y et A ce qui leur confère une physionomie des plus proche. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ANVAYA est donc similaire à la marque antérieure AVAYA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. B. Sur le fondement de la marque n°4647334 Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande restant à comparer sont les suivants : « évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; numérisation de documents ; informatique en nuage ; stockage électronique de données » seuls ces services n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ni similaires. La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Application mobile téléchargeable et logiciel bureautique pour des services de col aboration et des communications de groupe, à savoir logiciel pour utilisation dans les services de messagerie, de publication, de partage de fichiers, de gestion d’agenda, de conférence audio, de conférence vidéo, de traitement d’appels et de communications téléphoniques, de téléphonie sur internet (VoIP), de messagerie vocale, de télécopie et de télémédecine ; Logiciel informatique téléchargeable pour l’intégration de logiciels de col aboration et de communication de groupe dans des équipements et logiciels de fournisseurs de service de télécommunications externes, Logiciel informatique téléchargeable pour assister les utilisateurs dans les services de messagerie, de publication, de partage de fichiers, de gestion d’agenda, de conférence audio, de conférence vidéo, de traitement d’appels et de communications téléphoniques, de téléphonie sur internet (VoIP), de messagerie vocale et de télécopie Application mobile téléchargeable et logiciel informatique pour les télécommunications, à savoir logiciel pour utilisation dans les services de messagerie, de publication, de partage de fichiers, de gestion d’agenda, de conférence audio, de conférence vidéo, de traitement d’appels téléphoniques, d’enregistrement et de transmission de fichiers de texte et de données, de téléphonie sur internet

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(VoIP), de messagerie vocale, de télécopie et de télémédecine. Services de communications unifiées à la demande (UCaasS) comportant des plateformes logiciel es pour la fourniture de services de téléphonie et de télécommunications ; Logiciel-service (SasS) comportant des logiciels pour la gestion des interactions des centres de contact ; Fourniture en ligne de logiciels et d’applications non- téléchargeables pour la transmission, l’enregistrement, la reproduction, l’affichage, l’organisation, la gestion, le traitement et la révision de messages électroniques, de courriels, de messages instantanés, de messages de texte, de textes, de télécopies, de graphiques, de photographies, d’images, de fichiers, de documents, de présentations, de tâches métier et de tâches projet, de rendez-vous d’agenda, de messages vocaux et de clips audio, de messages vidéos et de clips vidéos, de contenu audio, vidéo et audiovisuel et d’autres données pour faciliter les communications entre deux utilisateurs ou de multiples utilisateurs via des réseaux d’ordinateurs, l’internet, des réseaux de communication et des réseaux globaux d’information, des réseaux virtuels privés (VPN), des réseaux étendus (WAN) et des réseaux locaux (LAN) ; Fourniture en ligne de logiciels et d’applications non téléchargeables pour l’envoi et la réception de messages électroniques, de courriels, de messages instantanés, de messages de texte, de textes, de télécopies, de graphiques, de photographies, d’images, de fichiers, de documents, de présentations, de tâches métier et de tâches projet, de rendez-vous d’agenda, de messages vocaux et de clips audio, de messages vidéos et de clips vidéos, de contenu audio, vidéo et audiovisuel et d’autres données et pour permettre et gérer des modes simultanés multiples de communication via des réseaux d’ordinateurs, l’internet, des réseaux de communication et des réseaux globaux d’information, des réseaux virtuels privés (VPN), des réseaux étendus (WAN) et des réseaux locaux (LAN) ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Contrairement à ce qu’affirme l’opposant, les services d’ « évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques » de la demande d’enregistrement contestée n’appartiennent pas à l’évidence aux même catégories générales que les services de « Services de communications unifiées à la demande (UCaasS) comportant des plateformes logiciel es pour la fourniture de services de téléphonie et de télécommunications ; Logiciel-service (SasS) comportant des logiciels pour la gestion des interactions des centres de contact ; Fourniture en ligne de logiciels et d’applications non-téléchargeables pour la transmission, l’enregistrement, la reproduction, l’affichage, l’organisation, la gestion, le traitement et la révision de messages électroniques, de courriels, de messages instantanés, de messages de texte, de textes, de télécopies, de graphiques, de photographies, d’images, de fichiers, de documents, de présentations, de tâches métier et de tâches projet, de rendez-vous d’agenda, de messages vocaux et de clips audio, de messages vidéos et de clips vidéos, de contenu audio, vidéo et audiovisuel et d’autres données pour faciliter les communications entre deux utilisateurs ou de multiples utilisateurs via des réseaux d’ordinateurs, l’internet, des réseaux de communication et des réseaux globaux d’information, des réseaux virtuels privés (VPN), des réseaux étendus (WAN) et des réseaux locaux (LAN) ; Fourniture en ligne de logiciels et d’applications non téléchargeables pour l’envoi et la réception de messages électroniques, de courriels, de messages instantanés, de messages de texte, de textes, de télécopies, de graphiques, de photographies, d’images, de fichiers, de documents, de présentations, de tâches métier et de tâches projet, de rendez-vous d’agenda, de messages vocaux et de clips audio, de messages vidéos et de clips vidéos, de contenu audio, vidéo et audiovisuel et d’autres données et pour permettre et gérer des modes simultanés multiples de communication via des réseaux d’ordinateurs, l’internet, des réseaux de communication et des réseaux globaux d’information, des réseaux virtuels privés (VPN), des réseaux étendus (WAN) et des réseaux locaux (LAN) » ; Il ne s’agit donc pas de services identiques ou à tout le moins similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante.

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Les services de « numérisation de documents ; informatique en nuage ; stockage électronique de données » tels que précédemment définis de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas, à l’évidence, « étroitement liés » aux « Application mobile téléchargeable et logiciel bureautique pour des services de col aboration et des communications de groupe, à savoir logiciel pour utilisation dans les services de messagerie, de publication, de partage de fichiers, de gestion d’agenda, de conférence audio, de conférence vidéo, de traitement d’appels et de communications téléphoniques, de téléphonie sur internet (VoIP), de messagerie vocale, de télécopie et de télémédecine ; Logiciel informatique téléchargeable pour l’intégration de logiciels de col aboration et de communication de groupe dans des équipements et logiciels de fournisseurs de service de télécommunications externes, Logiciel informatique téléchargeable pour assister les utilisateurs dans les services de messagerie, de publication, de partage de fichiers, de gestion d’agenda, de conférence audio, de conférence vidéo, de traitement d’appels et de communications téléphoniques, de téléphonie sur internet (VoIP), de messagerie vocale et de télécopie Application mobile téléchargeable et logiciel informatique pour les télécommunications, à savoir logiciel pour utilisation dans les services de messagerie, de publication, de partage de fichiers, de gestion d’agenda, de conférence audio, de conférence vidéo, de traitement d’appels téléphoniques, d’enregistrement et de transmission de fichiers de texte et de données, de téléphonie sur internet (VoIP), de messagerie vocale, de télécopie et de télémédecine » de la marque antérieure. Il ne s’agit donc pas de services et produits similaires, le public n’étant pas amené à leur attribuer une origine commune. Les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition ne sont donc pas similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante. Sur la comparaison des signes Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus en détail la comparaison du signe contesté et de la marque antérieure n°4647334 le signe contesté doit être considéré comme similaire à cet autre droit. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, la marque verbale ANVAYA ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée pour les services suivants : « conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services précités.