OP20-4894 Le 15 juin 2021

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Madame V N , Agissant pour le compte de « SAS Workkup », Société en cours de formation, a déposé le 5 octobre 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 688 455 portant sur la dénomination WORKKUP.

Le 28 décembre 2020, la société Upwork Inc., Société américaine organisée selon les lois de l’état du Delaware, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne UPWORK, déposée le 20 février 2015 et enregistrée sous le n°013759221.

Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées par courrier.

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II.- DECISION

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits et services

Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

L’opposition est formée contre les services suivants : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches techniques ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; analyse de systèmes informatiques ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits et services suivants : « Logiciels d’applications pour ordinateurs et dispositifs mobiles, à savoir logiciels pour gestion de bases de données, stockage électronique de données et communications électroniques; Logiciels informatiques de création de bases de données de recherche d’informations et de données; Outils en ligne, à savoir logiciels téléchargeables pour col aboration avec accès multipartite à des documents, messages électroniques, vidéos, données, fichiers et autres informations; Logiciels pour correspondance d’ensembles de compétences et capacités de travail eurs avec des exigences de projets; Logiciels pour surveil ance de travail eurs, à savoir logiciels pour suivi, surveil ance et enregistrement des activités et du niveau d’activité de travail eurs à distance et en ligne; Logiciels permettant la communication et le partage de ressources entre les membres d’une équipe de travail en ligne; Logiciels pour la création d’un bureau virtuel pour le travail col aboratif en ligne de plusieurs parties; Logiciels pour mise en rapport de travail eurs entre eux et avec des vendeurs de projets; Logiciels pour la gestion de projets en ligne, et pour le contrôle, la création et la gestion des dossiers de travaux effectués; Logiciels, À savoir, Logiciels pour identifier et définir le champ et les composantes d’un projet; Logiciels de gestion de projets; Logiciels pour suivi de temps, tâches, frais et autres données de gestion de projets et pour création de journaux de travail, horaires, factures, notes de frais et rapports de gestion de projets; Publications électroniques téléchargeables, à savoir rapports, magazines, magazines électroniques, bul etins, revues, livres blancs et suppléments sur des thèmes d’intérêt professionnel, tous en matière d’affaires, emplois, logiciels et matériel informatique, recrutement et emploi et développement personnel et professionnel; Logiciels mobiles d’applications pour gestion de projets; Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs; Logiciels; Extincteurs ; Location d’applications, à savoir gestion d’applications de programmes informatiques pour des tiers; Services de logiciels-services (SaaS) proposant des logiciels de gestion de bases de données, stockage électronique de données et communications électroniques, correspondance d’ensembles de compétences et capacités de travail eurs avec les exigences de projets, création de bases de données explorables d’informations et données et surveil ance de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

travail eurs, à savoir logiciels de suivi, surveil ance et enregistrement des activités et du niveau d’activité de travail eurs distants et en ligne; Services de logiciels-services (SaaS) proposant des logiciels de gestion de projets, col aboration avec accès multipartite à des documents, messages électroniques, vidéos, données, fichiers et autres informations, gestion de projets en ligne et surveil ance, création et gestion d’enregistrements du travail réalisé et mise en rapport de travail eurs entre eux et avec des vendeurs de projets; Services de logiciels-services (SaaS) proposant des logiciels permettant la communication et le partage de ressources entre membres d’une équipe de travail en ligne et pour suivi de temps, tâches, frais et autres données de gestion de projets et pour création de journaux de travail, horaires, factures, notes de frais et rapports de gestion de projets; Services des technologies de l’information, À savoir, Fourniture de logiciels non téléchargeables pour des tiers pour facilitation et coordination de communications et col aborations interpersonnel es en temps réel et asynchrones et pour partage d’informations; Services informatiques, à savoir assistance, conception et développement de programmes logiciels pour des tiers; Services d’assistance, à savoir maintenance de logiciels, services de bureau d’assistance, services informatiques et de répertoires d’utilisateurs en matière de développement, déploiement, utilisation et distribution de logiciels utilisés pour faciliter et coordonner des communications et col aborations interpersonnel es en temps réel et asynchrones et le partage d’informations; Services informatiques, à savoir, protection de contenus numériques; Hébergement de sites web pour des tiers; Fourniture de calendriers en ligne; Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables utilisés pour définir la portée, le calendrier, suivre et exécuter des projets de services professionnels, et pour identifier, fournir, négocier et col aborer avec, évaluer et fournir des rétroactions sur des fournisseurs de projets de services professionnels; Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour transmission, stockage et partage de données et informations; Services des technologies de l’information, À savoir, Fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne permettant aux utilisateurs de stocker des données et de communiquer de manière électronique; Fourniture d’un système électronique sécurisé en ligne proposant une technologie permettant aux utilisateurs de communiquer, partager des informations et ressources et de s’engager dans le réseautage commercial et professionnel par le biais de réseaux mondiaux de communications; Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour correspondance d’ensembles de compétences et capacités de travail eurs avec les exigences de projets; Fourniture d’un site web en ligne proposant l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de rechercher, localiser et communiquer avec des tiers; Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour suivi de temps, tâches, frais et autres données de gestion de projets et pour création de journaux de travail, horaires, factures, notes de frais et rapports de gestion de projets; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d’analyses et de recherches industriel es; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

Les « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches techniques; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; analyse de systèmes informatiques ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques, pour certains, et similaires, pour d’autres, aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

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Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur la dénomination WORKKUP, reproduite ci-dessous :

La marque antérieure porte sur la dénomination UPWORK, reproduite ci-dessous : UPWORK Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une unique dénomination.

Les signes en cause sont constitués de l’association des séquences WORK et UP, signifiant respectivement en anglais « travail » et « au-dessus » (ou une exclamation selon le contexte), lesquels seront aisément perçues dans chacun des signes par le consommateur.

Ces séquences forment la dénomination WORKKUP du signe contesté, UPWORK de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.

Les signes en cause diffèrent par l’ordre de présentation des séquences WORK et UP, ainsi que par la présence d’une lettre K supplémentaire au sein de la demande contestée. Toutefois, ces différences ne sont pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble, dès lors qu’elles laissent subsister les mêmes séquences WORK et UP, un même rythme en deux temps et des sonorités proches, la présence de la lettre K doublée dans le signe contesté n’ayant aucune incidence phonétique.

Ainsi, compte tenu des ressemblances entre les signes pris dans leur ensemble, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. La dénomination contestée WORKKUP est donc similaire à la marque antérieure UPWORK.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante invoque à cet égard, la proximité des services et produits en cause. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services et produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

En outre, le risque de confusion entre les signes est encore accentué par la proximité des services et produits en cause. CONCLUSION

En conséquence, la dénomination WORKKUP ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS DECIDE

Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée.

Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.

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