OPP 20-4943 01/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur T B T a déposé, le 6 octobre 2020, la demande d’enregistrement n°4688776 portant sur le signe verbal MOONZO Le 29 décembre 2020, la société MONZO BANK LIMITED (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque verbale internationale désignant l’Union européenne MONZO, enregistrée le 25 novembre 2019 sous le n°1524642 sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque verbale de l’Union européenne MONZO déposée le 20 janvier 2017, enregistrée sous le n° 016270233 sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque verbale de l’union européenne MONZO n°016270233 précitée, sur le fondement d’une atteinte à la renommée ;

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L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur les droits antérieurs non pris en compte La société opposante invoque notamment :

- la marque verbale de l’Union européenne MONZO déposée le 20 janvier 2017, enregistrée sous le n° 016270233 sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque verbale de l’union européenne MONZO n°016270233 précitée, sur le fondement d’une atteinte à la renommée ; L’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée […] ». En l’espèce, si la société opposante a indiqué, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, que les marques antérieures invoquées portaient notamment sur la marque verbale de l’Union européenne MONZO n° 016270233, ainsi que sur la marque n°016270233 précitée en tant que marque de renommée et en a fourni la copie, el e n’a pas transmis d’exposé des moyens les concernant. A cet égard, dans son exposé des moyens téléversé le 1er février 2021, la société opposante indique que « La présente opposition est basée sur la marque internationale « MONZO » N° 1524642 » sans jamais faire référence aux autres droits précités. La société opposante n’a fourni aucun autre document relatif à la marque n° 016270233. Dès lors, les conditions de l’article 4 – II précité ne sont pas remplies en ce qui concerne cette marque. Ainsi, conformément à L’alinéa 2 de l’article R.712-15 du Code de la propriété intel ectuel e qui dispose que « lorsque l’opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs, el e n’est déclarée irrecevable que si l’ensemble de ces droits ne respecte pas les conditions énoncées aux articles R. 712-13 et R. 712-14. Sinon, l’opposition est déclarée recevable mais réputée non fondée à l’égard des seuls droits antérieurs ne respectant pas ces conditions », la présente opposition est réputée non fondée en ce qui concerne la marque n° 016270233 invoquée par la société opposante.

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B. Sur le fondement de la marque n°1524642 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et les services suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnel e contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuel e ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intel igentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, de test, d’inspection, de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de l’utilisation d’électricité; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de son, d’images ou de données; supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques vierges; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs ; montres intel igentes; sacs et étuis pour ordinateurs portables; logiciels; lunettes de soleil; prestation de conseils et services

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de conseil ers en rapport avec la compensation des émissions de carbone, stockage de données par chaîne de blocs, cryptomonnaie, certification de données et authentification de données ; services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et conception s’y rapportant; services d’analyse industriel e et de recherche industriel e; conception, développement et maintenance de logiciels ; développement d’index de sites Web pour des tiers (services de technologie de l’information); services d’instal ation de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels; services d’hébergement sur des serveurs; hébergement de sites Web; hébergement de sites Web; Logiciel en tant que service [SaaS] ; , stockage de données par chaîne de blocs ; services d’audit et de comptabilité ; prestation de conseils et services de conseil ers en rapport avec la compensation des émissions de carbone, stockage de données par chaîne de blocs, cryptomonnaie, certification de données et authentification de données; services d’information, services de conseil ers et services de conseil en rapport avec tous les services précités » . La société opposante soutient que les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnel e contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; casques de réalité virtuel e ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intel igentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « lunettes 3D » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent d’un dispositif intégrant un procédé technique particulier nécessitant la diffusion ou la projection sur un support adapté de deux images légèrement décalées, pour permettre de visualiser une image fixe ou animée en trois dimensions ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Lunettes de soleil » invoqué de la marque antérieure, lesquel es désignent un dispositif optique de protection contre la luminosité du soleil ;

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Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « appareils pour le diagnostic non à usage médical » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de dispositifs destinés à prévoir, reconnaître ou identifier la nature d’un dysfonctionnement ou d’une difficulté n’ont à l’évidence pas les mêmes nature, fonction et destination que les « appareils et instruments optiques » de la marque antérieure qui désignent des dispositifs utilisant les propriétés des lentil es et des miroirs optiques ; Il ne s’agit donc pas de produits similaires contrairement à ce que soutient la société opposante, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services « architecture ; décoration intérieure ; stylisme (esthétique industriel e) ; authentification d’œuvres d’art ; contrôle technique de véhicules automobiles » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations de conception de bâtiments et édifices, de leur aménagement intérieur ou extérieur ou encore de prestations d’esthétique industriel e appliquée à la recherche de formes nouvel es et adaptées à leur fonction, ainsi que des contrôles périodiques réglementés spécifiques aux véhicules visant principalement à vérifier les organes essentiels des véhicules liés à l’environnement et la sécurité, n’appartiennent pas à la catégorie générale des « services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et conception s’y rapportant ; Services d’analyse industriel e et de recherche industriel es » de la marque antérieure qui s’entendent de travaux et activités intel ectuel es qui tendent à la découverte de connaissances nouvel es ou à l’élaboration de produits nouveaux ; ces services ne présentent pas davantage à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination ; Ainsi, il ne s’agit pas de services identiques ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin en n’établissant pas de liens précis entre les « services de conception d’art graphique » de la demande d’enregistrement et les produits et services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. Les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination MOONZO. La marque antérieure porte sur le signe verbal MONZO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que, visuel ement et phonétiquement, les éléments verbaux MOONZO et MONZO ont en commun cinq lettres, formant les séquences MO/NZO, ce qui leur confère une physionomie et une sonorité proches, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté MOONZO est donc similaire à la marque verbale antérieure MONZO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services susvisés. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MOONZO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : l’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils

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pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnel e contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; casques de réalité virtuel e ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intel igentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données » Article 2 : la demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.