OPP 21-0007 26/08/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE M M Fet B M ont déposé, le 12 octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 690 596 portant sur le signe verbal DXWAY. Le 04 janvier 2021, la société AXWAY SOFTWARE (Société anonyme) a formée opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque de française portant sur le signe verbal AXWAY, déposée le 07 mars 2001 et renouvelée par dernière déclaration le 23 février 2021 et enregistrée sous le n°3 087 265. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de l’échange, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et des services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « formation ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; analyse de systèmes informatiques ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et les services suivants : « Supports magnétiques pour ordinateurs, tous logiciels et progiciels enregistrés concernant tous domaines d’activités confondus; Supports papiers ou cartons pour programmes d’ordinateurs; Services d’enregistrement, transcriptions, compilations et transmissions de données informatiques ; services de saisie informatique; Services de communication à savoir services de communication par le biais d’un serveur télématique; Services de formation dans le secteur de l’informatique; Services d’analyse et de programmation pour ordinateurs ; services de location de temps d’accès à une base de données.». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « Formation ; Développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; analyse de systèmes informatiques ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les services de « conduite d’études de projets techniques » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’études d’avant-projet dans l’objectif de mener à bien la réalisation de travaux dans divers domaines, ne présentent pas, à l’évidence, les mêmes nature, objet et destination que les services de « Services d’enregistrement, transcriptions, compilations et transmissions de données informatiques ; services de saisie informatique ; Services d’analyse et de programmation pour ordinateurs ; services de location de temps d’accès à une base de données » de la marque antérieure, qui désignent des services informatiques et d’accès à des données. De plus, les services de « conduite d’études de projets techniques » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « Services d’enregistrement, transcriptions, compilations et transmissions de données informatiques ; services de saisie informatique ; Services d’analyse et de programmation pour ordinateurs ; services de location de temps d’accès à une base de données» de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessairement ni exclusivement destinés à la mise en œuvre des seconds, contrairement à ce qu’invoque l’opposant, mais pouvant être rendus dans le cadre de bien d’autres activités.

C es services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers» de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Supports magnétiques pour ordinateurs, tous logiciels et progiciels enregistrés concernant tous domaines d’activités confondus ; Supports papiers ou cartons pour programmes d’ordinateurs» de la marque antérieure, les premiers n’ayant pas nécessairement pour objet les seconds. Les services de « Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers» de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire aux « Services d’analyse et de programmation pour ordinateurs ; Services d’enregistrement, transcriptions, compilations et transmissions de données informatiques ; services de saisie informatique» de la marque antérieure, la prestation des premiers n’étant pas nécessairement lié à cel e des seconds. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. A cet égard, sont extérieurs à la présente procédure les arguments des parties selon lesquels « L’activité de DXWay n’a aucune similitude ni ressemblance avec les activités de AXWAY dans le domaine des solutions d’infrastructure de plateformes d’intégration hybrides» et que « AXWAY SOFTWARE, est un éditeur de logiciels». En effet, la comparaison des produits et des services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer au regard uniquement des produits et services tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel e ou supposée. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et similaires aux produits et aux services invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DXWAY, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal AXWAY. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les deux signes sont chacun constitués d’un élément verbal. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les dénominations DXWAY et AXWAY des signes en présence (longueur identique, quatre lettres identiques sur cinq formant la même séquence caractéristique -XWAY ; rythme identique ; mêmes sonorités finales), ce dont il résulte une impression d’ensemble commune. A cet égard, est extérieur à la présente procédure l’argument du déposant selon lequel « Le logo et le visuel DXWay ne sont en aucun cas ressemblants à la représentation visuel e de AXWAY » dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer au regard uniquement des signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel e ou supposée et des raisons ayant motivé le choix des signes. La dénomination contestée DXWAY est donc similaire à la marque antérieure AXWAY.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits et des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de tels services. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence le signe DXWAY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Formation ; Développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; analyse de systèmes informatiques ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information» Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.