OPP 20-4967 24/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société HENLEY iT (société par actions simplifiée) a déposé le 12 octobre 2020, la demande d’enregistrement n°4690853 portant sur le signe verbal CAPSULE CSE. Le 31 décembre 2020, la société ZESTIA LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque verbale de l’Union européenne CAPSULE déposée le 20 mai 2016, enregistrée sous le n°15461437, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque verbale de l’Union européenne CAPSULE déposée le 16 novembre 2010, enregistrée et renouvelée sous le n°9524729, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2 II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n°15461437 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « caisses enregistreuses ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés). Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Conception de logiciels ; développement de logiciels ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels, Programmes informatiques et systèmes informatiques ; logiciels téléchargés sur Internet ; Publications électroniques et téléchargeables. Fourniture d’accès à des informations, des bases de données et des sites web pour la récupération, l’échange et le téléchargement d’informations et données ; Services d’accès de données à distance ; Transmission et traitement de données à partir de sites éloignés de et vers des téléphones mobiles, des dispositifs portables et autres dispositifs portables de communication ; Services en ligne liés à la facilitation, à la gestion, au stockage, à l’analyse, au compte rendu, à la recherche et au suivi concernant les ventes, les clients, les fournisseurs, les clients potentiels, les tâches, les projets, les communications, la correspondance, les factures, les informations financières, l’actualité, les notes, les fichiers, les coordonnées, le marketing (en ligne et hors ligne), les calendriers, les réunions, les rendez-vous et la gestion des documents et pouvant interagir avec d’autres logiciels, services et médias sociaux et fournissant des liens vers d’autres services d’abonnement en ligne ; Fourniture de services de messagerie et de communication d’utilisateur interactifs en ligne ; Service d’accès à des logiciels par un réseau informatique ; Services d’information, de conseils et d’assistance dans les domaines précités. Fourniture de services en ligne, hors ligne et en réseau pour la facilitation, la gestion, le stockage, l’analyse, le compte rendu, la recherche et le suivi concernant les ventes, les clients, les fournisseurs, les clients potentiels, les tâches, les projets, les communications, la correspondance, les factures, les informations financières, l’actualité, les notes, les fichiers, les coordonnées, le marketing (en ligne et hors ligne), les calendriers, les réunions, les rendez-vous et la gestion des documents et pouvant interagir avec d’autres logiciels, services et médias sociaux et fournissant des liens vers d’autres services d’abonnement en ligne ; Services de conseils, de conception, d’analyse, de développement et de mise en œuvre de logiciels ; Assistance, maintenance et mise à jour de logiciels ; Services de conseils technologiques ; Services Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3 de consultation dans le domaine du développement de programmes informatiques ; Fourniture d’informations, de conseils et d’assistance en matière de logiciels, y compris informations, conseils et assistance fournis en personne, par téléphone, par courrier électronique, en ligne ou via des communautés en ligne ; Services de recherche, de conseils, d’assistance et d’information dans les domaines précités ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés). Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Conception de logiciels ; développement de logiciels ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contesté apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « caisses enregistreuses » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des dispositifs composés de machines à calculer servant à enregistrer des achats clients ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Logiciels, Programmes informatiques et systèmes informatiques ; logiciels téléchargés sur Internet » de la marque antérieure qui s’entendent d’un ensemble d’instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière et qui sont utilisés dans des domaines variés, ces derniers n’étant pas exclusivement « utilisés par les commerçant pour enregistrer leurs ventes », comme l’invoque l’opposant. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. En outre, les « agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) » de la demande d’enregistrement n’apparaissent pas similaires à l’évidence aux « Fourniture d’accès à des informations, des bases de données et des sites web pour la récupération, l’échange et le téléchargement d’informations et données ; Services d’accès de données à distance ; Transmission et traitement de données à partir de sites éloignés de et vers des téléphones mobiles, des dispositifs portables et autres dispositifs portables de communication ; Services en ligne liés à la facilitation, à la gestion, au stockage, à l’analyse, au compte rendu, à la recherche et au suivi concernant les ventes, les clients, les fournisseurs, les clients potentiels, les tâches, les projets, les communications, la correspondance, les factures, les informations financières, l’actualité, les notes, les fichiers, les coordonnées, le marketing (en ligne et hors ligne), les calendriers, les réunions, les rendez-vous et la gestion des documents et pouvant interagir avec d’autres logiciels, services et médias sociaux et fournissant des liens vers d’autres services d’abonnement en ligne ; Fourniture de services de messagerie et de communication d’utilisateur interactifs en ligne ; Service d’accès à des logiciels par un réseau informatique ; Services d’information, de conseils et d’assistance dans les domaines précités » de la marque antérieure car, contrairement à ce qu’affirme l’opposant, l’on ne peut pas Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

4 considérer que les services de la demande «… appartiennent [comme les seconds] à la catégorie des services de télécommunications ». En décider autrement reviendrait à assimiler à de tels services l’ensemble des prestations rendues ou accessibles au moyen des télécommunications, lesquel es, compte tenu de la généralisation des télécommunications dans tous les domaines de la vie économique, revêtent une infinie variété. Ces services ne sont donc pas similaires, contrairement à ce que considère la société opposante. Les produits et services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CAPSULE CSE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal CAPSULE, également présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’une unique dénomination. Les signes ont en commun la dénomination CAPSULE, seul élément verbal de la marque antérieure. Les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté du sigle CSE placée en seconde position. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination commune CAPSULE apparait distinctive au regard des produits et services en cause. En outre, el e présente un caractère dominant dans chacun des deux signes. En effet, dans le signe contesté, la dénomination CAPSULE, placée en attaque, constitue l’élément dominant en ce que, comme le relève l’opposant, l’élément CSE est très court, contrairement à la dénomination CAPSULE qui est deux fois plus longue, et que cet élément apparait donc comme accessoire au regard de cette dernière. Il en résulte un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté CAPSULE CSE est donc similaire à la marque verbale antérieure CAPSULE. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

5 Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure, et ce malgré la similarité des signes. En effet, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que la forte similarité des signes constitue un facteur d’aggravation du risque de confusion entre les produits et services, il reste qu’en l’espèce cette circonstance ne saurait compenser les différences prépondérantes existant entre ceux-ci. B. Sur le fondement de la marque n°9524729 Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande restant à comparer sont les suivants « caisses enregistreuses ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) », seuls ces produits et services n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ni similaires. La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Logiciels informatiques ; Programmes informatiques et systèmes informatiques ; Logiciels téléchargeables à partir de l’internet ; Publications électroniques téléchargeables. Fourniture d’accès à des informations, des bases de données et des sites web pour la récupération, l’échange et le téléchargement d’informations et données ; Services d’accès de données à distance ; Transmission et traitement de données à partir de sites éloignés de et vers des téléphones mobiles, des dispositifs portables et autres dispositifs portables de communication ; Services en ligne pour la fourniture d’accès à des services de gestion des relations avec la clientèle (CRM) et de gestion des contacts pour faciliter, gérer, gérer, stocker, analyser, rapporter, rechercher et assurer le suivi des ventes, clients, fournisseurs, pistes, tâches, projets, communications, correspondance, factures, informations financières, actualités, notes, fichiers, informations de contact, marketing (en ligne et hors ligne), calendriers, réunions, rendez-vous et gestion de documents et qui interfacent avec d’autres logiciels, services et médias sociaux (en ligne et hors ligne) et qui offrent des liens vers d’autres services d’abonnement en ligne ; Fourniture de services de messagerie et de communication d’utilisateur interactifs en ligne ; Service d’accès à des logiciels par un réseau informatique ; Services d’information, de conseils et d’assistance dans les domaines précités. Fourniture de services de gestion des relations avec la clientèle (CRM) et de gestion des contacts en réseau, en ligne et hors ligne pour faciliter, gérer, gérer, stocker, analyser, rapporter, rechercher et assurer le suivi des ventes, clients, fournisseurs, pistes, tâches, projets, communications, correspondance, factures, informations financières, actualités, notes, fichiers, informations de contact, marketing (en ligne et hors ligne), calendriers, réunions, rendez-vous et gestion de documents et qui interfacent avec d’autres logiciels, services et médias sociaux (en ligne et hors ligne) et qui offrent des liens vers d’autres services d’abonnement en ligne ; Services de conseils, de conception, d’analyse, de développement et de mise en œuvre de logiciels ; Assistance, maintenance et mise à jour de logiciels ; Services de conseils technologiques ; Conception de logiciels et conseils en cette matière ; Fourniture d’informations, de conseils et d’assistance en matière de logiciels, y compris informations, conseils et assistance fournis en personne, par téléphone, par courrier électronique, en ligne ou via des communautés en ligne ; Services de recherche, de conseils, d’assistance et d’information dans les domaines précités ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

6 Pour les raisons précédemment exposées, les « caisses enregistreuses » de la demande d’enregistrement ne sont pas similaires aux « Logiciels, Programmes informatiques et systèmes informatiques ; logiciels téléchargés sur Internet » de la marque antérieure. De même, les « agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) » de la demande d’enregistrement, ne peuvent être considérés comme similaires aux services de « Fourniture d’accès à des informations, des bases de données et des sites web pour la récupération, l’échange et le téléchargement d’informations et données ; Services d’accès de données à distance ; Transmission et traitement de données à partir de sites éloignés de et vers des téléphones mobiles, des dispositifs portables et autres dispositifs portables de communication ; Services en ligne pour la fourniture d’accès à des services de gestion des relations avec la clientèle (CRM) et de gestion des contacts pour faciliter, gérer, gérer, stocker, analyser, rapporter, rechercher et assurer le suivi des ventes, clients, fournisseurs, pistes, tâches, projets, communications, correspondance, factures, informations financières, actualités, notes, fichiers, informations de contact, marketing (en ligne et hors ligne), calendriers, réunions, rendez-vous et gestion de documents et qui interfacent avec d’autres logiciels, services et médias sociaux (en ligne et hors ligne) et qui offrent des liens vers d’autres services d’abonnement en ligne ; Fourniture de services de messagerie et de communication d’utilisateur interactifs en ligne ; Service d’accès à des logiciels par un réseau informatique ; Services d’information, de conseils et d’assistance dans les domaines précités », pour les raisons précitées. Ainsi, aucune identité ou similarité entre ces produits et services et ceux de la marque antérieure ne peut être établie. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe CAPSULE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, aucun risque de confusion sur l’origine des produits et services précités n’a été démontré. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CAPSULE CSE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

7 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : «logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés). Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Conception de logiciels ; développement de logiciels ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI