OPP 20-4962 10/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société INSIDE CITY (Société en cours de formation), a déposé le 7 octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 689 583 portant sur le signe complexe INSIDE CITY. Le 30 décembre 2020, la société TELEVISION FRANCAISE 1 (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants dont el e est titulaire :

- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque complexe 50'INSIDE, enregistrée le 16 juil et 2019 sous le n°19 4568190.

- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque complexe 50MNINSID, enregistrée le 2 novembre 2006 sous le n°06 3460329. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2 II.- DECISION A- Sur le fondement de la marque n°19 4568190 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « photographies ; affiches ; journaux ; prospectus ; Vêtements ; chapel erie ; chaussettes ; divertissement ; production de films cinématographiques ; services de photographie ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de réseautage social en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; cassettes vidéos ; supports d’enregistrement audiovisuels ; disques vidéo préenregistrés ou vierges; cassettes laser et disques laser préenregistrés ou vierges; cassettes à bandes magnétiques et disques acoustiques; disques compacts; vidéo disques; programmes de télévision sous forme de cassettes vidéo; disque compact numérique; jeux sur disque compact ; service de publicité et informations d’affaires ; mise à jour de documentation publicitaire ; services d’aide et de conseil pour l’organisation et la direction des affaires ; consultations en affaires ; services d’affichage, de distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimes, échantil ons), notamment pour la vente par correspondance à distance, transfrontière ou pas ; services rendus par un franchiseur à savoir aide dans l’exploitation ou la direction d’entreprises industriel es ou commerciales ; services de conseils et d’informations commerciaux ; promotion commerciale pour des tiers sous toutes ses formes, et notamment par la fourniture de cartes d’utilisateurs privilégiés ; services d’animation commerciale, de promotion des ventes pour des tiers en tous genres et sur tous supports, notamment pour la vente par correspondance à distance, transfrontière ou pas ; services de saisie, de mise en forme, de compilation et de traitement de données et plus généralement d’enregistrement, de transcription, de transmission et de systématisation de communications écrites et d’enregistrements sonores et/ou visuels ; services d’abonnement pour des tiers à des produits de l’imprimerie et à tous supports d’informations, de textes, de sons et/ou d’images, de produits audiovisuels ou de produits multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons (musicaux ou non), à usage interactif ou non, sur supports correspondants (disques compacts audionumériques, disques vidéo audionumériques) ; reproduction de documents ; location de tout matériel publicitaire et de présentation commerciale; publicité et conseils en affaires commerciales concernant des services télématiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux et de publicité; abonnement à un service téléphonique; compilation et location de temps d’accès à une banque de données et banque juridique; gérance administrative de lieux d’exposition; services fournis/rendus dans le cadre de la vente au détail de produits et services, à savoir : disques compacts, vidéo disques, programmes de télévision sous forme de cassettes vidéo, jeux électroniques et automatiques utilises seulement avec un récepteur de télévision, jeux sur disques optiques numériques, jeux sur disques compact, jeux, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3 jouets, cartes à jouer ; services de communications radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques ; diffusion de programmes de télévision; organisation de concours en matière d’éducation et de divertissement ; services de production de programmes d’informations, de divertissements radiophoniques et télévisés ; prestation de conseils en matière d’exploitation de franchises, à savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire juridique ; diffusion d’annonces publicitaires; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers; organisation de concours, foires, de salons, d’expositions et de toutes manifestations de nature publicitaire ou promotionnel e; parrainage et mécénat publicitaire et commercial; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; locations d’espaces publicitaires ; transmission d’émissions audiovisuel es ou radiophoniques par satel ite ; diffusion de programmes de télévision et plus généralement de programmes multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non) à usage interactif ou non ; émissions radiophoniques et télévisées et plus généralement diffusion de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons, musicaux ou non), à usage interactif ou non ; services d’enseignement et de formation, d’éducation et de divertissement ; services de doublages ; services de bruitage ; activités culturel es et sportives ; cours par correspondance ; édition et publication de textes (autres que textes publicitaires), d’il ustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de publications en tous genres et sous toutes les formes (autres qu’a buts publicitaires) y compris publications électroniques et numériques (autres que publicitaires) de supports sonores et/ou visuels, de supports multimédias, (disques interactifs, disques compacts audio-numériques a mémoire morte), de programmes multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées), de jeux et notamment de jeux télévisuels, audiovisuels, jeux sur disque compact et disque compact audionumérique, sur support magnétique ; montage de programmes radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non ; organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement, de jeux (divertissements) ; production de programmes d’informations, de divertissements radiophoniques et télévisé, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non ; organisation de spectacles ; production artistique à savoir production de films et de spectacles ; services de location de films et cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels, et de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques a mémoire morte) ; services de ludothèques à savoir services d’animations ludiques (divertissements) ; services de traduction ; réalisation et production de programmes d’informations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; divertissement; divertissement télévisé; divertissement radiophonique; informations en matière de divertissement ou d’éducation; édition et publication de supports sonores et/ou visuels, de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte); montage de programmes radiophoniques, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non; production de films sur bandes vidéo; services de photographie; services de reportages photographiques; organisation de jeux, de concours (éducation ou divertissement); organisation de cérémonies de remise de prix (divertissement); organisation d’expositions, conférences, congrès, symposiums, de vidéoconférences à buts culturels ou éducatifs; services de clubs (éducation, divertissement) ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les « photographies ; affiches ; prospectus ; divertissement ; production de films cinématographiques ; services de photographie ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits et services de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

4 En revanche, les « journaux » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de publications périodiques relatant les événements dans un ou plusieurs domaines, ne partagent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoires avec les « Service de publicité ; publication de textes publicitaires » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de prestations visant, par divers moyens, à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise, les premiers n’étant pas exclusivement réservés à la réalisation des seconds. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En outre, les « Vêtements ; chapel erie ; chaussettes » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’articles d’habil ement ayant pour fonction et destination de recouvrir le corps humain pour le protéger contre diverses agressions ou le parer, n’ont pas la même nature, fonction et destination que les « Services de divertissement » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de prestations visant à distraire et à amuser le public. A cet égard, il ne saurait suffire que ces produits puissent être « régulièrement vendus par des sociétés de divertissement en tant que produits dérivés » comme l’affirme la société opposante, dès lors que cette circonstance, au demeurant non établie, constitue un critère bien trop général qui aboutirait à déclarer similaires entre eux un très grand nombre de produits et services pouvant présenter, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de produits et services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, les « services de réseautage social en ligne » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations visant à constituer et entretenir un réseau social et/ou professionnel, n’appartiennent pas à la catégorie générale des « services de divertissement » de la marque antérieure tels que précédemment définis. En outre, les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent à l’évidence pas les mêmes nature, fonction et destination que les « services de divertissement » de la marque antérieure. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

5 La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, reproduits sous une police de caractères particulière en blanc sur fond noir ; la marque antérieure est constituée d’un seul élément verbal précédée du nombre 50’ et reproduit sous une police de caractères particulière. Il n’est pas contesté que les signes en présence ont en commun le terme INSIDE, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ces signes diffèrent par la présence d’une police de caractères particulière et du terme CITY au sein du signe contesté, et de l’élément numérique50’ dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent. En effet, le terme INSIDE apparaît comme parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il présente un lien direct et concret avec les produits et services des marques en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise. Par ail eurs, ce terme présente un caractère essentiel au sein du signe contesté, en raison de sa position d’attaque sur une ligne supérieure et de sa tail e, et du fait que le terme CITY qui le suit, en très petits caractères placé sur le côté droit sur une ligne inférieure est à peine perceptible. Ainsi, la présentation particulière du signe contesté met le terme INSIDE en exergue, lequel retiendra particulièrement l’attention du consommateur. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

6 Il en va de même au sein de la marque antérieure, le terme INSIDE y présentant également un caractère essentiel, en ce que le nombre 50’ qui le précède, aisément compris du consommateur comme désignant un laps de temps de 50 minutes, est susceptible d’évoquer une caractéristique des services visées, à savoir leur durée. Il résulte donc, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les signes pris dans leur ensemble. Le signe complexe contesté INSIDE CITY est donc similaire à la marque complexe antérieure 50’INSIDE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. B- Sur le fondement de la marque n°06 3460329 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Les produits de la demande restant à comparer sont les suivants : « Vêtements ; chapel erie ; chaussettes ; réservation de places de spectacles ; services de réseautage social en ligne », seuls ces produits et services seuls ces produits et services n’ayant pas précédemment fait l’objet d’un lien de comparaison par la société opposante ou n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ni similaires. La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; cassettes vidéos. ; Service de publicité et informations d’affaires ; mise a jour de documentation publicitaire ; services d’aide et de conseil pour l’organisation et la direction des affaires ; consultations en affaires ; services d’affichage, de distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimes, échantil ons), notamment pour la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

7 vente par correspondance a distance, transfrontière ou pas ; services rendus par un franchiseur a savoir, aide dans l’exploitation ou la direction d’entreprises industriel es ou commerciales ; services de conseils et d’informations commerciaux ; promotion commerciale pour des tiers sous toutes ses formes, et notamment par la fourniture de cartes d’utilisateurs privilégiés ; services d’animation commerciale, de promotion des ventes pour des tiers en tous genres et sur tous supports, notamment pour la vente par correspondance a distance, transfrontière ou pas ; services de saisie, de mise en forme, de compilation et de traitement de données et plus généralement d’enregistrement, de transcription, de transmission et de systématisation de communications écrites et d’enregistrements sonores etou visuels ; services d’abonnement pour des tiers a des produits de l’imprimerie et a tous supports d’informations, de textes, de sons et ou d’images, de produits audiovisuels ou de produits multimédias (mise en forme informatique de textes et ou d’images, fixes ou animées, et ou de sons (musicaux ou non), a usage interactif ou non, sur supports correspondants (disques compacts audionumériques, disques vidéo audionumériques) ; reproduction de documents ; location de tout matériel publicitaire et de présentation commerciale. Publicité et conseils en affaires commerciales concernant des services télématiques ; organisation d’expositions a buts commerciaux et de publicité. Abonnement a un service téléphonique. Compilation et location de temps d’accès a une banque de données et banque juridique. Gérance administrative de lieux d’exposition. Services fournis rendus dans le cadre de la vente au détail de produits et services, à savoir disques compacts, vidéo disques, programmes de télévision sous forme de cassettes vidéo, jeux électroniques et automatiques utilises seulement avec un récepteur de télévision, jeux sur disques optiques numériques, jeux sur disques compact, jeux, jouets, cartes a jouer, services de publicité ; services de communications radiophoniques, téléphoniques, télégraphiques, diffusion de programmes de télévision. Organisation de concours en matière d’éducation et de divertissement, services de production de programmes d’informations, de divertissements radiophoniques et télévisés. ; Services d’agences de presse et d’informations (nouvel es). Transmission par satel ite. Diffusion de programmes de télévision et plus généralement de programmes multimédias (mise en forme informatique de textes etou d’images, fixes ou animées, etou de sons musicaux ou non) a usage interactif ou non ; émissions radiophoniques et télévisées et plus généralement diffusion de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes etou d’images, fixes ou animées, etou de sons, musicaux ou non), a usage interactif ou non. ; Services d’enseignement et de formation, d’éducation et de divertissement ; services de doublages ; services de bruitage ; activités culturel es et sportives ; cours par correspondance ; édition et publication de textes (autres que textes publicitaires), d’il ustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de publications en tous genres et sous toutes les formes (autres qu’a buts publicitaires) y compris publications électroniques et numériques (autres que publicitaires) de supports sonores etou visuels, de supports multimédias, (disques interactifs, disques compacts audio-numériques a mémoire morte), de programmes multimédias (mise en forme informatique de textes etou d’images, fixes ou animées), de jeux et notamment de jeux télévisuels, audiovisuels, jeux sur disque compact et disque compact audionumérique, sur support magnétique ; montage de programmes radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes etou d’images, fixes ou animées, etou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non ; organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement, de jeux (divertissements) ; production de programmes d’informations, de divertissements radiophoniques et télévisé, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes etou d’images, fixes ou animées etou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non ; organisation de spectacles ; production artistique à savoir production de films et de spectacles, services de location de films et cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores etou visuels, et de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques a mémoire morte) ; services de ludothèques à savoir services d’animations ludiques (divertissements). ; Services rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire juridique, concession de licences, gérance de droit d’auteur ; Services de traduction ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; Réalisation (conception) de programmes d’informations, de divertissements radiophoniques et télévisé, de programmes audiovisuels à usage interactif ou non ». Les services de « réservation de places de spectacles » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits et services de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

8 En revanche, les « Vêtements ; chapel erie ; chaussettes ; services de réseautage social en ligne » n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « services de divertissements » de la marque antérieure, pour les raisons précédemment développée et auxquel es il convient de se référer. Il ne s’agit donc pas de produits et services similaires. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire au signe invoqué, dès lors qu’il en diffère par la présence des lettres MN, aisément comprises comme renvoyant à l’abréviation usuel e du terme « minutes » et, associées au nombre 50, formant également l’expression « 50 minutes », qui n’est pas de nature à écarter la similarité entre les signes résultant de la présence de l’élément commun INSIDE, immédiatement perceptible malgré sa mise en forme particulière, comme développé précédemment. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de de la similarité de certains des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté INSIDE CITY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

9 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

10 PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « photographies ; affiches ; prospectus ; divertissement ; production de films cinématographiques ; services de photographie ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI